특허분쟁시 대처방안

법무법인 민후 김경환 변호사

1 특허제도의 개념

2 특허제도의 취지

3 선출원주의와 선발명주의

4 PCT(Patent Cooperation Treaty) 국제출원과 파리조약 국제출원

5 특허의요건

6 특허권의 범위 7 특허의 종류 8 실용신안제도와의 비교

INDEX

1 의의

2 유형

3 직접침해

4 간접침해

*특허제도의 이해 *특허침해의 의의 및 유형

1 개관

2 경고장

3 특허침해금지 가처분

4 침해금지청구 및 손해배상청구(본안) 5 형사고소

6 권리범위확인심판 7 분쟁조정신청

1 개관

2 특허무효심판

3 소극적 권리범위확인심판

4 권리남용항변 5 공지기술항변(자유기술항변)

*특허권자의 공격방법 *상대방의 방어 방법

INDEX

1 개관

2 강한 특허 구성

3 방어출원

4 라이선스 확보 5 선행기술 조사

6 주변특허 전략 7 회피설계 8 직무발명 전략

*특허분쟁의 사전예방전략 *결론

INDEX

특허제도의 이해 1

1 특허제도의 개념

새로운 기술을 특허청에 등록함으로써 독점권을 부여 받는 제도

2 특허제도의 취지

• 발명의 장려 (공개에 대한 대가로 독점권 인정) + 산업발전

• 양자의 적절한 균형이 중요

특허제도의 이해

3 선출원주의와 선발명주의

선출원주의 : 먼저 출원한 발명자에게 권리를 주는 제도 ex) 우리나라, EU, 일본, 미국 선발명주의 : 출원일과 상관없이 먼저 발명한 자에게 권리를 주는 제도 ex) 2011년 이전 미국

4 PCT(Patent Cooperation Treaty) 국제출원과 파리조약 국제출원

출원단계에서 PCT 국제출원시

모든 회원국에 동시에 출원한 것과 같은 효과부여

추후 실제 출원 국가에 대해서만 국내 절차를 밟음

PCT 국제출원

파리조약 국제출원

국내출원일로부터 1년 이내에 우선권 주장하여 개별 국가에 특허출원하는 경우

5 특허의 요건

발명성 (자연법칙을 이용) : 예컨대 계산법이나 작도법은 발명이 아님

산업상 이용가능성

진보성

신규성 : 미리 공지되었다 하더라도 12개월 이내에 출원하면 신규성 인정 (출원서에 취지를 기재하여야 함)

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 없을 것

6 특허권의 범위

1발명 1출원주의가 원칙

다만 기술적 관련성이 있는 경우는 1군의 발명에 대해서도 1출원 인정

특허권은 등록에 의해서 발생

특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년

속지주의 원칙

특허청구범위에 의하여 특허권의 범위가 결정됨

전용실시권과 배타적 금지권을 가짐

저작권은 등록과 상관없이 발생

발명의 상세한 설명이나 도면에 의해 결정되는 것이 아님

7 특허의 종류

물건(물질)특허 :

방법특허 :

예컨대 DDT

예컨대 DDT를 제조하는 방법

8 실용신안제도와의 비교

특허보다 기술의 고도성이 떨어지는 기술을 보호하기 위한 제도 (‘고안’이라고 함)

물건의 발명에 한정됨 (방법의 발명이 없음)

존속기간은 출원일로부터 10년

실용신안제도

특허침해의 의의 및 유형 2

1 의의

정당한 권원 없는 자가 타인의 특허발명을 업으로서 실시하는 행위

직접침해 : 침해행위가 등록특허의 청구범위를 모두 포함하는 경우

2 유형

간접침해 : 침해행위가 등록특허의 청구범위를 일부만 포함하는 경우

특허침해의 의의 및 유형

예컨대 침해품이 만년필, 등록특허도 만년필

3 직접침해

직접침해 여부의 판단

균등론(Doctrine of Equivalents) 전요소주의(All Element Rule)

침해품이 특허발명의 모든 구성요소를 가지고 있어야 한다는 주의

침해품이 특허발명의 모든 구성요소를 그대로 가지고 있지 않더라도 대응되는 구성요소가 등가관계에 있으면 침해를 인정하는 이론

예컨대 침해품이 만년필촉, 등록특허는 만년필

4 간접침해

침해품인 만년필촉이 특허발명인 만년필의 제조에만 사용되어야 침해가 인정됨

특허권자의 공격 방법 3

1 개관

경고장

특허침해금지 가처분

침해금지청구 및 손해배상청구 (본안)

형사고소

권리범위확인심판

분쟁조정신청

특허권자의 공격 방법

2 경고장

소송보다는 합의를 유도하는 내용의 경고장이 우선되어야 함

통상 내용증명의 형태로 보냄

침해자의 거래기업에 내용증명을 보낼 때에는 침해를 단정해서 보내지 않도록 함 (업무방해죄 성립 가능)

경고장에는 등록특허와 침해내용을 서술하고 답변기간을 설정해 주는 게 일반적

3 특해침해금지 가처분

본안재판이 1년 이상 소요되므로 단기간에 침해품 생산·유통 방지를 위하여 제기하는 보전처분

법원에 신청 후 통상 3~6개월 사이에 결정됨

소명자료가 부족하거나 증거가 미비한 경우는 곧바로 본안으로 가는 것이 유리

특허소송에서 중요한 것은 침해품 확보와 분석인바, 가처분 신청 이전에 충분한 준비가 필요

최근 미국의 경우 가처분 인정에 소극적 경향이 있음 (애플-삼성 사건 등)

4 침해금지청구 및 손해배상청구(본안)

본안소송은 침해금지청구나 손해배상청구로 구성

더불어 침해물건 폐기, 설비의 제거 등을 청구할 수 있음

손해배상이 인정되려면 침해금지청구와 달리 고의·과실을 요함

손해액의 추정제도 (실질적 손해를 입증하거나 아래 기준 중 택일 가능)

손해배상은 소멸시효 적용 (안 날로부터 3년, 한 날로부터 10년)

양도수량 X 단위수량당 이익액

침해자의 이익액

권리자가 특허발명실시에 의하여 받을 수 있는 금액

5 형사고소

간접침해는 적용 안 됨

특허권 또는 전용실시권을 침해하면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금 (특허법 제225조)

친고죄

현실적으로 기술적 내용을 가지고 경찰이나 검찰을 설득하기 쉽지 않음

6 권리범위확인심판

침해기술이 등록특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차

심판절차이므로 특허심판원이 관할

특허권자 등이 제기하는 적극적 권리범위확인심판과 침해자가 제기하는 소극적 권리범위확인심판이 있으나, 전자가 공격방법이고 후자는 방어방법임

실무적으로는 확인대상발명의 특정이 중요

특허소송 제기와 더불어 권리범위확인심판을 진행하는 경우가 많음

7 분쟁조정신청

특허청 산업재산권 분쟁조정위원회에 조정신청서를 제출함으로써 시작함

특허의 무효, 취소, 권리범위확인심판을 제외

분쟁조정은 당사자가 거부할 수 있음

일단 조정조서가 작성되면 재판상 화해와 동일한 효력이 있음

상대방의 방어 방법 4

특허무효심판

1 개관

소극적 권리범위확인심판

권리남용항변

공지기술항변(자유기술항변)

상대방의 방어 방법

특허권자가 소송을 제기하는 경우 상대방이 특허심판원에 제기하는 절차

2 특허무효심판

특허무효가 인정되면 처음부터 특허가 없었던 것으로 간주되므로 민사소송의 침해금지 및 손해배상청구가 기각됨

특허무효심판은 특허권 소멸 후에도 가능

실무적으로는 진보성, 신규성, 무권리자출원, 기재불비 등의 사유로 다투어짐

불복절차는 특허법원에서 이루어짐 (특허법원은 대전에만 있음)

권리자가 아닌 상대방이 특허권의 범위가 자신의 생산품에 미치지 않음을 다

투는 절차

3 소극적 권리범위확인심판

소극적 권리범위확인에 관한 심결이 확정되면, 확인대상발명(침해품)의 사용

은 특허권의 침해가 되지 않는 것으로 판단됨

소극적 권리범위확인심판

권리자의 금지청구 및 손해배상청구에 대하여 특허심판원에 특허무효심판청

구나 권리범위확인심판청구를 하지 않고 특허무효사유를 민사법원에서 바로

제기할 수 있는 항변

4 권리남용항변

민사법원은 스스로 특허의 신규성뿐만 아니라 진보성 흠결을 이유로 금지청구

또는 손해배상청구를 기각할 수 있음 (대법원 판례)

특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술로서만 이루어지거나 공지의기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 항변

5 공지기술항변(자유기술항변)

특허권의 존재 자체를 부정하는 것이 아님

공지기술항변은 권리범위확인심판이나 민사법원에서 활용됨

특허분쟁의 사전예방전략 5

1 개관

강한 특허 구성

방어출원

라이선스 확보

선행기술 조사

주변특허 전략

회피설계

직무발명 전략

상대방의 방어 방법

2 강한 특허 구성

무효사유가 발생하지 않는 강한 특허 구성

특히 신규성, 진보성에 대한 고려가 필수

전문가의 상담과 변리사 출원의 권고

3 방어출원

타인의 실시를 방지하기 위해서 하는 특허출원

특허출원이 목적이 아닌 타인의 실시방지가 목적

오히려 분쟁을 촉발하는 계기가 되기도 하나, 자사의 기술보호에 필요하기도 함

4 라이센스 확보

자사의 기술이 타사의 기술을 침해하는 경우 또는 타사의 권리범위 안에 존재하는 경우

라이센스 협상과 크로스 라이센스 등을 고려할 수 있음

라이센스는 여러 가지 조건이 가능하므로 법률적 검토가 필수

5 선행기술 조사

자사의 기술이 타사의 기술을 침해하는 경우 또는 타사의 권리범위 안에 존재하는 경우

선행기술은 문헌이나 전시회 관람 등을 통하여 조사할 수 있음

전문가 의뢰를 통한 체계적인 선행기술 조사도 필요

6 주변특허 전략

특허를 확보한 기업이 후발기업의 시장진입을 막기 위해서 하는 특허전략

기본특허에 대한 다른 실시형태나 응용기술까지 확보하여 강력한 특허보호망을 구축하는 전략

주변특허 전략을 위해서는 특허맵 등을 활용하기도 함

지나치게 넓힌 권리범위는 오히려 무효사유가 될 수 있음

7 회피설계

이미 등록된 발명의 기술분야에 대하여 시장진입을 시도하는 후발주자가 활용하는 전략

주변특허까지 확보된 경우는 후발주자의 회피설계가 어려울 수도 있음

기술조사가 미비한 회피설계는 오히려 공격의 구실을 제공하기도 함

8 직무발명 전략

특허분쟁은 외부의 기업과 발생하기도 하지만 내부의 직원과 발생하기도 함

따라서 직원의 직무발명을 체계적으로 관리할 필요가 있음

계약서 등을 작성하여 직무발명의 권리귀속 등을 명확하게 규정하여야 함

특히 직무발명에 관한 절차 및 관리방안에 대한 사규 제정이 필수

결론 6

가장 효율적인 특허분쟁의 대처방안은 예방

특허출원 이전부터 체계적이고 전문적인 선행기술 조사가 필요

무엇보다도 내부 직원의 직무발명 관리가 중요

결론

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법무법인 민후