지식재산권의 보호 - ip-navi.or.kr

Ⅴ지식재산권의 보호

1 심판에 의한 보호

2 소송에 의한 보호

3 부정경쟁방지법에 의한 보호

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우리기업 해외진출을 위한

해외지식재산권 보호 가이드북필리핀

심판의 종류에는 출원인의 절차권을 보장하기 위한 제도로 보호 심사관의 통지문이 옳지 않음

을 제기하는 청원(Petition)과, 거절 결정에 대한 불복 심판, 심판의 심결에 대한 심결 취소 소송이

있으며, 제 3자의 권리를 보호하기 위한 제도로 등록 특허 무효심판이 있다.

구 분 설 명

청원 (Petition)

심사관의 통지문이 옳지 않음을 제기하는 청원서로 특허심사국장에게 제출

불복심판 (Appeal against Final Refusal)

심사관의 <거절결정서(Final Refusal)>에 불복하고자 할 경우, 특허심사국장에게 불복 심판청구서를 제출

심결취소소송(Appeal against Decision)

특허심사국장의 심결에 대해 불복할 경우, 지식재산권청장에게 심결취소소송을 청구

무효심판(Petition to Cancel a Patent)

등록된 특허의 전부 또는 청구항 일부를 무효시키고자 할 경우, 특허심판원에 무효심판청구

심결취소소송(Appeal of the Decision)

특허심판원의 확정 심결에 불복할 경우

등록 취소 특허의 취소는 지식재산권청 관할이며, 다만 특허를 소유하지 않았으면서 권리나 이익을 주장하는 자는 취소를 제기하지 못한다.

Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 취소

• Creser Precision Systems, Inc. vs. Court of Appeals, G.R. 제118708호, 1998년 2월 2일

발명에 대해 특허를 소유하지 않으면서 그에 대해 권리 혹은 이익을 주장하는 자는 선언적 판결 혹은 금지

처분의 소송을 제기하지 못한다. 단, 그에게 구제 수단이 없는 것은 아니다. 그는 당해 특허의 취소를 구하는

청원을 제기하고 당해 특허를 발급받은 자가 진정한 사실상의 발명자가 아니라는 사실을 그 사유로서 제기할

수 있다.

• Co San vs. The Director of Patents, G.R. 제L-10563호, 1961년 2월 23일

특허장의 취소를 위한 절차에서 피신청인에게 발급된 설계 특허의 유효성이 쟁점인 경우 이는 지식재산권청

의 관할에 속한다.

가 심판 종류

심판에 의한 보호01필리핀

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Ⅴ. 지식재산권의 보호

(1) 청원

심사관의 통지문이 옳지 않음을 제기하는 청원서로, 청원 내용을 뒷받침 하는 사건일지 또는

기록문서가 첨부되거나 청원서에 구체적으로 기재되어야 한다. 청원서에 대해 심사관은 답변서를

제출해야 하며, 심사관의 답변서에 대해 청원자는 답변서를 제출할 수 있다. 이후에 특허심사국장

은 최종 결정문을 송부하게 된다.

청원 관련 서류는 다음과 같다.

▪ 청원서 (관계된 사실과 재고해야 할 요점이 반드시 기재되어야 함)

▪ 사건 일지 또는 기록 문서 (청원 내용을 뒷받침할 자료)

▪ 심사관의 답변서

▪ 청원자의 답변서 (심사관이 요청한 질문 등에 대한 답변)

(2) 불복심판

심사관의 <거절결정서>에 대하여 불복하고자 할 경우, 출원인은 지식재산권청 특허심사국장

에게 불복심판청구서를 제출할 수 있다. 심판청구인은 심판청구일로부터 2개월 내에 청구의 이유

를 제출해야 하며, 상기 2개월의 기간은 연장이 되지 않는다. 청구의 이유에 대해 심사관은 답변서

를 제출할 수 있다. 이후에 특허심사국장은 최종 결정문을 송부하게 된다.

관련 서류는 다음과 같다.

▪ 불복심판청구서(관계된 사실과 재고해야 할 요점이 반드시 기재되어야 함)

▪ 심판 청구의 이유 (청구인이 관철시키고자 하는 의견)

▪ 심사관의 답변서

▪ 심판청구인의 답변서 (심사관이 요청한 질문 등에 대한)

(3) 심결취소소송 (Appeal against Decision)

특허심사국장의 최종 결정에 불복하고자 할 경우, 지식재산권청장에게 심결취소소송을 청구할

수 있다. 소송청구인은 소송청구일로부터 1개월 내에 청구의 이유를 제출해야 한다. 청구의 이유

나 청구서류 및 절차

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에 대해 특허심사국장은 코멘트(comments)를 제출할 수 있다. 심사국장의 심결에 불복하고자

할 경우, 특허 법원(Court of Appeal)에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 특허 법원의 심결에

불복하고자 할 경우, 대법원(Supreme Court)에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 대법원의 심결에

대한 취소소송은 없다.

관련 서류는 다음과 같다.

▪ 심결취소소송 청구서 (관계된 사실과 재고해야 할 요점이 반드시 기재)

▪ 심결취소소송 청구의 이유 (청구인이 관철시키고자 하는 의견)

▪ 청구인의 청구의 이유에 대한 심사관의 코멘트

구분 대기업 소기업

무효심판

특허 ･ 디자인 16,000페소 10,400페소

실용신안 12,200페소 10,400페소

상표 12,200페소 8,600페소

이의신청 상표 12,200페소 8,600페소

[필리핀 심판 관련 비용]

다 심판관련 요금

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▪ 소송은 침해 행위로부터 등록된 지식 재산권을 보호하기 위한 방법이다. 지식 재

산권을 침해로부터 구제하기 위한 소송에는 민사 소송, 형사 소송, 행정 소송 등이

있다.

(1) 특허권의 침해

특허권자의 동의 없이 필리핀 내에서 지식재산권법 제71조 제1항에 규정된 권리자의 권리를

실시하는 행위 및 지식재산권법 제76조 제1항 및 제6항에 규정된 행위는 침해 행위이다.

특허권자의 동의 없이 필리핀 내에서 지식재산권법 71조 1항에 규정된 권리자의 권리를 실시하

는 행위 및 지식재산권법 76조 1항, 6항에 규정된 행위는 침해 행위이다.

• 특허권자의 승인 없이 특허 물품 또는 특허 방법으로부터 직접 또는 간접적으로 획득한 물품을

제조, 이용, 판매하기 위해 제공, 판매, 또는 수입하는 행위(지식재산권법 제76조 제1항)

• 특허권 침해를 적극적으로 유인하거나 특허권 침해자에 특허 제품 혹은 특허 방법에 의해 제조되

는 제품의 부품을 실질적으로 침해되는 사용임을 알면서 적극적으로 기여 침해하는 행위 (지식재

산권법 제76조 제6항)

가 침해로 보는 행위

소송에 의한 보호02필리핀

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• 물품의 소유자에 의해, 또는 소유자의 명백한 동의 하에, 물품이 필리핀 내에서 거래된 이후 이용되는

경우, 필리핀에서 거래된 특허 물품을 이용하는 경우(지식재산권법 제72조)

• 행위가 개인적으로 이루어지며, 비상업적으로 판매 즉 비상업적인 목적으로 판매되는 경우: 단, 그러

한 행위가 특허 소유자의 경제적 이익을 상당히 침해하지 않아야 한다.(지식재산권법 제72조)

• 행위가 특허 발명의 대상에 관련된 실험을 목적으로 배타적으로 제조 또는 이용되는 경우(지식재산권

법 제72조)

• 그러한 행위가 약국에서 또는 의학 전문가가 개인적으로 조제하는 행위, 의학 처방에 따른 약, 또는

그에 따라 조제된 약에 관한 행위인 경우(지식재산권법 제72조)

• 발명이 잠시 또는 사고로 필리핀 영내에 진입한 다른 나라의 선박, 배, 항공기, 또는 육상수단에서

사용되는 경우: 단, 그러한 발명은 선박, 배, 항공기 또는 육상수단의 필요에서만 배타적으로 사용되

며, 필리핀 내에서 판매되기 위해 제조하는데 사용되지 않는다(지식재산권법 제72조)

• 특허 출원일 또는 우선권 주장 일 이전에서 먼저 사용에 의한 행위 (지식재산권법 제73조)

• 정부 및 정부가 지정한 제 3자가 그 발명을 공공의 이익을 위해 사용하는 행위 (지식재산권법 제74조)

• 강제 실시권이 적용되는 경우(지식재산권법 제93조)

Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 특허의 침해

• Carlos Gsell v. Valeriano Veloso Yap-Jue, G.R. 제4720호, 1909년 1월 19일 유효한 특허에 의해 보호되는 프로세스와 모든 점에서 동일한 프로세스의 사용은 잘 알려진 기계적 동가물이

그 특허된 프로세스의 특정 부분을 대체한 경우를 제외하고 그 특허의 소유자의 권리에 대한 침해를 구성하며

이는 적절한 절차에 의해 금지된다.

• Creser Precision Systems, Inc. vs. Court of Appeals, G.R. 제118708호, 1998년 2월 2일 오직 특허권자 혹은 그 이익 승계인만이 침해에 대한 소송을 제기할 수 있다. 신청인의 현재의 소송 유지의

목적물인 특허된 발명에 대한 권리, 권한 혹은 이익을 가진 모든 자라고 하는 문구는 특허권자의 이익 승계인, 양수인 혹은 취득인만을 의미하며 이는 특허 침해 소송이 특허권자, 양수인 혹은 취득인, 어떤 자격으로서든

독점적 권리에 대한 이익을 가지는 자의 이름으로 제기될 수 있기 때문이다.

• Creser Precision Systems, Inc. vs. Court of Appeals, G.R. 제118708호, 1998년 2월 2일; Pearl & Dean (Phil.), Incorporated v. Shoemart, Incorporated, G.R. 제148222호, 2003년 8월 15일

특허가 발급되기 전에는 특허의 침해는 있을 수 없으며 이는 특허에 의해 보호되는 발명에 대해 가질 수

있는 권리는 무엇이든지 특허의 부여로 인하여서만 발생하기 때문이다. 줄여 말하면, 발명에 대해 문서로서

특허를 부여받지 아니하고 양수인 혹은 실시권자로서 그에 대한 권리 혹은 소유권을 취득하지 아니한 개인

혹은 법인은 침해에 대한 소의 원인을 갖지 아니하며 이는 침해 소송을 유지할 수 있는 권리는 특허의 존재에

의존하기 때문이다.

• Kenneth Roy Savage / K Angelin Export Trading, Gemma Demoral-Savage 소유 및 운영 vs. 판사 Aproniano B. Taypin, G.R. 제134217호, 2000년 5월 11일

특허권자의 승인 없이 특허된 제품 혹은 특허된 프로세스로부터 직접 혹은 간접으로 취득된 제품을 제조, 사용, 판매제의, 판매 혹은 수입하는 행위 혹은 특허된 프로세스를 사용하는 행위는 특허 침해를 구성한다.

또한 필리핀 지식재산권법은 특허권 침해 행위에 예외 규정을 두고 있다.

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• Del Rosario vs. Court of Appeals, G.R. 제115106호, 1996년 3월 15일 특허된 발명의 본질 혹은 실질적인 특성이 취득 혹은 도용된 경우 혹은 침해적이라고 주장되는 고안물, 기계

혹은 기타 목적물이 특허된 발명과 실질적으로 동일한 경우 특허 침해가 성립될 수 있다. 특허를 침해하기

위하여서는 기계 혹은 고안물이 동일한 기능을 수행하거나 동일한 혹은 실질적으로 동일한 수단에 의해 동일

한 결과를 성취해야 하며 운전의 원리 혹은 방식이 실질적으로 동일해야 한다.

• Maguan v. The Honorable Court of Appeals, G.R. 제L-45010호, 1986년 11월 28일 특허권자는 특허된 품목 혹은 제품을 제작, 사용 및 판매할 수 있는 독점적 권리를 가지며, 특허권자의 승인

없는 제조, 사용 혹은 판매 행위는 특허 침해를 구성한다.

• Godines v. The Honorable Court of Appeals, G.R. 제97343호, 1993년 9월 13일 침해 여부를 판정하기 위한 판단 기준이 확립되어 있다. 이들은 (a) 문자의미적 침해 및 (b) 동질성의 원리이다.

Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 문자의미적 침해

• Godines v. The Honorable Court of Appeals, G.R. 제97343호, 1993년 9월 13일 문자의미적 침해를 하나의 판단 기준으로 사용함에 있어서는 우선 청구의 어구를 보아야 한다. 만일 제소된

사안이 청구에 명백히 해당된다면 침해는 발생한 것이고 그것으로 결과는 확정된 것이다. 특정 품목이 특허

청구의 문자의미에 해당하는지 여부를 결정하기 위하여, 법원은 특허의 청구와 제소된 제품을 청구 및 사양의

전반적인 맥락 하에서 병렬 비교함으로써 모든 중대한 요소에 있어 정확한 동일성이 존재하는지 판단해야

한다.

Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 균등론에 의한 침해

• Godines v. The Honorable Court of Appeals, G.R. 제97343호, 1993년 9월 13일 어떤 고안물이 다른 선행 발명으로부터 그 혁신적 개념을 통합함으로써 이를 무단 차용하고, 비록 일정한

변경과 변화를 가하 다 하더라도 실질적으로 동일한 결과를 성취하기 위하여 실질적으로 동일한 방식으로

실질적으로 동일한 기능을 수행할 때에도 침해가 발생한다.

• Smithkline Beckman Corporation vs. The Honorable Court of Appeals, G.R. 제126627호, 2003년 8월 14일

동질성의 원리에 의하면, 어떤 고안물이 다른 선행 발명으로부터 그 혁신적 개념을 통합함으로써 이를 무단

차용하고, 비록 일정한 변경과 변화를 가하 다 하더라도 실질적으로 동일한 결과를 성취하기 위하여 실질적

으로 동일한 방식으로 실질적으로 동일한 기능을 수행할 때에도 침해가 발생한다. 따라서 동질성의 원리는

기능-수단-결과 기준의 충족을 요구하며 특허권자가 그러한 동질성 판단 기준의 세 가지 요소가 모두 충족되

었음을 입증할 책임을 진다.

침해의 입증은 원고에게 있다고 보며, 이에 따라 원고는 침해를 입증하고 구체화하기 위한

증거를 제출해야 한다.

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Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 입증 책임

• Smithkline Beckman Corporation vs. The Honorable Court of Appeals, G.R. 제126627호, 2003년 8월

14일

특허 침해의 청구를 실체화하기 위한 입증 책임은 원고에게 있다.

• Vargas v. F. M. Yaptico & Co. Ltd., G.R. 제14101호, 1919년 9월 24일; Maguan v. The Honorable

Court of Appeals, G.R. 제L-45010호, 1986년 11월 28일

특허 침해의 청구를 실체화하기 위한 입증 책임은 원고에게 있다. 단, 원고가 증거로 특허를 제출한 경우,

적법한 양식으로 되어 있다면 이는 그 정확성과 유효성의 추정력을 획득한다. 지식재산권청장 (Commissioner

of Patents)의 특허 부여 결정은 언제나 정확한 것으로 추정된다. 유효한 증거에 의해서 이 법적 추정을 극복할

책임은 피고의 역할로 전환된다.

• Tanada vs. Angara G.R. 제118295호, 1997년 5월 2일

TRIPS 합의 제 34조에서 상정된 입증 책임은 그러한 추정을 전복할 특허 침해 혐의자의 의무로서 이해되어야

한다. 그러한 의무를 적절히 이행하면 이는 동일한 (혹은 모조의) 제품의 생산자에게 자신의 제품이 특허된

프로세스의 사용 없이 제조되었다는 사실을 제시하도록 요구하는 “거증 책임” (증거 제시의 책임)을 지칭하는

것이다.

특허소유자는 여전히 “입증책임”을 지는 바, 이는 제34조 제1항에 따른 추정에도 불구하고 그러한 소유자는

주장된 동일한 제품의 존재에 대하여 그것이 특허된 프로세스에 의해 생산된 진정한 것과 “동일”하다는 사실

및 진정한 제품의 “신규성”의 사실 혹은 특허된 프로세스에 의해 동일한 제품이 만들어졌다는 “실질적 유사

성”의 사실 등의 증거를 제출해야 한다.

논박 가능한 추정을 제공하는 제34조의 요건은 오직 (1) 특허된 프로세스에 의해 취득된 제품이 새로운 것이거

나, 혹은 (2) 그 동일한 제품이 그 프로세스에 의해 제작되었을 상당한 개연성이 있으며 프로세스 소유자는

합리적 노력을 기울 으나 그 사용된 프로세스를 발견하지 못한 경우에 한하여 적용된다. 이 두 개의 단서

중 어느 것도 확립되지 못한 경우, 회원국들은 자신들의 내부 시스템 및 프로세스 내에서 TRIPS 조항의

시행을 위한 적절한 방식을 자유롭게 결정할 수 있다.

(2) 실용신안권 침해

실용신안(Utility Models)은 특허와 같은 침해 판단 및 예외 규정이 적용된다. (지식재산권법

제108조)

(3) 디자인권 침해

디자인(Industrial Design)권은 특허와 같은 침해 판단 및 예외 규정이 적용된다. (지식재산권법

제119조)

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(4) 상표권 침해

상표권 침해는 등록 상표권자와 유명 상표권자의 권리 침해의 두 가지 형태가 있다(지식재산권

법 147조).

① 등록 상표권 침해

상표권자의 허락 없이 업으로서 등록 된 상표와 동일 또는 유사한 상표와 동일하거나 유사한

제품이나 서비스에 대해 동일하거나 유사한 표지 또는 용기를 사용하는 행위는 침해 행위이다

(지식재산권법 147조 1항)

② 저명 상표 침해

필리핀에서 지식재산권법 123조 1항 (e)에 따라 등록된 유명 상표에 있어서는 등록된 상품

및 서비스와 유사하지 않아도 사용이 저명한 등록 상표권자와의 관련성을 나타내는 사용 및

그러한 사용으로 인하여 이익이 손상을 받을 우려가 있는 사용은 침해 행위이다(지식재산권법

147조2 항).

특허 ･ 디자인 침해시 손해액 산정은 다음과 같은 사항을 고려한다.

▪ 침해자의 특허 사용이 자발적인 실시권 계약에 의한 경우로 가정하 을 때, 특허권자가

벌어들 을 로열티 금액

▪ 특허･디자인 등록된 발명의 판매량

▪ 기계 또는 물품의 일부가 특허･디자인으로 보호되는 경우, 해당 기계 및 물품의 판매 점유율

▪ 특허･디자인 등록된 물품에 대한 수요

▪ 상기 수요에 응할 수 있는 특허권자의 능력

▪ 허용할 만한 비침해 요소의 부재

▪ 단위당 이익 손실 금액

▪ 침해 소송시 대리인 소송 수수료

법원은 특허권자가 찾은 상기 실손해액 금액을 합계하여 배상액을 결정한다. 단, 배상액은

실손해액의 3배를 초과해서는 안 된다.

나 손해액 산정

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상표 침해시 손해액 산정은 다음과 같은 사항을 고려한다.

▪ 침해자가 침해를 하지 않았을 경우, 상표권자가 벌어들 을 합리적인 금액

▪ 침해자가 침해로 벌어들인 이익

▪ 손해배상액 측정이 쉽게 이루어지지 않을 경우, 침해 대상 상표와 관련된 물품의 총 판매액

또는 서비스 가치를 기준으로 합리적인 금액을 결정한다.

(1) 담당기관

특별상사법원 [퀘존 시티 (Quezon City), 마닐라 (Manila), 마카티(Makati), 파시그(Pasig)에

위치함]이 필리핀 전체 지식재산권 침해에 관한 소송과 소송에 대한 수색 장과 압류 장을

발행할 권한이 있다.

(2) 종류

침해시 민사 구제로는 손해배상액 청구와 및 금지 명령(injunction)이 있다. 상황에 따라, 청구

인은 법원에 가처분(preliminary injunction)을 신청할 수 있다.

(3) 청구서류 및 절차

▪ 특별상사 법원에 소장을 제출한다.

▪ 소장 접수 후, 피고인에게 법원 출두를 명령하는 소환장이 송달된다.

▪ 피고는 소환장 접수 후 15일내에 답변서를 제출할 수 있다.

▪ 법원은 당사자들이 사건을 우호적으로 해결할 수 있도록 중재의 기회를 제공한다.

▪ 중재 단계가 실패로 끝나면, 해당 건은 소송전 협의(Pre-trial Conference) 단계가 된다.

소송전 협의는 기본적으로 해당 건의 절차를 간소화하고 진척시키기 위한 방안과 수단을

찾는 것을 목적으로 한다. 당사자들은 각각 소송 전 브리핑 문서를 제출할 수 있다.

▪ 소송전 협의 단계가 완료되면, 법원은 해당 건에 관련된 증빙자료, 증거물 등을 검토한다.

피고측 대리인 또는 원고측 대리인은 반대 당사자 대리인이 제출한 증거를 열람할 수 있다.

다 민사적 구제

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법원은 제출된 증거를 토대로 심결문을 작성하고, 당사자에게 송부한다. 시립 법원의 심결에

대해 불복할 경우 지방 법원에 소송을 제기할 수 있다.

▪ 지방 법원의 심결에 불복할 경우, 특허 법원(Court of Appeal)에 소송을 제기할 수 있다.

▪ 특허 법원의 심결에 불복할 경우, 대법원(Supreme Court)에 소송을 제기할 수 있다.

▪ 대법원의 심결에 대한 취소소송은 없다.

(1) 담당기관

특별상사법원 [퀘존 시티(Quezon City), 마닐라(Manila), 마카티(Makati), 파시그(Pasig)에 위

치함]이 필리핀 전체 지식재산권 침해에 관한 소송과 소송에 대한 수색 장과 압류 장을 발행할

권한이 있다.

(2) 종류

① 특허, 실용신안, 디자인

특허, 실용신안 및 디자인 침해시, 형사적 구제에 관한 법령은 지식재산권법 RA No. 8293

제84조에 명시되어 있다. 법원의 최종 판결 이후에도 침해자 또는 침해자와 공모한 자가 침해

행위를 반복할 경우, 해당 범법자는 민사 소송 손해배상액 청구와는 별도로 형사 처벌을 받아야

하며, 유죄 판결시 법원은 6개월 이상 3년 미만의 징역 또는 필리핀 화폐로 10만 페소 (미화로

약 2천불) 이상 30만 페소 (미화로 약 6천불) 이하의 벌금형을 선고할 수 있다. 공소시효는

3년이다.

② 상표

상표침해시 구제에 관한 법령은 지식재산권법 제 170조에 명시되어있다. 2년 내지 5년의

구금의 형사 처벌과 5만 페소 (P50,000) 내지 20만 페소 (P200,000)에 이르는 벌금이 부과

된다.

라 형사적 구제

126



(3) 서류 및 절차

▪ 검찰청에 고소장이 접수되면, 검찰청은 고소장에 대해 예비 조사에 착수한다. 범법 행위가

분명할 경우, 시립 법원(MTC)에 해당 사건을 접수시킨다.

▪ 시립 법원은 체포 장을 발부한다.

▪ 피고인이 체포되면, 공소절차가 개시된다. 공소란 피고인이 자신의 혐의 내용을 통지 받는

절차이다. 피고인이 공소 기간 동안 무죄를 주장한다면 시립 법원 내에서 심리가 열리며,

이때 시립 법원은 검찰과 피고인이 제출한 증빙자료, 증거물 등을 검토한다.

▪ 시립 법원은 피고인의 무죄 또는 유죄를 결정한다.

▪ 시립 법원이 피고인에게 무죄를 선고할 경우에는, 사립 검사가 시립 법원에 기소된 범죄에서

발생된 민사적인 측면만을 소송할 수 있게 된다. 형사적인 측면은 더 이상 소송이 될 수

없다.

▪ 시립 법원이 피고인에게 유죄를 선고할 경우, 피고인은 시립 법원에 항고할 수 있다.

▪ 시립 법원의 심결에 불복할 경우, 특허 법원(Court of Appeal)에 소송을 제기할 수 있다.



(1) 담당기관

지식재산권청의 특허심판원 (Bureau of Legal Affairs)

(2) 종류

특허･디자인･상표 침해시 행정적 구제로는 지식재산권청에 행정 심판 청구를 하는 것이 유일

한 방법이다. 이때, 손해배상액청구 금액의 총 금액은 필리핀 화폐로 200,000페소(미화로 약

4천불) 미만이어야 한다. 침해시의 민사 소송과 유사하며, 행정 심판의 절차로는 손해배상청구와

금지명령(injunction)이 있다. 특허 침해시 행정 심판은 이외의 기타 소송 제기와 별도로 무관하게

진행될 수 있다. 즉, 민사 ･ 형사 소송 및 행정 심판은 동시에 진행되는 것이 가능하다.

마 행정적 구제

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(3) 청구서류 및 절차

▪ 소장을 지식재산권청 특허심판원에 제출한다.

▪ 소장 사본과 함께 소환장이 피고인에게 발부된다.

▪ 피고는 소환장 접수 후 10일 이내에 답변서를 제출해야 한다. 답변서를 제출하지 못할

경우, 청문회장(Hearing Officer)은 피고인이 의무를 다하지 않은 것으로 선언한다. 그 후,

고소인에게 증거물 제출을 요구하지 않는 이상(청문회장의 재량), 청문회장은 고소인이

고소장에서 요구한 구제 방안을 판결로 선고한다.

▪ 답변서가 제출된 경우, 소송전 협의(pre-trial conference) 단계에 들어간다. 당사자들은

소송전 협의에서 브리핑할 문서를 제출하여야 한다. 소송전 브리핑 문서의 내용은 민사

소송에서 요구하는 것과 유사하다.


피고인 측 대리인 또는 원고인 측 대리인은 반대 당사자 대리인이 제출한 증거를 열람할

수 있다.

▪ 특허심판원은 제출된 증거를 토대로 심결문을 작성하고 당사자에게 송부한다.

▪ 특허심판원의 심결에 대해 불복할 경우 지방 법원에 소송을 제기할 수 있다.

▪ 지방 법원의 심결에 불복할 경우 15일내 지식재산권청장에게 소송을 제기할 수 있다.

▪ 특허 법원의 심결에 불복할 경우 대법원(Supreme Court)에 소송을 제기할 수 있다.

(4) 시효

법률 위반 후 4년이 지나면 시효가 성립하여 지식재산권청의 특허심판원(BLA : Bureau of

Legal Affairs, Intellectual Property Office in Philippines)에 심판을 신청할 수 없다.

(5) 처벌

정식조사 후 특허심판원은 다음의 행정처벌을 할 수 있다.

▪ 침해자가 침해 행위를 중지해야하는 명령

▪ 침해자에 의한 다음의 사항을 포함 서약서의 제출 명령

－ 위반 한 지적 재산권 법의 규정 준수

－ 불법이고 부정 한 행위의 중지

－ 침해 물품에 대한 배상

128



－ 청구인이 지출 한 비용의 변제

▪ 침해 물품의 압수 및 처분

▪ 침해에 사용한 장비 및 모든 개인적인 몰수

▪ 5,000 페소 이상 150,000 페소 이하의 과태료

▪ 청이 준 허가, 라이센스, 허가 또는 등록의 취소 또는 임시 정지

▪ 청에 신청하고 허가, 라이센스, 허가 또는 등록 신청 보류

▪ 손해 배상액의 평가

▪ 질책

▪ 기타 유사한 처벌 또는 제재

(6) 소송과 행정적 구제의 차이점

법원은 민사와 형사의 수사 장을 발부할 수 있는 반면, 지식재산권청의 특허심판원(BLA

: Bureau of Legal Affairs)은 사건의 수사 장을 발부 할 수 없으며 지식재산권법이 허용하는

권한만 있고 사건이 종료된 후에, 침해품의 폐기를 목적으로 한 압수를 명할 수 있다. BLA에

의한 수사는 침해자에게 페널티를 부과할 수 있으며, 이러한 목적을 위해 잠정적 구제 명령

및 압류 장을 발부 할 수 있다.

2011년 11월에 제정된 지식재산권 사건실시 규칙(AM No.10-03-10-SC)의 민사 소송 절차에

근거하여 법원이 판단하기 위해 제출된 증거에 의해 민사 소송 절차가 간소화되어, 절차는 일부

소장이 금지되어 있다. 기존의 행정적 구제 절차에 비해 빠른 사건 해결을 목적으로 한다.

형사 고발은 초기 수사가 필요하기 때문에 비교적 시간이 오래 걸린다. 일반적으로 형사 고발은

피해자의 변호사가 민사상 손해 배상을 요구하며, 민간 조사 회사에 의한 심리의 청구를 검찰이

받아들일지를 결정하면서 시작된다. 형사 소추는 합리적인 의심을 넘어서는 증거가 요구되며.

대부분의 경우 압류 명령보다 수색 장 쪽이 비교적 쉽게 인정되기 때문에 일반적으로 형사

고발을 선호한다. 모든 서류 및 관계 자료 등의 준비가 갖추어지면 경찰에 형사 고발을 함으로써

절차가 개시된다.

형사 절차는 다소 시간이 걸리므로, 침해가 확인된 후에는 피고가 침해 물품을 판매하거나

처분할 수 없도록 하기 위해 특별심판원(BLA)에 관련 처분을 신청하는 것이 일반적이다.

또, 많은 지식재산권자들은 심허심판원의 지식재산권법에 더 익숙하며 부패 가능성도 적다고

생각하기 때문에 특허심판원(BLA)를 선호한다고 한다.

129


▪ 상표 또는 특허의 등록 여부와는 상관없이, 물품에 대해 정당한 영업권을 갖고 있는

자라면 누구든 부정경쟁으로부터 보호를 받을 수 있다

▪ 민사, 형사, 행정적으로 구제 가능

제조하거나 거래한 물품, 자신의 사업 혹은 타인의 물품이나 서비스에 대하여 식별성을 대중의

인식 속에 각인시킨 자는 등록된 표장을 이용하 는지 여부에 상관없이 그와 같이 식별성이

갖추어진 물품, 사업 혹은 서비스의 업가치에 대한 재산권을 가지며 이는 다른 재산권과 같은

방식으로 보호된다.

제조한 물품을 유통시키기 위하여 혹은 제조한 물품 유통의 업가치를 구축한 자와 거래하거

나 업 혹은 서비스를 제공하기 위해 사술 혹은 기타 선의에 반하는 방식을 사용한 자나 그러한

결과를 발생하도록 계산된 행위를 자행한 자는 불공정 경쟁 행위의 책임이 있으며 그에 따른

법적 조치의 대상이 된다.

특히 다음에 해당하는 자는 불공정 거래행위의 책임이 있는 것으로 간주된다.

(a) 판매하는 물품이나 그 물픔을 담은 포장, 물품에 부착된 장치나 어구, 그 외 어떤 형태든

다른 제조인 혹은 다른 판매업자 제품의 일반적인 외관을 부여하고 그 결과 구매자들이

그 물품들이 실제 제조인이나 판매업자가 아닌 다른 제조인이나 판매업자의 것으로 믿게

한 자 및 판매하거나, 대중을 기만하고 그와 유사한 목적으로 자신의 합법적인 거래 상대방

혹은 그러한 물품의 후속 판매인 혹은 그러한 물품을 판매하는 일에 종사하는 판매인의

대리인을 기망한 자

가 개요

부정경쟁방지법에 의한 보호03필리핀

130



Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 부정경쟁

• Alhambra Cigar and Cigarette Manufacturing Co. v. Pedro N. Mojica, G.R. 제8937호, 1914년 3월 21일 부정 경쟁은 언제나 사실관계의 문제이다. 모든 경우에 있어 결정되어야 할 사안은 피고가 사용한 상호 혹은

상표가 사실의 문제로서, 이전에 원고의 상품을 가리키거나 자신의 행위를 통하여 피고의 상품을 원고의

상품으로 혹은 그의 사업체를 원고의 사업체로 사칭하 는가이다. 보편적인 판단 기준은 대중이 현혹될 수

있는 개연성이다.

• Finlay, Fleming & Co. v. Ong Tan Chuan, G.R. 제8032호, 1914년 1월 22일 자신이 상품을 판매함에 있어, 그 상품의 포장 상에 혹은 그에 부착된 고안물이나 어구 상에 혹은 그 외관상의

기타 형태 내에 다른 제조자 혹은 판매대리인의 상품으로서의 일반적 외관을 부여하고 이로 인하여 구매자들

로 하여금 그 제시된 상품이 실제 제조자나 판매대리인이 아닌 다른 제조자나 판매대리인의 것으로 믿도록

향을 미치게 한 자 및 대중을 현혹하거나 자신의 합법적 상거래를 하는 다른 자를 기망하기 위한 목적으로

그러한 외관을 상품에 입힌 자는 부정 경쟁의 위법이 있다.

• La Yebana Company v. Francisoc Chua Seco & Co. 등, G.R. 제4815호, 1909년 12월 2일 그 제품의 구매자를 기망할 정도로 원고의 상표와 동일한 색상과 유사한 형식과 전반적인 외관으로 인쇄된

문자 상표의 사용은 부정 경쟁 행위로서 금지되어야 한다.

• Superior Enterprises, Inc. vs. Kunnan Enterprises Ltd., G.R. 제169974호, 2010년 4월 20일 부정 경쟁은 한 사람의 상품 혹은 사업체를 다른 사람의 상품 혹은 사업체로서 대중에게 사칭하거나 사칭함으

로써 대중을 기망하는 목적과 가능한 효과를 가지는 행위로 정의된다. 부정 경쟁의 본질적 요소는 (1) 상품의

외관에 있어 혼동을 유발할만한 유사성 및 (2) 대중을 현혹하고 경쟁자를 기망하고자 하는 의도이다.

• Coca-Cola Bottlers, Phis., Inc. vs. Gomez, G.R. 제154491호, 2008년 11월 14일 무엇이 부정경쟁인가는 제168.3조에 보다 구체적으로 명시되어 있는 바, 이 조항은 “부정 경쟁으로부터의

보호의 범위를 어떤 방식으로든 제한함 없이” 부정경쟁의 세부 규정을 제공하고 있다. 이 세부 규정들의

일부는 신청인이 인용하는 전반적인 “일괄적용”의 문구가 들어 있는 제168.3조(c)에 나타나 있다. 이 문구에

따르면, “타인의 상품, 사업 혹은 서비스의 명성을 저해하도록 계산된 신의성실에 반하는 행위를 범한 자”는

(b) 대중의 인식 속에 서비스의 식별성을 각인시킨 다른 자의 서비스를 본인이 제공한다고

믿도록하는 계산된 책략이나 계획 등의 수단을 사용한 자

(c) 거래 과정에서 허위의 진술을 하거나 선의에 반하여 다른 자의 물품, 사업 혹은 서비스의

불신을 초래하도록 계산된 기타 행위를 한 자

Case Law 판례로 본 필리핀 법원의 해석 : 부정경쟁의 정의

• Alhambra Cigar and Cigarette Manufacturing Co. v. Pedro N. Mojica, G.R. 제8937호, 1914년 3월 21일

부정 경쟁은 한 사람의 상품 혹은 사업체를 다른 사람의 상품 혹은 사업체로서 대중에게 사칭하거나 사칭하고

자 하는 행위로 구성된다. 그 목적과 가능한 효과가 대중을 기망하거나 한 사람의 상품 혹은 사업체를 다른

사람의 상품 혹은 사업체로서 대중에게 사칭하는 모든 행위는 제소할 수 있는 부정 경쟁을 구성한다.

131


부정 경쟁의 위법이 있다. 법은 사업의 과정에서 발생하는 모든 부정한 행위를 규율하지 아니한다. 법은 오직 “………… 사술 기타

모든 수단”으로 특징 지워진 행위만을 규율할 뿐이다.

상표 또는 특허의 등록 여부와는 상관없이, 물품에 대해 정당한 업권을 갖고 있는 자라면

누구든 부정경쟁으로부터 보호를 받을 수 있다.

지적재산권법 제168조, 제168.1조, 제168.2조, 제168.3조에는, 다음과 같이 부정경쟁에 관하여

규정하고 있다.

▪ 등록 상표의 실시 여부와는 상관없이, 자신이 제조하는 물품 또는 취급하는 사업 서비스가

대중에게 확실하게 인식되어 있다면, 그런 물품 또는 서비스의 업권을 소유한 자는 지적재

산권과 마찬가지로 보호를 받을 권리가 있다.

▪ 사기 또는 신의에 어긋나는 기타 방법으로, 업권을 설정한 자의 물품･비즈니스 또는

서비스를 자신이 제조한 것처럼 사칭하여 유통, 또는 이러한 결과를 유도하도록 계획된

행위는 부정경쟁방지법에 위반된다.

▪ 다음과 같은 경우 부정행위에 해당하여 위법하다고 본다.

(1) 담당기관

지방 법원(Regional Trial Court) 또는 시립 법원(Municipal Trial Court)

(2) 유형

부정경쟁 행위시 민사 구제로는 손해배상액 청구 및 금지 명령(injunction)이 있다. 상황에

따라 제소자는 법원에 가처분(preliminary injunction)을 신청할 수 있다.

나 보호대상

다 민사적 구제

132




▪ 지방 법원 또는 시립 법원에 소장을 제출한다.

▪ 소장 접수 후, 피고인에게 법원 출두를 명령하는 소환장이 송달된다.

▪ 피고인은 소환장 접수 후 15일내에 답변서를 제출할 수 있다.

▪ 법원은 당사자들이 사건을 우호적으로 해결할 수 있도록 중재의 기회를 제공한다.

▪ 중재 단계가 실패로 끝나면, 해당 건은 소송전 협의(Pre-trial Conference) 단계가 된다.

소송전 협의는 기본적으로 해당 건의 절차를 간소화하고 진척시키기 위한 방안과 수단을

찾는 것을 목적으로 한다. 당사자들은 각각 소송전 브리핑 문서를 제출할 수 있다.



수 있다. 법원은 제출된 증거를 토대로 심결문을 송부한다.

▪ 시립 법원의 심결에 대해 불복할 경우, 지방 법원에 소송을 제기할 수 있다.

▪ 지방 법원의 심결에 불복할 경우 특허 법원(Court of Appeal)에 소송을 제기할 수 있다.



(1) 담당기관

법무부 산하의 검찰청(Office of the Prosecutor)은 고소인이 접수한 고소장을 처리할 책임이

있으며, 고소의 이유가 타당할 경우 시립 법원(MTC: Municipal Trial Court)에 접수시킬 것을

권장한다.

(2) 유형

부정경쟁 행위시 형사적 구제는 지식재산권법 RA No. 8293 제170조에 규정되어 있다. 상표권

을 침해하거나 부정경쟁행위를 하거나 원산지표시를 위법한 경우에는 민사 소송 및 행정제제와는

별도로, 유죄 판결시 법원은 2년 이상 5년 미만의 징역구금 및 필리핀 화폐로 5만 페소 이상

라 형사적 구제

133


2만 페소 이하의 벌금형을 선고할 수 있다.


▪ 검찰청에 고소장이 접수되면, 검찰청은 고소장에 대해 예비 조사에 착수한다. 범법 행위가

분명할 경우, 시립 법원(MTC)에 해당 사건을 접수시킨다.

▪ 시립 법원은 체포 장을 발부한다.

▪ 피고인이 체포되면, 공소로 제기한다. 공소란 피고인이 자신의 혐의 내용을 통지 받는 절차

이다. 피고인이 공소 기간 동안 무죄를 주장한다면, 시립 법원 내에서 심리가 열리며, 이때

시립 법원은 검찰과 피고인이 제출한 증빙자료, 증거물 등을 검토한다.

▪ 시립 법원은 피고인의 무죄 또는 유죄를 결정한다.

▪ 시립 법원이 피고인에게 무죄를 선고할 경우에는, 사립 검사가 시립 법원에 기소된 범죄에서

발생된 민사적인 측면만을 소송할 수 있게 된다. 형사적인 측면은 더 이상 소송이 될 수

없다.

▪ 시립 법원이 피고인에게 유죄를 선고할 경우, 피고인은 시립 법원에 항고할 수 있다.

▪ 시립 법원의 심결에 불복할 경우, 특허 법원(Court of Appeal)에 소송을 제기할 수 있다.



(1) 담당기관

지식재산권청 － 특허심판원 (Bureau of Legal Affairs)

(2) 유형

부정경쟁 행위시 행정적 구제로는 지식재산권청에 행정 소송 청구를 하는 것이 유일한 방법이

다. 이 때, 손해배상액청구 금액의 총 금액은 필리핀 화폐로 200,000 페소(미화로 약 4천불)

미만이어야 한다. 침해시의 민사 소송과 유사하며, 행정 소송의 절차로는 손해배상 청구와 금지

명령(injunction)이 있다. 부정경쟁 행위시 행정 소송은 이외의 기타 소송 제기와 별도로 무관하게

마 행정적 구제

134



진행될 수 있다. 즉, 민사, 형사 및 행정 소송은 동시에 진행되는 것이 가능하다.


▪ 소장을 지식재산권청 특허심판원에 제출한다.

▪ 소장 사본과 함께 소환장이 피고인에게 발부된다.

▪ 피고는 소환장 접수 후 10일 이내에 답변서를 제출해야 한다. 답변서를 제출하지 못할

경우, 청문회장(Hearing Officer)은 피고인이 의무를 다하지 않은 것으로 선언한다. 그 후,

청구인에게 증거물 제출을 요구하지 않는 이상(청문회장의 재량하에), 청문회장은 청구인이

소장에서 요구한 구제 방안을 판결로 선고한다.

▪ 답변서가 제출된 경우, 소송전 협의(pre-trial conference) 단계에 들어간다. 당사자들은

소송전 협의에서 브리핑할 문서를 제출하여야 한다. 소송전 브리핑 문서의 내용은 민사

소송에서 요구하는 것과 유사하다.



수 있다.

▪ 특허심판원은 제출된 증거를 토대로 심결문을 송부한다.

▪ 특허심판원의 심결에 대해 불복할 경우 지방 법원에 소송을 제기할 수 있다.

▪ 지방 법원의 심결에 불복할 경우 15일내 지식재산권청장에게 소송을 제기할 수 있다.


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