113597135 ey trademarks 2011

Пересмотр пределов исключительногоправа на товарный знак судебнойпрактикой 2011 года

20 декабря 2011

Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак судебной практикой 2011 года

Исключительное право на товарный знак

►

►

►

►

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак,(правообладатель) принадлежит исключительное правоиспользования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГКРФ любым не противоречащим закону способом.

/ст.1484 ГК РФ/

Правообладатель вправе использовать средство индивидуализациипо своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.Правообладатель может распоряжаться исключительным правом.Правообладатель может по своему усмотрению разрешать илизапрещать другим лицам использование средства индивидуализации.

/ст. 1229 ГК РФ/

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателясходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, дляиндивидуализации которых товарный знак зарегистрирован илиоднородных, если возникает вероятность смешения.

ст.1484 ГК РФ/


Пределы исключительного права на товарный знак: изменения 2011 года

Увеличение пределов►Двойная компенсацияявляется соразмерной

►Товарный знакдействует в отношениилюбого сходногодоменного имени

►Товарный знак можетспособствоватьминимизациипараллельного импорта

Уменьшение пределов► Исключительноеправо на товарный знакне распространяется напреждепользованиеобозначением состороны конкурента

Исключительноеправо натоварный знак


Пределы исключительного права на товарный знак

I. Усиление исключительного права на товарный знак

«Соразмерность двукратной компенсации за нарушение»

Ст. 1515 ГК РФ:«Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителявместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей по усмотрению суда, исходя изхарактера нарушения,

-в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконноразмещен товарный знак, или в двукратной стоимости праваиспользования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимыхобстоятельствах обычно взимается за правомерное использованиетоварного знака».


«Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут

применяться правила, предусмотренные в отношении других видов ответственности»

«Размер компенсации ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им соразмерным последствиям

правонарушения»

Пределы исключительного права на товарный знак:«соразмерность двукратной компенсации»

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.11№3602/11

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ


«Соразмерность двукратной компенсации»

(!) Не имея возможности уменьшить размер двукратнойкомпенсации, суды, фактически, присуждают ее в полномразмере… вне зависимости от добросовестностинарушителя или отсутствии у него умысла.


«Соразмерность двукратной компенсации»: зарубежная практика

► Конституционный суд Литвы дважды рассматривал вопрос о взысканиикомпенсации в 2-х кратном или 3-х кратном размере применительно кавторским правам и правам на товарные знаки. В обоих случаях судпризнал, что нормы не позволяют судам учитывать принципысправедливости, пропорциональности, правовой определенности:

► «…To recognise that the provision was in conflict with Paragraph 1 of Article109 of the Constitution of the Republic of Lithuania and with constitutionalprinciples of justice and a state under the rule of law - to the extent that itprovides for the only one criterion—the form of guilt—for such increase anddoes not establish any other criteria which must be heeded by the court».


«Соразмерность двукратной компенсации»: зарубежная практика

► Федеральный суд штата Массачусетс (США): Установленныйзавышенный размер компенсации за нарушение авторских правявляется чрезмерным и неконституционным:

► «…Weighing all of these considerations, I conclude that the jury’s award of$675,000 in statutory damages for infringement of thirty copyrighted works isunconstitutionally excessive».


Правовые позиции Конституционного Судав отношении юридической ответственности

► «…Законодатель должен исходить из того, что ограничениеправ и свобод возможно, только если оно соразмерноцелям, прямо указанным в Конституции РоссийскойФедерации» /Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 N11-П

► «…Установление недифференцированного по размеруштрафа не позволяет применить меру взыскания с учетомхарактера совершенного нарушения, что нарушаетпринципы справедливости наказания, егоиндивидуализации и соразмерности» /ПостановлениеКонституционного Суда РФ от 12.05.1998 N 14-П


Правовые позиции Конституционного Судав отношении юридической ответственности

«Столь большой штраф за правонарушение можетпревратиться из меры воздействия в инструментподавления экономической самостоятельности иинициативы, чрезмерного ограничения свободыпредпринимательства и права частной собственности»

/ Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 N 14-П



II. Усиление исключительного права на товарный знак

«Правами на доменное имя обладает тот, чей товарным знаки»

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.11№18012/10

Юсупов Ш.Д.


Пределы исключительного права на товарный знак:«Доменное имя того, чей товарный знак»

www.mumm.ru

http://www.mumm.ru


Пределы исключительного права на товарный знак:«Доменное имя того, чей товарный знак»

Лицо не является обладателем прав на товарный знак, но:- первым зарегистрировало на себя доменное имя,- не использует доменное имя в своей коммерческой деятельности,- не продает на сайте товары, однородные либо идентичные товарамправообладателя товарного знака,- на сайте была размещена информация, косвенно связанная снаименованием доменного имени.

Правообладатель обладает товарным знаком тождественнымдоменному имени.

«У Юсупова не было никаких законных прав и интересов вотношении доменного имени, поскольку он не являлся владельцемодноименного товарного знака, и доменное имя не отражает его имяили фирменное наименование его компании».

Юсупов

MUMM

ВАС

РФ



III. Усиление исключительного права на товарный знак.

«Противодействие параллельному импорту»

Постановление ВАС РФ от 03.02.2009 №10458/08

Постановления ВАС РФ от 17.02.2011 № 11, п.14-15

Конфискованный предмет нарушения выпущен правообладателем одноименных ТЗ, и следовательно, не

содержит незаконного воспроизведения ТЗ, в

связи с чем нетнарушения ст.14.10 КоАП

Нарушение ст.14.10 КоАПявляется оконченным с момента перемещения товаров, содержащих

незаконное воспроизведение

товарного знака, через таможенную границу.

?



«На основании вывода о начале использования Обществом спорногообозначения до даты приоритета товарного знака Заявителя, судысправедливо указали, что поскольку использование обозначенияначалось и стало известным в обороте до даты приоритета товарногознака, такое использование не может быть признано нарушениемисключительных прав на товарный знак».

Ослабление исключительного права на товарный знак

«Право преждепользования товарным знаком»

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.08.2011 № КА-

А40/8031-11

Пределы субъективного права на товарный знак: до и после 2011 года

Двойная компенсация

Право на использование вдоменных именах

Право на импорт: параллельныйимпорт

Право запретить"преждепользование"

Прочие аспекты

После 2011 годаДо 2011 года

Контакты

Игорь Невзоров, к.ю.н.Руководитель группы по защите интеллектуальной собственности и добросовестной конкуренции, старший менеджер

+7 495 755 9700+ 7 812 703 [email protected]

► Кандидат юридических наук, руководитель группы по защитеинтеллектуальной собственности и добросовестной конкуренции,старший менеджер, офис «Эрнст энд Янг» в Санкт-Петербурге.

► Значительная практика работы в сфере правовой защитыинтеллектуальной собственности, внешнеэкономическойдеятельности, корпоративного права.► Уникальный опыт систематизации интеллектуальных прав;выявления рисков, связанных с нарушением законодательства обинтеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции;структурирования сделок о передачи прав в отношении результатовинтеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

► Санкт-Петербургский государственный университет, юридическийфакультет (диплом с отличием), аспирантура в областикоммерческого права, школа налоговых поверенных СПбГУ.

mailto:[email protected]

Настоящая презентация содержитинформацию исключительноознакомительного характера и не можетслужить в качестве официальнойрекомендации. «Эрнст энд Янг» ненесет ответственность за возможныеошибки и упущения, а также запоследствия использования настоящейпрезентации.

113597135 ey trademarks 2011

Documents