89 17 april 1989, 57e jaargang, nr 4 bij blad bij de ...2829-36%29.pdf · betekenis dat aan het...

17 april 1989, 57e jaargang, nr 4 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof.Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 9863 73.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. - Benoeming tot buitengewoon lid. - Register van Octrooigemachtigden. - Aruba en internationale verdragen.

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht: geen.

2. Merkenrecht.

Nr 29. President Rechtbank 's-Gravenhage, 9 december 1986, All-Time Holding B.V./Runner Up B.V. (Catchit Inc. als tussenkomende partij toegelaten; aan het woord "rechtskracht" in art. 6B BMW mag niet de betekenis worden gehecht dat aan het depot in het voorlopige stadium van de akte van depot nog geen rechten kunnen worden ontleend; kwade trouw van een depot op grond van wetenschap van gebruik van het merk buiten de Benelux kan niet te snel worden aangenomen).

Nr 30. Hof Amsterdam, 3 maart 1988, Davit International GmbH/Davit International Netherlands B.V. e.a. (kwade trouw van appellante bij depot van haar merken niet aannemelijk; gebruik van de merken door geïntimeerde is onrechtmatig; verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen; de combinatie "davit" en "international" vormt een beschermbare handelsnaam; inbreuk op auteursrecht van appellante op de brochure).

Nr 31. Hof 's-Gravenhage, 2 juni 1988, AG Combi

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 57e jaargang

89

De Industriële Eigendom Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f8,-; het jaarregister afzonderlijk f8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55. Postgirorekeningnr 17300.

B.V./Provimi B.V. (geen soortgelijkheid van de waren veevoeder enerzijds en vlees, verpakt en diepgevroren anderzijds; de algemene bekendheid van Provimi ook buiten de vleesbranche heeft geen invloed op de soortgelijkheid van de waren; er is wel verwantschap tussen de waren, door het gebruik van het overeenstemmende merk door Combi is er kans op verwarring en schade; Combi heeft geen geldige reden voor dat gebruik).

Nr 32. Rechtbank Leeuwarden, 19 februari 1987, AB Volvo e.a./Autobedrijf Oostergo B.V. i.o. e.a. (gebruik van het merk "Volvo" in de uitdrukking "Volvo-specialist" is geen gebruik voor waren; wel ander gebruik zonder noodzaak, waardoor schade kan ontstaan; geen misbruik door Volvo van haar merkrecht en geen handelen in strijd met Europees kartelrecht).

Nr 33. Hof 's-Gravenhage, 14 april 1988, Huug van Es Beheer B.V. e.a./Bayerische Motoren-Werke A.G. e.a. (art. 13A, lid 3 geldt slechts voor gebruik voor waren, derhalve is er voor een wederverkoper geen ruimere mogelijkheid van "ander gebruik"; door de aanduiding "BMW-specialist" kan BMW schade lijden).

3. Modellenrecht.

Nr 34. Rechtbank Brussel, 24 november 1987, S.A. J.C. Decaux Belgium e.a./S.A. City Advertising e.a. (publikatie van foto's van de kiosk en het aanplakbord vóór de voorrangsdatum is nieuwheidsbezwarend, waardoor geen modelrechten zijn verkregen; het aanplakbord is, in tegenstelling tot het kioskmodel, geen auteursrechtelijk werk).

Nr 4 Blz. 89-112 Rijswijk, 17 april 1989

90 Bijblad Industriële Eigendom, nr 4 17 april 1989

4. Auteursrecht.

Nr 35. Hof Amsterdam, 26 november 1987, A. van den Nieuwelaar e.a./Bastion Design 2000 V.O.F. e.a. (de omstandigheid dat een van de beide onderdelen, die maken dat er van een nieuw en oorspronkelijk ontwerp sprake is, reeds feitelijke bekendheid genoot, doet aan nieuwheid en oorspronkelijkheid niet af; de kenmerkende eigenschappen van het model blijken voldoende uit het depot; de verschillen tussen de Amsterdammer- en Marinakasten zijn te verwaarlozen, er is een reële kans op associatie; vermoeden van ontlening door Bastion c.s.) (met noot Ste.).

5. Onrechtmatige daad.

Nr 36. Hof Arnhem, 19 april 1988, Glasdon Limited/Twel-lose Industrie Plastics B.V. e.a. (de kioskunits van TIP zijn nagenoeg identiek aan Glasdon's "Europa" en moeten als een slaafse nabootsing worden beschouwd, die nodeloos verwarringwekkend is; hoewel Glasdon de Europa-kiosk-units niet meer zelf vervaardigt, heeft zij toch belang bij een verbod; vordering tot terugneming van onrechtmatig in het verkeer gebrachte kioskunits geweigerd).

Litteratuur.

Officiële mededelingen

Personeel.

Benoeming tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. De heer Ir Drs C. Sijp, ingenieur-voorbereider in

tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 december 1988 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 10 januari 1989 nr 89.000323).

Indiensttreding. De heer D. M. A. Koning is met ingang van 1 maart 1989

als ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 maart 1989, nr Personeel 89010).

De heer Ir J. C. Volmer is met ingang van 16 maart 1989 als ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 1989, nr Personeel 89018).

Benoeming in vaste dienst. De heer E. van Ooyen, plv. chef sectie Bodendienst op

arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 maart 1989 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 1989, nr Personeel 89006).

Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer A. Kuyten, bibliotheek-medewerker in

vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 april 1989 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 januari 1989, nr Personeel 89003).

Aan mevrouw H. C. T. Valkenaars-van Ette, administratief medewerkster in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 april 1989 eervol ontslag verleend.

Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.

De heer Dr J. A. Bos is met ingang van 1 januari 1989 voor een periode van vijfjaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 30 januari 1989, nr 89.002242).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir A. Ferguson op zijn verzoek op 7 maart 1989 in bovengenoemd Register is ingeschreven.

Aruba en internationale verdragen.

De uitbreiding tot Aruba van de werking van resp. de Herziene schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, de Herziene overeenkomst van Nice, betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken en de Aanvullende Akte bij de herziene en aangevulde Schikking van 's-Gravenhage betreffende het internationaal -depot van tekeningen of modellen van nijverheid, is op 20 februari 1989 opgeschort vanaf 8 november 1986 (vgl. de eerdere mededeling dienaangaande in B.I.E. 1988, blz. 214).

Mededelingen ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Jurisprudentie

Nr 29. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 december 1986.

(Catch-it/Catchit)

Mr R.R. Portheine.

Art. 285 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en art. 14 onder B, aanhef, Benelux Merkenwet.

Catchit, Inc. wordt toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt er een eigen belang bij te hebben dat de vordering van All-Time Holding B. V. niet,

doch haar tegengestelde vordering jegens deze vennootschap wel wordt toegewezen.

Art. 6 onder B, tweede lid, j ° art. 12 onder A Benelux Merkenwet.

Dat de opgemaakte akte van depot een voorlopig karakter draagt doet niet af aan het feit dat het merkteken op regelmatige wijze is gedeponeerd, door welk depot het uitsluitend recht op dat merk is verkregen, zulks omdat dit depot het eerste was. Weliswaar is in art. 6 sub B van de BMW vermeld: "In het laatste geval draagt de op te maken akte van depot een voorlopig karakter. Zij verkrijgt echter pas

17 april 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr 4 91

rechtskracht " (enz), maar in de gelijkwaardige Franse tekst staat voor deze woorden: '11 ne deviendra définitif " (enz). Dat wijst er op dat aan het begrip rechtskracht niet een al te zware betekenis moet worden gehecht, met name niet de betekenis dat aan het depot in het "voorlopige " stadium van de akte nog geen rechten zouden kunnen worden ontleend.

Art. 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub bj ° art. 14, onder B, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Het in art. 4, sub 6 onder b BMW gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw spreekt van wetenschap bij de deposant van gebruik van dat merk buiten het Benelux-gebied op grond van een rechtstreekse betrekking tussen de deposant en de gebruiker van dat merk buiten het Benelux-gebied. In casu staat vast dat van een dergelijke betrekking geen sprake is. Weliswaar is denkbaar dat ook een op andere grond verkregen wetenschap het depot te kwader trouw zou maken, doch niet alleen maakt het in de wet gegeven voorbeeld duidelijk dat kwade trouw in dergelijke gevallen niet te snel kan worden aangenomen, maar ook is een dergelijke wetenschap niet gebleken of aannemelijk geworden.

All-Time Holding B.V. te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Jhr Mr J.A. Stoop, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen Runner Up B.V. te Alphen aan den Rijn, gedaagde [in

kort geding], procureur Mr G.L. Kooy, in welke zaak heeft verzocht te mogen tussenkomen: Catchit, Inc. te Tustin, Californië, V.S. requirante tot

tussenkomst, procureur Mr G.L. Kooy.

2. De tussenkomst Op haar daartoe strekkend verzoek is Catchit, Inc.

voornoemd toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt er een eigen belang bij te hebben dat de vordering van All-Time Holding B.V. niet, doch haar tegengestelde vordering jegens deze vennootschap wel wordt toegewezen.

3. De feiten Blijkens de stukken en het behandelde ter terechtzitting

van 28 november 1986 staat tussen partijen voorshands het volgende vast: - eiseres, althans de onder haar ressorterende dochtermaatschappijen All-Time Sportswear B.V. en All-Time Sportswear U.K. Ltd., brengt/brengen in de Benelux en in Nederland kledingstukken in de ruime zin des woords, met name sport- en vrije-tijds-kleding, op de markt. - in het Benelux-gebied verhandelt eiseres sinds het begin van 1986 haar produkten onder het teken CATCH-IT, dat zij als woordmerk op 17 juni 1986 onder nummer 684660 voor waren in onder andere klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd met het verzoek tot het verrichten van een nieuwheidsonderzoek; inschrijving van de akte van depot heeft nog niet plaatsgehad. - op 17 september 1986 heeft Catchit, Inc. het woordmerk CATCHIT voor de waren in klasse 25 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 686860. - op 28 november 1986 is voormelde akte van depot in het register ingeschreven. - Runner Up B.V. is voor wat voormeld merk CATCHIT betreft alleenvertegenwoordigster in de Benelux voor Catchit, Inc.. - door Runner Up B.V. zijn circulaires verspreid in Nederland, gedateerd 1 en 18 september 1986, waarin Runner Up aankondigt met produkten onder het merk CATCHIT op de markt te zullen komen. - bij schrijven van 10 september 1986 van haar octrooien merkgemachtigde, het Nederlandsch Octrooibureau, heeft eiseres Runner Up verzocht het gebruik van het merk CATCHIT te staken, waaraan Runner Up geen gevolg heeft gegeven.

- bij schrijven van 16 september 1986 is namens Catchit, Inc. aan All-Time Sportswear U.K. Ltd. verzocht het gebruik van het merk CATCHIT of een overeenstemmend teken te staken.

4. Samenvatting van de standpunten van partijen A. All-Time Holding B.V. vordert een bevel aan Runner

Up B.V. de inbreuk op het merk CATCH-IT van All-Time met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en een verbod om van enig met het merk van All-Time overeenstemmend teken gebruik te maken. All-Time meent dat Runner Up inbreuk op haar merkrecht pleegt als bedoeld in artikel 13A onder 1 en 2 van de Benelux Merkenwet (BMW).

B. Runner Up voert ten verwere aan: a. dat All-Time niet in haar vordering kan worden

ontvangen, omdat haar merkdepot slechts een voorlopig karakter heeft en nog geen rechtskracht heeft verkregen;

b. dat het depot van All-Time nietig is omdat het te kwader trouw is verricht, althans dat de kans dat in een bodemgeschil dat depot nietig verklaard zal worden zo groot is, dat voor een voorziening als thans in kort geding gevorderd geen plaats is.

C. Catchit, Inc. meent met Runner Up dat het depot van All-Time geen rechtskracht heeft en dat het als nietig moet worden beschouwd.

Met een beroep op haar - onder de feiten vermelde -depot van het merk CATCHIT, ingeschreven in het register, vordert Catchit, Inc. een verbod aan All-Time inbreuk te maken op het merk CATCHIT, derhalve een verbod om gebruik te maken van dat merk of enig ander daarmee overeenstemmend teken, zoals CATCH-IT of CATCHTT, een en ander op verbeurte van een dwangsom.

All-Time Holding B.V. verweert zich hiertegen met een beroep op oudere rechten voor haar merk Catch-It.

5. De beoordeling van het geschil a. Tussen partijen staat vast dat de litigieuze tekens

overeenstemmen en dat zij worden gebruikt om soortgelijke waren te onderscheiden.

b. All-Tame stelt zich op het standpunt, dat zij aan de BMW het uitsluitend recht ontleent tot gebruik van het merk CATCH-IT, nu zij dat merk op 17 juni 1986, derhalve voor de datum waarop Catchit, Inc. haar merk heeft gedeponeerd, bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd.

Anders dan Runner Up en Catchit, Inc. zijn wij van oordeel, dan All-Time in rechte voor het teken CATCH-IT bescherming kan inroepen, aangezien immers krachtens artikel 3 BMW het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot.

Vast staat tussen partijen dat het depot vergezeld was van een verzoek tot onderzoek naar eerdere inschrijvingen en dat het ingevolge artikel 6B onder 2 BMW j ° artikel 2 Uitvoeringsreglement dus ontvankelijk was. Dat de opgemaakte akte van depot een voorlopig karakter draagt doet niet af aan het feit dat All-Time het teken op regelmatige wijze heeft gedeponeerd, door welk depot als bovenoverwogen zij het uitsluitend recht op dat merk heeft verkregen, zulks omdat haar depot het eerste was.

Wij sluiten ons in dit opzicht dus aan bij de opvatting van Van Nieuwenhoven Helbach in zijn boek Industriële eigendom en mededingingsrecht, 7e druk, blz. 323. Daarbij overwegen wij nog dat in artikel 6 sub B van de BMW weliswaar vermeld is: "In het laatste geval draagt de op te maken akte van depot een voorlopig karakter. Zij verkrijgt echter pas rechtskracht (enz), maar dat in de gelijkwaardige Franse tekst voor de onderstreepte [hier cursief gezette; Red.] woorden staat: " Il ne deviendra définitif (enz). Dat wijst er naar ons oordeel op dat aan het begrip rechtskracht niet een al te zware betekenis moet worden gehecht, met name niet de betekenis dat aan het depot in het "voorlopige" stadium van de akte nog geen rechten zouden kunnen worden ontleend. Uit de toelichting op wet en uitvoeringsreglement maken wij veeleer op dat het voorlopige stadium slechts daartoe


dient dat de deposant het depot kosteloos of tegen geringe kosten geheel of gedeeltelijk ongedaan kan maken, wanneer de uitslag van het ingestelde onderzoek daartoe aanleiding geeft.

Het onder 4 B sub a vermelde verweer van Runner Up faalt derhalve.

c. Runner Up heeft nog ten verwere aangevoerd dat All-Time geen recht op het merk CATCH-IT heeft verkregen, omdat het te kwader trouw is verricht. Zij heeft daartoe aangevoerd, dat All-Time ervan op de hoogte was, althans had behoren te zijn, dat Catchit, Inc. het merk CATCHIT binnen de laatste drie jaren voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Ter adstructie van dit standpunt heeft zij overgelegd een "affidavit" van Ian Forman, directeur van Catchit, Inc., die verklaart op een beurs in augustus/september 1986 in München de heer Van Wijngaarden, directeur van All-Time, te hebben ontmoet. Deze zou hem hebben meegedeeld in het voorjaar van 1986 de Verenigde Staten te hebben bezocht en daar de produkten onder het merk CATCHIT te hebben gezien en bewonderd. Ook herinnert Forman voornoemd zich, dat hij voor juni 1986 door iemand van All-Time, van wie hij zich de naam niet herinnert, is benaderd met het verzoek om in Nederland agent van CATCHIT-produkten te mogen worden. Voorts heeft Runner Up een aantal copieën overgelegd van advertenties voor CATCHIT-produkten, zoals deze zijn verschenen in "Surfing Magazine" over de jaren 1981 tot en met 1986.

All-Time heeft uitdrukkelijk betwist op de hoogte te zijn geweest van het gebruik door Catchit, Inc. in de Verenigde Staten van het merk CATCHIT en ontkent een gesprek van voormelde inhoud met Ian Forman. Ook ontkent zij op de hoogte te zijn geweest (of te hebben moeten zijn) van de advertenties in "Surfing Magazine", dat niet een mode-tijdschrift is, doch een specifiek op het de surf-sport beoefenende publiek gericht tijdschrift.

Nog daargelaten voormelde uitdrukkelijke betwisting van de stellingen van Runner Up en Catchit, Inc. terzake, welke door laatstgenoemden niet verder zijn onderbouwd of aannemelijk gemaakt, het in artikel 4 sub 6 onder b BMW gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw spreekt van wetenschap bij de deposant van gebruik van dat merk buiten het Benelux-gebied op grond van een rechtstreekse betrekking tussen deposant en de gebruiker van dat merk buiten het Benelux-gebied. In casu staat vast dat er van een dergelijke rechtstreekse betrekking geen sprake is. Weliswaar is, nu artikel 4 sub 6 geen limitatieve opsomming geeft van depots te kwader trouw, denkbaar dat ook een op andere grond verkregen wetenschap van eerder gebruik van het merk buiten het Benelux-gebied het nadien verrichte Benelux-depot te kwader trouw zou maken, doch niet alleen maakt het in de wet gegeven voorbeeld duidelijk, dat kwade trouw in dergelijke gevallen niet te snel kan worden aangenomen, maar ook is een dergelijke wetenschap niet gebleken of aannemelijk geworden.

Ook dit verweer van Runner Up faalt derhalve. Aangenomen moet dan ook voorshands worden dat

All-Time zich op grond van zijn uitsluitend recht op het merk CATCH-IT terecht op grond van het bepaalde in artikel 13A BMW tegen het gebruik van het merk CATCHIT door Runner Up verzet, zodat haar vordering, welke ertoe strekt deze merkinbreuk tegen te gaan, voor toewijzing vatbaar is.

Op grond van dezelfde overwegingen moet de vordering van Catchit, Inc. die haar merk CATCHIT eerst op 17 september 1986 binnen het Benelux-gebied heeft gedeponeerd, worden afgewezen.

Een en ander leidt ons tot de volgende beslissingen.

6. Beslissingen De President: Beveelt Runner Up B.V. de inbreuk op het merk

CATCH-IT van All-Time Holding B.V. met onmiddellijke

ingang te staken en gestaakt te houden en ook overigens geen gebruik te maken van merken, welke beschouwd kunnen worden als met het merk van All-Time Holding B.V. overeenstemmende tekens.

Bepaalt dat Runner Up B.V. voor iedere keer dat zij na betekening van dit vonnis in strijd met voormeld bevel handelt, aan All-Time Holding B.V. zal verbeuren een dwangsom van ƒ 100.000,-.

Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Weigert de door Catchit, Inc. gevraagde voorziening. Veroordeelt Catchit, Inc. in de kosten op de tussenkomst

gevallen, tot op heden aan de zijde van All-Time Holding B.V. begroot op nihil, en Runner Up B.V. in de overige kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van All-Time Holding B.V. begroot op ƒ 998,75. Enz.

Nr 30. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 3 maart 1988.

(Davit International)

Mrs J.A. Vermeulen, R.P. Yland-van Veen en A.L.G.A. Stille.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub Ij ° art. 4 aanhef en onder 4 Benelux Merkenwet.

Appellante gebruikt het in een van haar beeldmerken opgenomen logo met toestemming van de ontwerper Overkott (thans in dienst van geïntimeerde). Voorshands is dan ook niet aannemelijk dat het depot van haar merken als te kwader trouw dient te worden beschouwd, doch hoe dit ook zij, tegenover appellante is het gebruik door geïntimeerde van de beeldmerken als door appellante gedeponeerd onrechtmatig.

Art. 5 Handelsnaamwet. Genoegzaam aannemelijk gemaakt dat de oudere

handelsnaam van appellante bekendheid geniet in Nederland. Gevaar voor verwarring zowel in dier voege dat het publiek de onderneming van geïntimeerde sub 1 voor die van appellante aanziet, als ook in dier voege dat het publiek zal veronderstellen dat de ondernemingen concerngenoten zijn.

Art. 1 Handelsnaamwet. De combinatie davit en international vormt een handels

naam die voor bescherming in aanmerking komt, al zou het woord davit geen onderscheidend vermogen hebben.

Art. 10 Auteurswet 1912. Inbreuk op het auteursrecht van appellante doordat de

tekeningen in de brochure van geïntimeerden identiek zijn met die in de brochure van appellante.

De rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland Davit International GmbH te Sulingen (BRD), appellante [in kort geding], procureur Mr Tj.A. Meijer, advocaat Mr H. Struik te Utrecht,

tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprake

lijkheid Davit International Netherlands B.V. te Soester-berg, gemeente Soest, en

2. Marek Stanislaw Pietrzak te Coevorden, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr J.I. van Praag Sigaar, advocaat Mr M.P. Dorhout te Groningen.

a) Fungerend President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 29 september 1987 (Mr H.F.M. Hofhuis).

2. De vaststaande feiten 2.1. Dl GmbH is op 2 december 1985 door Hische,

Pietrzak, R. Henzier en Mevr. B. Bergmann-Schröder opgericht bij notariële akte. Ieder der oprichters werd daarbij voor één vierde deel van het kapitaal aandeelhou-


der. Directeur van Dl GmbH werd H.D. Bergmann, verder te noemen: Bergmann.

2.2. In de akte van oprichting van Dl GmbH is een paragraaf 12 opgenomen, die als volgt luidt: "Wettbewerbsverbot Die Gesellschafter vereinbaren das Verbot der Verwendung in der Gesellschaft entwickelter Produkte ausserhalb der Gesellschaft. Auch eingeflossenes sogenanntes geistiges Eigentum bleibt weiterhin in der alleinigen Verfügung der Gesellschaft. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Wettbewerbsabrede wird eine Vertragsstrafe von mindes-tens DM 25.000,- vereinbart. Dabei gilt jedes einzelne Geschaft als Zuwiderhandlung. Die Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter Ausnahmen vom Weiterverwendungs-verbot bewilligen."

2.3. De aktiviteiten van Di GmbH bestaan uit het ontwerpen, construeren en over de hele wereld verhandelen van zogenaamde davitinstallaties en scheepsdekinstallaties, alsmede uit het verrichten van de daarmee samenhangende diensten.

2.4. Pietrzak dreef onder de naam Design Service te Coevorden een eenmanszaak die zich bezig hield met het ontwerpen en construeren van davitinstallaties.

2.5. Op 24 april 1986 hebben Pietrzak, Hische en Bergmann een overeenkomst gesloten waarbij onder meer het volgende werd bepaald: - er zou een B.V. worden opgericht die de naam Davit International B.V. zou dragen; - elk van drieeën zou daarin voor één derde deel aanhouder worden; - als taakomschrijving van de op te richten B.V. werd gegeven: het vervullen van konstruktiewerkzaamheden, uitsluitend voor de Davit International Groep, tenzij bij meerderheid anders zou worden besloten.

2.6. Hische en Bergmann hebben Pietrzak last en volmacht gegeven de B.V. mede namens hen op te richten; in de loop van 1986 is door de notaris een concept-akte van oprichting opgesteld. Tot een oprichting van genoemde B.V. is het niet gekomen.

2.7. In 1986 is DM 447.956,- aan bedrijfskosten van Design Service door Dl GmbH betaald.

2.8. Bij brief van 19 maart 1987 heeft Pietrzak aan Dl GmbH meegedeeld dat hij zijn aandeelhouderschap met onmiddellijke ingang wenste te beëindigen. Omtrent de overname van zijn aandelen heeft Pietrzak onder meer met Hische onderhandelingen gevoerd.

2.9. Pietrzak heeft in Nederland een besloten vennootschap opgericht met de naam Davit International Netherlands B.V., hiervoor reeds aangeduid als DI-N B.V., waarvan Pietrzak enig aandeelhouder en enig directeur is. Overkott is in dienst bij deze B.V. Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort vermeldt dat deze onderneming is gevestigd op 1 januari 1987 en op 1 juni 1987 is voortgezet door de B.V.

2.10. DI-N B.V. hanteert briefpapier, visitekaartjes en drukwerk met (vrijwel) dezelfde opmaak als die waarvan Dl GmbH zich bedient.

2.11. Op 16 september 1987, derhalve na het uitbrengen van de dagvaardingen in .dit kort geding, heeft Dl GmbH verscheidene woorden beeldmerken, onder meer het woordmerk "Davit International", voor de Benelux gedeponeerd.

3. De vorderingen en de grondslagen daarvan 3.1. Eisers [Dl GmbH en F. Hische. Red.] vorderen, kort

samengevat, telkens jegens de beide gedaagden: - een verbod tot het verhandelen (anders dan aan Dl GmbH) van davitinstallaties die tot dusver door haar, Dl GmbH, zijn verhandeld, subsidiair: een verbod om aan ondernemingen die in een contractuele verhouding tot haar staan, althans aan enkele door haar met name genoemde ondernemingen, davitinstallaties als bedoeld te verkopen;

- een verbod om contacten te hebben met contractpartners van haar, Dl GmbH, voor zover deze contacten een onrechtmatige strekking hebben, en tevens: een verbod om onjuiste mededelingen over eisers te doen; - een gebod om Dl GmbH een lijst te doen toekomen van degenen aan wie onjuiste mededelingen over de verhouding tussen Dl GmbH en DI-N B.V. dan wel anderszins misleidende mededelingen zijn gedaan; - een verbod tot het maken van inbreuk op merken van Dl GmbH; - een verbod tot het voeren van de handelsnaam Davit International Netherlands; - een verbod om brochures, briefpapier e.d. waarop D.I. GmbH auteursrecht heeft, te verveelvoudigen of openbaar te maken; - een gebod tot afgifte aan Dl GmbH van alle verveelvoudigingen van brochures, briefpapier e.d. waarop zij, Dl GmbH, auteursrecht heeft; - een gebod om alle relaties aan wie onjuiste mededelingen zijn gedaan, de tekst van het dictum van het in dit kort geding te wijzen vonnis te doen toekomen, met machtiging aan Dl GmbH om dit zelf te doen zo aan dit gebod geen gevolg wordt gegeven, - een en ander op straffe van dwangsommen.

Eisers vorderen voorts de veroordeling van Pietrzak tot betaling van een bedrag van DM 175.000,- ten titel van verbeurde boeten ingevolge paragraaf 12 van de in onderdeel 2.1. vermelde akte van oprichting, dan wel een voorschot op dit bedrag. Ten slotte vorderen zij de veroordeling van alle gedaagden tot een bedrag van f. 930.677,62 ten titel van schadevergoeding, althans een voorschot op dit bedrag. Enz.

5. De beoordeling van het geschil (...) Post alia 5.3. Mede gelet op de inhoud van het gemotiveerde en

gedocumenteerde verweer van gedaagden zullen de vorderingen van Dl GmbH (en van Hische, voor zover deze op paragraaf 12 stoelen) worden afgewezen. Voor een verantwoorde beslissing op deze, deels vérstrekkende, vorderingen is een nader, wellicht zelfs uitvoerig, onderzoek naar de in dat verband relevante feiten nodig, maar daarvoor is in dit kort geding geen plaats. Ter toelichting op dit oordeel moge het hierna volgende dienen. Enz.

5.8. Onzeker is ook of aan Dl GmbH een merkrecht toekomt op enig woord of beeld dat thans door een der gedaagden wordt gebruikt. Aan de depots die na het uitbrengen van de dagvaardingen in dit kort geding zijn geschied, komt in dit verband geen betekenis toe. Niet onaannemelijk is dat deze depots te kwader trouw zijn geschied op de grond dat anderen reeds tevoren overeenstemmende merken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hadden gebruikt. Mutatis mutandis moet een zelfde conclusie worden getrokken ten aanzien van de bescherming van de handelsnaam van Dl GmbH en van aan haar toekomende auteursrechten. Aannemelijk is geworden dat het woord "davit" in deze bedrijfstak, zowel nationaal als internationaal, door verscheidene los van elkaar staande ondernemingen is en wordt gebruikt, en niet voor het eerst door een van de eisers. Enz.

6. De beslissing De fungerend president:

- weigert de gevraagde voorzieningen; - veroordeelt eisers in de kosten van deze procedure aan de zijde van gedaagden gevallen en tot op deze uitspraak begroot: voor Overkott op f. 250,- voor verschotten en op f. 750,- voor salaris van zijn procureur en voor DI-N B.V. en Pietrzak te zamen eveneens op f. 250,- voor verschotten en op f. 750,- voor salaris van hun procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.


(...) Post alia 4.1. Dê grieven hebben de strekking het geschil van

partijen (wat betreft de gehandhaafde vorderingen) in volle omvang aan het hof voor te leggen; zij behoeven dan ook geen afzonderlijke bespreking.

4.2. Uit de overgelegde bescheiden blijkt dat appellante vanaf begin 1986 op briefpapier, visitekaartjes, brochures en dergelijk drukwerk beeldmerken voert, al dan niet te zamen, waarvan het ene bestaat uit de gestileerde letters d en i met daartussen het 'logo' bestaande uit drie boven elkaar liggende golvende lijnen, waarboven en waaronder een naar boven, respectievelijk naar beneden wijzend pijltje, en het andere uit haar handelsnaam Davit International in bijzondere belettering, alsmede dat appellante op 16 september 1987 die merken voor de Benelux heeft gedeponeerd als waren- en als dienstmerk.

Geïntimeerde sub 1 gebruikt briefpapier, visitekaartjes, brochures en dergelijk drukwerk met vrijwel dezelfde opmaak als het drukwerk van appellante en met gebruikmaking van voormelde beeldmerken.

Op grond van de in zover niet betwiste stellingen van geïntimeerden (en ook van Overkott in eerste instantie) moet worden aangenomen dat het vorenbedoeld logo is bedacht door Overkott (en voor de oprichting van appellante ook wel voor zijn onderneming Rover Offshore gebruikt) en dat Pietrzak en Overkott samen ten behoeve van appellante vorenbedoeld beeldmerk, waarin dat logo is verwerkt hebben ontworpen. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat appellante het logo met toestemming van Overkott gebruikt.

Voorshands is dan ook niet aannemelijk dat het depot als te kwader trouw dient te worden beschouwd, doch hoe dit ook zij, tegenover appellante is het gebruik door geïntimeerden van de beeldmerken als door appellante gedeponeerd onrechtmatig; wat het hiervoor als tweede vermelde beeldmerk aangaat ook reeds omdat het de handelsnaam van appellante is die, naar uit het volgende zal blijken, geïntimeerden niet mogen gebruiken.

De sub 1 gevraagde voorziening [zie hierna fender 5.a. Red.] komt derhalve voor toewijzing in aanmerking.

4.3. Vaststaat dat appellante haar handelsnaam Davit International reeds voerde voordat zelfs maar de oprichting van geïntimeerde sub 1 werd voorbereid. Appellante heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt, door het overleggen van contracten en correspondentie met een zevental Nederlandse bedrijven, dat haar handelsnaam bekendheid geniet in Nederland. Tengevolge van het gebruik van die handelsnaam door geïntimeerden, al dan niet met de toevoeging van 'Netherlands' is verwarring te duchten, zowel in dier voege dat het publiek de onderneming van geïntimeerde sub 1 voor die van appellante aanziet, als ook in dier voege dat het publiek zal veronderstellen dat de ondernemingen concerngenoten zijn. De omstandigheid dat aan het woord davit geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend, zoals door geïntimeerden betoogd, doet er niet aan af dat de combinatie van de woorden davit en international een handelsnaam vormt die voor bescherming in aanmerking komt. Het door appellante gevraagde verbod van het gebruik van een handelsnaam waarin de woorden Davit en International tezamen voorkomen is derhalve toewijsbaar. Het hof laat in het midden of en in hoeverre geïntimeerden zich reeds hebben verbonden om zich van het gebruik van zodanige handelsnaam te onthouden.

4.4. Appellante heeft door het overleggen van bescheiden en door bij gelegenheid van het pleidooi aan het hof originele, technische tekeningen te tonen, voorshands genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het auteursrecht op de tekeningen die zijn afgedrukt in haar brochure "The Davit Program" (productie 28 van appellante) aan haar toekomt, alsmede dat de brochure onder dezelfde titel die geïntimeerden verspreiden (productie 27) in ieder geval wat die tekeningen betreft aan de hare identiek is. Appellante behoeft zich deze inbreuk op haar auteursrecht niet te laten welgevallen. De onder 3 gevraagde voorziening is dan ook wat brochures betreft toewijsbaar; voor het overige echter

heeft appellante bij toewijzing van die voorziening geen belang gelet op de toewijzing van de voorzieningen sub 1 en 2.

4.5. Appellante heeft weliswaar aannemelijk gemaakt dat geïntimeerden getracht hebben een opdracht van de Finse werf Rauma Repola aan appellante alsnog ten detrimente van appellante voor zich te verwerven, maar nu ingevolge de voorziening sub 2 geïntimeerden de naam Davit International niet meer mogen gebruiken en zich niet meer door gebruik daarvan mogen voordoen als met appellante gelieerd, heeft appellante bij de voorziening sub 5 onvoldoende belang; het hof zal die derhalve afwijzen.')

4.6. Nu door de erkenning van geïntimeerden vaststaat dat zij aan tenminste één (potentiële) afnemer van appellante onware mededelingen-hebben gedaan van de strekking als in de sub 6 gevraagde voorziening vermeld en het naar het voorlopig oordeel van het hof niet uitgesloten te achten is dat geïntimeerden ook aan anderen soortgelijke mededelingen hebben gedaan, terwijl appellante er belang bij heeft te weten wie dat zijn, al was het alleen maar om tot rectificatie te kunnen overgaan, zal het hof die voorziening toewijzen als na te melden.

4.7. Het hof acht termen aanwezig de gevorderde dwangsom te limiteren.

4.8. Het hof verwerpt het in het algemeen gedaan beroep van geïntimeerden op verwerking door appellante van het recht voormelde voorzieningen te vragen, reeds omdat de omstandigheid dat appellante nog een zaak heeft gedaan met geïntimeerden toen zij al had kunnen weten van de onbehoorlijke concurrentie haar door geïntimeerden aangedaan niet meebrengt dat appellante geacht moet worden aldus haar recht om voorzieningen tegen geïntimeerden te vragen te hebben prijsgegeven.

4.9. Naar uit het voorgaande blijkt komt het hof tot een ander oordeel dan de president; dit heeft tot gevolg dat diens vonnis niet in stand kan blijven. Het hof zal het vernietigen en de gevraagde voorzieningen als na te melden toewijzen. Nu van de oorspronkelijk gevraagde voorzieningen enkele, waaronder de betaling van aanzienlijke geldsommen, afgewezen blijven beschouwt het hof partijen voor wat de eerste instantie betreft over en weer in het ongelijk gesteld en zal het derhalve de kosten van die instantie compenseren; geïntimeerden dienen als de in het hoger beroep in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij de kosten daarvan te dragen.

5. Beslissing. Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep voorzover aan 's hofs oordeel onderworpen; - opnieuw rechtdoende, voorzover de vorderingen zijn gehandhaafd:

a. verbiedt geïntimeerden om na betekening van dit arrest inbreuk te maken op de merken van appellante, en meer in het bijzonder om gebruik te maken van enig teken, gelijk of soortgelijk aan de woordmerken of beeldmerken van appellante, voor waren of diensten gelijk of soortgelijk aan de waren of diensten waarvoor appellante deze merken heeft gedeponeerd;

b. verbiedt geïntimeerden om na betekening van dit arrest te voeren een handelsnaam waarin de woorden davit en international te zamen voorkomen;

c. verbiedt geïntimeerden om na betekening van dit

') Sub 5 werd gevorderd dat het Hof: "Geïntimeerden zal verbieden om direct of indirect contacten te leggen of te onderhouden met ondernemingen die in een contractuele verhouding tot appellante staan, alsmede met ondernemingen die behoren tot de clientèle van appellante, één en ander voorzover dergelijke contacten er op zijn gericht of tot gevolg hebben dat die ondernemingen op onrechtmatige wijze bewogen worden om contractuele verhoudingen met appellante te verbreken, om contractuele verplichtingen jegens appellante niet na te komen of om af te zien van het sluiten van contracten met appellante, en geïntimeerden voorts te verbieden op enigerlei wijze onjuiste, misleidende of anderszins onrechtmatige uitlatingen over appellante te doen;". Red.


arrest brochures waarop aan appellante auteursrecht toekomt te verveelvoudigen en/of openbaar te maken;

d. gebiedt geïntimeerden om binnen vijf dagen na betekening van dit arrest aan appellante te haren kantore af te geven alle in hun bezit zijnde verveelvoudigingen van brochures waarmee inbreuk op appellantes auteursrecht wordt gemaakt;

e. gebiedt geïntimeerden om binnen vijf dagen na betekening van dit arrest aan appellante te doen toekomen een lijst van alle personen of ondernemingen aan wie geïntimeerden mededelingen hebben gedaan met de strekking dat het hoofdkwartier van de "di-groep" zou zijn verplaatst naar Nederland, dat alle internationale verkoopactiviteiten voortaan zouden worden gevoerd en gecoördineerd vanuit de vestiging van geïntimeerde sub 1 en dat appellante zich voortaan nog uitsluitend zou bezig houden met de Duitse markt of soortgelijke mededelingen die jegens appellante onjuist, misleidend of anderszins onrechtmatig zijn;

f. bepaalt dat geïntimeerden hoofdelijk een bedrag van f 25.000,- (...) onmiddellijk opeisbaar verschuldigd zullen zijn voor iedere keer of iedere dag dat één of meer van geïntimeerden handelen in strijd met de hiervoor onder a tot en met e vermelde ver- of geboden, met dien verstande dat voormeld bedrag verbeurd wordt voor iedere onderneming die ten onrechte niet op de sub e bedoelde lijst voorkomt, een en ander tot een maximum van f500.000,-(...); - verklaart dit arrest wat de onder a tot en met e vermelde ver- en geboden betreft uitvoerbaar bij voorraad; - wijst het meer of anders gevorderde af; - compenseert de kosten van het geding in eerste instantie in dier voege dat elke van partijen de eigen kosten draagt; - verwijst geïntimeerden in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van appellante tot aan deze uitspraak begroot op f3.955,-(...). Enz.

Nr 31. Gerechtshof te 's-Gravenhage, vierde kamer, 2 juni 1988.

(Provimi)

Mrs P. Neleman, G. Hamaker en F.J. Hehemann.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

Het is niet te venvachten dat het in aanmerking komende publiek aan de waren veevoeder enerzijds en vlees, verpakt en diepgevroren anderzijds, onderling als waar en los van de in casu gevoerde merken vergeleken dezelfde herkomst zal toekennen, zodat geen soortgelijkheid der waren kan worden aangenomen. Het feit dat Provimi een begrip is in de vleesbranche en ook buiten die branche een algemeen bekend merk is, dat direct geassocieerd wordt met veeteelt in ruime zin, is niet van belang voor het al dan niet soortgelijk zijn van de waren. Die algemene bekendheid kan wel een rol spelen bij de beoordeling van de kans op schade bij toetsing aan art. 13 A eerste lid sub 2 BMW.


De merken in geding zijn geheel overeenstemmend. Hoewel de waren niet soortgelijk zijn, is er wel verwantschap, gezien de plaats die veevoeder met name voor kalveren, en kalfsvlees in de produktiekolom innemen. Juist het feit dat het vlees van Combi voor Nederland zeer ongebruikelijk onder merknaam wordt verkocht, zal bij het daarvoor in aanmerking komende deel van het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren doen ontstaan. Daarmee is de kans op schade gegeven. Combi heeft geen geldige reden voor het gebruik van het merk Provimi.

AG Combi B.V. te Rotterdam, appellante, voorwaarde

lijk incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr P. van der Mersch, advocaat Mr H.C. Hoogeveen te Amsterdam,

tegen Provimi B.V. te Rotterdam, geïntimeerde, voorwaarde

lijk incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr F.V.B.M. Mutsaerts te Utrecht.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 23 januari 1987 (Mr C.H.B. Boot).

Overwegende ten aanzien van het recht: Naar ons oordeel is de zaak spoedeisend. Soms kan uit

enige tijd stilzitten worden afgeleid dat de zaak niet spoedeisend is, maar in dit geval is op inzichtelijke wijze aangevoerd waarom aldus gehandeld is, namelijk omdat men door middel van overleg heeft getracht tot een oplossing te komen (wat ook gedeeltelijk schijnt te zijn gelukt). Onder die omstandigheden is het aanvangen van een kort geding kort nadat gebleken is dat het bereiken van volledige overeenstemming niet mogelijk is alleszins verantwoord.

De voorzieningen zijn toewijsbaar als na te melden. Wij onderschrijven namelijk de stelling van Provimi [eiseres in kort geding; Red.], in de aangehechte dagvaarding sub 3, dat Provimi een begrip is in de vleesbranche. Wij voegen daaraan toe dat het óók buiten die branche een algemeen bekend merk is, dat direct geassocieerd wordt met veeteelt in ruime zin. Tegen die achtergrond is gebruik van dat merk door Combi voor vleesprodukten ontoelaatbaar.

Hetzelfde op een andere manier gezegd: Zelfs als Wij uitgaan van de juistheid van wat Combi beweert, namelijk dat Provimi dat merk nooit gebruikt heeft voor vers of ingevroren vlees of kalfsvlees, dan nog gaat het om waren, die in het oogspringend soortgelijk (in de zin die dat woord heeft in artikel 13 A van de Benelux Merkenwet) zijn aan de waren waarvoor Provimi onbetwist merkgerech-tigd is.

Uit praktisch oogpunt zullen Wij Combi tot 15 maart 1987 gunnen om maatregelen te nemen.

Wij zien aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen.

Rechtdoende in kort geding: Verbieden Combi na 15 maart 1987 nog vleesprodukten

of soortgelijke produkten onder de naam PROVIMI of onder een daarmee overeenstemmend teken op de Nederlandse markt te brengen, zulks op straffe van een door gedaagde aan eiseres te verbeuren dwangsom van ƒ 1.000,- (...) voor iedere overtreding van dit verbod.

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijzen af het meer of anders gevorderde. Veroordelen gedaagde in de kosten van deze procedure

aan de zijde van eiseres gevallen begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.000,- aan salaris voor de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep 4. De eerste grief van Combi keert zich tegen het

oordeel van de president dat de zaak spoedeisend is. Hetgeen Combi in dit verband heeft aangevoerd is door Provimi gemotiveerd bestreden. Zo is niet komen vast te staan dat Provimi al sinds 1975 op de hoogte was van de import en verhandeling van kalfsvlees onder de merknaam Provimi. De aanbieding van kalfsvlees onder de naam Provimi in 1984 door Makro mocht Provimi als afgedaan beschouwen na de onthoudingsverklaring van Makro. Dat Provimi de mogelijkheid van een bespreking met de heer Groenevelt heeft afgewacht, zoals door deze aangeboden, voordat zij tot gerechtelijke stappen overging, kan Provimi nu niet worden tegengeworpen als grond om geen spoedeisendheid aan te nemen. De grief faalt derhalve.

5. De derde grief keert zich tegen het oordeel van de


president dat de waren van Combi soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Provimi merkgerechtigd is.

Provimi heeft in dit verband aangevoerd dat zij een merkinschrijving "Provimi" heeft in klasse 29 onder andere voor vlees in verse en geconserveerde toestand. Combi heeft Provimi gedagvaard teneinde de doorhaling van het merk Provimi voor deze klasse te effectueren omdat het merk wegens niet gebruik vervallen zou zijn. Voorshands acht het hof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Provimi zelf vlees in verse of geconserveerde toestand verhandelt of doet verhandelen. Evenmin acht het hof aannemelijk geworden dat vlees afkomstig van dieren gevoederd met voer van Provimi, nadat dit vlees de slachterij heeft verlaten bekend zou zijn als vlees van Provimi-kalveren of -varkens. De soortgelijkheid der waren dient derhalve beoordeeld te worden voor de waren veevoeders, met name kalvermelk en biggenvoer, en verpakt diepgevroren kalfsvlees.

Naar het oordeel van het hof is niet te verwachten dat het in aanmerking komende publiek aan de waren veevoeder enerzijds en vlees, verpakt en diepgevroren anderzijds, onderling als waar en los van de in casu gevoerde merken vergeleken dezelfde herkomst zal toekennen, zodat geen soortgelijkheid der waren kan worden aangenomen en de grief slaagt.

6. Uit het vorenoverwogene volgt dat het oordeel van de president dat Provimi een begrip is in de vleesbranche en ook buiten die branche een algemeen bekend merk is, dat direct geassocieerd wordt met veeteelt in ruime zin, tegen welk oordeel de tweede grief zich keert, niet van belang is voor het al dan niet soortgelijk zijn der waren. Evenmin is dit een vereiste voor de toepassing van artikel 13 A onder 2 BMW. In dit verband kan de algemene bekendheid een rol spelen bij de vraag of de merkhouder, in casu Provimi, schade lijdt. Het hof zal de tweede grief dan ook betrekken in de beoordeling van de stelling van Provimi dat Combi inbreuk maakt op haar merkrechten die een beroep op artikel 13A sub 2 rechtvaardigen.

7. De merken in geding zijn geheel overeenstemmend. Hoewel de waren niet soortgelijk zijn, i& er wel verwantschap, gezien de plaats die veevoeder met name voor kalveren, en kalfsvlees in de produktiekolom innemen. Juist het feit dat, zoals Combi stelt en het hof aanneemt, het vlees van Combi voor Nederland zeer ongebruikelijk onder merknaam wordt verkocht, zal bij het daarvoor in aanmerking komende deel van het publiek - het hof denkt hierbij in het bijzonder aan de slachterijen, de groothandel en de grootverbruikers van kalfsvlees - verwarring omtrent de herkomst der waren doen ontstaan. Daarmee is de kans op schade gegeven. Provimi heeft een ouder recht dan de leverancier van Combi, die het merk "Provimi" voor vlees en vleesprodukten op 9 januari 1985 heeft gedeponeerd. Bij dit depot had deze zich bewust behoren te zijn van de kans op verwarring en, mede daardoor, schade voor Provimi. Mede om deze redenen kan Combi zich niet beroepen op een geldige reden. Het belang dat Combi stelt te hebben bij gebruik van het merk "Provimi" bestaande in het eventueel moeten ompakken van het vlees danwei het moeten gebruiken van andere verpakkingen voor de Benelux alsmede de gevolgen voor de klantenkring die Provimi kalfsvlees mede koopt gegeven de goede naam daarvan in Amerika doet hieraan niet af.

8. Gezien het vorenoverwogene dient het vonnis van de president te worden bekrachtigd en behoeft het voorwaardelijk ingestelde incidenteel beroep geen behandeling.

Beslissing Het hof rechtdoende in kort geding: bekrachtigt het vonnis van de president van de

rechtbank te Rotterdam van 23 januari 1987; veroordeelt Combi als de in het ongelijk gestelde partij

in de kosten van het hoger beroep, welke, voorzover tot deze uitspraak aan de zijde van Provimi gevallen, worden begroot op ƒ 3.850,-. Enz.

Nr 32. Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, meervoudige handelskamer, 19 februari 1987.

(Volvo-specialist)

Mrs R.G. Holtz, J. van der Vinne en L.A.D. Houwerzijl-Lindenbergh.


Het gebruik door het autoverkoop- en reparatiebedrijf Oostergo van het woordmerk Volvo in de uitdrukkingen "Volvo-specialist" en "Volvo-specialist voor Leeuwarden e.o." levert geen gebruik op voor waren in de zin van deze bepaling. Daarvoor is nodig een voldoende nauw verband tussen het gebruik van het merk en bepaalde waren zodanig dat het merk uitsluitend als middel ter onderscheiding van de herkomst van de waren wordt gebruikt.


Voor Oostergo bestaat niet een zodanige noodzaak zich Volvo-specialist te noemen dat niet van haar kan worden gevergd dat zij van die aanduiding afziet. Reeds hierom ontbreekt een dergelijke noodzaak, omdat de term niet in overeenstemming is met de werkelijke feiten. Daartoe is noodzakelijk dat Oostergo beschikt en kan blijven beschikken over alle informatie, onderdelen en gereedschappen, welke de dealerorganisatie ter beschikking van haar dealers stelt.

Door het gebruik van de term Volvo-specialist en de opmaak van de advertenties worden bij het publiek onjuiste verwachtingen gewekt waardoor de reputatie van Volvo en haar dealerorganisatie wordt aangetast. Schade is mogelijk.

Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet en artt. 85 en 86 E.E.G.-Verdrag.

Volvo maakt geen misbruik van haar exclusieve merkrecht en handelt niet in strijd met het Europees kartelrecht. Het merkenrecht sluit immers niet uit dat anderen dan dealers zich bezighouden met de verkoop, onderhoud en reparatie van Volvo-automobielen en zich ook als zodanig presenteren.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Het gebruik door Oostergo van het woordmerk Volvo is

onrechtmatig jegens eiseressen 2 en 3 omdat het niet in overeenstemming is met de werkelijke feiten en bij het publiek de onjuiste indruk wekt dat het bedrijf tot de Volvo-dealeror-ganisatie behoort.

1. AB Volvo, vennootschap naar het recht van het Koninkrijk Zweden te Göteborg, Zweden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volvo Nederland Personenauto B.V. te Beesd,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volvo Car B.V. te Helmond, eiseressen, procureur Mr J. de Goede, advocaat Mr H. Ferment te 's-Gravenhage,

tegen 1. de vennootschap onder firma Autobedrijf Oostergo

B.V. i.o. te Leeuwarden, 2. Dirk Willem de Graaf te Bolsward, 3. Indro Raymond Peiger te Leeuwarden, gedaagden,

procureur Mr V.M.J. Both.

Rechtsoverwegingen 1. Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende

gemotiveerd weersproken en deels gestaafd door niet "bestreden produkties, staat tussen partijen onder meer het volgende vast:

a. Eiseres sub 1 is krachtens verrichte depots als bedoeld in artikel 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, verder te noemen BMW, gerechtigd tot het woordmerk 'VOLVO'.

b. Eiseres sub 2 is in overleg met en onder toezicht van eiseressen sub 1 en sub 3 onder meer verantwoordelijk voor


de leiding, instandhouding en organisatie van het Nederlands Volvo-dealernet.

e. Eiseres sub 3 heeft samen met eiseres sub 1 en in samenwerking met eiseres sub 2 het Nederlands Volvo-dealernet opgezet en is onder meer verantwoordelijk voor de import van Volvo automobielen in Nederland.

d. Gedaagde sub 1, hierna te noemen Oostergo, heeft een auto-verkoop- en reparatiebedrijf. Oostergo verkoopt onder meer nieuwe en tweedehands automobielen van het merk Volvo. Zij is niet aangesloten bij het Volvo-dealernet en onderhoudt evenmin speciale betrekkingen met eiseressen.

e. Oostergo heeft zonder toestemming van eiseressen, hierna ook te noemen Volvo, gebruik gemaakt van het aan eiseres sub 1 toekomende woordmerk 'VOLVO'.

f. Genoemd merkgebruik houdt in dat Oostergo enige malen in advertenties heeft opgenomen de tekst 'Volvo-spe-cialist' en 'VOLVO-specialist voor Leeuwarden e.o.'.

g. Gedaagden sub 2 en sub 3 zijn als beherende vennoten van Oostergo hoofdelijk aansprakelijk voor haar verbintenissen.

2. Volvo baseert haar vorderingen ten eerste op artikel 13 A lid 2 BMW en stelt het navolgende: - Oostergo maakt zich door te handelen als voormeld jegens eiseres sub 1 schuldig aan inbreuk op haar exclusieve merkenrecht, daar Oostergo zonder geldige reden op zodanige wijze in het economisch verkeer gebruik maakt van bedoeld merk dat aan eiseres sub 1 schade kan worden toegebracht. Deze schade bestaat onder meer hierin dat het bedoelde gebruik niet meer onder controle van eiseres sub 1 plaatsvindt waardoor het merk aan waarde inboet. - Volvo betwist, dat het door Oostergo gebezigde gebruik van het merk in de term, Volvo-specialist, in overeenstemming met de werkelijkheid is.

Daarnaast baseert Volvo haar vorderingen op artikel 1401 dan wel 1416a van het Burgerlijk Wetboek en stelt: - Bedoelde handelingen van Oostergo zijn onrechtmatig jegens Volvo doordat Oostergo bij het publiek de onware indruk wekt als zou zij deel uitmaken van de Volvo-dealer-organisatie, Oostergo afbreuk doet aan de signaalfunctie voor het publiek dat meent met een lid van de Volvo-dealerorganisatie te maken te hebben, Oostergo valse verwachtingen wekt bij het publiek ten aanzien van service, garantie en reparatie voor de bij Oostergo te betrekken of ter reparatie aangeboden Volvo's en de onjuiste indruk wekt met betrekking tot Volvo-automobielen specialist te zijn en deskundiger te zijn dan Volvo dealers, waardoor het publiek wordt misleid met gevaar voor schade aan de reputatie en goodwill van Volvo en Oostergo op deze manier profiteert van de goodwill welke Volvo dankzij inspanningen en kosten bij het publiek heeft verkregen.

3. Oostergo beroept zich in de eerste plaats op niet-ontvankelijkheid van eiseressen sub 2 en 3 voorzover de vorderingen zijn gegrond op de BMW en van eiseres sub 2 met betrekking tot de gehele vordering.

Daarnaast betwist Oostergo primair dat zij inbreuk maakt op het merkenrecht van eiseres sub 1 of anderszins jegens Volvo onrechtmatig handelt. Zij voert daarbij onder meer aan: - Het gebruik dat Oostergo maakt van het Volvo-merk is niet gericht op het zich voordoen als dealer doch is gebruik van het merk voor waren door Volvo onder dat merk in het verkeer gebracht, tegen welk gebruik eiseres sub 1 zich niet kan verzetten. - De merknaam Volvo is tot soortnaam althans ondersoortnaam geworden waarvoor geen merkenrechtelijke bescherming geldt. - De mededeling in advertenties 'Volvo-specialist' is een feitelijke mededeling welke juist is gelet op de speciale kennis, ervaring en toerusting op het gebied van Volvo's van Oostergo en het gebruik van deze mededeling is voor Oostergo de enige mogelijkheid om het publiek duidelijk te maken dat zij zich op verkoop, reparatie en onderhoud van Volvo's heeft toegelegd. Er is derhalve een geldige reden voor dit gebruik van het merk.

- Oostergo wekt niet de indruk tot de dealerorganisatie van Volvo te behoren of een speciale band met Volvo te hebben maar maakt juist het publiek duidelijk dat zij niet in enige relatie tot Volvo staat doordat in advertenties waarin 'Volvo-specialist' is vermeld tevens is vermeld 'Seat-dealer'. Deze combinatie duidt aan dat Oostergo geen Volvo-dealer is. Door middel van een rondschrijven aan de aan Oostergo bekende Volvo-gebruikers in Leeuwarden en omgeving heeft Oostergo bovendien na het aanstellen van de nieuwe Volvo-dealer in Leeuwarden het publiek laten weten dat Oostergo geen Volvo-dealer is. Op grond hiervan kan bij Volvo ook geen schade ontstaan door het gebruik dat Oostergo van het merk maakt. - Eiseres sub 1 zou misbruik maken van haar exclusieve merkenrecht en daardoor in strijd met het Europese kartelrecht handelen, indien het Oostergo onmogelijk zou worden gemaakt zich als zijnde gespecialiseerd in Volvo's te presenteren.

Subsidiair verweert Oostergo zich tegen de omvang van de vorderingen daarbij aanvoerend: - De gevraagde verklaring voor recht is te ruim omdat niet ieder gebruik van het merk niet noodzakelijk om bepaalde door Volvo in het verkeer gebrachte waar te individualiseren inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres sub 1 en onrechtmatig is jegens alle eiseressen. - Het gevraagde verbod is te ruim want dit zou het onmogelijk maken om op de in de automobielbranche gebruikelijke wijze per advertentie onder elkaar beschreven tweedehands Volvo's te koop aan te bieden nu het publiek ook daarbij kan denken met een Volvo-dealer te maken te hebben. - De gevraagde advertentietekst dient te worden aangevuld met een tekst waaruit blijkt dat Oostergo niet haar aktiviteiten met betrekking tot automobielen van het merk Volvo heeft gestaakt.

4. Volvo baseert haar vorderingen ten eerste op artikel 13A BMW. In verband hiermee stelt de rechtbank vast dat zij krachtens artikel 37 BMW bevoegd is van de zaak kennis te nemen, nu Oostergo haar woonplaats binnen het arrondissement Leeuwarden heeft.

5. Ten aanzien van het niet-ontvankelijkheidsverweer van Oostergo overweegt de rechtbank dat de ontvankelijkheid van alle eiseressen reeds is gegeven doordat zij aan haar vorderingen (mede) ten grondslag leggen de stelling dat jegens haar een onrechtmatige daad is gepleegd. Voorzover het verweer van Oostergo opgevat moet worden als het ontbreken van het relativiteitsvereiste voor onrechtmatige daad wordt dit hieronder bij de beoordeling of Oostergo onrechtmatig jegens alle eiseressen heeft gehandeld besproken.

6. Oostergo voert tegen de op het merkenrecht gebaseerde vordering het verweer dat haar wijze van gebruik van het merk Volvo betreft gebruik van het merk 'voor waren' - als bedoeld in artikel 13 A lid 1 BMW - door Volvo onder dat merk in het verkeer gebracht, tegen welk gebruik eiseres sub 1 zich niet kan verzetten.

De rechtbank verwerpt dit verweer en is van oordeel dat het gebruik dat Oostergo van het woordmerk Volvo maakt in de uitdrukkingen 'Volvo-specialist' en 'Volvo-specialist' voor Leeuwarden e.o.' geen gebruik voor waren in de zin van artikel 13 A lid 1 BMW oplevert. Hiervoor is nodig een voldoende nauw verband tussen het gebruik van het merk en bepaalde waren, zodanig dat het merk uitsluitend als middel ter onderscheiding van de herkomst van die waren wordt gebruikt. Niet valt onder 'gebruik voor waren' een wijze van vermelden van het merk waarbij niet duidelijk blijkt dat men hiermee van de merkhouder afkomstige waren wil aanduiden. Nog afgezien van het grote en daardoor opvallende lettertype van het woord Volvo in voormelde uitdrukkingen is de rechtbank van oordeel dat Oostergo met haar wijze van gebruik van het Volvo woordmerk tevens de bedoeling heeft dat woordmerk voor het door haar uitgeoefende bedrijf te bezigen. Een dergelijk gebruik van het woordmerk is te rangschikken onder 'ander gebruik' in de zin van artikel 13 A lid 2 BMW.


7. Voor de vraag of eiseres sub 1 zich op grond van artikel 13 A lid 2 BMW kan verzetten tegen het gebruik van haar merk door Oostergo moet worden beoordeeld of Oostergo 'zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik van het merk maakt' en of aan eiseres sub 1 door dat gebruik 'schade kan worden toegebracht'.

gebruik in het economisch verkeer De rechtbank leidt uit de wijze waarop Oostergo het

woordmerk Volvo gebruikt af, dat er sprake is van gebruik van dat merk in het economisch verkeer.

geldige reden Oostergo heeft zich beroepen op het aanwezig zijn van

een geldige reden voor het gebruik dat zij van het Volvo-merk maakt aangezien de mededeling 'Volvo-specia-list' feitelijk juist is en dit voor Oostergo de enige mogelijkheid is om aan het publiek kenbaar te maken dat zij zich op verkoop, reparatie en onderhoud van automobielen van het merk Volvo heeft toegelegd.

De rechtbank dient derhalve na te gaan of er voor Oostergo een zodanige noodzaak bestaat zich Volvo-specia-list te noemen, dat niet van haar kan worden gevergd, dat zij van die aanduiding afziet. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend alleen reeds op de grond, dat naar haar oordeel de term Volvo-specialist niet in overeenstemming is met de werkelijke feiten. Daartoe is immers naar het oordeel van de rechtbank noodzakelijk, dat Oostergo beschikt en kan blijven beschikken over alle informatie, onderdelen en gereedschappen, welke de dealerorganisatie ter beschikking van haar dealers stelt. Oostergo is geen dealer en er bestaat geen enkele garantie, dat zij die informatie, onderdelen en gereedschappen kan blijven betrekken. Zij is daarvoor geheel afhankelijk van de bereidheid van derden haar die te leveren. Het specialisme van Oostergo steunt mede op haar stelling, dat haar personeel afkomstig is van de vorige Volvo-dealer Huizinga B.V., die haar bedrijf in 1985 heeft gestaakt. Dat personeel echter mist de kennis, die verworven wordt door de regelmatige bijscholingscursussen. Hetgeen in 1985 derhalve wellicht nog juist was, is dat twee jaar later niet meer. Hierbij speelt als overweging, dat Oostergo zich niet alleen toelegt op de verkoop en service van tweede-hands Volvo's, maar ook van nieuwe modellen.

mogelijkheid van schade Zowel door het gebruik van de term Volvo-specialist als

door de opmaak van de advertenties zoals hiervoor omschreven, worden bij het publiek onjuiste verwachtingen gewekt waardoor de reputatie van eiseres sub 1 en/of haar dealerorganisatie wordt aangetast. De door artikel 13 A lid 2 BMW vereiste mogelijkheid van schade is hiermee gegeven. Hieraan doet niet af dat Oostergo in advertenties waarin het omstreden merkgebruik voorkomt tevens de uitdrukking 'Seat-dealer' opneemt. De rechtbank volgt Oostergo niet in haar verweer dat deze combinatie aanduidt dat Oostergo geen Volvo-dealer is. Een en ander sluit immers niet uit dat er een relatie tussen Oostergo en eiseres sub 1 wordt gesuggereerd.

Het door Oostergo genoemde rondschrijven aan de haar bekende Volvo-gebruikers in Leeuwarden en omgeving met de mededeling dat Oostergo geen Volvo-dealer is, heft het gevaar voor verwarring evenmin op nu met dit schrijven slechts een beperkt publiek is bereikt.

8. De rechtbank verwerpt het verweer van Oostergo dat de merknaam Volvo tot soortnaam althans ondersoortnaam is geworden waarvoor geen merkenrechtelijke bescherming geldt. Deze stelling moet reeds onjuist geacht worden wegens de konsekwentie dat het gehele merkenrecht zou worden ondergraven nu een grote hoeveelheid artikelen in het dagelijks spraakgebruik pleegt te worden aangeduid met zijn merknaam.

9. Het verweer van Oostergo dat eiseres sub 1 misbruik maakt van haar exclusieve merkenrecht en in strijd met het Europees kartelrecht handelt, acht de rechtbank niet steekhoudend. Het merkenrecht sluit immers niet uit dat anderen dan dealers zich bezighouden met de verkoop, onderhoud en reparatie van Volvo-automobielen en zich

ook als zodanig presenteren zodat er geen sprake is van misbruik van merkenrecht en handelen in strijd met het Europees kartelrecht. Toelaatbaar is dat Oostergo het woordmerk Volvo gebruikt om Volvo-automobielen, nieuw of tweedehands, te verhandelen en om bekendheid te geven aan het publiek dat zij op het gebied van Volvo-automobielen over kennis en ervaring beschikt mits Oostergo ofwel het merk uitsluitend gebruikt om bepaalde of een bepaald aantal Volvo-automobielen aan te duiden, zoals in advertenties voor tweedehands auto's pleegt te geschieden, ofwel met een geldige reden voor haar bedrijf gebruikt, waarbij acht moet worden geslagen, dat zij een zodanig gebruik van het Volvo-merk maakt dat bij het publiek niet de onjuiste indruk wordt gewekt of kan worden gewekt dat Oostergo uitsteekt boven de Volvö-dealers, zelf Volvo-dealer is of speciale banden met de Volvo-dealerorganisatie heeft. Zoals overwogen is niet toelaatbaar een gebruik van het merk in strijd met de werkelijkheid, zoals in de term Volvo-specialist, omdat daarvoor nooit een geldige reden aanwezig kan worden geacht.

10. Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Oostergo zich schuldig maakt aan merkinbreuk jegens eiseres sub 1.

11. De rechtbank dient vervolgens te onderzoeken, of het gebruik dat Oostergo maakt van het woordmerk Volvo, waarvan eiseres sub 1 de gerechtigde is en welk gebruik jegens die gerechtigde gelijk op grond van artikel 13 A BMW overwogen onrechtmatig is, ook in strijd is met de zorgvuldigheid, welke Oostergo in het maatschappelijk verkeer jegens eiseressen sub 2 en 3 in acht behoort te nemen en aldus jegens die eiseressen onrechtmatig is. Dienaangaande is de rechtbank het navolgende van oordeel: Het vaststaande gebruik dat Oostergo van het woordmerk Volvo maakt, is zoals hierboven reeds overwogen niet in overeenstemming met de werkelijke feiten en wekt voorts bij het publiek de onjuiste indruk dat het bedrijf van Oostergo tot de Volvo-dealerorganisatie behoort. Een en ander is onrechtmatig jegens eiseres sub 2 nu deze de dealerorganisatie leidt en controleert. Tevens is dat gebruik onrechtmatig jegens eiseres sub 3 nu zij zich als importeur van Volvo-automobielen in Nederland met betrekking tot afzet, service- en garantieverlening van de Volvo-dealerorganisatie bedient en zich moeite getroost binnen die organisatie een optimaal peil van service- en garantieverlening en verkoopbegeleiding te waarborgen. De rechtbank acht het aannemelijk, dat eiseressen sub 2 en 3 door voornoemd onrechtmatig handelen schade lijden bestaande in de aantasting van hun reputatie en goodwill bij het publiek.

Nu de rechtbank het handelen van Oostergo reeds op grond van artikel 1401 B.W. onrechtmatig acht, behoeft het beroep van Volvo op artikel 1416a B.W. niet te worden besproken.

12. De rechtbank is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de vordering, ook van eiseressen sub 2 en 3, in beginsel toewijsbaar is.

13. Voor wat betreft de gevorderde verklaring voor recht is de rechtbank van oordeel, dat deze - nu Volvo deze baseert op merk-inbreuk - alleen van toepassing is op de merkhouder, eiseres sub 1, zodat de op die grondslag mede gevorderde onrechtmatigverklaring jegens eiseressen sub 2 en 3 zal worden afgewezen. De vordering is voorts ook na de daarin door Volvo c.s. aangebrachte beperking nog te ruim, omdat (misbruik van) het gebruik van het merk voor de onderneming van gedaagde kan worden toegestaan, indien gedaagde daarvoor een geldige reden heeft.

Het gevorderde verbod is eveneens toewijsbaar. De stelling van Oostergo dat bij toewijzing de door haar genoemde wijze van adverteren met tweedehandse Volvo's ten onrechte onder het verbod zouden vallen is onjuist. Deze wijze van adverteren vormt zoals hiervoor reeds overwogen geen merkinbreuk en acht de rechtbank evenmin anderszins onrechtmatig jegens Volvo c.s.

De gevorderde advertentieplaatsing is toewijsbaar in de door Volvo ingeperkte vorm onder de restrictie dat


onrechtmatig is het gebruik dat Oostergo tot op heden van het merk Volvo heeft gemaakt, nu een absoluut verbod op het gebruik van het merk niet mogelijk is.

De rechtbank ziet geen aanleiding de tekst van de te plaatsen advertentie overeenkomstig de suggestie van Oostergo aan te vallen, nu het gebod tot plaatsing dient tot goedmaking van schade welke eiseressen door het onrechtmatig handelen hebben geleden en niet om aan te geven wat Oostergo rechtmatig kan doen.

14. De rechtbank zal de toe te wijzen vorderingen uitvoerbaar bij voorraad verklaren voorzover deze ten gunste van eiseres sub 1 zijn gewezen, aangezien die toewijzing berust op de akte van depot van het merk van eiseres sub 1.

15. De rechtbank acht termen aanwezig de gevorderde dwangsom te matigen en hieraan een maximum te verbinden. Oostergo zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de gedingkosten.

Beslissing: De rechtbank: verklaart voor recht dat de hierboven genoemde

gedragingen van Oostergo en in het algemeen ieder gebruik van het merk Volvo of een daarmee overeenstemmend teken dat Oostergo zonder geldige reden voor haar onderneming maakt, inbreuk maakt op de merkrechten van eiseres sub 1;

verbiedt Oostergo in het algemeen in van haar uitgaande advertenties of andere aankondigingen, dan wel op enige andere wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van het merk van eiseres sub 1 of een daarmee overeenstemmend teken of van enige andere uiting, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk kan worden gewekt als zou Oostergo deel uitmaken van of anderszins speciale betrekkingen onderhouden met Volvo of met de door haar opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder de voormelde merken door eiseressen sub 1 en 3 al dan niet hier te lande in het verkeer gebracht automobielen;

veroordeelt Oostergo om na betekening van dit vonnis in het eerst verschijnende nummer van de Leeuwarder j Courant een advertentie te plaatsen van tenminste 20 cm x '; 10 cm, waarin met hetzelfde lettertype en dezelfde ; lettergrootte als Oostergo's advertentie in de editie van de J L.C. van 22 mei 1986 wordt vermeld: "AUTOBEDRIJF j OOSTERGO" en vervolgens, na een alinea, wordt | opgenomen de tekst: "Op last van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden delen wij u mede dat wij geen Volvo-dealer zijn of met Volvo enige speciale betrekking onderhouden. Het gebruik j dat wij tot nu toe van het Volvo-merk hebben gemaakt is j onrechtmatig"; ;

veroordeelt Oostergo om voor elke door haar gepleegde overtreding van voormeld verbod aan Volvo (in totaal) ten titel van dwangsom te voldoen de somma van ƒ 10.000,- (...) i per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum i van ƒ 150.000,-; j

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad \ voorzover ten gunste van eiseres sub 1 gewezen;

veroordeelt Oostergo in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Volvo begroot op ƒ 1.860,- aan salaris en ƒ 423,35 aan verschotten;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz.

Nr 33. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Vierde Kamer, 14 april 1988.

(BMW-specialist)

Mrs P. Neleman, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2, en derde lid Benelux Merkenwet.

Art. ISA lid 3 geldt slechts voor gebruik voor waren, anders gezegd voor het onder 1 van art. 13A bedoelde geval. Aan de ratio van deze bepaling kan dan ook geen argument worden ontleend ten betoge dat voor een wederverkoper die het merk mag gebruiken voor de van de merkgerechtigde afkomstige waren, een ruimere mogelijkheid van "ander gebruik" van het merk zou bestaan dan voor een ander.

Door de gewraakte advertenties (BMW-specialist, gespecialiseerd in BMW) wordt bij een aanmerkelijk deel van het publiek de indruk gewekt dat Van Es deel uitmaakt van de dealerorganisatie van BMW of anderszins een bijzondere plaats in de organisatie van BMW inneemt; door dit gebruik van haar merk en de daardoor gewekte indruk kan BMW schade lijden. Dat Van Es en haar personeel over zoveel

\ vakkennis en bekwaamheid beschikken dat zij zich met de j dealers zouden kunnen meten, doet (zo dit al juist zou zijn)

hieraan niet af omdat BMW geen mogelijkheden heeft te \ bewerkstelligen dat Van Es aan de door haar te stellen eisen

voldoet en zal blijven voldoen en zulks te controleren. Op dezelfde gronden levert het gebruik van het merk BMW op het

f briefpapier van Van Es, op enveloppen en op of aan haar j bedrijfspand merkinbreuk op.

Art. 11 onder D Benelux Merkenwet en art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Rechtbank: door het gebruik door gedaagden van het BMW-merk (staande ten name van eiseres sub 1) kan schade veroorzaakt worden aan beide eiseressen; daar de dealerorganisatie door eiseres sub 1 in samenwerking met eiseres sub 2 is opgezet en.eiseres sub 2 in overleg met en onder toezicht van eiseres sub 1 zorgdraagt voor de leiding, instandhouding en controle van de dealerorganisatie, zijn beide eiseressen ontvankelijk in hun verbodsvordering. Het handelen van gedaagden is - ook los van de enkele merkinbreuk -onrechtmatig jegens beide eiseressen.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek; rechtsverwerking. Indien BMW lange tijd heeft toegelaten dat Van Es zich als

BMW-specialist heeft gemanifesteerd, brengt dit behoudens bijzondere omstandigheden niet mee dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat BMW voor de toekomst een verbod van merkinbreuk verlangt.

1. De besloten vennootschap Huug van Es Beheer B.V. te Gouda,

2. de besloten vennootschap Autocentrale Huug van Es B.V. te Gouda,

3. de besloten vennootschap Autobedrijf Huug van Es B.V. te Gouda,

4. Hugo van Es te Gouda, appellanten, procureur Mr S.V. Langeveld, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen 1. de vennootschap naar het recht van de Bondsrepu

bliek Duitsland Bayerische Motoren-Werke A.G. te München, Bondsrep. Duitsland,

2. de besloten vennootschap BMW Nederland B.V. te 's-Gravenhage, geïntimeerden, procureur Mr R. Laret.

a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 7 november 1986 (Mrs L.F.D. ter Kuile, A.N. van Zelm van Eldik en H. van der Wiel).

2. De vaststaande feiten. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet

of niet voldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen


partijen, voor zover thans van belang, het navolgende vast: 2.1. De eiseres sub 1 heeft krachtens diverse te haren

name verrichte Benelux-depóts als bedoeld in artikel 3 van de Benelux Merkenwet in het Benelux gebied uitsluitende rechten op het woordmerk BMW en het figuurmerk = het BMW-vignet voor onder meer de waren motoren, automobielen zomede onderdelen van en toebehoren voor motoren en automobielen. Bij de genoemde depots heeft de eiseres sub 1 een beroep gedaan op verkregen rechten, die teruggaan tot 1919. De eiseres sub 1 brengt in tal van landen sinds tal van jaren, in de Benelux-landen sinds 1930, door haar vervaardigde automobielen, zomede onderdelen van en toebehoren voor automobielen, in de handel, die een zeer grote en wijd verspreide bekendheid en reputatie genieten en als zodanig ook in de Benelux-landen onder genoemd woordmerk en figuurmerk ingang hebben gevonden en bekendheid hebben verworven. In de Benelux-landen heeft de eiseres sub 1 een dealerorganisatie opgezet en houdt zij die in stand voor de afzet van haar automobielen. Zij doet dit ter verzekering van een met de hoedanigheden van die automobielen overeenstemmend peil van deskundigheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid van degenen, die bij de (weder) verkoop van en de verlening van service en garantie voor die automobielen respectievelijk hun onderdelen en toebehoren betrokken zijn.

2.2. In Nederland zorgt de eiseres sub 2 in overleg met en onder toezicht van de eiseres sub 1 voor de leiding, de instandhouding en de kontrole van de Nederlandse dealerorganisatie, waarvan slechts door de eiseressen geselekteerde en toegelaten dealers deel uitmaken. Geen der gedaagden is toegelaten als dealer tot genoemde dealerorganisatie.

Die organisatie is door de eiseres sub 1 belast met de uitvoering van de garantieverlening, waartoe de eiseres sub 1 zich pleegt te verbinden terzake van haar in Nederland in de handel gebrachte automobielen. De dealers volgen de aanwijzingen van de eiseres sub 1 terzake ten aanzien van de vervanging en montage van onderdelen. De eiseressen dragen zorg dat voor de dealers verkrijgbaar zijn^de nodige technische outillage (waaronder speciale testapparatuur), service- en documentatie en werkplaatsliteratuur, gereedschappen en onderdelen, terwijl daartegenover de dealers zich jegens de eiseressen nebben verplicht tot het aanhouden bij de service- en garantieverlening van de norm van technische kwaliteit, die de eiseres sub 1 noodzakelijk acht.

2.3. Gedaagde sub 1 is een beheermaatschappij, die de aandelen houdt van de gedaagden sub 2 en 3 en de directie voert over die gedaagden. De gedaagde sub 1 kan blijkens haar statutaire doel niet rechtstreeks aan het economische verkeer deelnemen en doet dat in feite niet.

De gedaagde sub 4 is directeur van de gedaagde sub 1. Hij verricht zijn bedrijfsactiviteiten uitsluitend door middel van de gedaagden sub 1, 2 en 3.

2.4. Sedert 1961 houdt de gedaagde sub 4 zich bezig met de verkoop van auto's. Sedert 1963 houdt hij zich bezig met auto's van het merk BMW. Later ging hij zich ook toeleggen op auto's van het merk Honda en nog later op auto's met het merk Alfa Romeo. Van laatstbedoelde twee merken verwierf hij het dealerschap. De gedaagde sub 3 koopt de fabrieksnieuwe BMW's, die zij verkoopt, bij de dealer van eiseres sub 2 voor Gouda en omstreken: Autobedrijf Van Breukelen. De verkoop van Honda's verloopt ook via gedaagde sub 3. De verkoop van Alfa Romeo's geschiedt door gedaagde sub 2.

Reparaties en onderhoud van alle merken worden verricht door de gedaagden sub 2 en 3.

2.5. Eén of meer der gedaagden maken gebruik van het woordmerk BMW op briefpapier, in folders, op hun bedrijfspand te Gouda, op visitekaartjes en in advertenties in kranten, en tot ongeveer anderhalf jaar geleden in een stempel van een frankeermachine. Zij gebruiken daarbij onder andere de volgende aanduidingen: "BMW-specia-list", "Huug van Es: BMW", "Huug van Es: voor uw

BMW", "voor BMW: Huug van Es!" en "exclusieve BMW-serve".

3. De vorderingen. 3.1. De eiseressen stellen dat de gedaagden door

gebruik te maken van het woordmerk BMW en het figuurmerk BMW, waar de eiseres sub 1 exclusieve rechten op heeft, inbreuk maken op die rechten en dat gedaagden voorts onrechtmatig handelen jegens de beide eiseressen omdat de gedaagden de onjuiste indruk wekken dat zij behoren tot de dealerorganisatie, in Nederland opgezet door de eiseres sub 1 en door de eiseres sub 2 geleid en gecontroleerd.

De eiseressen stellen dat de gedaagden handelen zonder geldige reden, immers zonder daartoe gerechtigd te zijn, op zodanige wijze in het economisch verkeer gebruik maken of doen maken van bedoelde merken, althans van een daarmee overeenstemmend teken, dat aan de eiseres sub 1 schade kan worden toegebracht, bestaande die schade onder meer hieruit, dat het bedoelde gebruik niet onder controle van de eiseres sub 1 plaatsvindt en dientengevolge dat gebruik niet is omkleed met de waarborgen die de eiseres sub 1 ten aanzien van het gebruik van bedoelde merken door anderen dan zij zelf nodig acht, teneinde die merken de betekenis, die zij in de ogen van het publiek als dragers van reputatie en goodwill hebben, te doen behouden, waardoor die merken aan waarde inboeten.

De eiseressen stellen tevens schade te lijden doordat zij geen controle kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de door de gedaagden geleverde goederen en diensten. Daardoor kan de reputatie van de eiseressen bij het publiek geschaad worden, nu de gedaagden bij het publiek de onjuiste indruk wekken dat zij tot de BMW-dealerorganisa-tie behoren.

Tevens stellen de eiseressen dat de gedaagden door aldus te handelen profiteren van de gunstige associaties, die genoemde merken bij het publiek mede ten aanzien van de garantie en serviceverlening voor BMW-automobielen wekken, zonder dat de gedaagden gebonden zijn aan de door de eiseressen gestelde normen en zonder te beschikken over de van de eiseressen afkomstige know-how, outillage en begeleiding. De eiseressen stellen dat als gevolg daarvan de gedaagden op onrechtmatige wijze gebruiken maken van de inspanningen en de kosten, die de eiseressen zich voor het instandhouden van de voor die service- en garantieverlening opgezette dealerorganisatie getroost hebben en getroosten en dat het publiek in zijn verwachtingen ten aanzien van de te ontvangen service en garantie zal worden teleurgesteld, waardoor aan de reputatie en goodwill van de eiseressen en hun dealerorganisatie schade zal worden berokkend.

4. De verweren 4.1. De gedaagden stellen dat slechts de gedaagden sub

2 en 3 gebruik maken van het woordmerk BMW, terwijl geen van de gedaagden (althans de laatste jaren) gebruik maakt van het beeldmerk BMW. De gedaagden sub 1 en 4 stellen dat op die grond de eiseressen jegens hen niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden.

4.2. De gedaagden stellen voorts dat hun het gebruik van het merk BMW vrijstaat ingevolge het bepaalde in artikel 13 lid 3 Benelux Merkenwet (het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd). De gedaagden stellen dat de BMW's die de gedaagde sub 3 verkoopt afkomstig zijn van de eiseressen en door de eiseressen voorzien zijn van het merk BMW. Voorzover gedaagden een ander gebruik maken van het merk BMW in het economisch verkeer hebben zij daarvoor een geldige reden.

4.3. De gedaagden ontkennen dat de eiseressen de gestelde schade hebben geleden en ook dat er een kans bestaat dat de eiseressen schade geleden hebben of zullen lijden door het handelen van de gedaagden. De gedaagden stellen dat de kwaliteit van hun bedrijfsuitoefening de reputatie en goodwill van het merk BMW juist verhoogt.


4.4. De gedaagden stellen dat zij (althans de laatste tijd) zich in kranten-advertenties niet aankondigen als BMW-dealer. Wel als BMW-specialist, maar de gedaagden stellen dat het publiek begrijpt dat zij geen BMW-dealer zijn, temeer nu de gedaagden ten aanzien van Honda en Alfa Romeo wel vermelden dat zij dealer zijn. De gedaagden ontkennen dat zij zich onrechtmatig jegens de eiseressen gedragen. De gedaagden stellen voorts dat de eiseressen hun eventuele rechten verwerkt hebben nu de gedaagden zich reeds sinds 1963 gedragen zoals de eiseressen hen nu verwijten en de eiseressen eerst in januari 1985 rechtsmaat-regelen hebben getroffen.

De gedaagden stellen dat de eiseressen het merkgebruik door de gedaagden en de effecten daarvan op het publiek gedurende ongeveer 20 jaren hebben laten "inburgeren". De gedaagden stellen dat de eiseressen pas in de tachtiger jaren af en toe een sommatie door hun advocaat lieten schrijven, die echter onvoldoende specifiek was.

4.5. De gedaagden stellen voorts dat de eiseressen handelen in strijd met de artikelen 30-36 van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen dat merkhouders verbiedt om hun merkrechten te gebruiken om hun verkooporganisatie gesloten te houden door niet tot die organisatie toegelatenen te beletten rechtmatig verkregen merkartikelen te verhandelen.

De gedaagden stellen dat toewijzing van het door de eiseressen gevraagde verbod het feitelijk effect zal hebben dat de gedaagden niet langer gebruik kunnen maken van hun recht om rechtmatig verkregen BMW's te verhandelen.

4.6. Subsidiair hebben de gedaagden gesteld dat de eiseres sub 2 in ieder geval niet-ontvankelijk is in haar vordering nu blijkens artikel 13A juncto artikel 11D Benelux Merkenwet slechts de merkhouder ontvankelijk is in een vordering waarmee hij zich verzet tegen het merkgebruik.

5. Bespreking van de vordering en de verweren. 5.0. De rechtbank is bevoegd van deze zaak kennis te

nemen. 5.1. De eiseressen vorderen geen verbod van het gebruik

door de gedaagden van de BMW-merken voor waren (artikel 13A lid 1 sub 1 Benelux Merkenwet), maar slechts voor of in verband met de onderneming van de gedaagden en/of het daarin uitgeoefende bedrijf (artikel 13A lid 1 sub 2 Benelux Merkenwet). De vraag waar de grens ligt tussen toelaatbaar gebruik voor waren en ontoelaatbaar gebruik voor de onderneming dient van geval tot geval beantwoord te worden.

5.2. Bij gebruik van het merk voor waren dient dit gebruik plaats te vinden in logisch verband met de aangeboden waar zonder dat onevenredige nadruk op het merk gelegd wordt. De in het geding overgelegde advertenties van de gedaagden voldoen niet aan dit criterium. Meestal worden geen concrete BMW-automobie-len of bepaalde BMW-typen aangeboden. In die gevallen wordt het BMW-merk slechts gebruikt als reclame voor het bedrijf van de gedaagden en niet als middel voor de aanduiding en onderscheiding van de herkomst van BMW-automobielen. Dit klemt temeer nu in de meeste advertenties de merknaam BMW in groter en vetter ;ttertype wordt afgedrukt dan de naam van Huug van Es.

Jovendien wordt in die advertenties meestal het merk BMW afgedrukt in een lettertype dat de eiseressen zelf doorgaans gebruiken wanneer zij van het merk gebruik maken en welk lettertype afwijkt van het lettertype of de lettertypen, die overigens in advertenties worden gebruikt.

De aanduiding "BMW-specialist" in de advertenties heeft slechts betrekking op het bedrijf van de gedaagden en niet op de door de gedaagden aangeboden waar. Het hiervoor omschreven handelen van de gedaagden is bovendien misleidend omdat dit bij een aanmerkelijk deel van het publiek de indruk kan wekken dat de gedaagden behoren tot de BMW-dealerorganisatie van de eiseressen.

5.3. Om dezelfde redenen is het de gedaagden niet toegestaan om ter aanprijzing van hun onderneming het BMW-merk te gebruiken op hun briefpapier, op envelop

pen door middel van een frankeermachine (dit gebruik is thans gestaakt) en op hun bedrijf, nu gedaagden dit niet doen in verband met waren als boven omschreven.

5.4. Daar in de advertenties slechts de korte aanduiding: Huug van Es voorkomt is het niet duidelijk van wie van de gedaagden de advertenties afkomstig zijn. Dit is van overeenkomstige toepassing op het merkgebruik op borden en dergelijke op het bedrijf van de gedaagden. Gedaagden sub 1 en 4 handelen (als directeur en/of aandeelhouder) door middel van de gedaagden sub 2 en 3.

De vordering tot verkrijging van een beperkt verbod is dus toewijsbaar tegen alle gedaagden.

5.5. Door het gebruik door de gedaagden van het BMW-merk kan schade veroorzaakt worden aan de eiseressen als door hen gesteld. Daar de dealerorganisatie door de eiseres sub 1 in samenwerking met de eiseres sub 2 is opgezet en de eiseres sub 2 in overleg met en onder toezicht van de eiseres sub 1 zorgdraagt voor de leiding, de instandhouding en de controle van de dealerorganisatie zijn beide eiseressen ontvankelijk in hun verbodsvordering.

Het handelen van de gedaagden is - ook los van de enkele merkinbreuk - onrechtmatig jegens beide eiseressen. Door de "spontane aanprijzing" door de gedaagden ontstaat merkuitholling doordat de eiseressen er zelf geen invloed op kunnen uitoefenen wie zich BMW-specialist gaat noemen. In het licht van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen zoals hiervoor beschreven, is hetgeen door gedaagden is gesteld omtrent een geldige reden voor het gebruik van het BMW-merk onvoldoende rechtvaardiging daarvoor.

5.6. Het beroep van de gedaagde op rechtsverwerking faalt, daar het aan de eiseressen is om (behoudens bijzondere omstandigheden, die gesteld noch gebleken zijn) te beslissen wanneer zij overgaan tot een verbodsaktie.

De eiseressen stellen dat door de inbreuk door gedaagden en ook door inbreuken van anderen dan de gedaagden hun merk en dealerorganisatie thans dreigen te verwateren. Dit is een voldoende belang. Bovendien hebben de eiseressen de gedaagden in de tachtiger jaren van tijd tot tijd tevergeefs gesommeerd op te houden met het plegen van merkinbreuk.

5.7. Het beroep van de gedaagden op het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen faalt nu de gedaagden ook in staat zijn om van dat vrije verkeer te profiteren als zij geen merkinbreuk plegen, nu gebruik van het BMW-merk in verband met waren toegelaten blijft.

Het beroep van de gedaagden dat de gesloten verkooporganisatie van de eiseressen in strijd is met het EEG-recht betreffende de mededinging faalt, omdat de gedaagden vrijelijk BMW-automobielen kunnen kopen en verkopen, zoals zij thans doen via de BMW-dealer Van Breukelen in Gouda. De eiseressen hebben verklaard dat zij op dit punt gedaagden geen beletselen in de weg zullen leggen.

5.8. De gevorderde schadevergoeding van ƒ 10.000,- is in dit stadium van de procedure niet toewijsbaar, nu die vordering noch gespecificeerd noch aannemelijk gemaakt is. De eiseressen zullen terzake verwezen worden naar de schadestaatprocedure.

5.9. De gevorderde dwangsom is toewijsbaar, maar zal door de Rechtbank enerzijds gematigd worden en anderzijds onderscheiden worden naar het geval waarin een eenmalige inbreuk wordt gepleegd (bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie) en het geval waarin sprake is van een voortdurende inbreuk (bijvoorbeeld gebruik van het merk op briefpapier of borden in gebruik bij de gedaagden). Ten aanzien van duurovertredingen zal een lagere dwangsom toegewezen worden dan ten aanzien van eenmalige overtredingen; in beide gevallen een lagere dwangsom dan gevorderd. Maar de rechtbank stelt geen maximum vast voor de totale som van mogelijk te verbeuren dwangsommen.


6. De beslissing. De rechtbank: 1. Verklaart voor recht dat de gedaagden inbreuk

maken op de merkrechten van de eiseres sub 1 en anderszins jegens de eiseressen onrechtmatig handelen doordat de gedaagden in advertenties zichzelf en hun onderneming(en) aanprijzen als "BMW-specialist", "gespecialiseerd in BMW" en "Huug van Es: BMW" en op de enveloppen door een frankeermachine het woordmerk BMW aanbrengen en door op hun bedrijf borden te hebben waarop in grote letters staat vermeld: "BMW" en "BMW-specialist".

2. Verbiedt de gedaagden in van hen uitgaande advertenties of andere aankondigingen, danwei op enige andere wijze voor of in verband met hun onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van de merken van de eiseres sub 1 of een daarmee overeenstemmend teken of van enig (ander) teken of van enige andere uiting, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk wordt gewekt als zouden de gedaagden deel uitmaken van of anderszins (speciale) betrekkingen onderhouden met (één van beide) eiseressen of met de door de eiseressen opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder de merken van de eiseres sub 1 hier te lande in het verkeer gebrachte automobielen, op straffe van een door de gedaagden aan de eiseressen te betalen dwangsom van ƒ 10.000,- (...) per overtreding voor overtredingen, die per keer gepleegd worden respectievelijk ƒ 2.500,- (...) per dag voor overtredingen die voortduren.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad ten aanzien van het verbod en de dwangsom, toegewezen sub 2.

4. Veroordeelt gedaagden om aan eiseressen te vergoeden de door eiseressen als gevolg van inbreukmakend en anderszins onrechtmatig handelen van gedaagden geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

5. Wijst af het anders of meer gevorderde. ^ 6. Veroordeelt de gedaagden in de kosten van de

procedure, aan de zijde van de eiseressen tot op deze uitspraak begroot op ƒ 464,70 aan verschotten en ƒ 1.860,-aan salaris. Enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep 3. Voor de beoordeling van het hoger beroep zal het hof

uitgaan van de feiten en omstandigheden die de rechtbank in haar vonnis onder 2 als tussen partijen vaststaand heeft aangemerkt, nu daartegen geen grieven zijn gericht.

4. De rechtbank is er bij de beoordeling van het geschil van partijen, overeenkomstig hetgeen zij over en weer hebben aangevoerd, van uitgegaan - welk uitgangspunt in appel niet is bestreden - dat BMW geen verbod vordert van het gebruik door Van Es van de BMW-merken voor waren (artikel 13-A onder 1 Benelux Merkenwet), maar slechts voor of in verband met de onderneming van Van Es en/of het daarin uitgeoefende bedrijf (artikel 13-A onder 2 Benelux Merkenwet). Dit brengt mee dat het petitum onder a in verbinding met hetgeen in de inleidende dagvaarding onder 9 bij ten eerste is gesteld, alsmede het dictum van het vonnis sub 1 en 2 aldus moeten worden verstaan dat zij geen betrekking hebben op het gebruik door Van Es van de BMW-merken voor waren, en dat ook in hoger beroep niet aan de orde is of en in hoeverre dit gebruik door Van Es geoorloofd is.

5. De grieven 1-5, in onderling verband en samenhang beschouwd, bestrijden het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen dat Van Es door het gebruik van de BMW-merken in voege als in het vonnis omschreven inbreuk maakt op het merkrecht van geïntimeerde onder 1. Uit hetgeen in de voorgaande rechtsoverweging is overwogen, volgt dat dit oordeel behoort te worden getoetst aan het bepaalde in artikel 13-A onder 2 Benelux Merkenwet, zodat de vraag moet worden

beantwoord of al dan niet sprake is van gebruik "zonder geldige reden" en "onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

6. Aan deze grieven heeft Van Es in de eerste plaats de opvatting ten grondslag gelegd dat artikel 13-A, laatste alinea, Benelux Merkenwet, althans de ratio van deze bepaling, meebrengt dat de wederverkoper ter identificatie van zijn bedrijfsactiviteit, die in het bijzonder verband houdt met de wederverkoop van de waar van de merkgerechtigde, van het merk gebruik mag maken, zodat hij in zoverre een geldige reden voor het "ander gebruik" heeft. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard. Uit de tekst van deze bepaling en de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof volgt dat deze bepaling slechts geldt voor gebruik voor waren, anders gezegd voor het onder 1 van artikel 13-A bedoelde geval. Die bepaling strekt ertoe dat de merkgerechtigde niet de verdere verhandeling van eenmaal rechtmatig in het verkeer gebrachte waren met een beroep op zijn merkrecht mag verhinderen, behalve ingeval de toestand van de waren is gewijzigd. Aan de ratio van deze bepaling kan dan ook geen argument worden ontleend ten betoge dat voor een wederverkoper die het merk mag gebruiken voor de van de merkgerechtigde afkomstige waren, een ruimere mogelijkheid van "ander gebruik" van het merk zou bestaan dan voor een ander.

7. Door advertenties als omschreven in de inleidende dagvaarding, waarin, zoals ook blijkt uit in het geding gebrachte afschriften daarvan, aanduidingen voorkomen als "BMW-specialist", "gespecialiseerd in BMW" en "Huug van Es: BMW" wordt bij een aanmerkelijk deel van het publiek de indruk gewekt dat Van Es deel uitmaakt van de dealerorganisatie van BMW of anderszins een bijzondere plaats in de organisatie van BMW inneemt. In het bijzonder eerstvermelde aanduiding zal die onjuiste indruk kunnen wekken, nu in de desbetreffende advertentie de letters "BMW" groot en op in het oog springende wijze zijn gezet, waaraan dan in aanzienlijk kleinere letters het woord "specialist" is toegevoegd, terwijl Van Es op dezelfde wijze opgemaakte advertenties voor de merken Alfa Romeo en Honda plaatst, zij het ook met de vermelding (in even kleine letters) "dealer". Of de letters "BMW" al dan niet zijn gezet in eenzelfde lettertype als door BMW gebruikt bij haar reclameuitingen doet hierbij niet ter zake. Opmerking verdient hierbij nog dat blijkens overgelegde producties ook (auto)journalisten Van Es als BMW-dealer aanmerken; niet onaannemelijk is dat dit zijn oorsprong vindt in de wijze van presentatie van Van Es. Door dit gebruik van haar merk en de daardoor gewekte indruk kan BMW schade lijden, bijvoorbeeld hierin bestaande dat tekortschieten door Van Es bij onderhoud en reparatie zijn weerslag zal hebben op de reputatie van BMW en haar dealers. Dat Van Es en haar personeel over zo veel vakkennis en bekwaamheid beschikken dat zij zich, ondanks de onweersproken achterstand ten opzichte van de dealers wat betreft technische outillage, voorlichting en bijscholing, met de dealers kunnen meten, doet, zo dit al juist zou zijn, hieraan niet af, omdat BMW geen mogelijkheden heeft te bewerkstelligen dat Van Es aan de door haar te stellen eisen voldoet en zal blijven voldoen en zulks te controleren.

8. Dat Van Es er een redelijk belang bij heeft aan het publiek kenbaar te maken dat zij zich - onder meer - in het bijzonder toelegt op tunen onderhoud en reparatie van BMW's, brengt nog niet mee dat een geldige reden bestaat voor gebruik van het merk als in de vorige rechtsoverweging weergegeven, zulks temeer daar het mogelijk is een en ander op andere wijze, zonder dat de daar bedoelde onjuiste indruk wordt gewekt, tot uitdrukking te brengen.

9. Op dezelfde gronden als hiervoor vermeld levert het gebruik van het merk BMW op het briefpapier van Van Es, op enveloppen (door middel van een frankeermachine) en op of aan haar bedrijfspand merkinbreuk op. Niet van belang is of beide laatstgenoemde vormen van gebruik

17 april 1989 Bijblad Industriële

thans zijn gestaakt, aangezien dit niet aan de gevorderde verklaring voor recht in de weg staat.

10. Uit het vorenoverwogene volgt dat de grieven 1-5 tevergeefs worden voorgesteld.

11. In grief 6 beklaagt Van Es zich erover dat de rechtbank haar beroep op rechtsverwerking niet heeft aanvaard. Daaraan heeft Van Es ten grondslag gelegd dat zij zich reeds vanaf 1963 als "BMW-specialist" aan het publiek heeft gepresenteerd, terwijl BMW, ofschoon daarvan op de hoogte, eerst in het begin van de jaren tachtig daartegen is gaan protesteren. Dit houdt evenwel nog niet in dat Van Es zich al vanaf 1963 op de thans aan de orde zijnde wijze aan het publiek heeft gepresenteerd. Doch wat hier verder van zij, indien BMW lange tijd heeft toegelaten dat Van Es zich als BMW-specialist heeft gemanifesteerd, brengt dit, behoudens bijzondere omstandigheden die gesteld noch gebleken zijn, niet mee dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat BMW voor de toekomst een verbod van merkinbreuk verlangt. Deze grief is derhalve ongegrond.

12. Bij haar zevende grief, inhoudende dat de rechtbank ten onrechte het beroep op het EEG-Verdrag heeft verworpen, miskent Van Es dat de onderhavige procedure, zoals hiervoor is overwogen, geen betrekking heeft op het gebruik van het merk van BMW voor waren en derhalve de wederverkoop van BMW's door Van Es en de mogelijkheden daarvan aan het publiek mededeling te doen niet raakt. Deze grief faalt derhalve.

13. Het voorgaande betekent dat de rechtbank terecht de verklaring voor recht en het verbod voor de toekomst heeft uitgesproken. Met betrekking tot dit laatste merkt het hof, mede naar aanleiding van grief 8, nog het volgende op. De rechtbank heeft Van Es verboden, verkort weergegeven, op zodanige wijze van het merk van BMW gebruik te maken dat daardoor bij het publiek de indruk wordt gewekt dat Van Es deel uitmaakt van of anderszins speciale betrekkingen onderhoudt met BMW of haar dealerorganisatie. Anders dan Van Es wenst, kan niet op voorhand worden aangegeven welke concrete wijzen van gebruik van het merk BMW aldus nog aan Van Es blijven toegestaan. Dit hangt immers niet alleen af van de gebruikte bewoordingen, maar ook in samenhang daarmee van bijvoorbeeld lettertype en lettergrootte en de opmaak van advertenties en ander aankondigingen. Anderzijds biedt de formulering van het verbod een voldoende nauwkeurige afbakening om in een eventueel executiegeschil zonder grote moeite te kunnen vaststellen of een concrete wijze van gebruik al dan niet onder het verbod is begrepen. Grief 8 kan derhalve niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

14. Nu blijkens het voorgaande alle grieven tevergeefs worden voorgesteld, dient het bestreden vonnis te worden bekrachtigd.

Beslissing in hoger beroep Het gerechtshof: Bekrachtigt het vonnis van de rechtbank te Rotterdam

van 7 november 1986; Verwijst de zaak voor de schadestaatprocedure naar die

rechtbank; Veroordeelt Van Es in de kosten van het hoger beroep

die, voor zover gevallen aan de zijde van BMW, tot op de uitspraak van dit arrest worden begroot op in totaal ƒ 3.900,-. Enz.

Eigendom, nr 4 103

Nr 34. Rechtbank van Brussel, Vijfde Kamer, 24 november 1987.

(Kioskmodel)

Mr J. Tulkens.

(het gedeponeerde kiosk-model nr 441301)

Artt. 4 en 15 Benelux Tekeningen en Modellenwet. Door de publikatie in een Belgisch tijdschrift van foto's van

de kiosk en het aanplakbord en door de plaatsing van het aanplakbord in de Brusselse straten vóór de datum van voorrang, genoten kiosk en aanplakbord feitelijke bekendheid. De betreffende modellen waren derhalve niet nieuw, waardoor voor deze modellen geen modelrechten werden verkregen.

Art. 21 Benelux Tekeningen en Modellenwet en art. 22 van de Belgische Auteurswet (22 maart 1886).

De rechtbank, de maatstaf hanterend van het arrest van het Benelux Gerechtshof (22 mei 1987, B.I.E. 1987, p. 196), is van oordeel dat het model van het aanplakbord en het model van de straatnaampaal in tegenstelling tot het model van de kiosk, geen duidelijk kunstzinnig karakter vertonen en geen auteursrechtelijk werk zijn.

1. De S.A. J.C. Decaux Belgium te Ukkel, eiseres in conventie,

2. de §,A. Jean-Claude Decaux te Parijs, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, advocaten Mrs A.C. Delcorde en M. Nackaerts te Brussel,

tegen 1. de S.A. City Advertising te Etterbeek, 2. de S.A. L'Efficience Publicitaire te Etterbeek,

gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel.

§ 1. La procédure: Aux termes de la citation introductive d'instance, les

sociétés anonymes de droit beige et francais Jean-Claude Decaux ont demandé de déclarer les S.A. de droit beige City Advertising et L'Efficience Publicitaire coupables de contrefacon des modèles industriels faisant Fobjet des depots Benelux suivants: - n ° 044-13-01 relatif a un kiosque et déposé Ie 30 juin 1978; - n ° 044-13-09 relatif a un panneau d'affichage, et déposé Ie 30 juin 1978; - n °s 046-18-17 et 046-18-18 relatif a un poteau indicateur de noms de rues.

Il est demandé d'interdire aux défenderesses de poursuivre ces actes de contrefacon a peine d'une astreinte de 100.000,- F. par objet vendu ou commercialisé, et de condamner solidairement ces mêmes défenderesses au paiement de la somme de 1.000.000,- F. a chaque demanderesse è titre de dommages et interets. Il est demandé enfin d'autoriser la publication du jugement a intervenir dans quatre journaux paraissant en Belgique. L'action est fondée par voie de citation sur 1'article 14 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (Ier décembre 1970).

Les défenderesses concluent au rejet de la demandé, et introduisent une demandé reconventionnelle par laquelle elles postulent de prononcer la radiation de 1'enregistre-


ment des dépöts n ° 044-13-01 (kiosque) et n ° 044-13-09 (panneau d'affichage).

Par voie de conclusions additionnelles, les S.A. Jean-Claude Decaux modifient la base juridique de leur demande, et fondent celle-ci sur la législation relative au droit d'auteur (Loi beige du 22 mars 1886, art. 22). Elles concluent aussi au rejet de la demande reconventionnelle.

Les parties défenderesses concluent au rejet de cette extension de la demande principale.

§ 2. Les faits: A) Dossier des parties demanderesses: 1) Le 27 janvier 1976, la S.A. francaise Jean-Claude

Decaux a signé a Paris avec FOeuf Centre d'Etudes un protocole d'accord relatif au versement de Royalties calculées sur base de 1,5% du prix de vente des matériels concernés (kiosques horizontaux, planimètres animés, ...).

2) Le 15 février 1978, dame Arlette Granval, administrateur de 1'Oeuf Centre d'Etudes, céda a la S.A. francaise Jean-Claude Decaux les droits de propriété littéraire et artistique attachés aux modèles de mats de signalisation créés par elle en 1974.

3) Le 30 juin 1978, la S.A. francaise Jean-Claude Decaux déposa au Bureau Benelux des Dessins et Modèles les modèles suivants avec priorité au 13 janvier 1978: - kiosque sous le numero 44-13-01 - mats de signalisation sous les numéros 44-13-04, 5, 6 - trois formes de panneau d'affichage sous les numéros 44-13-07, 8 et 9. Ces divers dépöts qui donnèrent lieu a un certificat d'enregistrement, furent prorogés en 1983 pour une seconde période de cinq ans expirant en 1988.

4) En 1982, se tient au Design Center de Bruxelles (Galerie Ravenstein, 51) une exposition intitulée "Meubler sa ville". a) Le journal bruxellois Vlan en fit le compte-rendu avec une photo d'un abribus. b) Le 2 mars 1982,1'huissier de justice Vanderperren établit un constat a la requête de la S.A. Decaux Belgnim: - il dépose 14 photos représentant un panneau d'affichage urbain ainsi qu'un kiosque (abribus); - il dépose une documentation qui établit que parmi les 17 firmes exposantes, figurent les S.A. City Advertising et 1'Efficience Publicitaire.

5) La citation introductive d'instance sera signifiée le 15 octobre 1982.

B) Dossier des parties défenderesses: 1) La revue beige Bdtiment a consacré son numero de

juin 1977 au mobilier urbain. La couverture dudit numero comporte la photo d'un panneau d'affichage, et la page 15 comporte une photo d'un kiosque a cinq éléments juxtaposés. L'article de cette même page 15 signale que les sociétés Decaux et 1'Efficience Publicitaire se partagent le marché beige du mobilier urbain.

2) Le 22 novembre 1982, le Secrétariat de la Ville de Bruxelles attesta que les appareils planimètres places par la firme Decaux Belgium ont été installés depuis le 2 janvier 1978 sur le territoire de la Ville (bouches de métro).

3) Les parties City Advertising et L'Efficience Publicitaire déposent des photos et des plans du kiosque incriminé, ainsi qu'une étude d'audience et d'impact de Faffïchage Abribus.

P.S. Pour illustrer 1'étendue du milieu professionnel, les demanderesses déposent la page du bottin téléphonique (pages d'or n ° 2097) qui recense en Belgique neuf entreprises de mobilier urbain, tandis que les défenderesses font observer que ni leurs sociétés respectives ni Decaux ne sont reprises a ladite rubrique des pages d'Or de 1'annuaire téléphonique.

§ 3. En droit - L'action fondée sur le dépöt Benelux des dessins et modèles:

Par voie de citation, les S.A. J.C. Decaux font état du dépót Benelux de leurs dessins et modèles, et d'actes de commercialisation et d'exposition de modèles contrefaits. L'action se fonde sur l'article 14 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (Convention Benelux en

matière de dessins ou modèles signée a Bruxelles le 25 octobre 1966). Ledit article 14 stipule: "Le droit exclusif a un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer a toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage ou détention a 1'une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d'un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été dépose, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires".

Il convient de relever que l'action est irrecevable en tant qu'intentée par la première demanderesse S.A. de droit beige Decaux Belgium, car eell-ci n'est pas titulaire des modèles déposés ni titulaire d'une licence.

Les parties défenderesses opposent a l'action qui leur est intentée l'article 4-1-a de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (en abrégé L.B.D.M.) ainsi libellé: "Le dépöt d'un dessin ou modèle n'est pas attributif du droit exclusif lorsque le dessin ou modèle n'est pas nouveau, c'est-a-dire lorsque "a un moment quelconque de la période de cinquante années qui précède la date de dépöt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris, un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle dépose ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a joui d' une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéresse du territoire Benelux". Ce texte de loi est commenté par Braun (Antoine) et Evrard (Jean), Droit des dessins et modèles au Benelux, Bruxelles, 1975, N ° 84 a 94 - N ° 86: "La notoriété résulte en fait de la divulgation du modèle dans les milieux intéresses, et cette divulgation peut être réalisée par divers moyens, comme par exemple la publication du modèle dans des revues ou journaux, ou l'exposition du modèle. Ces faits de notoriété doivent s'être produits cinquante ans avant le dépöt et dans le milieu intéresse". Ce même texte légal a été également commenté par 1'arrêt du 22 novembre 1985 rendu par la Cour de justice Benelux (A 84/2) [B.I.E. 1986, nr 27, blz. 90, m.n. D.W.F.V. Red.].

Dans 1'espèce soumise a son appréciation, le tribunal relève qu'avant la date du dépöt Benelux (30 juin 1978) et même avant la date de priorité (13 janvier 1978), le kiosque et le panneau d'affichage ont déja été divulgués:

a) Par la revue beige Bdtiment de juin 1977. Le numero de cette revue contient des photos du panneau d'affichage et du kiosque, et ceux-ci ne présentent que des différences secondaires avec les modèles déposés en 1978 sous les numéros respectifs 44-13-09 et 44-13-01.

b) Par l'exposition du panneau d'affichage dans les rues de Bruxelles a partir du 2 janvier 1978, ainsi qu'il résulte de 1'attestation fournie par le Secrétariat de la Ville de Bruxelles.

Le tribunal considère que ces faits représentent plus qu'une certaine divulgation des modèles antérieurs au dépöt, mais bien le concept légal de notoriété, défini par le dictionnaire Robert "le fait d'être connu d'une maniere certaine et générale". En 1'espèce, le texte légal parle d'une notoriété de fait dans le milieu commercial ou industriel intéresse qui se reduit aux quatre sociétés présentes au proces. En effet, celles-ci ne sont même pas reprises dans les pages d'or de 1'annuaire téléphonique.

Le tribunal dit l'action principale non fondée sur base de l'article 14 L.B.D.M.

§ 4. En droit - L'action fondée sur la législation relative aux droits d'auteur:

Par voie de conclusions additionnelles, les demanderesses a la présente cause invoquent 1'article 21.1 de la Loi uniforme Benelux (L.B.D.M.) ainsi libellé: "Un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé a la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit d'auteur, si les conditions d'application de ces deux législations sont réunies". En fait eet article 21 constitue une application des réserves contenues a la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dont l'article 2.5 réserve aux législations des pays de 1'Union le soin de regier le champ


d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels. L'action principale, telle que modifiée, se fonde alors sur 1'article 22 de la loi beige du 22 mars 1886 sur Ie droit d'auteur ("Toute atteinte méchante ou frauduleuse portee au droit de 1'auteur constitue Ie délit de contrefacon").

Les parties défenderesses a la présente cause opposent 1'irrecevabilité de cette modification de la demande. Le tribunal rejette 1'objection sur base de 1'article 807 du Code judiciaire: "La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualifïcation juridique est différente". En 1'espèce, la citation introducti-ve d'instance invoque la circonstance que les parties défenderesses ont récemment exposé et commercialisé divers éléments de mobilier urbain constituant contrefacon desdits modèles" pour fonder une action sur base de la L.B.D.M.; les conclusions invoquent les mêmes faits d'exposition et de commercialisation; elles peuvent fonder une action juridiquement différente sur base des droits d'auteur. (Voir sur le sujet A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, N ° 69 a 86).

A) Principes juridiques: L'article 21.1 L.B.D.M. dispose:

" 1 . Un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé par la présente loi et par les lois relatives au droit d'auteur, si les conditions d'application de ces deux législations sont réunies. 2. Sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d'auteur les dessins ou modèles qui n'ont pas un caractère artistique marqué".

Cette question des protections parallèles est envisagée par Braun et Evrard, op. cit., N ° 306 a 312 qui insistent sur le fait du caractère artistique marqué des dessins et modèles susceptibles de protection par le droit d'auteur. Par contre, Berenboom (Alain), Le droit d'auteur, Bruxelles, 1984, N ° 13 page 26 reprend la doctrine hollandaise et enseigne: "Pour bénéficier de la loi sur le droit d'auteur, le critère nécessaire est que 1'ouvrage soit marqué de 1'empreinte d'une personnalité créatrice qui 1'identifie comme une oeuvre originale. C'est ce sens, a notre avis, qu'il faut donner aux termes légaux de caractère artistique marqué".

Le 22 mai 1987, la Cour de justice Benelux a rendu un arrêt en la matière recensé in J.T. 1987, p. 570 [zie ook B.I.E. 1987, nr 49, blz. 196, m.n. Ste. Red.] "Pour qu'un dessin ou modèle beneficie de la protection en vertu des lois relatives au droit d'auteur, prévue a l'article 21 de la L.B.D.M., il est requis que le dessin ou modèle puisse être considéré comme une oeuvre, c'est-a-dire comme un produit a caractère propre et original portant 1'empreinte de 1'auteur, dans le domaine de 1'art appliqué". Il semble que par cette décision, la notion de caractère artistique marqué cède le pas devant 1'empreinte personnelle de 1'auteur, ce qui a amené Me Braun a intituler sa note d'observations "Les tribunaux redeviendront-ils des jurys d'art? (J.T. 1987, p. 572). Ce dernier auteur écrit: (p. 574) "Cette décision sera sans doute ressentie comme un bien pour tous les créateurs tant nationaux qu'êtrangers qui voyaient leurs oeuvres privées de protection, a défaut de dépót préalable. Mais la voie est a nouveau ouverte vers la protection sans formalités et pour une durée de cinquante ans de toutes les oeuvres de la mode, du textile, de-la décoration, du mobilier, de 1'industrial design, etc... puisqu'il sera difficile de nier la présence en elles d'un cachet persónnel. (...). Seuls devront encore faire 1'objet d'un dépót au Benelux les objets tout a fait banals, tels des panneaux de signalisation, des blocs-notes, une tête de graisseur, un tabouret, etc...".

Dans son ouvrage sur 1' Architecte - Le droit de la profession, Bruxelles, 1975, Rigaux (Paul) met les trois conditions suivantes a la protection des droits d'auteur de 1'architecte (N ° 969 a 974): a) Nécessité d'une forme sensible b) Nécessité d'une forme originale

c) Nécessité de nouveauté (N ° 973) qui signifie absence d'antériorité, celle-ci pouvant être appréciée avec 1'aide d'experts.

Par contre, Berenboom (Alain), op. cit., N ° s l 8 , 1 9 et 21: "La doctrine et la jurisprudence ont dégagé deux conditions, d'ailleurs subjectives, pour déterminer les oeuvres qui bénéficient de la protection. Il faut: 1) qu'elles soient le fruit d'une création originales, Foriginalité ne se confondant pas avec la nouveauté (N ° 20); 2) qu'elles soient coulées dans une forme particuliere".

Il semble que pour les dessins industriels soumis a 1'appréciation du tribunal, la condition de nouveauté ne soit pas requise.

B) Applications: 1) Le tribunal considère que les panneaux d'affichage

urbain et les mats de signalisation ne présentent pas de caractère artistique marqué ou non, et qu'ils ne sont pas des oeuvres d'art susceptibles d'être protégées par la législation relative au droit d'auteur.

Me Braun, dans sa note précitée (J.T! 1987, p. 574) englobe d'ailleurs les panneaux de signalisation dans les objets tout a fait banals.

2) Par contre, le tribunal considère le kiosque (abribus) comme une oeuvre d'art appliqué, et se rallie a la description qu'en font les demanderesses. "Les abribus, par la forme tantót arrondie, tantöt plane de ses panneaux et par 1'utilisation de plexiglas en grande quantité, donnent a ceux-ci une forme dépouillée et attrayante s'intégrant parfaitement dans 1'environnement." Si la ressemblance entre les abribus déposés dans le cahier de photos de la S.A. Decaux et ceux présentés en page 15 de la revue Batiment est totale, par contre il y a une légere différence entre les premiers et ceux exposés en 1982 au Design Center (Dans ces derniers, les sièges entourent le poteau qui s'évase vers le haut). Les défenderesses n'invoquent pas cette circonstance.

Le tribunal considère dès lors qu'il s'agit de différences secondaires,, et que l'action est fondée pour les kiosques sur base des droits d'auteur.

C) Estimation des dommages et interets: Comme le kiosque litigieux a été seulement exposé, le

tribunal limite Pallocation des dommages et interets a la somme de 25.000- F. (Braun et Evrard, p. 156). Comme les faits sont anciens, le tribunal rejette la demande de publication du présent jugement dans la presse (Braun et Evrard, N ° 213).

§ 5. L'action reconventionnelle: En déclarant non fondée l'action principale sur base de

l'article 14 de la L.B.D.M., le tribunal doit logiquement faire droit a l'action reconventionnelle en nullité des modèles Benelux 44-13-01 et 44-13-09 pour absence de nouveauté. Pour maintenir leur droit d'auteur sur le dépót N ° 44-13-01 annulé, les parties demanderesses devront faire dans les trois mois la déclaration spéciale prévue aux articles 21.3 et 24 de la L.B.D.M.

Par ces motifs, Le Tribunal, Vu les articles 4,37,41 et 42 de la loi du 15 juin 1935 sur

1'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant contradictoirement et en premier ressort; Dit l'action principale irrecevable en tant qu'intentée

par la première demanderesse, S.A. de droit beige J.C. Decaux Belgium;

En déboute cette première demanderesse; Dit l'action principale recevable mais non fondée sur

base de l'article 14 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

Dit l'action reconventionnelle recevable et fondée; Déclare nuls les modèles Benelux N ° s 044-13-01 et

044-13-09 et prononce la radiation de 1'enregistrement de ces dépóts;

Dit l'action principale recevable et fondée sur base de l'article 21 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins


ou modèles et sur base de Partiele 22 de la loi beige du 22 mars 1886 sur Ie droit d'auteur;

Déclare les défenderesses au principal coupables de contrefacon du modèle kiosque (abribus) exposé en 1982 a Bruxelles;

Fait défense aux défenderesses au principal de poursuivre ces actes, a peine d'une astreinte de 10.000,-F.B. par objet contrefait exposé, vendu ou diffuse;

Condamne in solidum les deux défenderesses au principal a payer a la seconde demanderesse au principal (S.A. de droit francais Jean-Claude Decaux) la somme de 25.000- F.B., majorée des interets judiciaires;

Condamne les défenderesses au principal aux dépens, liquides pour elles-mêmes a 9.600,- F. et pour les demanderesses au principal a 3.693,- F. + 1.525,- F. + 9.600,- F. = 14.818,- F.;

Dit n y avoir pas lieu a autoriser Fexécution provisoire du présent jugement. Etc.

Nr 35. Gerechtshof te Amsterdam, Zesde Kamer (A), 26 november 1987.

(Amsterdammer kasten)

Mrs W.D.C, ter Haar, J.S. Verspyck Mijnssen en J.W. van den Berge.

Art. 10, lid 1, aanhef en onder 11 ° Auteurswet 1912. Het "gezicht" van de Amsterdammer-kastelementen wordt

bepaald door (de combinatie van) de ronde bovenkant en de uitvoering van de schuifplaat. Beide onderdelen samen maken dat van een nieuw en oorspronkelijk ontwerp kastelementen sprake is. De omstandigheid dat de ronde bovenkast van de kasten ten tijde van de introductie op de markt respectievelijk het depot reeds in andere ontwerpen voorkwam en in belanghebbende kringen van handel en nijverheid in de Benelux feitelijke bekendheid genoot, doet hieraan niet af, met name niet nu de schuifplaat door zijn bijzondere profilering een geheel eigen en persoonlijk karakter aan de kast als geheel geeft (anders: de president).

Art. 4, aanhef en onder 3 Benelux Tekeningen en Modellenwet.

De kenmerkende eigenschappen van het model blijken voldoende uit de gedane depots, aangezien de bij bedoelde depots behorende afbeeldingen (ook van de schuifplaat) tezamen met de telkens ingediende omschrijvingen voldoende duidelijk zijn.

Art. 14 onder 1 Benelux Tekeningen en Modellenwet. De verschillen tussen de profileringen van de schuifplaten

van de Amsterdammer- en de Marina-kasten zijn, gelet op de zeer grote gelijkenis ten aanzien van zowel het totale beeld van de kasten als ten aanzien van de profilering van de schuifplaten in het bijzonder, te verwaarlozen. In verband met de gelijkenis tussen beide kasten bestaat de reële kans dat het kopend publiek de Marina-kasten zal associëren met de Amsterdammer-kasten, zulks ook indien beide kasten in dezelfde winkel te koop worden aangeboden en de consument de kasten naast elkaar kan zien.

Art. 13 Auteurswet 1912. De Amsterdammer-kasten genieten zodanige bekendheid,

dat een vermoeden van ontlening door Bastion c.s. van het model van Pastoe c.s. gerechtvaardigd is te achten. ( Pres.: In het midden kan blijven of de auteursrechthebbende ter ondersteuning van zijn vordering tot een verbod van inbreuk op zijn rechten ontlening moet stellen. Voor toewijzing van een verbod moet in ieder geval aannemelijk zijn dat ontlening heeft plaatsgevonden.')

1. Aldo van den Nieuwelaar te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake

lijkheid Ums-Pastoe B.V. te Utrecht, appellanten, tevens incidenteel geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr S. de Wit, advocaat voor Van den Nieuwelaar tevens Mr D.H.M. Peeperkorn te Amsterdam,

tegen 1. de vennootschap onder firma Bastion Design 2000

V.O.F, te Culemborg, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake

lijkheid Rondova Klassiek B.V. te Culemborg, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprake

lijkheid L. Smulders B.V. te Culemborg, 4. de vennootschap naar Duits recht Karl Klenk

Möbelfabrik GmbH te Haiterbach (BRD), geïntimeerden [in kort geding], tevens incidenteel appellanten, procureur Mr H. Warners, advocaat Mr G.F.-Th. Hesselink te Utrecht.

a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 17 maart 1987 (Mr H.F. van den Haak).

2. Het geschil van partijen 2.1. De vaststaande feiten: Als gesteld en erkend, danwei niet of onvoldoende

weersproken, alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen in dit geding het volgende vast:

a. Van den Nieuwelaar [eiser sub 1, Red.] heeft in 1978 in opdracht, voor rekening en ten behoeve van Pastoe, een meubelfabriek, een meubelprogramma ontworpen dat wordt aangeduid met de naam "Amsterdammer-kastelementen". Deze kastelementen zijn alle aan de voorzijde voorzien van een geprofileerde kunststoffen schuifplaat.

b. Pastoe heeft met toestemming van Van den Nieuwelaar op 30 oktober 1978 het model van het Arasterdammer-kastelement bij het Beneluxbureau voor tekeningen en modellen gedeponeerd onder het inschrijvingsnummer 04802. Dit depot is op 30 oktober 1983 voor vijfjaar verlengd en bevat onder meer de vermelding van de naam van de onder a. genoemde ontwerper.

c. Sinds begin 1979 brengt Pastoe de Amsterdammer-kastelementen in verschillende maten, uitvoeringen en kleuren in Nederland in het verkeer. Een aantal van de op de markt gebrachte elementen is afgebeeld op de aan dit vonnis aangehechte bijlage I.

d. Klenk brengt onder de aanduiding "Marina" in Nederland een kastenprogramma in het verkeer als afgebeeld op de aan dit vonnis aangehechte bijlage IL, welke kasten door Bastion in Nederland verder worden verhandeld. Hestia heeft onlangs ten behoeve van de wederverkoop bij Klenk een aantal van deze kasten besteld.

e. Pastoe c.s. hebben Bastion c.s. gesommeerd de verdere fabricage, tentoonstelling, aanbieding, verhandeling en invoorraadhouding van de Marina-kasten te staken. Bastion c.s. hebben aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

f. Op 11 februari 1987 is op verzoek van Pastoe c.s. en ten laste van gedaagde sub 1. [Bastion; Red] auteursrechtelijk beslag gelegd op de Marina-kasten die gedaagde sub 1. op dat moment in voorraad had, zich deels bevindend op haar zaakadres te Culemborg en voor het overige op de Jaarbeurs te Utrecht.

g. Pastoe c.s. zijn reeds eerder in rechte opgekomen tegen de inbreuk op de hun toekomende rechten op de Amsterdammer-kastelementen. Een en ander heeft onder meer geresulteerd in arresten van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 6 juni 1985 (rolnummer 22/1985 K.G.) [B.I.E. 1986, nr44, blz. 158; Red.] en 15 mei 1986 (rolnummer 1053/1985), gewezen tussen Pastoe c.s. enerzijds en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welle Meubelen B.V., gevestigd te Tilburg (hierna ook aan te duiden als "Welle") anderzijds, waarin het Gerechtshof onder meer heeft bepaald dat Van den Nieuwelaar en Pastoe auteurs- respectievelijk modelrechthebbende zijn op (het model van) de Amsterdammer-kastelementen. Inzet van beide procedures was - kort samengevat - de vraag of Welle door het op de markt brengen van een tweetal modellen kasten (tussen partijen in


die procedure en in het onderhavige geding bekend als de "Welle 1", respectievelijk de "Welle 2") inbreuk maakte op het auteurs- respectievelijk modelrecht van Van den Nieuwelaar en Pastoe.

(...) Post alia 3. Beoordeling van het geschil De vordering voor zover gericht tegen Bastion c.s. Relatieve bevoegdheid: 3.1. Het in 2.3.1. weergegeven bevoegdheidsverweer

faalt. Voor zover de vordering is gebaseerd op de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (hierna: "BTMW") is artikel 29 van die Wet van toepassing: de territoriale bevoegdheid van de rechter wordt bepaald door de woonplaats van gedaagde of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Voor zover de vordering is gebaseerd op de Auteurswet gelden de "gewone" competentieregels. Nu vaststaat dat Hestia een order voor levering van een aantal Marina-kasten heeft geplaatst, welke levering zich binnen het arrondissement Haarlem dreigt te gaan voltrekken, zijn in kort geding rechtens voldoende aanknopingspunten aanwezig voor relatieve competentie van de President van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. Daaraan doet niet af dat de gevraagde voorzieningen, indien deze worden gegeven, ook in andere arrondissementen effect zullen (kunnen) sorteren, noch dat, naar aannemelijk is, de gestelde inbreuken op de rechten van Pastoe c.s. in overwegende mate buiten het arrondissement Haarlem plaatsvinden.

Spoedeisend belang: 3.2. Ook de in 2.3.2. weergegeven betwisting van het

spoedeisend belang faalt. Nog daargelaten dat (dreigende) schade voor de instelling van een vordering als de onderhavige geen vereiste is, is niet aannemelijk dat de scheiding tussen de verschillende segmenten van de meubelmarkt zo strikt is dat Pastoe c.s. van de introductie van een op de Amsterdammer-kastelementen gelijkende kast, die volgens Bastion c.s. in tegenstelling tot de door Pastoe op de markt gebrachte kasten bestemd zou zijn voor het publiek met de "smalle beurs", geen nadelige gevolgen ondervindt. Het spoedeisend belang dat voor ontvankelijkheid van een vordering als de onderhavige is vereist, is reeds gelegen in het elimineren van de mogelijkheid dat deze gevolgen optreden.

3.3. Aan dit spoedeisend belang doet niet af dat Pastoe c.s. de Commissie Modellenbescherming hadden kunnen inschakelen. Pastoe c.s. hebben de vrijheid om te kiezen voor de weg die hun ter bescherming van hun rechten het meest effectief lijkt.

Ten gronde: 3.4. Bij de beoordeling ten gronde staat voorop dat het

door het Gerechtshof te Amsterdam in de in 2.1. sub g. bedoelde arresten gegeven oordeel omtrent de auteurs-/ modelrechtelijke aanspraken van Pastoe c.s. in het onderhavige geding op zichzelf niet maatgevend is, nu deze arresten zijn gewezen tussen andere partijen en derhalve partijen in het onderhavige geding niet binden.

3.5. Bastion c.s. hebben als meest vérstrekkend verweer opgeworpen dat het ontwerp van de Amsterdammer-kastelementen niet voldoet aan de voorwaarden voor auteurs-/ modelrechtelijke bescherming. Ter beoordeling van dit verweer moet worden nagegaan: - auteursrechtelijk: of het ontwerp getuigt van een eigen, persoonlijk karakter; - modelrechtelijk: of het ontwerp ten tijde van het depot nieuw was en wordt gekarakteriseerd door een uiterlijk dat niet slechts het resultaat is van het streven om een bepaald technisch effect te verkrijgen. Daarbij verdient opmerking dat zowel de Auteurswet als de BTMW de ruimte bieden om oorspronkelijkheid/nieuwheid aan te nemen voor een deel van het ontwerp.

3.6. In navolging van partijen is de President van oordeel dat het "gezicht" van de Amsterdammer-kastele

menten wordt bepaald door (de combinatie van) de ronde bovenkant en de uitvoering van de schuifplaat. De keuze voor het gebruik van kunststof om daarvan die schuifplaat te vervaardigen ligt zozeer in de technische sfeer en laat qua vormgeving zoveel verschillende mogelijkheden open dat de aanwezigheid van een kunststof schuifplaat op zichzelf geen aanspraak geeft op auteurs-/modelrechtelijke bescherming. Voorts is aannemelijk dat enigerlei vorm van profilering van de schuifplaat noodzakelijk is om deze de vereiste stevigheid te geven, zodat de geprofileerde uitvoering van de schuifplaat als zodanig op zichzelf ook niet auteurs- of modelrechtelijk is beschermd.

3.7. Bastion c.s. hebben gemotiveerd gesteld dat de ronde bovenkant van de Amsterdammer-kastelementen ten tijde van de introductie op de markt/het depot reeds in andere ontwerpen voorkwam en in de belanghebbende kringen van handel en nijverheid in de Benelux feitelijk bekendheid genoot. Deze stelling is door Pastoe c.s. niet weersproken. Ook hebben Pastoe c.s. niet betwist dat de ronde uitvoering van de "kop" van de Amsterdammer-kastelementen noodzakelijk is om de schuifplaat (zonder moeite) op en neer te kunnen bewegen. Uit een en ander volgt dat de door Pastoe c.s. ingeroepen auteurs-/model-rechtelijke bescherming zich niet uitstrekt over dit onderdeel van Van den Nieuwelaars ontwerp.

3.8. De vormgeving van de profilering die in de schuifplaat van de Amsterdammer-kastelementen is aangebracht kan wèl voorwerp zijn van auteurs-/modelrechtelij-ke bescherming. Op grond van (a) visuele waarneming en onderlinge vergelijking van de ter terechtzitting getoonde kastelementen, (b) een vergelijking van deze kasten met de ter terechtzitting getoonde afbeeldingen van andere kasten en (c) de inhoud van de door Pastoe c.s. overgelegde verklaring d.d. 19 november 1984 van prof. P.H. Crouwel, als docent industriële vormgeving verbonden aan de Technische Hogeschool te Delft, is de President van oordeel dat de vormgeving van voornoemde profilering uitgaat boven een voor iedere ontwerper voor de hand liggende of bekende variatie van gebruikelijke motieven en/of elementen en als zodanig getuigt van een eigen, persoonlijk karakter. Voorts merkt de President op dat Bastion c.s. niet hebben aangevoerd dat dit onderdeel van Van den Nieuwelaars ontwerp ten tijde van het door Pastoe c.s. verrichte depot in de belanghebbende kringen van handel en nijverheid in de Benelux reeds feitelijk bekendheid genoot of had genoten.

3.9. Het oordeel dat de Amsterdammer-kastelementen (dankzij de vormgeving van de op de schuifplaat aangebrachte profilering) nieuw en oorspronkelijk zijn wordt bevestigd door het feit dat Van den Nieuwelaars ontwerp in internationale kringen van ontwerpers enthousiast is ontvangen, hetgeen afdoende blijkt uit de door Pastoe c.s. overgelegde passages uit een aantal (vak-)tijdschriften, waarin onder meer wordt vermeld dat Van den Nieuwelaar voor zijn ontwerp in 1982 een "ASID International Product Design award" heeft ontvangen.

3.10. Uit het voorgaande vloeit voort dat bij het beantwoorden van de vraag of Bastion c.s. door het aanbieden, tentoonstellen en/of verkopen van de Marina-kasten inbreuk maken op het auteurs-/modelrecht van Pastoe c.s. met name aandacht moet worden geschonken aan de schuifplaten van beide ontwerpen en dat de ronde bovenkant bij een vergelijking van de kasten buiten beschouwing moet worden gelaten. Ter vermijding van het "glijdende schaal effect" moet bij evenbedoeld aandacht schenken de visuele waarneming en vergelijking worden beperkt tot de ter terechtzitting getoonde (afbeeldingen van de) Amsterdammer-kastelementen enerzijds en de Marina-kasten) anderzijds; de getoonde exemplaren van de Welle 1- en Welle 2-kasten dienen "buiten beeld" te blijven.

3.11. Visuele waarneming en vergelijking als voornoemd voert de President tot het oordeel dat de vormgeving van de (profilering op de) schuifplaat van beide in geding zijnde ontwerpen de volgende verschillen vertonen:


Amsterdammer-kastelementen - de opstaande ribbels zijn rechthoekig; - de ribbels eindigen op 1,5 cm afstand van de kastschotten;

- de onderlinge afstand tussen de ribbels is nagenoeg gelijk aan de dikte van de ribbels (16 mm);

- een aparte handgreep ontbreekt; door de onderlinge afstand van de ribbels kunnen de ribbels tevens de functie van handgreep vervullen;

Marina-kasten

de opstaande ribbels zijn rond; de ribbels lopen door tot aan de kastschotten; bij waarneming van de voorzijde der kast vanuit een positie, schuin ten opzichte van de kast, is niet te zien of de ribbels wel of niet doorlopen tot in de gleuf; de onderlinge afstand tusssen de ribbels bedraagt niet meer dan enkele millimeters; in verhouding tot de hoogte en dikte van de ribbels levert dit visueel de aanblik van "naden" op; aan de onderzijde van de schuifplaat is een handgreep aangebracht die noodzakelijk is om de kast zonder moeite te kunnen openen en sluiten.

3.12. De President is van oordeel dat de hiervoor opgesomde verschillen in auteursrechtelijke zin zodanig zijn dat Pastoe c.s. niet staande kunnen houden dat de Marina-kast moet worden beschouwd als een bewerking of nabootsing van de Amsterdammer-kastelementen in gewijzigde vorm, welke ten opzichte daarvan niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Weliswaar doen beide ontwerpen tot op zekere hoogte aan elkaar denken, doch die gelijkenis wordt in niet onbelangrijke mate bepaald door de in beide ontwerpen voorkomende ronde bovenkant die, zoals hiervoor reeds is overwogen, bij de beoordeling van de gestelde inbreuk buiten beschouwing moet blijven, en door de visuele dominantie van de horizontale ligging der profielen. Dit laatste is echter onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van nabootsing of bewerking als bovenbedoeld, hetgeen Pastoe c.s. zich blijkens hun opvoering van het Singular-programma als voorbeeld van "hoe het ook kan" - eveneens een horizontale profilering - ook bewust lijken te zijn. Bij een en ander komt nog dat de maatvoeringen van de Marina-kasten afwijken van die van de Amsterdammer-kastelementen. Met name komt in de Marina-serie geen kast voor die qua afmetingen doet denken aan de hoge, smalle Amsterdammer-kastelementen, welke kastelemen-ten blijkens de hogergenoemde tijdschriften de meest bekende uit de serie zijn.

3.13. In het midden kan blijven of de auteursrechthebbende ter ondersteuning van zijn vordering tot een verbod van inbreuk op zijn rechten ontlening moet stellen. Voor toewijzing van een verbod moet in ieder geval aannemelijk zijn dat ontlening aan de Amsterdammer-kastelementen heeft plaatsgevonden. De President is van oordeel dat daarvan in casu niet kan worden uitgegaan. Niet onaannemelijk is dat het ontwerp van de schuifplaat van de Marina-kast is gebaseerd op het sinds jaar en dag bekende latjes-op-doek systeem van de ouderwetse houten rolluiken. Met name bij waarneming op enige afstand wekt de schuifplaat van de Marina-kast associaties op met deze rolluiken, indien men althans voorbijgaat aan de kleurverschillen. De auteursrechtelijke grondslag van de vordering van Pastoe c.s. is dan ook ondeugdelijk.

3.14. Het voorgaande heeft tevens gevolgen voor de modelrechtelijke grondslag van de vordering. De President is van oordeel dat de modelrechtelijk in aanmerking te nemen onderdelen van beide ontwerpen - de geprofileerde schuifplaten - meer dan ondergeschikte verschillen vertonen. Aan Pastoe c.s. kan weliswaar worden toegegeven dat Klenk bij het zoeken van een ontwerp voor de profilering van de schuifplaat oplossingen had kunnen

bedenken die (nog) verder van het ontwerp van Van den Nieuwelaar zijn verwijderd, maar de door Klenk gekozen oplossing verschilt voldoende van dit ontwerp om binnen de grenzen van het toelaatbare te blijven. Ook de modelrechtelijke grondslag van de vordering van Pastoe c.s. is derhalve niet deugdelijk.

De vordering voor zover gericht tegen Hestia : 3.15. Nu aan de wettelijke voorgeschreven termijnen en

formaliteiten is voldaan zal tegen Hestia verstek worden verleend.

3.16. Uit het voorgaande volgt dat het Klenk vrij staat de Marina-kasten op de markt te brengen. Onder die omstandigheden maken wederverkopers als Hestia zich a fortiori niet aan inbreuken op het auteurs-/modelrecht van Pastoe c.s. schuldig door deze kasten (verder) te verhandelen.

Slotsom en kosten 3.17. De slotsom van een en ander is dat de gevraagde

voorzieningen tegen alle gedaagden moeten worden geweigerd, met veroordeling van Pastoe c.s. in de kosten van het geding.

4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding : 4.1. Verleent verstek tegen de niet-verschenen gedaagde

Hestia; 4.2. Weigert de gevraagde voorzieningen; 4.3. Veroordeelt Pastoe c.s. in de kosten van het geding,

tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Bastion c.s. begroot op ƒ250,- aan verschotten en ƒ1.500,-procureurssalaris en aan de zijde van Hestia begroot op nihil. Enz.

b) Het Hof, enz.

2. De grieven; de bevoegdheid . 2.1. De grief van Pastoe es houdt het volgende in:

Ten onrechte overweegt de president zoals weergegeven in rechtsoverwegingen 3.10 t /m 3.14 van het vonnis a quo dat de aldaar opgesomde verschillen tussen de kastelementen van Pastoe es en de Marina kast van Bastion es zodanig zijn dat niet gesproken kan worden van een auteursrechtelijke bewerking of nabootsing van de Amsterdammer kastelementen in gewijzigde vorm, in de zin van artikel 13 Auteurswet, respectievelijk dat die verschillen in de zin van de Benelux Tekeningen of Modellenwet meer dan ondergeschikt zijn, en ten onrechte heeft de president op die grond de tegen Bastion es gevraagde voorzieningen geweigerd en Pastoe es in de proceskosten veroordeeld.

2.2. De grief van Bastion es houdt het volgende in: Ten onrechte heeft de president aangenomen, dat aan Pastoe es te dezen een modelrecht toekomt, althans, dat de eventuele modelrechten van Pastoe es zich ook uitstrekken tot de vormgeving van de kunststof schuif, nu de vormgeving van die schuif niet uit de eerst gedane depots blijkt, en de na het eerste depot gedane depots zijn verricht op een tijdstip, en/of een datum van voorrang nebben op een tijdstip, waarop de vormgeving van de kastelementen en in het bijzonder van de schuif bekend was bij de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied.

2.3. Zoals in het vonnis waarvan beroep (overweging 3.1.) is overwogen, is de president van de arrondissementsrechtbank te Haarlem bevoegd - ook ingevolge de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen -van het onderhavige geschil kennis te nemen.

3. De feiten. Geen grief is aangevoerd tegen de weergave van ten

processe vaststaande feiten in overweging 2.1. van het vonnis waarvan beroep. Ook het hof gaat mitsdien van deze feiten uit.

4. Behandeling van de grieven . 4.1. Uitgangspunt is het door partijen niet aangevoch

ten en door het hof overgenomen oordeel van de president dat het "gezicht" van de Amsterdammer-kastelementen


wordt bepaald door (de combinatie van) de ronde bovenkant en de uitvoering van de schuifplaat.

4.2. Beide onderdelen samen maken dat van een nieuw en oorspronkelijk ontwerp kastelementen sprake is. De omstandigheid dat de ronde bovenkant van de kasten ten tijde van de introductie op de markt respectievelijk het depot reeds in andere ontwerpen voorkwam (de kasten van Klaus Vogt) en in belanghebbende kringen van handel en nijverheid in de Benelux feitelijke bekendheid genoot, doet hieraan niet af, met name niet nu de schuifplaat door zijn bijzondere profilering een geheel eigen en persoonlijk karakter aan de kast als geheel geeft.

4.3. Op grond van een en ander komt aan Pastoe es auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming toe. Weliswaar hebben Bastion es betoogd dat een modelrecht aan Pastoe es niet toekomt omdat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit de eerst gedane depots zouden blijken, doch het hof verwerpt dit betoog, aangezien de bij bedoelde depots behorende afbeeldingen (ook van de schuifplaat) tezamen met de telkens ingediende omschrijvingen voldoende duidelijk zijn. Het laatste geldt met name ook voor het eerste door Pastoe es verrichte depot van 30 oktober 1978 (vgl. productie 20 van Pastoe es in eerste aanleg). Hiermee komt aan de grief van Bastion es in voorwaardelijk incidenteel appèl de grondslag te ontvallen.

4.4. Thans komt aan de orde de vraag of Bastion es door de vervaardiging en het in het verkeer brengen van de zogenaamde Marinakasten (ook wel Martinakasten genoemd) handelt in strijd met het auteursrecht van Van den Nieuwelaar respectievelijk het modelrecht van Pastoe es met betrekking tot de door Van den Nieuwelaar ontworpen en door Pastoe es vervaardigde en in het verkeer gebrachte zogenaamde Amsterdammer kasten.

4.5. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord. 4.6. Niet slechts vergelijking van de overgelegde foto's

van de beide kasten, doch ook en met name bezichtiging van de kasten ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep voert tot de conclusie dat tussen de Amsterdammer kasten enerzijds en de Marinakasten anderzijds een zeer grote gelijkenis bestaat. Dit geldt zowel ten aanzien van het totale beeld van de kasten (de combinatie van de ronde bovenkant, de afmetingen - ook de lengtematen - en de wijze van profilering van de schuifplaten) als ten aanzien van de profilering van de schuifplaten in het bijzonder (de sterke gelijkenis tussen de - dominerende - horizontale profielen in de vorm van - in beide gevallen - opstaande ribbels of rillen).

4.7. De in het vonnis waarvan beroep onder 3.11. opgesomde verschillen tussen de profileringen van de schuifplaten van beide kasten zijn naar het oordeel van het hof, gelet op eerderbedoelde grote gelijkenis, te verwaarlozen. Met name geldt ook dat de ronding van de ribbels en het doorlopen van de ribbels tot aan de kastschotten bij de Marinakasten alsmede de onderaan aanwezige handgreep bij deze kasten weinig opvallen en dat de ruimte tussen de ribbels, op enige afstand gezien, niet veel kleiner lijkt dan bij de Amsterdammer kasten.

4.8. In verband met vorenbedoelde gelijkenis tussen beide kasten bestaat reële kans dat het kopend publiek de Marinakasten van Bastion es zal associëren met de Amsterdammer kasten van Pastoe es, zulks ook indien beide kasten in dezelfde winkel te koop worden aangeboden en de consument de kasten naast elkaar kan zien.

4.9. Voor zover nodig, wordt hierbij tevens overwogen dat, naar Pastoe es aannemelijk heeft gemaakt, haar kasten zodanige bekendheid genieten, ook in Duitsland alwaar geïntimeerde Klenk gevestigd is, dat een vermoeden van ontlening door Bastion es aan het model van Pastoe es gerechtvaardigd is te achten.

4.10. Daarentegen valt niet aan te nemen dat de kasten van Bastion es geënt zijn op de in eerdere jaren door Klaus Vogt voornoemd ontworpen kasten met ronde bovenkant en rolluiken. Laatstbedoelde kasten hebben, naar bij de

bezichtiging is gebleken, rolluiken van houten latjes zonder enig profiel dan wel van plastic met een volkomen afwijkende golvende profilering.

4.11. Het hof is dan ook van oordeel dat de Marinakasten op niet meer dan ondergeschikte punten afwijken van de Amsterdammer kasten en moeten worden aangemerkt als een nabootsing van de laatste, in enigszins gewijzigde vorm, zonder ten opzichte daarvan als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden.

4.12. Op grond van het vorenoverwogene is de grief van Pastoe es gegrond en faalt de grief van Bastion es.

5. Verdere afhandeling van de zaak . 5.1. Naar uit het vorengaande volgt, handelen Bastion

es in strijd met het auteursrecht van Van den Nieuwelaar en het modelrecht van Pastoe es waardoor laatstgenoemden schade lijden, althans dreigen te lijden. Dit brengt mee dat de vordering van Pastoe es in beginsel toewijsbaar is.

5.2. Pastoe es heeft in eerste aanleg onderdeel III en in hoger beroep de onderdelen VI en VII van haar eis ingetrokken. De overige onderdelen van de vordering van Pastoe es waarbij deze een spoedeisend belang hebben, zijn toewijsbaar, zij het dat met betrekking tot de onderdelen II, IV en V de door Bastion es in acht te nemen termijn telkens op acht dagen na betekening van het arrest zal worden gesteld en dat de onder VIII bedoelde dwangsommen zullen worden bepaald op ƒ 5.000,- per overtreding of per dag dat de overtreding voortduurt met betrekking tot de onderdelen I, II en IV, en op ƒ50.000,- bij ingebreke blijven ten aanzien van onderdeel V.

6. Slotsom. Het principaal appèl slaagt en leidt tot vernietiging van

het vonnis waarvan beroep en toewijzing van de vordering van Pastoe es in voege als voormeld. Het incidenteel appèl faalt en moet worden verworpen. Bastion es dienen in de kosten te worden veroordeeld van de eerste aanleg en van de beide appellen, nu zij in het ongelijk gesteld zijn.

7. Beslissing. Het hof^ in het principaal hoger beroep : 1. vernietigt het vonnis waarvan beroep; 2. gebiedt Bastion es onmiddellijk na betekening van

het arrest, het fabriceren, tentoonstellen, aanbieden, in voorraad houden, verkopen en/of leveren van de ten processe bedoelde Marina kastelementen voor de gehele Benelux (België, Nederland, Luxemburg) te staken en gestaakt te houden;

3. gebiedt Bastion es binnen acht dagen na betekening van het arrest schriftelijke opgave aan Pastoe es of hun raadsman te doen van het op heden door of voor hen in voorraad gehouden aantal Marina kastelementen;

4. gebiedt Bastion es binnen acht dagen na betekening van het arrest opgave aan Pastoe es of hun raadsman te doen van het aantal reeds verkochte Marina kastelementen en van de namen en adressen van alle afnemers van de reeds verkochte c.q. geleverde Marina kastelementen;

5. veroordeelt Bastion es binnen acht dagen na betekening van het arrest hun afnemers schriftelijk te verzoeken om de bij hen aanwezige Marina kastelementen tegen vergoeding van de door de afnemers betaalde koopprijs en transportkosten aan Bastion es terug te zenden;

6. veroordeelt Bastion es om aan Pastoe es een dwangsom van ƒ 5.000,- te betalen per overtreding van de in deze beslissing onder 2, 3 en 4 genoemde bevelen of per dag dat de overtreding voortduurt, en van ƒ 50.000,- indien Bastion es in gebreke blijven aan de onder 5 genoemde veroordeling te voldoen;

7. verklaart de onderdelen 2 tot en met 6 van deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad;

8. veroordeelt Bastion es in de kosten van beide instanties, tot aan dit arrest aan de zijde van Pastoe es begroot op ƒ 2.075,- in eerste aanleg en op ƒ 3.945,- in het principaal hoger beroep;

9. wijst het meer of anders gevorderde af;


in het incidenteel hoger beroep : 10. verwerpt het beroep; 11. veroordeelt Bastion es in de kosten van het

incidenteel hoger beroep, tot aan dit arrest aan de zijde van Pastoe es begroot op ƒ 1.800,-. Enz.

') Auteurs- en modetlenrechtelijke inbreukcriteria. Zo netjes als ik in het kopje bij deze uitspraken de auteurs- en

modellenrechtelijke inbreukcriteria uit elkaar heb gehaald, heeft het hof het niet gedaan.

Het hof onderscheidt onvoldoende dat het auteursrecht een heel ander recht is dan het modelrecht. Nadat het hof eerst in één adem de Amsterdammer kast tot voorwerp van auteurs- en modelrecht heeft bestempeld, komt de vraag aan de orde of de Marinakast daarop inbreuk maakt. Beslissend voor het bevestigende antwoord acht het hof de "zeer grote gelijkenis" tussen beide kasten, waardoor er een reële kans bestaat dat het kopend publiek de Marinakast zal associëren met de Amsterdammer kast. Dit associatiegevaar is echter een louter modellenrechtelijk inbreukcriterium ter nadere uitwerking van de "ondergeschikte verschillen" in artikel 14 onder 1 BTMW. Auteursrechtelijk dient de rechter na te gaan of het aangevallen werk een geheel of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm is, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt (artikel 13 AW). Het is niet ondenkbaar, dat een werk dat associaties oproept met het werk van een ander, niettemin toch als een nieuw, oorspronkelijk werk wordt aangemerkt.

In ro. 4.9. voert het hof de ontlening ten tonele, die niet aansluit op de daaraan voorafgaande overweging over het associatiegevaar. De ontlening hoort weer thuis bij het auteursrecht. De conclusie in ro. 4.11 is mijns inziens dan ook auteursrechtelijk bezien onvoldoende gemotiveerd, ook al betreft het een kort geding. Een scherp onderscheid tussen de auteurs- en modellenrechtelijke inbreukcriteria acht ik noodzakelijk, omdat een auteursrecht - en dus een verbod - duurt tot 50 jaar na de dood van de maker, terwijl een modelrecht maximaal 15 jaar geldt.

Ste.

Nr 36. Gerechtshof te Arnhem, Eerste meervoudige civiele kamer, 19 april 1988.

(kioskunits)

Mr J.E.B, van Julsingha, Mr J.A.J. Spoor en Prof. Mr D.W.F. Verkade.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek j ° art. 25 Benelux Tekeningen en Modellenwet.

De kioskunits van TIP-3 moeten als (slaafse) nabootsingen van Glasdon's "Europa"-kioskunits worden beschouwd. De namaak was immers voorwerp van de licentie-overeenkomst tussen Glasdon en TIP-1, en TIPS heeft niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt dat zij ten deze anders te werk zou gaan dan TIP-1. De units van TIP-3 zijn (nagenoeg) identiek met die van Glasdon's "Europa". Dat die gelijkheid nodeloos verwarringwekkend is, blijkt uit de velerlei varianten bij de kioskenunits van derden. Daaraan doet niet af dat Glasdon inmiddels de "Europa"-kioskunits niet zelf meer vervaardigt en op de markt brengt, maar op de "Olympic"-kioskunits is overgegaan. Glasdon heeft er genoegzaam belang bij dat TIP-3 ook haar "oude" kioskunits niet nodeloos verwarring-wekkend nabootst, mede in aanmerking genomen dat deze "oude" (Europa)-kioskunits van Glasdon nog steeds op veel plaatsen opgesteld staan.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Vordering jegens de directeur van TIP als privépersoon,

geïntimeerde sub 2, afgewezen. Niet aannemelijk is dat geïntimeerde sub 2, anders dan in relatie tot geïntimeerde sub 1, bij de nabootsingen betrokken zou zijn.

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De vordering, houdende een bevel tot terugneming van in

het verkeer gebrachte onrechtmatige nabootsingen, moet als niet passend wegens de daarbij voor derden als afnemers betrokken belangen, worden geweigerd.

De vennootschap naar Engels recht Glasdon Limited te Blackpool, Engeland^ appellante [in kort geding], procureur Mr P.C. Plochg,

tegen 1. de besloten vennootschap Twellose Industrie Plastics

B.V. te Twello, gemeente Voorst, en 2. Hendrik Barend Snoek te Laren, N.H., geïntimeerden

[in kort geding], procureur Mr B. Peek.

a) President Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 7 mei 1987 (Mr J.J. van Oostveen).

ten aanzien van het recht: De vordering van eiseres [Glasdon. Red.] is gebaseerd op

een beweerdelijke inbreuk door gedaagden op de door haar gepretendeerde rechten op het bouwsysteem "Europa". Eiseres heeft niet weersproken de stelling van gedaagde dat zij, eiseres, bedoeld bouwsysteem thans zelf noch middels aan derden verleende licentie in Nederland op de markt brengt. Daarnaast staat vast, dat eiseres in het verleden met een Nederlandse derde een licentieovereenkomst heeft gesloten, in welke overeenkomst was bepaald, dat het die licentiehoudster na het einde van de licentie vrij stond om uit meergenoemd systeem voortkomende kabines te produceren en te verkopen. Welke uitleg verder ook gegeven moet worden aan evenbedoelde contractsbepaling (partijen verschillen daarover van mening), eiseres heeft niet duidelijk gemaakt welk met het gevorderde beschermde belang zij heeft om tegen gedaagden (niet zijnde ex-licentiehouders) op te treden, zodat op grond van het vorenstaande eiseres geacht moet worden geen spoedeisend belang te hebben bij een voorziening als gevorderd. De gevraagde voorziening dient dan ook te worden geweigerd, met verwijzing van eiseres in de proceskosten.

Rechtdoende in kort geding: Weigert de gevraagde voorziening. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot op

deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.100,- aan salaris. Enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende ten aanzien van het recht 1. De grieven strekken ertoe het geschil tussen partijen

in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof vindt daarin aanleiding zelfstandig het geschil te onderzoeken en daaromtrent te beslissen.

2. In dit kort geding kan worden uitgegaan van de volgende, enerzijds gestelde en anderzijds erkende of niet dan wel onvoldoende weersproken feiten:

a. Appellante, hierna ook te noemen Glasdon, heeft vóór 1975 ontworpen en ontwikkeld kabines, genaamd "Europa", bestaande uit op elkaar aan te sluiten panelen, hierna aan te duiden als "Europa"-kioskunits;

b. Glasdon heeft een en ander neergelegd in tekeningen, schetsen en afbeeldingen;

c. Op 1 april 1974 heeft Glasdon met de toenmalige Twellose Industrie Plastics B.V. (niet geïntimeerde sub 1; hierna te noemen TIP-1) een "licence agreement", geschreven in het Engels doch met toepasselijkverklaring van Nederlands recht gesloten, waarbij, kort gezegd, Glasdon aan TIP-1 toestemming verstrekte tot het fabriceren en verkopen in onder andere Nederland van de "Europa"-kioskunits, alsook tot het gebruik van de in dat verband verstrekte "technical data";

d. in dit kader heeft Glasdon aan TIP-1 de desbetreffende tekeningen, afbeeldingen en "technical data" ter hand gesteld;

e. In 1981 is de onderneming van TIP-1 door middel van een activa-passiva-transactie, waaronder de rechten en plichten uit de licentie-overeenkomst met Glasdon, door


TIP-1 overgedragen aan een nieuwe Twellose Industrie Plastics B.V., evenmin geïntimeerde in dit geding (hierna te noemen TIP-2) (De vraag of Glasdon in deze overdracht bewilligd heeft respectievelijk daaraan gebonden was, kan in dit geding in het midden blijven);

f. Op 31 maart 1984 liep de onder c bedoelde licentieovereenkomst af. Tussen Glasdon en TIP-2 is onderhandeld over afwikkeling van het oude contract (in elk geval vanaf 1981 had Glasdon geen betalingen op grond van de licentieovereenkomst ontvangen) en over de mogelijke verdere samenwerking. Tot resultaten heeft dit niet geleid;

g. Op 27 maart 1986 werd TIP-2 failliet verklaard; h. Op 15 april 1986 werd de onderneming van TIP-2

door middel van een activa-passiva-transactie overgenomen door geïntimeerde, hierna ook te noemen TIP-3. Overgenomen werden onder meer: goodwill, matrijzen, inventaris en voorraad;

i. TIP-3 vervaardigt de "Europa"-kioskunits als boven bedoeld en brengt die op de markt, met de via TIP-2 van TIP-1 verkregen activa, waaronder de daartoe gemaakte mallen;

j . Glasdon vervaardigt en verkoopt de "Europa"-kiosk-units zelf niet meer. In plaats daarvan vervaardigen respectievelijk verkopen Glasdon en haar licentienemers nieuwe kioskunits onder de naam 'Olympic".

3. Glasdon is van mening, kort samengevat, dat geïntimeerden inbreuk maken op haar auteursrecht op de "Europa"-kioskunits, dan wel deze op onrechtmatige wijze (slaafs) nabootsen. Geïntimeerden bestrijden zulks, onder aanvoering van talrijke verweren, waarop hieronder voor zover nodig zal worden teruggekomen.

4. Gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen kan de vraag of op de "Europa"-kioskunits van Glasdon auteursrecht rust in dit kort geding in het miuden blijven.

5. De beoordeling van de vraag of er sprake is van een onrechtmatige (slaafse) nabootsing dient te geschieden aan de hand van door de rechtspraak op basis van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek vanaf het arrest van Hoge Raad 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hijskraan) ontwikkelde normen. Het voorschrift van artikel 14 lid 5 van de Benelux-Tekeningen en Modellenwet doet daaraan niet af, gelet op artikel 25 van dezelfde wet. Voldoende aannemelijk - mede gelet op de in rechtsoverweging 2 vermelde licentie-overeenkomst d.d. 1 april 1974 - is geworden dat de "Europa"-kioskunits van Glasdon niet alleen vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet ontworpen waren, maar ook dat zij vóór die datum in belanghebbende kring van nijverheid of handel binnen het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoten, zodat zij niet meer vatbaar waren voor rechtsgeldige deponering onder de - per 1 januari 1975 in werking getreden - Beneluxwet. Aangenomen moet worden dat de "Europa"-kioskunits de boven bedoelde bescherming ex artikel 1401 Burgerlijk Wetboek vóór 1 januari 1975 genoten, respectievelijk deze nadien zijn blijven genieten.

6. Gelet op de hiervoor weergegeven - in zoverre onomstreden - voorgeschiedenis, moeten de kiosk-units van TIP-3 als (slaafse) nabootsingen van Glasdon's "Europa"-kioskunits worden beschouwd. De namaak was immers voorwerp van de licentie-overeenkomst tussen Glasdon en TIP-1, en TIP-3 heeft niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt dat zij ten deze anders te werk zou gaan dan TIP-1.

7. Nabootsen is zonder meer niet onrechtmatig. Dat is wél het geval als de namaker, in casu TIP-3 zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen even goed een andere weg had kunnen inslaan en door zulks na te laten verwarring sticht met het produkt van een ander, in casu Glasdon. Verwarringsgevaar met de - nog steeds bestaande - "Europa"-kioskunits van Glasdon acht het hof alleszins aannemelijk, gezien de voorgeschiedenis, tenzij geïntimeerden gelijk zouden hebben met hun verweer dat Glasdon's kioskunits zich te weinig onderscheiden van de kioskunits van derden, en derhalve geen of onvoldoende onderscheidend vermogen hebben.

8. Dit laatste acht het hof - na beoordeling van het daartoe door geïntimeerden in het geding gebrachte materiaal over kioskunits van derden - onvoldoende aannemelijk. Uiteraard zijn er overeenkomsten met produkten van derden, maar er zijn ook - op onderdelen -verschillen. Dé units van TIP-3 zijn intussen (nagenoeg) identiek met die van Glasdon's "Europa". Dat die gelijkheid nodeloos verwarringwekkend is, blijkt uit de velerlei varianten bij de kioskenunits van derden.

9. Aan het bovenstaande doet niet af dat Glasdon inmiddels (zie rov. 2) de "Europa"-kioskunits niet zelf meer vervaardigt en op de markt brengt, maar op de "01ympic"-kioskunits is overgegaan. Daargelaten eventuele nodeloos verwarringwekkende overeenstemming tussen de TIP-3 en de "01ympic"-kioskunits van Glasdon, heeft Glasdon er als concurrente van TIP-3 genoegzaam belang bij dat TIP-3 ook haar "oude" kioskunits niet nodeloos verwarringwekkend nabootst, mede in aanmerking genomen dat deze "oude" (Europa-)kioskunits van Glasdon nog steeds op veel plaatsen opgesteld staan. Voorts heeft Glasdon onweersproken gesteld dat zij via licentienemers elders in de wereld "Europa"-kioskunits kan doen leveren indien afnemers per se dat systeem wensen.

10. Aan het onder 7 en 8 overwogene doet ook niet af hetgeen in rechtsoverweging 2 sub e tot en met h als voorshands vaststaande is aangenomen. Dat Glasdon berustte in niet-royalty-betaling door TIP-2 (eventueel ook al TIP-1), en dat zij met TIP-2 zocht naar een eventuele nieuwe samenwerkingsvorm, versteekt haar niet van het recht om na de deconfitures van TIP-1 en TIP-2 bij gebreke aan overeenstemming met TIP-3, thans haar op de wet gegronde aanspraken tegen TIP-3 uit te oefenen. En de omstandigheid dat zij lang heeft willen onderhandelen met TIP-1 en TIP-2 na de gerezen moeilijkheden, en ook nog met TIP-3 (i.o.), versteekt haar ook niet van het voor dit kort geding vereiste spoedeisend belang, nadat gebleken was dat met TIP-3 (en met geïntimeerde Snoek) het geschil niet minnelijk kon worden opgelost. Gedragingen zijdens Glasdon waaruit afstand van recht of rechtsverwerking jegens TIP-1, TIP-2, TIP-3 en/of Snoek dan wel anderen zou moeten worden afgeleid zijn door geïntimeerden niet aannemelijk gemaakt; uit correspondentie die zich bij de gedingstukken bevindt blijkt veeleer het tegendeel.

11. Vervolgens dient te worden stilgestaan bij het verweer dat geïntimeerden ontlenen aan artikel N van de door hen in het geding gebrachte overeenkomst tussen Glasdon en TIP-1. Deze bepaling luidt:

"After the termination of this agreement the Licensee will be free to manufacture, use and sell the Subject Products and to use all Technical Data furnished to it by the Licensor during the Terms of the agreement without any obligation to pay any Royalty to the Licensor, provided that the Licensee will have to respect any then existing patent or registered design protection obtained by the Licensor."

Geïntimiteerden argumenteren nu (en de president van de rechtbank is hen daarin, zakelijk, gevolgd) dat bij gebreke aan "patents" (in confesso), en bij gebreke aan "registered design"-rechten, het aan TIP-1 na ommekomst van de termijn van de licentie-overeenkomst vrij zou staan om royalty-vrij de kioskunits na te maken. Wat betreft de (in het systeem ,van geïntimiteerden) enig overblijvende "technical data" zou dit immers expliciet zijn overeengekomen. Onder die omstandigheden zou Glasdon geen belang hebben bij haar vorderingen tegen derden als geïntimiteerden.

12. Deze visie berust op een onjuiste lezing en uitleg van het contract. Het hof overweegt daartoe het volgende.

a. Voor beide partijen was de onmiskenbare (hoofd-)strekking van deze overeenkomst het toekennen van de bevoegdheid (licence) aan de licensee (TIP-1) om de bedoelde kioskunits naar ontwerp van de licensor (Glasdon) te fabriceren en te verkopen, zulks voorts met gebruikmaking van "technical data" (in Nederland veelal ook "know-how" genoemd) welke Glasdon daarbij


verstrekte. Beide partijen gingen èr vanuit dat de licensee (TIP-1) inderdaad deze toestemming behoefde.

b. Dat de licensee (TIP-1) inderdaad naar Nederlands recht de toestemming behoefde voor het fabriceren en verkopen van de kioskunits volgens Glasdon's ontwerp, komt het hof juist voor. Daargelaten eventuele auteursrechtelijke bescherming (vergelijk rechtsoverweging 4), is het hof van oordeel dat Glasdon in elk geval wettelijk aanspraak kon maken op bescherming ex art. 1401 Burgerlijk Wetboek tegen (slaafse) nabootsing, gelijk zij dat (gelet op artikel 25 Benelux-Tekeningen en Modellenwet) nog steeds kan, naar het hof hierboven onder 5 tot en met 9 overwogen heeft.

c. Dat de tekst van de overeenkomst, inclusief genoemd artikel N, niet over auteursrechten en bescherming ex artikel 1401 Burgerlijk Wetboek spreekt, doet aan het zojuist onder a en b overwogene niet af. Partijen hebben kennelijk gebruik gemaakt van een van Engelse zijde opgesteld standaardcontract. Dat contract houdt niet uitdrukkelijk rekening met het gegeven dat in dit specifieke geval octrooien (patents) geen rol spelen, terwijl het evenmin rekening houdt met de specifieke wetgeving in de licentiegebieden, waaraan bescherming tegen nabootsing van de produkten kan worden ontleend. Nu echter partijen op de overeenkomst uitdrukkelijk Nederlands recht van toepassing hebben verklaard dient, naar het oordeel van het hof, de door partijen in de overeenkomst bedoelde "registered design protection" uitgelegd worden in de zin van de in het licentiegebied beschikbare wettelijke bescherming van de vormgeving der produkten.

d. De duiding die aldus aan artikel N van de overeenkomst moet worden gegeven - en die ook strookt met het beleid van de Europese Commissie ex artikel 85 EEG-Verdrag, waarop Glasdon en haar wederpartij kennelijk het oog hebben gehad, mede gezien de aanmelding bij de Europese Commissie blijkens artikel P -is dan ook dat na afloop van de overeenkomst het aan de ex-licentienemer vrij staat de "technical data" (know-how) zonder vergoeding te blijven gebruiken, doch dat deze nog bestaande wettelijke bescherming van de produktvormge-ving aan de zijde van Glasdon dient te blijven respecteren.

13. In het licht van het hiervoor overwogene zijn vorderingen van Glasdon jegens geïntimeerde sub 1 in beginsel voor toewijzing vatbaar. Nu Glasdon onvoldoende belang heeft aangegeven bij toewijzing van haar verbodsvordering sub 1 met betrekking tot gestelde inbreuk op auteursrecht, naast de verbodsvordering sub 2 gebaseerd op (slaafse) nabootsing, zal het hof, de auteursrecht-grondslag in het midden gelaten hebbend, eerstbedoelde vordering afwijzen. De vordering sub 2 acht het hof te ruim en te onbepaald geformuleerd, zodat deze slechts zal worden toegewezen zoals hierna te melden. Wat de vordering sub 4

Litteratuur Boeken .

NEDERLAND

Hoyng, Prof. Mr W. A., De Octrooilicentie in een faillissement in: Recht vooruit - 150 jaar BW onder redactie van Mr M. S. Bijleveld, Mr P. Neleman en Mr W. J. G. Oostveen. Deventer, Kluwer 1988, 230 blz. Prijs f75,-.

Mens, Prof. Dr K. L. H. van, Belastingheffing over royalties in internationale verhoudingen.

IER (4) okt. 1988 (5) blz. 81/4. Patijn, Mr A., Gegevens bescherming en administratief recht,

Preadvies "Gegevensbescherming" in Handelingen 1988 der Nederlandse Juristen Vereniging, deel I.

Zwolle, W. E. J.Tjeenk Willink, 1988, 228 blz.

betreft, houdende een bevel tot terugneming van in het verkeer gebrachte onrechtmatige nabootsingen, is het hof van oordeel dat een dergelijke voorziening als niet passend wegens de daarbij voor derden als afnemers betrokken belangen, moet worden geweigerd. De gevorderde veroordeling tot betaling van dwangsommen zal worden toegewezen als hierna te melden. Als in hoofdzaak in het ongelijk gestelde zal geïntimeerde sub 1 worden veroordeeld in de kosten van het geding tussen haar en Glasdon in eerste, zowel als in deze instantie.

14. De vorderingen van Glasdon voor zover gericht tegen geïntimeerde sub 2, Snoek, zullen worden afgewezen. Weliswaar heeft Snoek de leiding bij geïntimeerde sub 1, doch - tegen #de gemotiveerde betwisting zijnerzijds - heeft Glasdon niet'aannemelijk gemaakt dat Snoek anders dan in relatie tot geïntimeerde sub 1 bij de betrokken nabootsingen betrokken zou zijn, respectievelijk dat Snoek zich niet aan het jegens geïntimeerde sub 1 uitgesproken verbod zou conformeren. Glasdon zal veroordeeld worden in de kosten van de procedure, in beide instanties, voor zover aan de zijde van Snoek gevallen.

15. Een en ander leidt tot de volgende beslissing.

Rechtdoende in hoger beroep in kort geding: 1. Vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw

rechtdoende: 2. Verbiedt geïntimeerde sub 1 kiosken c.q. units die een

nabootsing vormen van de "Europa"-kiosken c.q. units van appellante aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen;

3. Veroordeelt geïntimeerde sub 1 tot betaling ten titel van dwangsom aan appellante van een bedrag van ƒ 10.000,- (...) voor iedere dag of - naar keuze van appellante - ieder produkt waarop of waarmee geïntimeerde sub 1 het onder 2 bedoelde verbod overtreedt tot een maximum van ƒ 300.000,-;

4. Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5. Veroordeelt geïntimeerde sub 1 in de kosten van het geding, voor zover tussen haar en appellante gevoerd, en begroot deze kosten aan de zijde van appellante tot aan deze uitspraak voor de eerste instantie op ƒ 1.100,- (...) voor salaris en ƒ312,95 (...) voor verschotten, alsmede in deze instantie op ƒ 1.200,- (...) voor salaris en ƒ 310,45 (...) voor verschotten;

6. Wijst af het meer of anders jegens geïntimeerde sub 1 gevorderde;

7. Wijst af het jegens geïntimeerde sub 2 gevorderde; 8. Veroordeelt appellante in de kosten van het geding,

voor zover tussen haar en geïntimeerde sub 2 gevoerd, aan de zijde van geïntimeerde sub 2 in beide instanties begroot op nihil. Enz.

Polak, Mr J. M., De Nederlandse Juristen Vereniging en de gegevensbescherming. De NJV-vergadering op 10 juni 1988 te 's-Gravenhage.

NJB(63) 16 juli 1988 (26) blz. 937. [Zie ook Notulen van de NJV-vergadering, NJB(63) 16 juli 1988(26), blz. 939].

Schaaf, Mr H. A. van de, Verslag vergadering NJV 1988. Computerrecht 1988 (4) blz. 215/6.

Vellinga-Schootstra, Mr F., Gegevensbescherming en strafrecht, Preadvies "Gegevensbescherming" in Handelingen 1988 der Nederlandse Juristen Vereniging, deel I.

Zwolle, W. E. J.Tjeenk Willink, 1988,228 blz. Verkade, Prof. Mr D. W. F., Gegevensbescherming en pri

vaatrecht, Preadvies "Gegevensbescherming" in Handelingen 1988 der Nederlandse Juristen Vereniging, deel I.

Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1988,228 blz. WichersHoeth, Mr L., Artikel 13A2BMWmagblijven.

/£7?(4)okt.l988(5)blz.85.

89 17 april 1989, 57e jaargang, nr 4 bij blad bij de ...2829-36%29.pdf · betekenis dat aan het...

Documents