galbaian - entresijos de la nueva ley de patentes
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Innobasque, 26 de febrero de 2016
Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial
Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN
Ignasi Marqués Abogado
Especialista en litigios de patentes Director de PI en BAKER & McKENZIE
2
Programa
09:30 Recepción y bienvenida 09:40 Introducción 10:00 Derecho a la patente e invenciones laborales 10:20 El procedimiento de concesión de patentes:
Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión
11:00 Pausa café 11:20 El procedimiento judicial de defensa de la patente 11:50 Arbitraje y mediación 12:00 El modelo de utilidad 12:20 Coloquio
DIVULGACIÓN
ESTADO INVENTOR
SOLICITUD DE PATENTE
PATENTE
La patente: definición UN CONTRATO
MONOPOLIO TEMPORAL
INVENCIÓN
Introducción
Ismael Igartua - GALBAIAN 3
La patente: procedimiento de concesión y requisitos de patentabilidad
Estado de la técnica
Año prioridad
Protección provisional
Protección definitiva
Presentación Solicitud
Publicación Solicitud
12 meses
18 meses
Concesión patente
Introducción
Requisitos de patentabilidad:
Novedad
Actividad inventiva
Aplicación industrial
Ismael Igartua - GALBAIAN 4
Ley de Patentes (LP)
Es necesaria una Ley de Patentes que regule aspectos
tales como:
El derecho a la patente
El procedimiento de concesión de patentes
La defensa de los derechos del titular de la patente
Hay legislaciones que incluyen una segunda modalidad
de protección de invenciones: el modelo de utilidad
Ismael Igartua - GALBAIAN 5
Introducción
La legislación de patentes en España
La LP actual es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, que entró en vigor en el contexto del ingreso
de España en la CEE
Inicialmente sin examen sustantivo, se establece el
examen opcional mediante el Real Decreto-ley 8/1998,
de 31 de julio
Existía la necesidad de introducir reformas de calado
Ismael Igartua - GALBAIAN 6
Introducción
La nueva LP
La nueva LP es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes, entrará en vigor el 1 de abril de 2017
Según la OEPM: “Esta nueva Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito
internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un
marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedosa,
implantando un único procedimiento de concesión que beneficiará a la seguridad
jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la Patente española.”
Ismael Igartua - GALBAIAN 7
Introducción
Principales cambios en la nueva LP (1/2)
Se establece el examen sustantivo obligatorio
Se simplifican los requisitos formales para adecuarse al
PLT
Se incorporan cambios inspirados en el sistema de
patente europea (patentabilidad, pago del IET desde el
principio, oposición post-concesión etc.)
Para el modelo de utilidad cambian el requisito de
novedad, el tipo de invenciones protegibles y los
requisitos para ejercitar acciones
Se aclara el régimen de las invenciones laborales
Ismael Igartua - GALBAIAN 8
Introducción
Principales cambios en la nueva LP (2/2)
El titular podrá limitar el alcance de su patente una vez
concedida tanto en vía administrativa como en vía judicial
La OEPM será un organismo de arbitraje y mediación para
conflictos relacionados con la propiedad industrial
Se reduce en un 50% la tasa de solicitud, búsqueda y
examen para determinados emprendedores (Art. 186 nLP)
Se establece una bonificación del 50% en el importe de las
tasas para las universidades públicas, y del 100% si se
acredita una explotación económica real y efectiva (DA
décima nLP)
Ismael Igartua - GALBAIAN 9
Introducción
Apuntes sobre la nueva Ley de
Patentes
– Invenciones laborales
Ignasi Marqués
Baker & McKenzie Barcelona
E[curopeahange ntitlInte ielnlecViewtua/Heal Propdeertyr anPdrFootacticer]e Grou2p Meeting, September 2009
Invenciones laborales
¿A quién pertenecen las invenciones?
– Al empresario (art. 15):
1.Las invenciones realizadas por el empleado (…) durante la vigencia de
su contrato (….) que sean fruto de una actividad de investigación
explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato
pertenecen al empresario.
2.El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración
suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la
invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de
manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o
relación de empleo.
– Al trabajador (art. 16):
Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias
previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.
European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009
– 1. (…) cuando el empleado realizase una invención (i) relacionada con su
actividad profesional en la empresa y (ii) en su obtención hubiesen influido
predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la
utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá
derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un
derecho de utilización de la misma.
– 2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se
reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá
derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la
importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el
valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las
aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica
podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la
empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.
¿A quién pertenecen las invenciones (art. 17 LP)? Invenciones mixtas
Art. 18: Deber de información y ejercicio de los derechos Ley 11/1986 Ley 24/2015
18.1
Comunicación de
la invención
3 meses El plazo se reduce a 1 mes.
18.2
Decisión
No se regulaba. El empresario tiene 3 meses para decidir, de lo
contrario caduca su derecho.
Si comunica y no solicita la patente, el
trabajador puede presentar solicitud en
nombre y por cuenta del empresario.
18.3
Know.how
No se regulaba. Las mejoras técnicas no patentables
obtenidas por el empleado en el desarrollo
de su empleo, o que ofrezcan al empleador
una posición ventajosa similar a la obtenida
por un derecho de propiedad industrial,
darán derecho al empleado a reclamar un
compensación conforme art.17.
18.4
Colaboración
mutua
Colaboración mutua. Igual ex. 18,2
Art.19: ¿Y tras la terminación contractual?
Carga de la prueba y renuncia de derechos
Ley 11/1986 Ley 24/2015
Son del empresario: las
invenciones cuya solicitud de
patente se presente dentro del
año siguiente a la extinción de
la relación de trabajo o de
servicios podrán ser
reclamadas por el empresario.
Pueden ser del empresario:
las invenciones se presumen
realizadas durante la vigencia
de la relación de trabajo salvo
prueba en contrario.
Se mantiene la nulidad de toda renuncia anticipada
del empleado.
Art. 21: Invenciones públicas.
• La invención pertenece a las
Universidades o Entes públicos
sin importar la relación jurídica con
los investigadores.
• El investigador comunicará la
invención en el plazo de 3 meses,
de lo contrario pierde sus
derechos sobre la misma.
• En el plazo de 3 meses,
entidad debe
voluntad de
comunicar
asumir
invención. No podrá publicarse el
resultado de una investigación
antes del plazo o hasta que se
presente la patente. Si no actúa, el
inventor podrá presentar la
solicitud de la patente.
• El investigador tiene derecho a
participar en los beneficios por
la explotación o la cesión de
sus derechos sobre dichas
invenciones.
• Los contratos especificarán a
quién corresponde la titularidad
de la invención, el derecho de
la uso, la explotación comercial y
su el reparto de beneficios.
la
la cuantía de
• La Universidad determinará la
la modalidad y
participación
investigador
del personal
en los beneficios
de la explotación (no tendrá en
ningún caso natu)raleza retributiva
o salarial.
Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes Innobasque, 26 de febrero de 2016
Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial
Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN
El procedimiento de concesión de patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
Examen sustantivo obligatorio
Oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 2
El procedimiento de concesión de patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
Examen sustantivo obligatorio
Oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 3
Principales hitos en el procedimiento de concesión de patentes
Hitos comunes en muchos sistemas de patentes una vez
presentada la solicitud:
Elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
Examen sustantivo, que incluye el examen de novedad y
actividad inventiva
Concesión/denegación de la patente
Oposición por parte de terceros
Ismael Igartua - GALBAIAN 4
Introducción
Estado de la técnica
Año prioridad
Protección provisional
Protección definitiva
Presentación Solicitud EP
Publicación Solicitud EP
12 meses
Validación en DE
9 meses
18 meses Validación en ES
Validación en FR
Introducción
Procedimiento de concesión de la patente europea
Petición examen y respuesta a EESR
6 meses
Recepción EESR*
Ismael Igartua - GALBAIAN 5
Examen
Concesión EP
Oposición post-concesión
* EESR: “Extended European Search Report” - equivalente a IET más opinión escrita
Introducción
Principales cambios en el procedimiento de concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 6
LP ACTUAL NUEVA LP
Petición del IET a los 15 meses desde la fecha de solicitud (o prioridad)
Petición del IET en el momento de la solicitud
Examen sustantivo opcional Examen sustantivo obligatorio
Si examen, oposición pre- concesión
Oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 7
Procedimiento de concesión: comparativa Presentación Solicitud ES
12 meses
Presentación Solicitud ES (+ Pago IET)
Pago IET
Introducción
Publicación Solicitud ES
Concesión patente ES
Recepción IET
Publicación Solicitud ES
Obs. 3os
Concesión patente ES
Obs. Sol.
18 meses
* Examen opcional con oposición pre-concesión
LP ACTUAL
NUEVA LP Oposición Post-concesión
Petición examen
3 m 6 m Examen
El procedimiento de concesión de patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
Examen sustantivo obligatorio
Oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 8
Ventajas y desventajas
Ventaja:
Permite obtener el IET dentro del año de prioridad, lo
cual ayuda en la toma de decisión en relación con las
posibles extensiones a otros países/regiones
Desventaja:
El coste inicial de la solicitud se incrementa, ya que hay
que abonar también la tasa del IET
Petición del IET junto con la solicitud
Ismael Igartua - GALBAIAN 9
El procedimiento de concesión de patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
Examen sustantivo obligatorio
Oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 10
Las patentes con la LP actual
Conviven dos tipos de patentes:
Las que siguen el procedimiento general de concesión sin
examen
Las concedidas con examen previo
Examen sustantivo obligatorio
Ismael Igartua - GALBAIAN 11
Ventajas y desventajas
Ventajas:
Mayor seguridad jurídica
Patentes más robustas
Desventajas:
Menor maniobrabilidad para el solicitante
Mayor coste que con el procedimiento general sin examen
Ismael Igartua - GALBAIAN 12
Examen sustantivo obligatorio
El procedimiento de concesión de patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
Examen sustantivo obligatorio
Oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 13
Oposiciones de terceros
Terceros pueden intervenir en el procedimiento de
concesión de dos maneras:
Presentando una oposición: se inicia un procedimiento en
el que el oponente es parte activa
Presentando observaciones de terceros: el tercero
únicamente informa, pero no participa en el proceso
Al igual que la mayoría de las legislaciones, la nueva LP
establece un sistema de oposición post-concesión
Ismael Igartua - GALBAIAN 14
Oposición post-concesión
Apuntes sobre la nueva Ley de
Patentes
– El procedimiento judicial en defensa de la patente
– Arbitraje y mediación
Ignasi Marqués
Baker & McKenzie Barcelona
E[curopeahange ntitlInte ielnlecViewtua/Heal Propdeertyr anPdrFootacticer]e Grou2p Meeting, September 2009
Proceso judicial de defensa de la
patente
Acciones civiles por violación del derecho de patente
¿Cuándo hay infracción?
“Cuando la realización cuestionada cae dentro del
alcance de protección de alguna de las
reivindicaciones de la patente, por identidad o por
equivalencia.”
3
El procedimiento civil ordinario.
DEMANDA JUICIO
(diligencias finales)
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
+
(posible) RECONVENCIÓN
AUDIENCIA PREVIA
SENTENCIA
RECURSOS
APELACIÓN (AP)
CASACION/INFRACCIÓN PROCESAL (TS)
4
Diligencias de comprobación de hechos
5 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– Se solicitan por el titular de la patente para recabar
información suficiente para poder ulteriormente plantear
el correspondiente litigio.
– Se prevé expresamente que la parte investigada (el
futuro "demandado") no debe ser notificada previamente
de su práctica, para que no se frustre le resultado de la
misma. (Artículo 124.1)
Medidas cautelares (frente al infractor e intermediarios)
comercial del demandado.
European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009
Requisitos:
Apariencia de buen derecho (“fumus boni iuris”)
Peligro en la demora (“periculum in mora”)
Caución
a proponer por el titular de la patente y discutir durante la vista.
a prestar en un plazo no inferior a 5 días (y si no, se entiende que se renuncia a las medidas acordadas).
a mantener durante el tiempo preciso para que, en su caso, sea objeto de eventuales reclamaciones judiciales.
si finalmente no cubriera los daños causados, se procederá por la vía de apremio.
Se admiten “fianzas sustitutorias” en caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o
Escritos preventivos en la LP’15
7 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– Instrumento procesal para defenderse frente
posibilidad de medidas cautelares sin
a la
audiencia, de
manera que se puede comparecer preventivamente ante
justificar su el órgano jurisdiccional competente y
posición antes de que el Juzgado decida.
– Caso típico: empresa que ha sido requerida por el titular
de patente y teme ser demandada, y se dicten medidas
cautelares en su contra.
de su – El Tribunal informará al titular de la patente
presentación para que obre en consecuencia.
Legitimación activa: ¿Quién puede demandar?
8 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– Se reconoce legitimación para el ejercicio de acciones:
– a los titulares de los derechos inscritos en el Registro de
Patentes, y
– a quienes acrediten haber solicitado debidamente la
inscripción en dicho registro del acto o negocio del que
el derecho que se pretenda hacer valer,
dicha inscripción llegue a ser concedida.
traiga causa
siempre que
(Artículo 117)
Especificidades procesales de los MUs - Art. 148 LP
– Condición previa para “el ejercicio de acciones encaminadas a dar
efectividad a los derechos de exclusiva” de MU solicitados tras el
vigor de la nLP: previa solicitud u obtención del informe sobre
el estado de la técnica (IET) sobre el MU (148.3 LP).
– Facultad de suspensión: En el supuesto de que se presente la
demanda antes de aportar el IET, el demandado podrá pedir la
suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte el IET.
(148.4 LP)
– MMCC: Solicitado el IET, y aunque éste no se hubiera aportado
todavía, podrá instarse (…) la adopción de medidas cautelares que
no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial oBakcero& mMcKeenrzice BiaarclelodnaeSLlPd20e16mandado (148.5 LP) 9
Nuevo plazo para contestar la demanda
11 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– La norma general es que en el proceso civil, el demandado
dispone de un plazo de 20 días laborables para preparar su
defensa y recopilar todos los documentos relevantes que
sirvan de sustento a la misma.
– Se introduce una excepción sin precedentes en marco
procesal, en virtud de la cual se concederá al demandado
(el "presunto
contestar a la
infractor")
demanda,
un plazo de dos meses para
o en su caso, interponer una
demanda reconvencional (Artículo 119).
Usos experimentales y cláusulas “bolar”
12 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– No se considera infracción de patente:
1. el uso experimental: actos de explotación de la
patente realizados con fines experimentales y
2. los estudios y ensayos necesarios para obtener la
autorización de comercialización de medicamentos
en España o fuera de España y
3. el cumplimiento de los requisitos prácticos, incluida la
preparación, obtención y utilización del principio
activo para estos fines. (Cláusula Bolar)
Pericial “administrativa” en pleitos de nulidad
13 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– En los procedimientos de nulidad de patente en los que
las partes han aportado sus respectivos dictámenes de
expertos, el Juez o Tribunal podrá acordar la emisión
de un informe pericial no vinculante por la Oficina
Española de Patentes y Marcas para que dictamine
por escrito sobre aquellos extremos concretos en los
que los informes periciales aportados por las partes
resulten contradictorios. El autor de dicho dictamen
podrá ser llamado a declarar al juicio. (Artículo 120.7)
Acción de indemnización de daños y perjuicios
14
de sentencia.
Alternativa entre:
Las consecuencias económicas negativas:
los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la
explotación de la invención patentada o alternativamente,
los beneficios del infractor.
Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la
cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la
patente por la concesión de una licencia.
Posibilidad de incluir gastos de investigación, daño moral,
indemnización por desprestigio y multas coercitivas. El
importe definitivo de esta indemnización se fijará en ejecución
Revocación/limitación ante la OEPM (art. 105).
15 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
–La patente podrá ser revocada o limitada modificando las
reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal. No
se admitirá la revocación/limitación de una patente cuando:
– existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias
inscritos sin que conste el consentimiento de los terceros.
– figuren inscritas la presentación de una demanda judicial
reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros
derechos patrimoniales, en tanto no conste el consentimiento del
demandante.
–Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la
validez de la patente la petición de limitación ante la OEPM
habrá de ser autorizada por el Tribunal.
Limitación en sede judicial (art. 120). – El titular de la patente puede limitar la patente modificando sus
reivindicaciones aportando (i) el nuevo juego o juegos de
reivindicaciones y (ii) su justificación. El titular de la patente
deberá razonar y probar cómo las limitaciones afectan a la acción
de infracción.
– Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso (ante la
OEPM), el titular podrá solicitar que la patente así modificada
sirva de base al proceso. En estos casos el Tribunal concederá
trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.
– El Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de
la nulidad para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la
vista de la limitación propuesta.
– Presentada la solicitud de limitación, la OEPM anotará
preventivamente la limitación. La resolución firme que resuelva
sobre la limitación de la patente se anotará en la OEPM. 16
E[curopeahange ntitlInte ielnlecViewtua/Heal Propdeertyr
anPdrFootacticer]e Grou17p Meeting, September
2009
Arbitraje y Mediación
(Art. 136 LP)
Artículo 136 LP: Arbitraje y mediación
1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las
cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de
los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas
de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
2. (…) Quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones
relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos
referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la
controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su
concesión, su mantenimiento o su validez.
3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con
lo establecido en el artículo 43 de Ley de Arbitraje (…) , y la OEPM procederá
a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez
que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya
como título ejecutivo y se comunicará a la OEPM para proceder a la
ejecución del mismo.
5. Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de
nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. (…) 18
Los casos “clásicos” Los casos “¿posibles?”
• Licencia de patentes
(FRAND)
• Acuerdos de I&D
• Acuerdos de transferencia de
tecnología
• Acuerdos de coexistencia
• Acuerdos de fabricación y
suministro
• Invenciones laborables: art.
133 en relación a arts. 15 a
17 LP (Conciliación: tertium
genus entre la mediación y el
arbitraje)
• Patent pools/thickets […]
• Nulidad o caducidad de
patente a título de excepción
en procedimientos de
infracción (efectos intra
processum e inter partes).
• Infracciones
“extracontractuales”
• Determinación de
“inventoría”
• Porcentajes de cotitularidad
• Régimen de
administración/explotación
de la comunidad de bienes
• Acción negatoria [ …]
Arbitraje y mediación: tipología de casos.
La resolución del arbitraje y mediacion (136.4 y .5 LP)
– Mediación: efectos de contrato inter partes. El acuerdo de
mediación suscrito por el mediador y las partes ha de ser,
alternativamente:
a) elevado a escritura pública por las partes,
b) homologado por el Juez para su conversión en título
ejecutivo.
– Arbitraje: El laudo arbitral firme prodece efectos de cosa
juzgada (art. 43 LA). Instancia única. Laudado el arbitraje,
recurso judicial excepcional.
– Nueva atribución de la OEPM: Desempeñar como
institución mediadora y arbitral (…) para la solución de
conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación
20 y defensa de los derechos de PI Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
La jurisdicción como “prescriptora” de la
mediación – Art. 414. 1 LEC: El Juzgado se informará a las partes de la posibilidad
de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto,
incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la
audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.
(…) En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las
partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso
a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan
a una sesión informativa”.
21
Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes Innobasque, 26 de febrero de 2016
Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial
Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN
El modelo de utilidad
Introducción
Lo que se puede proteger
El requisito de novedad
Condiciones para ejercitar acciones
Ismael Igartua - GALBAIAN 2
El modelo de utilidad
Introducción
Lo que se puede proteger
El requisito de novedad
Condiciones para ejercitar acciones
Ismael Igartua - GALBAIAN 3
Características del modelo de utilidad
Sólo existe esta modalidad en algunos países
Mucha disparidad de unos países a otros
Características comunes:
Normalmente hay exclusiones (procedimientos, etc.)
Se exige novedad y actividad inventiva (en muchos
casos menor que para las patentes)
Procedimiento de concesión más rápido que para las
patentes (en general sin examen)
Duración menor que para las patentes (normalmente
10 años) Ismael Igartua - GALBAIAN 4
Introducción
5 Ismael Igartua - GALBAIAN
Presentación Solicitud MU
Publicación Solicitud MU Concesión MU
Estado de la técnica
Protección provisional
Protección definitiva
2 m
Oposición Pre-concesión
12 meses
Duración máx. 10 años
Introducción
El modelo de utilidad en España
Lo que no cambia con la nueva LP:
Se exige menor actividad inventiva que para las patentes
Procedimiento de concesión sin examen y con oposición
pre-concesión
Duración máxima 10 años
utilidad
Introducción
Principales cambios en el modelo de
Ismael Igartua - GALBAIAN 6
LP ACTUAL NUEVA LP
Excluidas composiciones químicas y farmacéuticas
Excluidas composiciones farmacéuticas
Novedad relativa Novedad absoluta
Sin requisitos previos para iniciar acciones
Necesidad de pedir IET para iniciar acciones
El modelo de utilidad
Introducción
Lo que se puede proteger
El requisito de novedad
Condiciones para ejercitar acciones
Ismael Igartua - GALBAIAN 7
Exclusiones en la LP actual
No se pueden proteger como modelo de utilidad:
Los procedimientos
Materia biológica
Productos químicos, sustancias y composiciones
Se protegen objetos, generalmente mecánicos
(utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos,
dispositivos o partes de los mismos).
Ismael Igartua - GALBAIAN 8
Lo que se puede proteger
Exclusiones en la nueva LP
No se podrán proteger como modelo de utilidad:
Los procedimientos
Materia biológica
Sustancias y composiciones FARMACÉUTICAS
Se podrán proteger objetos y PRODUCTOS QUÍMICOS,
SUSTANCIAS Y COMPOSICIONES (excepto productos
farmacéuticos)
Ismael Igartua - GALBAIAN 9
Lo que se puede proteger
El modelo de utilidad
Introducción
Lo que se puede proteger
El requisito de novedad
Condiciones para ejercitar acciones
Ismael Igartua - GALBAIAN 10
El requisito de novedad en la LP actual
Se exige NOVEDAD RELATIVA: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.” (Art. 145 LP)
¿Qué significa “divulgado en España”?
Concepto anacrónico
Distintas interpretaciones en la jurisprudencia
Ismael Igartua - GALBAIAN 11
El requisito de novedad
El requisito de novedad en la nueva LP
Se exige NOVEDAD MUNDIAL: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.” (Art. 139 nLP)
Para las patentes:
“El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha
de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público
en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una
utilización o por cualquier otro medio.” (Art. 6.2 nLP)
Ismael Igartua - GALBAIAN 12
El requisito de novedad
El modelo de utilidad
Introducción
Lo que se puede proteger
El requisito de novedad
Condiciones para ejercitar acciones
Ismael Igartua - GALBAIAN 13
Necesidad de solicitar el IET
La nueva LP exigirá solicitar el IET para poder iniciar
acciones contra terceros
Ismael Igartua - GALBAIAN 14
“Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los
derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se
haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa
correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el
artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se
funde la acción.” (Art. 148.3 nLP)
Condiciones para ejercitar acciones
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