bogotá, colombia noviembre 29 – diciembre 3, 2010. programa de entrenamiento sobre redacción de...

63
Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente (Capítulo 3A). Las partes típicas de una solicitud de patente (Capítulo 3B).

Upload: celestina-barrantes

Post on 02-Apr-2015

107 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Bogotá, ColombiaNoviembre 29 – Diciembre 3, 2010.

Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes

Tema 4: Preparación de una solicitud de patente (Capítulo 3A). Las partes típicas de una solicitud de patente (Capítulo 3B).

Page 2: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

SE HARÁ: SE HARÁ:

1. Considerando las 1. Considerando las regulaciones establecidas regulaciones establecidas en la materia:en la materia:Legislación de Propiedad Industrial y Reglamento.

Metodologías o lineamientos disponibles (Manuales, Guidelines)

En algunos países: casos anteriores similares (Jurisprudencia).

OJO: No limitarse en la solicitud de prioridad!!!

Page 3: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

 2. Pensando que será evaluada por un examinador con un conocimiento técnico medio en la materia, en dependencia del país.

3. Pensando que ha de hacerse valer los derechos que se adquieran ante un juez civil que tendrá un conocimiento técnico limitado.

Page 4: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

  4. Pensando no sólo objetivamente en lo que se no sólo objetivamente en lo que se tiene como invencióntiene como invención, , sino también en la forma la forma de impedir su infracción de impedir su infracción (patente eficaz).

 5. Conociendo que por ser una disciplina humana donde todas las decisiones las toman examinadores y jueces, estas decisiones decisiones pueden ser discutiblespueden ser discutibles, y que un caso similar puede decidirse de forma diferentedecidirse de forma diferente.

Page 5: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDADPATENTABILIDAD

NovedadNovedad

Nivel/Actividad InventivaNivel/Actividad Inventiva

Aplicación Industrial o utilidadAplicación Industrial o utilidad

Page 6: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDADPATENTABILIDAD

Requisito de divulgación suficiente o habilitante:Requisito de divulgación suficiente o habilitante:

Se puede considerar independiente al de aplicación industrial en algunas legislaciones, mientras que en otras se consideran interdependientes

Para que se satisfaga, la invención debe ser descrita de manera suficiente que trace las pautas para que una persona experta en el campo técnico pueda reproducirla/utilizarla.

Page 7: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARA LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS QUE SE REFIEREN A MATERIAL BIOLÓGICOQUE SE REFIEREN A MATERIAL BIOLÓGICO

El requisito de de divulgación suficiente/habilitante divulgación suficiente/habilitante exigirá que el material biológico que se desea patentar sea depositadodepositado (y los datos del depósito proporcionados en la solicitud) en una Autoridad Internacional de Depósito (IDA) según el Tratado de Budapest: Cuando se reivindique un microorganismo no conocido previamente Cuando el material biológico a que se refiere la solicitud no se encuentre disponible al público, y Cuando la descripción que se hubiese hecho del material biológico previamente sea insuficiente para que un técnico en la materia pueda reproducir la invención.

Page 8: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

DEPÓSITO:DEPÓSITO:El depósito en una IDA se reconoce como válido para todos los países firmantes del Tratado.

La IDA está obligada a mantener el depósito en secreto hasta la publicación de la solicitud.

El depósito tiene una vigencia de 30 años.

Conocer particularidades de la IDA (tipo de material que se puede depositar, forma de conservación que se exige, número de réplicas, etc.).

Se recomienda hacer el depósito antes de la solicitud prioritaria para que éste sea válido a los fines de la divulgación habilitante.

Page 9: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Requisitos de Patentabilidad Requisitos de Patentabilidad Documento de PatenteDocumento de Patente

Novedad: Novedad:

Una o más características Una o más características técnicas técnicas distintivasdistintivas

esencialesesenciales (CTDE (CTDE))

Nivel Inventivo: Nivel Inventivo:

Esas CTDE no se derivan Esas CTDE no se derivan de manera obvia del E. A.de manera obvia del E. A.

Aplicación Industrial: Aplicación Industrial:

Con esas CTDE la invención se Con esas CTDE la invención se puede aplicar o utilizar puede aplicar o utilizar industrialmenteindustrialmente

1. Contribución al E.A. Ventaja Técnica (hacer la invención) Efecto Técnico (usar la Invención)2. No existen enseñanzas en el E.A. que conduzcan

de forma obvia a las CTDE

Suficiencia de la Suficiencia de la Descripción o Descripción o Descripción Descripción HabilitanteHabilitante

REIVINDICACIONES REIVINDICACIONES INDEPENDIENTESINDEPENDIENTES

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

Page 10: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

ALGUNAS EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDADALGUNAS EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD(según las legislaciones locales)

Invenciones contra el orden público, la moral, la salud y el medio ambiente;

Métodos de diagnóstico, quirúrgicos, terapéuticos aplicados sobre las personas o animales;

OJO: Utilidad vs Aplicación Industrial

Plantas y animales. Las plantas pueden protegerse vía UPOV y por patentes en algunas jurisdicciones, Ej.: USA;

Nuevos usos.

Page 11: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

ALGUNAS EXCLUSIONES DE LA ALGUNAS EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDADPATENTABILIDAD

(según las legislaciones locales)No se consideran Invenciones:No se consideran Invenciones: Decisión 486: El todo o parte de seres vivos tal

como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural….

Page 12: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Petitorio de la solicitudPetitorio de la solicitud;; Descripción/Especificación/Memoria DescriptivaDescripción/Especificación/Memoria Descriptiva: : (Debe

seguir el esquema de Problema/Solución):

i. Campo Técnico (Para algunas jurisdicciones),

ii. Antecedentes

iii.Sumario de la Invención

iv.Breve Descripción de los Dibujos o Figuras

v. Descripción Detallada; Reivindicaciones; Reivindicaciones; Resumen; Resumen; yy Dibujos o Figuras.Dibujos o Figuras.

Page 13: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Cada parte de la solicitud tiene su función:

Petitorio de la solicitudPetitorio de la solicitud:: Documento que se utiliza para hacer la

petición de la solicitud a la oficina correspondiente, y su formato y requerimientos formales serán de acuerdo a las diferentes jurisdicciones.

Page 14: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Petitorio de la solicitudPetitorio de la solicitud::Incluye datos importantes tales como:

Título de la invención,

Particularidades del solicitante (Nombre, Nacionalidad y Dirección).

Particularidades de los inventores (Nombre, Nacionalidad y Dirección).

Datos del Agente o Representante Legal.

Detalles de la(s) prioridad(es) que se invoca(n) si la(s) hubiere.

Page 15: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Petitorio de la solicitudPetitorio de la solicitud::Datos del depósito del microorganismo, si

procedieraClasificación internacional/nacional en la que

se ubica la invención, etc.Contiene la información que comúnmente se

hace disponible al público a los fines de divulgación de la invención, por ejemplo el resumen de la solicitud así como un dibujo representativo de la invención.

Page 16: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Petitorio de la solicitudPetitorio de la solicitud::También se mencionan los documentos que

acompañan la solicitud, incluso los que pueden quedar pendientes para su presentación posterior (Poder, Cesión, Copia Certificada de la prioridad, etc.) y las tasas pagaderas.

Debe ser debidamente firmados por el solicitante o su representante legal o apoderado.

Page 17: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

REDACCIÓN DE LA SOLICITUDREDACCIÓN DE LA SOLICITUD En cuanto a la redacción propiamente dicha, es muy

común que el que redacte los documentos comience con la reivindicaciones, que son la parte más importante de la solicitud, ya que definen la protección legal que se quiere para la invención.

A partir de las reivindicaciones entonces se desarrolla la Memoria Descriptiva y se confeccionan los Dibujos.

Una vez terminados estos, usualmente se vuelven a revisar las reivindicaciones para perfeccionarlas.

Page 18: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Dentro de la Descripción o Memoria Descriptiva, cada sección también tiene su función

i. Campo Técnico:i. Campo Técnico: Define el ámbito técnico con el que se relaciona la invención, y sirve a los fines de su clasificación.

ii. Antecedentes:ii. Antecedentes: Se presenta un panorama de lo que vendrá a continuación y refiere el arte previo relacionado con la invención.

iii. Sumario o Breve Descripción de la Invención:iii. Sumario o Breve Descripción de la Invención: Es un reflejo resumido de las reivindicaciones (asegura la consistencia entre Descripción y Reivindicaciones).

Page 19: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

iv. Breve Descripción de los Dibujos o Figuras:iv. Breve Descripción de los Dibujos o Figuras: Lista los Dibujos o Figuras relacionados con la invención, proporcionando un esbozo de lo que los mismos ilustran.

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención: Detalla la invención en cada una de sus realizaciones, generales y particulares (Ejemplos de realización).

Page 20: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Reivindicaciones:Reivindicaciones: Constituyen el corazón de

la solicitud ya que definen el alcance de la

protección legal, y sobre ellas se lleva a

cabo el examen de patentabilidad.

ResumenResumen: Proporciona información concreta

sobre la invención, que sirve como ayuda

para quienes efectúan búsquedas de

patentes.

Page 21: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Dibujos o FigurasDibujos o Figuras: : Brindan respaldo a las

reivindicaciones y suministran detalles

técnicos gráficos de la invención,

suficientes y necesarios para poder

ejecutarla y usarla. Son muy importantes

para las invenciones en el campo de la

mecánica.

Page 22: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

MEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVA

i. Campo Técnico: i. Campo Técnico:

Esta sección debe ser clara y breve, ya que se utiliza principalmente para permitir a la oficina de patentes determinar rápidamente la unidad de examen que sería la más adecuada para manejar la solicitud.

Deben utilizarse términos que son comunes y comprensibles para que el lector puede fácilmente determinar el área técnica en la que el nuevo invento podría ser mejor clasificado.

Page 23: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

TIP PARA PREPARAR EL CAMPO TÉCNICO: TIP PARA PREPARAR EL CAMPO TÉCNICO: "La presente invención se refiere a ... .." es una frase estándar que se utiliza a menudo para iniciar la sección de “campo técnico”.

Generalmente el campo técnico coincide con el contenido abreviado del sumario de la invención, y con los objetos de invención reivindicados en las reivindicaciones independientes.

Ejemplo:“La presente invención se refiere a las sales de potasio cristalinas de análogos de lipoxina A4, a su uso para tratar inflamación, y composiciones farmacéuticas que contienen las sales de potasio cristalinas de los análogos y a procesos para su preparación”.

Page 24: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

ii. Antecedentes: ii. Antecedentes:

Sirven para revelar al público los antecedentes relacionados con la invención (soluciones técnicas análogas) y los documentos del estado de la técnica más relacionados con la misma.

La búsqueda exhaustiva de los antecedentes y su relevancia sobre la patentabilidad de la invención es tarea del examinador, por lo tanto en esta sección se debe proporcionar aquella información sobre la técnica anterior que sirva para la mejor comprensión de la invención.

Page 25: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

ii. Antecedentes: ii. Antecedentes: Deben abordar de forma concreta y precisa el problema técnico con que se relaciona la invención, las soluciones previas al mismo y las insuficiencias que las mismas presentan.

No deben ser muy extensos y deben contener claramente las fuentes de donde se extrae la información (los números de las patentes incluyendo país, las publicaciones científicas, con sus correspondientes datos: autores, revista, volumen, número, páginas, etc.).

Si el problema se resuelve por primera vez, esto también debe señalarse en esta sección.

Page 26: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

TIP PARA CONFECCIONAR LOS TIP PARA CONFECCIONAR LOS ANTECEDENTES: ANTECEDENTES:

No invierta demasiado tiempo en la preparación de los antecedentes. Una buena regla básica es que éstos no se extiendan por más de dos páginas y no representen más del 10% del texto total de la solicitud.

Page 27: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

iii. Sumario, Compendio o Breve Descripción de la iii. Sumario, Compendio o Breve Descripción de la Invención:Invención:

No todas las jurisdicciones requieren una sección de sumario de la invención. Sin embargo para una compresión precisa de la esencia de la invención, se recomienda incluir esta sección de la Memoria Descriptiva, donde se resaltan las características técnicas más importantes de la misma.

Coincide exactamente con el contenido de las reivindicaciones, particularmente de las reivindicaciones independientes, y se redacta en forma de párrafo, proporcionando total soporte a la materia que es reivindicada.

Page 28: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

iv. Breve Descripción de los Dibujos o Figuras:iv. Breve Descripción de los Dibujos o Figuras:

Listado de los dibujos o figuras relacionados con la invención, donde se proporciona una breve descripción de los mismos, los cuales se mencionan siguiendo el orden listado a lo largo de la descripción detallada de la invención.

Page 29: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:

En esta sección se debe exponer, de forma detalladadetallada, el objetivo técnico objetivo técnico de la invención (solución al problema planteado), su novedadnovedad (características técnicas distintivas), así como su esenciaesencia (en qué consiste y cómo se usa).

Es la parte más importante de la descripción, y debe estar en completa coincidencia, tanto en contenidocontenido como en lenguajelenguaje, con la materia que se reivindica.

Page 30: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:Se deben destacar las ventajas que la solución propuesta tiene con respecto a la técnica anterior, para dejar claramente establecida la contribución que ésta hace.

La invención debe ser descrita de manera clara, precisa y suficiente y en los términos exactos para que un experto pueda entenderla y reproducirla en la práctica sin experimentación adicional, mencionando tanto sus rasgos distintivos como los ya conocidos a partir del estado del arte.

Page 31: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

vv. Descripción Detallada de la Invención:. Descripción Detallada de la Invención:Además de las generalizaciones que respalden el alcance más amplio concebido de la invención, tienen que incluirse particularizaciones de la invención en forma de ejemplos (materializaciones o realizaciones), donde se demuestre que la materia reivindicada se puede reproducir y que provoca un resultado útil en la práctica.

Page 32: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:

En la medida que más realizaciones se incluyan, que abarquen todo el volumen de la invención y que vayan de lo más general a lo más particular, se asegura que exista en la descripción el soporte necesario para reivindicar estas diferentes posiciones.

Page 33: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:Debe describir la invención en el lenguaje comúnmente conocido en el campo técnico en cuestión. Los signos y símbolos que se empleen son los que se conocen usualmente en las fórmulas químicas y matemáticas dado el caso que la invención las incluya.Las unidades de medida que se utilicen deben ser las correspondientes al Sistema Internacional de Unidades.

Page 34: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:

Cuando la invención hace referencia a secuencias de proteínas o nucleótidos, éstas deben proporcionarse en su conjunto en un documento independiente denominado Lista documento independiente denominado Lista de Secuenciasde Secuencias.

Si la invención se explica a través de dibujos o figuras, este documento debe guardar una total coincidencia con los mismos.

Page 35: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:

Esta sección no puede ser objeto de modificaciones de

fondo una vez que se ha presentado la solicitud. En

consecuencia, la solicitud original en esta sección debe

brindar un grado apropiado de información técnica, ya

que no habrá oportunidades adicionales de modificar

esta parte agregando nueva materia.

Solamente se podrá hacer cambios de la materia que

pudiera ser razonablemente inferida de la descripción, las

reivindicaciones o los dibujos originales.

Page 36: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:Debe tenerse en cuenta el requisito de “mejor modo” que se presenta en jurisdicciones tales como las de US, Países Andinos e IN. La solicitud de patente debe presentar el mejor modo de poner en práctica la invención conocido por los inventores, es decir no se pueden ocultar los aspectos óptimos de la invención ante alguien que trate de practicar y usar la invención que se describe en la patente.

No necesita especificar aquellos detalles técnicos que forman parte de la invención si éstos son bien conocidos en el arte, los cuales se pueden incorporar por medio de referencias.

Page 37: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

v. Descripción Detallada de la Invención:v. Descripción Detallada de la Invención:De forma general, no se deben aceptar el uso de nombres propios, genéricos, marcas o similares para definir el objeto de la invención, a menos que éstos se definan apropiadamente.

Debe cumplir el requisito de divulgación divulgación habilitantehabilitante, y para ello la invención debe ser descrita de manera suficientesuficiente que trace las pautas para que una persona experta en el campo técnico pueda reproducirla y utilizarlareproducirla y utilizarla.

Page 38: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

TIPS PARA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TIPS PARA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN DE ALGUNOS OBJETOS INVENCIÓN DE ALGUNOS OBJETOS

PATENTABLES:PATENTABLES:

Para una invención de proceso: Describir cada paso del proceso, cómo se inicia el proceso (A), los pasos necesarios intermedios para producir el cambio (B) y el resultado final (C).

Para una invención de un nuevo compuesto: Incluir la fórmula química, la estructura y el proceso que puede ser usado para obtener el compuesto.

Para una proteína o gen, la forma de obtenerla, su secuencia y cómo usarla.

Page 39: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Dibujos o Figuras:Dibujos o Figuras:Los dibujos o figuras, junto con la descripción, constituyen la base para la interpretación de las reivindicaciones.

Se presentan en un documento aparte y conforman el material de soporte visual que describe la invención. En el campo de la mecánica, son de vital importancia para la compresión de la invención reivindicada.

Page 40: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Dibujos o Figuras:Dibujos o Figuras:Deben explicar gráficamente los diferentes aspectos de la invención con suficiente detalle, de modo tal que la lectura de la descripción detallada simplemente confirme en palabras la información suministrada por los dibujos.Los elementos que se muestran en ellos deben estar acompañados, por una descripción breve en palabras y un número de referencia. Ej.: “reloj 102”, el cual aparecerá de manera idéntica en el texto de la descripción detallada.

Page 41: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Dibujos o Figuras:Dibujos o Figuras: Debe utilizarse un esquema de numeración coherente para los números de referencia.

Debe haber total correspondencia entre los símbolos, signos y números que parecen en la descripción, los dibujos y las reivindicaciones.

Normalmente representan diferentes materializaciones o realizaciones de la invención.

Page 42: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Resumen:Resumen: Debe describir la invención con suma claridad y

con la menor cantidad posible de palabras.

Su objetivo fundamental es ofrecer, de forma concisa, la información técnica relacionada con la invención, de manera que se constituya, conjuntamente con el título, en un medio eficaz para llevar a cabo las búsquedas del estado del arte.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 43: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Resumen:Resumen: En ningún caso se utiliza para interpretar el contexto de la protección legal que se solicita, ni para justificar la adición a la descripción de nueva materia.

Debe referirse esencialmente a los que es nuevo con respecto estado de la técnica.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 44: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

ReivindicacionesReivindicaciones Conforman la parte operativaoperativa de la patente (lo que

se hace valer). A partir de ellas la Oficina de Patentes determina la patentabilidad de la invención y las cortes la infracción de una patente.

Las reivindicaciones constituyen un documento independiente dentro de la solicitud de patente.

Una solicitud puede contener una o más reivindicaciones que abarquen toda la invención, las cuales determinan el alcance de la protección legal de la invención, de aquí su importancia.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 45: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

ReivindicacionesReivindicaciones

Deben cumplir 3 aspectos fundamentales:Deben cumplir 3 aspectos fundamentales:

Definir la materia para la que se busca protección en su totalidad.

Ser claras y concisas.

Estar totalmente respaldadas por la descripción.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 46: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Contenido y Forma de las Reivindicaciones:Contenido y Forma de las Reivindicaciones:

Deben definir de forma precisa, concisa y clara (sin ambigüedades) y en los términos exactos, las características técnicas para las que se pide protección, por tanto deben incluir todos los características suficientes y necesarias (esenciales) que la diferencian del estado del arte (distintivas) y que permitan lograr el resultado técnico.

NO deben contener declaraciones sobre ventajas de tipo comercial o no técnicas

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 47: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Contenido y Forma de las Reivindicaciones:Contenido y Forma de las Reivindicaciones:

No deben referirse a la descripción ni a los dibujos para describir los rasgos técnicos de la invención, los cuales deben aparecer explícitamente indicados dentro de la reivindicación.

Si la solicitud contiene dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones deben ser seguidas de señales de referencia a esas características mostradas en los dibujos, puestas entre paréntesis.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 48: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Contenido y Forma de las Reivindicaciones:Contenido y Forma de las Reivindicaciones: Los términos y frases usados en las reivindicaciones tienen que encontrar claro soporte o antecedentes en la descripción, de manera que el significado de esos términos pueda ser indagable por referencia en dicho documento. Se deben evitar características relativas, tales como “temperatura elevada”, “presión reducida”, “larga duración”, etc.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 49: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Contenido y Forma de las Reivindicaciones:Contenido y Forma de las Reivindicaciones:

Ejemplos de términos que pueden dar lugar a objeciones de falta de claridad:

“esencialmente”, “sustancialmente”, “en torno a”, “aproximadamente”

Términos relativos: “rugoso”, “largo”, “delgado”, “alta temperatura”

Uso no consistente de los términos “péptido”, “oligopéptido”, “polipéptido”, “proteína”

Uso no consistente de los términos “ácido nucleico”, “oligonucleotido”, “polinucleótido”

Referencia a características técnicas en una reivindicación anterior que no aparecen en dicha reivindicación.

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 50: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Contenido y Forma de las Reivindicaciones:Contenido y Forma de las Reivindicaciones:

Deben incluir no solamente los elementos técnicos que componen el objeto de invención, sino la interrelación entre estos elementos y su funcionamiento, cuando esto no se derive de la definición de dichos elementos.

Las características pueden ser estructurales (por ej.: forma de una pieza, estructura química de un compuesto, etc.) o funcionales (por ej.: medios para hacer una función tal como “elementos para medir la presión”).

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 51: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Contenido y Forma de las Reivindicaciones:Contenido y Forma de las Reivindicaciones:

Puede haber más de una reivindicación (un número razonable en consideración con la naturaleza de la invención) siempre y cuando todas ellas difieran unas de otras sustancialmente, no se multipliquen indebidamente y guarden unidad de invención entre sí.

Una sola reivindicación puede incluir diferentes alternativas, siempre y cuando la cantidad y la presentación de las alternativas no la tornen oscura y difícil de interpretar (agrupamiento tipo Markush).

PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PARTES TÍPICAS DE UNA SOLICITUD DE PATENTE PATENTE

Page 52: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Las reivindicacionesReivindicaciones independientes:

Definen la invención en su ámbito más general. No hacen referencia a ninguna otra reivindicación.

Reivindicaciones dependientes:

Contienen todas las características de la reivindicación a la que se subordina, y se refieren a formas de realización particulares de la invención.

Pueden ser usados para especificar características de la reivindicación independiente o añadir características adicionales.

Page 53: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Las reivindicaciones

Reivindicación independiente:

1. Un polipéptido que comprende la secuencia XYZ.

Reivindicaciones dependientes

2. El polipéptido de la reivindicación 1, en donde el polipéptido se encuentra glicosilado.

3. El polipéptido de la reivindicación 1, en donde dicho polipéptido comprende adicionalmente un epítopo de reconocimiento para un anticuerpo.

Page 54: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Las reivindicaciones¿Porqué se incluyen reivindicaciones dependientes?

Las reivindicaciones dependientes constituyen las llamadas “posiciones defensivas” (“fall back” positions)

Page 55: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Las reivindicaciones

El número de reivindicaciones debe ser razonable a la vista de la naturaleza de la invención.

La ley no indica que se entiende por “número razonable”.

No hay un número máximo de reivindicaciones, pero las tasas aumentan de acuerdo al número de reivindicaciones

Page 56: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Las reivindicacionesEn Europa En Europa

o Reivindicaciones 1 a 15 - No hay tasas por reivindicaciones

o Reivindicaciones 16 a 50 - €210 por cada reivindicación

o Reivindicaciones 51 en adelante - €500 por cada reivindicación

En EEUUEn EEUU

Reivindicaciones 1 a 20 (con 3 independientes): No hay tasas por reivindicaciones

Reivindicaciones independientes adicionales: 220 (110) USD por reivindicación

Reivindicaciones dependientes adicionales: 52 (26) USD por reivindicación

Reivindicaciones dependientes múltiples: 390 (195) USD (tarifa plana)

Page 57: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Lista de Secuencias:

Algunas jurisdicciones exigen que las información correspondiente a estas secuencias sean presentadas, además de como un documento adicional en papel denominado Listado de Secuencias, también en formato electrónico siguiendo la norma ST-25 de la OMPI (utilizando el software de la USPTO PatentIn).

OTRAS PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTE OTRAS PARTES DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Page 58: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Ejemplo:

Lista de Secuencias preparada mediante PatenIn y que cumple con las especificaciones del estándar ST 25 de la OMPI.

Page 59: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Documento de prioridad: Para el caso de una solicitud que reivindique una prioridad anterior, deberá presentarse ante la oficina de patentes correspondiente, una copia certificada de la solicitud de prioridad invocada. Puede presentarse posterior a la solicitud. Poder del Agente: Un documento debidamente ejecutado por el solicitante, y legalizado según se regule en la jurisdicción particular, deberá presentarse con la solicitud, para autorizar al agente a actuar ante la oficina. Puede presentarse posterior a la solicitud.

OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PATENTE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PATENTE

Page 60: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Documento de Cesión: Un documento requerido por algunas jurisdicciones, mediante el cual los inventores ceden sus derechos sobre la invención al solicitante.Puede presentarse posterior a la solicitud. Pago de Tasas Oficiales: Requerido para registrar la presentación de la solicitud. Incluye las tasas relativas a la solicitud, y en aquellas jurisdicciones donde se exija, la tasa de mantenimiento correspondiente.

OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PATENTE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PATENTE

Page 61: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

Documentos relativos a la solicitud internacional: Para el caso de fases nacionales correspondientes a solicitudes presentadas vía PCT, algunas jurisdicciones requieren la presentación de documentos emitidos en la fase internacional y relacionados con la búsqueda y el examen de la solicitud en esa fase (RBI y REPI). Documento relativo al Depósito de Material Biológico: Si la solicitud involucra un microorganismo, el cual haya tenido que ser depositado en una ADI según el Tratado de Budapest, la solicitud debe acompañarse con una copia del documento emitido por la dicha ADI, donde conste el número de acceso de ese material y la fecha en que éste fue depositado.

OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PATENTE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PATENTE

Page 62: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

MUCHAS GRACIAS

Page 63: Bogotá, Colombia Noviembre 29 – Diciembre 3, 2010. Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes Tema 4: Preparación de una solicitud de patente

¿Preguntas?

Olga L. Moreno SamperSocia

[email protected]  

ABREU & ASOCIADOS

www.abreuip.com