CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Contratos De FranchisingContratos De Know How

Contrato De LicenciaAsistencia TecnicaMerchandisisng

CONTRATO DE FRANCHISING• Denominado también Contrato de Franquicia,

cuyas características son que una de las partes llamada franquiciante, propietario de una marca, tecnología, nombre comercial, lema o invento, permite que la otra parte denominada franquiciado pueda usar, explotar o comercializarlo, contra el pago de una franquicia o regalía.

• La Franquicia como técnica comercial nace en EE.UU., asociada a la Ley antitrust que impedía a los fabricantes de automóviles comercializar directamente sus productos. El éxito que alcanza esta fórmula se traslada rápidamente a otras actividades y sectores de la economía norteamericana.

• La Franquicia tiene una gran importancia en el desarrollo económico por las ventajas que puede reportar a ambas partes contratantes. El franquiciador logra la expansión de su red de franquicia y la distribución de sus productos con menor riesgo financiero al no ser propietario del establecimiento franquiciado. Por otro lado, para el franquiciado supone la posibilidad de ser el dueño de su propio negocio, aunque sea perdiendo parte de su independencia.

• Es un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know-how o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales”.

• El “acuerdo de franquicia” es el contrato en virtud del cual una empresa (franquiciador) cede a otra (franquiciado) el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta”.

• Es un contrato de colaboración entre empresaríos operantes en distintas áreas comerciales, con la finalidad de facilitar la penetración de los productos o servicios de uno de ellos (franquiciador) en el área geográfica en la que actúa el segundo (franquiciado), el cual, a cambio del pago de un canon o royalty puede ofreceral público productos o servicios previamente protegidos por patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.

ClasesLa clasificación fundamental es la que atiende a

la naturaleza del objeto de la franquicia, distinguiéndose cuatro grupos:

• Franquicia de producción. - Se denomina así a aquella en la que el franquiciador es el fabricante de los productos vendidos a través de la red de franquicia, y distribuidor de los mismos.

• Franquicia de distribución. - Llamada así a aquel sistema de franquicia en el que el franquiciador no es el productor, sino que hace las veces de control de compras solucionando o comprando los productos a los proveedores y revendiéndolos a sus franquiciados. En realidad el franquiciador asume el papel de difusor, introduciendo un producto en el circuito de distribución, sin ser su productor.

• Franquicia de servicios. - Es aquel sistema de franquicia en el que el franquiciador transmite a sus franquiciados los métodos técnicos o procedimientos por él utilizados para la gestión del negocios así como el uso de la marca que simboliza una fórmula novedosa y original, diferenciada en la prestación del servicio. Se considera a esta franquicia como la más pura aplicación de la técnica comercial, así como la más vulnerable, por ser la más fácil de imitar.

• Franquicia industrial. El franquiciador transmite al franquiciado su tecnología y saber hacer para que éste fabrique los productos que luego comercializará bajo la norma del franquiciador.

Otras clasificaciones• Atendiendo a su dimensión podemos distinguir las

siguientes clases:

• Franquicia global: en la que todo el establecimiento es ocupado por la franquicia.

• Franquicia parcial: cuando la franquicia ocupa sólo una parte del establecimiento.

• Franquicia standard: cuando el franquiciado aporta en su totalidad el capital del establecimiento franquiciado y trabaja directamente en él.

• Franquicia asociativa: cuando el franquiciador tiene una participación en el capital de la empresa franquiciada.

Elementos del contrato• Elementos personales. - La franquicia es un

contrato de colaboración entre empresarios, franquíciador y franquíciado, independientes y jurídicamente iguales. Podrán ser franquicíadores y franquiciados las personas jurídicas legalmente constituidas y las personas físicas con capacidad para ejercer el comercio.

• El franquiciador es una persona clave en el contrato, ya que la garantía de la franquicia es su imagen, la originalidad de sus productos y el éxito de su técnica.

Elementos reales. - Se consideran los siguientes:• Transmisión del Know-how al franquiciado,

entendiendo este como un conj unto de conocimientos de carácter comercial, técnico, administrativo o financiero.

• La cesión de una marca, nombre comercial y otros signos distintivos.

• La asistencia técnica y/o comercial al franquiciado.

Derechos de las partes• Son derechos del franquiciante o

franquiciador• Exigir el pago de la remuneración convenida.• Vigilar que no se perjudique la imagen del

producto. marca o nombre objeto de la franquicia.

• Hacer que se respeten los derechos de propiedad industrial.

• Tener acceso a la documentación e información necesaria para un adecuado control.e. Exigir que el franquiciado cumpla con las disposiciones sobre producción política de ventas, precios y manuales operativos.

Son derechos del franquiciado• Que el franquiciante le proporcione

oportunamente los productos que va a comercializar y que éstos sean de la calidad y demás condiciones establecidas en el contrato.

• De convenirse en la exclusividad, asegurarse que el franquiciante no opere en el mismo mercado directamente o a través de una filial o vendedores

• Exigir el pago de la remuneración convenida.• Vigilar que no se perjudique la imagen del

producto. marca o nombre objeto de la franquicia.

• Hacer que se respeten los derechos de propiedad industrial.

• Tener acceso a la documentación e información necesaria para un adecuado control.

• Exigir que el franquiciado cumpla con las disposiciones sobre producción política de ventas, precios y manuales operativos.

Son derechos del franquiciado• Que el franquiciante le proporcione

oportunamente los productos que va a comercializar y que éstos sean de la calidad y demás condiciones establecidas en el contrato.

• De convenirse en la exclusividad, asegurarse que el franquiciante no opere en el mismo mercado directamente o a través de una filial o vendedores.

Obligaciones de las partesEl franquiciador está obligado a:• Poner a disposición del franquiciado los

productos marca o signo distintivo y garantizar su uso pacifico.

• Transmitir al franquiciado una técnica, sistema o procedimiento, fruto de la experiencia del franquiciador y que constituye su buen hacer en la gestión de un negocio.

• Suministrar al franquiciado los productos para su reventa cuando las mercancías sean vendidas exclusivamente por el franquíciador

• Respetar el franquiciado la información y asistencia comercial y/o técnica adecuada y actualizada para el buen desarrollo de la franquicia.

• No interferir en el manejo de la empresa del franquiciado

• Mantener una política de precios que le permita asegurar al franquiciado una adecuada operatividad

El franquiciado por su lado está obligado a:• Pagar el precio de la franquicia, royalties o Porcentajes

sobre el volumen de las ventas.• Obligación de aprovisionarse del franquiciado o de los

proveedores concertados.• Observar las instrucciones y directivas del franquiciado,

en especial de las relativas al precio de venta, promoción política comercial entre otros.

• Suministrar la información que el franquiciado requiera sobre la situación del mercado y explotación de la franquicia.

• Respetar los pactos de exclusividad y standard de calidad en la presentación venta y precio de los productos y servicios, tal como han sido establecidos en el contrato.

• Guardar secreto sobre los conocimientos y técnicas transmitidas como parte del know how.

• Participar en los costes de la publicidad.• Corre con el riesgo de la empresa y con los

gastos de personal y diversos.• No hacer uso indebido de las marcas y

nombres a los que tiene acceso por el contrato.

Extinción del contrato• El contrato de franquicia se extingue por las

siguientes causas:• Vencimiento del plazo fij ado en el contrato.• Muerte del franquiciado si fuera persona

natural, o disolución si es persona jurídica.• La venta a un tercero.• Cambios del accionario o del Directorio.• Cesión de los derechos a un tercero sin

consentimiento del franquiciador.• Incumplimiento de las obligaciones de las

partes, que dé lugar a la resolución del contrato.

• EL CONTRATO DE KNOW-HOW

• El término Know-how, es una expresión inglesa que significa saber cómo. Puede ser entendido como “arte de fabricación”, aludiéndose así a un conocimiento determinado de producción o comercialización.

• El objeto del Know-how es muy diverso y no se circunscribe a lo técnico; no se trata en todos los casos de cesión de tecnología, sino también puede tratar algún aspecto de naturaleza comercial.

• Es un saber no protegido por derechos de tutela, industriales. Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición. Lo que interesa es saber si el beneficiario del Know-how tendría o no acceso a ese saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientos técnicos cabe contemplar la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de empresa”.

Partes que intervienen• Es un contrato bilateral en el cual interviene el

propietario del saber o conocimiento que otorga la licencia o permiso, a quien lo denominamos el cedente, y de otra parte, el beneficiario, que es la persona natural o jurídica que producirá o comercializara con la debida autorización, el saber, el conocimiento o experiencias que corresponden al cedente.

Obligaciones del dador o cedente• Proporcionar las fórmulas, conocimientos,

técnicas, herramientas, cálculos, proyectos, documentos, y otros, objeto del contrato.

• Adiestramiento o capacitación de personal, de trabajadores del beneficiario.

• Facilitar al beneficiario, todos los medios para que pueda ejercitar plenamente el Know-how.

Obligaciones del beneficiarlo• Pagar puntualmente las regalías.• Una vez finalizado el plazo del contrato, el

beneficiario deberá abstenerse en general de ostentar, o utilizar todo lo concerniente a la explotación del LÇnow how, así como devolver la documentación pertinente.

Terminación del contratoEste contrato se extingue por las siguientes causales:• Vencimiento del plazo convenido.• Cumplimiento del objeto o compromiso del cedente.• Mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas

partes, de dar por concluido el contrato antes de su vencimiento.

• Por resolución del mismo como consecuencia del incumplimiento de las prestaciones establecidas en el contrato, por cualquiera de las partes.

• Por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural.

• CONTRATO DE LICENCIA

• constituye un acuerdo entre dos empresas de distintos países, por medio del cual una de ellas, llamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada empresa licenciataria, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (initial free payment) o de un pago periódico llamado royalty, o de ambas retribuciones a la vez.

• Para la empresa licenciataria este contrato representa un medio de acceder a una tecnología, a una marca o a otro activo intangible del cual carece y que le costaría mucho dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente. Un ejemplo de contrato de licencia es el caso de la empresa francesa Lacoste, fabricante de vestimentas deportivas de reconocido prestigio en todo el mundo, que se elaboran por empresas licenciatarias independientes en cada uno de los países en que se venden, pero con el diseño y bajo control de calidad de la empresa licenciante.

• La celebración de un contrato de licencia es una posibilidad válida de sustituir a la exportación, cuando los costos del transporte encarecen demasiado el producto en el país de destino, o cuando en ese país las barreras a la importación o las restricciones de divisas son tan altas que impiden la importación de dicho producto. Pero la ventaja básica de la empresa licenciante radica en el hecho que otorgar la licencia no cuesta nada, pues el producto o proceso objeto de la misma ya ha sido desarrollado y, sin embargo, por la sola circunstancia de celebrar este contrato logra obtener ingresos adicionales.

• Asimismo, el otorgamiento de una licencia es una alternativa válida para sustituir una inversión directa en otro país, cuando dicho país limita o prohíbe la inversión extranjera.

• Existen también otras circunstancias en las cuales la celebración de un contrato de licencia puede ser más conveniente que realizar la instalación de una subsidiaria de producción. Así ocurre en los siguientes casos:

a) cuando el clima político del país de destino de la inversión directa hace difícil la repatriación de beneficios o eleva el riesgo de expropiación;

b) cuando el tamaño del mercado en dicho país no compensa el esfuerzo de invertir en él;

c) cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, o no se cuenta con todos los trabajadores especializados que se requieren;

d) o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigir a distancia.

• La desventaja más evidente consiste en que la empresa licenciante reduce su potencial de beneficios por haber comprometido menos recursos en penetrar al mercado de destino. Pero el inconveniente más grave suele ser que al dejar el licenciante el control de las operaciones en manos del licenciatario, corre el riesgo de perder su reputación, si este último produce por debajo de los estándares de calidad o comercializa siguiendo prácticas que atentan contra el prestigio de la marca.

• la empresa que concede la licencia corre el riesgo de que el licenciatario se convierta en su competidor en otros mercados al extender su jurisdicción a un ámbito geográfico indebido, o al desarrollar su propia tecnología apoyándose fuertemente en lo aprendido durante la validez de la licencia. Este último es el caso de muchas empresas japonesas que obtuvieron licencias americanas en la década de los cincuenta y sesenta, y se han dedicado luego a competir en el mercado americano con su propia tecnología, desarrollada a partir de la adquirida mediante licencias.

• el contrato es “un permiso que otorga el dueño de una patente para que un tercero utilice el invento que ella cubre, por no querer o no poder explotarlo personalmente o como una manera de aprovecharlo y obtener utilidades, explotación que concede el patentado por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio.

Elementos del contrato de licencia. De la noción jurídica de licencia se deduce que el contrato está integrado por los siguientes elementos:

a) el objeto, que es el permiso concedido por el dueño de la patente para que un tercero utilice o explote el invento, la marca, o el derecho de que se trata, sin que ello importe la transferencia del dominio de dicho derecho;

b) el precio que el licenciatario debe pagar al licenciante por el uso o la explotación del derecho. Sin embargo, nada obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestión en forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es que la licencia sea onerosa;

c) la explotación o uso del derecho licenciado se concede por un plazo determinado, que no podrá exceder de la duración de la patente del invento o marca de que se trata.

• El contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos industriales, como las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y además todo otro privilegio que las leyes sobre la materia puedan establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté o no amparada por una patente.

• El concepto de regalía (royalty) alude al contrato mediante el cual se permite el uso o explotación de un derecho. es sinónimo de contrato de licencia. Tambien alude al precio en los contratos de transferencia de tecnología, particularmente en el contrato de licencia. Este precio puede consistir en un monto único, en pagos periódicos por el tiempo que dure el contrato, o bien, en un porcentaje sobre las ventas de productos que se elaboren con la tecnología licenciada.

• DERECHOS DEL LICENCIANTE. Seguir explotando por su cuenta el invento o la marca objeto del contrato, toda vez que en virtud de la licencia concedida no pierde los derechos sobre dichos privilegios. Aun en el caso en que el licenciante celebre el contrato bajo la modalidad de cláusula de explotación exclusiva, se entiende que ella opera sólo respecto de terceros.

• Un segundo derecho del licenciante consiste en exigir el pago de la regalía estipulada a cambio del derecho de uso o de explotación del invento o de la marca, a menos que se trate del caso excepcional de una licencia gratuita, en el cual dicho carácter tiene que ser convenido expresamente, porque la gratuidad no se presume en los negocios mercantiles.

OBLIGACIONES DEL LICENCIANTEReferidas al contenido de las estipulaciones del

contrato y a la ejecución completa o incompleta del mismo

• proporcionar conocimientos necesarios para poder utilizar adecuadamente el invento patentado y la de reparar los perjuicios que causa el incumplimiento del contrato

• el deber de garantizar al licenciatario la posibilidad de ejecutar la invención cuya explotación constituye el objeto del contrato, pues en caso contrario éste deberá resolverse.

DERECHOS DEL LICENCIATARIO.• El principal derecho que el contrato de

licencia confiere al licenciatario es el usar o explotar el invento, conocimiento, marca, diseño, etc., en los términos y según las modalidades estipuladas en el contrato. Se estima que se trataría de una obligación, porque si el licenciatario se abstuviera de explotar el derecho, podría exponer al licenciante a la caducidad de la patente por falta de explotación, haciéndose responsable de la pérdida del privilegio concedido.

• no siempre es obligatorio para el licenciatario explotar el derecho a que se refiere el contrato, sobre todo en el caso en que se ha pactado como remuneración una suma fija pagadera al momento de su celebración, de manera que si el licenciatario no obtiene provecho del invento, esta situación sería irrelevante para el titular de la licencia.

• OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIOLa principal obligación emergente del contrato,

que grava al licenciatario a favor del licenciante, consiste en pagar la regalía, a menos que se trate de una licencia gratuita.

• el deber del licenciatario de usar o explotar el privilegio concedido, en los términos y bajo las modalidades previstas, toda vez que su incumplimiento acarrea perjuicios al licenciante. Un ejemplo de esto último sería la elaboración de productos de mala calidad por el licenciatario, lo que redundaría en el descrédito de la patente o de la marca licenciada.

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

• Es una contrato por el cual una empresa – la asistida- acuerda con una o más empresas –asistentes - recibir apoyo en áreas en las que existe algún déficit en su desarrollo tecnológico.

• Este tipo de contratos puede establecerse con respecto al producto, caso que suele venir precedido de la cesión de una licencia, o bien respecto al proceso productivo. En este último caso, normalmente quien fabrica los bienes de equipo es la propia empresa asistente.

LEY IMPUESTO A LA RENTA (PERU)lo define:• todo servicio independiente, sea suministrado

desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplica ción de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios en el proce so productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario”.

• Ventajas La asistida suele suplir sus déficit tecnológicos apoyándose en empresas especialistas, lo que le permite generar sinergias mediante el acceso a nuevos conocimientos.

• Desventajas El beneficiario debe asegurarse de recibir la formación necesaria para desarrollar estas habilidades y así evitar dependencia tecnológica y desincentivar la innovación.

• Ficosa International es un grupo multinacional dedicado a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sistemas y componentes para vehículos

• Ficosa firmó un contrato con la compañía china Shangai Benyuan que sienta las bases para la instalación de la compañía española en China. El contrato prevé que, en una primera fase, Ficosa proporcionará asistencia técnica a Shangai Benyuan e incluye una opción de compra sobre el 70% de las acciones de la compañía china, a ejecutar dentro de cuatro años. Es la misma fórmula que ha aplicado recientemente Ficosa para introducirse en Rumania.

para que se configure la Asistencia Técnica, deben concurrir de manera conjunta los siguientes requisitos:

• Que se trate de un servicio independiente.

• Que el servicio prestado tenga como objeto proporcionar o transmitir conoci mientos especializados no patentables.

• Que los conocimientos especializados no patentables que se proporcionen sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servi cios o cualquier otra actividad realizada por el usuario.

• la asistencia técnica comprende el adiestramiento de per sonas para la aplicación de los conocimientos especializados no patentables

1. La Asistencia Técnica como un servicio independiente

la asistencia técnica se tipifica como un contrato cuyo objeto es la prestación de servicios y, más específicamente, como una prestación de hacer.

• Por tanto, se exige que sea un servicio que comprometa al prestador a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas.

cabe distinguir a la asistencia técnica de todas aquellas operaciones que no consisten en un hacer sino en la concesión o entrega (obligación de dar temporal o definitiva) de un bien o derecho, aunque en virtud de tal concesión se advierta algún grado de transferencia tecnológica o de conocimientos especializados.

• Adicionalmente, debido a que no se hace distinción alguna, el servicio de “asistencia técnica” podría ser prestado tanto por una persona natural como jurídica, exigiéndose únicamente que el servicio sea prestado por una persona independiente (ajena) de la empresa con la que no existe un vínculo laboral.

2.La Asistencia Técnica tiene por objeto proporcionar conocimientos especializados no patentables

• La asistencia técnica proporciona conocimientos especializados, esto implica que no se trata de cualquier conocimiento o prestación de un servicio; sino sólo de conocimientos que por su envergadura sustenten en buena cuenta que el prestador los transmita, los transfiera al usuario.

Diferencias enter asistencia y Know how • “elemento diferenciador entre un concepto de

asistencia técnica y uno de know-how, es que en el primero se transfiere conocimientos de tecnología no secretos; mientras que en el segundo, dicha transferencia versa sobre conocimientos que necesariamente lo son”.

• La transferencia de conocimientos retribuida con la regalía se limita a eso: a la mera transferencia de los mismos (sin perjuicio del uso que de ellos haga quien los recibe). En cambio, la “asistencia técnica” implica la utilización de conocimientos especializados para dar recomendaciones, sugerencias e instrucciones relacionadas al proceso productivo.

• En efecto, este concepto se encuentra intrínsecamente ligado con el hecho que la “asistencia técnica” no es una actividad de resultado, pues siempre debe implicar la transmisión o transferencia de conocimientos, no simplemente la resolución de un problema o asunto técnico, científico, profesional u otro, específico, sin enseñar “el cómo” se realiza tal o cual actividad.

3.La Asistencia Técnica implica que los conocimientos especializados no patentables que se proporcionen sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario

Servicios que en cualquier caso deben considerarse Asistencia Técnica

• Servicios de ingeniería: La ejecución y supervisión del montaje, instalación y puesta en marcha de las máquinas, equipos y plantas productoras; la calibra ción, inspección, reparación y mantenimiento de las máquinas, equipos; y la rea lización de pruebas y ensayos, incluyendo control de calidad, estudios de fac tibilidad y proyectos definitivos de ingeniería y de arquitectura.

• Investigación y desarrollo de proyectos: La elaboración y ejecución de programas pilotos, la investigación y experimentos de laboratorios; los servicios de explotación y la planificación o programación técnica de unidades productoras.

• Asesoría y consultoría financiera: Asesoría en valoración de entidades financieras y bancarias y en la elaboración de planes, programas y promoción a nivel internacional de venta de las mismas; asistencia para la distribución, colocación y venta de valores emitidos por entidades financieras.

• Como se advierte, en estos tres casos el legislador hizo una ampliación del supuesto de hecho de “asistencia técnica” descrito en el concepto general, puesto que en estos casos se trata de servicios de resultado que, por su naturaleza, no califican como “asistencia técnica”.

• MERCHANDISING

• EL CONTRATO DE MERCHANDISING DE MARCAS Acuerdo mediante el cual el titular del derecho sobre una marca de renombre autoriza, a cambio de una contraprestación, a otra persona para que la use para distinguir productos o servicios que no sean iguales ni similares a aquéllos para los que está registrada durante un tiempo determinado y en un espacio delimitado.

• Se trata de explotar el valor sugestivo y publicitario de la marca para promover la venta de los productos fabricados independientemente por el beneficiario de la autorización

BRAND MERCHANDISING O MERCHANDISING DEL SIGNO DISTINTIVO,Consiste en utilizarlo para individualizar y distinguir productos o servicios distintos a los que éste designa. El empresario con este uso persigue la traslación de la reputación de la marca renombrada a sus productos o servicios.

Un ejemplo representativo es el empleo de una marca de ropa renombrada para distinguir un perfume, o, la utilización de una marca de tabaco para distinguir relojes de pulsera.

• CONTRATO DE IMAGE MERCHANDISING, O, CONTRATO DE MERCHANDISING DE LA IMAGEN DE LA MARCA,

Se caracteriza por el uso de la marca de renombre con fines decorativos u ornamentales. Este contrato, se diferencia del anterior porque el empresario no persigue la capacidad de la marca renombrada para trasladar sobre sus productos o servicios su reputación, sino que básicamente explota su dimensión decorativa. Un claro ejemplo de ello son los llaveros cuyo diseño representa el de una marca o las camisetas que la llevan impresa de forma perfectamente visible.

• la utilización de un aspecto de la imagen de una persona ficticia o real se reputará merchandising de marcas sólo cuando se haya conseguido inscribir en el registro ese atributo famoso, y, tras la inscripción se autorice su uso para diferenciar productos o servicios de distinta clase a aquélla para la que el signo fue registrado. La diferencia con respecto a los otros tipos de contrato de merchandising estriba en que este atributo se registra como marca y, por lo tanto, merece la protección que prevé la Ley de marcas para los signos registrados

• El contrato de licencia de marca comprende la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada.

• En cambio, mediante el contrato de merchandising de marcas, el titular de la marca de renombre registrada cede a un tercero su derecho a usarla para individualizar y distinguir productos o servicios distintos a aquéllos para los que la marca está registrada. a pesar de que ambas figuras están destinadas a la explotación de la propia marca.

• Los obsequios como técnica de marketing mediante la cual se entrega junto con el servicio o producto adquirido por el consumidor, otro producto totalmente diferente o complementario como incentivo para realizar la compra de un determinado producto

• el titular registral de la marca de ordenaría su fabricación a un tercero y, después, los utilizaría con el fin de obsequiar a los consumidores con el producto o servicio distinguido con esta marca. Este procedimiento sitúa esta relación entre el titular de la marca y el fabricante fuera del contrato de merchandising y, en cambio, la enmarcaría en el ámbito de los contratos de compraventa o de arrendamiento de servicios.

• EL CONTRATO DE CHARACTER MERCHANDISING

Acuerdo mediante el cual el titular del derecho sobre una obra protegida por la Ley de propiedad intelectual autoriza, a cambio de una contraprestación, a otra persona para que explote comercialmente un aspecto de esta obra durante un tiempo y en un espacio determinado

• IMAGE MERCHANDISING

Este tipo de contrato participa de las características del character merchandising y del contrato de personality merchandising

La particularidad de este contrato se encuentra en que el actor o actriz cuya imagen va a ser explotada para comercializar productos y servicios se confunde con la persona famosa real. Es decir, el público asocia el personaje ficticio con el actor, ya que resulta difícil separar al actor de su personalidad en la pantalla

EL CONTRATO DE PERSONALITY MERCHANDISING.

• Esta modalidad, que se caracteriza porque el objeto del contrato es el derecho a explotar comercialmente la imagen de una persona para distinguir e individualizar los productos o los servicios de un empresario en el mercado.

la marca renombrada corre el riesgo de debilitamiento que recae sobre ésta, así como el riesgo de envilecimiento y perjuicio de la marca

. En efecto, el uso de la marca de renombre por parte de terceros no autorizados es susceptible de generar la pérdida de la función distintiva y publicitaria del signo, así como de su prestigio y reputación, en cuyo caso la marca, y, por consiguiente, los programas de merchandising perderían todo su valor.

• El contrato de licencia como género consistiría en un otorgamiento temporal de un derecho de uso sobre un bien inmaterial. En cambio, el contrato de licencia como especie o modalidad se configuraría en función de la clase de bien inmaterial de que se trate.

• Considerado el contrato de licencia como una categoría negocial, podemos incluir como una modalidad de esta categoría el contrato de merchandising en cada una de sus especialidades.