YOU ME NEWS 1

제88호 >>> 2013년 11월 20일 발행

특허해설

이중특허(Double Patenting) 및 이를 극복하기 위한 방안

유미특허법인 변리사 김창현

특허해설

이중특허(Double Patenting) 및 이를극복하기위한방안·1

YOU ME 변리사 동정

최동순미국변호사, 허수임변리사입사·2

해외 법률 동향

중국의개정상표법이 2014년 5월 1일부터시행된다.·3

해외 단신

미국개정특허법(American Invents Act)의 개혁안·7

지식재산권 관련 정보 특허는미국으로, 상표는중국으로·8

법률 동향 발명진흥법일부개정·8

이달의 판례

대법원 2013.5.24. 선고 2011후2015 판결【거절결정(특)심결취소의소】

[공2013하,1149]·9

대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결【상표법위반, 부정경쟁방

지및영업비밀보호에관한법률위반】·10

1. 이중특허(Double Patenting)의 정의

(1) 의의

이중특허란선특허와실질적으로동일하거나유사한후

특허가등록된상태를말하는데, 이것에는후특허가선특

허와 실질적으로 동일한 경우와 후특허가 선특허에 대해

변경된부분을포함하고있으나그변경이용이하거나단

순하여후특허와선특허사이에특징적인구별이없는경

우가있을수있다.

(2) 취지

각국 특허법은 1발명 1특허주의를 채택함으로써, 하나

의새롭고유용한발명에대해서하나의특허만주어지도

록 하는 입장을 취한다. 따라서, 복수의 동일한 발명들에

대해서는 하나의 특허만 주어지고 나머지 발명들은 중복

특허로거절된다.

다만, 미국특허법 35 USC 103 규정에 의하면, 발명이

만들어진 시점에 비자명(진보성)할 것을 요구하고 있지

만, 35 USC 102(e)(f)(g) 하에서만선행기술이되는발명

의 경우, 발명 당시에 동일인 또는 동일 주체에 양도되도

록 되어 있으면, 35 USC 103 규정하에서도 특허성이 부

정되지 않는다. 이러한 이유로, 동일한 출원인이 하나의

출원으로부터 자명한 변형에 불과한 발명들을 출원하여

특허받을 수 있으며, 자기의 발명을 보다 완벽하게 보호

받을수있다. 그러나, 실질적으로동일한또는유사한발

명들에 대하여 특허권 존속기간을 실질적으로 연장하게

되는부작용이문제점으로대두되게되었다.

이중특허 배제의 원칙은 특허 존속기간을 넘어 특허의

배타적 권리가 불공평하게 확장되는 것을 방지하는데 그

취지가있다.

이중특허의 문제가 고려되기 위해서는 둘 이상의 특허

또는 출원이 그 발명자 및/또는 출원인의 공통성이 있어

야 하며, 이중특허 여부는 둘 이상의 특허나 출원에 있는

“클레임(claim)”에분석의초점이맞추어진다.

일반적으로, 이중특허 거절의 유형에는, 35 USC 101

규정에 따른“동일 발명(same invention)”유형의 이중

특허 거절과, 공공질서에 근거하여 판례상으로 정립된

“비법정(non-statutory)”유형의 이중특허 거절이 있

다.

2. 법정 이중특허(35 USC 101 규정 하에서의 이중특허)

(1) 의의

35 USC 101 규정에 따른“동일 발명(same inven-

tion)”유형의 이중특허로서, 동일한 발명이 두 번 클레

임되어있는지를확인하는것이며, 동일한발명이두번

클레임되었다고 판단되면, 존속기간 포기서(terminal

disclaimer)의 제출 여부에 관계없이 두 번째 클레임된

발명에대해서는특허가허여되지않는다.

(2) 대응

법정 이중특허에 근거한 거절이 나온 경우, 당해 출원

(재심사의경우에는당해특허)에서인용출원/특허에저촉

되는 클레임을 삭제하거나 동일하지 않은 범위로 되도

록 보정함에 의하여 이를 극복할 수 있다. 존속기간 포

기서나 37 CFR 1.131 선서서(affidavit)는 본 거절을 극

복하는데유효하지않다.

3. 비법정 이중특허

(1) 의의 및 유형

특허로 부여된 배타권이 부당하게 존속기간 연장되는

것을 방지하기 위하여 판례에 의하여 공공정책상 정립

된 것으로, 자명성 유형과 비자명성 유형의 이중특허의

경우가있다.

(2) 자명성 유형(obvious-type double patenting)의

이중특허

한출원의클레임발명이선행특허에서클레임된발명

의자명한변형(obvious variation)에 불과한경우이다.

이 경우, 자명하지 않다는 주장으로 이중특허가 아니

라는 주장을 할 수 있으며, 저촉되는 출원/특허가 당해

출원의 소유자와 공통된다면 존속기간 포기서를 제출함

으로써 비법정 이중특허에 기초한 거절을 극복할 수 있

다.

(3) 비자명성 유형(Non-obvious type double patenting)

의 이중특허

출원인이 선행특허에서 공개는 하였으나 청구하지 않

은실시예를후행특허에서청구한경우발생한다.

이 경우, 선특허 심사시 클레임에 부가하지 못한 사유

서를 제출하여 이를 극복할 수 있다. 이 경우도 존속기

간 포기서 및 37 CFR 1.131 또는 1.132의 진술서

(affidavit)를 제출할수없다.

4. 결론

존속기간포기서를제출하는경우, 후행특허의존속기

간은 선행특허의 존속기간(출원일로부터 20년)으로 제

한되어 후행특허에 대해 부당하게 존속기간이 연장되는

것이방지된다.

동일 유형의 법정 이중특허는 35 USC 101 규정을 근

거로 하여 거절되며, 이를 극복하기 위한 방안으로, 후

출원의 청구항 삭제 또는 보정을 통하여 극복이 가능하

다. 한편, 자명성유형의비법정이중특허는판례로부터

정립되기 시작한 것으로, 부당하게 특허권의 존속기간

이연장되는것을방지하기위하여거절되고있으며, 이

를 극복하기 위한 방안으로, 자명하지 않다는 주장으로

이중특허가아니라는주장을할수있으며, 그 다음으로

선출원 또는 선특허의 존속기간과 동일한 존속기간을

갖도록존속기간포기서를제출할수있다. 비자명성유

형의 비법정 이중특허는 선행특허에서 청구하지 않은

실시예를 후원특허에서 청구한 경우 발생하며, 선행특

허 심사시 클레임에 실시예를 부가하지 못한 사유서를

제출하여이를극복할수있다.

2 YOU ME NEWS

특허해설

YOU ME 변리사 동정

최동순 미국변호사가 2013년 8월 5일, 허수임 변

리사가 10월 1일부터유미특허법인에합류하여업무

를시작하였습니다.

최동순 미국변호사 프로필

학력: University of Wisconsin-Madison 화학공학

과 학사 (2001)

Case Western Reserve University 로스쿨

Juris Doctor 학위 취득 (2011)

경력: GS 칼텍스 (2004.4~2007.2)

IP Navigation Group, LLC (2011.8~2013.3)

미국 뉴욕주 변호사 자격 취득 (2012)

허수임 변리사 프로필

학력: 고려대학교 생명과학대학 식품공학부 / 공과대

학 전기전자전파공학부 (2013)

경력: 변리사 시험 합격 (2010)

최동순 미국변호사, 허수임 변리사 입사

중국 상표법이 1993년, 2001년에 이어 2013년 제3차

개정되어, 2014년 5월 1일부터 시행된다. 이번에 개정

된 상표법은 2003년 처음 개정 초안이 마련된 이래 10

년이 지난 2013년 8월 30일 중국 인민대표대회를 통과

하였다. 개정된 규정 가운데서 주요한 내용을 추려, 국

내 독자들의편의를위해한국상표법의체계에따라정

리하여 싣는다. 신설된 조항이라도 다른 법령이나 또는

최고인민법원의 사법해석을 통해 이미 시행되어 오던

것이면되도록생략하였다.

I. 총론

1. 신의성실의 원칙1)

신의성실의원칙이일반원칙으로도입되었다. 이 개정

법의 정신은 여러 개정 조문에 나타나는데 구체적인 내

용은해당조문에서설명한다. (제7조)

2. 상표의 사용 정의 규정 도입2)

2002년 개정 상표법실시조례 제3조에 규정되어 있던

상표 사용에 관한 정의 규정을 일부 수정하여 개정법에

서규정하였다. (제48조)

3. 대리인의 책임 강화

상표대리기구의 의무에 관한 규정이 제19조, 제20조

에 도입되었고, 제68조에서 의무 위반에 따른 책임을

규정하였다. 주요한 것으로는, 출원인이 부정한 목적으

로타인의권리를해치는상표출원(상표법제15조 또는제

31조에 해당하는 상표출원)임을 알면서도 이를 수락하여

출원을대리하는경우3)에는 1만 위안이상 10만 위안이

하의 과태료를 부과하며, 그 행위에 직접 책임이 있는

자에대해서도 5천위안이상 5만위안이하의과태료를

부과한다4). (제19조제3항, 제4항; 제68조)

II. 상표등록출원

1. 1상표출원으로 복수 상품류의 상품을 지정할 수 있

게되었다.5) (제22조제2항)

2. 상표등록출원서 등의 관련 서류를 서면 형식 외에

전자문서 형식으로 제출할 수 있게 되었었다.6) (제22조

제3항)

III. 상표등록 요건

1. 등록할 수 있는 표장7)

상표로서 등록할 수 있는 표장에“소리 등”이 포함되

YOU ME NEWS 3

해외 법률 동향

1) 상표 출원과 상표 사용은 신의성실의 원칙을 준수하여야 한다.(제7조)

2) 이 법에서의 상표의 사용이란 상표를 상품, 상품의 포장 또는 용기 및 상품 거래서류에 사용하거나 또는 상표를 광고선전, 전시 및 기타 상업활

동에 사용하여, 상품의 출처를 식별하는 데 사용하는 행위를 말한다. (제48조)

3) 상표대리기구가 위임인이 출원한 상표가 이 법 제15조와 제32조에서 규정한 경우에 해당함을 알았거나 마땅히 알았어야 하는 경우에는 그 위임

을 수락해서는 안 된다. (제19조 제3항)

상표대리기구는 상표등록출원을 대리하여 서비스하는 것 외에는 상표를 출원해서는 안 된다. (제19조 제4항)

4) 상표대리기구가 아래 행위의 하나에 해당하는 경우에는, 공상행정관리부문은 기간을 정하여 시정할 것을 명령하고, 경고를 주며, 1만 위안이상

10만 위안 이하의 과태료를 부과한다. 직접 책임이 있는 주관자와 기타 직접 책임이 있는 자에 대해서는 경고를 주고, 5천 위안 이상 5만 위안

이하의 과태료를 부과한다. 범죄를 구성하는 경우에는 법에 따라 형사책임을 추궁한다. (제68조)

1. 상표업무를 처리하는 과정에서, 법률 문서, 인장, 서명을 위조, 변조하거나 위조, 변조된 법률 문서, 인장, 서명을 사용하는 행위

2. 다른 상표대리기구를 비방하는 수단을 통해 상표대리기구의 업무를 유치하거나 도는 기타 부정당한 수단을 통해 상표대리시장질서를 어지럽

히는 행위

3. 이 법 제19조 제3항 또는 제4항의 규정을 위반하는 행위(제68조 제1항 제1호 내지 3호)

5) 상표등록출원인은 하나의 출원으로 복수의 상품류의 상품에 대하여 동일한 상표의 등록을 신청할 수 있다. (제22조 제2항)

6) 상표등록출원서 등의 관련 서류는 서면 형식 또는 전자문서 형식으로 제출할 수 있다. (제22조 제3항)

7) 문자, 도형, 자모, 숫자, 입체표장과 색채의 조합, 이들 요소의 조합 및 소리 등을 포함하여 자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품을 타인의 상품

과 구별되도록 할 수 있는 어떤 표장도 모두 상표로서 상표등록출원을 할 수 있다. (제8조)

중국의 개정 상표법이

2014년 5월 1일부터 시행된다.유미특허법인 변리사 이경숙

었다. 그 결과 개정 전 법률의‘시각적 표장’에서‘시각

적’문구가 삭제되었다. “소리 등”이라 한 것은 앞으로

소리외에다른비시각적표장도등록가능한표장에포

함시킬수있음을시사한것으로풀이된다. (제8조)

2. 식별력

식별력 없는 상표의 거절을 규정한 제11조에서 제1항

제3호“현저한 특징이 결여된 표장”이“기타 현저한 특

징이 결여된 표장”으로 개정되었다. “기타”라는 표현이

추가된 결과인데, 과거 제1호(보통명칭 등) 및 제2호(성질

표시)와 제3호의관계가명확하지않았던것을바로잡기

위한것으로풀이되며, 이번개정을통해제1호와제2호

의식별력흠결표장이예시적인것임이명확해졌다.

3. 거래관계 등이 있는 자가 선사용자의 상표를 명확히

알고 출원한 상표에 대한 거절 규정 도입8)

1) 타인이 선사용한 상표를, 2) 그 타인과 거래관계 등

이있어타인의선사용상표의존재를알고있는자가 3)

타인의 선사용 상표와 동일 또는 유사 상표를 4) 동일

또는 유사 상품에 출원한 경우에는 해당 출원상표를 거

절하도록 하는 규정이 신설되었다. 위‘선사용’의 경우

초안에서‘중국에서 선사용’으로 한정되어 있었으나 개

정법에서는‘중국에서’라는 한정 문구가 삭제되었다.

타인의 선사용 상표가 중국에서 널리 알려져 있을 것을

것을요건으로하지않는다는점에서획기적이지만, ‘타

인의 선사용 상표 존재를 명확히 알았다’는 사실은‘출

원인과타인사이에일정한관계가있었음을밝히는것’

을통해입증되어야한다. (제15조제2항)

IV. 상표의 심사 및 이의신청

1. 의견제출의 기회9)

개정법은 출원 내용에 설명 또는 보정이 필요한 경우

에는 설명 또는 보정 명령을 하되, 설령 출원인이 설명

또는보정을하지않는경우에도심사결정에영향을주

지는 않도록 하는 규정을 신설하였다. 이 규정을 2002

년 개정 상표법실시조례 제18조 제2항 보정명령 관련

규정이 출원서류의 완비를 목적으로 하는 명령으로서,

불응시 출원을 포기한 것으로 간주했던 규정과 비교할

때, 형식적사항이외의실체적등록요건에관한출원인

의 의견제출기회를 보장한 것으로 추정된다. 그러나 아

직 명확하지는 않으며, 본 신설 규정이 실무상 어떻게

운영될지에 대해서는 상표법실시조례의 개정을 지켜볼

필요가있다. (제29조)

2. 이의신청을 할 수 있는 자10)

개정 전 상표법에서는 누구나 이의신청을 할 수 있었

으나, 개정법에서는 이의신청의 근거 조항에 따라 1) 선

권리자 또는 이해관계인이 할 수 있는 경우(상대적 거절

이유, 후술하는 상대적 무효사유 참조)와 2) 누구나 할 수

있는경우(절대적거절이유, 후술하는절대적무효사유참조)

로구분되었다.

3. 이의결정에 대한 불복 제한11)

상표국이 이의신청을 기각한 경우 이의신청인은 직접

불복할 수 없으며, 개정법 제44조, 제45조의 규정에 따

라무효선고를청구할수있도록개정되었다. 반면 상표

국이 이의신청을 받아들인 경우에는 피이의신청인은 종

전 규정과 같이 직접 불복하여 이의복심을 상표평심위

원회에청구할수있다. (제35조제2항, 제3항)

4. 심사의 중지12)

상표평심위원회가 거절복심, 무효선고청구를 심사하

는과정에서, “연관된선권리의확정이인민법원에서심

4 YOU ME NEWS

해외 법률 동향

8) 동일 또는 유사한 상품에 대하여 출원한 상표가 타인이 선사용한 미등록상표와 동일 또는 유사하고, 출원인이 그 타인과 전항 규정 이외의 계약,

업무거래관계 또는 기타 관계가 있어 그 타인의 상표의 존재를 명확히 알았고, 또한 그 타인이 이의신청을 한 경우에는, 등록을 불허한다. (제15조

제2항)

9) 심사 과정에서, 상표국은 상표등록출원의 내용에 설명 또는 보정이 필요하다고 인정하는 경우에는 출원인에게 설명 또는 보정을 하도록 요구할 수

있다. 출원인이 설명 또는 보정을 하지 않는 경우에도 상표국이 심사 결정을 하는 데 영향을 주지 않는다. (제29조)

10) 출원공고결정된 상표에 대해서는, 선권리자 또는 이해관계인이 이 법 제13조 제2항과 제3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조의 규

정에 위반된다고 보거나, 또는 누구든지 이 법 제10조, 제11조, 제12조의 규정에 위반한다고 보는 경우에는, 공고일로부터 3개월 이내에 상표국에

이의를 신청할 수 있다. 공고기간이 만료될 때까지 이의가 없는 경우에는 등록결정을 하고 상표등록증을 교부하며 이를 공고한다. (제33조)

11) 상표국이 등록을 허여한다는 결정을 한 경우에는 상표등록증을 발급하고 공고한다. 이의신청인이 불복하는 경우에는 이 법 제44조, 제45조의 규

정에 따라 상표평심위원회에 상표등록의 무효를 선고해 줄 것을 청구할 수 있다. (제35조 제2항)

상표국이 등록을 불허한다는 결정을 하고, 피이의신청인이 불복하는 경우에는, 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 상표평심위원회에 복심을 청구할

수 있다. (제35조 제3항)

12) 상표평심위원회는 전항의 규정에 따라 복심을 진행하는 과정에서, 연관된 선권리의 확정이 인민법원에서 심리중이거나 또는 행정기관에서 처리

중인 다른 사건의 결과에 의존하는 경우에는, 심사를 중지할 수 있다. 중지의 원인이 소멸한 뒤에는 심사 절차를 재개해야 한다.(제35조 제4항)

리 중이거나 또는 행정기관에서 처리 중인 다른 사건의

결과에의존하는경우에는심사를중지할수있도록”하

였다. (제35조제4항; 제45조제3항)

이로써 상표출원이 선행상표로 인해 거절되고, 해당

선행상표에 대한 취소, 무효를 청구한 경우에는, 본 규

정에 따라 거절복심에서 심사의 중지를 요청할 수 있게

되었다.

V. 상표권

1. 상표등록의 갱신

갱신출원을 할 수 있는 시기가 존속기간 만료일 전 6

개월에서 12개월로변경되었다. (제40조)

2. 사용권의 등록13)

사용권의 경우 등록이 효력발생요건인가를 두고 논란

이 있었으나, 이번 개정법은 최고인민법원의 사법해석

을 수용하여 제3자 대항요건으로 정리하였다. (제43조

제3항)

3. 선사용권 도입14)

선사용권을 인정받기 위해서는, 상표권자의 상표출원

이전에 또한 상표권자의 사용 이전에 상표를 사용함으

로써 일정한 영향력을 획득했어야 하며, 등록상표의 지

정상품과동일또는유사한상품에대하여동일또는유

사한 상표를 사용했어야 한다. 선사용권자는 원래 사용

하던범위내에서계속사용이허용된다. (제49조제3항)

VI. 상표권자의 보호

1. 행정조치의 강화

지방공상행정관리국 등 행정기관이 상표권 침해행위

를 조사처리하는 경우 취할 수 있는 행정조치가 강화되

었다. 1) 금형과 같은‘공구’의 몰수 요건이“침해품의

제조, 등록상표 표지의 위조에만 사용되는 공구”에서

“침해품의제조, 등록상표표지의위조에주로사용되는

공구”로 완화되었고, 2) 행정기관이 부과할 수 있는 벌

금이아래표와같이세분화되고상향되었고, 3) 5년 이

내에 2회 이상 상표권 침해행위를 하는 자에 대해서는

엄중히처벌하도록하였다. (제60조)

2. 손해배상액의 산정

손해배상액 산정 방식이 일부 수정되었다. 1) 종전에

는권리자가자신의손해또는침해자의이익가운데선

택적으로 배상액 산정을 청구할 수 있었으나, 개정법에

서는 원칙적으로‘권리자의 실제 손해에 따라 확정’하

도록 하되, 실제 손해를 정할 수 없는 경우에는 침해자

의 이익으로 정할 수 있도록 하였고, 2) 해당 상표의 사

용료가 있는 경우에는 상표 사용료를 참고하여 합리적

으로 정하도록 하였다. 3) 그리고 악의에 의한 상표권

침해인 경우에는 위 배상액의 3배까지 배상할 수 있도

록하였고, 4) 권리자의손해, 침해자의이익, 상표사용

료를 모두 확정할 수 없는 경우에는 인민법원이 직권으

로판결할수있는배상액이 50만위안이하에서 300만

위안이하로상향되었다. (제63조제1항, 제3항)

3. 침해자에 대한 문서제출명령과 위반시 효과15)

법원은침해자에대하여손해배상액산정을위해장부

및자료를제출하도록명령할수있도록하는규정이신

설되었고, 침해자가 불응하는 경우 권리자의 주장과 권

리자가 제출한 증거에 기초하여 배상액을 판정할 수 있

도록하였다. (제63조제2항)

4. 상표의 사용 의무와 배상 책임의 면제16)

상표권자의 침해 주장을 당한 자는 권리자의 배상 청

구에 대하여‘등록상표의 3년 불사용’을 항변으로 제출

YOU ME NEWS 5

특허 해설해외 법률 동향

침해 정도

위법매출액 > 50,000 위안

위법매출액 ≤ 50,000 위안

5년 이내 2회 이상 침해행위

처벌

위법매출액의 5배 이하

250,000 위안 이하

엄하게 처벌

13) 타인에게 자신의 등록상표를 사용하도록 허가하는 경우에는, 허가인은 그 상표사용허가를 상표국에 등기하여야 하며, 상표국은 이를 공고한다. 상

표사용허가는 등기하지 않으면 선의의 제3자에게 대항할 수 없다. (제43조 제3항)

14) 상표권자가 상표출원을 하기 전에, 타인이 동일 상품 또는 유사 상품에 등록상표와 동일 또는 유사하고 또한 일정한 영향력을 가진 상표를 상표권

자보다 먼저 사용한 경우에는, 상표권자는 그 사용자가 원래 사용한 범위 내에서 그 상표를 계속 사용하는 것을 금지시킬 수 없다. 다만 그 사용

자에게 적당한 구별표지를 덧붙이도록 요구할 수 있다. (제49조 제3항)

15) 인민법원은 배상액을 확정하기 위하여, 권리자가 이미 입증 노력을 다하였고, 반면 침해행위와 관련된 장부, 자료를 주로 침해자가 장악하고 있는

경우에는, 침해자에게 침해행위와 관련된 장부와 자료를 제출하도록 명령할 수 있다. 침해자가 제공하지 않거나 거짓된 장부, 자료를 제공하는 경

우에는, 인민법원은 권리자의 주장과 제공된 증거를 참고하여 배상액을 판정할 수 있다.(제63조 제2항)

16) 상표권자가 배상을 청구하고, 침해 주장을 당한 자가 상표권자가 등록상표를 사용하지 않았다는 항변을 제출한 경우에는, 인민법원은 상표권자에

게 이전 3년 내에 그 등록상표를 실제로 사용한 증거를 제공하도록 요구할 수 있다. 상표권자가 이전 3년 내에 그 등록상표를 사용한 적이 있음

을 증명할 수 없는 경우에는, 침해주장을 당한 자는 배상책임을 부담하지 않는다.(제64조)

6 YOU ME NEWS

해외 법률 동향

할 수 있다. ‘등록상표의 3년 불사용’이 항변으로 제기

되면, 인민법원은 권리자에게 이전 3년 내의 등록상표

사용을 증명하도록 요구할 수 있으며, 권리자가 등록상

표의 사용을 증명하지 못하는 경우에는 침해 주장을 당

한 자는 배상책임을 부담하지 않는다. 다만, “침해행위

를제지하기위해지불한합리적지출”까지부담하지않

는지는아직명확하지않다. 그러나침해가인정되는경

우침해금지의책임은부담하여야한다. (제64조)

VII. 심판

1. 상표등록 후 보통명칭이 된 등록상표에 대한 취소 신청

3년 불사용에 따른 상표등록의 취소 신청 외에, “등록

상표가 그 지정상품의 보통명칭”이 된 경우에도“누구

든지 상표국에 그 상표등록을 취소해줄 것을 신청할 수

있”게되었다.(제49조제2항)

2. 취소와 무효의 구분

상표등록의 취소와 무효에 대하여 종전 법은 모두“취

소(撤消)”라는 용어를 사용하였지만, 이를 구분하여 장

래를 향하여 소멸하는 경우에는“취소”, 소급하여 소멸

하는 경우에는“무효”로 용어를 구분하였고, 무효 또는

취소와관련된절차를정비하였다.

VIII. 기타

1. 저명상표의 인정 및 광고 등에의 표시 금지17)

저명상표의 인정과 보호에 관한 상표법 제13조와 제

14조에몇가지규정이새로신설되었는데, 이들은저명

상표의 인정의 주체(상표국, 상표평심위원회, 법원)와 인정

조건 등과 관련하여 <저명상표의 인정과 보호 규정

>(2002년 국가공상행정관리총국령 제5호) 및 <최고인

민법원의 저명상표 보호와 관련된 민사분쟁사건 심리에

서의 법률적용의 약간 문제에 관한 해석>(2009년 사법해

석 제3호)에 있던 규정이어서 새로운 것은 없다. 다만 저

명상표의소유자가자신의상품, 상품 포장또는용기에

“저명상표”라고표시하는행위및광고선전, 전시 및 기

타 상업활동에“저명상표”라고 표시하는 행위가 금지되

었고(제14조 제5항), 이를 위반하는 경우에는 10만 위안

의벌금에처하도록하였다. (제53조)

2. 심사 기간

이번 개정법의 주요한 특징 가운데 하나는 상표국 및

상표평심위원회의심사기간을법으로정한데있다. 정

하여진기간을표로정리하면다음과같다.

17) 생산, 영업자는“저명상표”라는 글자를 자신의 상품, 상품 포장 또는 용기에 사용하거나 또는 및 광고선전, 전시 및 기타 상업활동에 표시해서는

안 된다. (제14조 제5항)

조항

제28조

제34조

제44조

제49조

제54조

제35조

제35조

제45조

기간

9개월

9개월

9개월

9개월

9개월

12개월

12개월

12개월

연장

-

3개월

3개월

3개월

3개월

6개월

6개월

6개월

심사 기관

상표국

상표평심위원회

상표평심위원회

상표국

상표평심위원회

상표국

상표평심위원회

상표평심위원회

절차

출원 심사

거절복심

무효선고 (절대적 무효사유)

3년 불사용 취소

3년 불사용 취소

이의신청

이의복심

무효선고 (상대적 무효사유)

•위표는중국WAN HUI DA사무소에서정리한표를번역하여옮긴것이다.

•불복기간에대해서는개정이없다. 따라서종전과같이상표국의결정에불복하여상표평심위원회에복심을청구하는기간은모두 15일이며,

상표평심위원회의결정또는재정에불복하여인민법원에소를제기하는기간은모두 30일이다.

•절대적 무효사유란 사용금지 상표(제10조), 식별력 없는 상표(제11조, 제12조) 및‘기만 또는 기타 부정당한 수단을 통해 등록을 받은 경우’를

말한다. 상표국의직권무효의대상이되며, 누구나무효선고를상표평심위원회에청구할수있고, 무효청구에 5년의제척기간이적용되지않

는다. 위규정을이유로하는이의신청은누구나할수있다.

•상대적 무효사유란 저명상표 관련(제13조 제2항, 제3항), 거래관계자에 의한 상표 선점(제15조), 지리적 표시에 따른 지리적 출처혼동(제16조

제1항), 선등록상표와의저촉(제30조), 선출원주의(제31조), 선권리자의권리침해또는선사용자의상표선점(제32조)를 이유로하는것을말

한다. 무효 청구에 5년의 제척기간이 적용되지만, 악의에 의한 등록인 경우 저명상표의 소유자가 무효선고를 청구하는 데는 5년 제척기간의

적용을받지않는다. 위규정을이유로하는이의신청은선권리자또는이해관계인만이할수있다.

미국 개정특허법(American Invents Act 또는 AIA)

이 발효된 지 2년이 지난 상황에서 미국 의회에는 이미

여러개의특허개혁안들이발표되고있다. 가장 최근의

개혁안은 Bob Goodlatte 미 연방 국회의원이 제안한

특허법 개혁안이다. Goodlatte가 제안한 개정안들은

특허 소송에 초점을 두고 있으며 몇몇의 제안된 개혁안

은 특허권자들이 침해 소송을 제기하는데 장애가 될 것

으로 추측된다. Goodlatte가 제안한 몇몇의 중요한 소

송관련안들을아래에요약하였다.

1. 특허 침해 주장 관련 소제기 및 답변 요건(Pleading

Requirement)

소장(Complaint) 관련 현재 미국 연방고등법원 판례

는 침해되는 특허 및 피고의 침해행위가 어떻게 되는지

대략적으로 기재만 하면 된다고 판시한다. 그러나

Goodlatte의 개혁안은 소장의 답변요건을 강화하여 더

자세하고많은정보를포함시키는것을제안하고있다.

2. 변호사 보수

현재 미국의 경우 소송 관련 당사자가 자신의 모든 재

판비용을 부담하게 되어있다. Goodlatte의 개혁안은

특허소송의 패소자가 상대방의 변호사 비용을 지불하는

것을제안하고있다. 다른 개혁안들도같은취지의안을

제안하고있다.

3. 디스커버리(Discovery) : 증거조사

현재 미국 특허소송에서 비용과 시간이 제일 많이 소

비되는 절차는 증거조사이다. Goodlatte의 개혁안은

재판부가 특허청구범위 해석(Claim Construction) 과

정이 필요하다고 판단을 하면 특허청구범위 해석에 해

당되는 증거조사개시 절차만으로 한정하여 허용하는 개

혁안을제안하고있다.

4. 특허 소송 관련 정보 추가적 대중 공개

현재 특허소송 원고는 미국특허청에 특허소송과 관련

된 정보를 송부하게 되어있다. 미국특허청은 이런 정보

를 웹사이트를 통해 공개를 한다. Goodlatte의 개혁안

은 미국특허청을 포함하여 소송사건 특허의 양수인, 소

송사건 특허로 침해소송을 제소하거나 재실시권을 허락

할 수 있는 당사자들, 소송사건의 특허나 원고의 이해

관계자 및 원고와 피고의 모 기업체에게 특허소송과 관

련된정보를공개하는개혁안을제안하고있다.

5. 고객 소송 면제(Customer Suit Exception)

원고는종종침해하는물품의사용을근거하여침해소

송을 제기한다. Goodlatte의 개혁안은 제조사와 제조

사의 제품을 사용하는 고객 상대로 침해소송을 제기하

였을 경우 제조사를 상대로 제소한 침해소송이 종료될

때까지 제조사의 고객 상대로 제기한 침해소송을 보류

한다는개혁안을제안하고있다.

상기 개혁안들과 다른 개혁안들을 살펴보면 대부분은

근래에 오바마 대통령으로부터 비난을 받고 미 연방통

상위원회 조사를 받고 있는 특허 괴물을 겨냥하여 제안

된 것으로 추측된다. 두 번째 개혁안은 특허 괴물들이

터무니없는 침해 주장으로 소송을 제기하여 라이센싱

로열티를 뜯어내려는 책략을 막는데 도움이 될 것으로

보인다. 그러나, 이런 개혁안을너무성급하기내세우기

전에염두할점은특허괴물의특허소송은미국에제기

되는전체특허소송중 20% 정도만차지하고있으며대

부분의 소송 제기는 특허 괴물들을 맹렬히 비난하는 기

업들(예를 들어 구글사 및 애플사)이 제소하고 또 특허

소송비용을상승시키고있다. 또한 상기개혁안들은침

해 소송을 제소하는데 장애가 되어 특허권자들의 권리

를 약화시키며 최종적으로 특허의 근본 목적인 기술 혁

신 의욕을 떨어트릴 수도 있다. 이런 이유로 추후에 발

표할 개혁안들은 이런 점들을 고려하며 제안되길 기대

한다.

*인용 및 참증:

- http://www.patentlyo.com/patent/2013/09/patent-

reform-2013-1.html

- http://www.ipnav.com/blog/goodlattee28099s-

proposed-patent-reform-good-newsbad-news/

- http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-

government-report-smashes-myth-of-patent-trolls-

20130826,0,1901885.story

YOU ME NEWS 7

특허 해설해외 단신

미국 개정특허법(American Invents Act)의 개혁안

유미특허법인 미국변호사 최동순

8 YOU ME NEWS

지식재산권 관련 정보

특허는 미국으로, 상표는 중국으로

우리 국민은 특허 출원은 미국에, 상표 출원은 중국에

가장많이하는것으로나타났다.

특허청이 세계지식재산기구(WIPO)에서 발표한 2011

년 세계 출원 통계를 분석한 결과, 한국에서 외국으로

출원된전체해외특허출원(49,617건) 중절반이상이미

국으로 출원*(27,289건)된 것으로 나타났다. 특히, 최

대 출원대상국 1위에서 4위까지를 IP5** 회원국이 차

지하고, 그 점유율도 91.4%에 달하는 것은 IP5 특허협

력의중요성을보여주는통계로풀이된다.

* 1위 : 미국(55.0%), 2위 : 중국(16.4%), 3위 : 일본

(10.1%), 4위 : 유럽특허청(9.9%)

** 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽특허청으로 구성된 선진 5

개 특허청 협의체

상표의 경우에는 중국이 최대 출원대상국*으로 조사

되었다. 2011년한해한국인이중국으로출원한상표건

수는 6,598건으로 전체 해외 상표출원 건수 18,279건

의 36.1%를 차지하였다. 상표 해외출원의 경우

ASEAN이 중국에이어최대다출원권역으로조사된것

은해외특허출원동향과구별되는가장큰특징이다.

* 1위 : 중국(36.1%), 2위 : ASEAN(11.6%), 3위 : 미국

(8.0%), 4위 : 일본(7.6%)

또한, 우리나라가수출을많이하는국가일수록그나

라에상표출원을많이하는것으로분석되었다. 우리 국

민의 출원이 많은 20대 상표 다출원 국가에 대해 우리

국민의 상표출원 건수와 우리나라 수출액의 상관관계를

분석해본 결과 상관계수가 0.96인 것으로 조사되었는

데, 이는 수출품의보호를위해서는현지에관련상표출

원이 동반되어야 한다는 사실을 실증적으로 재확인할

수있는결과라하겠다.

한편, 국내출원이해외출원으로전환되는비율*은 주

요국에비해다소떨어지는것으로조사되었다.

2011년 한 해 우리 국민이 특허청에 출원한 내국인

특허출원 건수와 같은 기간 우리 국민이 외국 특허청에

출원한국제출원건수를비교한결과, 그비율은 0.36인

것으로 나타났는데, 이는 동일 기간 독일이 1.35, 미국

이 0.76, 일본이 0.65를 보인 것과는 격차를 보인 것이

다.

* 국제출원 전환율 = 내국인의 해외출원 건수/내국인의 국

내출원 건수

상표의경우에도국제출원전환율이 0.16을 기록해독

일의 1.02, 일본의 0.66, 미국의 0.65와 상당한 차이를

보였는데, 이는 앞으로 기술과 제품의 개발단계에서부

터 우리 기업들이 해외시장을 염두에 둔 적극적인 지식

재산관리전략이필요함을보여주는것으로풀이된다.

특허청은이번분석을바탕으로수출형중소기업등을

대상으로 국제출원의 중요성에 대한 인식을 제고하는

활동을 강화해나가는 한편, IP5, ASEAN 등 주요 출원

대상국과 국제협력 강화를 통해 우리 지재권이 편리하

게 외국에서 등록받고, 등록된 권리는 안정적으로 보호

받을수있도록노력할계획이다.

--- 2013년 9월 12일자 특허청 보도자료에서인용

법률 동향

2013년 7월 30일자로 발명진흥법의 일부 내용이

개정(2014. 01.31 시행)되었다.

*개정이유

종업원등의협상력및절차적권리를강화하여실질적으로

보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상제도 도

입을적극적으로유도함으로써기업전반에정당한보상문화

를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강

화하며, 산업재산권서비스업의육성및관련협회의설립근

거를 마련하여 고부가가치 산업으로 발전할 수 있는 토대를

마련함과 아울러 국내 일자리 창출에 기여하고, 발명교육을

활성화하기위하여발명교육센터의설치·운영등제도적기

반을 정비하며, 국가연구개발사업의 수행 과정에서 생산한

자료의사용확산및기록물에대한신뢰확보를위하여연구

노트 활용의 촉진 근거를 마련하는 한편, 그 밖에 현행 제도

의운영상나타난일부미비점을개선·보완하려는것임.

<법제처 제공>

*상세정보확인 : http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsi

Seq=142369#0000

발명진흥법 일부 개정

YOU ME NEWS 9

특허 해설이달의 판례

사안의 개요

원고(상고인)의 이 사건 출원발명에 대해 특허청 심사

관은 2008. 7. 3. 제1항 내지 제3항, 제5항, 제6항출원

발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되고, 제4

항 출원발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의

지식을 가진 자(이하‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상

발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보

성이 부정된다는 이유로 의견제출통지를 하였고, 이에

원고(상고인)는 2008. 9. 3. 보정서를 제출하였으나, 특

허청심사관은 2008. 11. 28. 제1항 내지제5항, 제7항,

제8항 출원발명은 신규성이 부정되고, 제6항 출원발명

은진보성이부정된다는이유로거절결정을하였다.

이에, 원고(상고인)는 2008. 12. 31. 특허심판원에 불

복심판을청구한후, 2009. 1. 30. 청구항제1항의구성

요소 중의 하나인 제3원소의 산화물의 수치 범위를 한

정하는보정서를제출하였는데, 특허청심사관은 2009.

3. 2. 신규성 또는진보성이부정된다는이유로원결정

을그대로유지하는결정을하였다.

그리고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008원

14153호로심리한후, 2010. 5. 14. 이 사건제1항 출원

발명은 제1항 보정발명과 실질적으로 동일한 것이어서

이사건제1항출원발명또한비교대상발명에의하여신

규성이 부정되며, 특허거절결정은 정당하다는 이유로

원고(상고인)의심판청구를기각하는심결을하였다.

원고(상고인)는 상기 심결에불복하여특허법원에거절

결정 심결 취소의 소를 제기하였고, 특허법원은 2011.

7.8. 선고 2010허5093 판결에서 이 사건 제1항 발명은

비교대상발명의 구성요소 범위를 수치로써 한정한 것에

불과하며, 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 그 수치

한정에 따른 이질적인 효과나 임계적 의의도 인정되지

아니하므로, 비교대상발명과 기술구성이 실질적으로 동

일하여 신규성이 부정된다고 판단하여 원고의 청구를

기각하였으며, 이에, 원고(상고인)는 원심판결에 불복하

여상고하였다.

참조 조문

[1] 특허법제29조제1항

[2] 특허법제29조제2항

대법원의 판단

[1] 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발

명이그출원전에공지된발명과사이에수치한정의유

무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된

수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거

나, 그렇지않더라도그러한수치한정이그발명이속하

는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하‘통상의 기

술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의

수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않

는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위

가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는,

그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문

헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적

인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행

문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선

행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수

있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과

는 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의

의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명

과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의

차이가생기는경우등에는, 그 수치범위가공지된발명

에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그

수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주

지·관용의수단에불과하다고볼수도없다.

[2] 명칭을“스퍼터링 타깃 및 투명도전막”으로 하는

대법원 2013.5.24. 선고 2011후2015 판결【거절결정(특)심결취소의소】[공2013하,1149]

유미특허법인 변리사 박정아

수치한정발명에서의신규성판단기준제시

대법원은 2013.5.24. 선고 2011후2015 판결을통하여, 구성요소의범위를수치로써한정하여표현한발명이그출

원전에공지된발명과수치한정의유무또는범위에서만차이가있는경우, 발명의 신규성판단기준에대해판시하

였다.

10 YOU ME NEWS

이달의 판례

대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결【상표법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반】

유미특허법인 변리사 황나연

1. 사건의 개요

가. 사실관계

- 피해자, 루이비똥 사(이하 甲)

는 도형“A(이하 이 건 등록상표)”을

1994. 7. 1. 자로“여행용가방, 핸

드백”등을 지정상품으로 하여 출

원하여 1995. 12. 26. 자로 등록

받아 2005. 10. 12. 자로 존속기간

갱신등록을받음(상표등록제40-0330235호).

- 피고인 (이하乙)은 이 건등록

상표와 유사한 도형들을 모티브

로 하고 도형들의 전체적인 구성,

배열 형태 및 표현방법 등이 매우

유사한“도형 B(이하 사용상표)”이

부착된 가방, 지갑을 판매하거나

판매목적으로전시해옴.

출원발명의 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 출원발

명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정된다는 등의

이유로 거절결정을 한 사안에서, 출원발명의 특허청구

범위제1항은 +4가 이상의원자가를갖는제3원소산화

물의 함유량을‘0.01 내지 0.2원자%’의 수치범위로 한

정하여 표현한 발명으로 그 함유량을‘20원자% 이하’

로 한정하고 있는 비교대상발명과 이러한 제3원소 산화

물 함유량의 수치범위에서만 차이가 있는데, 출원발명

의 위와 같은 수치한정은 비교대상발명에서의 수치한정

과는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의

의를가지고, 그로 인한효과도스퍼터링타깃의부피저

항률을 낮게 하면서도 투명도전막의 에칭 가공성 역시

우수하도록 한다는 것으로서 비교대상발명과는 구별되

는 이질적인 것이어서, 그 수치범위가 비교대상발명에

구체적으로개시되어있다고할수없을뿐만아니라위

수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지

식을가진자가적절히선택할수있는주지·관용의수

단에 불과하다고 볼 수도 없으므로, 출원발명이 비교대

상발명에 의하여 신규성이 부정되지 않음에도 이와 달

리 비교대상발명과 기술구성이 실질적으로 동일하여 신

규성이 부정된다고 본 원심판결에 수치한정발명의 신규

성판단에관한법리를오해한위법이있다.

본 판결의 의의

본 판결에 따르면, 인용발명과 수치한정의 범위에만

차이가 있으며, 본원발명의 수치범위가 인용발명의 수

치범위에 포함되는 경우, 한정된 수치범위가 인용발명

에 구체적으로 개시되어 있거나, 통상의 기술자가 적절

히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에

따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 신규성이 부정

되나, 수치한정이공지된발명과는서로다른과제를달

성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그 효과

도 이질적이거나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효

과의 차이가 생기는 경우에는 신규성이 부정되지 않는

다고하였다.

또한, 한정된수치범위가인용발명에구체적으로개시

되어 있다함은 수치범위 내의 수치가 인용발명의 실시

예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가

존재하는 경우 외에도, 통상의 기술자가 선행문헌의 기

재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로

부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도

포함된다고판시하였다.

본 판결은 심사기준에 따른 수치한정발명의 4가지 유

형(①본원발명의 수치범위가 인용발명의 수치범위에 포

함되는 경우, ②본원발명의 수치범위가 인용발명의 수

치범위를 포함하는 경우, ③본원발명의 수치범위와 인

용발명의 수치범위가 다른 경우, ④인용발명은 수치한

정이 없는 데에 비하여 본원발명이 새롭게 수치한정을

한경우) 중에서, 본원발명의수치범위가인용발명의수

치범위에 포함되는 경우에 해당하는 것으로, 이러한 수

치한정발명에서의 신규성 판단 기준을 제시한 점에 있

어서의의가있는것으로판단된다.

도형 A도형 B

YOU ME NEWS 11

특허 해설이달의 판례

- 乙의 처인 ○○○(이하 丙)은 사용상표와 동일한 문

양을‘가방지’에대해 2008. 11. 10. 자로 디자인등록출

원(무심사)하여 2009. 4. 28. 자로등록받은후(디자인등

록 제30-0527691), 乙이 2009. 5월 초부터 2005. 10.

23. 경까지 사용상표가 부착된 가방 600개를 750만원

에, 지갑 80여 개를 100만원에 판매하고, 판매시가

1,300만원상당의가방및지갑을판매목적으로보관함.

- 乙 및 丙 은 이 사건 이전에도 이 건 등록상표와 유

사한 다른 표장을 가방 등에 표시하였다는 이유로 상표

권 침해금지 판결을 받아 확정된 바 있음(서울중앙지법

2008. 9. 12. 선고 2008가합35161 판결, 서울고등법원

2009. 5. 13. 선고 2008나92918 판결)

- 丙 은 사용상표를 구성하는 개별 도형 및 이를 다소

변형한도형들인“도형 C, D, E, F, G”에대해각각상

표등록을 받음(상표등록 제40-0915763호, 제40-0912775

호, 제40-0928615호, 제40-0444068호, 제40-0444067

호, 제40-0465237호, 제40-0465236호).

- 甲 은 乙을 상대로 사용상표를 부착한 가방 및 지갑

등의 판매, 판매 목적의 전시 행위가 상표권 침해 및 부

경법위반임을근거로 2010년침해소송을제기함.

나. 주요 논점

丙의사용상표디자인등록관련

i) 사용상표에 대한 디자인권자인 丙 으로부터 사용권

을 설정 받아 가방, 지갑 등에 사용한 을의 행위가 디자

인보호법 45조 1항에해당되는지여부

ii) 부경법 15(1)에 따라 동법 2조의 적용이 배제되는

지여부

丙의개별도형들에대한상표등록관련

i) 乙의 사용상표 사용이 병의 개별 도형에 대한 상표

등록 사실 및 해당 등록상표 사용권자라는 사실만으로

정당화될수있는지여부

2. 대법원의 판단

(1) 양 상표의 유사여부

사용상표는이건등록상표와유사한도형들을모티브

로하고있고, 도형들의전체적인구성, 배열형태및표

현 방법 등이 매우 유사하여 수요자에게 오인, 혼동을

일으킬우려가있다.

(2) 디자인등록 사실과 상표법 위반 간의 관계

디자인과 상표는 배타적, 선택적 관계에 있는 것이 아

니므로 디자인이 되는 형상, 모양이라 하더라도 상표로

서자타상품식별기능을발휘할수있다.

가방, 지갑등은수요자가외관상눈에띄는부분을보

고상품출처를식별하는관행이있고, 을이 사용상표를

제품 외부의 대부분에 표시하고 있는 점, 을 및 병이 이

미 갑의 상표권을 침해한다는 취지의 다른 판결이 확정

된 바 있고, 병의 사용상표에 대한 디자인등록은 그 원

심 판결이 선고된 후 출원된 것인 점, 이 건 등록상표는

병의 디자인이 출원되기 전부터 이미 주지저명상표였던

점 등을 고려할 때, 을의 사용상표는 디자인이 아닌 상

표로서 자타상품식별을 위해 사용되었다고 볼 것이며,

이 건등록상표의고객흡인력등에편승하기위한의도

로사용한것이다.

디자인보호법 45(1)에서는디자인권자, 실시권자등은

그 디자인출원일 전에 출원된 타인의 등록상표를 이용/

저촉하는 경우 그 상표권자의 허락을 얻지 않고서는 자

기 등록디자인을 실시할 수 없다고 규정하고 있으므로,

을이 병으로부터 등록디자인 실시권을 허여 받았다는

사정을 인정하더라도 이 건 등록상표와의 관계에서 침

해를인정할수밖에없다.

(3) 디자인등록 사실과 부경법 위반 간의 관계

도형 C 도형 D

도형 F 도형 G

도형 E

12 YOU ME NEWS

이달의 판례

제호 등록번호 마 2606호 / 2013년 11월 20일 발행 제88호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 김원호 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

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부경법 15(1)는 다른 법률에 부경법 2조 등과 다른 규

정이 있다면 그 다른 법률을 적용하도록 규정하고 있으

나, 디자인보호법의 취지상 디자인 등록은 대상물품에

미감을 불러일으키는 디자인의 보호를 위한 것이지, 국

내 주지저명상표와 유사한 상표를 사용하여 수요자로

하여금오인, 혼동을 일으키게할부당한목적으로형식

상 디자인권을 취득한 것이라면 그 등록자체가 부정경

쟁행위이다. 따라서 이런 경우까지 부경법 15(1)에 따라

동법 2조의적용이배제된다고볼수없다.

(4) 상표등록 사실과 상표법/부경법 위반 간의 관계

병은 이 건 범죄사실 이전에 핸드백 등을 지정상품으

로하여사용상표를구성하는각각의개별도형및이를

다소 변형한 도형들에 대해 상표등록을 받은 사정이 있

다. 을의 사용상표는이러한개별도형들이일정한간격

을 두고 규칙적으로 배열되어 결합함으로써 이루어 진

것이다.

을이사용상표를가방, 지갑외부전면에규칙적, 반복

적으로배열한것은외관에표시된모양등에의해자타

상품이식별되는것이일반적인가방, 지갑과 같은제품

의 특성 상 별도의 출처표시로 인식된다고 봐야 한다.

병이 사용상표를 구성하는 개별 도형 각각에 대해 상표

권을갖고있고, 을이 병으로부터이러한등록상표에대

한 사용허락을 받았다고 하더라도 개별 도형에 대한 상

표권에 기초한 사용권의 효력은 전체 형태인 사용상표

에까지 미친다고 볼 수 없으므로, 이러한 사정만으로는

을의 사용상표 전체 형태의 사용으로 인하여 갑의 상표

권 침해 및 부정경쟁행위가 성립한다는 데 장애가 되지

못한다.

(5) 직권에 의한 판단

상표법 위반 및 부경법 위반을 인정한 원심의 판시 내

용은 적법하나, 이들 각 죄가 형법 40조의 상상적 경합

관계에 있다고 봄이 상당함에도 불구하고 동법 37조 전

단의 경합범 관계에 있다고 판단한 위법이 있으므로 원

심판결을파기하고원심법원에환송한다.

3. 본 판결의 의의

본 판결은 디자인과 상표가 배타적, 선택적 관계에 있

지 않고 디자인이 될 수 있는 형상, 모양이라도 상표의

본질적인 기능인 자타상품식별 기능을 발휘한다면 상표

로서 인정될 수 있다고 판단함. 상표로서 출처표시기능

발휘 여부를 판단함에 있어서 본 건 사용상품이 가방,

지갑 등인 특수한 사정, 즉 가방 제품에 별도로 부착된

라벨, 태그 등이존재한다고할지라도수요자들은그외

관에 표시된 독특한 형상, 모양 등을 통해 주로 출처를

인식한다는 점을 고려하여 디자인등록된 사용상표의 사

용을상표적사용으로보고상표권침해를인정함.

또한 디자인등록이 디자인보호법 취지에서 벗어나서

타인의주지저명상표의명성에편승하는등부정한의도

로 이뤄진 경우에는 디자인등록행위 자체를 부정경쟁행

위로보아부경법 15(1)의 적용이배제된다고봄. 따라서

등록디자인의정당한실시라는을의주장을인정하지않

고을의사용상표사용을부경법위반행위로판시함.

여러 개의 작은 도형들이 반복적, 규칙적으로 조합된

도형상표에 있어서 개별 도형 각각에 대해서만 상표등

록이 존재하고 해당 상표권자 또는 사용권자가 조합된

전체도형만을사용할경우, 개별 도형에대한상표권의

효력은 조합된 전체 도형상표에 까지는 미치지 않는다

고 판시함. 본 사건에서는 침해자가 고소인의 등록상표

와 유사한 개별 도형뿐 아니라 그 개별 도형들의 반복

적, 규칙적인 배열 형태, 전체적인 구성까지 유사하게

사용한 점, 피고인이 사용상품인 가방, 지갑의 외부 전

면 대부분에 개별 도형들을 규칙적, 반복적으로 조합한

도형을표시한점등침해자의실제사용태양및사용상

품의 거래 실정 등을 고려하여 개별 도형의 상표 등록

(및 해당 등록상표의 사용허락) 사실만으로는 상표권 침

해를벗어날수없다고판시한것으로보임.