El “El “trade dress”trade dress” Un acercamiento aEl El trade dress . trade dress . Un acercamiento a su figura.g

Msc. Marlen C. Pérez SuárezMarcas 2010

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Marcas 2010

“Trade dress”: expresión del idioma inglés.

Trade: comercio y Dress: vestido.

El té i “t d d ” id d if H idEl término “trade dress” no es reconocido de manera uniforme. Ha sido bautizado como:

-la imagen o estilo comercial; la imagen empresarial o la identidad corporativala imagen o estilo comercial; la imagen empresarial o la identidad corporativa, en casos en que no sólo se trata de la apariencia del producto, sino de toda la compañía;

--otros lo han definido como la forma de presentación de un producto o un servicio, el acondicionamiento de un producto o un servicio, la combinación de signos distintivos;signos distintivos;

-- y ha sido relacionado también con la totalidad de elementos como el diseño, la forma, tamaño, color, textura, gráficos, uniformes, envolturas, embalajes, la forma de los edificios, la disposición de los cubiertos, la disposición de los elementos en una etiqueta;

hasta haber llegado al extremo de comprender técnicas de ventas2

-- hasta haber llegado al extremo de comprender técnicas de ventas.

El f J Th M C th ú l tEl profesor J. Thomas McCarthy, según algunos expertos en Propiedad Intelectual, tal vez el principal doctrinador americano en materia de marcas define por “tradeamericano en materia de marcas, define por trade dress”:

La totalidad de elementos que forman un d t i i bi dproducto o un servicio y que combinados

crean un conjunto visual para ser presentado a los consumidores, del cual pueden adquirirse derechos en exclusiva como un tipo de marca o un símbolo de identificación del origen empresarial.g p

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La aplicación de esta figura puede evidenciarse, de manerausual, en las botellas de refrescos con una forma y diseñode etiqueta particular de presentación, características estasque en su conjunto permiten a los consumidores a laque, en su conjunto, permiten a los consumidores, a ladistancia identificar el producto sin necesidad de ver lamarca.

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En cuanto a los servicios, el “trade dress” puede apreciarse tambiénen los establecimientos de cafeterías y restaurantes cuando tienenen los establecimientos de cafeterías y restaurantes cuando tienenuna decoración interior y/o exterior parte de su imagen y es usadatambién como parte de su marca.

Recientemente en Colombia, ha sido registrado ante laSuperintendencia de Industria y Comercio (SIC), el “trade dress” delas estaciones de servicio Terpel.

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En Estados Unidos de América han sido registrados otros “trade dress”.

Los uniformes pertenecientes a “Las vaqueritas de Dallas”, un grupo de porristas de la NFL Liga Nacional de Fútbol Americanoporristas de la NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano.

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La forma característica de las edificaciones de Fotomat C ti d ti d t l i i d tCorporation, destinadas estas a los servicios de venta y revelado de fotos y filmes.

Sus kioscos, ubicados usualmente en área de parqueos, son reconocidos a primera vista por sus típicos techos en forma de pirámide de color dorado y los diseños de letras en color rojopirámide de color dorado y los diseños de letras en color rojo

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En Australia la Corte federal reconoció que las tiendas o almacenes Clark Rubber habían adquirido distintividad debido a que:

El público consumidor australiano los identificaba fácilmente por el color usado durante muchos años.

Los colores adoptados y usados por estos almacenes no son funcionales LaLos colores adoptados y usados por estos almacenes no son funcionales. La disposición de los colores seleccionados es completamente peculiar.

El diseño de los colores indicaban la conexión distintiva entre la marca y losEl diseño de los colores indicaban la conexión distintiva entre la marca y los almacenes Clark Rubber.

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El “trade dress”. Vías de protección.

Derecho de autor cuando es una creación artística yDerecho de autor, cuando es una creación artística y original.

Diseño Industrial, cuando posea las características para ser protegida por esta vía.

Competencia Desleal, cuando genera engaño o confusión al público consumidorconfusión al público consumidor.

Marca, si en el territorio donde sea el caso, la legislación , , gcomprende las marcas mixtas y las tridimensionales.

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El “trade dress”, una especie de marca tridimensional.Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia podemos encontrar diferentesTanto en la doctrina como en la jurisprudencia podemos encontrar diferentes definiciones de marca tridimensional:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensional de una píldora de color azul acero expresó sobre este tipo de marca: “Puede constituirse en una marca tridimensional, la forma de un producto, sus envases o envolturas, , p , ,siempre y cuando distinga al producto y no corresponda a una forma usual.”

El T ib l d l I tit t N i l d D f d l C t i d lEl Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en la Resolución Nº 0181-2007 sobre el registro de formas tridimensionales, en el análisis: forma usual-falta de distintividad cita: “Marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos”.p p

Otra definición al respecto la emite la Doctora Elena de la Fuente García en su libro “Propiedad Industrial. Teoría y Práctica”, donde se refirió a la marca t idi i l tit id f

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tridimensional como una marca-envase constituida por formas particulares de los envases, los recipientes, embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto.

Sobre el término “trade dress”, en relación con la marca tridimensional, el abogado mexicano Jalife Daher, en su libro Comentarios a la Ley De Propiedad Industrial, sostiene:sostiene:

“Uno de los aspectos que representan mayor relevancia en el contraste de ambas figuras, es el de resolver si el “trade dress” adquiere carácter registral g , q gpor vía de la figura de la marca tridimensional”.

El mencionado jurista, cuando se cuestiona si la figura del “trade dress”El mencionado jurista, cuando se cuestiona si la figura del trade dresspuede registrarse por la vía de la marca tridimensional, señala que sería acertado registrarla por esta vía, porque:

en ella concurren varios elementos capaces de distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica,

la mayoría de las legislaciones nacionales incluyen la protección de las formas tridimensionales acompañadas de varios elementos, siempre que

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en su conjunto esté presente la distintividad.

Carlos Iván Llerena Mares, profesor de Derecho Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, en su artículo: “El consumidor en el caso Backus–Ambev” cita la definición emitida por el profesor CarlosAmbev , cita la definición emitida por el profesor Carlos Fernández Novoa:

“Marcas tridimensionales: (trade dress) Es ( )un tipo de marca constituido por la imagen de un producto manifestada a través de etiquetas, envases, envolturas, e incluso la forma misma del producto si es que ésta es distintiva; pues lo que hace la diferencia esdistintiva; pues lo que hace la diferencia es su tridimensionalidad”

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José Manuel Otero Lastres define la forma de presentación como:

“…aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.”q p p

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El “trade dress” en las leyes nacionales.

República Dominicana, en el artículo 72 de su Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial define:

“Las formas tridimensionales Asimismo pueden consistir en la formaLas formas tridimensionales. Asimismo pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o

i i di t ”servicios correspondientes.”

República de Panamá en su Ley 35, de 10 de mayo de 1996, en su artículo 90 establece:

“Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, laforma del producto o su presentación y hologramas.”p p y g

España en su ley No. 17 de 7 de diciembre de 2001, De Marcas, regula, en el artículo 4. 2 inciso d): las formas tridimensionales incluidos los envoltorios, los envases y ) , yla forma del producto o de su presentación.

Regula en su artículo 5.3 el registro de una marca en la que se comprendan varios signos siempre que en su conjunto presenten la distintividad requerida por el

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signos, siempre que en su conjunto presenten la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la citada Ley.

Actualmente, la nueva Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, en su

tí l 2 l t D d fiartículo 2, letra D, define:

“Imagen o estilo comercial (“trade dress”): la totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores Puede incluir factores como tamañoa los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en eldiseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios ”

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o servicios.

Tratamiento de la figura del “trade dress”.

Já Pouillet. A continuación exponemos uno de sus apuntesexponemos uno de sus apuntes judiciales de 1892, en el mismo siglo XIX, sobre actos de g ,competencia desleal por confusión de un “trade dress”:

“...Emplear para la venta un producto similar de la mismaproducto similar, de la misma forma y el mismo color de la caja de la casa competidora. (Trib. p (Comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás. Trib., 18 sept. ): ...”

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Considerada por muchos

Lanham Act de 1946 de Estados Unidos de América.

expertos, al igual que la Ley uniforme de marcas del Benelux, pionera en , pla protección de las marcas tridimensionales.

Sección 43

apartado a)

Brinda cobertura legal a:-la imagen global de los productos y su envase.la presentación comercial del acondicionamientoapartado a) -la presentación comercial del acondicionamientode un producto o un servicio.

La forma determinada de un inmueble o suapariencia general puede ser registrada mediante lap g p gfigura del “trade dress” siempre que no resultefuncional y su uso no suponga un obstáculo para loscompetidores del sector pertinente.

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competidores del sector pertinente.

En Estados Unidos de América pueden ser incluidas en este ti d i t bltipo de marcas registrables:

El diseño típico y original de las columnas o arcos en forma de M de la mundialmente famosa cadena de restaurantes Mc Donalds.

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La peculiar presentación global de la fachada y arquitectura deLa peculiar presentación global de la fachada y arquitectura de los establecimientos de comida rápida Kentucky Fried Chicken.

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Los restaurants TGIF, reconocidos por la decoración donde , ppredominan las franjas blancas y rojas.

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En este territorio, puede ser registrable además como “trade dress”:

l i i l b l d lí d t j t d f li it ióla apariencia global de una línea de tarjetas de felicitación,

el diseño y formato de las portadas de revistas,

el diseño y formato de puntos de ventas,

el diseño y formato de sitios Web, y

la forma y la combinación de detalles en una cartera o un portafolio.

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Doctrina de la funcionalidad función utilitaria: la forma del producto o del envase resulta ventajosa

para su titular porque mejora técnicamente el producto o reduce sus costos de fabricación.

la apariencia estética

función utilitaria:

funcionalidad de hecho (facto), oEl “trade dress” es utiltario cuando desarrolla una función distinta a la de la

funcionalidad jurídica (iure)función distinta a la de la marca.

Si la característica funcional té i í d tno es técnica, y sí de otro

tipo, como resultar más económica es cuando se verifica cual funcionalidad

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verifica cual funcionalidad está presente.

funcionalidad de iure o jurídica.La forma o la apariencia ofrece ventajas al producto o al servicio en su uso, manera de ser elaborada o brindada, mejoría que la hace superior con respecto a la del resto de los empresarios que no cuentan concon respecto a la del resto de los empresarios que no cuentan con alternativas precisas para lograr el mismo resultado

Solicitud para proteger el color negro para motores. La aplicación de este color no influyó en la calidad o habilidad de estos para f i j N b l T ib l bfuncionar mejor. No obstante, el Tribunal sostuvo que presentaba función de iure o jurídica porque hacía lucir más pequeños a los motores, y por tanto no tenía capacidad registral. Esta característica funcional reduciría sus posibilidades de competir eficazmente en el mercado y además impediría al resto de los competidores a usar el color negro en motores.p g

Caso Brunswick Corp V. British Seagull Ltd., 35 F. 3d 1527, 1531 (Fed. Cir. 1994)

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La corte encontró que el estilo comercial de la cadena de restaurantes Hooters no podía ser protegido pues presentaba funcionalidadprotegido, pues presentaba funcionalidad jurídica. Esto es porque las muchachas sirvientes cumplían como función principal en el negocio la de ser sexis para así atraer a lael negocio, la de ser sexis para así atraer a la clientela masculina, principal destino de esta cadena.

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Funcionalidad utilitaria, de facto o de hecho

En casos como este, la forma puede ser registrada si no incurre como tal

Aunque la forma o apariencia tenga alguna función diferente a ser registrada si no incurre como tal

en otras prohibiciones estipuladas por la legislación del territorio donde se

i bt l d h

tenga alguna función diferente a la de la marca, esta no será ventajosa en cuanto a la

d ió i li ió quieran obtener los derechos en exclusiva.

producción o comercialización del producto, al existir alternativas de las cuales pueden hacer uso los demás competidores.

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Puede considerarse una forma con funcionalidad de hecho:Puede considerarse una forma con funcionalidad de hecho:

El diseño de un aerosol, porque a pesar de que su fin es el de contener sin problemas el líquido, en el mercado existen diseños alternativos con igual fin.

El envase de la COCA-COLA. La forma y el acanalado peculiar de yesta botella no hace que estas características sean funcionales, pues no son necesarias para que la botella sirva como contenedora y permita servir el líquido.

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permita servir el líquido.

El estilo o imagen comercial puede ser protegido como marca g p p gcuando cumple los siguientes requisitos:

di ti ti id d i h t

Posee carácter distintivo por parte del público.

-distintividad inherente, o por la adquisición de esa capacidad mediante el uso, denominada también como “secondary meaning”,

No presente ninguna característica funcional.

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El “trade dress” en Cuba.

Decreto-Ley No. 805 de 4 de abril de 1936, en su artículo 2 inciso d) además de las marcas, otorgaba protección a otra modalidad de signo distintivo, los estilos comerciales donde admitía la tridimensionalidad en su configuraciónestilos comerciales, donde admitía la tridimensionalidad en su configuración. Este tipo de signo distintivo era definido en su artículo 180 como:

“ l t ió f d d t ió l id til d l“…la presentación, forma, decorado, ornamentación, colorido, estilo de la fachada, vajillas, muestrarios, anaquelería, mobiliario, vestuario, equipos, anuncios, material de propaganda y otros medios similares de las actividades de toda persona natural o jurídica dedicada al ejercicio del comercio, de la industria, de la agricultura, o cualquiera de sus productos, o para el anuncio y transporte de los mismos o de mercancías ajenas o de pasajeros o para p j p j ppopularizar su negocio o hacerlo más atractivo al público, diferenciándolo con relación a otro de su clase”.

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El Decreto-Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, y y g ,reconoce a la marca como un tipo de signo distintivo, al definirla abiertamente, en el artículo 2, inciso a) como:

“Todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado.”

artículo 3.1 inciso d) las formas tridimensionales, a condición ) ,de que puedan ser delimitadas del producto y como tal enumera, de forma no limitativa: los envoltorios, los envases, la fforma del producto o su presentación.

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La mención, en esta normativa cubana, de la expresión: “forma de , , ppresentación del producto”, entre los tipos de signos que pueden constituir una marca tridimensional ofrece la posibilidad de proteger el “trade dress”.

Posición similar del abogado mexicano Jalife Daher debido a que la inclusión de la expresión “forma de presentación de los productos” en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de México entre los signos capaces dede la Ley de la Propiedad Industrial de México, entre los signos capaces de constituirse en marca tridimensional :

Parece disipar cualquier duda respecto a la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación pueda ser registrado y que,

Esta expresión parece servir de soporte para considerar procedente incluir, en el registro de un signo tridimensional, palabras, diseños, los cuales, conjuntamente con la forma tridimensional establecen la presentación delconjuntamente con la forma tridimensional, establecen la presentación del producto.

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La figura del “trade dress” podría tener amparo legal en t í ú l d l tí l 2 l tnuestro país según lo expresado en el artículo 2, al tener

presente cómo el concepto de marca permite la combinación de signos denominativos mixtos y figurativos en un mismode signos denominativos, mixtos y figurativos en un mismo signo.

R.I. Havana Club y diseñoNº 949503

R.N BRAHMA y diseño

Nº 949503. Clase 33

Nº 2005-0282 clase 32

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ConclusionesConclusiones

Como tal, podemos concluir que:, p q

El “trade dress es una expresión del idioma inglés li d l t ió d l d t i i laplicada a la presentación de los productos y servicios, la

imagen, apariencia global o impresión visual que provoca y su empaque como un todo Comprende elementos talessu empaque como un todo. Comprende elementos tales como: el diseño, la forma, tamaño, color, textura y gráficos. Incluye también las características de los establecimientos yen los que se ofrece un servicio, la identidad corporativa, la imagen empresarial y los elementos distintivos de la

E t té i h ll d l t d dmarca. Este término ha llegado al extremo de comprender técnicas de ventas, uniformes y la disposición de los cubiertos

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cubiertos.

El “trade dress” puede considerarse una especie de marca tridimensional porque:

su reconocimiento no es uniforme siendo bautizada de disímilessu reconocimiento no es uniforme, siendo bautizada de disímiles maneras, y en muchas legislaciones nacionales, al referirse a este tipo de marcas, se utilizan expresiones análogas como las expuestas en la definición del “trade dress”definición del trade dress .

los criterios que de ella ofrecen expertos en el tema como: Stephen Ladas, Jalife Daher, Carlos Iván Llerena, José Manuel Otero Lastres y F á d N l i l d t d t ti d i di ti tiFernández Novoa, lo incluyen dentro de este tipo de signos distintivos.

en ella concurren una pluralidad de elementos como pueden ser: tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos, entre otros, capaces de distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, similar a como ocurre en una marca tridimensional.

la inclusión de la mención, forma de presentación entre los tipos de signos , p p gque pueden constituir una marca tridimensional, permite suponer que la presentación comercial puede relacionarse tanto con el envase como con el aspecto peculiar de este Parece disipar también cualquier duda respecto aaspecto peculiar de este. Parece disipar también cualquier duda respecto a la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación pueda ser registrado y que, a su vez, esta expresión parece servir de soporte para considerar procedente incluir en el registro de un

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servir de soporte para considerar procedente incluir, en el registro de un signo tridimensional, palabras, diseños, los cuales, conjuntamente con la forma tridimensional, establecen la presentación del producto.

La protección del “trade dress” no ha sido uniforme. Han pexistido varias vías para este propósito en dependencia del territorio y la legislación de que se trate. Así, ha podido

t di t l D h d A t l Di ñ I d t i lprotegerse mediante el Derecho de Autor, el Diseño Industrial, la Competencia Desleal y como Marca. En la actualidad hay una tendencia a protegerla preferiblemente por esta última víauna tendencia a protegerla preferiblemente por esta última vía. Incluso, pueden encontrarse países donde existe la posibilidad de acudir a más de una.

Cuba regula el “trade dress” por la vía de la marca t idi i l itá d l d t d l f t idi i ltridimensional, citándola dentro de las formas tridimensionales según el artículo 3.1 d), por lo que serían aplicables las mismas reglas de exámenes de este tipo de signos es decirmismas reglas de exámenes de este tipo de signos, es decir recibirían el mismo tratamiento.

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Si bien, el Decreto-Ley 203 vigente en Cuba ofrece protección a la forma de presentación de los productos y

i i í i i d t d t i é l tservicios, sí sigue siendo un reto determinar qué elementos podrían incluirse dentro de esta figura, y cuál es el alcance de esta expresión; lo que constituye todavía una interrogante siesta expresión; lo que constituye todavía una interrogante si sobre este término pudiera ampararse todo lo que en la actualidad se protege como es el caso de la disposición de los p g pcubiertos, las técnicas de ventas, entre otros…

D t lt i ti bl l ió i t áti dDe esto resulta incuestionable la preparación sistemática de todo el personal relacionado con el tema para poder asumir de manera idónea cualquier solicitud que de este tipo se presentemanera idónea cualquier solicitud que de este tipo se presente.

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