Tribunal: Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, sala 3ª Autos: Gador S.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, septiembre 14 de 2000.

Considerando: 1. A fs. 257/63 Gador S.A. amplió su demanda originaria de fs. 24/43 vta., impetrando la nulidad de la solicitud -en trámite- de la patente P96 01 01876 presentada por Eli Lilly and Company, sobre cuya base el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial le concedió a ésta el derecho exclusivo de comercialización del producto farmacéutico denominado genéricamente "Olanzapina" mediante la resolución D-178/1998 (destácase aquí que la invalidez de ésta fue objeto de la demanda inicialmente promovida por la primera). Adujo, como fundamento de la mencionada acción la improcedencia de la patentabilidad solicitada por carecer de novedad y altura inventiva, para lo cual reprodujo, asimismo, las argumentaciones vertidas en la presentación efectuada en sede administrativa, de conformidad con lo establecido por el art. 28 ley 24481.

Al progreso de la nueva acción, Eli Lilly and Company opuso las defensas de incompetencia, litispendencia, falta de legitimación activa y defecto legal (estas dos últimas con fundamento en no haberse agotado la instancia administrativa en la que la actora intervino en los términos del art. 28 ley 24481, t.o. decreto 260/1996 ), por cuanto ello -sostuvo- implicaría hacer cesar el trámite administrativo de la solicitud de la patente en cuestión y, por lo tanto, demorar el otorgamiento de la protección hasta que se dicte el pronunciamiento judicial en la presente causa. Interpuso, asimismo, la defensa de falta de legitimación manifiesta para obrar del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como sujeto pasivo de la acción anulatoria deducida en la presentación inicial de fs. 24/43 vta. respecto de la resolución D-178/1998 para el supuesto de que, de prosperar aquellas excepciones, se le quite la calidad de codemandada que le fuera otorgada por el a quo en la providencia de fs. 341, en virtud de la articulación de la demanda ampliatoria referida (conf. escrito de fs. 370/80 vta.).

En la resolución de fs. 614/17, el juez de la anterior instancia desestimó las defensas opuestas, en tanto tenían como planteo común la inviabilidad de la acción ampliatoria intentada en el sub lite, ordenando tramitar esta nueva acción en tanto, declaró, no interfiere el proceso administrativo pendiente de la solicitud de patente P96 01 01876. Empero, postergó la decisión del litigio hasta tanto sea resuelta la petición por la administración.

Contra este pronunciamiento se alzó la demandada, pues, a su entender, lo decidido importa el mantenimiento de dos trámites paralelos enderezados al mismo objeto; esto es, la patentabilidad del invento en cuestión con la consiguiente prolongación en el tiempo de la concesión respectiva por la autoridad de aplicación. Desde otra óptica, cuestionó también el fallo en crisis por haber omitido el tratamiento de la excepción deducida respecto del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como sujeto pasivo de la acción deducida originariamente (conf. fs. 622/31 vta.).

2. Establecido lo que antecede, interesa señalar que la ley 24481 (t.o. decreto 260/1996) prevé, además del examen preliminar de la documentación por parte de la Administración Nacional de Patentes y la posibilidad de que ésta requiera precisiones o aclaraciones o que se subsanen omisiones (art. 24 ), la realización de un análisis de fondo para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el tít. II cap. I ley 24481 (art. 27).

Dicha ley admite, asimismo, la participación de terceros -que no estaba prevista en la anterior 111, con el objeto de que puedan formular observaciones a la solicitud y agregar pruebas documentales (art. 28). Se advierte entonces que el contralor se ha incrementado de tal modo que aun cuando el examinador pueda incurrir en errores y aconsejar el otorgamiento de la patente, la eventual presencia de terceros permite un estudio más acabado.

Sin embargo, como el trámite no excluye la posibilidad del otorgamiento de una protección que no reúna los requisitos legales, los interesados están facultados para plantear la nulidad prevista en el art. 59 ley 24481 para el caso de que la patente sea concedida.

3. Ahora bien, débese tener presente que la especialidad del trámite impuesto y la naturaleza de la actuación del órgano administrativo en las solicitudes de patentes importan el ejercicio de atribuciones propias regladas por la ley que pueden ser revisadas judicialmente en la hipótesis aprehendida por el citado art. 59 ley 24481, según lo anteriormente expuesto, para lo cual se requiere obviamente que haya concluido el proceso administrativo.

En efecto, repárese, por un lado, en que dicha instancia es obligatoria -es decir, no optativa- y ha sido instituida teniendo en cuenta la especial versación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para evaluar la procedencia de un patentamiento. Por tal razón, a los jueces sólo les compete la revisión de la legalidad de los actos administrativos emitidos o existentes, es decir, de su adecuación a los preceptos legales; de lo contrario, se admitiría que ellos sustituyan al ente administrativo, dictando una resolución -como la que decide la concesión o no de la patente- que es propia de éste.

Se impone, pues, el agotamiento de esa instancia administrativa que no puede ser soslayada. Y si se tiene presente que la noción esencial de "jurisdicción administrativa primaria" por correlación con el agotamiento previo de las vías administrativas, únicamente se aplica cuando el reclamo, que originariamente es cognoscible por los tribunales, ha sido atribuido por el legislador -de manera excepcional- al conocimiento primario de organismos administrativos (conf. Guastavino, E. P., "Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial", Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, serie II - Obras, n. 9, t. I, 1987, ps. 250/51), es claro que la decisión acerca de la viabilidad de la solicitud de una patente escapa a la regla de la competencia o incumbencia primaria administrativa, en tanto ésta -con arreglo a lo establecido por los arts. 12 a 36 ley 24481-, es exclusiva del ente (conf. Mairal, H. A., "Control judicial de la Administración Pública", vol. II, 1984, p. 716, n. 405); por cuanto, más allá de las críticas que nuestro sistema legal ha suscitado, el examen previo de la patentabilidad de los inventos ha sido sustraído al conocimiento de los jueces (conf. Di Guglielmo, "La invención patentable", 1968, p. 138, n. 186).

En función de lo expuesto y atendiendo al principio en virtud del cual no corresponde accionar de manera directa y simultánea a los mismos efectos (conf. Guastavino, E. P., "Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial" cit., p. 233), admitir la inteligencia propuesta por el juzgador importaría, en definitiva, sustituir la autoridad administrativa por la judicial en el examen de la viabilidad de la patente y no la revisión del acto de concesión.

En tales condiciones, resulta evidente la actual improponibilidad de la pretensión ampliatoria deducida en los presentes autos respecto de la nulidad de la solicitud de la patente en cuestión en tanto no se ha alegado demora de la administración que la torne procedente.

Por lo demás, esta conclusión no perjudica el derecho del demandante si se pondera que el acto de concesión de la patente puede ser rectificado por vía de la acción de nulidad que contempla el art. 59 ley 24481.

Tampoco se modifica por el hecho de que el a quo haya diferido el pronunciamiento judicial hasta tanto sea resuelta la concesión de la patente en sede administrativa. En efecto, repárese en que el pronunciamiento postergado por el a quo resultaría a la postre inoficioso si la patente es denegada por la autoridad de aplicación, con lo que va dicho que -en esa hipótesis- la tramitación admitida también resultaría inútil con el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional. Asimismo, para el supuesto de que sea concedida la patente tampoco se podría excluir la eventual promoción de la acción de nulidad a la que se hizo referencia, desde que, en todo caso, sería improcedente el dictado de aquel pronunciamiento por abordar cuestiones que están reservadas al conocimiento de la administración.

4. Adviértase, por otra parte, que en su momento el demandante tomó intervención en sede administrativa con los alcances del art. 28 ley 24481 (conf. su escrito de fs. 257/63, en esp. fs. 262), por lo que el planteo de la pretensión ampliatoria importa el implícito cuestionamiento del trámite previsto por la ley 24481 al que se sometió voluntariamente; cuestionamiento que, además, reconoce como causa la discrecional conducta asumida por su parte (conf. Corte Sup., Fallos 252:208, 255:283; 258:299 y otros más; ver también, sala 2ª, causas 3221/92 del

1/10/1993 y 1366/92 del 2/9/1994). Desde otro enfoque, tal actitud importa contradecir la postura deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz que adoptara anteriormente (conf. Corte Sup., Fallos 275:235; 256 y 459; 294:220; sala 2ª, causas 8150 del 17/6/1980, 1602 del 10/12/1982, 141 del 15/12/1982, 5618 del 18/3/1988, 3948/94 del 30/6/1994 y 6990/93 del 9/9/1994).

Está claro entonces que si aquél optó por intervenir en sede administrativa según el régimen de la aludida ley, debe atenerse a su normativa y sólo para el caso en que se produjera una demora irrazonable por parte de la autoridad administrativa -que todavía no se ha alegado- podría llegar a admitirse eventualmente el planteamiento de una pretensión como la de referencia.

A lo que es dable agregar, a mayor abundamiento, que: 1) no es trasladable a la especie la solución del precedente citado por el a quo a fs. 615 (cap. V), ya que en esa causa se peticionó la nulidad del pronunciamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial adverso al pedido de extensión de la vigencia de la patente formulada por la actora y no se trataba, pues, de un trámite de solicitud pendiente como el aquí se pretende impugnar; y 2) el órgano administrativo ha objetado la procedibilidad de la acción ampliatoria con base en la absoluta e improrrogable competencia de la Administración Nacional de Patentes en la determinación de la viabilidad del patentamiento solicitado (fs. 535 y vta., cap. 3), contrariamente a lo concluido por el sentenciante a fs. 614 vta. (consid. V).

Corresponde, pues, admitir las defensas opuestas que, tanto desde el punto de vista formal como desde el sustancial, importan el planteamiento autónomo de la improponibilidad de la pretensión ampliatoria deducida por Gador S.A. a fs. 257/63, conclusión que justifica tenerla por no articulada en los presentes autos.

5. El sentido de esta solución justifica, asimismo, examinar la restante defensa planteada respecto del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la que no fue objeto de tratamiento en el fallo en crisis, dado su sentido y alcance.

Al respecto, conviene subrayar que dicha defensa tampoco fue sustanciada con el órgano aludido por cuanto el a quo consideró que había sido opuesta al progreso de la acción ampliatoria, juntamente con las restantes (conf. providencia de fs. 603, que se encuentra firme en tanto no fue atacada oportunamente por los remedios legales específicos).

Nótese, asimismo, que a fs. 341 se le concedió a la recurrente el carácter de parte respecto de la acción promovida originariamente contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, toda vez que la actora había deducido a su respecto la demanda ampliatoria de fs. 257/63.

Esto sentado, importa puntualizar que el planteo de la recurrente está enderezado a continuar litigando con tal carácter por la circunstancia de haber prosperado sus defensas. Desde otro ángulo, adviértase que ella no se opone a que el ente permanezca en la litis -bien que con otra calidad a la sumida (conf. fs. 378 vta., ap. A y fs. 629, ap. G)- y que, en su momento, Gador S.A. tampoco formuló cuestión alguna en lo atinente a la modificación del status procesal de la excepcionante frente al eventual progreso de sus defensas (conf. fs. 605/10 vta., esp. cap. IV).

Aparte de ello, cabe valorar que estando en tela de juicio derechos patrimoniales como los que confiere la resolución D-178-98, la acción de nulidad debe ser dirigida, en principio, contra el titular y no contra la autoridad administrativa que los expidió. No obstante, ésto no constituye fundamento válido para negarle audiencia al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el sub lite, pues el control judicial de la mencionada resolución D-178/1998, atento el alcance de los planteamientos de Gador S.A. (conf. fs. 24/43 vta. y fs. 610 y vta., cap. IV), no tiende solamente a la satisfacción del interés del particular, sino también a la tutela del interés público y al resguardo de las potestades del Estado ejercidas a través de dicho organismo, especialmente creado para el fin apuntado.

En función de lo explicitado y atendiendo a las singulares particularidades del trámite a las que se ha hecho alusión, débese mantener la situación procesal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como así también la calidad que la excepcionante obtuvo con el dictado de la providencia de fs. 341.

Corresponde, pues, rechazar la defensa de legitimación pasiva para actuar opuesta respecto del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Por ello, se modifica la resolución apelada según lo establecido precedentemente y se desestima, con el alcance precisado, la excepción articulada con relación al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Sin costas, en atención a la novedad y complejidad de las cuestiones planteadas y a la forma en que se resuelve (arts. 68 y 69 CPCCN.). Firma únicamente el suscripto por hallarse vacante la restante vocalía de la sala (art. 109 RJN.).- Guillermo A. Antelo.