guida alla presentazione di marchi e brevetti brevetti.doc_171025012056.pdf · guida alla...

1

Guida alla presentazione di marchi e brevetti

Versione 1.0 del 31/10/2017


Ver. 1.0 del 31/10/2017

2

INTRODUZIONE ................................................................................................................ 3

LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE…………………………………………………………………………………………..4

I Marchi ....................................................................................................................... 7 Come registrare un marchio ....................................................................................... 11 Chi può presentare la domanda di registrazione .......................................................... 12 Presentazione della domanda ..................................................................................... 13 Esame della domanda ................................................................................................ 14 Vita di un marchio .................................................................................................... 15 Registrazione di un marchio all'estero ......................................................................... 17

I BREVETTI……………………………......................................................................................20

Come brevettare in Italia ........................................................................................... 22 Deposito della domanda di brevetto ........................................................................... 23 Costi di deposito ....................................................................................................... 26 Vita di un brevetto ..................................................................................................... 27 Brevettare all'estero ................................................................................................. 29 Il brevetto europeo ................................................................................................... 31


Ver. 1.0 del 31/10/2017

3

INTRODUZIONE Questa Guida nasce come strumento di primo orientamento per tutti gli operatori che, con

visite presso il nostro Ufficio Marchi e Brevetti o tramite telefonate ci chiedono

quotidianamente informazioni su una materia così complessa e così attuale, ed anche come

un’opportunità di ulteriore approfondimento per coloro che desiderano ampliare le loro

conoscenze in queste tematiche e che possono ricevere dalla nostra esposizione spunti di

riflessione.

Ci teniamo a sottolineare che nell’articolazione dei contenuti è stato costante il confronto sia

con il testo del Codice della Proprietà Intellettuale che con quanto esposto, al momento della

predisposizione della presente giuda, nel proprio sito dall’UIBM – Ufficio Marchi e Brevetti del

Ministero dello Sviluppo Economico, che riteniamo rappresenti il principale ed utilissimo

riferimento per coloro che vogliano approfondire e comprendere appieno una disciplina così

complessa ed articolata.

Con questa trattazione non pretendiamo di essere stati esaustivi, vista la materia assai

impervia, quanto piuttosto di aver approntato una giuda operativa, per offrire risposte ed

indicazioni pratiche per la registrazione dei marchi e dei brevetti e per il loro mantenimento.

E per ribadire inoltre alle imprese come la gestione ottimale di marchi e brevetti possa senza

dubbio alcuno rappresentare per loro un notevole vantaggio competitivo sia in Italia che sui

mercati internazionali, nonché un aumento in visibilità e reputazione aziendale.

4

LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Secondo l’art. 1 del Codice della Proprietà Industriale “…l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

Con la definizione di Proprietà industriale si fa riferimento specificamente a diritti che possono essere personali, ovvero il diritto morale di essere riconosciuti autori dell’opera o ideatori della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile e patrimoniali, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

Si tratta di un insieme di diritti che si acquisiscono tramite brevettazione, registrazione o altri modi previsti dal Codice, che danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Le opere dell’ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:

Sono oggetto di brevettazione, secondo l’art. 2 del Codice, i cosiddetti “diritti titolati”, cioè le invenzioni, i modelli di utilità , le nuove varietà vegetali, mentre sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Sono protetti i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge, sono i cosiddetti “diritti non titolati”, che sorgono in presenza di determinati presupposti e sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.

I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell’interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di “brevetto” o “registrazione”, è un atto amministrativo avente una duplice natura, dichiarativa, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti e costitutiva, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

5

Non può essere protetto un concetto astratto, ma solo la sua concreta realizzazione, con i seguenti strumenti :

• registrazione del marchio, se la materializzazione dell’idea è un segno per identificare prodotti o servizi da offrire alla clientela

• brevetto, se la materializzazione dell’idea è una innovazione tecnica • registrazione di disegni e modelli, se la materializzazione dell’idea è una grafica o

una forma di prodotto nuova e attraente • diritto d'autore, nel caso di un’opera artistica • mantenendo, in alcuni casi, il segreto dell’idea.

Tradizionalmente le imprese non prestano attenzione ai propri beni immateriali e alla conoscenza accumulata, ad esempio, attraverso la produzione di prodotti, né reputano necessaria una attenta pianificazione strategica, anticipata e pluriennale, dei propri asset di proprietà intellettuale che sia coerente con le scelte e le strategie commerciali e finanziarie dell’impresa. Negli ultimi anni è emersa, invece, una maggior consapevolezza della funzione strategica della proprietà intellettuale e del fatto che essa possa ricoprire non soltanto un ruolo esclusivamente difensivo dell’avviamento e di protezione dei segreti e della conoscenza delle imprese, ma anche un ruolo di supporto alla competitività delle stesse, attraendo forme di finanziamento quali venture capital. Al fine di operare con successo nei mercati internazionali, è necessario sviluppare una piena consapevolezza del valore dei diritti di privativa intellettuale e del loro regime di protezione poiché - in una knowledge-based economy, quale quella attuale - il bene più prezioso è rappresentato dalla conoscenza intesa in tutte le sue forme (innovazione, creatività, know-how, etc.). Perché è così importante proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale? La risposta può essere contenuta in una parola: competitività. L’innovazione, la creatività, il know-how, la ricerca, ma anche l’aspetto estetico dei prodotti nonché il carattere attrattivo dei marchi; sono questi i fattori che consentono alle imprese di essere competitive in un mercato altamente concorrenziale - che seleziona i prodotti sulla base della qualità - come quello italiano ed europeo.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

6

Accade sempre più spesso, ad esempio, che i consumatori scelgano un prodotto facendo particolare attenzione all’aspetto estetico, altre volte sono attratti principalmente dal marchio di un prodotto, come avviene generalmente nel mercato della moda. In altri casi sono le idee innovative e le innovazioni tecnologiche i fattori principali del successo di un’impresa: basti pensare allo sviluppo esponenziale di Google o anche al successo planetario di Facebook. Si possono illustrare molti altri esempi, ma ciò che è importante sottolineare è che - al fine di salvaguardare gli investimenti in ricerca, innovazione e creatività (necessari per lo sviluppo del business di un’impresa) - occorre assicurare un’adeguata protezione ai relativi diritti di proprietà intellettuale. In caso contrario, come si è già accennato, si potrebbero incontrare considerevoli difficoltà nel reagire ad eventuali atti di contraffazione. Nell’ipotesi di creazione di un marchio fortemente distintivo (cd.marchio forte) impiegato con successo per contraddistinguere prodotti e/o servizi, è, quindi, consigliabile procedere, con largo anticipo rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti, quantomeno al deposito della domanda di registrazione nazionale (o comunitaria) del marchio, al fine di evitare che altri soggetti (tra i quali anche i concorrenti diretti dell’impresa) possano appropriarsi del segno, utilizzarlo ed eventualmente registrarlo. Ciò a maggior ragione nel caso in cui contestualmente si predisponga una pagina web per promuovere e offrire i relativi prodotti in rete. In caso contrario il marchio selezionato, se non adeguatamente verificato attraverso le ricerche di anteriorità e protetto attraverso i depositi della domanda di registrazione, oltre che non poter esser utilizzato in esclusiva, potrà confliggere con diritti anteriori di terzi, già utilizzati o registrati. Un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire la base per lo sviluppo di portafogli di titoli in grado di funzionare tanto come elemento di attrazione verso capitali di rischio, quanto come criterio di preferenza (tra altri) rispetto ad altre imprese concorrenti per l’eleggibilità e l’accesso a fondi pubblici (nazionali e comunitari) e finanziamenti bancari.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

7

I MARCHI

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. Così, un suono può essere registrato come marchio, riportando su un pentagramma le note musicali che lo compongono.

La forma del prodotto o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione abbia una sua autonoma capacità distintiva agli occhi del consumatore medio, tale che la semplice visione di quella specifica forma sia in grado di creare immediatamente un ideale collegamento tra il prodotto/servizio sia con il marchio sia con l’azienda produttrice e non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (in quanto questa è priva di capacità distintiva), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI).

Anche le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio; sono esclusi ovviamente i colori puri, in quanto l'uso degli stessi non può essere riservato esclusivamente a un titolare. Inoltre, sebbene l'art. 7 CPI non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti.

Non è viceversa attivabile la registrazione di marchi olfattivi – non rappresentabili graficamente – in quanto non esiste a oggi una classificazione internazionale degli odori tale da consentire una precisa e inequivocabile indicazione.

Nel nostro Paese le domande di registrazione dei marchi nazionali possono essere depositati presso ogni Camera di Commercio oppure è possibile inviare direttamente la domanda alla di Roma a mezzo raccomandata A/R. Per depositare la domanda di


Ver. 1.0 del 31/10/2017

8

registrazione di un marchio nazionale è necessario compilare un modulo che si trova consultando il sito www.uibm.gov.it

Compito dell’UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico è accogliere le domande di registrazione e successivamente registrare i marchi, se tutte le caratteristiche degli stessi lo consentano. Un marchio può essere

• individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica (è il caso più comune)

• collettivo: quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi; solitamente è richiesto da un “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi), per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso; in deroga all’articolo 13, comma 1, del CPI, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica (e, quindi, la qualità derivante dalla particolare zona di realizzazione) dei prodotti/servizi. L’UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchio:

• il marchio denominativo, che è costituito solo da parole • il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di

oggetti reali o di fantasia • il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure.

Oltre al marchio vi sono poi altri segni distintivi quali la ditta, la ragione o denominazione sociale, l’insegna e il nome a dominio, ciascuno dei quali è ricollegato a un’impresa che produce prodotti o svolge servizi. Nonostante adempiano a funzioni differenti dal marchio, possono compromettere la mancanza di novità di un marchio e quindi impedirne la sua registrazione.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

9

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

• novità, in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali)

• capacità distintiva, in quanto idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri

• liceità, in quanto non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

• gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione

• i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi

• i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se notori, possono essere registrati come marchio dall’avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi

• i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi

• i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

• i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive


Ver. 1.0 del 31/10/2017

10

• i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio

• i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi

• i segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici

• i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione

• i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Specifiche tipologie di marchi:

Marchio di qualità: un marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. Pertanto il suo scopo è certificare ai potenziali clienti che il prodotto ha superato un test rigoroso ed è conforme a determinati standard. Ad esempio il marchio CE, o più correttamente la marcatura CE, attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili.

Denominazione d’origine protetta: il titolo di Denominazione d’Origine Protetta viene riconosciuto a quei prodotti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio di provenienza. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo.

Indicazione geografica protetta: il titolo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene riconosciuto a quei prodotti per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una


Ver. 1.0 del 31/10/2017

11

specifica area. Anche chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo.

Specialità tradizionale garantita: la Specialità Tradizionale Garantita (STG) è volta a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente da DOP e IGP, si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una "specificità" legata al metodo di produzione o alla tradizione di una zona, ma che non siano necessariamente prodotti solo in tale area.

Come registrare un marchio

Per depositare la domanda di registrazione di un marchio individuale nazionale, occorre inoltrare direttamente la domanda all’’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico, seguendo le istruzioni illustrate con dovizia di particolari sul suo sito (www.uibm.gov.it), dove sono fornite tutte le informazioni utili per procedere alla registrazione: soggetti abilitati, modalità e procedure, tempi e costi dell’operazione. In alternativa si può compilare il modulo sul sito e depositare la domanda presso ogni Camera di commercio del Paese, che a sua volta lo inoltrerà all’UIBM.

L’art. 19 del CPI precisa che “può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

È ammessa, quindi, la registrazione di un segno anche da parte di colui che non ne voglia fare un uso diretto: ad esempio, un'agenzia di pubblicità, un consorzio di produttori ovvero una holding finanziaria. Così come è riconosciuta l'ammissibilità della registrazione di un marchio a fini di merchandising, vale a dire di un marchio destinato a essere utilizzato prevalentemente, se non esclusivamente, da soggetti terzi.

Il marchio collettivo è regolato dall’art.11 del CPI, può essere oggetto di registrazione da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Il marchio collettivo deve, quindi, essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare. La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un’organizzazione comune tra più imprese associate finalizzata allo svolgimento di talune fasi operative -


Ver. 1.0 del 31/10/2017

12

viene considerata idonea ad assicurare proprio questa efficace gestione del marchio collettivo, poiché consente il raggiungimento di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa - grazie a economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della commercializzazione di prodotti tipici - e offre alle singole imprese una visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.

Chi può presentare la domanda di registrazione

La domanda può essere presentata dal richiedente, che però può delegare a ciò un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. Il rappresentante è obbligatorio solo quando non si dispone di uno stabilimento produttivo o di un domicilio legale in Italia. La nomina del mandatario può essere fatta nella domanda di deposito (e in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario) o con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.

La procura notarile consiste in un atto firmato dinnanzi a un notaio con il quale si conferisce incarico a voler seguire ogni procedura innanzi all’UIBM senza dover specificare né l’oggetto, né a quali domande (di marchio, di brevetto, di disegno, di modello o altro) si riferisce la procura.

Azioni preliminari alla presentazione della domanda di registrazione

• assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge; • verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia,

ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione; • garantirsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile

pubblicizzazione su tutti i tipi di media; • effettuare una ricerca d’anteriorità, cioè un controllo preventivo finalizzato ad

accertare che il segno distintivo che si intende registrare come marchio sia “disponibile”, ossia non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta su apposite banche dati, disponibili sul sito internet dell’OMPI, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO: http://www.wipo.int/romarin) e all’interno della banca dati dei marchi comunitari gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno di Alicante (Spagna): (http://oami.europa.eu/CTMOonline/RequestManager/it_SearchAdvanced_NoReg). Il deposito di una domanda di registrazione di un marchio senza una previa ricerca di


Ver. 1.0 del 31/10/2017

13

anteriorità comporta un rischio elevato di ricevere opposizioni da parte di terzi titolari di marchi simili e quindi di incorrere in spese legali;

• individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. Il sistema è anche disponibile alla pagina internet WIPO. È fondamentale che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.

La presentazione della domanda

La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere redatta su apposito modulo (che si trova sul sito www.uibm.gov.it) e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VIII - Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it .

La domanda deve contenere:

• Modulo : n. 1 originale e n. 2 copie (sull'originale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00)

• Attestazione di versamento all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24, rilasciato dalla CCAA all'atto del deposito; oppure deve essere eseguito prima del deposito della domanda (solo deposito postale).

In caso di marchio individuale:

• € 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe • € 34,00 per ogni classe aggiunta

In caso di marchio collettivo:

• € 337,00 tassa di registrazione per una o più classi

• Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito Versamento alla CCIAA presso cui si effettua il deposito (vedi sito internet CCIAA provinciale: ö€ 40,00 oppure € 43,00 + una marca da bollo di € 16,00 (se si chiede una copia conforme del verbale di deposito)


Ver. 1.0 del 31/10/2017

14

• Lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale)

• Documento di priorità (eventuale)

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l’uso di tale marchio, contenente precise disposizioni in materia di controlli e relative sanzioni: poiché il marchio collettivo è un marchio concesso “in deroga” alla normativa relativa ai marchi individuali, la mancata osservanza delle norme regolamentari, se non sanzionata, farebbe infatti decadere i presupposti della concessione del marchio come collettivo.

Esame della domanda

Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:

Ricevibilità: l’Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi).

Esame formale: l’Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI (contenuto della domanda).

Esame tecnico: l’Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all’esame tecnico, svolto ai sensi dell’art. 170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Pubblicazione: dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; tale bollettino è pubblicato dall’UIBM con cadenza almeno mensile.

Osservazioni: l’art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all’UIBM, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

15

Opposizione amministrativa: l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.

Attenzione – Generalmente trascorrono oltre 6 mesi tra il momento del deposito della domanda e l’emissione del certificato di registrazione del marchio. A valle del controllo sulla sua ricevibilità, devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire di presentare l’eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio da parte di titolari di un diritto anteriore.

Vita di un marchio

La registrazione di un marchio è solo il punto di partenza della sua “vita”, che prosegue tra modifiche e cambiamenti, rinnovi e nuovi utilizzi, rinunce ed estensioni. Le modifiche al marchio possono essere effettuate solo dal titolare o da un suo delegato, inviando istanza in bollo ad UIBM, o direttamente, o tramite una Camera di Commercio o tramite un mandatario. Il marchio ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile (per periodi di 10 anni consecutivi) entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. Entro 6 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di deposito, si può rinnovare il marchio pagando una tassa di mora. Il rinnovo di un marchio è ripetibile indefinitamente.

Il CPI prevede che, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titolo il richiedente ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata (art. 172, comma 2). E' quindi possibile in questa fase richiedere modifiche non sostanziali del marchio o di altri elementi contenuti nella domanda come, ad esempio, il domicilio, il cambio della denominazione o della ragione sociale (anche a seguito della cessione della domanda di registrazione del marchio a un altro soggetto).


Ver. 1.0 del 31/10/2017

16

Sono ammesse lievissime modifiche all’immagine del marchio o, nel caso di marchio verbale, modifiche inerenti i caratteri di stampa, la trasformazione di un carattere da maiuscolo in minuscolo o viceversa, le cancellazione parziale degli elementi che compongono il marchio verbale; non sono consentite ulteriori integrazioni del marchio verbale con altre parole o lettere tali da stravolgerne il significato. In sostanza, l’elenco dei prodotti/servizi originariamente depositato può essere limitato o meglio specificato, ma non ampliato.

Se invece si riscontra un errore nel registro dei marchi, è possibile richiedere un’errata corrige con apposita istanza in bollo prodotta esclusivamente dal titolare o dal suo avente causa (pertanto non saranno ritenute accettabili richieste prodotte da soggetti diversi) contenente:

• nome e contatti della persona che richiede la correzione o rettifica • nome della persona che ha chiesto la registrazione (titolare) • numero e data della registrazione in questione • numero della domanda di registrazione del marchio • errore da correggere e indicazione esatta della correzione richiesta • luogo dove è riportato l’errore (database UIBM, Bollettino ufficiale, ecc.)

Per i marchi già registrati se le modifiche richieste non riguardano errori ma:

- un ampliamento della protezione richiesta (aggiunta di ulteriori classi di prodotti/servizi): è possibile apportare modifiche presentando una nuova domanda di registrazione; - variazioni della titolarità del marchio: si procede con un’istanza di “trascrizione” ; - variazioni anagrafiche, rinunce, limitazioni: si procede con un’istanza di “annotazione”.

Chi può rinnovare un marchio

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data del deposito della domanda di rinnovazione (ciò significa che il marchio originariamente depositato e registrato a favore di un titolare può essere rinnovato da un diverso soggetto se questi, nel frattempo, ne sia diventato il legittimo proprietario). L’UIBM non verifica la titolarità di un marchio, presumendo che chi presenta la domanda di rinnovo sia legittimato al deposito. In caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto da uno solo dei titolari.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

17

Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) ciascun comproprietario è tenuto a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza. Per rinnovare il marchio, si possono scegliere tre tipologie differenti:

1. rinnovo on-line tramite il portale www.servizionline.uibm.gov.it seguendo le istruzioni.

2. Rinnovo cartaceo c/o le Camere di Commercio 3. Rinnovo Postale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione V deve

essere inviata in - Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata R/R

La richiesta di rinnovo di un marchio d’impresa, tramite Deposito c/o la Camera di Commercio o tramite il Deposito Postale, dev’essere presentata su apposito modulo disponibile sul sito di UIBM, dove vengono indicate modalità e costi della procedura.

Registrazione di un marchio all’estero

I diritti di uso di un marchio sono validi esclusivamente nel territorio dello Stato nel quale è stata effettuata la registrazione. Dato il valore e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto, è nell'interesse dell'impresa registrare il marchio in tutti i Paesi di esportazione o nei quali intende concedere il suo marchio in licenza d’uso.

L’azienda può scegliere di registrare il proprio marchio all’estero attraverso una serie di registrazioni nazionali: la domanda di registrazione va presentata all’Ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui si vuole ottenere la protezione, seguendo la procedura prevista da ogni singolo Ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse (alcuni Paesi esigono i servizi di un consulente di marchi iscritto all’albo di quel Paese)

• attraverso una registrazione di marchio dell’Unione europea • attraverso una registrazione di marchio internazionale.

Il marchio dell’Unione europea è un marchio registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti che lo disciplinano. E’ valido in tutto il territorio dell’Unione europea: è impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

18

Tanto è vero che, a ogni successivo allargamento dell’Unione europea, ogni marchio dell’Unione europea registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare ulteriori tasse.

Come qualsiasi marchio, anche il marchio dell’Unione europea deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. (si veda l’art. 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali.

Per la registrazione del marchio a livello di Ue si consulti il seguente sito: www.euipo.europa.eu

Sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano è possibile, con un'unica procedura amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), registrare lo stesso marchio negli 97 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti “Uffici d’Origine”) e l’Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi. Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un’unica domanda internazionale, in un’unica lingua, attraverso il pagamento di un’unica serie di tasse e in base a un’unica serie di scadenze.

La domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata:

• sulla base di una marchio nazionale registrato (come richiesto dall’Accordo di Madrid), oppure

• su una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva (come previsto dal Protocollo di Madrid).

La registrazione internazionale si ottiene presentando presso le Camere di Commercio:

• una domanda di registrazione redatta in bollo da € 16,00 • formulario MM2 del WIPO/OMPI in duplice copia (2 originali), compilato nella

lingua (inglese o francese) disponibile al link: http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

• atto di procura o lettera di incarico in bollo o riferimento ad altra già presentata all'Ufficio, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24 qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda; in alternativa è possibile auto certificare la


Ver. 1.0 del 31/10/2017

19

qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista.

• ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24

• ricevuta del versamento delle seguenti tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, qualora non si abbia un conto corrente aperto presso lo stesso (gli importi sono espressi in franchi svizzeri).

Tassa di base:

• se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653 • se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903 • per ogni classe in più oltre la terza CHF 100

Domande internazionali per i Paesi aderenti all’Accordo di Madrid:

• per ciascun Paese designato CHF 100

Domande internazionali per i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid:

• per ciascun Paese designato, la tassa individuale riportata sul sito internet di WIPO/OMPI http://www.wipo.int/madrid/en/fees/

Per tutte le informazioni necessarie alla registrazione di un marchio internazionale: http://www.wipo.int/trademarks/en/


Ver. 1.0 del 31/10/2017

20

I BREVETTI

L’art. 45 del CPI apre la sezione IV dedicata ai brevetti e subito ne definisce le caratteristiche salienti: “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”

Lo stesso articolo successivamente elenca tutte le invenzioni e gli oggetti che non sono brevettabili, circoscrivendo così l’ambito nel quale è possibile agire nell’art.46, concernente i caratteri di “novità” dell’invenzione brevettabile.

L’invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un’invenzione. Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione industriale

Novità - Secondo l’art. 46 CPI l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già esposta in una fiera, l’altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova.

Allo stesso modo, la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione e, quindi, di renderla non brevettabile (e ciò anche nel caso che la predivulgazione sia opera dello stesso autore dell’innovazione). È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto e – laddove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti a tale invenzione – far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

21

Attività inventiva – L’art. 48 CPI precisa che un’invenzione implica un’attività inventiva quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.

Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto. Può essere brevettata, viceversa, l’invenzione di una combinazione che applichi una formula nota a un processo anch’esso noto, sempre però che ne derivi un quid novi, consistente in un progresso dello stato della tecnica.

Industrialità – Secondo l’art. 49 CPI, un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere producibile, utile e in grado di generare effetti pratici. Per essere brevettabile, deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa.

L’art. 82 CPI prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

22

Possono essere oggetto di brevetto anche le nuove varietà vegetali. Affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva (privativa) è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

• novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato

• omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti

• distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta

• stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni

Come brevettare in Italia

Certamente vi sono molteplici vantaggi derivanti dal deposito di un brevetto, quali la creazione di una situazione di monopolio per lo sfruttamento dell’invenzione sul mercato nazionale e/o internazionale, la possibilità di stipulare contratti di licenza concedendo ai licenziatari i diritti di utilizzo dell’invenzione ed il suo relativo know-how, aumentare il valore dell’impresa sul mercato ed accrescere il suo potere contrattuale, nonché un vantaggio tecnologicamente competitivo sulla concorrenza.

In particolare, secondo l’art.53 e seguenti, il titolare del brevetto, nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione, mentre se il brevetto è un procedimento, può vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere dall’utilizzo dello stesso altri soggetti.

Per diventare titolare di un brevetto per invenzione o modello di utilità a livello nazionale, occorre presentare domanda di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), tramite il suo sito, nel quale sono fornite tutte le informazioni utili per


Ver. 1.0 del 31/10/2017

23

procedere in tal senso: soggetti abilitati, modalità e procedure, tempi e costi dell’operazione. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale (artt. 48 e 49). Gli stessi principi valgono per i modelli di utilità, che devono essere nuovi e originali e avere particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Quando invece l'invenzione o il modello di utilità sono fatti nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.

Se, peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto (qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto) anche a un equo premio.

Deposito della domanda di brevetto

In Italia, chi prima arriva ben alloggia, come dice il conosciuto adagio, dato che, come in molti Paesi, i brevetti sono concessi in base al principio della priorità, il cosiddetto “first to file”, che prevede che sia il legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda. Pertanto, la tempestività del deposito è un fattore determinante per il riconoscimento della titolarità, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, dove vige il principio del “first to invent”, secondo cui nel caso di richieste di brevetti simili depositati, il brevetto sarà concesso a colui che per primo ha ideato e realizzato l’invenzione, indipendentemente da chi per primo abbia presentato la domanda di brevetto.

L’Italia è membro della Convenzione di Parigi e pertanto, una volta depositata la domanda, sono previsti ulteriori 12 mesi per depositare la domanda relativa alla stessa invenzione in tutti quei Paesi che possono, a vario titolo, essere interessati al campo di applicazione a cui si riferisce l’invenzione godendo, in questo modo, nei confronti dei medesimi Paesi, dei benefici che derivano dalla data di deposito della prima domanda.

Per ottenere un brevetto, si inizia con la necessaria ricerca di anteriorità previamente alla presentazione della domanda e si conclude – in caso positivo – con il rilascio


Ver. 1.0 del 31/10/2017

24

dell’attestato di concessione, al termine di una serie di verifiche ed esami, sia formali sia sostanziali.

Le domande di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e sono composte di una domanda, un titolo e riassunto, una descrizione, una o più rivendicazioni, i disegni (se necessari). Una domanda di brevetto può variare da poche ad alcune centinaia di pagine, in base alla specifica natura dell’invenzione e al settore tecnico di appartenenza. Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione o modello d’utilità. Questa limitazione riguarda il cosiddetto criterio di unità d’invenzione, in mancanza della quale il richiedente può limitare le rivendicazioni ed eventualmente depositare una o più domande di brevetto (domanda divisionale).

Se la domanda comprende più invenzioni, anche l’UIBM può intervenire d’ufficio, invitando l’interessato a limitare tale domanda a una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. E' consentito a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità. E’ l’Ufficio a valutare se la domanda è concedibile come invenzione o come modello di utilità una volta che sono stati valutati tutti i requisiti. E’ inoltre possibile convertire la domanda di brevetto da invenzione a modello di utilità o viceversa.

Presentazione della domanda

La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo (Mod. INV-RI per le invenzioni, Mod. MU-RI per i modelli di utilità, entrambi scaricabili dal sito www.uibm.gov.it).

Il deposito può essere effettuato: a) deposito on line sul sito https://servizionline.uibm.gov.it; b) presso una qualsiasi Camera di Commercio; c) inviata direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento.

Insieme al modulo di domanda (in originale più 2 copie) devono essere presentati i seguenti allegati:

• prospetto A (anch’esso scaricabile dal sito UIBM), comprendente un riassunto con disegno principale

• un riassunto, senza disegni, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni: i tre documenti devono essere allegati separatamente


Ver. 1.0 del 31/10/2017

25

• il disegno, o i disegni, dell’invenzione / modello di utilità (eventuale/i) • la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per le quali

non si rivendichi una priorità interna o estera; se non allegata, si devono corrispondere i previsti diritti di traduzione pari a € 200,00)

• la versione inglese del riassunto e della descrizione (opzionali) • la ricevuta del pagamento F24 dei diritti all’Agenzia delle Entrate – Centro

Operativo di Pescara • la lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura

generale (se è stato nominato un mandatario abilitato) • la designazione dell’inventore • il documento di priorità (eventuale).

L'iter di concessione

Di seguito lo schema seguito dall’iter di concessione del brevetto: Verifica della ricevibilità della domanda ed esame preliminare: le domande vengono esaminate dall’Ufficio brevetti secondo l’ordine cronologico di protocollo, per assicurarsi che contengano tutti i requisiti amministrativi di validità richiesti.

Ricerca: a far data dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione che non richieda priorità è soggetta a una ricerca di anteriorità effettuata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti sulla base di un accordo siglato da questi con l’UIBM. I risultati della ricerca vengono tempestivamente comunicati al titolare della domanda il quale, qualora la ricerca abbia fatto emergere carenze sostanziali della domanda, può decidere di inoltrare una replica all’UIBM, contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni.

Esame sostanziale: lo scopo dell’esame sostanziale è di verificare che la domanda di brevetto soddisfi tutti i requisiti di brevettabilità. L’UIBM non verifica tuttavia il funzionamento effettivo dell’invenzione o del modello di utilità. Al termine della fase istruttoria, l’Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto, dandone comunicazione al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante). Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Pubblicazione: la domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, richiederne la pubblicazione anticipata (comunque, non prima di 90 giorni dal deposito).


Ver. 1.0 del 31/10/2017

26

Concessione: se la procedura di esame si conclude positivamente, l’UIBM emette il relativo attestato di concessione, che implica il conferimento dei diritti esclusivi considerati dal Codice. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati. Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

Costi di deposito

1) Brevetto per invenzioni industriali

I costi per depositare un brevetto dipendono da diversi fattori, a seconda della modalità di presentazione e dal numero di rivendicazioni proposte, e comunque di seguito si elencano i principali, rimandando al sito UIBM per una trattazione esaustiva.

1. Diritti di deposito

• nel caso in cui la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni siano in formato elettronico: € 50,00

• nel caso in cui la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni siano in formato cartaceo: o se non superano complessivamente le 10 pagine: € 120,00 o se superano complessivamente le 10 pagine ma non le 20 pagine: € 160,00 o se superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine: € 400,00 o se superano complessivamente le 50 pagine: € 600,00 o per ogni rivendicazione oltre la decima: € 45,00 o per la ricerca (in assenza della traduzione in inglese delle rivendicazioni): €

200,00 o 2. Diritti per licenza obbligatoria

• per la domanda: € 500,00 • per la concessione: € 1.400,00


Ver. 1.0 del 31/10/2017

27

In caso di invenzioni relative a microrganismi, si dovranno pagare le spese per la registrazione, la conservazione e per i test di capacità produttiva del materiale depositato legate al deposito del microrganismo o del materiale biologico presso un’istituzione depositaria riconosciuta.

2) Brevetto per modelli di utilità

1. Diritti di deposito

• se in formato elettronico: € 50,00 • se in formato cartaceo: € 120,00

2. Diritti per licenza obbligatoria

• per la domanda :€ 500,00 • per la concessione: € 1.400,00

VITA DI UN BREVETTO

A partire dalla data del deposito , un brevetto per invenzione è protetto dall’utilizzo da parte di terzi per 20 anni e quelli per disegni e modelli per 10 anni a partire dalla data di deposito degli stessi, come pure le privative per nuove varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione, ma solo a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e, durante tale periodo, non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.

Ma se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso prevede la possibilità di concessione di licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, che il titolare dei diritti deve regolarmente notificare; come pure, se la tecnologia coperta diventa obsoleta, se non può essere commercializzata o se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, lasciando che esso perda validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi. Insomma, qualsiasi cambiamento intercorra nella vita di un brevetto deve essere tracciato, secondo modalità e procedure definite.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

28

Si possono segnalare i cambiamenti avvenuti dal momento del deposito, se riguardano:

• la titolarità del brevetto: si procede con un’istanza di trascrizione • modifiche anagrafiche (ad esempio, cambio della sola denominazione o ragione

sociale del soggetto titolare del brevetto, o dell’indirizzo della sua sede legale o altro): si procede con un’istanza di annotazione.

Sfruttare un brevetto

Un brevetto di per sé non è garanzia di successo commerciale. Rappresenta uno strumento che aumenta la capacità di un’azienda di beneficiare delle proprie invenzioni. Perché possa fornire un beneficio tangibile, un brevetto deve essere sfruttato efficacemente: in linea di massima produrrà profitti solo se il prodotto incontrerà i favori del mercato oppure se aumenterà la forza e il potere contrattuale dell’impresa stessa.

Per utilizzare economicamente al meglio un proprio brevetto, in alternativa o ad integrazione della sua commercializzazione diretta, un’azienda dispone di una serie di opzioni:

• vendere il brevetto a terzi • dare il brevetto in usufrutto • concedere in licenza il brevetto ad altri • stabilire una joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che

hanno beni complementari • concedere in pegno un brevetto.

Ogni cambiamento/cessione della titolarità di un brevetto deve essere registrato presentando all’UIBM un’apposita istanza di trascrizione, anche al fine di essere opponibile a terzi.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

29

BREVETTARE ALL’ESTERO

I brevetti sono diritti territoriali, e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi. In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l’invenzione (o il modello di utilità, o la nuova varietà vegetale) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio. La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà viceversa al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi di cui gode in Italia.

Brevettare all'estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all'azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri attraverso la collaborazione con altre aziende.

Poiché proteggere un brevetto all'estero è molto costoso, è opportuno selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere tale protezione, verificando una serie di condizioni.

Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto d’invenzione o di modello di utilità in uno degli stati facenti parte della Convenzione di Parigi può fruire durante i successivi dodici mesi di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto internazionale riguardante la medesima invenzione mantenendo all'estero la stessa data di validità nazionale. Trascorsi i 12 mesi dalla data di deposito nazionale non sarà più possibile rivendicare la priorità.

E’ consigliabile presentare la rivendicazione della priorità contestualmente al deposito della domanda di estensione all’estero. Tale comunicazione può, però, essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata.

Per far valere il diritto di priorità è necessario allegare alla domanda il documento di priorità, che consiste in una copia conforme della domanda nazionale di base rilasciata dall'ufficio brevetti nazionale presso cui è avvenuto il primo deposito.

Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta dall'Ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) in linea teorica potrebbe essere ancora possibile chiedere la protezione per


Ver. 1.0 del 31/10/2017

30

la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito.

Occorre sottolineare che, una volta avvenuta la pubblicazione dell’invenzione, questa compromette il requisito della novità per gli eventuali depositi successivi.

Invenzioni e modelli di utilità Ci sono tre modalità principali per proteggere un’invenzione o un modello di utilità all'estero:

• Il percorso nazionale. Si può richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. In molti Paesi, inoltre, ai richiedenti stranieri è richiesto quale requisito di utilizzare i locali consulenti in proprietà industriale. Questo percorso può essere molto costoso, oltreché scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.

• Il percorso regionale. Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l’ufficio regionale competente: per l’Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO (EPO).

• Il percorso internazionale. Se un’impresa intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale di brevetto (PCT). Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti.

• Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in 152 Paesi. La lista dei 152 paesi aderenti al PCT è disponibile a questo link: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html


Ver. 1.0 del 31/10/2017

31

Nuove varietà vegetali

Anche per le nuove varietà vegetali la protezione può avvenire con la richiesta di privativa:

• a livello nazionale, presentando domanda presso gli appositi Uffici presenti in ciascun Stato nel quale registrare la privativa

• a livello comunitario, presentando domanda all'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) sito in Angers (FR), reperibile al sito http://www.cpvo.europa.eu/main/en. La domanda comunitaria può essere inoltrata anche per il tramite dell’Ufficio nazionale.

La procedura comunitaria presenta il vantaggio, rispetto a quella nazionale, di poter presentare un’unica domanda valida per tutti i Paesi dell’Unione Europea, con costi di deposito ridotti.

Il brevetto europeo

Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione. La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente (è inoltre possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l’estensione sul loro territorio).

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.

La domanda di brevetto europeo che origina dall'Italia deve essere depositata presso la Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma, che a sua volta la invierà all'UIBM. Per poter procedere, l'UIBM chiede il nulla osta all'autorità militare, che ha tempo 90 giorni per esprimersi. Trascorso tale periodo è ottenuto il nulla osta, anche tramite silenzio/assenso, la domanda viene spedita all'EPO. Nel caso che la domanda non rappresenti un primo deposito (nel caso quindi che venga


Ver. 1.0 del 31/10/2017

32

rivendicata una priorità di una domanda nazionale), la domanda di brevetto può essere inviata direttamente all'EPO. La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi: quella di deposito della domanda (che comprende l'esame delle condizioni formali, la ricerca delle anteriorità e si conclude con la pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca), e quella dell'esame di merito della domanda, che si conclude con l'eventuale concessione del brevetto.

Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, dichiarata conforme all'originale pena la non validità del brevetto in quello Stato, entro tre mesi dalla concessione.

La traduzione va depositata presso una Camera di Commercio. La validità del brevetto europeo è di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda europea. Il titolare, se risiede all’estero e non è rappresentato da un mandatario italiano, deve eleggere un domicilio in Italia.

Opposizione

Si ricorda che entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, che viene valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti; la cui decisione ha effetto in tutti gli Stati designati.

Per avere informazioni sempre aggiornate sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse e sulle procedure d'esame (formale e di merito) della domanda, come pure sulle procedure per depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, è opportuno collegarsi al sito EPO.

Il brevetto europeo con effetto unitario sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.


Ver. 1.0 del 31/10/2017

33

Il nuovo sistema non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO).

E' previsto che il nuovo sistema sia operativo nella seconda metà del 2018, con l’entrata in funzione del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), quando saranno state raggiunte almeno 13 ratifiche da parte dei paesi UE coinvolti, ivi inclusa la ratifica di Germania, Regno Unito e

Il sistema del brevetto unitario dovrebbe così entrare nella piena operatività nella primavera 2018:

https://www.unified-patent-court.org/news/message-chairman-alexander-ramsay-june-2017

guida alla presentazione di marchi e brevetti brevetti.doc_171025012056.pdf · guida alla...

Documents