ip정보분석사 교육 교안-지식재산권(제도)의 이해

1

I. 지식재산권 개요

II. 발명의 종류와 특허를 받을 수 있는 권리

III. 특허등록요건

IV. 특허출원절차

V. 특허권

VI. 특허심판과 해외출원

VII.예제풀이

3

1. 지식재산권의의미 Ⅰ. 지식재산권 개요

지식재산권(Intellectual Property)의 의의

사람의 지적 창작의 결과물로 소유가치가 있는 무형의 재산

헌법 제22조

① 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다.

② 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 보호된다.

많은 발명과 창작을 유도하여궁극적으로는 산업 또는 문예의

발달을 통한 경제의 발전을도모(경제법적 제도)

과거 현재

발명자 또는 창작자의창의적 노력 대한 적절한 보상

4

1. 지식재산권의의미 Ⅰ. 지식재산권 개요

지식재산권(Intellectual Property)의 종류

특 허 : 기술적창작의원천, 핵심기술

실용신안 : 라이프사이클이짧고실용적개량기술

디자 인 : 심미감을느낄수있는물품의형상, 모양

상 표 : 상품식별가능한기호, 문자, 도형또는결합

산업재산권

신지식재산권

저작권

저작권(Copyright) : 문학, 예술분야의창작물(표현)

저작인접권 : 연주자, 음반제작자, 방송사업자의권리

컴퓨터프로그램

반도체직접회로배치설계

영업비밀

퍼블리시티권

식물신품종보호권

5

2. 산업재산권 Ⅰ. 지식재산권 개요

산업재산권의 개념

특허 : 핵심·원천기술

ABS 브레이크시스템 기술

변속기에 관한 기술

지능형 현가시스템 기술

저연비 엔진기술

실용신안 : 개량기술

백미러관련 기술

컵홀더 관련 기술

자동차문관련 기술

의자높낮이조절 기술

디자인 : 물품의 외관

차체 형상

의자 형상

상표 : 상품의 명칭

자동차 명칭

(소울, 스포티지, QM5)

제작사 이름(현대, 쌍용 등)

6


산업재산권의 종류

구분 특허권 실용신안권

보호대상

발명

(기술적 사상의 창작으로고도한 것)

고안

(기술적 사상의 창작이나, 고도할 필요는 없고 물품에대해서만 인정)

등록요건

법정특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)

특허권과 같음

(특허에 비하여 진보성의 진보정도는 낮음)

권리발생및 내용

특허권설정등록시발생하며, 특허발명을 실시할 권리를 독점

특허권과 같음

보호기간 출원일로부터20년 출원일로부터10년

7



구분 디자인권

보호대상

물품의디자인

(물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로 시각을 통하여미감을 일으키는 것)

등록요건 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성

권리발생 및내용

설정 등록 시 발생하며, 실시할 권리를 독점

디자인권자는 업으로서 등록디자인이나 유사한 디자인을실시할 권리 독점

디자인권자를 두텁게 보호하기 위해 유사범위까지 효력범위 확장

보호기간 설정등록일로부터15년

8



구분 상표권

보호대상자기의 상품을 타인의 상품과 식별시키기 위한 표장

(기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색체, 홀로그램, 동작)

등록요건자타상품식별력이 있을 것,

상표법 제7조에서 규정하는 부등록 사유에 해당하지 않을 것

권리발생및 내용

설정 등록 시 발생하며, 실시할 권리를 독점

보호기간 설정등록일로부터 10년(10년씩 갱신 가능)

특징

상표권자는 자기의 등록 상표와 동일한 상표를 지정 상품에 사용

제3자가 등록상표와 동일 유사한 상표를 지정상품과 동일유사한 상품에 사용하는 것을 금지

9

3. 저작권 Ⅰ. 지식재산권 개요

저작권의 종류

저작물의공표권, 성명표시권, 동일성유지권

저작물의복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권

실연자, 음반제작자, 방송사업자의권리

저작권법및특허법으로도보호가능

저작인격권

저작재산권

저작인접권

컴퓨터프로그램

10

3. 저작권 Ⅰ. 지식재산권 개요

저작권의 보호대상

구분 저작권 저작인접권

보호대상

주관적인 창작이 인정되는 저작물(인간의사상이나감정을표현한창작물)

소설, 시, 논문, 강연, 각본, 음악, 연극, 무용, 회화, 서예, 도안, 조각, 공예, 건축물, 사진, 영상, 도형, 컴퓨터프로그램

등록요건

창 작 성

(저작자자신의독자적인사상이나감정의표현을담고있으면가능)

권리발생

창작 시에 발생하며 별도의 등록을 요하지 않음

보호기간

저작자의 생존기간과 사망 후 50년

(저작자가 사망 후, 40년이 경과하고50년이 되기 전에 공표된 저작물의저작재산권은 공표된 때부터 10년)– 2013년부터 70년

권리발생시점으로부터 50년

– 2013년부터 70년

11

4. 신지식재산권 Ⅰ. 지식재산권 개요

신지식재산권의 종류

퍼블리시티(PUBLICITY)권

반도체집적회로배치설계권

식물신품종보호권(Breeders Right)

부정경쟁과 영업비밀에 관한 보호특허법, 실용신안법, 상표법 및 디자인 보호법으로보호할 수 없는 부정경쟁을 방지하기 위한 법기술적 노하우, 영업방법, 및 고객리스트 등의영업비밀을 침해하면 부정경쟁행위에 해당

부정경쟁방지법과

영업비밀(KNOW-HOW)

12



부정경쟁방지법과영업비밀

(KNOW-HOW)



새로운 기능과 구조를 갖는 반도체 보호직접 회로의 배치를 보호하기 위한 권리특허권 또는 디자인권과 유사한 권리


13





(KNOW-HOW)


캐릭터(Character) 권리의 한 종류실재하는 사람의 캐릭터에 관한 권리특정한 인물이 자신의 성명이나 초상에 대한상업적 가치를 통제할 수 있는 권리


14





(KNOW-HOW)


자연적인 변이의 특성이 안정적으로 발현하는새로운 식물 품종에 대하여 권리종자산업법에 의해 보호등록일로부터 20년간 생산판매를 독점


16

1. 발명의종류 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

물건 발명과 방법 발명

협의의 물건 : 기계, 기구, 장치 등

광의의 물건 : 화학물질, 조성물 등물건발명 방법발명

단순 방법 : 이용, 측정, 통신, 취급 방법 등

물건의 제조방법 : 새로운 화합물 X의 제조방법 등

VS방법 발명?

구리 선에플라스틱을코팅한전선을최초로발명

구리 선에플라스틱을코팅하는방법

구리 선에플라스틱이코팅된전선

물건 발명?

도체 및 상기 도체 상에 형성된 고분자 도포층을 포함하는 전선

도체 상에 고분자를 도포하여 도체를절연하는 방법

도체 상에 고분자를 도포하는 단계를포함하는 전선의 제조방법

물건(전선) 발명

방법 발명

제법 발명

17

2. 발명의실시 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

발명의 실시의 정의 규정

카테고리 실시 행위

물건 발명

특허 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를포함)을 하는 행위

방법 발명 특허 방법을 사용하는 행위

제법 발명

특허 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산된물건을 사용, 양도, 대여, 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위

18

2. 발명의실시 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

실시행위의 독립성

Wheel에 대한 특허권자 A

B, C, D, E 중 누가 침해자인가?

생산업자 B 운송업자 E제조업자 C 유통업자 D

판매판매

부품공급

19

3. 특허법상특수한 발명 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

용도발명

1874년 호주의 화학자 오트마르 자이들러 DDT 제조

1935년 스위스 폴 헤르만 뮐러는 DDT가 모기, 감자잎벌레,

이와 같은 해충을 죽일 수 있다는 것을 발견 → 노벨 화학상 수상

뮐러 박사가 개발한 것은 DDT라는화합물이 가지고 있는 새로운 속성

DDT를 이용하여 해충 또는 알 및 유충을죽이는 방법

용도 발명

DDT 화합물이나 그 제조방법은 이미 알려진 것. 특허는?

20

3. 특허법상특수한 발명 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

국방상 필요한 발명

구분 정부의 조치

국방상 필요한 경우외국에 특허출원 금지나 비밀취급을 명령

특허를 허락하지 않을 수 있음

전시 사변 등 비상시에국방상 필요한 경우

특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 수용

정부 또는 제3자로 하여금 특허발명을 실시

미생물 발명

출원 시까지 특허청장이 정하는 기탁기관 및 부다페스트 조약에 의한

국제기탁기관기탁에 미생물을 기탁

기탁기관 명칭, 수탁번호, 수탁연월일을 명세서에 기재

미생물을 용이하게 입수 가능한 경우 미생물의 입수방법을 명세서에 기재

21

4. 특허를받을 수 있는 권리 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

특허를 받을 수 있는 권리

발생

발생 시기 발명의 완성 시점에 발생

귀속발명자 또는 승계인에게 귀속미성년자 또는 무능력자도 가능법인은 발명능력이 없으므로 승계를 통해서만 가능

내용

출원 전 특허부여청구권, 발명자게재권

출원 후 등록 전 후원 배제효, 보상금청구권

이전

이전특허를 받을 수 있는 권리는 이전 가능전부 또는 일부 이전 가능

승계인증명

특허청장 또는 심판원장은 특허를 받을 수 있는 권리를승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에필요하다고 인정되는 때에는 그 승계인임을 증명하는서류를 제출하게 할 수 있음

22

5. 공동발명과무권리자출원 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

공동발명의 취급

공동발명

성립요건

“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하고, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 공동발명자에 해당한다.”(대법원 2011.7.28. 선고 2009다75178 판결)

귀속2인 이상이 공동으로 발명한 때 특허를 받을 수 있는 권리는공유로 함

출 원특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이공동으로 출원공유자 전원이 출원하지 않는 경우 거절이유 또는 무효사유

지분 이전특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 타공유자 동의 없이지분양도 불가

심판청구특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관한심판 청구시 공유자 전원이 공동청구하여야 함

23


공동발명자의 판단

공동발명자

어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자

타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자

타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는발명을 한 자

비공동발명자

발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자)

희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자

당해 발명을 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 않은 자

발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자)

단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

24


무권리자 출원의 취급

무권리자출원의의의

발명자가 아닌 자로서 특허 받을 권리의 승계인이 아닌 자①정당권리자 모르게 제3자가 출원,②정당권리자의 출원 이후에 제3자가 무단으로 출원인명의변경

③공동발명에서 공동발명자 1인의 단독 명의로 출원하는경우

정당권리자출원

법적 취급

출원일 소급효 :정당한 권리자의 출원은무권리자가 출원한 때출원한 것으로소급특허권의 존속기간 :무권리자 출원일 다음날부터 기산

무권리자법적취급

거절이유, 정보제공 사유, 무효 사유가 됨

25

6. 직무발명 Ⅱ. 발명의 종류와특허를 받을 수 있는 권리

직무발명 규정의 취지

종업원이 발명을 한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는

회사와 종업원 중 누구일까?

사용자

예약승계

무상의 통상실시권

종업원

보상받을 권리

특허를 받을 수 있는 권리

26


직무발명 성립요건

종업원등 : 고용계약으로 타인의 사업에 종사하는 자로서법인의 임원(대표자), 공무원 포함실질적 지휘 감독하라면 촉탁, 임시, 상근, 비상근 불문지속적인 노무를 제공하는 것이라면 보수 지급 여부를 불문

직무 : 종업원이 사용자 등의 업무범위 중 일부를 직접담당하는 것

종업원의

직무

사용자 : 법인, 국가, 지방자치단체, 개인사업자 포함 업무범위 : 정관 목적 범위 내 업무와 그에 부수하는사업 포함

사용자의

직무

발명을 하게 된 행위 : 준비에서 완성까지 행위, 발명의의도 여부는 불문하며 직무수행결과 생기는 모든 범위로육체적 행위 및 정신적 행위 포함

현재 또는 과거의 직무 : 발명의 완성 시점 기준으로 종업원지위 유지

발명행위

27


직무발명 권리귀속

예약승계 규정 있는 경우

종업원의 직무발명의 완성 사실 통지에 대한 사용자의 승계 여부에따라 결정

• 사용자 : 직무발명 권리 승계• 종업원 : 정당한 보상 청구권

승계의사 통지

• 사용자 : 무상 통상실시권 취득• 종업원 : 직무발명에 대한 권리 귀속

불승계의사 통지

• 사용자 : 종업원 동의 하 실시권 취득• 종업원 : 직무발명에 대한 권리 귀속

승계의사 미통지

28


직무발명 권리귀속

예약승계 규정 없는 경우

종업원이 양도 여부 결정

• 사용자 : 무상 통상실시권 취득• 종업원 : 직무발명에 대한 권리 귀속

양도 의사 없는 경우

• 사용자 : 직무발명 권리 승계• 종업원 : 정당한 보상 청구권

양도 의사 있는 경우

30

1. 발명의성립성 Ⅲ. 특허 등록 요건

발명의 성립 요건

기술 : 객관적 전달가능성

사상 : 무형의 관념으로서 추상성

고도성 : 고안과구별하기위한상대적개념

새로운 것 만들어낸 것(≠발견) 자명하지 않은 것

자연법칙을이용

기술적사상

창작성고도성

결과로서 이용하면 충분 자연법칙에 대하여 완전한 인식 불필요

자연과학상 명명된 것, 경험칙, 알려지지않은 자연현상을 포함

인간의 감정 사고력 정신력(암호작성법,광고방법, 속독법 등)은 제외

31

1. 발명의성립성 Ⅲ. 특허 등록 요건

불성립 발명

비발명자연법칙자체 : 열역학, 에너지보존 법칙 발견 : 천연물질, 단 인위적으로 분리하는 방법의 경우 그 분리된 화학물질은 가능 자연법칙위배 : 영구기관, 연금술 자연법칙을 이용하지 아니한 것 (경제법칙이나 수학공식 등 다만, 청구항전체로 판단함. 따라서 청구항 일부에 수학공식이 포함되어 있더라도 청구항 전체로 이용하는 경우 가능) 기능이나 기예 : 악기연주, 투구동작 정보의 내용에만 특징이 있는 정보(음반 CD, 특정 데이터베이스)의단순한 제시, 단 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지는 경우 그와 같은 정보의 제시 수단 및 제시 방법은 가능

미적 창조물 : 단, 미적인 효과가 기술적 수단에 의해 얻어지는 경우 이를 얻기 위한 기술적 수단은 가능 컴퓨터프로그램자체

미완성 발명발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있는 경우 제시된 과제 해결 수단 만에 의해서는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것일 경우 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우 해결과제나 해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우 용도를 밝히지 못한 경우 발명의 기술적 사상이 실현 가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한상태로 방치되는 경우

32

2. 산업상이용 가능성 Ⅲ. 특허 등록 요건

산업상 이용 가능성의 의미

산업 유용하고실용적기술이속하는모든분야를포함하는가장넓은개념

이용 특허법제2조의실시를의미

가능성 동일결과를반복실시할수있는가능성을의미하고장래에이용가능하면충분

수술방법(미용 수술방법도 포함)

진단방법(임상적 판단)

치료방법(예방 및 간호방법도 포함)

인간으로부터 채취한 것을 치료를 위해 채취한자에게 돌려줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법(혈액투석방법)

청구범위에 의료행위와 비의료행위가 혼합되어있는 방법

산업상 이용가능성 없음

의료기기와 의약품

인간으로부터 채취한 것(혈액, 소변, 피부, 모발)을처리하는 방법

사람을 제외한 동물의 수술, 치료 또는 진단방법

임상적 판단을 포함하지 않는 진단관련 방법

산업상 이용가능성 있음

환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 방법

환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커A를 검출하고 이를 통해 대장암의 유무를 판단하는 것을특징으로 하는 대장암 진단방법

33

3. 신규성 Ⅲ. 특허 등록 요건

신규성의 의미

공지 불특정인이출원발명을알고있거나알수있는상태

불특정인 : 비밀유지의무없는사람

공연실시 비밀해제상태에서의실시

실시 : 특허법정의규정의실시

반포된간행물게재

반포된간행물 : 일반에배포된공개를목적으로제작된정보전달매체

게재 : 당업자가용이하게반복실시할수있을정도로기재

전기통신회선

전기통신회선 : 국내외의정부, 국제기구, 국공립학교나연구기관이운영하는 인터넷

공중이이용가능한발명

34


신규성의 판단

판단 순서

심사 대상 발명을 청구항 마다 특정함

비교대상발명을 특정함

단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의차이가발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우

판단기준

청구범위에 기재된 발명에 대하여

심사관(심사과정), 심판관(심판과정), 또는 법관(특허소송과정)

출원시(시,분,초) 기준

청구항마다 판단

실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의

신규성 판단 ( = 동일성 판단)

35


신규성의 구체적인 판단

상하위 개념

간행물의 반포시기

발행년도의 말일

간행물에 발행년도, 발행년월 또는 발행년월일이 기재되어 있는 경우

청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명

청구항에 상위개념으로 표현 ,인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우

별도 판단

청구항에 하위개념으로 표현, 인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우

발행년월의 말일 발행년월일이 반포일

비교대상발명의 개수

하나의 인용발명과 대비하여야 하며

복수의 인용발명을 결합하여 대비하여서는 안됨

36

4. 공지예외주장 Ⅲ. 특허 등록 요건

공지예외(신규성 상실 예외 또는 신규성 의제) 출원의 의미

판매 신문광고 판매에 대한공지예외주장 출원

제3자 동일출원

1년

판매는 출원 전에 없었던 것으로 취급

판매에 대해서는 신규성 또는 진보성 상실되지 않음

신문광고는 출원 전에 있었던 것으로 취급되어 신규성 상실

제3자 출원 보다 후출원이어서 선원주의위배

37


공지예외 요건 및 절차

요건 및 절차 권리자 공개 경우 반의사 공개 경우

공지 방법 제한 없음. 단, 출원 또는 등록 공개

제한 없음

공지일로부터 1년 이내 출원 필요함 필요함

출원서에 취지 기재 필요함 필요 없음

30일 내 증명서류 제출 필요함 필요 없음

38


공지예외 주장과 해외 출원

국가 기간

사유출원시

공지예외주장제한 박람회 논문발표 특허공개

미국/캐나다 1년 없음 O O O X

한국 1년 없음 O O X O

일본/독일 6개월 있음 O O X O

유럽/중국 6개월 있음 O X X O

39

5. 진보성 Ⅲ. 특허 등록 요건

진보성의 의미

특허출원전 특허출원의시ㆍ분ㆍ초까지도고려

당업자

출원발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자

출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자

용이하게발명할수있을것

공지등이된발명(또는발명들)으로부터

통상의창작능력의발휘를통하여청구범위에기재된발명을쉽게생각해낼수있는지여부

40


진보성의 판단

판단기준



출원시(시,분,초) 기준


판단 전제 및 순서

발명의 성립성, 산업상 이용가능성 및 신규성 있는 발명

심사 대상 발명을 청구항 마다 특정함

비교대상발명을 특정함

진보성 판단 : 구성의 곤란성(채택, 결합의 곤란)을 중심으로 목적의 특이성,효과의 현저성 고려하여 판단

41


진보성의 구체적인 판단

용이 여부의 판단은 당업자의 통상의 창작능력 고려하여 인용발명 내용에 청구항 발명에 이를 수 있는동기가 될 수 있는 사항 있는지를 주요관점으로 하여 유리한 효과 있는지 참작하여 판단함

통상의 창작능력

ⅰ) 가장 적합한 재료의 선택/ⅱ) 수치범위의 최적, 호적화,ⅲ) 균등물의 치환/ ⅳ)기술의 구체적 적용에 따른 설계변경

동기

ⅰ) 인용발명 내용중의 시사, /ⅱ) 과제의 공통성, ⅲ) 기능작용의 공통성ⅳ) 기술분야의 관련성은 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 됨

유리한 효과

인용발명에 비해 이질적 또는 동질이나 현저히 우수한 효과를 의미

42


진보성의 구체적인 판단

인용 발명

2이상 문헌 조합하여 판단 가능함상이한 분야의 선행기술을 인용하는 것도 가능하나, 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성,기능의 동일성을 충분히 검토해야 함출원의 명세서에 기재된 종래기술도 인용 가능함선행기술이 미완성 발명인 경우도 인용 가능상호 구성이 유사해도 출원발명에 이르는 동기가 되기에 부적법내용이 있는 경우 인용할 수 없음

구체 판단시 고려사항

구성 일체의 원칙상 구성 각각이 공지 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정할 수 없음마쿠시 타입의 경우 선택요소 중 하나가 부정되면 전체가 부정됨독립항이 진보성 인정이면 종속항 당연 인정되나, 종속항이 인정인 경우 독립항 따로 판단함물건발명이 진보성 인정이면 방법, 제법 발명의 진보성은 인정되는 것이 원칙임원인해명이 난해한 경우 해결과정을 중시하여야 하며, 단순히 결과가 자명이란 이유로 부정할 수 없음

43

6. 발명의동일성 Ⅲ. 특허 등록 요건

발명의 동일성의 의미

신규성/선출원주의/확대된 선출원주의

특허요건

발명의 동일성이란?

발명의 동일성의 활용

2이상의 발명을 상호 대비하여 그 대비되는

발명의 기술적 사상이 실질적으로 동일한 것

무권리자의 특허출원과 정당권리자의 보호/분할출원/변경출원/조약우선권주장출원/국내우선권주장출원

제도의 소급효 인정 요건

44

7. 선출원주의 Ⅲ. 특허 등록 요건

선출원 주의의 의미 및 판단 기준

판단기준

동일한 발명에 대하여 2 이상의 특허출원이 경합하는 경우

가장 먼저 출원한 자에게 특허를 허여하는 주의

의의



출원일 기준


출원인이 동일한 경우에도 적용

45

7. 선출원주의 Ⅲ. 특허 등록 요건

선출원 주의의 내용

다른 날 출원 먼저 출원한 자 만이 특허를 받을 수 있음

같은 날 출원협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만 등록을 받을 수 있음협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에대해서 특허를 받을 수 없음

선원의 지위

내용

선원의 지위가 없음

특허출원이 절차무효, 취하, 또는 포기되거나 무권리자의 출원인 경우

거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

선원의 지위를 인정

협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없어 거절된 경우

46

8. 확대된선원 Ⅲ. 특허 등록 요건

확대된 선원의 의미

A, B

타출원공개

A

A

A, B, C

당해출원

출원

출원

신규성 상실선원주의 위배

A, B

타출원

공개

A

A

A, B, C

당해출원

출원

출원

신규성 있음선원주의 위배

47



A, B

타출원공개

C

C

A, B, C

당해출원

출원

출원신규성 없음

선원주의 위배X

A, B

타출원

공개

C

C

A, B, C

당해출원

출원

출원 신규성 있음선원주의 위배X

48



특허출원한 청구범위에 기재된 발명이 당해 출원한 날 전에 출원되고당해 출원한 후에 출원공개된 타출원의 최초 첨부된 명세서 또는도면에 기재된 발명과 동일한 경우

단, 선후출원의 발명자 또는 후출원시에 선후출원인이 동일한 경우

제외됨

A, B

타출원

공개

C

C

A, B, C

당해출원

출원 출원

신규성 있음선원주의 위배X

확대된 선원 위배O

49


선원과 확대된 선원의 비교

구분 선원 확선

출원인출원인 동일한 경우에도 적용 발명자나 당해 출원시 출원인이 동일한 경우 적

용하지 않음

판단범위 청구항별, 특허와 실용간에도 적용 좌동

판단대상선후원의 특허청구범위 기재 발명 당해출원 특청범위발명과 타출원의 최초 명세서

및 도면 발명

보정보정에 의해 추가된 발명 적용보정에 의해 삭제된 발명 적용하지 않음

보정에 의해 추가된 발명 적용하지 않음보정에 의해 삭제된 발명 적용

분할/이중 출원일 소급 있음 타출원일 경우 출원일 소급 없음

무효취하특허출원이 무효 취하된 경우 선원지위 없음

출원공개된 후라면 특허출원이무효취하된 경우라도 선원 지위 있음

무권리자선원지위 없음 출원 공개되면 제3자에게는 확대된 선원 지위 인

정 (정당권리자에게는 없음)

출원일 출원일기준, 동일자 출원 적용 있음 동일자 출원 적용 없음

출원공개 불필요함 필요함

판단방법 동일성 좌동

50

9. 불특허발명 Ⅲ. 특허 등록 요건

불특허 사유

「공공의 질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을

해할염려가있는발명」

판단방법

공공의 질서 : 국가 사회의 일반적 이익

선량한 풍속: 사회의 일반적 도덕적 관념

당해 발명이 본래 공서양속을 문란하게 할 목적을 가진 경우뿐 아니라, 당해

발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 포함

제조방법인 경우 그 방법 자체뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이

공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지에 대해서도 고려

의의

52

1. 특허출원필요 서류 Ⅳ. 특허 출원 절차

특허출원 양식

서류 내용

출원서

출원인, 발명자 및 대리인의 성명, 주소

발명의 명칭

기타(심사청구 유무, 공지예외, 수수료)

명

세

서

발명의 명칭 발명의 내용에 따라 기재

도면의 간단한 설명 각 도면의 간단한 설명과 주요 부호의 설명

발명의 상세한 설명당업자가 발명 내용을 명확히 이해하고 동시에 재현가능할 수 있을 정도로 상세하게 기재

특허청구범위 보호 받고자 하는 부분을 명확하게 기재

필요한 도면 발명의 내용 쉽게 설명하기 위하여 필요한 경우

요약서 발명 내용 요약

53

1. 특허출원필요 서류 Ⅳ. 특허 출원 절차

명세서의 구성

발명의 명칭 발명의 내용에 따라 간단 기재

기술분야 특허를 받고자 하는 발명의 기술분야를 기재

발명의 배경이 되는 기술 해당분야의 종래기술의 문제점을 기재

발명의내용

해결하고자 하는과제

기술상의 과제로 하고 있는 내용을 기재

과제해결 수단 어떤 해결수단에 의해서 해당 과제가 해결되었는지를 기재

효과 종래기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 특유의 효과

도면의 간단한 설명 도면 각각에 대하여 각 도면이 무엇을 표시하는 가를 기재

발명을 실시하기 위한구체적인 내용

발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러형태로 기재

특허청구범위 보호받고자 하는 사항을 기재

54

2. 명세서관련 특허요건 Ⅳ. 특허 출원 절차

상세한 설명의 기재 요건

『…발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을

가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는

기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.』

발명의 상세한 설명

통상의 지식을

가진 자가 그발명의

내용을 쉽게

이해하기 위하여

필요한 사항

기술분야

해결 하고자 하는 과제

과제의 해결수단

55


청구범위의 기재 요건

청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침 되지 않는 경우

발명의 상세한 설명

“ …… 인버터 제어부(400)를 리셋 시킨 후에도 상기 주 제어부(300)에 입력되는 수위 감지값과

소정회수 이상 동일한 값이 감지되지 않으면 상기 인버터 제어부(300)가 정상적으로

구동되지 않는 것으로 판단하여 상기 디스플레이부(800)에 경고메시지를 디스플레이 한다.”

특허청구범위

제1항

모터 및 기타 부하를 구비한 세탁기에서 ~그리고, 상기 주제어부의 제어신호에 따라 상기

수위감지부의 이상감지를 표시하기 위한 이상 표시부를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는

세탁기의 제어장치

제2항

제 1 항에 있어서, 상기 이상표시부는 경고음 발생부임을 특징으로 하는 세탁기의 제어장치

56



청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침 되지 않는 경우

결 론

발명의 상세한 설명에 기재된 이상표시부가 LCD 표시부로서 시각적인

개념을 가지고 있고 경고음 발생부는 청각적인 개념을 가지고 있어서

LCD 표시부와 경고음 발생부는 서로 다른 차원의 개념을 가지고 있다고

볼 것이서 이상표시부와 경고음 발생부는 상호를 암시하는 관계에 있다고

보여지지 아니하므로 본원의 청구항 제2항은 발명의 상세한 설명에 의하여

뒷받침된다고 볼 수 없음

57



청구항에 기재된 발명이 불명확하게 기재되어 있는 경우

음이온 발생장치에 있어서,상기 발생장치에 전압을 변환시키는 전압기와,

상기 전압기에 연결되어 전류를 이동시키는 전류선 및 사용자의 선택에

따라 상기 전류선과 연결되어 음이온을 발생시키는 음이온 발생블록으로

이루어진 것을 특징으로 하는 음이온 발생장치

제1항에 있어서, 상기 음이온 발생블록은 가공하기가 쉬운 세라믹 블록으로

이루어진 것을 특징으로 하는 음이온 발생장치

제2항에 있어서,상기 세라믹 블록은 거의 1000도까지의 열에 의해

처리되는 것을 특징으로 하는 음이온 발생장치

특허청구범위

58

3. 다항제기재 방법 Ⅳ. 특허 출원 절차

독립항과 종속항

독립항과

종속항에대한

이해의필요성

종속항

독립항 독립항은 다른 항을 인용하고 있지 않음

한정하거나 부가하여 구체화하여 기재된 청구항을 의미

독립항을기술적내용의측면에서는부가하거나한정하고있다하더라도형식적으로인용하고있지않다면 종속항이라 할수없음

독립항을형식적으로인용하고있다하더라도독립항을한정하거나부가하지않는경우에는종속항이라고할수없음

올바른 특허권리의관계를 설정

독립항과 종속항과의관계를 명확하게 이해

59

4. 1 특허출원 요건 Ⅳ. 특허 출원 절차

발명의 단일성

1발명을1특허출원으로한다. 다만, 하나의총괄적발명의개념을 형성하는

1군의발명(단일성)에대하여1특허출원으로할수있음

「특별한기술적인특징」은‘각발명에서전체로보아선행기술과구별되는

개선된부분’을말함

하나 또는 둘 이상의 동일하거나 상응하는

「특별한 기술적인 특징」을 포함하고 있어, 각 청구항에

기재된 발명들이 기술적으로 상호 관련성이 있는가?

【청구항1】램프용필라멘트A

【청구항2】필라멘트A가있는램프B

【청구항3】필라멘트A가있는램프B와회전테C로구성되는서치라이트

【청구항1】특징A를갖는콘베이어벨트

【청구항2】특징B를갖는콘베이어벨트

【청구항3】특징A 및특징B를갖는콘베이어벨트

60

5. 능력과심사절차 Ⅳ. 특허 출원 절차

권리 능력과 절차 능력

권리능력

권리와의무의주체(主體)가될수있는능력

자연인과법인

외국인은국내에서특허에관한권리를향유하지못하는것이원칙

단외국인도재내자, 평등주의, 상호주의, 조약등에의해인정되는경우가능

절차능력

행위무능력자(미성년자, 한정치산자, 금치산자)

법정대리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟을수없음.

다만, 미성년자, 한정치산자가독립하여법률행위할수있는경우(성년의제)는가능

행위무능력자가밟은절차는보정대상, 보정없으면해당절차는무효

61


심사의 종류

불수리

중대한하자가있는경우

소명기회부여후서류반려처분

서류종류불명/국어로기재되지않은서류/법정기간도과서류

보정

무효

경미하자가있는경우

기간을정하여보정명령후하자치유되지않으면 절차무효

미성년자등의행위능력위반/임의대리인의대리권범위위반

방식위반/수수료미납

특허출원으로심사청구된건

산업상이용가능성, 신규성또는진보성등과같은특허요건판단

방식심사

실체심사

62


실체심사 절차

출원

②IPC 부여

⑤심사착수

①방식심사③출원공개

④심사청구

⑨특허결정

⑩직권보정⑧심 사

⑪거절결정

⑥거절이유통지

⑦의견서/보정서

⑫보정/재심사청구

거절이유 없음 거절이유 있음

⑬재심 사

⑭거절결정

거절이유 미해소

거절이유 미해소

거절이유 해소

거절이유 해소

거절이유 취소

심결(심판원)

판결(특허법원)

불복심판청구

판결(대법원)

상고

소제기

⑪거절결정

⑫보정/재심사청구 거절이유 미해소

거절이유 해소

거절이유 취소

⑭거절결정

⑬재심 사

63

6. 출원공개제도 Ⅳ. 특허 출원 절차

출원 공개와 조기 공개 제도

출원공개 조기공개

주체 특허청에 의한 자동 공개출원인과 그 승계인의 신청에 의해서만

공개

대상

원칙특허청에 적법 계속 중인 모든 출원

(취하, 포기, 무효된 출원은 제외)

출원공개 되기 전 특허청에

적법 계속 중인 모든 출원

예외

등록 공고된 출원,

공서양속위반, 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명,

비밀취급 요하는 국방상 필요한 발명

시기

원칙 출원일로부터 1년6월 경과 후출원일로부터 1년6월

경과전이라도 가능

예외정당권리자, 분할, 이중, 및

우선권주장출원의 경우 출원일 소급-

64

7. 심사청구제도 Ⅳ. 특허 출원 절차

심사청구제도

내용

요건 및 효과

누구든지청구가능

출원일로부터5년내에만가능

정당권리자출원, 분할및변경출원은각각무권리자출원및원출원일부터5년내에가능

기간내 심사청구하면심사청구순서에따라심사

기간내심사청구없으면해당출원취하간주

일정 기간 내에 심사청구가 있는 출원에 대해서만청구의 순서에 따라 심사를 개시하는 제도

65

7. 심사청구제도 Ⅳ. 특허 출원 절차

우선심사청구제도

내용

우선심사를 신청하면 심사청구의 순서와 무관하게우선하여 심사하는 제도

요건 및 효과

누구든지청구가능

출원공개후제3자의무단실시하는경우, 또는

긴급처리요하는대통령령이정하는경우만가능

방위산업/ 환경오염방지/ 수출촉진/ 선행기술조사의뢰출원등

66

8. 명세서의보정 Ⅳ. 특허 출원 절차

명세서 보정 제도

출원

IF 거절이유 통지

특허결정등본 송달

거절결정불복 심판청구

자유

명세서 또는 도면에 흠결이 있거나 불비한 사항이 있는 경우 출원절차의진행 중 이를 치유하는 절차소급효로 인하여 엄격한 제한 아래에서 허용

내용

시기적 요건

청구일로 30일지정기간 2월

67


최초 및 최후 거절이유 통지

출원

거절이유 통지

보정

거절이유 통지

보정

최초

거절이유 통지

최초최후

최초거절이유통지: 거절이유를최초로받거나최후거절이유통지가아닌거절이유통지

최후거절이유통지: 거절이유통지에대한보정에따라발생한거절이유통지

68


보정의 범위

보정기간

보정의 범위부적법한

보정의 취급발명의 상세한설명

특허청구범위

① 특허결정등본 송달 전

신규사항 추가금지

심사 중 : 거절이유

② 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내

등록 후 : 무효사유

③ 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내 신규사항

추가금지

신규사항 추가금지+

청구범위 감축 요건 등추가

심사 중 : 보정각하

등록 후 : 무효사유④ 재심사 청구할 때

69

9. 분할 및 변경 출원 Ⅳ. 특허 출원 절차

분할출원

A

A, B, C

원출원

분할출원

Ex. 1특허 출원 위반or 일부 청구항 거절

A

A, B

주체 분할출원 당시 원출원의 출원인

시기 보정가능기간/거절결정불복심판의 청구기간

객

체

원출 분할출원 시 적법 계속 중/원출원의 명세서에 2이상의 발명 포함

후출분할출원 명세서(도면 포함)의 발명 모두는 원출원의 최초

출원명세서 및 도면에 포함되어 있어야 함

2이상의 발명을 포함하는 특허출원(원출원)의 일부를 1 또는 2이상의새로운 특허출원으로 하는 것

70


변경출원

A, B, C

원출원(특허출원)

진보성 거절이유

A, B

주체 변경출원 당시 원출원의 출원인

시기 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내

객

체

원출 변경출원 시 적법 계속 중

후출변경출원의 발명 모두는 원출원의 최초 출원명세서 및 도면에

포함되어 있어야 함

A, B

변경출원(실용신안출원)

A, B, C

출원형식(실용신안)을 잘못 선택한 경우에 출원 후에 출원 일시를 그대로유지하고 원출원의 형식을 보다 유리한 다른 형식으로 변경

71


분할 및 변경출원의 효과

공통

원출원 취하 간주

변경

출원일 소급

예외

공지예외, 조약 우선권, 국내우선권주장시 그 취지 기재하는 경우

심사청구 특례

원출원일로 5년 경과 후라도 분할/변경출원일로 30일 내 가능

거절이유

원출원에 기재되지 않은 발명을 분할/변경출원한 경우

72

10. 우선권주장출원 Ⅳ. 특허 출원 절차

조약우선권주장출원

주체 대한민국, 조약동맹국 국민으로 제1국의 출원인 또는 그 정당 승계인

객체1. 선출원 : 제1국출원은 정규의 최선의 출원이어야 함2. 후출원 : 선출원의 명세서 도면 발명과 후출원 청구범위 발명의 동일성이 있을 것

시기 제1국출원일로 1년 내 출원하여야 함

조약 당사국 국민이 외국에 특허출원을 한 후 동일 발명에 대하여 우리나라에출원하는 경우 외국에 출원한 날을 한국에 출원한 날로 인정하는 제도

A

기초출원 1(11.05.03 US)

우선권출원(12.05.03KR)

A, B, C

A A, B

A발명판단시점 소급

B

기초출원 2(11.05.30 JP)

B

B발명판단시점 소급

73

Ⅳ. 특허 출원 절차

국내우선권주장출원

10. 우선권주장출원

A 발명판단시점 소급 B 발명

판단시점 소급

A

기초출원 1(11.05.03 KR)

기초출원 2(11.06.03 KR)

A

주체 후출원시 출원인 동일(정당승계인)/공동출원인 완전히 일치

객체1. 선출원

선출원 계속 중 / 분할, 이중 출원이 아니어야 함2. 후출원 : 선출원의 명세서 도면 발명과 후출원 청구범위 발명의 동일성이 있을 것

시기 선출원일로 1년 내 출원하여야 함

A, B

A, B, C

우선권출원(12.05.03 KR)

B

B

기초출원 1 및 2 취하간주

특허출원 등을 기초로 하여 당해 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도

75

Ⅴ. 특허권

특허권의 특유 성질

1. 특허권의성질

특허권

무체성

독점배타성 속지성

유한성 제한성

• 점유 불가능• 침해입증 어려움

• 독점적 실시• 타인의 무단실시 제재

• 존속기간• 국가마다 존속기간 다름

• 국가마다 별개의독립적 권리

• 산업정책적 권리• 산업정책/공익상 제한

76

Ⅴ. 특허권

특허권의 개념

1. 특허권의성질

사례 1

특허를 받더라도 기존 타인의 특허 권리범위에 속할 수 있다.

특허 등록 받았다고 자신이 그 특허를 실시할 권리가 있다는 의미가 아님

사례 2

A + B + C

A + B +C + D 나의 특허

타인이 사용할 수 없는 배타권 획득

But, 기존 타인의 허락 필요

기존 타인의 특허

A + B + C

기존 타인의 특허 나의 특허

타인이 사용할 수 없는 배타권 획득

A + B + D

77

Ⅴ. 특허권

특허권의 범위

2. 특허권의범위

시기적 범위

존속기간설정등록이 있는 날부터 출원일 후 20년농약/의약품의 경우 존속기간 연장 가능(5년)

지역적 범위속지주의국내

객체적 범위특허청구범위에 기재된 발명발명의 상세한 설명/도면 참작

내용적 범위업으로 실시동일 또는 균등범위 내에서

78

Ⅴ. 특허권

특허권의 존속기간

3. 특허권의존속기간

출원 등록료납부

설정등록일 특허권만료일

특허권 효력

20년

존속

기간

1. 원칙 : 설정등록일로부터 출원일 후 20년까지

2. 정당권리자출원 : 무권리자 출원일 다음날부터 기산

3. 분할출원 : 적법한 분할출원의 경우 원출원일로부터 기산

4. 변경출원 : 적법한 변경출원의 경우 원출원일로부터 기산

5. 우선권 주장출원 : 우선권 주장 출원(후출원)일로부터 기산

79

Ⅴ. 특허권

특허권의 존속기간의 연장

3. 특허권의존속기간

의약출원일

20년

임상시험 기간

임상시험승인일

특허권설정등록일

의약품허가일

실시할 수 없었던 기간

존속기간만료일

존속기간연장등록출원

3개월 6개월 X

연장기간 (Max. 5년)=

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여허가를 받거나 등록 등을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여

장기간이 소요되는 발명(의약/농약)인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있음

80

Ⅴ. 특허권

특허권의 효력

4. 특허권의효력 및 제한

적극적 효력

소극적 효력

권리자측면에서의효력

독점권(獨占權)

특허권자가업으로서특허발명을실시할권리를독점하는효력(특허법제94조)

실시권허여, 질권설정, 특허권양도등수익/처분행위도포함

일정한경우적극적효력제한됨

실시자(제3자) 측면에서의효력

배타권(排他權)

제3자가정당한권원없이업으로서특허발명을실시하는것을금지하는효력,

즉특허권침해를금지하는효력

일정한경우소극적효력제한됨

81

Ⅴ. 특허권

특허권의 효력의 제한


이용 저촉관계에 의한 제한

적극적 효력 제한 사유

전용실시권 설정

타법에 의한 제한

특허권 공유에 따른 제한

특허권 수용에 의한 제한

특허권 취소에 의한 제한

특허권 포기 제한

이용 또는 저촉 권리자 허락 없이 실시 불가

내 용

전용실시권 범위 내에서 실시 불가

약사법/농약관리법의 허가 없이 실시 불가

타 공유자 동의 없이 이전, 실시권 설정 불가

전시 등 비상시에 정부가 수용

실시권자 질권자 동의 필요

실시권자 질권자 동의 필요

82

Ⅴ. 특허권



특허권의 효력이 미치지 않는 범위

소극적 효력 제한 사유

실시권의 존재

연구, 시험을 위한 실시 등

내 용

법정 실시권자에게 권리 행사 불가

특허발명이 출원 전 공지기술인 경우

출원 전 공지인 자유기술에 권리 행사 불가

무효항변(공지기술 제외 등)

자유기술 항변

83

Ⅴ. 특허권


5. 특허권의변동 및 소멸

이전1. 원칙 : 특허권은 양도할 수 있음2. 전부 또는 일부 양도 : 지분의 전부 또는 일부 양도 가능3. 양도의 효력 : 특허권의 이전(상속 기타 일반승계 제외)은 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 아니함

실시권 특허권자는 전용실시권 및 통상실시권 설정 가능

질권 특허권자는 질권 설정가능

특허권포기

1. 동의 : 특허권자는 전용실시권자 · 허락에 의한 통상실시권자, 질권자 또는 직무발명에 관한 통상실시권자의 동의를 얻지 않으면 특허권을 포기할 수 없음

2. 일부포기 : 특허권 자체의 포기 및 2이상의 청구항이 있는 경우 각 청구항 별로 포기 가능3. 효과발생 : 특허권의 포기는 등록을 하지 아니하면 효과가 발생하지 않음

장래소멸

1. 존속기간만료 : 설정등록이 있는 날로부터 출원일 후 20년 경과 후 소멸2. 특허료 불납 : 4년차 분부터의 특허료를 납부하지 않은 경우 납부기간이 경과한 때에 소급하여 소멸3. 상속인의 부존재 : 상속이 개시된 때(특허권자 사망시) 상속인이 없는 경우 소멸4. 특허권의 포기 : 특허권의 포기가 등록된 경우 그때로부터 소멸5. 특허권의 취소 : 재정 후 2년 이상 계속하여 국내에서 특허발명이 실시되지 않는 경우 직권 또는 이

해관계인의 신청에 의해 특허권을 취소할 수 있으며, 취소처분이 있는 경우 그 때부터 소멸

소급소멸

1. 무효심결확정 : 무효심판에 따른 무효심결이 확정되는 경우 소급소멸2. 특허의 정정, 정정심판 : 정정청구 또는 심판에 의해 삭제된 청구항은 소급하여 소멸되는 것과 동일

한 효과

84

Ⅴ. 특허권

청구범위의 해석

6. 청구범위의해석

청구범위언어

발명자기술적 사상

해석의 필요성

발명은무체물로서추상적관념

문장으로표현된기술적의미를침해대상물과비교하여명확하게함

문언의의미가확정되더라도법률적가치판단이행해져야할필요가있음

특허청구범위 전체의 문맥을 고려하여특허침해 여부를 판단하는 일련의 과정

제3자해석

85

Ⅴ. 특허권

청구범위 중심 및 상세한 설명 참작의 원칙


권리범위는 청구범위에 의해서 정하여 진다!

권리범위는 상세한 설명을 참작한다!

특허권은발명의공개에대한대가로부여되는것으로발명의상세한설명을참작하지않고는그기술적인의미가이해될수없는경우가대부분임

청구범위에기재된사항이명백한경우 :상세한설명에의하여그범위를제한하거나확장해석불가

청구범위에기재된문언만으로그범위가불명한경우 : 상세한설명에의해보충해석

특허권자 甲의등록권리

C乙의 실시

A

C

A,B,C

청구범위

상세한 설명

86

Ⅴ. 특허권

공지기술 참작의 원칙


의의

사례

출원 시의 기술수준 내지는 그 개량의 정도를 고려하여특허발명의 보호범위를 참작

갑의 구성요소 중 A가 특징부이고 B 및 B’은 공지인 경우

균등으로 침해 구성 가능

갑의 구성요소 중 B가 특징부이고 A는 공지인 경우

문언 침해에 속하지 않는다고 해석 가능

A + B

甲의 등록 권리

A + B’

乙의 (가)호 발명

87

Ⅴ. 특허권

출원경과 참작의 원칙


권리자는 자기의 이익을 위한 행위를 신뢰하여 행동한 제3자에 대하여 그 행위와

모순되게 주장하는 것이 금지되는 전통적 금반(Estoppel) 이론에 근거

원 청구범위

A등받이와보조받침을직접연결하여연계동작을하는연결레버를“안내부”가

안내하도록하는구성

보정된 청구범위

등받이와보조받침을직접연결하여연계동작을하는연결레버를“안내부”가

안내하도록하는구성하되, 상기안내부가“한쌍의롤러”인것을특징

(가)호 실시

안내부가슬라이드관인장치

88

Ⅴ. 특허권

출원경과 참작의 원칙

7. 문언침해와구성요건완비의법칙

CD A B

D

A B C

청구항침해품

청구항

침해품

특허청구범위의 모든 구성요소를 모두 포함하여 실시하는 경우

특허발명의 보호범위에 속함

All Element Rule(구성요건완비의 법칙) = 다기재 협범위의 원칙

89

Ⅴ. 특허권

균등론 (Doctrine of Equivalent) 의 의미

8. 균등론

A

B1

C

D

A

B2

C

D

청구항 침해품

?

구성요건이 일치하지 않아도 실질적으로 동일한 기능을 동일한 방식으로 동일한결과를 초래하는 치환 가능한 경우 균등물로 균등침해 인정

Tri-part test : The substantially same way, same function, & same result

90

Ⅴ. 특허권

균등론 (Doctrine of Equivalent) 의 적용 요건

8. 균등론

구성요건완비의원칙의예외로인정되는것으로, 단순한설계변경에의한특허권의회피를방지하기위한이론

특허청구범위확장해석의근거

구성요소의 일부가 치환되어 구성요건이 완비되지 않더라도

실질적으로 동일한 작용효과를 수행하는 경우 균등침해가 성립됨

적용요건

기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일할 것실질적으로 동일한 작용효과를 가질 것그러한 치환이 당업자에게 자명할 것

적용예외특허발명이 출원 시 공지기술이 아닐 것특허권자가 의식적으로 제외한 사항이 아닐 것

91

Ⅴ. 특허권

간접침해의 의미

9. 간접침해

특허발명이 A + B + C로 구성된 경우

간접침해

문언침해에해당하지않으나구성요소의치환이가능하고, 자명한경우침해로인정

단면이5 각형(A’)이고+ 뚜껑이구비된(B) 연필

다른 용도란 단순히 사용가능성으로는 부족하고

경제적, 상업적, 실용적 사용사실 또는 확실한 사용가능성을 의미

그러나

따라서

일부 요소(A)가 당해 특허발명의 실시에만 사용되고, 다른 용도가

존재하지 않는 경우 일부 요소는 결국 최종적인 직접침해로 연결됨

일부의 요소의 제조판매도 특허권을 침해하는 것으로 하는 것이 필요

일부 요소(A) 만 제조 판매하는 경우 구성요소 완비의 원칙에 의해

A만 제조판매하는 경우 구성요소의 일부가 결여되어 특허침해 아님

92

Ⅴ. 특허권

간접침해의 요건

9. 간접침해

물건 발명

방법 발명

물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 or 청약하는 경우

비디오 완성품에 대한 특허가 있는 경우 부품전체를 세트로 생산하는 경우

엔진에 특허가 있는 경우 그 엔진에만 사용하는 피스톤을 제조하는 경우

예

방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 or 청약하는 경우

방법 발명

94

Ⅵ. 특허심판과 해외출원

특허심판과 침해 소송

1. 특허심판의개요

산업재산권, 즉특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표의발생(ex. 권리의등록가능성여부) ·

변경(ex. 효력범위의정정여부) · 소멸(ex. 등록권리의무효또는취소) 및그효력범위에

관한분쟁을해결하기위한행정심판을말함

특허심판의 의미

특허심판과 특허침해소송의 차이

특허심판 :

산업재산권의발생, 변경, 소멸및

그효력범위에관한분쟁

특허심판원(전문적인 지식과 경험이 필요)

특허침해소송 :

산업재산권관련된침해금지청구및

손해배상청구와관련된소송등

일반법원(ex. 서울중앙지방법원등)

95


특허심판의 종류

1. 특허심판의개요

결정계

심판

특허출원에대한거절결정과같은심사관의처분(결정)에

불복하여청구하는심판으로청구인만이존재하는심판

당사자계

심판

이미설정된권리에관련한당사자의분쟁에대한심판으로

청구인과피청구인이존재하여당사자대립구조를취하는심판

출원이 또는 권리자가 청구

심사관 등의 처분에 불복하는 심판

권리자 또는 관련된 당사자가 청구

권리의 당자간의 분쟁 관련 심판

96


무효심판

2. 특허심판의종류

청구인 누구든지 /설정등록일 3개월/ 이해관계인 또는 심사관

피청구인 특허권자(현재 원부에 등록되어 있는 자)

청구대상 청구항마다

청구기간 소멸 후에도 가능

심결인용

특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄

(단, 후발적 무효사유는 그 사유가 발생한 때부터 없었던 것으로 봄)

보상금청구권 소멸

중용권 발생

정당권리자 출원

기각 대세효

97


권리범위확인심판


적극적 권리범위확인심판

청구인 특허권자 or 전용실시권자

청구의 취지 확인대상발명은 특허권의 권리범위에 속함

피청구인 이해관계인

소극적 권리범위확인심판

피청구인 이해관계자

청구의 취지 확인대상발명은 권리범위에 속하지 않음

피청구인 특허권자

98


통상실시권허여심판


청구인이용 또는 저촉관계에 있는 후원특허권자(전용실시권자, 통상실시권자 포함)

피청구인 선원권리자(특허권, 실용신안권, 의장권, 및 그 전용실시권자)

청구대상

이용 저촉관계에 있을 것

정당한 이유 없이 실시허락을 하지 않거나 실시허락을 받을 수없을 것(선 협의절차 필수)

상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있을 것

청구기간 특허권 존속기간 중에만 청구

99


거절결정불복심판


청구인 거절결정 받은 출원인

청구기간 거절 또는 취소결정 등본 송달일로 30일 이내

심사 규정의

준용 및 특칙

거절결정불복심판에서의 거절이유통지 및 보정 :

심판단계에서 특허거절결정의 이유와 다른 이유를 심판관이

발견한 경우 거절이유 통지

이에 대하여 法47①ⅰ) 및 ⅱ)의 보정 가능

法47①ⅱ) 및 ⅲ)의 보정이 부적법한 경우 보정각하 가능

단, 심사단계에서 부적법한 法47①ⅱ)의 보정을 간과한 것을

심판단계에서 발견한 경우 보정 각하 할 수 없음

100


특허 소송 절차

3. 특허소송

결정계 당사자계

침해금지가처분손해배상

2주

30일

지방법원

특허심판원

고등법원

특허법원

2주

대법원

대법원

2주

7일

지방판원 고등법원 대법원

7일

관할경찰서

검사공소제기

민사

민사

101


심결취소소송

3. 특허소송

대상심결에 대한 소심판청구서나 재심청구서의 각하결정심결에 대한 것만 소송의 대상

원고 당사자/참가인/참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자

피고결정계 사건, 심판/재심 청구서의 각하결정에 대한 소는 특허청장당사자계 사건은 청구인 또는 피청구인

제소기간심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내 제기제소기간은 불변기간단, 심판장은 직권으로 부가기간 정할 수 있음

종국판결

청구가 이유 없는 경우 : 청구기각판결 → 이에 대해 대법원에 상고 가능

청구가 이유 있는 경우:판결로 심결 또는 결정을 취소 → 이에 대해 대법원에 상고 가능

심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 경우 :심판관은 사건을 재심리하여 필요적 환송, 자판불가판결에 있어 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속

102


PCT 국제출원

4. 국제출원절차

제1국특허출원후12개월이내에조약에의한우선권을주장하여

국제협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)에따른국제출원서를제출하고

우선일로부터30개월또는31개월내에국제출원서에지정한국가의국내단계에진입

국제출원서 제출일을 각국의 출원일로 인정하여 주는 제도

국제출원일이 인정된 국제출원은해당 국가의 국내단계 진입 전에

국제조사, 국제출원공개가 이루어짐

국제예비심사가행해짐

청구가있는경우

103


PCT 국제출원의 특징


특허「출원」제도

국제출원서제출시하나의언어로작성하여제출

하나의 방식요건만

충족시키면 됨

특징

특허「허여」제도

특허비용은 국내단계진입을 원하는지정국가에만 납부

국제단계에서국제조사,

국제공개, 예비심사를통하여

특허성 여부에 대하여

예비적인 판단을 할 수

있게 됨

104


PCT 국제출원의 장단점


특허가능성이낮은

출원에대하여

무모한해외출원을방지

초기의과도한

비용부담을

늦출수있음

장점

국제조사, 국제예비심사,

국제보정을통해

특허취득가능성을

높일수있음

단일의출원서만을

작성하면되므로

출원서작성이용이

국제출원일을각 지정국에서의 출원일로

인정받게 되므로,출원일 인정요건이

간편하며,출원일을 앞당길 수 있음

단점

각 지정국에서 실제로 특허를

취득하는 시점이 전통적인

방법에 비하여 훨씬 늦어짐

권리의 존속기간이 짧아짐

각국의 지정국에서 소요되는

출원 비용 이외에 별도의

국제출원비용을 추가 부담

105


PCT 국제출원 국제단계 절차


PCT국제출원 특허번역문제출시점

지정 선택관청

국제단계(international phase)

PCT국제출원

국제출원, 방식심사및처리, 국제조사보고서작성,

국제공개, 국제예비심사보고서작성,

출원인의제19조및제34조보정등의절차

국내 단계진입 전에

국제단계에서이루어짐

국내단계(national Phase)

106


PCT 국제출원 국제단계 절차


필수적 절차 선택적 절차

PCT국제출원

수리관청

기록원본송부

국제사무국

국제공개

국제출원국제조사보고서 송달

조사용사본송부

국제조사기관

선행기술조사

국제조사보고서 작성

지정 · 선택관청

각국 특허청의 국내법에의해 개별적으로 심사

출원인

국제예비심사청구

국제예비심사기관

출원인

특허성유무판단

국제예비심사보고서 작성

107


PCT 국제출원 국내단계 절차


PCT국제출원 특허번역문제출시점

지정 선택관청

국제단계(international phase)

PCT국제출원

국내단계(national Phase)

출원에 대한심사나

특허 허여 여부 등각국의 국내법에따라 각각 결정

국내단계에진입

출원인이해당국가에

번역문을제출하고,

수수료납부,

대리인을선임

109

Email :phone :

ip정보분석사 교육 교안-지식재산권(제도)의 이해

Education