Prof. Wagner Teixeira Moreira

wagner@wcortesadvogados.com.br

JURISPRUDÊNCIA

EMPRESARIAL

TEORIA GERAL

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Informativo nº 0550

Período: 19 de novembro de 2014. Quarta Turma

DIREITO EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO DE PROPAGANDA

COMPARATIVA.

É lícita a propaganda comparativa entre produtos

alimentícios de marcas distintas e de preços próximos no

caso em que: a comparação tenha por objetivo principal o

esclarecimento do consumidor; as informações veiculadas

sejam verdadeiras, objetivas, não induzam o consumidor a

erro, não depreciem o produto ou a marca, tampouco

sejam abusivas (art. 37, § 2º, do CDC); e os produtos e

marcas comparados não sejam passíveis de confusão...

Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a

publicidade comparativa, o tema sofre influência das

legislações consumerista e de propriedade industrial nos

âmbitos marcário e concorrencial. ..

PC

...para que a propaganda comparativa viole o direito

marcário do concorrente, as marcas devem ser

passíveis de confusão ou a referência da marca deve

estar cumulada com ato depreciativo da imagem de

seu produto, acarretando a degenerescência e o

consequente desvio de clientela....

- que o seu principal objetivo seja o esclarecimento da

informação ao consumidor.... Entender de modo

diverso seria impedir a livre iniciativa e a livre

concorrência (arts. 1º, IV, 170, caput, e IV, da CF),

ensejando restrição desmedida à atividade econômica e

publicitária, o que implicaria retirar do consumidor acesso

às informações referentes aos produtos comercializados

e o poderoso instrumento decisório, não sendo

despiciendo lembrar que o direito da concorrência tem

como finalidade última o bem-estar do consumidor. REsp

1.377.911-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado

em 2/10/2014.

PC

Processo REsp 1376264 / RJ RECURSO ESPECIAL

2013/0087236-8

Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 09/12/2014 Publicação DJe

04/02/2015

Ementa

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.

COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR

VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI).

SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA

DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO.

OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA.

CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PC

...2. A simples cor da lata de cerveja não permite

nenhuma relação com a distinção do produto nem

designa isoladamente suas características - natureza,

época de produção, sabor, etc. -, de modo que não

enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando

suficiente o seu principal e notório elemento

distintivo, a denominação. 3. Para que se materialize a

concorrência desleal, além de visar à captação da

clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos

ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza

em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado

tanto para confundir o consumidor quanto para obter

vantagem ou proveito econômico... 6.

Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar

em ofensa ao direito de marca, impondo-se o

afastamento da condenação indenizatória por falta de

um dos elementos essenciais à constituição da

responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial

conhecido e provido.

PC

Processo REsp 1237752 / PR RECURSO ESPECIAL

2011/0034566-4

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)

Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI (1149)

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA

Data do Julgamento 05/03/2015

Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2015

Ementa RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE

VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA

MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI),

POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU

AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE

REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996)

PC

E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS

PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER

REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O

FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-

REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS

CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO

ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA

QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE

RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade

de uso de vocábulo constante de marca mista

registrada e a eventual configuração de concorrência

desleal. 1. O elemento característico ou diferenciador

de nome de empresa ou de título de estabelecimento

será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da

Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome

empresarial for conferida em âmbito nacional. PC

2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais

de caráter genérico ou de uso comum deve ser

analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou

serviço que se pretende identificar, e não com vistas à

própria palavra ou sinal examinados isoladamente. Na

hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente

com o serviço cuja individualização se busca com o

registro da marca - venda de veículos - tampouco com as

características inerentes ao serviço identificado, motivo

pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso

VI, da Lei nº 9.279/1996. 3. O vocábulo "Curitiba" não

ostenta as características próprias de indicação de

procedência ou denominação de origem cujo registro é

vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade

de indicações geográficas pressupõe a notoriedade da

região na elaboração de produtos ou prestação de

serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se

evidencia nestes autos. PC

4. A marca mista é aquela constituída pela

combinação de elementos nominativos e figurativos

ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente

de forma estilizada. Embora, em principio, seja

admissível o registro de uma mesma marca

nominativa para produtos de classes diversas, o

mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois

nessas a imagem de um produto passa

necessariamente para o outro na percepção visual do

consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte

figurativa e estilizada não pode coincidir com a do

produto/serviço em confronto....

... 4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré)

atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a

contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo

"Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o

reconhecimento de utilização descabida de marca

mista alheia. PC

5. Independentemente do registro da marca conter o

radical comum, os atos dos concorrentes sempre

poderão ser avaliados à luz das regras sobre

concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de

concorrência - pedra angular do impulso e

desenvolvimento do mercado - encontra baliza na

lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e

que deve nortear o agir das empresas no âmbito

comercial.... na medida em que a similitude visual de

produtos/serviços, por meio da justaposição de cores

e estilização coincidente, conjugada com a identidade

de público-alvo, promove inquestionável tumulto por

promover no consumidor a falsa idéia de estar

adquirindo produto/serviço outro. ... além de a autora

deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca

mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo

guarda com o nome comercial "Auto Shopping

Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a

diferenciação clara entre os seus logotipos - PC

o que afasta de plano o alegado uso indevido de

marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou,

categoricamente, ter a parte autora se descurado do

munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu

direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais

prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo

"Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito

econômico). 5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado

provado o fato constitutivo do direito do autor

relativamente à real existência de elementos fático-

jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que

evidenciassem ter a empresa ré, por meio fraudulento,

criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo

de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou

alheio...

PC

5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos

XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei

9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente

hipótese, a existência de provas quanto à

reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca

alheia registrada, "suscetível de causar confusão ou

associação com aquela marca alheia", inviável a

manutenção do acórdão recorrido. 6. Recurso especial

provido para reformar o acórdão recorrido e julgar

improcedente a demanda.

PC

Proibição da Concorrência por lei ou contrato

Terceira Turma DIREITO EMPRESARIAL. FIXAÇÃO DE

CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. Quando a relação

estabelecida entre as partes for eminentemente comercial,

a cláusula que estabeleça dever de abstenção de

contratação com sociedade empresária concorrente pode

irradiar efeitos após a extinção do contrato, desde que

limitada espacial e temporalmente. Inicialmente, deve-se

buscar, na hipótese em análise, a finalidade pretendida pelas

partes ao firmarem a cláusula de não concorrência para, então,

compreender-se sua adequação, ou não, à autonomia privada

conformada pela funcionalização do direito privado, nos termos

do art. 421 do CC. Com efeito, a restrição à concorrência no

ambiente jurídico nacional, em que vige a livre iniciativa

privada, é excepcional e decorre da convivência

constitucionalmente imposta entre as liberdades de iniciativa e

de concorrência.

PC

... Saliente-se que essa mesma preocupação com os

efeitos concorrenciais potencialmente negativos forneceu

substrato doutrinário e ideológico a suportar a vedação de

restabelecimento em casos de trespasse de

estabelecimento. A referida vedação passou a integrar o

ordenamento jurídico nacional por meio do art. 1.147 do

CC, segundo o qual, “Não havendo autorização

expressa, o alienante do estabelecimento não pode

fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos

subseqüentes à transferência”. Diferentemente da

hipótese em análise, a vedação ao restabelecimento

nos casos de trespasse decorre de lei, o que afasta

discussões acerca da proporcionalidade da medida. A

par disso, tratando-se a concorrência de valor institucional

a ser protegido por imposição constitucional, extrai-se a

função social de cláusulas autorregulatórias privadas que

se adequem a esta finalidade. ...

PC

.. Nesse contexto, deve também ser afastada a conclusão

no sentido de que, resolvido o vínculo contratual, não teria

qualquer eficácia a cláusula de não concorrência.

Primeiramente, esse entendimento retira da cláusula toda sua

funcionalidade, existente, como demonstrado, na medida em

que protege o ambiente concorrencial de distorções

indesejadas. Ademais, a exigência de conduta proba das

partes, nos termos do art. 422 do CC, não está limitada ao

lapso temporal de vigência do contrato principal em que

inserida. Nesse diapasão, o enunciado 25 da I Jornada de

Direito Civil do CJF, esclarece: “o art. 422 do Código Civil

não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da

boa-fé nas fases pré-contratual e póscontratual”. E, de fato,

insere-se na conduta conformada pela boa-fé objetiva a

vedação ao estabelecimento de concorrência entre empresas

que voluntariamente se associam para ambas auferirem

ganhos, bem como o prolongamento dessa exigência por

prazo razoável,

PC

a fim de propiciar a desvinculação da clientela da

representada do empreendimento do representante.

Assim, devem ser consideradas válidas as cláusulas

contratuais de não-concorrência, desde que limitadas

espacial e temporalmente, porquanto adequadas à

proteção da concorrência e dos efeitos danosos

decorrentes de potencial desvio de clientela – valores

jurídicos reconhecidos constitucionalmente. REsp

1.203.109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado

em 6/5/2015, DJe 11/5/2015 (Informativo 561).

PC

Quarta Turma DIREITO EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE

DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO DE

CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. É abusiva a

vigência, por prazo indeterminado, da cláusula de

“não restabelecimento” (art. 1.147 do CC), também

denominada “cláusula de não concorrência”. O art. 1.147

do CC estabelece que “não havendo autorização

expressa, o alienante do estabelecimento não pode

fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos

subsequentes à transferência”. Relativamente ao

referido artigo, foi aprovado o Enunciado 490 do CJF,

segundo o qual “A ampliação do prazo de 5 (cinco) anos

de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente

do estabelecimento, ainda que convencionada no

exercício da autonomia da vontade, pode ser revista

judicialmente, se abusiva”.

PC

Posto isso, cabe registrar que se mostra abusiva a

vigência por prazo indeterminado da cláusula de “não

restabelecimento”, pois o ordenamento jurídico

pátrio, salvo expressas exceções, não se coaduna com

a ausência de limitações temporais em cláusulas

restritivas ou de vedação do exercício de direitos.

Assim, deve-se afastar a limitação por tempo

indeterminado, fixando-se o limite temporal de

vigência por cinco anos contados da data do

contrato, critério razoável adotado no art. 1.147 do

CC/2002. REsp 680.815-PR, Rel. Min. Raul Araújo,

julgado em 20/3/2014, DJe 3/2/2015 (Informativo 554).

PC

Extinção da Marca

EXTINÇÃO

ARTS. 78 E 142

Extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o

direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual,

nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art.

87; (SÓ PARA PATENTES)

E V - pela inobservância do disposto no art. 217.

PC

Informativo nº 0563

Período: 29 de maio a 14 de junho de 2015.

Quarta Turma

DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE

MARCA POR USO ESPORÁDICO.

É possível que se reconheça a caducidade do

registro da marca quando, em um período de

cinco anos, o valor e o volume de vendas do

produto relacionado à marca forem

inexpressivos (na situação em análise, 70

pacotes de cigarros que geraram receita de

R$ 614,75) em comparação com operações

bilionárias

PC

realizadas pelo titular no mesmo

período (produção de mais de 400

bilhões de cigarros).

De acordo com a Lei de Propriedade

Industrial, uma vez passados cinco anos

da concessão do registro, se requerida a

sua caducidade, deve o titular da marca

demonstrar que, na data do

requerimento, já iniciou seu uso no

Brasil, ou que, ainda que interrompido o

seu uso, a interrupção não ultrapassou

mais de cinco anos consecutivos...

PC

... O fio condutor do exame de

suficiência de uso é a atuação do titular

no sentido de por a sua marca diante do

público". Assim, no caso em análise, o

uso esporádico da marca, com escassas

negociações no mercado, é

inexpressivo dentro da magnitude das

operações bilionárias realizadas pela

empresa, portanto, insuficiente para

configurar e comprovar o uso efetivo da

marca apto a afastar a caducidade por

desuso. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min.

Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe

11/6/2015. PC

Informativo nº 0563

Período: 29 de maio a 14 de junho de 2015.

Quarta Turma

DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOS

DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO NO

EXTERIOR E CADUCIDADE DA MARCA.

O fato de produto elaborado e fabricado no

Brasil ser destinado exclusivamente ao

mercado externo não implica a caducidade do

respectivo registro de marca por desuso.

REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo,

julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015.

PC

DIREITO EMPRESARIAL. NECESSIDADE

DE OBSERVÂNCIA DA

PADRONIZAÇÃO DOS PRODUTOS E

SERVIÇOS NO CASO DE LICENÇA

DE USO DE MARCA.

É possível ao titular do registro de

marca, após conceder licença de uso,

impedir a utilização da marca pelo

licenciado quando não houver

observância à nova padronização dos

produtos e dos serviços, ainda que o

uso da marca tenha sido autorizado sem

condições ou efeitos limitadores.

PC

De fato, o licenciamento de uso autoriza o titular

do registro da marca a exercer controle sobre as

especificações, natureza e qualidade dos

produtos ou serviços prestados pelo licenciado,

conforme disposto no art. 139 da Lei 9.279/1996.

A marca é mais que mera denominação: traz em

si o conceito do produto ou serviço que a

carrega, identificando-o e garantindo seu

desempenho e eficiência; possui feição

concorrencial, distinguindo-a em relação às

marcas dos concorrentes; facilita o

reconhecimento e a captação de clientes; diminui

o risco para a clientela, que conta com a

padronização dos produtos, serviços...

PC

... Assim, com a licença de uso, o

licenciado compromete-se, ex lege, a

preservar a integridade e a reputação da

marca, obrigando-se a zelar por ela. Ao

licenciante assiste o direito de exercer

controle efetivo sobre a atenção do

licenciado em relação ao zelo da marca

que usa. REsp 1.387.244 - DF, Rel. Min.

João Otávio de Noronha, julgado em

25/2/2014

(Informativo nº 538)

PC