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REVISTA JURIDICA VIRTUAL AÑO III – MARZO 2013 N° 4 www.librejur.com

KARLA YULHIANNA AYLAS GUZMAN

ABOGADA

MAESTRIA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL DE LA UPSMP

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta el importante rol que cumple hoy en día el nombre comercial en el

desarrollo de las actividades económicas al generar valor económico y prestigio a las

empresas que hacen uso de ellos, es que surge la interrogante acerca de la protección que

se le otorga al nombre comercial, así como cuáles son las limitaciones a esa protección y

que efectos abarca el registro de la misma.

Para ello se realiza el presente análisis teniendo como base su definición, su diferencia con

otros signos distintivos, la protección que se le otorga y los alcances de la misma, teniendo

en cuenta si el nombre comercial ha sido registrado o no.


El Registro del Nombre Comercial y sus Implicancias

I.DEFINICION DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU DIFERENCIA CON OTROS SIGNOS

DISTINTIVOS

A. DEFINICION

NOMBRE COMERCIAL

Doctrinariamente diversos autores han realizado una definición al respecto

El Dr. Baylos Corroza señala que: “el nombre comercial es el signo o denominación que

sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad

empresarial y que distinguen su actividad de las demás actividades idénticas o similares”1

Por su parte el Dr. Aracama Zorraquin, señala “Se entiende por nombre comercial el

nombre o signo con él se designa una actividad con fines de lucro”2

El Dr. Jesús A. López Cegarra establece que: “El Nombre Comercial es uno de los signos

distintivos de la Propiedad Industrial que, junto con las marcas, permite a los empresarios

identificarse e individualizar sus bienes, servicios o actividades económicas en el

mercado”3

Asimismo podemos indicar al respecto que el Dr. Jesús A. López Cegarra recoge algunas

definiciones que establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre las

siguientes:

“(Es) El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la

otra” (Ladas)

1 Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, Madrid, 1993, Pág. 847

2 Citado por Diez Canseco, Gonzalo Ferrero en “El Nombre Comercial”. Anuario Andino de Derecho Intelectual, Editorial Palestra 2005, Pág. 255 3 López Cegarra, Jesús A. El Nombre Comercial: Protección en el Derecho Venezolano y en el Derecho Comunitario Andino. Universidad de los Andes (Venezuela) Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Revista anual de Propiedad Intelectual, Editorial Mérida: E Paula, 2004 diciembre, pág. 103


Fernández Novoa, (…)”Aquella especial denominación bajo el cual un empresario

individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la actividad

económica de la empresa” (citado por Juan Manuel Hernández López)4

De igual manera resalta que el Tribunal respecto a la definición del Nombre Comercial

señala lo siguiente: “Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre

comercial es proteger a la actividad del empresario frente a la actividad de otros

empresarios” (Proceso 3-IP-99)

Por su parte el Dr. Manuel Botana Agra señala lo siguiente: “En el Tráfico económico el

empresario, individual o social, suele desarrollar su propia actividad empresarial bajo un

nombre comercial determinado. A través del nombre comercial el empresario

individualiza la actividad industrial o comercial que constituye el objeto de su empresa. De

tal suerte, al actuar cada empresario bajo un nombre comercial es posible diferenciar la

actividad de un empresario de la actividad de los empresarios competidores”5

Realizando un análisis normativo debemos precisar que fue por primera vez regulado a

través del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)

Conforme lo señala el Dr. Miranda Serrano el Nombre Comercial se incorpora por primera

vez en el CUP como una:

“(…) Necesidad de otorgar tutela jurídica a todos aquellos distintivos (.. ) que hasta

aquellas fechas venían siendo utilizados por los comerciantes con el objeto de diferenciar

e individualizar a sus negocios de los idénticos o similares. Ello con independencia que los

distintivos fueran o no coincidentes con los nombres reales de sus empresarios titulares.”6

Con ello nos precisa que el Nombre Comercial se utiliza para diferenciar un negocio o una

actividad económica de otra no siendo necesario que el nombre o razón social de la

empresa coincidan con el nombre comercial, existiendo a la vez la posibilidad de que una

misma empresa pueda adoptar dos o más nombres comerciales

En la actualidad debemos indicar que se encuentra definido en el Art 190° de la Decisión

486 la misma que señala lo siguiente:

4 Novoa, Fernández citado por Jesús A. López Cegarra. Op. Cit. Pág. 111 5 Botana Agra, Manuel. “La protección en el nombre comercial usado pero no registrado frente a una marca confundible posteriormente” En: Actas de Derecho Industrial. Madrid: 1977, Editorial Montecorvo, S.A. Pág. 309 6 Miranda Serrano, Luis María. Denominación Social y nombre comercial; funciones y disfunciones. Madrid: Marcial Pons, 1997, Pág. 35


“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad

económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir

nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social,

razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades

mercantiles

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de

las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”

Al respecto debemos precisar que no sólo la define sino la regula al indicar que una

empresa podrá tener más de un nombre comercial y que la misma es independiente de la

denominación o razón social, tomando en cuenta la definición establecida podemos inferir

que el nombre comercial se utiliza para distinguir determinada actividad comercial o

económica de otras actividades económicas que pudiera realizar la misma empresa u otra

empresa.

Asimismo se puede inferir que no necesariamente una persona jurídica será la que utilice

un nombre comercial sino que la misma también la puede utilizar una persona natural

siempre en cuando la misma se usada con la finalidad de distinguir la actividad económica

que la persona natural pudiera realizar.

Cabe resaltar que la función del nombre comercial es distinguir una actividad económica

de otra a efectos que las empresas compitan en el mercado.

Debemos de indicar que el Decreto Legislativo 1075 no define el nombre comercial pero

conforme lo señala su Art 1 el presente Decreto Legislativo regula aspecto

complementarios de la Decisión 486, señalando además en su Primera Disposición

Complementaria Final que el presente Decreto Legislativo se emite para complementar las

disposiciones contenidas en las Decisiones 486 y 632 (Régimen Común sobre Propiedad

Industrial), las cuales serán consideradas Ley nacional.

Por lo que precisamos que es aplicable utilizar la definición ya establecida por el Decreto

Legislativo 486.

Por todo lo expuesto se concluye que el nombre comercial es aquel signo distintivo que

pueda utilizar una persona natural o jurídica (llámese empresa o sociedad) a efectos de

distinguir las actividad económica que realice en el mercado para lograr diferenciarse de la

actividad económica idéntica o similar que pudiera realizar otra persona en competencia

con la misma.


B. DIFERENCIA CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Teniendo en cuenta la definición ya establecida del nombre comercial es preciso señalar

que al ser efectivo su uso en el mercado la misma ha presentado diferentes conflictos con

las marcas registradas. Asimismo debemos señalar que el nombre comercial presta

confusiones con la denominación o razón social, por lo que señalamos las principales

diferenciar entre ambos signos.

1. DIFERENCIA ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y RAZON O DENOMINACION SOCIAL

A través de los signos distintivos las empresas identifican sus prestaciones y las diferencias

de otras. Pero es preciso señalar que para identificar a la persona jurídica y que ésta

pueda actuar en el trafico jurídico requiere que la misma cuente con una denominación o

razón social a efectos que pueda actuar en el mercado y sea un sujeto imputable de

derechos y obligaciones teniendo en cuenta que la persona jurídica es una entidad

totalmente distinta e independiente de los miembros o socios que la conforman.

La diferencia que se presenta entre el nombre comercial y la denominación o razón social

es que la primera es utilizada a efectos de distinguir el ejercicio de una actividad

económica o empresarial de otra, en cambio en la segunda se identifica a la empresa

misma en su actuación en el mercado, siendo el centro de imputación de

responsabilidades en el trafico jurídico.

Es por ello que ambas instituciones presentan una regulación normativa distinta siendo

que el Nombre Comercial se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 1075 y la

Decisión 486 ambas reguladoras del Derecho de Propiedad Industrial en cambio la

denominación o razón social se encuentra regulado por la Ley N°26887-Ley General de

Sociedades y el procedimiento para su inscripción se encuentra regulado por el

Reglamento de Inscripciones del Registro de Sociedades a cargo de la SUNARP.

Conviene aquí precisar sin llegar a profundizar más sobre el tema la diferencia que existe

entre una denominación y una razón social indicando que la denominación social es

utilizada por la sociedad de capitales, como la Sociedad Anónima, en donde los socios no

responden personalmente por las deudas sociales por aportar capital, en cambio la razón

social es utilizado por sociedades de personas, como la Sociedad Colectiva en la que los

socios responder de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales.

Al respecto podemos citar al Dr. Gonzalo Ferrero Diez Canseco, realizando una

interpretación en sentido negativo, señala que la función de la denominación social es la

identificar al sujeto responsable de las relaciones jurídicas.


Asimismo el Dr. Gonzalo Ferrero Diez Canseco señala que: “mientras la denominación

social es necesaria para que la empresa pueda acceder al mundo de los negocios como un

sujeto de derechos y obligaciones, el nombre comercial está inmerso en la propia

actividad empresarial, pudiendo ser modificado o sustituido sin que ello derive en

repercusiones en la propia razón o denominación social” 7

Realizando un análisis referente a la regulación normativa de ambas instituciones

podemos señalar que entre ambos elementos de identificación existen las siguientes

diferencias:

Se requiere de manera obligatoria que se adopte o se inscriba la denominación o

razón social a efectos que la persona jurídica pueda actuar en el mercado en

cambio se puede utilizar un nombre comercial de manera facultativa no existiendo

obligación respecto a su uso.

Las Personas Jurídicas solo pueden adoptar una denominación o razón social

mientras que pueden hacer uso de uno o más nombres comerciales, no existiendo

inconveniente en que una denominación y nombre comercial puedan coexistir

El derecho sobre la denominación o razón social se adquiere en mérito a su

inscripción en el Registro de Sociedades en cambio el derecho a utilizar el nombre

comercial se adquiere por su mero uso no siendo necesario su inscripción a efectos

de brindarle protección, siendo su registro meramente declarativo.

Al ser el nombre comercial un signo distintivo le es aplicable el principio de

especialidad en virtud del cual pueden coexistir dos nombres comerciales similares

siempre en cuanto distingan actividades económicas de distintas clases a efectos

que no presente a confusión al público consumidor o su uso sea circunscrito a

diferentes ámbitos geográficos al no encontrarse inscritos, mientras que este

principio regulado por el Derecho de Propiedad Industrial no es aplicable a la

inscripción de una denominación social siendo que una vez inscrita una

denominación social la misma no podrá ser inscrita por otra persona jurídica que

desee utilizar la misma denominación o razón social

2. DIFERENCIA ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA

La marca es aquel signo distintivo que sirve para distinguir un producto o servicio que

comercializa determinado agente económico de otro que se ofrezca en el mercado.

En cambio el Nombre Comercial es aquel signo distintivo que sirve para distinguir una

actividad económica ejercida por una persona natural o jurídica a efectos de diferenciarla

7 Diez Canseco, Gonzalo Ferrero. Óp. Cit. , Pág. 260


de otras actividades económicas que se ofrezcan en el mercado por otras personas

naturales o jurídicas o por la misma persona pero en una clase diferente.

Podemos también señalar que el Nombre Comercial se utiliza para distinguir a la persona

jurídica en el ejercicio de una actividad económica en cambio a través de la marca se

distinguen los productos o servicios que pudiera ofrecer la persona jurídica.

Ambas instituciones se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo N° 1075 y la

Decisión 486 encontrándose por ello amparadas bajo el régimen de propiedad industrial.

Al ser ambos signos distintivos utilizados en el tráfico mercantil suelen prestar a confusión

respecto al uso de uno u otro signo distintivo siendo posible que un nombre comercial

que ya venía siendo utilizado en el tráfico mercantil pretenda ser inscrito posteriormente

como marca de servicio, solicitada por una empresa distinta de aquella que venía

utilizando el nombre comercial, colisionando entonces ambos signos distintivos.

Por lo que es preciso establecer sus diferencias en cuanto al alcance de protección del que

gozan cada una de ellas

La diferencia más resaltante se da respecto a él modo de adquirir el derecho a uso

exclusivo entre ambos signos distintivos, a fin de otorgarles protección frente a otros

signos distintivos que se asemejen o se igualen y que pretendan ser amparados por el

régimen de la propiedad industrial.

Para ello es preciso señalar que nuestro sistema registral en materia de signos distintivos

ha adoptado el sistema constitutivo de derechos en virtud del cual el derecho de exclusiva

para poder utilizar un determinado signo distintivo se adquiere con su inscripción en el

registro pertinente, tal es el caso de las marcas, lemas comerciales y demás signos

amparados por el régimen de propiedad industrial, empero existe una diferencia radical

respecto al nombre comercial siendo que su derecho de exclusiva se adquiere por el mero

uso no siendo necesario de su inscripción para que goce de protección otorgándole al

nombre comercial un tratamiento totalmente distinto al que se le otorga a la marca la cual

precisa de encontrarse registrada a efectos de poder gozar de protección.

La protección que se le otorga al nombre comercial se encuentra regulado por el Art 191

de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “el derecho exclusivo sobre un nombre

comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del

nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Conviene precisar que si bien se protege el derecho de exclusiva del nombre comercial por

su primer uso en el mercado ello no impide que el mismo pueda ser también inscrito


puesto que su titular se encuentra facultado para poder regístralo siendo que en el

presente caso este registro presenta el carácter de declarativo al declarar un derecho ya

adquirido con anterioridad a su inscripción.

Cabe la pregunta en el sentido respecto a las razones por las cuales una persona que ya

adquirió el derecho al uso exclusivo de su nombre comercial pueda también requerir

inscribirlo. Al respecto indicamos que este tema será desarrollado más adelante.

Respecto a la protección que se le otorga al nombre comercial nuestro régimen de

propiedad industrial faculta al titular de un nombre comercial a oponerse al uso o registro

por un tercero de un signo idéntico o similar que pudiera confusión en el público

consumidor

Ahora bien cabe indicar cuál es la diferencia entre el ámbito de protección que se le

otorga a un nombre comercial y a una marca. Al respecto cabe precisar que la protección

que se le otorga a la marca registrada es una protección que abarca todo el territorio

nacional en cambio la protección que se le otorga al nombre comercial que aún no ha sido

registrado se encuentra limitada al ámbito geográfico donde se demuestre su uso real y

efectivo.

Por lo que es pertinente recalcar que para gozar de la protección del nombre comercial

usado o registrador deberá de probar su uso o conocimiento por parte del público de

determinado sector o ámbito geográfico pudiéndose dar el caso en que sea totalmente

conocido por todo el público consumidor a nivel nacional como si se tratara de una marca

notoriamente conocida, para lo cual ya no requerirá inscribirse al extender su ámbito de

protección a todo el ámbito nacional.

En resumen y después de haber analizado ambos signos distintivos podemos concluir que

entre el nombre comercial y la marca existe las siguientes diferencias:

El objeto de protección de los nombres comerciales es identificar a una persona en

el ejercicio de una actividad con el objetivo de diferencias de las actividades

económicas que ejercen otras, mientras que el objeto de protección de las marcas

es distinguir los productos o servicios que puede ofrecer una persona de los que

puede ofrecer otra

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere por su primer uso en

el tráfico en cambio el derecho de uso exclusivo sobre la marca se adquiere

mediante su inscripción

Al encontrarse inscrita una marca su ámbito de protección abarca todo el ámbito

nacional en cambio un nombre comercial no registrado solo podrá ser protegido


en determinado ámbito geográfico donde se compruebe o se demuestre su uso

real y efectivo

Es posible que un nombre comercial no sea necesariamente distintivo lo que si

debe de ocurrir con la marca, pudiendo el nombre comercial adoptar términos

genéricos descriptivos o corrientes, solo se requiere que el nombre comercial no

haya sido usado anteriormente para que pueda acceder al registro.

II. TUTELA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

A. ALCANCES DE LA PROTECCIÓN

Como bien ya se estableció el derecho de exclusivo de un nombre comercial se adquiere

por su uso en el mercado, siendo necesario resaltar que para gozar de protección no basta

solo acreditar su primer uso sino también su uso actual y constante.

Pero cabe preguntarnos ¿Cuáles son los derechos o alcances que tiene el titular de un

nombre comercial?

Al respecto el Art 192 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “El Titular de un nombre

comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo

idéntico o similar, cuando ello pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con la

empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales

notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o

comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la

empresa del titular”

Se puede establecer entonces que una de las principales prerrogativas que se le otorga al

titular de un nombre comercial (usado o registrado) es el de poder oponerse al uso o

registro por parte de un tercero de un signo que sea idéntico o similar al suyo pudiendo

causar con ello confusión al público consumidor.

Asimismo cabe señalar que en nuestra normativa, el Decreto Legislativo N°1075 establece

en su Art 87° que le son aplicables a la regulación del nombre comercial las disposiciones

relativas al Título de Marcas que se regulan en el mencionado Decreto y en la Decisión 486

Por lo que procede señalar que el titular de un nombre comercial se encuentra facultado

para ejercer el derecho de oposición a la solicitud de inscripción de una marca de servicio

o de una nombre comercial de conformidad con lo establecido en el Art 54° del Decreto

Legislativo y en caso de no haber ejercido en su oportunidad el derecho de oposición el


titular de un nombre comercial podrá solicitar la nulidad del registro en virtud de lo

señalado en el Art 73° del Decreto Legislativo N°1075

Por su parte el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

establece lo siguiente: El Titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el

derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento

jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su

utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para

usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva)8

Por todo ello se puede inferir que el titular de un nombre comercial se le otorga la

siguiente protección:

Protección Positiva: Que es el derecho de exclusiva que tiene para el uso de su nombre

comercial, es decir que solo él podrá usarla

Protección Negativa: Que es el derecho que tiene de poder oponerse al uso de su nombre

comercial por parte de terceros ya sea que se refiera al solo uso o a la solicitud de

inscripción del mismo ya sea como nombre comercial o marca.

Pero para poder gozar de esta protección el titular de dicho nombre comercial se

encuentra en la obligación de demostrar su uso o el conocimiento del mismo por parte de

determinado público consumidor de conformidad con lo establecido en el Art 86° del

Decreto Legislativo N°1075 el mismo que establece lo siguiente:

“En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial,

usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el

conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para

distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el

signo que motiva el inicio de la acción legal” (Subrayado nuestro)

Respecto al uso el Dr. Jesús López de Cegarra citando lo señalado por el tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina señala que según la mencionada resolución debe

contener las mencionadas características: “personal, es decir que la utilización y el

ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se

ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna, ostensible, cuando puede

ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo cuando se lo usa de manera

ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que

8 Resolución N°3306-2008/TPI-INDECOPI, 31/12/2008, Pág. 4.


debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario..”(Proceso

8-IP-97)9

Por lo que se puede concluir que a efectos de lograr una protección sobre el nombre

comercial se requiere probar su uso no sólo en el momento en que se solicite la

protección, sino su uso anterior y constante, puesto que sólo podrá ser beneficiado aquel

que demuestre el ejercicio real y efectivo del nombre comercial con el cual busque

distinguir determinada actividad económica.

B. LIMITES A LA PROTECCION - EXTENSION TERRITORIAL

Conforme se estableció el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere

por su primer uso en el mercado, pero cabe señalar que a efectos que no se generen

conflictos con otro nombre comercial que también podría estar siendo usado, no siendo

posible el conocimiento del mismo al no estar registrado, es que el Tribunal de Defensa de

la Competencia y de la Propiedad Intelectual ha establecido que los nombres comerciales

no registrados sólo merecen protección dentro del territorio en el cual son conocidos por

el público 10

Asimismo tomando en cuenta los motivos por los cuales se limita la protección del uso del

nombre comercial a un determinado ámbito geográfico el Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Propiedad Intelectual ha señalado lo siguiente: “En principio, el

Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la protección del nombre comercial por

cuanto resultaba y resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres

comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que exista una difusión

masiva y constante de los mismos a nivel nacional que permita extender su protección a

todo el territorio nacional”11

En resumen se establece que el nombre comercial no registrado podrá impedir el registro

de otros signos distintivos con los cuales pudiera causar confusión en el público

consumidor, solamente dentro de lo que se conoce como su zona de influencia

económica, es decir que solo se limita respecto al espacio geográfico donde efectivamente

ese nombre comercial es usado o conocido, pudiendo ser ese espacio un distrito, un

capital de departamento o un departamento.

9 López Cegarra, Jesús A. Óp. Cit. Pág. 119 10 Resolución N°820-1998/TPI-INDECOPI, N°1383-1998/TPI-INDECOPI, N°1095-2001/TPI-INDECOPI, citado por el Dr. Núñez Echaíz, Flavio. “Cancelación por Falta de Uso de los Nombres Comerciales” En: ADVOCATUS N°6 Nueva Época, Revista de los Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Lima, Julio 2002, Pág. 377 11 Resolución N° 387-1998/TPI-INDECOPI, 17/04/1998, Pág. 8


Concluyendo que cuando se venga usando un nombre comercial y el mismo no ha sido

registrado éste si goza de protección pero respecto al ámbito geográfico donde

efectivamente se esté usando o donde el público consumidor lo conozca, no pudiendo

protegerse más allá de dicho sector.

Ahora bien siendo que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su uso

efectivo en el mercado y el derecho sobre una marca nace con su inscripción en el registro

pueden ambos concurrir en el mercado generándose conflictos entre ambos, por lo que

conviene precisar cuáles son los criterios que se establecen en caso se origine un conflicto

entre ambos signos distintivos.

Debiendo de precisar que el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial

se encuentra regulada por el Art 136 inciso b) y Art 194 inciso c) de la Decisión 486.

Al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ha

señalado unas reglas de conflicto que son aplicables a los casos en que se contrapongan

nombres comerciales, usados o registrados, con marcas o nombres comerciales, siendo

los criterios a aplicarse los siguientes:

“a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro

de una marca: En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de

influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre

comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo

cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el

territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una

marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar

riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor

transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la

denegatoria del registro de la marca

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial

registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no significa

necesariamente que éste acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la

medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con

anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una

marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), esté no podrá ser

registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico

o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo

anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado

en el comercio con anterioridad al registro de tercero. En estos casos, no es necesario


determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad

que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.

Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea

concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del

registro deberá de respetar la zona de influencia económica del nombre comercial

solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con

anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que atender a la antigüedad de los

mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo

sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la

opinión que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con

anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo

como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo

que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una

influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al

registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito

de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior

genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial

anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona

geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse. ”12

Concluyendo por ello que la protección que se otorgue al nombre comercial usado pero

no registrado solo abarca el ámbito geográfico donde efectivamente ha sido utilizado es

decir aquel sector donde el público tiene conocimiento del mismo y que en caso se genere

un conflicto con la solicitud de registro de una marca sólo podrá ser protegido si se

demuestra que el ámbito geográfico de influencia del nombre comercial abarca todo el

territorio nacional. Por otro lado en caso se solicite el registro de un nombre comercial

deberá de tener en cuenta si ya ha sido anteriormente registrado por terceros ya sea

como nombre comercial o como una marca de servicio, por lo que no podrá acceder a

registro si ya se encuentra registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea

idéntico o similar al suyo porque podría causar riesgo de confusión en el público

consumidor. Por último se concluye que en caso de existir un conflicto entre la solicitud de

registro de un nombre comercial usado y un nombre comercial utilizado con anterioridad

a la solicitud de registro se deberá de atender a la antigüedad de los mismos siendo que

en caso el opositor al registro del nombre comercial demuestre un uso más antiguo sólo

podrá lograr la denegatoria del registro si demuestra que ha sido utilizado en casi todo el

12 Resolución N° 3096-2008/TPI-INDECOPI, 09/12/2008 Pág. 10-11


ámbito nacional, caso contrario procede el registro solicitado puesto que con la

inscripción el ámbito de protección se extiende a todo el territorio nacional.

Sin embargo cabe indicar que la protección conferida por el registro deberá de respetar la

zona de influencia efectiva del uso del nombre comercial que gozan aquellos terceros que

han venido usando con anterioridad el mismo o similar nombre comercial.

Como se puede advertir el registro de un nombre comercial extiende su ámbito de

protección el mismo que abarca todo el territorio nacional es por ello que se recomienda

registrar el nombre comercial utilizado.

III. REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL Y LOS EFECTOS DE SU

INSCRIPCIÓN

Siendo que el derecho de exclusiva sobre un nombre comercial se adquiere por su primer

uso en el comercio conviene precisar que el registro del mismo tiene un efecto

declarativo, puesto que se declara un derecho existente y este derecho está supeditado al

uso del nombre comercial.

Con ello se precisa que en nuestra legislación para que se le otorgue protección al nombre

comercial no se requiere que el mismo se encuentre registrado siendo por ello que lo

único que se requiere es que el mismo haya venido siendo utilizado para distinguir una

determinada actividad económica.

Al respecto se puede citar lo estipulado por el Art 193° de la Decisión N° 486 el mismo que

establece que el registro tendrá carácter declarativo

Al establecer que el registro del nombre comercial no tiene efecto constitutivo sino

declarativo se aclara que el registro lo que hace es reconocer un derecho ya existente y es

que a través del registro se reconoce la fecha del primer uso que se le dio al nombre

comercial conveniendo con ello en precisar que en el procedimiento para lograr la

inscripción del nombre comercial se debe de acreditar la fecha de su primer uso.

Respecto al procedimiento que se debe seguir para lograr la inscripción o el registro del

nombre comercial se puede precisar que conforme anteriormente se indicó el Art 87° del

Decreto Legislativo N°1075 establece que le son aplicables a la regulación del nombre

comercial las disposiciones relativas al Título de Marcas que se regulan en el mencionado

Decreto y en la Decisión 486.


Por ello si desea registrar un nombre comercial se debe examinar en primer lugar si la

solicitud y la documentación presentada cumple con los requisitos de formalidad

establecidos en los art 51° y 52° del Decreto Legislativo N°1075, precisando que entre los

requisitos que se encuentran se resalta el hecho que deberá de indicar la clase, en este

caso, de los servicios que se pretenda identificar con el nombre comercial teniendo por

ello que señalar la clase a la que pertenece según la clasificación Niza. Resaltando que es

posible que en un mismo expediente se pueda solicitar el registro de un nombre comercial

para una o más clases de la Clasificación Niza. En este caso los servicios deberán

designarse por sus nombres y ser agrupados según las clases establecidas conforme a la

Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el

número de la clase al que pertenezca. Por otro lado se precisa que se deberá de pagar una

tasa por cada clase en la que se solicite el registro.

Asimismo se indica que la Dirección competente examinara si la solicitud ha cumplido con

los requisitos señalados en los artículos 51° y 52° del Decreto Legislativo N°1075, siendo

que en caso determine que la solicitud no contiene los requisitos señalados en el Art 52° la

Dirección competente requerirá al solicitante para que complete los requisitos dentro del

plazo de 60 días siguientes a la fecha de la notificación.

Una vez reunidos los requisitos formales la Dirección competente ordenará la publicación

de la solicitud la misma que deberá de efectuarse dentro del plazo de treinta (30) días

útiles, contado desde el día siguiente de notificada la orden de publicación de

conformidad con lo señalado en el Art 53° del mencionado Decreto.

Una vez efectuada la publicación se concede el derecho de oposición a quien se considere

perjudicado con la solicitud de inscripción del nombre comercial, ya sea porque el mismo

ha sido anteriormente utilizado, otorgándole a quién se considere afectado un plazo de 60

días para presentar el poder si la oposición se hubiera presentado sin dicho documento

conforme lo señala el Art 55° del Decreto Legislativo N°1075.

De no presentarse oposición o de haberse vencido el plazo para absolver el traslado de las

oposiciones formuladas, la autoridad procederá a realizar el examen de registrabilidad del

signo.

Por lo que a efectos de determinar si un nombre comercial puede tener acogida registral

es preciso que se realice el examen de registrabilidad

A. REGISTRABILIDAD DEL SIGNO

Al respecto el Art 194 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “No podrá registrarse como

nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:


a) Cuando consista total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden

público

b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en

el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o

cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre

c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en

el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los

productos o servicios que la empresa produzca o comerciante

d) Cuando exista una solicitud o registro comercial anterior”

Por su parte Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

establece lo siguiente: “A diferencia de lo que ocurre con las marcas, el nombre comercial

no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos

genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto o actividad

de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo

se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente

diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar

cualquier riesgo de confusión o de asociación equivoca. En tal sentido, la distintividad del

nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la

entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado.”13

Por lo que se puede inferir que en caso se solicite el registro de una marca y está sea

denegada por ser un signo descriptivo o genérico el mismo si podría tener acogida

registral si se solicita su registro como nombre comercial ello porque aquellos supuestos

no están contemplados en alguna prohibición del registro.

Asimismo se precisa que para acceder al registro se requiere acreditar su uso siendo que

el Art 84° del Decreto Legislativo 1075 señala que la dirección competente se encuentra

facultada para dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para

demostrar el uso del nombre comercial. Entre las pruebas que se pueden presentar

revisando los casos presentados, están las facturas, las boletas de pago, anuncios

publicitarios o cualquier otro documento que anuncie el uso del signo distintivo como

puede ser la una página web en la que se publicite el nombre comercial.

Conforme a lo anteriormente señalado se concluye que la oficina competente realizará el

examen de registrabilidad teniendo en cuenta que si el signo solicitado para ser registrado

como nombre comercial ha cumplido con los requisitos de fondo conforme al criterio de

Distintividad establecido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

13 Resolución N°3096-2008/TPI-INDECOPI, 09/12/2008 Pág. 8


Intelectual y si el mismo no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones de

registrabilidad establecidas en el Art 194 de la Decisión 486

Una vez realizado el examen de registrabilidad la Dirección de Signos Distintivos otorgará

o denegara la solicitud del registro según corresponda.

Por otro lado se precisa que en caso la solicitud del registro sea denegada dicha decisión

puede ser impugnada dentro de los quince (15) días hábiles contados desde el día

siguiente de notificada la Resolución.

Sin embargo de ser aceptada la solicitud y admitirse el registro del nombre comercial

conviene señalar cuales son los efectos del mencionado registro.

B. EFECTOS DEL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como ha sido señalado en varias ocasiones el principal efecto que genera el registro de

un nombre comercial es el de constituir un registro declarativo mediante el cual se

reconoce un derecho previamente otorgado nos referimos al derecho del uso exclusivo

del nombre comercial.

Pero cabe preguntar sobre ¿cuáles son las ventajas que otorga el registro del nombre

comercial?

Al respecto se precisa que el principal efecto que abarca la inscripción o el registro de un

nombre comercial es que la protección que se le otorga por el uso del referido signo

distintivo cuando el mismo es registrado se extiende a todo el ámbito del territorio

nacional.

Ahora bien conviene precisar haciendo un parangón con el registro de marcas acerca de

cuáles son todas las virtudes o efectos que además abarca el registro de un nombre

comercial

Teniendo en cuenta la legislación vigente en cuanto al registro de los signos distintivos se

puede establecer que el registro de un signo distintivo, en el presente caso el del nombre

comercial, conlleva a que le sean aplicables los siguientes principios.

Principio de Territorialidad: En virtud de este principio se indica que la protección que se

le otorga al registro del nombre comercial solo se extiende al país donde ha sido otorgado

en este caso la protección que se le otorga solo abarca la extensión territorial del Perú

mas no se extiende a otros países en donde no ha sido registrado es decir que no le

alcanza una protección internacional.


Al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

establece lo siguiente:

“…..En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos

significados substanciales:

-La protección conferida a los derechos de propiedad industrial en cada Estado se rige por

la Ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de

adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por

tratados internacionales y regionales.

-La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un

determinado Estado está geográficamente limitada al territorio de ese Estado: Esos

derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá

ejercerlos fuera del país del registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera

del territorio protegido.”14

De lo anteriormente establecido se debe de tener en cuenta el ámbito de protección que

se le otorga al registro del nombre comercial.

Esto es desde el punto de vista de la Protección Positiva, el registro de un nombre

comercial me permite usarlo pero solo dentro del territorio nacional, debido a que me fue

otorgado de conformidad con las leyes nacionales no extendiéndose mí facultad de uso a

los demás países.

Por otro lado desde el punto de vista de la Protección Negativa, el registro de mi nombre

comercial si me permite el derecho a formular oposición en caso se quiera registrar el

mismo nombre comercial pero que se ha venido usando en un país extranjero que pudiera

ser Colombia por ejemplo.

Respecto a este punto debemos de tener en cuenta que actualmente el Perú es uno de los

países miembros de la comunidad andina por lo que también le resulta de aplicación al

registro del Nombre Comercial lo regulado por la Decisión 486 de manera complementaria

o supletoria a lo regulado por el Decreto Legislativo N°1075

En aplicación de lo anteriormente señalado podemos dar el siguiente ejemplo si registro

mi nombre comercial “Los Rosales” este registro me permite o me otorga la facultad de

poder utilizarlo de manera exclusiva pero solo dentro del ámbito del territorio nacional.

Asimismo el presente registro me otorga el derecho de oponerme a la solicitud del

14 Resolución N° 387-1998/TPI-INDECOPI, 17/04/1998, Pág. 9-10


registro del nombre comercial “Los Rosales” que se venía utilizando en el país de

Colombia al encontrarme protegida en virtud de haber registrado mi nombre comercial

En conclusión podemos establecer que el ámbito de protección negativa es mucho más

amplia pues me permite oponerme a que cualquier país extranjero pueda utilizar mi

nombre comercial dentro del territorio nacional siendo que el ámbito de protección

positiva es más restringida pues sólo abarca el territorio nacional no otorgándome una

protección internacional

Principio de Especialidad: En virtud del cual se indica que la inscripción del registro del

nombre comercial se realiza teniendo en cuenta la clase de servicio en base al cual se

solicitó la inscripción pudiendo ser inscrito para una o más clases, siendo que en este caso

el nombre comercial solo podrá ser usado para distinguir la actividad económica en base a

la clase de servicio en virtud del cual se inscribió, es decir que se limita su aplicación solo

para la clase de servicio que ha sido registrado.

En aplicación de la protección positiva del referido principio se puede indicar que me

permite o faculta el poder utilizar mi nombre comercial solo para la clase de servicio para

lo cual lo registre y respecto a la protección negativa podemos indicar que a través del

registro de mi nombre comercial solo podre impedir que otro utilice o registre el mismo

nombre comercial si el mismo es utilizado para la misma clase que yo registre.

En aplicación de lo señalado otorgamos el siguiente ejemplo yo registro mi nombre

comercial “La Posada del Rey” lo registro para la clase de servicio 43 para el hospedaje

temporal y el servicio de restauración (alimentación) ello me otorga la facultad de poder

utilizar mi nombre comercial pero solo para la clase de servicio que yo he registrado

(protección positiva) pero no puedo impedir (protección negativa) que un tercero utilice o

registre el nombre comercial “La posada del Rey” si lo hace para distinguir la actividad

económica de la clase 36 referida a negocios inmobiliarios puesto que el mismo será

utilizado para una clase totalmente distinta de la actividad económica que yo vengo

ejerciendo con el nombre comercial por lo cual el uso del mismo no presta a confusión en

el público consumidor.

Principio Publicidad: Por este principio se presume que el registro de un signo distintivo,

en este caso el nombre comercial, hace presumir el conocimiento del mismo por parte de

terceros, motivo por el cual se establece que el registro de un nombre comercial es

oponible a terceros.

Con ello se infiere que el registro de un nombre comercial se presume conocido por los

terceros es decir que un tercero no puede alegar desconocimiento respecto al uso de un

nombre comercial ello con la finalidad de pretender hacer uso del mismo nombre


comercial, teniendo en cuenta que el uso de un nombre comercial otorga el derecho de

exclusiva para poder utilizarlo, siendo que este derecho le corresponde a quien

efectivamente demuestre que haciendo uso del mismo, es decir que el derecho de

exclusiva le corresponde a quien lo uso por primera vez, teniendo con ello el derecho a

oponerse al uso del mismo por parte de terceros teniendo en cuenta que se encuentra

limitado a su ámbito de influencia económica pero una vez registrado esta oponibilidad

que se le otorga se extiende a todo el territorio nacional logrando con ello prohibir que

terceros hagan uso del mismo.

Por todo lo señalado se puede concluir que el registro del nombre comercial genera

efectos frente a terceros en el sentido que el registro del mismo le es oponible no

pudiendo alegar desconocimiento de su existencia por lo que una vez registrado esta

oponibilidad se extiende a todo el territorio nacional.

Por lo que se presume que toda persona tiene conocimiento del contenido de las

inscripciones efectuadas en el registro correspondiente.

La referida presunción se encuentra estipulada en el Art 7 del Decreto Legislativo N° 1075.

Ahora conviene precisar que la referida presunción es otorgada en virtud tan solo de

demostrar el uso del signo distintivo la misma que se encuentra por este hecho limitada a

la zona geográfica donde efectivamente se utilizó, pero que una vez registrado esta

presunción en el sentido que se entiende por conocido por todos se extiende al

conocimiento efectivo del mismo por parte de todas personas domiciliadas dentro de

nuestro ámbito territorial.

Al respecto Gaceta Jurídica en su revista de Actualidad Jurídica señala lo siguiente:

“Así al publicitarse a través del registro el uso de un nombre comercial para distinguir una

determinada actividad comercial se garantiza, de alguna manera, que el mismo no podría

ser empleado ni tampoco registrado por otra persona para distinguir la misma actividad o

una muy similar.”15

Asimismo se puede citar lo señalado por el Dr. Flavio Núñez Echaíz que señala lo siguiente:

“Por el principio de publicidad que le es consustancial al registro, se entiende que todo

signo distintivo, desde que es registrado, es conocido tanto por los competidores como

por el público de todo el territorio nacional, por lo que éstos no podrán alegar que

desconocían la existencia de dicho signo. 15 Gaceta Jurídica “El Derecho al uso exclusivo de un Nombre Comercial” En: Actualidad Jurídica Tomo 125 Abril 2004.


Como consecuencia de lo anterior, se entiende que aquellos signos distintivos, entre ellos

los nombres comerciales, que estén registrados merecen ser protegidos en todo el país.”16

En conclusión podemos indicar que en caso el nombre comercial no se encuentre

registrado será el uso del mismo el que le otorgue la publicidad que necesita para

distinguir determinada actividad económica en tanto que una vez registrado el nombre

comercial es que a través de la publicidad que brinda el registro el que hará que el mismo

sea conocido o se presuma conocido por todos.

Pero conviene precisar que la finalidad de la publicidad es la brindar seguridad jurídica,

siendo que la seguridad jurídica es una de las garantías que ofrece el sistema registral.

Respecto a la seguridad jurídica podemos señalar que la misma se extiende en dos

vertientes

Seguridad Jurídica

Seguridad Dinámica: De aplicación para los terceros que pueden contratar confiando en la

titularidad que se publicita en el registro en el sentido de que es válida y produce todos

sus efectos.

Seguridad Estática: Se refiere a las facultades que gozan el titular del derecho registral

garantizando que su derecho no se vea afectado sin su consentimiento es decir que le

otorga la garantía que su derecho de uso exclusivo sobre el nombre comercial no podrá

ser vulnerado.

Principio de Legitimación: En virtud de este principio se presume que la inscripción del

nombre comercial, es cierto, es válido y produce todos sus efectos mientras la referida

inscripción no sea rectificada o anulada.

Por lo que cabe señalar que pese a que el sistema registral en cuanto al nombre comercial

tiene el carácter declarativo el registro del mismo implica una presunción de titularidad en

la persona en cuyo favor se realizó la inscripción presumiéndose por tanto que el titular

registral es aquella persona que efectivamente se encuentra haciendo uso del nombre

comercial y que por tanto goza de todos las facultades o prerrogativas que el registro le

brinda.

Al respecto el TJCAN citado por el Dr. Jesús A. López Cegarra señala que:

16 Dr. Núñez Echaíz, Flavio. “Cancelación por Falta de Uso de los Nombres Comerciales” En: ADVOCATUS N°6 Nueva Época, Revista de los Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Lima, Julio 2002, Pág. 377


“La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito

que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de

prueba en favor del usuario.”17

Es a través de la aplicación de este principio que el titular de la inscripción de un nombre

comercial se encuentra facultado para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él así

como para poder adoptarlo como marca

Al respecto se recuerda que todas las facultades mencionadas las tiene el titular de un

nombre comercial por el uso de la misma no requiriendo su registro para que se le

otorguen las mencionadas disposiciones.

Pero es a través del registro del nombre comercial que se logra que la licencia así como la

transferencia que se otorga sobre un nombre comercial sea oponible frente a terceros por

encontrarse registrada la referida licencia o transferencia teniendo en cuenta que el

contenido de la inscripción se presume conocido por todos.

Asimismo respecto al registro del nombre comercial y las facultades que le otorga al

titular del mismo se hará una precisión acerca de la regulación que se realiza en cuanto a

la transferencia y la licencia del nombre comercial

1. Transferencia del Nombre Comercial

Sobre este tema y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art 87° del Decreto Legislativo

1075 en la que señala que le son aplicables al nombre comercial todas las disposiciones

relativas al Título de Marcas que se encuentran reguladas en el mencionado decreto,

asimismo le es aplicable la Decisión 486.

Al respecto y haciendo un análisis de la norma se puede señalar que respecto a la

transferencia del nombre comercial no le es aplicable lo dispuesto por el Art 62° del

Decreto Legislativo 1075 que regula la transferencia de una Marca.

Lo señalado se sustenta en que el Art 62° dispone que el registro de una marca podrá ser

transferido con o sin la empresa a la cual pertenece, no resultando la referida disposición

de aplicación en caso se transfiera un nombre comercial puesto que al respecto el Art

199° de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la

oficina nacional competente de acuerdo al procedimiento aplicable a la transferencia de

marcas, en cuanto corresponda, y devengara la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la

17 López Cegarra, Jesús A. Óp. Cit. Pág. 123


transferencia del nombre comercial solo podrá efectuarse conjuntamente con la de la

empresa o establecimiento con el cual se venía usando.”

Por lo que conforme lo precisa la norma al momento de transferir el nombre comercial

debe de necesariamente de transferirse la empresa o el establecimiento que lo está

usando.

Al respecto el Dr. Jesús A. López Cegarra citando al Dr. Palacios señala lo siguiente:

La explicación a estas exigencias de la ley es lógica y tiene su razón de ser en el prestigio

que pueda tener un determinado establecimiento, en un momento determinado. (...) el

público acostumbrado a comprar una clase especial de mercancía en un negocio,

generalmente desconocerá quien es el dueño o propietario de éste y sólo lo identifica por

su nombre mercantil. Por ello es conveniente que quien traspase un negocio, por

cualquier título, entregue también al cesionario, la denominación comercial de éste

(…)(Palacios. 1968: 138)”18

Respecto a ello se debe de precisar que si lo que se busca con la obligación de traspasar

también la empresa junto con el nombre comercial es proteger a los terceros en base a

que ellos confían en el prestigio que se le otorgó al nombre comercial se debe de tener en

cuenta que al momento de transferir la empresa esta transferencia implica el traspaso de

todo el Know How es decir del conocimiento que tiene la empresa por medio del cual ha

ofrecido calidad en el servicio y por medio del cual se ha logrado posicionar en el mercado

y logrado distinguir por medio del nombre comercial su actividad económica de las demás

que se ofrecen en el mercado.

2. Licencia del Nombre Comercial

La licencia de un signo distintivo implica la facultad que se le otorga a un tercero, quien no

ejerce la titularidad sobre el nombre comercial, para que pueda usarlo, siendo que en el

presente caso al no existir impedimento legal al respecto es posible que la licencia que se

otorga tenga o no el carácter de exclusivo siendo por ende posible que ambas personas

tanto el titular como el tercero a quien se le otorgó la licencia utilicen a las vez el mismo

nombre comercial teniendo en cuenta lo acordado entre las partes.

Respecto a la regulación normativa es de aplicación las mismas disposiciones establecidas

para las licencias de uso de la Marca por lo que resulta aplicable el Art 63° del Decreto

Legislativo N°1075 el mismo que indica una serie de requisitos como el que la licencia se

tiene que otorgar por escrito y que no procede presentar oposición contra las solicitudes

de inscripción de un contrato de licencia. 18 López Cegarra, Jesús A. Óp. Cit. , Pág. 127


Por su parte el Art 199 de la Decisión 486 señala que el nombre comercial podrá ser

objeto de licencia y establece que dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina

nacional competente.

Pero al momento de aplicar lo dispuesto por el Art 162 de la Decisión 486 se debe tener

en cuenta la naturaleza jurídica del nombre comercial por el cual no es obligatorio el

registro de la licencia para que la misma surta efectos frente a terceros conforme lo señala

la norma por ser de aplicación a la marca que si requiere del registro de la misma como la

del otorgamiento de su licencia para que surta efectos frente a terceros, debido a que ya

se señaló en varias oportunidades la protección que se otorga al nombre comercial se

otorgada en virtud de su uso.

IV. DURACION DEL REGISTRO Y SU RENOVACION

Una vez registrado el nombre comercial se indica que conforme se encuentra regulado en

el Art 196° de la Decisión 486 el registro del Nombre Comercial tiene duración de 10 años

contados desde la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez

años de manera indefinida.

Al respecto conviene precisar que el registro del nombre comercial podrá seguir surtiendo

sus efectos de manera indefinida siempre y cuando es solicitada y se continúen con las

actividades de la empresa o el establecimiento que lo usa, teniendo en cuenta lo regulado

por el Art 191° de la Decisión 486.

Respecto a la renovación se indica que la debe de solicitar el titular del nombre comercial

dentro de los 6 meses anteriores a la expiración del registro, pero podrá solicitarse dentro

del plazo de gracia de los 6 primeros meses que se otorgan después de vencido el registro

del mismo, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art 61° del Decreto

Legislativo y el Art 198° de la Decisión 486

Es preciso aclarar que la renovación no implica un nuevo procedimiento de inscripción en

el registro, sino solo la ampliación en el tiempo de los efectos que le otorga el registro,

bastando para ello la declaración en el sentido de querer ampliar el plazo del registro del

nombre comercial la cual no es sometida ni al examen de registrabilidad como tampoco se

concede el derecho de que terceros puedan formular oposición al mismo.

Respeto al procedimiento de la renovación el mismo se encuentra supeditado a que se

cumplan dos condiciones:


1) Que la renovación no implique la modificación del signo

2) Que la renovación no implique una extensión de la lista de servicios para los que fue

otorgado.

Ahora bien para que pueda otorgarse esta renovación es preciso que la empresa que lo

solicite acredite el uso efectivo del mismo.

Se debe de tener en cuenta que en caso no se solicite la renovación del registro del

nombre comercial ello no implica que se pierda el derecho de exclusiva pues la misma se

mantiene teniendo en cuenta que el derecho de exclusiva se otorga tan solo por su uso no

requiriendo de su inscripción para que se le otorgue protección. Por ello se precisa que en

caso no se renueve el registro del nombre comercial el derecho de exclusiva sobre el

mismo se mantendrá vigente mientras se mantenga su uso aclarando que en este caso la

protección sobre ese derecho se restringirá a la zona de influencia económica donde el

nombre comercial es utilizado.

Conforme anteriormente se dijo el uso que se debe acreditar a efectos que se le pueda

otorgar la protección requerida debe ser actual y constante puesto que sólo podrá ser

beneficiado aquel que demuestre el ejercicio real y efectivo del nombre comercial con el

cual busque distinguir determinada actividad económica.

Debido a que el derecho sobre un nombre comercial se encuentra condicionado a que se

realice un uso efectivo del mismo puede decirse que aunque el nombre comercial se

encuentre registrado el titular registral tiene la obligación de seguir utilizando siendo

pasible de ser sancionado por su falta de uso y por ende cancelarse el registro otorgado.

V. CANCELACION DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LOS NOMBRES

COMERCIALES

El registro del nombre comercial conlleva a la obligación del titular registral de seguir

usando el referido signo distintivo en el tráfico comercial puesto que como señala Juan

Gutiérrez Carrau, este “es un derecho de carácter ‘dinámico’; se lo tiene si se lo usa; si se

deja de usar se pierde.” Por ende si no se demuestra un uso real y constante es posible

que pierda el derecho de exclusivo sobre el mismo.

Conviene precisar que al realizar un análisis normativo se observa que la cancelación por

falta de uso se encuentra regulada expresamente para el caso de marcas pero no para los

nombres comerciales.


Pero conforme anteriormente se señaló al tomar en cuenta lo establecido por el Art 87°

del Decreto Legislativo 1075 son aplicables al registro del nombre comercial las

disposiciones que resulten pertinentes relativas a las marcas.

Respecto a la palabra en lo que resulte pertinente la misma hace referencia que al

momento de aplicar las normas que regulan el derecho de marcas para los nombres

comerciales se debe de respetar la naturaleza de esta última, teniendo en cuenta que el

derecho sobre su uso exclusivo nace con el mismo uso y no con el registro.

Por ende a efectos de realizar la aplicación normativa se debe de tener en cuenta que el

derecho sobre el nombre comercial nace a partir de su uso en el tráfico comercial y

desaparece con el cierre del establecimiento o con el cese de la actividad económica que

distingue.

Al respecto se indica que la cancelación del registro del nombre comercial no otorga

mayores beneficios para la persona que la solicito si tenemos en cuenta que se mantendrá

el derecho de exclusiva de poder seguir usando el nombre comercial anteriormente

registrado ya que este derecho se mantiene por el solo uso.

Pero por otro lado cabe señalar que el registro de un nombre comercial puede constituir

un obstáculo para la inscripción registral de un signo distintivo que se igual o se asemeje al

nombre comercial registrado. Por lo que podemos concluir que en caso que se cancele el

registro de un nombre comercial se encuentra abierta la posibilidad para que el referido

nombre comercial sea nuevamente inscrito pero esta vez a solicitud de quién inicio el

procedimiento de cancelación del registro por falta de uso, siendo que conforme lo señala

nuestra legislación, para el caso de la cancelación del registro de una marca, que también

puede ser aplicable para los nombres comerciales, una vez obtenida la resolución de la

cancelación del registro del nombre comercial el accionante tendrá derecho preferente al

registro del nombre comercial solicitado. Dicho derecho puede ser invocado a partir de la

presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de

la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

La finalidad que se busca conseguir con la cancelación del registro del nombre comercial

es lograr que los titulares que tengan registrado el nombre comercial efectivamente lo

usen pues en caso sea solicitado su cancelación y el titular no demuestre que ha estado

haciendo un uso efectivo del mismo por el periodo de tres meses anteriores a la solicitud

de cancelación perderá la inscripción del mismo.

Con ello se busca que el derecho de inscripción otorgado sea dinámico que refleje

efectivamente la realidad acerca del uso del nombre comercial, sancionando a aquellos

que dejan de utilizar en el tráfico comercial el nombre comercial registrado y dando la


posibilidad a aquellas personas que si desean hacer uso del mismo el poder lograr la

inscripción a su nombre a efectos de que el registro no traiga consigo impedimentos para

aquellos empresarios que si darle un uso real.

CONCLUSIONES

El nombre comercial es aquel signo distintivo que pueda utilizar una persona

natural o jurídica (llámese empresa o sociedad) a efectos de distinguir las actividad

económica que realice en el mercado para lograr diferenciarse de la actividad

económica idéntica o similar que pudiera realizar otra persona en competencia

con la misma.

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial es otorgado en virtud de su uso

es decir que se obtiene por demostrar su uso efectivo y se pierde si se deja de

usar.

El titular de un nombre comercial a pesar de no estar registrado cuenta con la

siguiente protección: Protección Positiva: Que es el derecho de exclusiva que tiene

para el uso de su nombre comercial, es decir que solo él podrá usarla; Protección

Negativa: Que es el derecho que tiene de poder oponerse al uso de su nombre

comercial por parte de terceros ya sea que se refiera al solo uso o a la solicitud de

inscripción del mismo ya sea como nombre comercial o marca.

Como consecuencia de que el derecho de exclusivo sobre un nombre comercial se

concede en virtud de su uso real y efectivo es que se señala que no se requiere que

el mismo se encuentre registrado para ser protegido.

El registro de un nombre comercial tiene efecto declarativo y no constitutivo con

lo cual se diferencia sustancialmente con los demás signos distintivos

Uno de los mayores beneficios que otorga el registro del nombre comercial es que

a través del registro se amplía el ámbito de protección del mismo el cual abarca

todo el territorio nacional por esa razón es que se recomienda el registro del

nombre comercial

La protección conferida por el registro deberá de respetar la zona de influencia

efectiva del uso del nombre comercial que gozan aquellos terceros que han venido

usando con anterioridad el mismo o similar nombre comercial.

Para lograr registrar el nombre comercial se debe de acreditar su primer uso

siendo que con la obtención del registro se reconoce la fecha en que se dio su

primer uso.

Al lograr que con el registro se reconozca la fecha del primer uso se libra de la

carga de la prueba al titular del mismo al ya no tener la necesidad de continuar

acreditando cada vez que lo solicite el primer uso que se realizó.


Para poder registrar un nombre comercial no se necesita que el mismo sea

inherentemente distintivo. Por lo que se puede inferir que en caso se solicite el

registro de una marca y está sea denegada por ser un signo descriptivo o genérico

el mismo si podría tener acogida registral si se solicita su registro como nombre

comercial ello porque aquellos supuestos no están contemplados en alguna

prohibición del registro.

Con la publicidad que otorga el registro del nombre comercial se otorga la

seguridad jurídica en el sentido que se garantiza que dicho signo distintivo no

podrá ser utilizado o registrado por otra persona.

En caso no se renueve el registro del nombre comercial el derecho de exclusiva

sobre el mismo se mantendrá vigente mientras se mantenga su uso aclarando que

en este caso la protección sobre ese derecho se restringirá a la zona de influencia

económica donde el nombre comercial es utilizado.

La cancelación del registro del nombre comercial no otorga mayores beneficios

para la persona que la solicito si tenemos en cuenta que se mantendrá el derecho

de exclusiva de poder seguir usando el nombre comercial anteriormente

registrado ya que este derecho se mantiene por el solo uso.

El derecho de exclusivo sobre el nombre comercial solamente podrá concluir con el

cierre definitivo del establecimiento comercial o a través del cese de la actividad

económica que lo distingue.


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Noviembre 2009

Resolución N°3306-2008/TPI-INDECOPI, 31/12/2008

Resolución N° 387-1998/TPI-INDECOPI, 17/04/1998

Resolución N° 3096-2008/TPI-INDECOPI, 09/12/2008

karla yulhianna aylas guzman abogada … - aylas... · a. definicion nombre comercial ... (llámese...

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