licencia de patente
DESCRIPTION
Clase en el Centro Tecnologico del Metal del año 2008TRANSCRIPT
Licencia de patenteLicencia de patente
Esteban Pelayo Villarejo Instituto de Fomento de la Región de Murcia – Servicio Peral
2
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Guión de la presentaciónGuión de la presentación
• Conceptos básicos sobre los contratos de de licencia– Motivaciones para licenciar– Ejemplos de contratos
• Ejemplo simple de alimentación• Ejemplo más complicado de elemento para la construcción
(Resiplac)
• Disposiciones legales– Disposiciones en la ley 11/1986 y en el CPE sobre licencia– Derecho de la competencia– Análisis de cláusulas en un contrato
• Aspectos económicos– Introducción: valor mínimo y máximo– Ejemplo del cálculo del valor de licencia de una patente
1ª Parte 1ª Parte Conceptos básicos sobre los Conceptos básicos sobre los
contratos de licencia de patentecontratos de licencia de patente
4
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Se puede licenciar un bien inmaterialSe puede licenciar un bien inmaterial
• Patente– Derecho que permite explotar de forma exclusiva durante un
periodo de tiempo determinado una invención en un territorio concreto
• Es un derecho inmaterial– ¡Se puede asimilar a un derecho de propiedad sobre un bien
inmaterial!• Es un derecho subjetivo de carácter patrimonial
– Por tanto la patente puede ser objeto de negocios jurídicos
• Que puede transmitirse en parte o en su totalidad según todos los medios que el derecho reconoce (Art. 10 LP)
PRIMERA PARTEConceptos básicos
5
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
¿Qué es la licencia de una patente? ¿Qué es la licencia de una patente?
Definición: “Los propietarios autorizan a otra persona a explotar algunos de sus derechos exclusivos a cambio de una regalía u otra compensación.”
Licenciante Licenciatario
Regalías
Derechos exclusivos
PRIMERA PARTEConceptos básicos
6
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
¿Por qué se licencian las patentes?¿Por qué se licencian las patentes?
Interés del licenciante Interés del licenciatario
La empresa licenciante no tiene capacidad para explotar la tecnología
- Comercialización (países)- Capacidad de producción
PRIMERA PARTEConceptos básicos
El titular de la patente es una universidad o un centro tecnológico que no pueden fabricar o comercializar productos
La licencia permite establecer un acuerdo con una empresa que puede seguir desarrollando tecnológicamente la invención por estar más avanzada técnicamente que el licenciante
Obtener más dinero y rentabilizar la inversión realizada en el desarrollo de la patente
Adquirir tecnología probada que ya funciona comercialmente.
Entrar en un nuevo mercado, desarrollar una nueva idea de negocio, un producto nuevo, etc.
7
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Idea principal de un contrato de TTIdea principal de un contrato de TT
• No sólo necesitamos un contrato que salvaguarde nuestros intereses sino que éste debe estar plasmado de forma tal que sea de mutuo beneficio parar las partes económicamente y además sea viable técnicamente.
• La mayor parte de las disputas entre las partes no se deben al cumplimiento (o incumplimiento) con lo establecido en el contrato, sino que se deben a la interpretación y establecimiento de los derechos particulares de cada una de ellas y sus obligaciones en el contrato de transferencia de tecnología.
PRIMERA PARTEConceptos básicos
8
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Posibilidades de licenciarPosibilidades de licenciar
Invenciones no patentadas
Invenciones patentadas sin uso
Invenciones en uso
Invenciones patentadas en uso
PATENTESINNOVACIONES
INVENCIONES
Es más fácil licenciar innovaciones, patentadas o no que estén en uso
Las innovaciones no patentadas se licencian mediante contratos de transferencia de know-how
PRIMERA PARTEConceptos básicos
9
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Contratos relevantes en la licencia de Contratos relevantes en la licencia de tecnología tecnología
• Acuerdo de confidencialidad
• Memorando de entendimiento– BUENA PRÁCTICA: Acta de la reunión de
negociación
• Opción de Licencia
• Licencia– Patente (mixto)– Know-how
• Otros contratos– Contrato de Asistencia Técnica– Contrato de I+D
PRIMERA PARTEConceptos básicos
10
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Consejos prácticosConsejos prácticos
• El know-how y la asistencia técnica son muy valorados por el licenciatario. Demuestra que la invención se podrá aplicar.
• Busque un licenciatario geográficamente próximo a Vd., las negociaciones serán más sencillas.
• Plantee la licencia internacional una vez que haya probado su invención y sea demostrable su eficacia técnica y comercial. Más del 80% de las patentes no se aplican nunca.
• Busque un interesado en la empresa licenciataria y provéale de TODOS los datos que considere necesarios. Esta persona tendrá que vencer resistencias internas. Será su mejor aliado.
PRIMERA PARTEConceptos básicos
Estructura y principales cláusulas de Estructura y principales cláusulas de un contrato de transferencia de un contrato de transferencia de
tecnologíatecnología
12
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Estructura típica de un contrato Estructura típica de un contrato
• Provisiones preliminares – (Título, partes, antecedentes)
• Provisiones Centrales– Concesión del derecho
• (naturaleza, licencia, territorio, ámbito)– Pagos– Otros derechos principales y obligaciones
• (Obligación de explotación, de asistencia técnica, mejoras, limitación de la producción, suministros de materias primas, partes, distribución)
• (Obligaciones y derechos post-contractuales, Licencias y Sublicencias, Garantías, Defensa y Mantenimiento de los derechos de propiedad industrial)
– Registro– Secreto– Duración / Terminación– Fuerza mayor– Contacto– Firma– Anexos
13
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Otras cláusulas importantesOtras cláusulas importantes
• Controversias (Arbitraje)• Duración• Territorio• Regalías mínimas• Exclusividad o no de la
licencia• Sublicencias• Cesiones• Garantías de calidad del
producto final• Utilización de marca del
licenciante• Pagos relacionados con la
solicitud de patente y su mantenimiento
• Provisión de asistencia técnica y transferencia de know-how
• Formación del personal• Regalía mínima• Cálculo de la regalía y
posibilidad de auditoria• Impuestos y otras
obligaciones• Garantías• Obligaciones de
abastecimiento para garantizar la calidad
• Perfecciones y mejoras• Defensa de la patente ante
nulidad e infracciones• Resolución e incumplimiento
del contrato
14
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas permitidas en un contrato (I)Cláusulas permitidas en un contrato (I)
1. Obligación del licenciatario de no divulgar el “know-how”2. Obligación del licenciatario de no conceder sublicencias o cesiones3. No explotar la patente o el “know-how” concedidos después del final del
contrato4. Concesión de licencias sobre mejoras del licenciatario, siempre que sean
recíprocas5. Especificaciones mínimas de calidad (incluido aprovisionamiento para
garantizarlo)6. Informar de infracciones y prestar ayuda7. Obligación del licenciatario de continuar abonando los cánones,
aunque el know-how deje de ser secreto o bien que la patente caduque (por facilidad de pagos).
8. Obligación del licenciatario de limitar la explotación de la tecnología concedida a una o varias de las aplicaciones técnicas de aquélla, o a uno o varios mercados de productos;
9. Obligación de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima10. Dar condiciones igualmente favorables a todos los licenciatarios11. Obligación del licenciatario de mencionar en el producto bajo licencia el
nombre del licenciante o el número de la patente concedida;
15
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas permitidas en un contrato (II)Cláusulas permitidas en un contrato (II)
12. Obligación del licenciatario de no utilizar la tecnología del licenciante para construir instalaciones para terceros;
13. Obligación del licenciatario de entregar a un cliente determinado solamente una cantidad limitada del producto bajo licencia, cuando la licencia se conceda con el fin de proporcionar a dicho cliente una segunda fuente de suministro dentro del territorio concedido.
14. Reserva en favor del licenciante para oponerse a la explotación por el licenciatario de la tecnología fuera del territorio concedido;
15. Reserva en favor del licenciante del derecho a rescindir el acuerdo si el licenciatario impugna la validez de los derechos concedidos
16. Reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin al acuerdo de licencia de una patente si el licenciatario afirma que la patente no es necesaria;
17. Obligación del licenciatario de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia;
18. Reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin a la exclusividad del licenciatario y a dejar de concederle licencias sobre las mejoras, cuando el licenciatario compita en el mercado común con el licenciante
16
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas Prohibidas (I)Cláusulas Prohibidas (I)
1. Una de las partes esté sujeta a limitaciones de fijación de precios, de componentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia;
2. Se restrinja la libertad de una de las partes para competir, dentro del mercado común, con la otra
3. Se obligue a las partes, o a una de ellas, sin razones justificadas objetivamente:1. A atender los pedidos efectuados por revendedores establecidos en
su territorio2. A restringir la posibilidad, para los usuarios o revendedores, de
comprar los productos de otros revendedores del mercado común
4. Las partes fueran ya fabricantes competidores antes de la concesión de la licencia y una de ellas esté sujeta, dentro de un mismo sector técnico de aplicación o en un mismo mercado de productos, a limitaciones respecto de la clientela a la que puede atender
17
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas prohibidas en un contrato (II)Cláusulas prohibidas en un contrato (II)
5. Una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos o respecto del número de actos de explotación de la tecnología concedida
6. Se obligue al licenciatario a ceder al licenciante todos o parte de los derechos sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida;
7. Se obligue al licenciante, aun cuando sea mediante otros acuerdos o mediante una prórroga automática de la duración inicial del acuerdo debido a la inclusión de nuevas mejoras
18
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas prohibidas en un contrato Cláusulas prohibidas en un contrato (III)(III)
8. Prohibición de impugnar la validez de la patente o del “know-how”
9. Obligar al licenciatario a aceptar especificaciones de calidad, provisión bienes o servicios u otras licencias no necesarias para explotar técnicamente de forma correcta la tecnología concedida
19
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas dudosas (I)Cláusulas dudosas (I)
1. Obligación del licenciante de no autorizar a otras empresas la explotación de la tecnología concedida en el territorio concedido;
2. Obligación del licenciante de no explotar él mismo la tecnología concedida en el territorio concedido;
3. Obligación del licenciatario de no explotar la tecnología concedida en el territorio del licenciante dentro del mercado común;
4. Obligación del licenciatario de no fabricar o utilizar el producto bajo licencia o de no utilizar el procedimiento bajo licencia en los territorios del mercado común concedidos a otros licenciatarios;
20
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusulas dudosas (II)Cláusulas dudosas (II)
5. Obligación del licenciatario de no practicar una política activa de comercialización
6. Obligación del licenciatario de no comercializar pasivamente
7. Obligación del licenciatario de utilizar la marca del licenciante
8. Obligación del licenciatario de limitar la producción del producto bajo licencia a las cantidades necesarias para la fabricación de sus propios productos, y de vender dicho producto tan sólo como parte integrante o pieza de repuesto de sus propios productos, o de cualquier otra forma relacionada con la venta de los mismos, siempre y cuando el licenciatario fije libremente tales cantidades.
2ª Parte 2ª Parte Disposiciones legalesDisposiciones legales
22
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
La licencia de patente en la Ley La licencia de patente en la Ley 11/198611/1986
• Las patentes son un “ius prohibendi” que es transmisible o licenciable
– Art 75.1 LEP: “Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que otorga el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.”
Se pueden determinar libremente
Facultades: fabricar, comercializar, usar, importar, etc.
Territorio: Murcia, Levante, toda España, etc.
Exclusividad: el licenciante puede explotar o no, uno o varios licenciatarios
Duración: meses, años, durante toda la vida de la patente
Aplicaciones:.
23
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Licencias contempladas en la LeyLicencias contempladas en la Ley
• Licencia contractual
• Licencia de pleno derecho
• Licencia obligatoria
24
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Características de las licencias según la Ley Características de las licencias según la Ley de Patentesde Patentes
– Art. 75.3. LP Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
– Art. 75.4. LP “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.”
– Art. 75.5 LP: “Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.”
– Art. 76.1 LP: “Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.”
25
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Las licencias en el CPELas licencias en el CPE
• El Convenio de la Patente Europea regula en mucho menor detalle el contrato de licencia de patente
– Posibilidad de transmisiónArtículo 71. Transferencia y constitución de derechosLa solicitud de patente europea podrá ser transmitida o dar lugar a derechos para uno o
varios de los Estados contratantes designados.
– Acuerdos por escrito para que surtan efectoArtículo 72. CesiónLa cesión de la solicitud de una patente europea deberá formalizarse por escrito y
requerirá la firma de las partes contratantes.
– Licencias parcialesArtículo 73. Licencia contractualUna solicitud de patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para
la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes designados.
– Legislación aplicable la de los Estados MiembrosArtículo 74. Legislación aplicableSalvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente
europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con efectos en ese Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales.
La ley de la competenciaLa ley de la competencia
27
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Acuerdos de licencia en la UEAcuerdos de licencia en la UE
• Artículo 81 del Tratado de Roma (antiguo artículo 85)– Prohíbe los acuerdos que eliminen, limiten o distorsionen la
competencia• “Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos
los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común...”
• Al amparo del artículo 81.3 se establece que son posibles los acuerdos de transferencia de tecnología
• “...que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante...”
28
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Un poco de historia...Un poco de historia...
• El Consejo autoriza a la Comisión a establecer una exención de bloque a los acuerdos de lic. de patente
• Primer borrador de Reglamento
• Primer Reglamento (R n° 2349/84) con una vigencia de diez años
• Reglamento (CE) n° 2131/95
• Reglamento (CE) n° 240/96 de 31 de Enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología
• Reglamento (CE) n° 772/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología
29
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Motivos por los que se hace una Motivos por los que se hace una excepciónexcepción
• Estos acuerdos mejoran el rendimiento económico y favorecen la competencia por– Que pueden reducir la duplicación de las acciones de
investigación y desarrollo, – Incitan mejor a las empresas a lanzar nuevas acciones de
investigación y desarrollo, – Fomentan la innovación, – Facilitan la difusión de las tecnologías – Fomentan la competencia en los mercados de productos.
30
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
¿Cuándo hay que tener en cuenta el ¿Cuándo hay que tener en cuenta el Reglamento?Reglamento?
• No vulneran la competencia los siguientes acuerdos:
– Acuerdos concluidos entre empresas competidoras que no supere el 20% de la cuota de mercado de que se trate;
– Acuerdos concluidos entre empresas no competidoras que no supere el 30% de la cuota de mercado de que se trate.
La cuota de mercado se calculará sobre la base del valor de las ventas en el mercado
La cuota de mercado se calculará sobre la base de los datos relativos al año civil anterior
31
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
El R. 772/2004 prohíbeEl R. 772/2004 prohíbe
a) La restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros;
b) La limitación de la producción;
c) La asignación de mercados o clientes;
d) La restricción de la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados;
32
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Obligaciones permitidasObligaciones permitidas
i. Restringir a algún ámbito técnico al licenciatarioii. Restringir a no producir con la tecnología licenciada en uno o varios
ámbitos técnicos de utilización o en uno o varios mercados de productos o en uno o varios territorios exclusivos reservados para la otra parte,
iii. Obligación del licenciante de no conceder la licencia de la tecnología a otro licenciatario en un territorio determinado,
iv. Restricción de las ventas activas y/o pasivas en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte,
v. Restricción de las ventas activas por parte del licenciatario en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciatario
vi. Obligación de que el licenciatario produzca los productos contractuales solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja al licenciatario la venta activa y pasiva de los productos contractuales como recambios para sus propios productos,
vii. La obligación del licenciatario de producir los productos contractuales sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente.
3ª Parte 3ª Parte Aspectos económicosAspectos económicos
Valoración de una licencia de patenteValoración de una licencia de patente
34
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Valoración de una patenteValoración de una patente
• OBJETO DE LA VALORACIÓN– Para contabilizar activos intangibles– Para licenciar
• ¿Cuánto vale un bien?– Lo que alguien esté dispuesto a pagar por este bien.– Error frecuente: Lo que ha costado producirlo.
• Dos límites importantes– Límite inferior: coste de transferencia al licenciatario– Límite superior: Ingresos - Costes Variables del licenciatario
35
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Un método de calcular la regalíaUn método de calcular la regalía
Cálculo del valor de una patente
Ingresos
Gastos
Beneficio
1.- Se estiman los ingresos que genera la licenciatario la transferencia de tecnología2.- Se estiman los gastos que tendrá el licenciatario para poder generar esos ingresos. Incluidas amortizaciones, gastos generales, promoción y ventas, etc.3.- Se determina un beneficio razonable para el licenciatario. En nuestro caso un TIR del 20%
4.- Se determina la regalía que obtendrá el licenciante del licenciatario
Regalía
Ejemplo del cálculo del valor de una Ejemplo del cálculo del valor de una licencia de patentelicencia de patente
37
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Presentación del caso prácticoPresentación del caso práctico
• Molde para hacer medianas de carreteras.– Licencia para Italia que tiene 1/3 más de autovías que España
• Es un caso real de una empresa no establecida en la Región de Murcia con los nombres cambiados y algún dato cambiado.
• Se basa en el calculo del beneficio inducido al licenciatario:– El beneficio debe satisfacer la rentabilidad media del
licenciatario– Y esto para el caso más desfavorable– Se hace un análisis a corto y medio plazo
• Lo más complicado es estimar los datos
Cálculo del valor de una patente
38
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Inversiones del licenciatarioInversiones del licenciatario
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Inversión en equipos
255 M de pta 100 M de pta. 50 M de pta. 405 M de pta.
Moldes 50 M de pta. 30 M de pta. 35 M de pta. 115 M de pta.
Asistencia Técnica del licenciante
30 M de pta. 30 M de pta.
Estimamos unas necesidades de inversión de 450 millones de ptas. en total
39
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Estimación de ingresos del licenciatarioEstimación de ingresos del licenciatario
Cálculo del valor de una patente
Ingresos = Productos vendidos
XPrecio de
venta
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio Unitario Venta 18.000 pta.
16.200 pta.
14.580 pta. 13.122 pta. 11.810 pta.
Evolución del precio -10% -10% -10% -10%
Número de Unidades Vendidas
75.000 uds.
93.750 uds.
117.188 uds. 146.484 uds. 175.781 uds.
Incremento de ventas 25% 25% 25% 20%
INGRESOS (pta.) 1.350 m
1.518 m 1.708 m 1.922 m 2.075 m
Estimamos que la empresa licenciataria obtendrá unos 8.575 millones de ptas. en total
40
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Estimación de gastos del licenciatarioEstimación de gastos del licenciatarioConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Depreciación (pta.)
101.900.000 (18%)
101.900.000 (18%)
101.900.000 (18%)
101.900.000 (18%)
101.900.000 (18%)
Coste Unitario de Producción
11.000 9.680(- 12%)
8.906(- 8%)
8.371 (- 6%)
7.953 (-5%)
Coste de Producción Total
825 M 907.500.000 1.043.625.000 1.226.259.375 1.397.935.688
Costes generales
35 M 40.250.000 (+15%)
43.872.500 (+9%)
47.821.025 (+9%)
52.124.917(+9%)
Costes comerciales
162 M 174.960.000(+8%)
188.956.800(+8%)
204.073.344(+8%)
220.399.212(+8%)
COSTE (pta.) 1.123.900.000
1.224.610.000
1.378.354.300
1.580.053.744
1.772.359.816
Estimamos que la empresa licenciataria obtendrá unos 7.079 millones de ptas. en total
Cálculo del valor de una patente
41
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
El cálculo de la regalíaEl cálculo de la regalía
• Caso desfavorable – análisis de sensibilidad– 20% menos de ventas ne incremento de un 5% de los costes– Hacemos un tanteo en una hoja de cálculo hasta que conseguimos un
TIR para el caso más desfavorable del 20%– Resultado una regalía del 3’8%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
Perdidas y Ganancias sin regalías ni impuestos
112.270.000 161.571.100 183.540.163 184.142.815 144.720.647
Regalía 30.000.000 41.040.000 46.170.000 51.941.250 58.433.906 63.108.619
Flujo de caja del proyecto
-285.000.000
-6.074.300 89.986.649 144.543.359 176.068.256 150.051.096
Inversión acumulada
-285.000.000
-291.074.300
-201.087.651
-56.544.292 119.523.964 269.575.060
Beneficios después de impuestos
42.025.700 68.086.649 77.643.359 74.168.256 48.151.096
VAN 1.288.219 TIR 20%
Cálculo del valor de una patente
42
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Resultados para el caso más probableResultados para el caso más probable
• Ambas partes ganan
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
P y G sin regalías ni impuestos
226.100.000 294.140.000 330.239.450 342.114.225 303.581.590
Regalía 30.000.000 51.300.000 57.712.500 64.926.563 73.042.383 78.885.773
Flujo de caja del proyecto
-285.000.000
55.032.000 161.392.225 223.434.604 260.652.387 234.470.532
Inversión acumulada
-285.000.000
-229.968.000
-68.575.775 154.858.829 415.511.215 649.981.747
Beneficios después de impuestos
103.132.000 139.492.225 156.534.604 158.752.387 132.570.532
VAN 222.169.233 TIR 45%
Cálculo del valor de una patente
43
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Resultados del caso prácticoResultados del caso práctico
Cálculo del valor de una patente
Ingresos8.575 M
Gastos7.079 M
Beneficio690 M
Regalía355 M
Caso favorable
Ingresos6.860 M
Gastos6.074 M
Beneficio310 M
Regalía63 M
Caso desfavorable(-20% ventas y 5% costes)
Análisis de cláusulas de un contratoAnálisis de cláusulas de un contrato
45
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Título o autoridadTítulo o autoridad
• El Licenciante debe ser capaz de conceder al Licenciatario la Licencia especificada en el acuerdo de Licencia.
• Ejemplos de clausulas– “The licensor represents and warrants that he owns the
Intellectual Property Rights, and that the same is not subject to any encumbrance”.
– “LICENSOR warrants that it has the lawful right to grant the license set forth in this AGREEMENT”
Garantías del licenciante
46
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Validez (I)Validez (I)
• Garantizar que los derechos licenciados son válidos
• IDEA:– No es posible garantizar al 100% la validez de una patente,
sólo de los copyrights y de las marcas.– Es mejor para el licenciante no garantizar aquello que
realmente no puede garantizar.
• Ejemplos de cláusula“Nothing in this AGREEMENT shall be construed as:
• a warranty or representation by LICENSOR as to the validity or scope of any PATENT RIGHTS
• a warranty or representation by LICENSOR that anything made, used, sold or otherwise disposed of pursuant to any license granted under this AGREEMENT is or will be free from infringement of patents of third parties
• …..”
Garantías del licenciante
47
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Validez (II)Validez (II)
• Ejemplo de cláusula de validez en un contrato de licencia de marca
Licensor’s warranties and representations: indemnity.
– Licensor warrants and represents that it is the owner of the Licensor’s System and Proprietary Marks and that these marks are free and clear of all encumbrances, that it has the right and authority to convey and grant the license set forth in Section 1 hereof and that Licensee’s use of the Licensor’s System and Proprietary Marks as contemplated in this Agreement does not infringe on, and are not subject to, any third parties’ proprietary rights.
– Licensor agrees to indemnify, hold harmless and defend Licensee from and against any and all damages, costs and expenses, including reasonable attorneys’ fees, incurred in connection with any claim which, if true, would constitute a breach of Licensor’s warranties set forth in this Section.
Garantías del licenciante
48
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Disfrute del derechoDisfrute del derecho
• Garantizar al licenciatario que podrá disfrutar de los derechos licenciados sin interferencias o problemas debidas a la negligencia del licenciante o por infracción de terceros, etc.
• El Licenciante pagará todas las tasas de renovación de los derechos licenciados
• El Licenciante actuará en contra de los infractores
• Ejemplos de cláusulas
– Section 10.1 LICENSOR, at its sole discretion, may diligently prosecute and maintain PATENT RIGHTS with legal counsel of its choice, after consultation with LICENSEE. LICENSOR shall provide LICENSEE with copies of all relevant documentation and keep LICENSEE informed and apprized of the continuing prosecution. LICENSEE shall keep any such documentation and information confidential.
– Section 10.2 LICENSEE shall pay all costs and legal fees incurred by LICENSOR in the preparation, prosecution and maintenance of PATENT RIGHTS, including without limitation, any taxes on such patent rights.
Garantías del licenciante
49
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
No infracción de derechos de tercerosNo infracción de derechos de terceros
• Garantizar al Licenciatario que no existe infracción de derechos de terceros, o por lo menos, garantizar la buena fe, y que el Licenciante desconoce que haya infracción de derechos de terceros.
• Ejemplos de cláusula:The Licensor is not aware, at the time of signing the contract, of any third party who may be infringing the intellectual property or misappropriating his know-how at the time of the license.
Garantías del licenciante
50
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Adecuación al propósitoAdecuación al propósito
• El Licenciante garantiza que la tecnología es adecuada para el propósito en que es licenciada siempre que se sigan las instrucciones del Licenciante.
• Si hay una invención radicalmente novedosa que no ha sido explotada (de Universidades):
– el Licenciatario debe asumir el riesgo – y normalmente el Licenciante no asume ninguna garantía
• La Ley en Francia señala que para cualquier contrato de TTT:– El Licenciante provee garantías frente a cualquier defecto material.– El Licenciante garantiza la realización técnica (no económica) de su
invención licenciada
• La Ley en Alemania:– El Licenciante garantiza la utilidad técnica u operatibilidad de su
invención– Pero no garantiza su adecuación al própósito (para una aplicación
especifica) o su utilidad económica
Garantías del licenciante
51
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Alcance de la LicenciaAlcance de la Licencia
• ¿Que puede hacer el Licenciatario?– Aspectos técnicos de la explotación (Ej: sectores)– Actos autorizados por el acuerdo de licencia (Ej:
comercialización, fabricación)– Territorio y Duración
• Vamos a ver:– Aspectos licenciados– Actividades Licenciadas– Campos de actividad licenciadas– Territorio Licenciado– Duración de la Licencia y del Contrato– Personas autorizadas– Restricciones territoriales del Licenciante
Alcance de la licencia
52
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Aspectos LicenciadosAspectos Licenciados
• Identificar claramente lo que es licenciado.– Si hay algún DPI registrado, incluirlo claramente con sus
números de registro– En caso contrario (Ej: Know-how), describirlo especificamente
en Apéndices.
• De acuerdo con la legislación comunitario, el know-how debe ser – “described or recorder in such a manner as to make it
possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiability…” Art.1(7)(1) 556/89 (derogado)
Alcance de la licencia
53
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Actividades LicenciadasActividades Licenciadas
• Sólo puede haber autorizaciones para:• Fabricación interna pero no comercialización (Ej:. RED CHERRIES)• Sólo para un propósito especifico• O fabricación y comercialización pero no importación (es
interesante para hacer segmentación de mercados pero se deben considerar las importaciones paralelas - Ej. PORTUGAL)
• Ejemplo de jurisprudencia:– Breach of the contract in 1941 of the Bofors guns licensed
“for the United States use”. The US government exported guns, ammunition and mountings
• Aktiebolaget Bofors v United States (1957) 114 USPQ 243
Alcance de la licencia
54
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Campos de utilización de la licenciaCampos de utilización de la licencia
• Licencia para aplicaciones especificas• En la Unión Europea no es posible segmentar el
mercado, mediante la licencia para sólo determinados aspectos comerciales: hospitales, hogares, veterinaria, etc.
• Ejemplo de cláusulaThe license granted in Section 2.1 hereof is expressly made subject to LICENSOR’S reservation of the right to practice under LICENSOR’S PATENT RIGHTS for educational and research purposes at the University of Utah.
Alcance de la licencia
55
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Territorio LicenciadoTerritorio Licenciado
• Clarificar dónde el Licenciatario le será posible explotar los derechos licenciados.
• Puede se una Región o incluso alguna unidad espacial más pequeña. Pero es conveniente hacerlo suficientemente grande como para que sea rentable para el Licenciatario, pero tampoco demasiado grande como para que no haya una explotación completa de la misma (Ej: Shur-crop para Lechugas)
• Ejemplo de cláusula:Subject to the terms and conditions set forth herein, LICENSOR hereby grants to LICENSEE a license in the FIELD OF USE under LICENSOR’S PATENT RIGHTS to make, have made, use and sell any LICENSED PRODUCT and to practice any LICENSED METHOD throughout the TERRITORY.
Alcance de la licencia
56
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Duración de la Licencia y del ContratoDuración de la Licencia y del Contrato
• Establecer los límites temporales del acuerdo de TTT• No se olvide de ponerlo nunca!• El periodo más frecuente es la vida del DPI licenciado
(las marcas no caducan)• El Know-how (secreto) podría estar vigente y sujeto a
pagos hasta que sea posible demostrar que es de dominio público.
• Ejemplos de cláusulas:The term of the Exclusive License shall be limited to _________________ (_______) consecutive years following the date of this agreement, at which time the License shall terminate.
This Agreement shall be in full force and effect from the EFFECTIVE DATE until the end of the term of the last-to-expire of LICENSOR’S PATENT RIGHTS licensed under this AGREEMENT, unless otherwise terminated by operation of law or by acts of the parties pursuant to the terms of this AGREEMENT.
Alcance de la licencia
57
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Personas autorizadas para establecer Personas autorizadas para establecer el acuerdoel acuerdo
• Establecer claramente quién va a firmar el contrato por cada parte y estar seguros que es la persona correcta y apropiada para hacerlo– En muchos casos será necesario transferir los derechos entre
las personas que firman el contrato y otras personas o empresas con interes en el contrato (Ej: Inventores)
– En cualquier caso debe estar reflejado por escrito en un contrato
• Recomendaciones– Considerar cual es la opción más más interesante teniendo en
cuenta los impuestos (una persona, una empresa o un consorcio de empresas). Aunque esta opción no debe limitar el compromiso de las partes
– Especificar si la firma es de una empresa matriz si esto implica la firma de todas sus subsidiarias.
Alcance de la licencia
58
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Restricciones territoriales al Restricciones territoriales al LicencianteLicenciante
• En caso de exclusividad el Licenciante no puede convertirse en un competidor del Licenciatario en el territorio concedido como licencia exclusiva
• Recomendaciones:– Es posible conceder varias licencias exclusivas a diferentes
territorios, manteniendo el compromiso de que son exclusivas y no hay interferencias entre licenciatarios
– Dentro de la Unión Europea no es posible limitar las importaciones paralelas por la existencia de agotamiento del derecho licenciado.
• Ejemplo de CláusulaThe license granted under Section 2.1 shall be exclusive and LICENSOR hereby agrees that is shall not grant any other license to make, have made, use, lease, sell and import LICENSED PRODUCTS or to utilise LICENSED METHODS in the TERRITORY for the FIELD OF USE during the term of this Agreement.
Alcance de la licencia
59
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Producción y comercialización de los Producción y comercialización de los productos licenciadosproductos licenciados
• Calidad– Este es un aspecto principal en cualquier contrato de licencia y
satisface el deseo del Licenciante de mantener la calidad de sus productos
• Esta es una forma de crear una buena imagen del producto• La reputación del producto puede ser fácilmente dañada
– De acuerdo con esto el Licenciante perseguirá y suele conseguir contractualmente una supervisión efectiva de la calidad
• Otros aspectos que vamos a abordar son:– Restricciones territoriales a los Licenciatarios– Best Endeavours Covenant– Tying clauses: restricción de uso de productos competidores– Promoción y publicidad– Compromiso de equivalencia o de términos más favorables– Restricciones para conceder sublicencias
Producción y comercialización
60
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Restricciones territoriales a los Restricciones territoriales a los licenciatarioslicenciatarios
• Es un aspecto muy importante – Ya se ha incluido anteriormente en la presentación
• Conceder el derecho exclusivo en un determinado territorio
• Y se deben considerar:– La legislación de restricción de la competencia (R (CE)
772/2004 )• Agotamiento comunitario de los derechos nacionales• Ventas activas y pasivas• Importanciones paralelas y agotamiento del derecho
Producción y comercialización
61
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Best endeavours covenant!Best endeavours covenant!
• Cláusulas que hacen que el Licenciatario explote la invención licenciada con esfuerzo razonable y due diligence– Regalía mínima (o insuficiencia de explotación)– Cantidad mínima– O llevar a cabo un mínimo de actuaciones para la explotación
de la tecnología licenciada
• Ejemplo de cláusula:Upon execution of this AGREEMENT, LICENSEE shall diligently proceed with the development, manufacture, sale and use of LICENSED PRODUCTS and/or LICENSED METHODS in order to make them readily available to the general public as soon as possible on commercially reasonable terms. LICENSEE shall continue active, diligent marketing efforts for one or more LICENSED PRODUCT(S) and/or LICENSED METHOD(S) throughout the term of this AGREEMENT.
Producción y comercialización
62
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Tying clausesTying clauses
• Qué es una tying clause?– Establecer en una cláusula la obligación del Licenciatario de adquirir
productos o servicios del Licenciante, no directamente relacionados con la tecnología licenciada
• Ej.: Prevención de una empresa licenciataria de la Universidad en adquirir los servicios de asistencia técnica de la Universidad.
• Se considera normalmente un ABUSO de un MONOPOLIO DE PATENTE• La normativa de UK e IRL prohíben expresamente esta cláusula
– Es factible la compra cuando se justifica por razones técnicas
• Ejemplo de cláusula:
7) Mix and start-up “material” supply
The LICENSEE is committed to buying the mix for the manufacturing of the PRODUCT, in the agreed conditions, directly and only from the licenser in order to exploit correctly from a technical point of view the patent related to the license.
The LICENSOR is committed to guarantee the mix supply needed, in perfect conditions, for the manufacturing of the products matter of this contract.
Producción y comercialización
63
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Garantía de condiciones iguales o más Garantía de condiciones iguales o más favorablesfavorables
• ¿Qué es una cláusula más favorable?– El Licenciatario obtiene una garantía del Licenciante de que si
hiciera un acuerdo similar de licencia en términos más favorables, tendrá que ofrecer estas nuevas condiciones al primer Licenciatario.
• Ejemplo de cláusula:“that in the event it should hereafter grant a license to another person, firm or corporation under said Patent Nº XXX licensed hereunder upon terms and conditions more favourable than those herein accorded, the Licensor shall promptly offer Licensee the benefit of such more favourable terms and conditions.
Producción y comercialización
64
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Sub-licenciasSub-licencias
• Para garantizar la calidad del producto y su buen nombre, el Licenciatario podrá tener restringido el derecho de conceder sub-licencias.
• Normalmente las sub-licencias puede darse:– A empresas relacionadas libremente por el Licenciatario – O contando con la autorización del Licenciante
• Ejemplo de cláusula:This agreement shall be deemed terminated automatically, effective immediately, upon the occurrence of any of the following:Any attempt by LICENSEE to grant a sublicense or any attempt by LICENSEE to assign any right or duty under this license agreement to any person,corporation, partnership, association, or any other third party, without the prior written consent of LICENSOR;
Producción y comercialización
65
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Transferencia de tecnologíaTransferencia de tecnología
• Muchos de los contratos de transferencia tecnológica son más que una licencia de patente, y viceversa:
– El Licenciante se obliga a poner en posesión del Licenciatario en posesión de un determinado know-how y otro tipo de información relevante
– Dibujos, manuales de fabricación, formación, aparatos o materias primas necesarias
– Un ejemplo muy bueno es el contrato con Polonia que tienen de ejemplo
• Otros aspectos que vamos a ver a continuación son:
• Suministro de maquinaria, componentes y materiales• Tying clauses (¡¡ Son importantes también en este tema y lo
repetimos!!)• Cláusula de ofertas competitivas • Suministro de Servicios Técnicos• Garantías y test de la tecnología• Protección de secretos comerciales
Transferencia de tecnología
66
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Suministro de maquinaria, Suministro de maquinaria, componentes y materialescomponentes y materiales
• Es similar a la asistencia técnica y el nivel de incertidumbre es bajo
• Por tanto podría haber suficientes GARANTÍAS, y puede haber un plan de provisión (con precios fijos y calendario)
• Ojo con los seguros, impuestos y permisos• Se puede especificar el personal y otras
características técnicas de los ítems provistos• Etc.
Transferencia de tecnología
67
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Algunos ejemplos de sentencias Algunos ejemplos de sentencias relativas a tying clauses (I)relativas a tying clauses (I)
• Vaessen BV v Moris (1979)– Sucissons de bologne– Pieles artificiales de salchichas junto con un proceso
patentado que ahorraba mucha mano de obra
Transferencia de tecnología
68
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Algunos ejemplos de sentencias Algunos ejemplos de sentencias relativas a tying clauses (II)relativas a tying clauses (II)
• Campari-Milano’s (1978)– Licencia de patente y marca para bebidas alcohólicas
• Compra al Licenciante de materias primas secretas• Se consideró que:
– Era posible comprar este colorante y mezcla de hierbas para “ensure that the end product had the same quality as the original product”
– Pero que debía ser posible comprar libremente a´lbúmina, esencia de naranja amarga, etc.
• Mosehead (Canada) V. Whitebread (Uk) (1988)– Se podía obligar a la compra de una levadura para la
producción de cerveza
Transferencia de tecnología
69
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Cláusula de oferta competitivaCláusula de oferta competitiva
• ¿En qué consiste esta cláusula?
– El Licenciatario debe informar al Licenciante de cualquier oferta más ventajosa de un producto o servicio (“tied”), y le da la posibilidad al Licenciante de corregir su oferta.
– Se consideró invalida por las autoridades de defensa de la competencia de la Comisión Europea porque distorsiona la libre competencia
• Provee información detallada de competidores• Se obliga al Licenciatario a aceptar una oferta similar del
Licenciante
Transferencia de tecnología
70
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Suministro de Servicios TécnicosSuministro de Servicios Técnicos
• La Ley Alemana y Española de patentes obligan que en cualquier acuerdo de licencia el Licenciante tiene la obligación de facilitar al Licenciatario las instrucciones iniciales
• En algunos casos por mayor claridad y sencillez es mejor contemplar esto temas en un acuerdo separado ) como asistencia técnica).
– Ej: Las empresas americanas suelen firmar un acuerdo de I+D junto con el de Licencia a las Universidades Licenciantes.
• Puede cubrir los siguientes aspectos– Asesoramiento en el planeamiento espacial de la fábrica– Asistencia en el diseño de las instalaciones para los equipos– Ensamble y puesta en marcha para fabricar el producto licenciado– Utilización de ingenieros y especialistas– Asistencia a los empleados del Licenciatario para operarlo– Primer periodo de fabricación– Asistencia técnica en las instalaciones productivas– Formación (especificar la documentación necesaria, dónde se hace, sus costes y quien
los paga, viajes y alojamiento, seguros, etc.).
Transferencia de tecnología
71
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
OtrosOtros
• Garantías y test de fabricación
• Protección de secretos industriales
• Derechos a avances tecnológicos y mejoras
• Pagos• Finalización del contrato• Registro de la licencia• Terminación y finalización
• Relaciones entre las partes del contrato
• Infracciones• Ley aplicable• Contabilidad (para la
medición de los pagos y regalías)
• Supervivencia
Transferencia de tecnología
72
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Ejemplos de Provisiones Generales (I)Ejemplos de Provisiones Generales (I)
Section 29.1 The headings of the several sections are inserted for convenience of reference only and are not intended to be a part of or to affect the meaning or interpretation of this AGREEMENT.
Section 29.2 This AGREEMENT shall not be binding upon the parties until it has been signed herein below by or on behalf of each party, in which event it shall be effective as of the date first above written.
Section 29.3 No amendment or modification of this AGREEMENT shall be valid or binding upon the parties unless made in writing and signed by both parties.
Section 29.4 This AGREEMENT embodies the entire understanding of the parties and supersedes all previous communications, representations or understandings, either oral or written, between the parties relating to the subject matter hereof.
Section 29.5 The parties agree to execute and deliver all documents, provide all information and take or forbear from taking all such action as may be necessary or appropriate to achieve the purposes of this AGREEMENT.
Provisiones generales
73
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Ejemplos de Provisiones Generales (II)Ejemplos de Provisiones Generales (II)
• Section 29.6 The provisions of this AGREEMENT are severable, and in the event that any provision of this AGREEMENT shall be determined to be invalid or unenforceable under any controlling body of the law, such invalidity or unenforceability shall not in any way affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof.
• Section 29.7 This AGREEMENT may be signed in counterparts, each of which when taken together shall constitute one fully executed document. Each individual executing this AGREEMENT on behalf of a legal entity does hereby represent and warrant to each other person so signing that he or she has been duly authorised to execute this AGREEMENT on behalf of such entity.
• Section 29.8 In the event of any litigation, arbitration, judicial reference or other legal proceeding involving the Parties to this Agreement to enforce any provision of this Agreement, to enforce any remedy available upon default under this Agreement, or seeking a declaration of the rights of either Party under this Agreement, the prevailing Party shall be entitled to recover from the other such attorney’s fees and costs as may be reasonably incurred, including the costs of reasonable investigation, preparation and professional or expert consultation incurred by reason of such litigation, arbitration, judicial reference, or other legal proceeding.
Provisiones generales
ReferenciasReferencias
75
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Referencias sobre propiedad industrial Referencias sobre propiedad industrial
LA MEJOR ES: www.oepm.esLA MEJOR ES: www.oepm.es
• IPR-Helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org– Buena introducción a todos los aspectos de DPI
relacionados con proyectos de I+D internacionales. Buen material de referencia.
• OMPI http://www.ompi.int– World Intellectual Property Organization (United
Nations)
• EPO http://www.epo.org/– European Patent Office
• OAMI http://oami.eu.int/– European Office for Trademarks and Designs
• UAIPIT http://www.uaipit.com/– Biblioteca con amplia documentación relacionada con
la legislación de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el mundo
76
PRIMERA PARTEConceptos básicos
SEGUNDA PARTEConceptos legales
TERCERA PARTEAspectos económicos
Referencias de licencias Referencias de licencias LA MEJOR ES http://www.cenemes.esLA MEJOR ES http://www.cenemes.es
– LES - The Licensing Executives Society International
– Bolsa de licencia de productos farmacéuticos
– Modelos de contratos
– Comercializacion de innovaciones
– Información variada de patentes