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Nikola 控告 Tesla 侵害電動半卡車的設計專利

10/21/2018 葉雪美

前言

Nikola Tesla 是一位才華橫溢、古怪的塞爾維亞裔的天才科學

家，一生取得 2 百多件專利，其中 1891 年的交流電發電機專利、1898

年的無線電基本系統以及 1900 年的無線電傳輸系統專利1，是現代交

流電力系統和無線通信系統的基石2。他的前任老闆 Edison 是美國代

表性的發明家，發明了燈泡、留聲機和動態影像。在 1880 年代，這

兩位不和的天才發動了一場「電流戰爭（War of Current）」，如今，

Tesla 的交流電（AC）系統為全世界供應電力，而末端的應用則是

Edison 直流電（DC）的天下，例如：捷運、電動車等。隨著地球溫

室效應所造成的氣候暖化及石化能源逐漸耗竭，無汙染、省能源等環

保意識抬頭，帶動了國際間電動車的熱潮與電動車產業的發展，各國

的汽車產業也開始在這個市場上布局。美國的兩家電動半卡車製造商

似乎都是以 Nikola Tesla 命名，一家是大眾熟悉的 Tesla 公司（簡稱

Tesla），另一家是 Nikola 汽車新創公司（簡稱 Nikola），2018 年 5

月，Nikola 向 Tesla 提起設計專利的侵權訴訟。

美國商用電動半卡車的開發

北美 6-8 級卡車市場是由 Daimler 北美公司旗下的 Freightliner

Cascadia 旗艦產品領導，使得 Daimler 能享有 8 級卡車最大的市場占

有率。由於電動卡車可降低碳排放、降低營運及維護成本、降低噪音，

1 參見 USPTO 的 1891 年 3 月 10 日公告的 No.447,921 專利(Alternating Electric Current Generator)、

1898 年取得的 No.613,809 專利(Method of and apparatus for controlling mechanism of moving vessels or

vehicles)以及 1990 年 5 月 20 日公告的 No. 645,576 專利(System of Transmission of Electrical Energy)。 2 參見 www.telsasociety.com, ‘Tesla Memorial Society of new’。

2

隨著鋰電池技術與產能的發展，效能提升、充電時間改善，美國卡車

市場及車隊營運商都對商用電動卡車產生濃厚的興趣，許多車廠開始

發展商用電動卡車，相繼推出電動卡車的原型，例如：Daimler 的

eCascadia 與 eM2 卡車，Thor Truck 的 ET-One 半掛式卡車（簡稱半

卡車）、Tesla 的 Semi 半卡車以及 Nikola 的 Nikola One 卡車等（如

圖 1 所示），有一些商用電動卡車即將要進入市場。

圖 1 幾個汽車大廠發展的電動卡車或半卡車3

3 Thor Truck 的 ET-One 半卡車的圖片源自 https://www.thortrucks.com/et-one/；Daimler 的 eCascadia

與 eM2 卡車的圖片源自 Daimler 公司的網頁，

https://www.daimler.com/products/trucks/freightliner/e-mobility-group.html；Volvo 的車及卡車概念車的

圖片源自 Volvo 美國公司的網頁，https://www.volvotrucks.us/about-volvo/supertruck/: Ford F-Vision 未

3

Tesla 公司是美國最大的電動汽車及太陽能公司，Tesla 以英國

Lotus Elise 跑車為基礎發展的 Tesla Roadster 跑車，是第一輛使用鋰

電池的汽車。除了汽車之外，Tesla 同時也開發商用電動卡車，2017

年 11 月推出的 Semi 電動卡車（如圖 2 所示）的原型，Semi 電動卡

車也使用鋰電池，續航力入門款為 480 公里，進階版為 800 公里，計

畫在 2019 年開始生產。

圖 2 Tesla 公司的 Tesla Semi Truck4

圖 3 Nikola 公司的 Nikola One Semi-Truck5

來概念電動卡車的圖片源自 CARSCOOPS 的網頁，

https://www.carscoops.com/2018/09/ford-f-vision-future-truck-concept-electric-autonomous-semi/。 4 Tesla Semi 圖片來源自 Nicola 公司的訴狀以及 https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi。

5 Nikola One 圖片來源 Nicola 公司(Case 2:18-cv-01344-GMS Document 1 Filed 05/01/18)的訴狀。

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Nikola 公司設計和製造電動汽車、汽車零組件、儲能系統及電

動汽車動力傳動系統，Nikola 與汽車供應商 Bosch 合作開發氫能電

動卡車（hydrogen-electric semi-truck）的新一代動力系統。2016 年

12 月，Nikola One 電動卡車（如圖 3 所示）正式發表，這是一款油

電混和卡車，是美國第一台採用氫燃料電池（Hydrogen Fuel Cell

Electric）為動力的卡車，擁有高達 1,000 匹馬力以及 2,700 牛頓米扭

力，續航力高達約 2,000 公里，可透過中控台的儀表板計算出效率最

高的行駛路線。開放訂購 1 個月，已接獲超過 7000 張訂單，總金額

超過 23 億美金，成績亮麗，預計 2020 年開始交車。

Nikola One 電動卡車的設計專利

Nikola 在 Nikola One 卡車外觀上做了很大的改變，取消傳統的

柴油引擎，將司機的位置向前移，配置全景式的擋風玻璃，改善駕

駛的視野，卡車頭的造型更加圓滑，圓弧線條及流線型的車頭設計

可減少風阻，車身前方兩側的大型車燈及弧斜高起的前擋泥板，車

身側面滑動式中間車門設計方便司機上下車，卡車整體外觀設計相

當前衛、亮眼、具有未來感。Nikola 認為 Nikola One 卡車外觀上的

這些設計特徵是在卡車產業中是獨一無二的，應分別予以保護，2015

年 12 月 30 日，向 USPTO 提出 8 個與卡車外觀設計相關的申請案。

並在 2016 年 5 月首次在網站上發布 Nikola One 半電動卡車設計的照

片及新聞稿。2016 年 12 月在鹽湖城總部展示了 Nikola One 的原型。

2018 年 2 月至 4 月間，USPTO 授予其中 6 件設計專利，還有 2

個申請案尚在審查中。USD 814,357 是保護 Nikola One 半卡車整個外

觀輪廓的設計（如圖 4 所示），USD 812,535 是保護 Nikola One 的前

擋泥板設計（如圖 5 左側所示），USD 809,985 保護的是車身側面包

覆板（Side cladding，如圖 5 右側所示），USD 816,004 保護的是車身

側面中央入口車門，USD 811,968 是保護 Nikola One 車頭的包覆式擋

5

風玻璃（Wrap windshield）造形，USD 811,944 保護的是 Nikola One

的車身形狀（如圖 6 左側所示）。其實，2016 年 12 月 30 日，Nikola

也申請了一個「用於汽車窗或門的系統、方法及裝置」的發明專利

（如圖 6 右側所示），於 2018 年 9 月 18 日核准公告6。

圖 4 Nikola 公司的 Nikola One Semi-Truck 設計專利

圖 5 Nikola One Semi-Truck 前擋泥板及側包覆板的設計專利

6 Nikola 申請的「用於汽車窗或門的系統、方法及裝置（Systems, methods, and devices for an

automobile door or window)」的發明專利、於 2018 年 9 月 18 日，公告號 US10077084B2。該案是

2016 年 11 月 21 日申請的 No. 15/357,350 的 CIP 案。

6

圖 6 Nikola One 車身的設計專利及窗門的發明專利

Nikola 的侵權訴訟

2017 年 4 月，Tesla 發表 Semi 卡車的預告圖片（如圖 7 右側所

示），Nikola 認為該 Semi 卡車與 Nikola One 卡車（如圖 7 左側所示）

構成實質近似，尤其是車頭形狀、側面中央入口門及車頭的包覆式

擋風玻璃等設計特徵抄襲了 Nikola One 的獨特設計。2017 年 11 月，

Nikola 發函給 Tesla，確實告知 Nikola One 的這些獨特設計申請了設

計專利且正在審核中，要求 Tesla 在侵權行為未得到解決之前不會公

佈其 Semi 卡車。Tesla 並未回應。

2017 年 11 月 16 日，Tesla 在加州霍桑市的招待會上展示 Semi

卡車，有數百名記者、行業領袖、潛在客戶等參加，Tesla 公司立刻

收到 Semi 的訂單，根據數據資料顯示，Tesla 的市值大約增加了 20

億美元。Nikola 認為，Tesla 的 Semi 卡車設計已引起客戶的混淆、困

惑，導致將卡車訂單轉向 Tesla。2018 年 5 月 1 日，Nikola 在 Arizona

州提起侵權訴訟，指控 Tesla 的 Semi 卡車侵害 Nikola 的 3 項設計專

利，要求 20 億美元的賠償。

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圖 7 Nikola One 卡車與 Tesla 的 Semi 卡車的比對圖

Nikola 公司的起訴理由及主張

在編號 Case 2:18-cv-01344-GMS 的案件中，Nikola 主張：Tesla

的 Semi 卡車已侵害該公司的 3 項設計專利，且提出證據，說明在

Nikola 公布 Nikola One 設計的 4 個月後，Tesla 的招聘人員 Aaron

Hoyos 以電子郵件接觸了 Nikola 的主要工程師 Kevin Lynk，他告訴

Lynk，「Tesla 正在建立一個專門發展重型卡車的新團隊，你的背景很

適合」，在 Nikola One 推出不久，Lynk 就被挖走了，這可證明了 Tesla

非常了解 Nikola One 的獨特設計。

第 1 個侵權主張是 USD 811,944 專利（簡稱 944 專利）的車身形

狀設計，Tesla 的 Semi 車身形狀與 944 專利已構成實質近似（如圖 8

所示）。Nikola 說明：Nikola One 的車身是合乎空氣動力學的設計，

阻力係數為 0.37，其車艙與傳統半卡車車艙相比較，大了將近 30%。

而 Tesla 說明 Semi 的車身像子彈型鼻子的設計，阻力係數為 0.36，也

有較寬廣的車艙。因此，一般觀察者會發現 Semi 的車身是實質近似

於 944 專利的車身設計，因而侵害了 944 專利。

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圖 8 Nikola One 卡車與 Tesla Semi 卡車的比對圖

第 2 個侵權主張是 USD 811,968 專利（簡稱 968 專利）的包覆式

擋風玻璃設計（如圖 9 左側所示）。這設計為駕駛司機提供可觀看周

圍環境與道路全景的設計，在提交設計申請案時，其他的 8 級半卡車

（Class 8 semi-truck）都沒有這種擋風玻璃設計，這獨特的設計有別

於其他半卡車的擋風玻璃（如圖 10 所示）。Nikola 說明：2017 年 11

月 Tesla 在 Semi 卡車的揭幕活動指出，Semi 卡車的包覆式擋風玻璃

設計（如圖 9 右側所示）可以讓駕駛司機完全清楚的看到周圍的道

路。因此，一般觀察者會發現 Tesla Semi 卡車的包覆式擋風玻璃設計

是實質近似於Nikola One的包覆式擋風玻璃設計，已侵害了968專利。

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圖 9 Nikola One 與 Tesla Semi 卡車的擋風玻璃比對圖

圖 10 其他 8 級半卡車車頭的擋風玻璃設計

第 3 個侵權主張是 USD 816,004 專利（簡稱 004 專利）的車身

中央入口門設計（如圖 11 左側所示），Nikola 說明：沒有其他的 8

級半卡車有這種獨特的車門設計。因此，一般觀察者會發現 Tesla

Semi 卡車的中間車門（如圖 11 右側所示）是實質近似於 Nikola One

的車門設計，已侵害了 004 專利。

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圖 11 Nikola One 與 Tesla Semi 卡車的側面車門的比對圖

Tesla 公司的抗辯與移轉管轄的主張7

美國法典第 28 篇第 1404(a)條規定：基於公平正義，有管轄權之

聯邦地方法院得因兩造或證人之便利性，將案件移轉管轄至其他適當

之聯邦地方法院。Tesla 的總部在美國加州的 Palo Alto 市，基於訴訟

進行的方便性及訴訟成本的考量，Tesla 請求將訴訟轉移到加州北區

地方法院。另外，Tesla 對於 Nikola 的設計專利侵權主張，也提出抗

辯理由。

專利訴訟移轉管轄的請求

第九巡迴法案規定的轉移分析中的所有相關因素都有利於轉

移。實際上，Nikola 是一家設立在 Delaware 的公司，其總部在猶他

州鹽湖城。這訴訟與 Arizona 州完全沒有法律關係，當事人兩造的公

7 這段落的抗辯與主張之內容是將 Tesla 公司於 2018 年 7 月 9 日提出的“Case 2:18-cv-01344-GMS

Document 26 Filed 07/09/18, TESLA, INC.’S MOTION TO DISMISS”以及 2018 年 9 月 12 日提出的

“Case 2:18-cv-01344-GMS Document 44 Filed 09/12/18, TESLA, INC.’S MOTION TO TRANSFER

VENUE”的內容綜合整理而成。

11

司都沒有在 Arizona 註冊成立，無論是任何一造的總部，或所有確認

的證人都不在 Arizona，而且所爭執的任何事實都沒有發生在該州。

儘管如此，Nikola 應選擇在 Tesla 根據涉嫌侵權的 Tesla Semi 卡

車設計所在地提起訴訟，該卡車目前正在加州北區由 Tesla 的工程師

所開發。Nikola 甚至沒有指控任何侵權行為發生在 Arizona。相反，

幾乎所有相關證據和證人都在加州，而 Nikola 主張的重要事實都發

生在加州或猶他州。因此，Nikola 不能選擇與爭議無關的地區，而

僅憑 Nikola 將來可能將其總部搬到 Arizona 的意圖。

由於被控產品是一輛仍處於開發階段的 Semi 卡車，其原型在加

州北區，因此在加州北區地方法院提起訴訟會更加方便。Nikola 宣

稱，Tesla Semi 卡車的整體設計侵害其外觀設計專利，而不是一些輕

易生產的小零件，必要時可供當事人或本區法院進行檢查。因此，

如果當事人或法院需要檢視被告 Tesla 的 Semi 卡車，而該卡車的所

在地更方便且有利於案件的繼續進行。由於當事人和主要證人的便

利性、訴訟成本以及司法利益等因素壓倒性地支持轉移，Tesla 請求

法院批准其請求並將此訴訟轉移到加州北區地方法院。

關於 004 專利侵權的抗辯理由

Tesla 說明：關於 004 專利的車門設計，Nikola 主張它的功能是

「駕駛員在沒有任何障礙物的情況下進入駕駛艙」並增加安全性。

並未描述或識別任何有關車門的裝飾性相近似，只因為 Tesla 指出

「Semi 的車門可輕鬆進出卡車」，就主張「Semi 的車門與 004 專利

之車門設計實質上相近似」，這是功能的近似而不是裝飾性。

12

圖 12 004 專利與 Tesla Semi 卡車的車門的比對圖

事實上，Tesla 將 Semi 車門與 004 專利進行簡單的並排比較（如

圖 12 所示），即可證明 Nikola 侵權主張有致命的缺陷。（1）Semi 車

門是長方形，而 004 專利的車門不是，從右上角延伸到左上角是傾

斜的，轉角部分更傾斜。相比之下，Semi 車門在頂部是平坦的，4

個角落是鋒利的，而 004 專利的角落則是圓弧角設計。（2）004 專利

的車門形狀設計是遵循車身的輪廓，可從 004 專利的 Fig1 和 5 中清

楚看到。Semi 的車門也遵循車身的輪廓，但車身的差異使得車門設

計更加不同，車門中央下方有一道深刻的凹痕橫向貫穿車門，而 004

專利則沒有這種明顯的凹縮設計。對一般觀察者而言，這些明顯的

差異是顯而易見的，因此，他們不會認為被控產品與 004 專利的設

計相同。

關於 944 專利侵權的抗辯理由

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Tesla 說明：關於 944 專利的車身設計，Nikola 陳述 Nikola One

車身是具有空氣動力學外觀，從車輛前端延伸到車頂的連續弧線，

看起來似乎達到了其功能屬性，Nikola One 的阻力係數約為 0.37。訴

狀中沒有描述或識別任何裝飾性相似性的情況下，就主張「Semi 的

車身與 944 專利主張車身設計實質近似」，顯然是基於的 Tesla 聲明，

「Semi 的車身的阻力係數為 0.36」，然而，設計專利的保護並不包括

功能特徵8，也不涉及一般的設計概念9。實際上，Nikola 沒有將 Semi

車身與 944專利的裝飾性設計進行比較，也沒有說明 Semi車身與 944

專利的裝飾性設計相似之處。

Tesla 說明：將 944 專利中所主張的設計與 Semi 車身的俯視圖，

後視圖，前視圖和側視圖進行簡單的並排比較，可證明兩者的差異

非常大，以至於 Nikola 無法合理地發現其侵權的主張。當從後面和

頂部觀察時，兩個車身設計之間的顯著差異是不可否認的，（1）俯

視圖表明 944 專利的車身頂面後緣是直線，而 Semi 車身頂部表面的

後緣是弧凹而不是直的（如圖 13 所示），兩者形成鮮明的對比。（2）

後視圖顯示 944 專利的車身後面是平坦的且包圍機身，而 Semi 車身

後部沒有平坦表面，而是弧凹切口，即使是不經意的觀察者也會認

為，兩個車身設計後部的差異也很明顯。（3）從側面來看，車身後

端以直角相遇，而 Semi 車身的後部和底部不是以直角交接，是後端

和底部是以中間呈 45°角的結構連接。944 專利車身底部從後輪到前

輪是直的，且位於地面上方一定距離處；而 Semi 車身的底部比較靠

近地面（如圖 13 下方所示）。由於兩個設計之間的差異是顯而易見

的，一般觀察者不會被欺騙而認為兩個設計是相同的。

8 參見 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1322(Fed. Cir. 2016)。

9 參見 OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405(Fed.Cir.1997)。

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圖 13 944 專利與 Tesla Semi 卡車車身的比對圖

關於 968 專利侵權的抗辯理由

關於 Nikola 主張 968 專利的包覆式擋風玻璃設計，Nikola 再次

強調「環繞式擋風玻璃為司機提供一覽無餘的道路和車輛周圍環境

的全景視圖」，這是 968 專利可實現的功能，而不是其裝飾性特徵。

並未描述或識別任何裝飾性的相近似的情況下，只因為 Semi 的擋風

玻璃實現相同的功能，Nikola 宣稱 Semi 的擋風玻璃與 968 專利的設

計相近似。

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Tesla 說明：因為 Nikola 已經提交「包覆式車輛擋風玻璃」的發

明專利申請（美國專利申請公開 2018 / 0001942A1），法院可以考慮

該發明專利來確定設計的功能性方面是否不應被視為裝飾性10的。該

發明申請案的圖式與 968 專利圖式近似，該申請案用以解釋擋風玻

璃設計的實用性和功能性，例如：（1）申請人已經認識到提供車窗

或擋風玻璃，特別是半卡車擋風玻璃，使得用戶從車輛內部到車輛

外部能夠享受廣泛的視覺觀點是有利的。（2）圍繞車身 102 纏繞的

較大擋風玻璃 110 形成連續的透明基板可以大大增加車輛駕駛員的

能力。因此，968 專利的範圍應被解釋為極其狹窄。

Tesla 說明：將 968 專利與 Semi 的擋風玻璃進行簡單的並排比

較，可證明兩者的差異非常大。968 專利要求保護的擋風玻璃是單個

連續的玻璃板，其從卡車的左側延伸穿過前部，並終止於卡車的右

側。面板的任何位置都沒有斷開或不連續。相比之下，Semi 的擋風

玻璃是不連續的，有 4 個斷點，可創建 5 個獨立的玻璃面板（如圖

14 所示）。第 1 塊矩形面板位於卡車的前側，具有由兩個厚的垂直黑

色結構固定在左右邊界，就是卡車的前部與側面相交的位置。第 2

和第 3 面板是錐形的，位於卡車的左側和右側，緊鄰兩個厚的垂直

黑色結構的後面。而第 4 和第 5 個面板位於第 2 和第 3 面板的正後

方，且共用兩個薄的垂直黑色結構。又從正面觀察時，968 專利設計

的高度非常短，尤其是相對於其環境。相較之下，Semi 的前玻璃板

很大，容易引起了觀察者的注意。Semi 的擋風玻璃在前玻璃面板的

頂部裝飾有五個燈，而 968 專利玻璃面板的邊界內沒有任何裝飾，

兩者形成鮮明對比。鑑於以上這些明顯的差異，Semi 卡車不可能侵

害 968 專利。

10 參見 Sport Dimension, 820 F.3d at 1322。

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圖 14 968 專利與 Tesla Semi 卡車擋風玻璃的比對圖

Nikola 的回應及修正侵權分析

2018 年 8 月 3 日，Nikola 公司在駁回訴訟請求的回應中說明法

院必須拒絕 Tesla 的駁回訴訟請求之外，也說明設計專利和侵權物品

的比對重點是基於圖式與圖片，重要的是，CAFC 也曾警告法院對於

設計專利的描述與說明，「千言萬語不如一張圖片」，該標準也適用

於設計專利案件。

Nikola 公司主張：設計專利侵權是一個事實問題，當被控產品是

仿效或應用該設計專利於任何物品時，就會侵害該設計專利11。從一

般觀察者的角度來分析侵權，熟悉該領域先前技藝之人會被欺騙，會

認為被告的設計與專利設計實質上相同12。在應用「一般觀察員」檢

測時，法院關注的是設計的整體外觀，而不是特定的元素或微小的差

11 參見 Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010。

12 參見 Rapha Products Group, LLC v. Skullcandy, Inc., No. 1:10-cv-3388-JEC, 2012 WL 13005372, at *3

(N.D. Ga. Aug. 13, 2012。

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異13。設計之間的差異----必須是在主張設計作為一個整體設計情況下

進行評估，而不是考量各自分離單獨元素14。更重要的是，「被告設

計抄襲了主張設計的特定特徵，該特徵與先前技藝明顯不同」也可能

發生侵權15。設計專利和被控設計不必完全相同，也會發現設計專利

的侵害16。事實上，專利設計與被控物品的設計之間的微差異不能也

不應該阻止侵權行為的發現17。

最後，比較主張專利和 Tesla 的侵權產品，顯然 Semi 卡車與主

張專利實質近似。兩個擋風玻璃看起來都是連續的、包裹在門上，且

具有相似的線條和角度。同樣，Semi 車身的整體外觀複製了 944 專

利，包括從俯視圖，前視圖和側視圖所觀察的車輛線條。Semi 卡車

的中間車門位於近似的位置，與 Nikola One 的外形相同。進一步將主

張專利和 Semi 與先前技藝進行比較時，很明顯，主張專利與先前技

藝明顯不同，而 Tesla 的 Semi 卡車抄襲主張專利的設計特徵。

關於 968 專利的擋風玻璃設計

Tesla 辯稱，Semi 卡車的擋風玻璃與 968 專利顯然不同。首先，

Tesla 主張 Semi 的擋風玻璃中的「斷開和缺乏透明度」使其與專利設

計可區分。其次，Semi 擋風玻璃位於不同的窗格，第三，Semi 的號

誌燈使其卡車與 968 專利不同。這些論點忽視了一般觀察者對擋風玻

璃是否近似的普遍觀察，尤其是依據先前技藝觀察。

Nikola 將 968 專利與 Tesla Semi 擋風玻璃分析比較並說明，Tesla

主張 968 專利是一個「中間沒有斷開的單一窗格，是完全透明的玻

13 參見 Crocs, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 1302-04 (Fed. Cir. 2010)。

14 參見 Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1335 (Fed. Cir. 2015)。

15 參見 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 676 (Fed. Cir. 2008)。

16 參見 Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 820 (Fed.Cir.1992)。

17 參見 Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd., 998 F.2d 985, 990–91 (Fed.Cir.1993)。

18

璃」，這個可笑的結論浮現在簡單的事實面前。卡車和汽車在整個車

輛中都有垂直支撐的支柱，前面的柱子被稱為「A 柱」，實際上，

Nikola One 有一根 A 柱，為了安全目的。唯一的問題是擋風玻璃的裝

飾設計，連續環繞式擋風玻璃的外觀，甚至是有斷開的擋風玻璃，而

透明度是功能性而非裝飾性設計。另外，Tesla 還主張，因為擋風玻

璃它的號誌燈位於的邊界內，因而不會侵害 968 專利。Nikola 主張燈

具是無關緊要的，968 專利與燈具無關，重點是擋風玻璃本身的整體

外觀，Semi 卡車仍然是模仿 968 專利保護之設計18。

968 專利描繪了一種從門延伸到門的擋風玻璃。門上的擋風玻璃

（從底部開始）向上傾斜至銳角。擋風玻璃的下邊緣向下傾斜到擋風

玻璃的前部。從前面看，擋風玻璃的底部邊緣比頂部邊緣窄。Semi

擋風玻璃的整體裝飾設計與 Nikola 實質近似。從側視圖開始，擋風

玻璃的底角是一個圓弧角（鈍角），向上傾斜到頂角，這是一個銳角。

從擋風玻璃的底角移動到擋風玻璃的前部，窗戶的底部邊緣朝向擋風

玻璃的前部傾斜。擋風玻璃的前部平坦。從前面看，擋風玻璃的頂部

比底部大。重要的是，Tesla 將擋風玻璃區域描繪成黑色，並強調連

續環繞式擋風玻璃。由於這些近似之處（如圖 15 所示），很難說 Semi

的擋風玻璃與 968 專利的設計明顯不同。

18 參見 Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd., 998 F.2d 985, 990–91 (Fed.Cir.1993)。

19

圖 15 Tesla Semi 與 968 專利的比對圖

Nikola 將 968 專利與引用的先前技藝及 Semi 擋風玻璃做了簡單

的三方比較（如圖 16 所示），並強調 Semi 擋風玻璃和 968 專利之設

計的近似之處。在 Nikola One 之前，半卡車通常有三個不同的窗戶（正

面和兩面），這些窗戶被 A 柱隔開，該 A 柱塗上與機身相匹配的顏

色，這就是三個獨立窗口的整體外觀。還有，窗戶的形狀通常是正方

形而沒有傾斜的側窗，而 968 專利不同於先前技藝。另外，Nikola 還

引用了幾篇業界描述 Nikola One 全景窗設計的文章，其中指出 Tesla

的 Semi 看起來與 Nikola One 近似。因此，Semi 抄襲 Nikola One 的擋

風玻璃，與 968 專利實質相近，侵害 698 專利19。

19 參見 Egypt Goddess, Inc. v. Swis,a Inc. 543 F.3d 665,676（Fed.Cir.2008）。

20

圖 16 968 與先前技藝及 Tesla Semi 擋風玻璃的比對圖

關於 944 專利的車體設計

Tesla 認為卡車車身專利是取決於功能性的，因為它具有空氣動

力學特性，專利範圍狹窄，Semi 不可能侵害專利。Nikola 公司說明：

不能因為是空氣動力學的設計，就是功能性設計而必須狹義地解釋。

而且，Tesla 也承認，車身需要一種空氣動力學設計來實現其速度，

有各種各樣的設計可以實現「相同的空氣動力學效果」20。但 Tesla

沒有採用自己獨特的設計，而是抄襲了 Nikola One。

汽車公司通常會獲得汽車外觀的設計專利。事實上，Tesla 本身

擁有他自己的汽車設計專利，USD 809,971 與 683,268，汽車公司也

執行這些專利21。然而，功能性並未限制這些專利，如果 Tesla 的立

場是正確的，那麼它自己的設計專利也是功能性設計，因為它承認汽

車需要空氣動力學來實現其所預估的範圍。在這裡，沒有證據表明

Nikola 的車身設計是為替代燃料汽車創造空氣動力學效果所必需

的。另外，Tesla 引用了 Sport Dimension22的觀點，即發明專利必然會

限制外觀設計專利，在解讀專利範圍時，Tesla 指出兩個車身之間的

主要差異而使得兩種設計明顯不同，例如：Tesla 車身的後端是切口

而不是硬直角、車身後部弧彎曲率。但是，沒有提出證據證明一般觀

察者會發現這些差異是很重要的，通常，微小的變化不會阻止侵權行

為的發現23。

Tesla指出 Semi 與 944專利明顯不同的幾個特徵（如圖 17所示），

這只不過是企圖要檢視設計元素、關注細微的差異，而忽略了 944 專

20 參見 Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 304 F.3d 1373,1378（Fed.Cir.2002）。

21 參見 E.g., Bentley Motors Ltd. Corp. v. McEntegart, 899 F. Supp. 2d 1291 (M.D. Fla. 2012)。

22 參見 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1319-20 (Fed. Cir. 2016)。

23 參見 Payless, 998 F.2d at 990–91.。

21

利保護的整體設計（如圖 17 所示）。不過，我們仔細檢查 Semi，在

擋風玻璃下面有一個脊，形成一個明顯的凹口。俯視圖顯示兩輛卡車

從機身後部逐漸變細到前部，弧錐度具有相同的斜率，Semi 的鼻子

與 944 專利的曲率相同。從正面觀察，944 專利從汽車的側面傾斜到

車頭，而 Semi 越過擋泥板及保險桿上方形成類似的形狀，因此，兩

個車身都有從汽車前部穿過頂部的傾斜線，這些特徵實際上支持了

Tesla Semi 與 944 專利相近似的事實發現。

圖 17 Tesla Semi 車身與 944 專利與的比對圖

Tesla 努力將其設計與 Nikola 的 944 專利設計區分時，卻忽略了

熟悉該行業的人士的證據，他們表示 Tesla Semi 與 Nikola One 的設計

近似。其他報導使用類似的語言描述了 Tesla Semi 並特別將其與

Nikola 聯繫起來。例如：Truck Trend 說 Tesla Semi 與 Nikola One 看

起來非常近似。Nikola 公司將先前技藝（傳統的半卡車）、944 專利

和 Semi 之間做簡單的三方比較（如圖 18 所示），傳統的半卡車的車

身是有一些不同線條及角度的方形盒狀。相反，944 專利及 Semi 的

車身是從車身前端穿過車頂的一條連續弧線的整體外觀。由 944 專利

的設計與先前技藝比較，944 專利與先前技藝相去甚遠，而 Semi 車

身與 944 專利實質上近似，因此，可能會侵害 944 專利。

22

圖 18 先前技藝、944 專利與 Semi 車身的比對圖

關於 004 專利的中間車門設計

Tesla 辯稱，004 專利與 Semi 的車門僅是功能性的近似，兩扇門

是不一樣的。Nikola 反駁說明，Tesla 主張修改後的訴狀是基於兩個

設計的功能性重疊而產生相似之處，這是無稽之談。Nikola One 以及

所提的半卡車的先前技藝都顯示出中間車門對於所有汽車公司都很

重要。將 004 專利與先前技藝及 Semi 的車門作三方比較（如圖 19

所示），其他半卡車沒有中間車門的設計，先前技藝的車門都在駕駛

室的前面，相比較之下，Nikola 的 004 專利和 Semi 的車門是從駕駛

室前部向後移動了。又根據先前技藝的觀察，004 專利的車門是裝飾

性的設計，004 專利和 Semi 的兩個門都是矩形的，兩扇門之間的差

異都是細微的，不會妨礙侵權事實的發現。

圖 19 004 專利、先前技藝與 Semi 的中間車門的比對圖

23

結論

美國每天數萬台載著商品的卡車及半卡車在洲際公路上奔馳

著，從一州到另一州，從一個城市到另一個城市，帶動了美國的經濟

活動的發展與熱絡，8 級重卡車完成美國 80%的物資運送。2017 年北

美 8 級重卡車的銷售量達到 29.64 萬輛，市場規模達到 300 億美元。

為了配合全球推動的低排碳與低汙染新能源政策，從 2009 年起，美

國能源部（DOE）推出為期 5 年的「Super Truck」計畫，幾家商用車

製造廠聯手研發超級卡車，在 2016 年的「Super Truck II 」計畫中，

電動重卡車也是發展的項目之一。

這幾年除了 Cummins、Daimler、Navistar 以及 Volvo 等幾家大車

廠外，一些新創公司也在研發電動卡車，想要搶食電動卡車或半卡車

的市場。對於所研發的電動卡車，申請發明專利保護其技術特徵，然

而並不是所有的技術都會成為專利，且發明專利的取得耗時費用高；

反觀設計專利的取得時間較短成本較低，又無須繳年費，申請設計專

利不失為一個好選項。Nikola 仔細分析了 Nikola One 外觀設計的各項

設計特徵，2015 年底，申請 8 個設計專利保護 Nikola One 的整體外

觀及設計特徵，而 Tesla 也在 2017 年 9 月提出半卡車駕駛室外觀的

設計專利申請24（如圖 20 所示）。如同 Apple 與 Columbia 的設計專

利侵權訴訟25，能打仗的專利就是好專利，Nikola 控告 Tesla 侵害

Nikola One 的 3 項設計特徵，這專利侵權訴訟正在進行中，短期間不

會有結果的，不過，高達 20 億美元的賠償金額應該是一場蠻好看的

硬戰。

24 這 2 個申請案於 2018 年 8 月 14 日核准公告。

25 參見 Apple Samsung Jury Verdict 5:11-cv-01846-LH K（May,24, 2018)以及 Columbia Sportwear North

America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017)

24

圖 20 Tesla 的半卡車駕駛室的設計專利