NORMATIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN COLOMBIA

JHON SEBASTIAN LEAL NIETO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

GESTIÓN TECNOLÓGICA BOGOTA

2015

NORMATIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN COLOMBIA

JHON SEBASTIAN LEAL NIETO

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

RENÉ APONTE

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

GESTIÓN TECNOLÓGICA BOGOTÁ

2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 4 1. TRANSEFERENCIA TECNOLÓGICA ............................................................... 5 2. NORMATIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA .............................................................................................................. 6

2.1. TIPOS DE CONTRATOS CON CAUSA SIMPLE ....................................... 6 2.1.1. Contratos de cesión ............................................................................. 6 2.1.1.1. Obligaciones del cedente .................................................................. 6 2.1.2. Contratos de licencia ............................................................................ 7 2.1.2.1. Obligaciones del licenciante .............................................................. 7 2.1.2.1. Obligaciones del licenciatario ............................................................... 8 2.1.3. Acuerdos de confidencialidad............................................................... 8 2.1.3.1. Obligaciones del titular de la información .......................................... 8 2.1.3.2. Obligaciones del receptor ................................................................. 9

2.2. TIPOS DE CONTRATOS CON CAUSA COMPLEJA ............................... 10 2.2.1. Contratos de franquicia ...................................................................... 10 2.2.1.1. Obligaciones del franquiciante............................................................ 10 2.2.1.2. Obligaciones del franquiciado ............................................................ 11

3. CONCLUSIONES ............................................................................................ 12 4. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 13

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INTRODUCCIÓN

Se realizó una búsqueda sistemática sobre la normativa vigente concerniente a la transferencia tecnológica que rige en Colombia, con el fin de hacer una revisión y presentar un esquema de cómo funciona la ley actual enmarcada en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), Comunidad andina de naciones (CAN), Comisión internacional de propiedad intelectual (CIPI), y la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI).

Entendiendo como transferencia tecnológica en su sentido más amplio el movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el contexto de su invención original a un contexto económico y social diferente. (Becerra, 2004)

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1. TRANSEFERENCIA TECNOLÓGICA

Para empezar a adentrarnos en el análisis de la normatividad concerniente a la transferencia de tecnología veremos algunas definiciones de que lo es una transferencia de tecnología, a saber:

Es el movimiento de tecnología y saber-hacer (know-how) relativo a la tecnología entre socios (individuos, entidades y empresas) con el objetivo de mejorar como mínimo el conocimiento y habilidad de uno de los socios, así como fortalecer la posición competitiva de cada uno de los socios. (Abranson, 1997)

Es la transmisión –y en ocasiones la creación– de tecnología, con o sin la transmisión simultánea de bienes y servicios. (Echarri, 1999)

Es el movimiento de know-how, de conocimiento tecnológico o de tecnología de una organización a otra. (Roessner, 2000)

Son las ventas o concesiones, hechas con ánimo lucrativo, de tecnología que deben permitir al licenciatario o comprador fabricar en las mismas condiciones que el licenciante o vendedor. (Pere Escorsa C, 2003)

Transferencia del capital intelectual y del know-how entre organizaciones con la finalidad de su utilización en la creación y el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente. (Informe Cotec 2003: tecnología e innovación en España, 2003)

Teniendo claro el conglomerado de las definiciones de lo que es una trasferencia de tecnología, veremos en el siguiente capítulo la normatividad vigente en Colombia.

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2. NORMATIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA

2.1. TIPOS DE CONTRATOS CON CAUSA SIMPLE

Los contratos con causa simple son los que tienen por objeto la explotación de una categoría de bienes de propiedad intelectual, por ejemplo una patente de invención o un modelo de utilidad.

2.1.1. Contratos de cesión

El contrato de cesión es un contrato atípico, es un contrato bilateral, generalmente oneroso y de tracto único, en donde se lleva a cabo por parte del titular una transmisión total o plena de los derechos que le corresponden sobre el bien inmaterial. Consecuencia de esto es que el adquirente pasa a ocupar la situación jurídica del cedente, por lo que debe asumir todas sus obligaciones y disfruta de todas las facultades otorgadas sobre dicho bien. El cedente se obliga a transmitir al cesionario la totalidad de los derechos que le corresponden a cambio de un precio cierto.

2.1.1.1. Obligaciones del cedente

La primera obligación del cedente, y una de las principales, radica en la entrega. En este punto no será posible aplicar exactamente lo dispuesto por las normas regulatorias del contrato de compraventa, puesto que mientras en ésta la transmisión del bien objeto del contrato se perfecciona cuando el vendedor cumpla con la obligación de entrega, en la cesión, por tratarse de bienes inmateriales, la entrega física es imposible.

2.1.1.2. Obligaciones del cesionario La principal obligación por parte del cesionario es el pago.

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2.1.2. Contratos de licencia

La licencia es una de las figuras contractuales más usadas en la contratación internacional de transferencia de tecnología ya que puede ser usada como una herramienta para realizar la transmisión de diferentes bienes inmateriales, tales como invenciones no patentadas, solicitudes de patente, secretos empresariales, trazados topográficos de circuitos integrados, derechos de obtentor de variedades vegetales, derechos de autor sobre programas de computador y, por supuesto, patentes. Pueden existir diversos motivos para acudir a la figura de la licencia, distintos de generar beneficios económicos o penetrar en mercados extranjeros. Los contratos de licencia también pueden ser utilizados para resolver una disputa entre empresarios, crear las bases para una futura operación de integración o para resolver problemas de bloqueo de patentes.

2.1.2.1. Obligaciones del licenciante

En cuanto a las obligaciones del licenciante, existen dos sectores de la doctrina en extremos opuestos. El primero de ellos sostiene que la obligación principal del titular del derecho consiste en una obligación de no hacer, traducida en la renuncia a ejercitar las acciones que le faculta la ley en virtud de su derecho de patente. En el otro extremo, están quienes consideran el contenido positivo de la obligación, consistente en realizar todos los actos necesarios para asegurar la explotación del licenciatario. En este sentido, la obligación principal del licenciante es otorgar la autorización de uso del bien que constituye el objeto del contrato.

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2.1.2.1. Obligaciones del licenciatario

A diferencia de las obligaciones del licenciante, que de alguna manera constituyen elementos definitorios del contrato de licencia, las del licenciatario son elementos meramente accidentales para el contrato; un ejemplo de esta situación lo encontramos en el pago, que siendo la obligación principal del licenciatario, puede ser eliminado sin que por eso se altere la esencia del contrato.

2.1.3. Acuerdos de confidencialidad

Los acuerdos de confidencialidad, aunque gozan de amplísima difusión y son de frecuente utilización, no siempre son considerados como un contrato autónomo por el sistema del derecho civil, tal vez debido a que en muchas ocasiones constituyen un elemento accidental de otra figura contractual o forman parte de un contrato complejo. Dependiendo de la configuración del contenido acordado por las partes, un acuerdo de confidencialidad puede transformarse en un contrato de licencia de know how, como cuando el receptor se compromete a pagar una retribución al titular a cambio de uso de la información.

2.1.3.1. Obligaciones del titular de la información

Evidentemente, la obligación principal del titular de la información es revelarla al receptor; sin embargo, es necesario hacer mención de la forma en que se hará esta revelación. Como primera medida, debe establecerse con claridad cuáles son las partes intervinientes en el contrato: tanto la persona que va a llevar a cabo la revelación de la información, como la receptora. Aunque en un primer momento pereciese evidente, lo cierto es que este es uno de los aspectos más problemáticos de este tema, sobre todo cuando estamos en presencia de inventores académicos.

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2.1.3.2. Obligaciones del receptor

La primera y principal obligación del receptor es guardar la confidencialidad de la información a la que ha tenido acceso como consecuencia del contrato. Sin embargo, debe estipularse expresamente la duración de esta obligación. En muchas ocasiones esta aclaración es pasada por alto y al surgir un conflicto serán los tribunales los encargados de determinar tal duración. Usualmente, en los casos en que el acuerdo de confidencialidad hace parte de un convenio marco, el tiempo que se pacta es de cinco años tras el vencimiento del contrato; sin embargo, la duración de esta obligación está directamente relacionada con el campo tecnológico del que se trate; por ejemplo, en el área de los programas de computador el término de cinco años suele ser más que suficiente, pero en otros campos de la tecnología una información secreta puede continuar siendo valiosa al cabo de muchos años.

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2.2. TIPOS DE CONTRATOS CON CAUSA COMPLEJA

Los contratos con causa compleja son aquellos en los cuales, no obstante presentar un carácter unitario que los diferencia de las uniones de contratos o contratos coligados85, las partes acuerdan llevar a cabo una pluralidad de prestaciones que pueden ser propias de diferentes figuras egociales86. Es decir, en un solo marco normativo los intervinientes buscan obtener un fin único que será implementado mediante diferentes conductas.

2.2.1. Contratos de franquicia

La franquicia es una de las figuras contractuales que presentan un mayor crecimiento en los últimos años, a tal punto que es innegable el papel fundamental que cumple en la moderna economía mundial. Una de las características fundamentales de la franquicia es la presencia de bienes inmateriales, usualmente protegidos por la disciplina de propiedad intelectual; sin embargo esto no significa que todos los contratos de franquicia lleven implícita una transferencia tecnológica. 2.2.1.1. Obligaciones del franquiciante Las obligaciones del franquiciante resultan no sólo de la aplicación analógica y extensiva de las disciplinas pertenecientes a otros contratos como el arrendamiento y la agencia, sino también de los deberes generales de buena fe y lealtad contractual que, tal como se anotó en su momento, constituyen pieza fundamental en el contrato de franquicia. La primera obligación del franquiciante es la puesta a disposición del paquete de franquicia, es decir, otorgar al franquiciado la autorización de uso de los bienes inmateriales que formen parte de la franquicia y junto con ella, en caso de que estemos en presencia de una franquicia de fabricación, toda la información técnica y las autorizaciones de uso de tecnologías protegidas por derechos de patente que sean necesarias para llevar a cabo los procesos de producción.

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2.2.1.2. Obligaciones del franquiciado

La primera y principal obligación del franquiciado es el pago de la contraprestación según los términos pactados. Podrá constituir la entrega de una cantidad de dinero única o el abono de una cantidad fija o variable, usualmente mensual y porcentual sobre la base de los niveles de ingresos del franquiciado. La forma de mayor utilización es la combinación de las anteriores, en donde se pagará una suma inicial, generalmente llamada derecho de entrada o initial fee, complementada por el pago periódico de una cantidad establecida de acuerdo con los criterios ya mencionados. La segunda obligación la constituye la financiación de la inversión necesaria para llevar a cabo la implementación de la estructura empresarial, de acuerdo con las instrucciones del franquiciante. (Gaitán, 2009)

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3. CONCLUSIONES

• A pesar de las extensas referencias citadas anteriormente de las normas que rigen en Colombia para la transferencia tecnológica, no se cuenta con un sistema propio que enmarque los mínimos acuerdos para la normatividad asociada con el proceso. Dicha normatividad está mediada por la CAN en la decisión 84.

• La normatividad Colombiana no contempla definiciones de transferencia

tecnológica, ni transferencia tecnológica.

• Ya que no existe norma alguna que regule la transferencia de tecnología en el país, el mecanismo usado es la celebración de contratos de cesión y de licencia, dejando a manos de la SIC todos los procesos administrativos para el registro y explotación de patentes y marcas con un referente tomado de la decisión 486 de la CAN.

• Por lo anterior cabe denotar que en todas las disposiciones que rigen en Colombia hasta el momento, incluyendo la resolución 062 del 2014 de la DIAN, no se encuentran medidas que excluyan o delimiten el uso de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia tecnológica.

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4. BIBLIOGRAFIA

• Abranson, N. (1997). Sistemas de transferencia tecnológica en los Estados

Unidos y Alemania. Washintog D.C.: National Academy Press.

• Becerra, M. (2004). La transferencia de tecnología en Japón. Conceptos y enfoques. Monterrey, México.

• Echarri, P. (1999). La transferencia tecnológica aplicación práctica y jurídica. Fundacion Confemetal.

• Gaitán, M. G. (2009). tipología de los contratos de. REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N° 13, 206-225.

• Informe Cotec 2003: tecnología e innovación en España. (2003). Fundación Cotec, 2003.

• María del Socorro López G., J. C. (2006). Un Acercamiento al Concepto de la Transferencia de Tecnología en las Universidades y sus Diferentes Manifestaciones. PANORAMA SOCIOECONÓMICO , 71-72.

• Pere Escorsa C, J. V. (2003). Tecnología e innovación en la empresa. EDICIONS UPC.

• Roessner. (2000). El movimiento de know how, de conocimiento tecnológico o de tecnología de una organización a otra.

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