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표준과 국제특허
충정 특허
목 차
1. 표준특허의 중요성-국제특허분쟁과의 관련성 2. 표준화의 정의 3. 표준화 이슈의 변화 4. 표준과 특허의 관계 5. 표준화 기구의 특허관련 정책 6. 표준화 기구의 특허관련 정책의 여러 가지 문제점 7. 표준특허의 정의 8. 표준특허의 판정 9. 국제 표준화 절차 10.표준특허 관련 분쟁 사례
충정 특허
외국 기업의 특허공격은 크게 증가한 반면, 우리 기업의 특허공격은 정체
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피소 (외국기업→한국기업)
제소 (한국기업→외국기업)
국제특허분쟁 현황 ('04~'10)
자료 출처 : 특허청 통계, 2011.
우리 기업의 국제특허분쟁 현황
충정 특허
분쟁 전 (~2010) : 삼성 - 애플, 구글, MS와 상호 협력 관계
안드로이드 OS (갤럭시)
스마트폰 (넥서스)
스마트폰 지재권 분쟁
충정 특허
현재는 치열한 특허, 디자인권 전쟁 중 M&A를 통해 획득한 특허를 활용 (Motorola 17,000건, Nortel 6,000 건)
안드로이드 OS (갤럭시)
스마트폰 (넥서스)
갤럭시 Sㆍ탭 디자인권
안드로이드 OS 특허사용료
향후 스마트폰 제조 경쟁업체로?
* FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) : 표준의 일반 원칙
3G 통신 표준특허
스마트폰 지재권 분쟁
충정 특허
표준화의 정의
◇ 표준화(standardization)란 일상적이고 반복적으로 일어나거나 일어날 수 있는 문제를 주어진 여건하에서 최선의 상태로 해결하기 위한 일련의 활동으로 정의하고 있음(ISO/IEC 가이드 2)
◇ 기술규격을 단일화하여 중복투자를 방지하고 기술개발의 방향을 일원화하여 제시하고자 도입됨
◇ 최초에는 국가 공공기관의 주도 하에 진행되었으나, 최근에는 기술 개발의 글로벌화가 진행되어 민간 기관/학술기관의 주도 하에 표준화 작업이 진행됨
◇ 국내의 대표적인 표준으로는 KS 규격이 있으며, 국제적으로는
ISO, IEC, BSI, ASTM 등의 규격이 널리 이용되고 있음
국내 표준 관련 기관 : 한국표준협회 (www.ksa.or.kr) 지식경제부 기술표준원 (www.kats.or.kr) 한국표준과학연구원 (www.kriss.re.kr)
충정 특허
표준화 이슈의 변화
◇ 국가/공공기관의 주도 하에 진행되던 시절에는 국내 기관의 중복 투자 방지, 기술개발 방향 가이드라인을 제시하고자 진행됨
◇ 1990년대부터 산업 분야를 선도하는 기업들이 주도하여 표준화 기구를 구성, 후발 주자의 시장 진입을 차단하고 기술적 우위를 유지하는 방안으로 이용됨 (특허 로열티 수익의 분배를 위한 기구로 기능함)
◇ 현재는 학술기관의 주도 하에 민간 기관의 지나친 독주를 막고, 기술개발 방향 가이드라인을 제시하는 최초의 목적을 구현하려는 노력이 시도되었으나, 기업의 참여를 유도하기 위하여 합리적인(reasonable) 수준의 로열티 수익을 허용하고 있음
충정 특허
표준과 특허의 관계
표준과 특허가 어떻게 연관되는가? 표준 제도가 특허권자에게는 어떻게 이롭게 기능하는가?
◇ 특허권 행사의 편의 ㆍ원칙적으로 특허권 침해사실 입증책임은 특허권자에게 있음 ㆍ표준제도에 의하여 특허권자는 입증을 위한 노력을 간소화할수 있음
◇ 표준에 의해서만 권리행사가 가능한 기술분야 확대 ㆍ특허권의 침해 사실 입증은 외형에 특징이 드러나는 장치 분야가 가장 유리
ㆍ외형상 특징이 나타나지 않는 소프트웨어 분야, 통신기술 분야는 표준 이외에는 권리행사가 쉽지 않음
충정 특허
ETSI의 특허권 정책 (IPR policy) 표준의 확산 및 사용성을 높임 (clause 3.1) 표준의 사용과 특허권자의 권익의 조화를 추구
◇ 특허권 관련 정책 방향 ㆍ표준 적용자의 리스크 및 투자를 줄임 ㆍ표준의 사용(public use)과 특허권자의 권익의 조화를 추구
◇ 라이센스 정책 방향 ㆍ표준 essential 특허 보유자는 철회 불가능한 F/RAND 조건의 라이센스 제공 선언문 제출 의무 (clause 6.1)
an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant
irrevocabele licences on fair, reasonable and non-discriminatory terms and contitions.
표준화 기구의 특허 관련 정책 (1)
충정 특허
표준화 기구의 특허 관련 정책 (2)
• ISO/IEC/ITU가 ’07년 3월 공동 특허 정책 발표 – 특허 정보 통보 및 공개 의무 (disclosure rule) – RAND 라이센싱 – 라이센싱 거부시 표준 폐지
구분 ISO/IEC/ITU ETSI IEEE
공개규칙 특허 정보 공개 의무 특허 정보 공개 의무 특허 정보 공개 의무
라이센싱 규칙 - RAND
- Royalty Free - FRAND
- RAND
- Royalty Free
라이센싱 거부시 표준개정 또는 폐지 표준에서 제외 표준에서 제외
*RAND (Reasonable And Non Discrimination) **FRAND (Fair,Reasonable And Non Discrimination)
특허 분쟁을 대비하여 중재를 위한 정책 발표 실제로는 특허 분쟁에 대한 책임 회피로 실효성의 한계
충정 특허
표준화 기구의 특허 관련 정책 (3)
Fair : 독점금지법(anti-trust/competition law)으로부터 도출된 원칙, 경쟁 행위를 원천적으로 봉쇄하는 라이센싱 조항에 대한 무효화 Reasonable : licensing rate가 합리적일 것을 천명한 원칙 Non-Discriminatory : 비차별적인 라이센싱 조건에 대한 원칙 - 모든 업체에게 동일한 비율의 licensing rate를 강제하는 것은 아님 - licensee의 신용도, 매출액 등의 지표에 따라 달라질 수는 있음 - licensing 조건의 기본 원칙이 비차별적일 것을 요구하는 원칙
충정 특허
표준화 기구의 특허 관련 정책의 여러가지 문제점 (1)
특허 공개 규칙(disclosure rule)의 문제 표준화 기구들이 특허 정보 공개의 의무를 명문화하고 있음 표준화에 참여하지 않은 제3자의 특허의 공개 의무가 없는 점은 한계
공개는 의무인가?
- ISO/IEC/ITU, ETSI 등 대부분의 표준화 기구는 IPR (Intellectual Property Rights, 지적재산권) 정보(출원도 포함) 공개의 의무를 명문화하고 있음 - 표준화 참여자 및 다른 조직의 알려진 특허에 대하여도 표준화 기구에 주의를 환기시켜야 함 - 특히 ITU는 특허권자 만이 아니고 특허에 대해 알고 있는 모든 사람에게 공개를 요구하고 있음 - 사실상표준화기구(ex. VITA, 임베이드컴퓨터시스템 표준화기구)는 라이센싱 조건까지 공개를 요구
충정 특허
특허 공개 시기의 문제 공개 시점에 대한 명확한 정의가 어려움 조기 공개 규정시 잠재표준 대상으로 너무 많은 IPR의 정보 홍수 우려 후기 공개 규정시 표준 완성 직전 patent 진행을 hold-up하여 공개 회피 우려
- ISO/IEC/ITU는 조기공개를, ETSI 는 적시 공개를 요구 such information should be disclosed as early as possible during the development of the Recommendation | Deliverable - IEEE는 가능한한 빨리, 늦어도 표준승인 전 라이센싱과 관련된 의사표시에 대한 약속을 하도록 요구
표준화 기구의 특허 관련 정책의 여러가지 문제점 (2)
충정 특허
라이센싱 규칙(RAND, FRAND)의 문제 공정하고 합리적인(FR) royalty rate의 기준 일부 소송 사례에서는 법원이 FR 조건을 유명무실한 것으로 판단하는 등 표준기구의 강제력에는 한계를 드러냄
공정하고 합리적(FR, fair, reasonable)의 기준은? - Royalty rate를 어떤 수준으로 정해야 공정하고 합리적인지 당사자간의 견해가 다름, 산업의 특성도 고려해야 함(영업이익률)
- ETSI는 제조 비용의 5% 이내를 제시하고 있음 - 브로드컴은 3GPP(3세대 통신규약)에서 퀄컴이 약속한 로열티를 위반했다고 주장했으나 법원은 라이센스에 대한 사항은 특허보유자의 권리라고 판단하여 FR 조건을 유명무실화한 사례
표준화 기구의 특허 관련 정책의 여러가지 문제점 (3)
충정 특허
비차별(Non-Discriminatory)의 기준은?
- 동등한 제품에 대해서는 다른 사용자(licensee)에게 다른 로열티 기준을 부여하지 않아야 한다는 논리이나 보다 복잡한 분석이 요구됨
- 특허권자가 사용자와의 전략적 제휴, 시장규모 등을 고려한 차별적 라이센싱이 반드시 비차별적 규칙을 위반한 것인지에 대한 논란
- 브로드컴은 3GPP(3세대 통신규약)에서 퀄컴이 차별적 라이센싱을 하였다고 주장하여 반독점법 위반 판결을 이끌어낸 사례
표준화 기구의 특허 관련 정책의 여러가지 문제점 (4)
충정 특허
표준특허의 정의 (1)
표준을 실시하기 위하여 essential한 특허를 표준특허로 정의
- 표준의 구현(implementation)/실시로 인하여 침해가 발생하는 특허권 (ETSI의 Essential의 정의)
- 해당 특허권을 침해하지 않고 표준에 따르는 장치 또는 방법의 실시가 불가능한 경우
- 표준이 특허권을 침해하는 기술적인 해법에 의해서만 구현될 경우, 해당 특허권 모두 essential 에 해당
충정 특허
표준특허의 정의 (2)
표준특허로 포함되기 위한 조건 – 특허 정보의 적시 공개 (ETSI)
- ETSI의 경우, ETSI에 essential 또는 potentially essential로 통보된 특허일 것
- ETSI는 통보된 특허권의 essential 여부에 대한 판단은 직접적으로 제공하지 않음(IPR Guide 3.1.2)
- ETSI에 접수된 사항은 공지되며, 정보/특허에 대한 유효성 또는
essential 여부를 체크하지 않음
- ETSI는 어떤 분석도 진행하지 않으며 특허권에 대해서는 보장하지 않음
- ETSI는 licensing 에는 개입하지 않음
충정 특허
표준특허의 정의 (3)
표준특허로 포함되기 위한 조건 – 특허 정보의 적시 공개 (IEEE-SA)
- IEEE-SA(Standard Association)는 IEEE 내에서의 표준 정립 및 특허권 등록 담당
- LOA(Letter of Assurance)를 통하여 essential patent claim 통보
- Essential patent claim : 표준의 필수/선택적 부분의 구현을 가능하게 하는 청구항
- Essential patent claim에 대한 검증은 IEEE-SA 내부에서는 진행되지 않음
충정 특허
표준특허의 판정
표준특허인지 여부를 판정하는 기준은 표준에 대하여 essential한 특허인지 여부 표준화기구의 판정의 구속력이 인정되지 않음 표준화기구의 자체 심사 기능이 부족한 문제점
- 표준에 대하여 essential한 특허인지 판정은 표준화기구의 풀 관리자가 판정 (MPEG-LA, Blue-Ray)
- 실제 분쟁 시에는 법원에서 판정함 (각국 법원은 표준화 기구/pool 관리자의 essential 판정에 구속력을 인정하지 않음), Rambus 사례
- 특허권자는 표준화 기구의 특허정보 공개의무에 따라 정보만 공개함 => 표준화 기구가 essential 여부를 자체 심사할 수 있는 기능을 갖추고 있지 못한 경우도 많음
충정 특허
국제 표준화 절차
표준 특허 창출을 목표로 R&D 활동 전개 표준화 과정과 연계한 특허활동 전개
Call for Proposal (6개월)
Core experiment
(6개월)
Test Model (1년)
Working Draft
(6개월)
Committee Draft (CD)
(6개월)
Final CD
(3개월)
Final draft International
Standard (6개월)
Competition Collaboration
사전 협의가 거의 이루어짐
1. 보완된 IS 만들어짐, 2. 새로운 기술 진입 거의 불가능, 3. 주변특허 발굴 시기
1. 정보수집 시기 2. 수집된 정보 분석 3. 표준특허 기초 설계 4. 다수의 설계특허 출원
1. 출원된 특허가 표준과 부합하도록 의도적 설계 2. 다수 건의 분할 및 등록 3. 제안된 기고문 및 논의과정을 통해 지득한 기술 흐름 및 내용을 파악하여 신규출원
표준특허 출원 표준특허 가공
표준화 프로세스
기고문 제출전 특허출원(1차) 필수
충정 특허
표준특허 관련 분쟁 사례 (1)
JPEG 표준 소송
Forgent Network사는 JPEG 표준화에 참여하지는 않았으나 1997년 Compression Lab이라는 회사 인수 후 US Patent 4,689,672 발굴 (1987.10.6. 등록) ‘02년부터 3년 동안 30개의 회사로부터 $105 Million 로열티를 받음 - JPEG committee에서 위 특허는 선행기술에 의해 무효라고 심사 - ‘04년 21개 회사가 콘소시움을 만들어 특허 무효화 주장 - MS는 ’05년 별도로 반대 소송 제기
US 4,689,672
30개 회사 소송
… …
Forgent
충정 특허
표준특허 관련 분쟁 사례 (2)
Philips vs. LG JPEG 소송
Philips는 네덜란드 LG전자가 JPEG 표준에 있는 자사의 특허기술 사용했다며 소송을 제기하여 승소 (‘07. 4) 유럽내 LG 휴대폰 판매금지
LG는 Philips가 표준화 회의에 참석했고 자사 특허를 표준화 기관에 신고하지 않았음을 이유로 동법원에 조정신청하여 판매금지 명령을 번복 표준제정과정 중 IPR 정보의 공개의무(disclosure rule)를 특허침해 소송에서 인정한 사례
소송 및 판매금지
충정 특허
표준특허 관련 분쟁 사례 (3)
Qualcomm vs Broadcomm의 H.264 표준특허 소송사례
퀄컴은 영상압축에 관한 H.264 규격관련 특허권을 브로드컴이 침해했다고 $8.3 million의 손해배상 청구소송을 제기 (2005.10)
브로드컴은 퀄컴이 ITU-T의 JVT 구성원으로 표준선정에 참여하였으면서 특허권 공개를 하지 않은 것은 ITU-T의 특허권정책위반이라고 반박
(1심) 정보공개에 대한 퀄컴의 침묵은 권리행사의 묵시적 포기라고 판결 ㆍ특허권 공개대상 특허는 표준실시자가 침해하게 되는 특허로 해석 ㆍITU-T의 특허권 공개권고는 회의 참가자의 의무로 해석 (2심) ITU-T의 특허권 정책이 불분명하나 정책의 목표로 미루어볼때 퀄컴은 의무를 위반하였으며 특허권을 행사할수 없다고 판결(2008.12) ㆍ특허권 행사 시 금반원 원칙의 위반에 해당한다고 판결
충정 특허
표준특허 관련 분쟁 사례 (4)
Nokia vs Interdigital 사의 W-CDMA 특허 소송사례
인터디지털사는 ETSI에 신고한 W-CDMA 관련 4건의 특허를 노키아가 무단 사용하였다고 소송을 제기
노키아는 인터디지털의 특허가 ETSI에 신고되었다는 점은 인정하지만, ETSI 표준의 essential은 아니라고 영국법원에 확인을 청구(2005.07)
법원은 essential 여부를 확인해 주어야 하는가? ▶essential 여부에 대한 판정은 로열티 협상에 영향을 주므로 법원이 판단할 수 있다고 결정함 ▶법원은 1건에 대해서만 essential 임을 인정하고 나머지 3건은 부정한 사례 (2007.12)
충정 특허
표준특허 관련 분쟁 사례 (5) - 진행 중인 분쟁 사례
Apple vs 삼성전자의 W-CDMA 특허 소송사례
Apple이 삼성을 상대로 삼성전자의 스마트폰과 태블릿이 아이폰과 아이패드의 디자인, UI, 포장 등을 모방했다는 이유로 독일/네덜란드/미국/호주 법원에 제소 (2011. 04.~)
삼성전자는 Apple의 특허 및 디자인권에 대한 침해를 부정하면서, Apple의 아이폰이 삼성전자의 고속패킷전송방식(HSPA), W-CDMA, 휴대폰-PC 연결 케이블 통신 기술에 대한 삼성전자의 표준특허를 침해하고 있다는 이유로 네덜란드/미국법원에 맞제소한 상태 (2011. 04.~)
Apple 삼성 (가처분) • 독일,네덜란드 법원은 Apple의 주장을 인정 (독일은 디자인, 네덜란드는 photo-flicking 특허의 유효성을 인정)
• 미국법원은 Apple의 주장을 기각(침해 개연성은 인정하나, 심각한 손해는 아니라고 판단) 삼성 Apple (가처분) • 네덜란드 법원은 삼성의 주장을 기각 (침해 개연성은 인정하나, 삼성의 로열티 요구액이 fair,
reasonable하지 않고 양사가 충분한 협의를 진행하지 않았기 때문에 가처분 사안은 아니라고 판단)
충정 특허
표준특허 관련 분쟁 사례 (6) - 진행 중인 분쟁 사례
구글 vs MPEG-LA 표준단체의 특허 분쟁사례
구글이 내세운 고화질 웹서비스 표준 VP8 기반의 무료비디오 서비스가 MPEG-LA 표준특허를 침해했다는 주장
구글은 자신들의 VP8 표준은 MPEG-LA의 특허내용을 침해하지 않으며, 로열티 없는 비디오 압축코덱의 표준을 제정하는 것을 목표로 하고 있다고 밝힘
관련 선행 분쟁 사례 : ▶ 마이크로소프트도 유사한 웹 기반의 동영상 표준 풀을 독자적으로 구축하려고 시도하였으나, MPEG-LA 의 견제에 표준풀 계획을 철회한 바 있음 ▶ VP8의 최대 경쟁표준인 H.264 표준풀은 MPEG-LA 표준풀에 라이선스를 지불하고 있음
