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研發成果技術移轉授權實例- 如何移轉有價值的技術 -

徐光明 專案經理

逢甲大學技術授權中心 phone +886(4) 2451-7250 #6812 e-mail kmhsu@fcu.edu.tw 

1

行政院國家科學委員會

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結論：如何移轉有價值的技術先有個激發動力的夢想積極培養能直接量產且又不侵犯他人專利權的技術結合打不死的技轉中心來共同行銷技術做好事前充分的準備工作與情報蒐集馬不停蹄的沙盤推演合作與分工的談判技巧技轉中心延續技轉案的生命移轉有價值技術需注意的要項

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Thank you for your Attention

Michael Hsu Project Manager

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Mobile +886 0953-539-951     phone +886(4) 2451-7250 #6812 fax +886(4) 2452-2670

e-mail kmhsu@fcu.edu.tw 

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先有個激發動力的夢想－坐擁雙 B 尊榮的夢想

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增加技術強度：積極培養能直接量產且又不侵犯他人專利權的技術

Intellectual Property

營業秘密

Patent申請獲證維護

商

標

菌種保護

積體電路佈局

技術

技術 / 專利組合技術1.1

技術1

技術1.2

技術1.1.2

技術1.2.1

技術1.3

PAN活性碳纖維布

技術

PAN活性碳纖維布技術 -Taiwan

技術本質是否為市場導向 ?技術立即實施量產的強度？

專利權強度 ?佈署國家強度 ?

市場需求核生化防護服 之濾毒層材料加上專利分析最好

PAN活性碳纖維布

ideal

PAN活性碳纖維布技術 -USA

濾毒層材料ideal

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結合打不死的技轉中心來共同行銷技術

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結合打不死的技轉中心來共同行銷技術PAN

活性碳纖維布技術

技術 1商標

技術 4

技術 5技術 2

市場分析：產品強度、產值（ OTL）技術強度：功能優點、量產時程、 競爭技術的替代效果（老師）

廠商對此技術需求真正的迫切度（ OTL）

專利的法律狀態（ OTL ）Claim 強度（ OTL ）

3 個月追蹤一次商品重新組合調整行銷方式或條件關案

PAN活性碳纖維布技術 -Taiwan

PAN活性碳纖維布技術 -USA

可達成技轉的行銷通路： OTL+ 老師老師的人脈網絡：相關產業創投技術授權中心的人脈絡技術授權中心網站參展、技術發表會國內外期刊

廠商

老師負責技術

OTL負責業務

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做好事前充分的準備工作與情報蒐集（ 1/2 ）

校方 廠商

技術強度（老師確認）

1.了解技術的功能2.了解技術距離與量產的差距3.了解技術的限制4.了解技術開發至量產的時程5.了解國內外替代技術與此技術的差異

6.了解本技術開發至今所耗的經費與未來需要的經費

技術水位（老師確認）

1.廠商對此技術現有的技術能力2.廠商對此技術的承接能力3.廠商對此技術之需求原因與項目

4.廠商對此技術的迫切程度

智財權（ OTL 確認）

1.專利的法律狀態2.分析專利 Claim3.評估專利所支出的成本（含合約維護期之年費）

4.了解此專利全球部署的國家

智財權（ OTL 確認）

1.廠商對此專利之需求迫切程度2.廠商擁有此專利的數量3.廠商擁有此專利的專利範圍

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做好事前充分的準備工作與情報蒐集（ 2/2 ）

校方 廠商

市場（老師與 OTL確認）

1.產品在全球的應用實例2.產品的市場價值（含未來）

3.技術的市場價值4.替代技術的市場狀況

市場（ OTL 確認）

1.廠商對此技術欲生產產品的量產情況2.預計產品上市日期3.全球市場佈局情況4.對此產品之經營模式

老師確認1.教育訓練費2.配合程度3.時間控制

OTL 確認 有無技術承接團隊

技術移轉模式（ OTL 確認）

做最後綜合的推演設定技轉條件的理想點與底

線

其他重點（ OTL 確認）

1.決策 KeyMan2.研發預算3.想合作的模式：移轉策略4.上網查公司營運狀況

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馬不停蹄的沙盤推演（ 1/4 ）決定移轉標的為何？

＝ Technology Transfer （ T1,T2… ） ＋ Patent Licensing （ P1,P2… ） ＋ Trademark Licensing…

技術與專利要拆開銷售，決定合約分開寫或合成一約

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馬不停蹄的沙盤推演（ 2/4 ）決策要項 細項

技術1.技術強度－能否在 0.5~1 年內正式量產（廠商笑嘻嘻）2.數量？細目規格？被授權者的消化能力（有沒有技術團隊承接）？3.正式量產時要付出的代價？

授權之智慧財產權

1.Know-how v.s Patent？2. 專利權數量？＝專利個數 × （使用、製造、販賣、為販賣之邀約、

進口五種權） × 國家別 專利的法律狀態？ 專利範圍是否適合 Licensee？

3. 衍生新的專利權是否歸屬廠商？

移轉 /授權區域

1. 授權區域＝（使用、製造、販賣、進口權） × （中國大陸、美國、台灣、日本、韓國、歐洲…）？

2. 答應 Licensee 全球授權之條件？

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馬不停蹄的沙盤推演（ 3/4 ）決策要項 細項

移轉 /授權方式

1. 非專屬 v.s 專屬？專屬授權要註明自己保留使用該技術與專利的實施權利可搭配非專屬授權，只限定在某產品或某區域專屬授權

2. 嚴禁 Licensee 對其關係企業、零件廠或第三廠商再授權3.回饋授權 (Grant backs)

授權產品 清楚明定技術移轉與專利授權的產品項目授權期間 授權期限（以 2~5 年居多）＜專利權之剩餘壽命

技術移轉之教育訓練

1. 約定教育訓練 30小時2.談清楚訓練的內容：是否包含整個技術

驗收方式 查核點可分 3-4 期，掌握 Licensee 對此技術商品化的狀況不擔保責任 無法保證不侵犯第三者專利：盡最大力量幫你解決保密責任 請 Licensee 所有有關人員負保密責任，不得洩漏第三者知悉附隨義務 要求在產品上標示專利權證書號碼

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馬不停蹄的沙盤推演（ 4/4 ）決策要項 細項違約罰責 合約賠償要有上限：可採 2~5倍總金額作違約罰責

合意管轄 1.以成本考量或法官之專業程度選擇合意管轄法院2.要約定此合約依據的”準據法” ,包含依據何國的法律

聯絡人 發生事情或合約異動 , 約定某期限內以何方式通知誰合約終止或中途解約 達成與未達成要求時 , 要約定回收條款

付款方式 一次付清或分次付（有 milestone)

技術 /授權定價

1. 授權金（ License Fee ） ＝ P1 技術移轉 (含教育訓練 ) ＋ P2 專利授權＋ P3 商

標授權2. 權利金（ Royalty ）：一般為營收之 1~5﹪

TFT-LCD （ 4~6% ）PC （ 1% ）Bio （ 15-25﹪)

最後定價

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沙盤推演的輔助工具

0

1

2

3

4

5技術數量

技術強度

專利數量

授權專利範圍數量

授權區域數

專利狀態強度

Cl ai m強度

新專利歸屬授權方式

再授權

授權產品數目

授權期間

教育訓練程度

違約金

付款方式

700 萬450 萬

100 萬

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合作與分工的談判技巧老師負責技術的回應技轉中心人員負責技轉條件的堅持與交換

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技轉中心延續技轉案的生命研擬合約與簽約收取授權金與權利金合約維護 ( 續約 )

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移轉有價值技術需注意的要項（ 1/5 ）

1、掌握適合的移轉模式，以免喪失賺錢的機會： 技轉模式（技術與專利可以拆開銷售）

＝技術移轉 移轉技術數量

＋智財權授權（專利、營業秘密、著作權、商標…）× 授權範圍（使用、製造、販賣、進口）× 智財權型態（發明、新式樣、新型）× 授權區域（ TW 、 USPTO 、 EPO 、 JPO 、 China…. ）× 授權方式（專屬、非專屬）× 授權其他要件（複授權、回饋權、專利歸屬…）

＋先期技轉 +建教合作

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移轉有價值技術需注意的要項（ 2/5 ）

2 、讓 OTL 的部分人員辦黑臉去要該要的條件：避免低估價值而低賣技術與專利

避免豐富的技轉條件而低賣技術與專利避免智慧財產權被輕易剝奪與佔有

出資與非出資研發計畫，專利權需歸屬老師；另訂契約者從其約定。

避免衍生之智慧財產權被輕易剝奪與佔有衍生專利權可歸屬發明人或共享無專利權時，可要求免費或優惠使用

避免技術或專利輕易被廠商之子公司或第三者免費使用

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移轉有價值技術需注意的要項（ 3/5 ）

3 、避免老師自己不小心觸犯法律應屬國家或學校的技術或專利權，私下移轉（私賣國有財產）

專屬 A 廠商又賣給 B，形成 AB 為競爭者，嚴重失信廠商，且須負重大的法律責任

專屬授權而自己還進行商業的實施擔保專利不侵害第三者（錯誤的擔保）

4 、避免廠商外洩發明人的技術資料，形成學術或業界競爭者快速抄襲技術或喪失專利申請權（簽 NDA 或於合約中載明保密罰則）

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移轉有價值技術需注意的要項（ 4/5 ）

5 、以 OTL當我們業務的好幫手– 有專人負責行銷– 有專人負責簽約– 有專人收技轉金– 有專人維護合約– 有專人幫忙申請專獎勵金與技轉個案獎勵金– 有專人進行違約或損害賠償處理– 避免老師不熟悉合約的意涵，不小心簽下可能損及己益的合約

– 避免未盡周密的簽約

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移轉有價值技術需注意的要項（ 5/5 ）

6 、重視專利權的效力，有 OTL 專利保護省麻煩– 有專人負責掌握專利申請的良機

• 學術發表、新菌種寄存、喪失國際優先權– 有專人負責找適合且專業的律師事務所– 有專人負責讓專利權範圍獲得妥善保護– 有專人隨時追蹤專利申請情況– 有專人負責維護專利，避免專利權無效– 周全的多國專利佈局– 專利組合，加值專利– 由政府或機構支付專利申請費用– 有專人協助專利檢索