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Aspectos legales de la apropiación de beneficios de la innovación.
Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica UNNE GTEC NEA
Abril 2011
www.pwc.com/es
PwC
Agenda
Introducción a la propiedad industrial
Gestión de la Propiedad Industrial
Marco Internacional: Convenio de París y Trip´s
Patentes. Introducción. Diferentes ámbitos de protección
Patentes: su regulación legal
Convenio de Patente Europea
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
Cuestiones relacionadas con la titularidad
Transferencia de tecnología
Secretos empresariales
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Preliminar
Introducción a la propiedad industrial
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Modalidades
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Patentes
Diseños
Nombres de dominio
Derechos de autor
Marcas
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Objeto y características de la Propiedad Industrial
La propiedad industrial tiene como principal característica
el que su objeto es un bien intangible o inmaterial.
• Carácter patrimonial
• Títulos exclusivos y excluyentes
• Principio registral
• Principio de territorialidad
• Principio de temporalidad
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Principio de territorialidad
En principio, los derechos de Propiedad Industrial se gozan
en aquellos territorios (países o uniones aduaneras) donde
se han decidido proteger. Así, por ejemplo, en el supuesto
de que haya registrado una patente sólo en España,
implicará en la práctica que su titular no podrá impedir el
uso de dicha patente respecto a dicha invención en
Argentina.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Principio registral
Esto significa que sólo gozará su titular de los derechos que
le otorgan las legislaciones de propiedad industrial en
aquellos países donde los hubiesen registrado. La excepción
se da en los casos de los derechos de Propiedad Intelectual
donde los derechos se protegen por el mero hecho de la
creación sin necesidad de su registro.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Principio de temporalidad
Estos derechos se gozan por un plazo de tiempo
determinado (el que estipula la legislación de cada país) el
cual una vez transcurrido implicará que los mismos pasan
al dominio público, y que, por lo tanto, podrán ser
explotados por cualquier otra empresa.
Excepciones: en España las patentes tienen una duración de
20 años, los diseños industriales hasta 25 años y las marcas
10 años (ésta últimas pueden ser renovadas
indefinidamente mientras que los dos primeros, no).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Carácter patrimonial
Estos derechos pueden ser cedidos o licenciados. En el
primer supuesto, estamos ante un caso de transmisión
plena de los derechos (similar a la venta de un bien mueble
o inmueble), y en el segundo, ante la autorización por parte
de su titular a un tercero para que este último lo utilice bajo
ciertas condiciones (territorio, tiempo, etc.). Además, se
podrán utilizar como garantías para obtener cualquier tipo
de préstamos.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Títulos exclusivos y excluyentes
Quienes gozan de cualquier derecho de propiedad industrial
e intelectual no sólo podrán utilizarlo a través de si mismos
o de terceros a través de contratos de licencias, sino que
también podrán impedir que cualquier tercero sin su
consentimiento comercialice productos o preste servicios
protegidos por alguna de las modalidades ya enumeradas.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Distintas modalidades
• Creaciones industrialesCreaciones de fondo
PatentesModelos de utilidad
Creaciones de formaDiseños industriales
• Signos distintivosMarcasNombre comercialNombres de dominio
• Derechos de autor
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Distintas modalidades
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Derecho legal
¿Qué protege? ¿Cómo se consigue?
Derechos de autor
Obras creativas o artísticas originales
MarcasIdentificación
distintiva de productos o servicios
Uso y/o registro
Diseños registrados
Registro*
Patentes Nuevas invenciones Solicitud y examen
Existen automáticamente
Secretos comerciales
Apariencia externa
Información valiosa no conocida por el público
Esfuerzos razonables para mantener el
secreto
Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
PwC
Distintas modalidades
• Los derechos obtenidos como resultado de innovaciones tecnológicas e
inversiones en I+D son las PATENTES y MODELOS DE UTILIDAD
• Las creaciones que implican novedades en cuanto a la forma o la
apariencia externa que presentan los productos son los DISEÑOS
INDUSTRIALES
• Los signos que permiten al empresario identificar y distinguir sus
productos y servicios y sus actividades de los de sus competidores en el
tráfico económico son las MARCAS y los NOMBRES COMERCIALES.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Caso Práctico Nro. 1
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
• Nuevo procedimiento industrial para pulir
determinados objetos, a base de utilizar un
sistema óptico (láser) en lugar del sistema
mecánico convencional.
• Juego de mesa
• Producto químico / divulgación
• Nuevo Uso
• Idea comercial
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Conclusiones
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
MarcasDiseñosPatentesModelos de utilidadDerechos de AutorObtenciones vegetales
Diferentesmodalidades
Características TerritorialidadCarácter registralCarácter PatrimonialTítulos exclusivosTemporalidad
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Gestión de la Propiedad Industrial
Promoción de la inventiva
Selección y administración de proyectos
Inteligencia competitiva tecnológica
Adquisición de licencias
Estrategia de protección
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Promoción de la inventiva
Para que haya nuevas patentes o modelos de utilidad esnecesario que haya invenciones. Una adecuada políticadentro de la empresa / Universidad que motive a susempleados / docentes / investigadores a investigarredundará sin duda alguna en una mayor actividadinventiva. Para ello será necesario que en los contratoslaborales o de servicios se establezcan claramente losderechos y obligaciones de cada una de las partes como asítambién las compensaciones en los supuestos en que lasinvenciones excedan aquello para lo cual el trabajador habíasido contratado o bien que el éxito comercial supere lasexpectativas iniciales.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Selección y administración de proyectos
Una segunda etapa consistirá en formar equipos de calidad
que faciliten el trabajo, dotar a sus jefes de autonomía
necesaria para tomar decisiones que eviten la burocracia, e
interactuar con los clientes a efectos de realizar un
seguimiento conjunto del proyecto.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Inteligencia tecnológica competitiva
Se puede definir como una herramienta de gestión que permite alos directivos de una empresa / Universidad tener la sensibilidadsobre oportunidades, amenazas y desarrollos científicos ytecnológicos internos y externos que puedan afectar su situacióncompetitiva en función de los recursos con los que cuenta, con elfin de elaborar planes, programas y proyectos relevantes. De estamanera, se evitaría la duplicación de esfuerzos, se facilitaría ladeterminación de estrategias de inversión y serviría paraidentificar a investigadores de centros públicos o universidadesque puedan ser contratados como consultores. Indudablemente,este sistema estará íntimamente vinculado con el área depatentes y diseños de la empresa.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Adquisición de licencias
En la etapa previa a todo comienzo de un nuevo proyecto de
investigación será necesario analizar el estado de la técnica
entendiendo por tal todo lo que se ha divulgado en
cualquier lugar del mundo y por cualquier medio en
relación a esa tecnología. Puede ocurrir que dicha
tecnología ya haya sido patentada por un tercero y que sea
conveniente contar con la autorización de dicho tercero
para poder utilizarla. Y esto se logra a través de una licencia
o autorización de uso.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Estrategia de protección
Una vez que se obtiene el producto o se define el servicio
habrá que determinar cómo lo protegemos, dónde lo
hacemos y por cuánto tiempo.
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Marco internacional
Convenio de París y Trip´s
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Su génesis
• Dificultades para lograr la protección en diversos países.
• Exposición en Viena en 1873.
• Congreso de Viena de 1873 y 1878.
• Conferencia Diplomática de 1883. Convenio firmado por 11
Estados. Actualmente tiene 169 Partes Contratantes.
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Antecedentes del TRIP´s o ADPIC
Los motivos de su adopción:
• Intereses de países desarrollados y en vía de desarrollo.
• Introducción de procedimientos ágiles que garanticen la
observancia de los mismos.
• Deficiencias de los Tratados Internacionales adoptados
previamente: importancia del sistema de solución de
controversias.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Definición de Propiedad Industrial (art. 1)
• La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como
la represión de la competencia desleal (apartado 2).
• Entre las patentes de invención se incluyen las patentes de
importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados
de adición, etc. (apartado 4).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Trato Nacional (art. 2)
• Cada país parte en el CUP debe otorgar a los nacionales de los
demás países miembros la misma protección que otorga a sus
propios nacionales. Ver ejemplo 1.
• La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país
miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los
derechos previstos específicamente en el CUP cuando éstos fuesen
más ventajosos que la legislación nacional.
• Excepciones: cuestiones de índole procesal. Ver ejemplo 2.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Trato Nacional (art. 2).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
País miembro A tiene un plazo de
protección de las patentes más prolongado
(20 años) que el país miembro B (15 años).
¿Tiene derecho A a disponer que las
patentes presentadas por los nacionales de
B tengan una duración igual a la de su
país?
Ejemplo 1
PwC
Trato Nacional (art. 2).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
¿Puede exigirse que los extranjeros
depositen una garantía o fianza respecto
de las costas judiciales?.
¿Es necesario que los extranjeros
constituyan domicilio a los efectos de las
notificaciones en un determinado país o
que designen a un mandatario?
Ejemplo 2
PwC
Trato Nacional en el ADPIC (art. 3).
• Los Miembros deben conceder a los nacionales de los demás
Miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a
sus propios nacionales.
• Constituye una especie de contrapeso de la exigencia de
reciprocidad (semiconductores).
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Derecho de prioridad (art. 4)
La presentación de una solicitud para proteger ciertos objetos
de prioridad industrial en uno de los países miembros, crea a
favor del mismo solicitante o de su causahabiente un derecho
de prelación durante un período determinado, llamado plazo
de prioridad, para solicitar protección para el mismo objeto
en todos los demás países de la Unión de París.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Derecho de prioridad (art. 4)
El derecho de prioridad también protegerá al solicitante
contra los efectos de cualquier acto realizado después de la
fecha de prioridad que normalmente podría perjudicar o
afectar la posibilidad de obtener la patente (4B).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Derecho de Prioridad
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Solicitud presentada por un tercero
respecto de la misma invención
durante el plazo de prioridad.
Divulgación de la invención que es
objeto de la solicitud prioritaria
durante el plazo de prioridad.
Ejemplo
PwC
Derecho de prioridad (art. 4)
• El derecho de prioridad sólo puede basarse en la primera solicitud del
mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en
un país miembro (4C.2).
• Excepción: art. 4C.4 (primera solicitud presentada en el mismo país
hubiera sido retirada (desistida), abandonada o denegada sin haberse
publicado y sin dejar ningún derecho subsistente y que no hubiera servido
de base para invocar un derecho de prioridad).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Derecho de prioridad (art. 4)
• Es un derecho independiente: podrá transferirse a
diferentes personas para diferentes países.
• La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la
primera (es posible el cambio de modalidad).
• La primera solicitud debe haber sido presentada en regla
para que dé lugar al derecho de prioridad (ver art. 22 LP).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Derecho de prioridad (art. 4)
• El derecho de prioridad subsiste aún cuando la solicitud
prioritaria haya dejado de existir.
• El plazo de prioridad para las patentes y los modelos de
utilidad es de 12 meses.
• El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades
múltiples” y “prioridades parciales”.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Derecho de prioridad (art. 4)
Para prevalerse de un derecho de prioridad el solicitante debe
hacer una declaración expresa invocando la prioridad o
prioridades correspondientes e indicando el país y la fecha de
presentación de la solicitud prioritaria, así como el número de
esa solicitud (ver artículos 28 y 29 LP).
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Independencia de las patentes (art. 4bis)
La regla de la independencia de las patentes de invención
significa que una patente de invención solicitada o concedida
en un país de la Unión de París debe tratarse con
independencia de las patentes de invención solicitadas u
obtenidas para la misma invención en otros países.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Independencia de las patentes (art. 4bis)
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
¿Puede una disposición de la
legislación del país miembro A
disponer que el plazo de las patentes
de invención se cuente a partir de la
fecha de prioridad extranjera y no
desde la fecha de presentación de la
solicitud en el país?
Ejemplo
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Mención del inventor en la patente (art. 4ter)
• El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en
la patente de invención. Ver artículo 23 LP.
• Incumplimiento de esta disposición: diferentes alternativas.
Ver artículo 14 LP.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Patentamiento en caso de restricción legal de laventa (art. 4quater)
El Convenio prohíbe denegar o invalidar una patente de
invención sólo por razón de que la venta del producto
patentado u obtenido por un procedimiento patentado está
sometida a limitaciones o restricciones para su venta,
comercialización o distribución, o que tales actos está sujetos
al previo cumplimiento de disposiciones especiales previstas
en la legislación nacional.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Plazo de gracia para el pago de tasas demantenimiento (art. 5bis)
Los países de la Unión de París están obligados a otorgar un
plazo de gracia no menor de seis meses para el pago de las
tasas de mantenimiento, pero pueden establecer el pago de
una sobretasa o recargo cuando se hiciera uso del plazo de
gracia. Ver artículo 161.3 LP.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Conclusiones
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Derecho de Prioridad
Mención del inventor
Trato Nacional
Independencia de las patentes
Motivos
adopción de CUP
y TRIP´S
Plazo de gracia
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Patentes. Introducción. Diferentes
ámbitos de protección
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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El “contrato social” implicito en el sistema de patentes
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Revele su
invención
obtenga
exclusividad
… para que otros puedan aprender de ella
y mejorar a partir de ella.
Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
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Finalidad del sistema de patentes
• Fomentar el desarrollo tecnológico divulgando la nueva
tecnología y fomentando el I + D de las empresas (siempre
que se recupere la inversión y se tenga un beneficio
razonable).
• ¡Una patente propia no previene posibles infracciones de
patentes anteriores! (al contrario, las alerta). Las patentes
sólo sirven, en principio, si se quiere evitar que los terceros
copien la tecnología propia.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Finalidad del sistema de patentes
• Alternativa al sistema de patentes: secretos industriales
(conocidos por un sector limitado de personas). No es excluyente
del sistema de patentes.
- Patente: monopolio / divulgación
- Secretos: no monopolio / ocultación
• Aspectos a considerar: posibilidad de mantener el secreto /
tiempo.
- Riesgo de que un tercero patente la invención.
- Problemas en cuanto a la protección.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Motivos para patentar
• Para disfrutar del monopolio de un producto o poder negociar con
este monopolio (venta o licencias)
La invención puede ser imitada
Es difícil mantenerla como secreto industrial
La condena del infractor compensa los gastos y molestias
El producto es patentable válidamente
• Embellecer una licencia de know how
• Publicación de una tecnología (evitar patentes posteriores de otros
solicitantes)
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Motivos para patentar
• Para dar una imagen tecnológica avanzada (CV Empresa oUniversidad)
- Obtención de homologaciones o subvenciones.
- Facilitar la labor del departamento de marketing otransferencia de tecnología.
• ¿Dónde patentar? Aspectos a considerar:
- Importancia económica y calidad inventiva de la invención.
- Área geográfica de interés: mercado y licencias.
- Costes: presentación, tramitación y mantenimiento.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Las patentes como fuente de información
Necesidad de conocer:
Lo que hacen los demás
Lo que no se puede hacer
Lo que queda por hacer
Relación con el entorno delos competidores
Vigilancia tecnológica de lacompetencia.
Prevención del riesgo deinfracción.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Las patentes como fuente de información
El 25% de todos los esfuerzos en I+d
… se desperdician cada año en invenciones que ya han sido
inventadas.
¡No emprenda actividades de I+D antes de realizar
una búsqueda!
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Las patentes como fuente de información
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Publicada en otro
lugarPublicada en
patentes
El 80% se encuentra sólo en patentes
¿Donde publican los competidores directos sus descubrimientos de I+D?
Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
PwC
Las patentes como fuente de información
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
10%
protegidas
90%
de uso libre
¡Pueden encontrarse muchas buenas soluciones de forma gratuita!
PwC
Diferentes ámbitos de protección
• Ámbito Nacional
• Ámbito europeo
• Ámbito internacional
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Approach to filing
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a)Selecting your clients carefully.
b) Selecting carefully where to file in a step by step manner.
c) Selecting PCT over national filing.
Ejemplo
The selective approach to filing is:
PwC
Defensive publication
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a)Intended to disclose any ideas you have and do not intend to protect, thereby becoming prior art.
b) A publication which defends your position by attacking your competitor’s patent application.
c) Defending your patent application by publishing it.
Ejemplo
A defensive publication is:
PwC
Patentes: su regulación legal
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Concepto de invención
Es la idea de un inventor que permita en la práctica la
solución técnica de un problema determinado.
La palabra técnico supone que la invención debe ser
susceptible de aplicación práctica en la industria, y que no
puede consistir en un mero hallazgo de una ley de la
naturaleza.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Concepto de patente
Es un monopolio legal que otorga el Estado al titular de una
invención siempre que la misma sea nueva, posea actividad
inventiva y sea aplicable industrialmente.
Tiene por objeto:
• recompensar económicamente al inventor;
• hacer público el conocimiento de nuevas tecnologías.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Concepto de modelo de utilidad
Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en
herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios,
dispositivos u objetos conocidos que se prestan a un trabajo
práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la
función a que estén destinados.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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¿Qué información contiene una patente?
Información bibliográfica
• Inventor, propietario, fecha de presentación, clase tecnológica, etc.
Resumen
• Unas 150 palabras de ayuda a la búsqueda para otras solicitudes de patente.
Descripción
• Resumen del estado de la técnica (es decir, la tecnología existente de la que se tenga conocimiento).
• El problema que la invención presuntamente resuelve.
• Explicación y al menos una forma de realizar la invención.
Reivindicaciones
• Definen el ámbito de protección de la patente.
Dibujos
• Ilustran las reivindicaciones y la descripción.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
PwC
¿Qué información contiene una patente?
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
PwC
Patentabilidad
• Principio general
• Excepciones a la patentabilidad
- Descubrimientos, teorías científicas;
- Obras literarias o artísticas;
- Programas de computación;
- Métodos de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos
o de diagnóstico.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Requsitos de Patentabilidad
• Novedad
• Actividad inventiva
• Aplicación industrial
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Novedad
Es nueva toda invención que no esté comprendida en el
estado de la técnica.
Deberá entenderse por estado de la técnica el conjunto
de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes
de la fecha de presentación de la solicitud de patente,
mediante una descripción oral o escrita, por la explotación
o por cualquier otro medio de difusión o información, en el
país o en el extranjero.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
PwC
Fecha de solicitud
Antes Después
Destruye la novedad No destruye la novedad
Tesis doctorales Cualquier
Publicaciones clase de
Congresos divulgación
Divulgaciones orales
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
PwC
Qué hay que evitar mientras se estudia la posibilidad de solicitar una patente
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
• No efectuar publicaciones antes de presentar la solicitud:
por ejemplo, evitar artículos, comunicados de prensa,
presentaciones/pósters/debates en conferencias, o
entradas en blogs.
• No vender productos que incorporen la invención antes de
presentar la solicitud.
• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la
solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad.
• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible!
• ¡Presentar la solicitud antes que los demás!
Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
PwC
Novedad
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a)You should publish it in a conference.
b) File an application for suitable protection.
c) Discuss it with friends at your local bar.
Ejemplo
Before disclosing the contents of a good idea:
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Actividad inventiva
Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o
sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en
forma evidente para una persona normalmente versada en
la materia técnica correspondiente.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
PwC
Actividad inventiva
Indicios positivos de actividad inventiva:
• Solución necesitada desde hace mucho tiempo
• Fallos de terceros en resolver ciertos problemas
• Superación de un prejuicio en el estado de la técnica
• Efecto sorprendente
• Nueva dirección de un desarrollo técnico
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
PwC
Aplicación Industrial
Se considera que una invención es susceptible de aplicación
industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado
en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Caso Práctico Nro. 2
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Análisis previo a la solicitud de protección
PwC
Caso Práctico Nro. 3
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Análisis de patentabilidad: novedad
PwC
Caso Práctico Nro. 4
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Derecho a la patente
PwC
El Procedimiento de Concesión de la patente
• Procedimiento general de concesión
• Presentación de la solicitud
• Examen formal de la solicitud
• Informe del Estado de la Técnica
• Continuación con el procedimiento general
• Procedimiento con examen previo
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Efectos de la patente
• Duración (20 años desde la solicitud de la patente)
• Contenido del derecho: faz positiva y faz negativa
• Límites:
- actos realizados en un ámbito privado o académico y con
fines no comerciales, y los actos realizados con fines
experimentales que se refieren al objeto de la invención
patentada;
- agotamiento del derecho.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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La patente como objeto de derechos
• Cesión
• Licencia
• Garantías
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Nulidad y Caducidad
• Causas de nulidad
- cuando no concurre alguno de los requisitos de patentabilidad;
- cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y
completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia
• Causas de caducidad
- por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas;
- por renuncia del titular;
- por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad;
- por falta de explotación.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Violación de los derechos conferidos por la patente
• Acción de cesación
• Indemnización de los daños y perjuicios sufridos
• Embargo de los objetos producidos con violación de su derecho
• Adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violación de la patente
• Publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a
costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas
interesadas
• Medidas cautelares
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Acción de indemnización
La acción de indemnización de los daños y perjuicios derivadosde la violación de la patente -una de las más importantes, ya quepermitirá al titular o al licenciatario resarcirse de los perjuiciossufridos-, deberá abarcar tanto el daño emergente como el lucrocesante. Para determinar éste último, se podrían tomar comopautas:
• los beneficios que el titular habría obtenido previsiblementede la explotación del objeto patentado si no hubiera existidola competencia del infractor;
• los beneficios que este último haya obtenido de laexplotación del invento patentado;
• el precio que el infractor hubiera debido pagar por laconcesión de una licencia.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
PwC
Conclusiones
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Novedad
Efectos
Excepciones a la patentabilidad
Actividad inventiva
Concepto de
patente y modelo
de utilidad
Nulidad y Caducidad
PwC
Convenio de Patente Europea
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Estados Miembros
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Características
• Único estandar de protección en todos los países
• Abaratamiento de costes
• Aspectos básicos del procedimiento de concesión.
• Validación en los países designados.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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El Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT)
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
PwC
Características
• Finalidad del Tratado
• Idiomas de la solicitud
• Tasas
• Procedimiento de protección
• Validación en los países designados
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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El procedimiento PCT
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)
Solicitud de patente PCT
El solicitante decide: ¿examen previo?
22 meses tras la fecha de prioridad
Inicio directo de la fase
nacional/regionalExamen previo
Publicación
18 meses tras la fecha de prioridad
Fase nacional:
30-31 meses tras presentar la primera solicitud
No Si
Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.
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Ventajas del Sistema
• El solicitante puede retrasar el comienzo de la
tramitación en cada uno de los países hasta 30 o 31 meses
desde la prioridad (en otras palabras, compra tiempo para
saber en qué países su invención puede ser comercializada o
vendida a terceros y así evita incurrir en gastos).
• El solicitante cuenta en un plazo de tiempo relativamente
breve con un informe de búsqueda (y opinión escrita) y
luego con un examen de fondo que le permitirá conocer si
su invención puede ser patentable o no.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Presupuesto insuficiente
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a) Simultaneously all over the world.
b) A PCT patent application only.
c) A national patent application.
Ejemplo
If you initially do not have enough budget, you would probably file:
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Tiempo
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a. National route
b. European route
c. PCT route
Ejemplo
If you are seeking more time to test the different variants of your invention, the most suitable route would probably be:
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Invenciones laborales y
universitarias
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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La actividad investigadora: nivel estatal, de empresa y personal
Mayoría de las invenciones son obtenidas por trabajadoresasalariados o dependientes.
Tema regulado en casi todas las legislaciones europeas.
Art. 60, párrafo 1, Convenio de Patente Europea: “si elinventor es un empleado, el derecho a la patente europea sedeterminará de acuerdo con la legislación del Estado encuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; sino puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerceesa actividad principal, la legislación aplicable será la delEstado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento delempresario del que el empleado dependa”.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Concepto
Invenciones
• ¿patentables?
• ¿qué ocurre con los modelos de utilidad?
• ¿qué ocurre con las propuestas de mejoras técnicas?
• ¿debe estar concluida la invención?
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Concepto
Laborales
• invención realizada por un trabajador
• durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo
- ¿vacaciones, huelga, baja por enfermedad?
- ¿si el contrato se declara nulo?
- ¿contratos de formación?
- ¿becarios?
• para un empleador o contratista
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Clases de invenciones laborales
Invenciones de servicios
• Invenciones de encargo
• Invenciones de la experiencia
Invenciones libres
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones de encargo
Son aquellas realizadas por el trabajador que sean fruto de
una actividad de investigación explícita o implícitamente
constitutiva de su contrato (artículo 15 LP).
Pertenecen al empresario.
No importa que se llegue a un resultado.
• ¿Qué ocurre si el empresario no ejercita su derecho a
obtener la patente?
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones de encargo
“Fruto de una actividad de investigación explícita o
implícitamente constitutiva de su contrato”.
Funciones explícitas del contrato de trabajo.
Funciones asignadas por el empresario.
Nexo causal entre relación laboral o de servicios y la
invención.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones de la experiencia
Tiene lugar cuando el trabajador realizase una invención en
relación con su actividad profesional en la empresa y en su
obtención hubieran influido predominantemente conocimientos
adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios
proporcionados por ésta (artículo 17 LP).
La titularidad originaria le pertenece al empleado: el empresario
tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o reservarse
un derecho de utilización de la misma.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones de la experiencia
Conocimientos adquiridos dentro de la empresa.
Los medios utilizados no deben ser banales.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones libres
La ley da una definición negativa de ellas y las regula en el
artículo 16.
Son las no comprendidas en los artículos 15 y 17.
Pertenecen al trabajador / inventor.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Principio de igualación del artículo 20 LP
La Ley de Patentes (artículo 20.1) otorga a las invenciones de
funcionarios, empleados y trabajadores del Estado,
comunidades autónomas, provincias, municipios y demás
entes públicos el mismo tratamiento jurídico que el concedido
a las de los trabajadores del sector privado, sometidos a un
contrato de trabajo (ver Real Decreto 55/2002, de 18 de
enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en
los entes públicos de investigación).
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Especialidades de invenciones del profesor universitario
Importancia de la cooperación entre los centros de
investigación públicos y universitarios con los
empresarios.
Situación concreta en América Latina.
Cuestiones que se plantean:
• titularidad formal
• titularidad sustancial
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Especialidades de invenciones del profesor universitario
Titularidad formal y sustancial: diferentes opciones
• Atribución a los profesores e investigadores universitarios de losderechos sobre los resultados obtenidos de sus investigaciones. Sistemaseguido por la legislación alemana.
• Atribución de la titularidad de los derechos sobre los resultados de lainvestigación a la Universidad (solución que brinda la Ley española depatentes).
• Atribución originaria de la propiedad al investigador pero con laobligación de transferir dicha propiedad a la Universidad.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones universitarias (artículo 20.2 LP)
Exigencias de orden objetivo:
• resultado de su función de investigación universitaria: se requiere
que haya un vínculo de unión o un nexo de causalidad entre la tarea
investigadora en la Universidad y la invención obtenida.
• en el ámbito de sus funciones docente e investigadora: área de
conocimiento.
• ¿Qué ocurre con las tesis doctorales?
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones universitarias (artículo 20.2 LP)
Exigencias de orden subjetivo:
• Profesor universitario como inventor: lo decisivo es si se
tienen o no asumidas las funciones docentes e investigadoras
propias del área de conocimiento.
• ¿Qué ocurre con los becarios o ayudantes de cátedra?
• ¿Qué sucede en el caso de que un equipo de
investigación sea el inventor?
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Invenciones universitarias
Titularidad de las invenciones universitarias
• Regla general: corresponden a la Universidad (art. 20.2 LP).
• Excepción: contratos con terceros (los Estatutos de las Universidades debe
prever la situación).
• Explotación por la Universidad o cesión al profesor:
• Participación del profesor en beneficios (art. 20.4 LP)
• Cesión de la titularidad al profesor reservándose la Universidad una
licencia no exclusiva (art. 20.5 LP)
• Participación de la Universidad en beneficios (art. 20.6 LP)
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Régimen jurídico común
• El deber genérico y mutuo de colaboración (art. 18.2 LP).
• El deber de notificación por escrito de la invención
• Sujeto obligado: el trabajador
• Sujeto destinatario: el empleador
• Forma y contenido de la comunicación
• Sanción frente al incumplimiento del deber de
notificación.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Régimen jurídico común
• El deber de guardar secreto
• Presunción de titularidad, extinguida la relación laboral
• ¿Es posible la prueba en contrario?
• Titularidad versus derecho a ser mencionado.
• Nulidad de renuncia anticipada de derechos.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Remuneración y compensación de invenciones laborales
• Criterios y procedimientos para determinar la cuantía enlas invenciones de encargo: remuneraciónsuplementaria (artículo 15.2 LP)
- Aportación personal del inventor
- Importancia para la empresa
• Posibilidad de que empresario y trabajador pacten en elcontrato de trabajo las bases para determinar la cuantía dela remuneración suplementaria.
• Plazo o momento en el que es exigible la remuneraciónsuplementaria y plazo para determinar la remuneración.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Remuneración y compensación de invenciones laborales
• Criterios y procedimientos para determinar la cuantía enlas invenciones de la experiencia: compensacióneconómica justa (artículo 17.2 LP)
- Importancia industrial y comercial del invento
- Valor de los medios o conocimientos facilitadospor la empresa
- Aportaciones propias del trabajador
• Compensación superior a la remuneración suplementaria.
• Monto menor en el supuesto de que el empresario sóloopte por asumir un derecho de utilización.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Ejemplo
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a. Si
b. No
Para que las invenciones puedan serconsideradas laborales, es necesario que seanfruto de la actividad de un trabajador.¿Caen también dentro del concepto delaborales las invenciones realizadas por lossujetos que tengan una relación de servicios,exclusiva o no exclusiva, con la empresa ocentro de investigación y no sometida alrégimen jurídico laboral?
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Ejemplo
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a)Implica que la titularidad pasa a manos del trabajador.
b) No implica que la titularidad pase automáticamente al trabajador.
c) Pasa automáticamente al dominio público.
d) Implica la concesión de una licencia exclusiva al trabajador.
“Las invenciones, realizadas por eltrabajador durante la vigencia desu contrato o relación de trabajo ode servicios con la empresa, quesean fruto de una actividad deinvestigación explícita oimplícitamente constitutiva delobjeto de su contrato, pertenecenal empresario”.¿Qué ocurre en el supuesto de queel empresario decida no protegerlasbajo ninguna modalidad depropiedad industrial (patente,modelo de utilidad, know how,etc.)?
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Ejemplo
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
a) el aporte que ha hecho el trabajador ha ido más allá del originariamente exigido.
b) el trabajador ha logrado que un tercero adquiera la licencia de uso en forma gratuita.
c) la invención gana un premio en la reunión anual de inventores de España.
En el caso de las invencionespor encargo, en principio eltrabajador no tiene derecho auna remuneraciónsuplementaria por haberobtenido la invención.
Sin embargo, sí tendrá derechoa esa remuneración si:
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Caso Práctico Nro. 5
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Conflicto en materia de invenciones laborales
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Caso Práctico Nro. 6
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Conflicto en materia de invenciones laborales
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Conclusiones
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
Remuneraciones
¿Cómo evitar conflictos?
¿Qué ocurre con las invenciones
universitarias?
Derechos y obligaciones de las partes
Diferentes tipos
de invenciones
laborales
Importancia de los acuerdos
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Transferencia de tecnología
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Transacciones comerciales de activos de propiedad intelectual
• Uno de los activos más valorado en cualquier empresa en la
actualidad son los activos intangibles (derechos de propiedad
industrial e intelectual).
• Sirven para realizar transacciones comerciales (a través de
licencias, contratos de cesión, fusiones de empresas, etc.).
• DPI: ¿derechos para excluir a terceros de utilizarlos o para
obtener beneficios?
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Importancia para las empresas
¿Es clave dentro de las empresas la gestión de carteras de DPI?.
¿Tienen plena conciencia las empresas de la función de los DPI?.
• Normas de contabilidad
• Insuficiencia de explotación
• Falta de coordinación entre departamentos
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Función de los DPI en una empresa
• ¿Cuáles son los derechos de P.I. usados en la empresa?
• ¿Cuál es su valor (y, por ende, el nivel de riesgo)?
• ¿Quién es su titular? (¿puedo llevar al infractor a juicio, o es mi
empresa la que infringe?)
• ¿Cuál es la mejor manera de explotarlos (por ejemplo,
concediendo o adquiriendo licencias de tecnología)?
• ¿En qué momento necesito cubrirme de riesgos?
Fuente: Kelvin King, “El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación”.
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Planteamiento del tema
La información sobre patentes promueve la transferencia de tecnologíay las inversiones extranjeras directas;
Las patentes fomentan las actividades de investigación y desarrollo enlas universidades y los centros de investigación;
Las patentes son un catalizador de nuevas tecnologías y empresas; y
Las empresas acumulan patentes y llevan a cabo transacciones deconcesión de licencias, empresas conjuntas y otras iniciativas degeneración de ingresos sobre la base de esos activos.
Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.
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Las patentes promueven la transferencia de tecnología
Importancia de las base de datos sobre patentes.
Ejemplo: caso sobre la AZITROMICINA
Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.
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Las patentes al servicio de los centros de investigación
Repercute en ingresos adicionales para las Universidades.
Evita “fuga de cerebros”.
Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.
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Las patentes como estímulo de nuevas tecnologías
Las investigaciones farmacéuticas y biotecnológicas tienden al
establecimiento de vínculos de cooperación entre empresas
de todo el mundo.
Ejemplo: el caso BIOBRAS.
Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
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Acuerdos de transferencia de tecnología: Contratos típicos
La licencia de secretos empresariales o de patentes es el
contrato en el que una de las partes (licenciante), titular de un
secreto empresarial o de una patente autoriza a la otra
(licenciatario) a explotarlo durante un tiempo determinado o no
a cambio de un precio cierto.
Cesión: contrato en el que el cedente transmite al cesionario
definitivamente todos los derechos sobre el secreto empresarial
o patente cedido.
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Caso Práctico Nro. 7
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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación
La utilización de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad
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Q&A
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Teléfono 34-965980383
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