registrare il proprio marchio
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Funzioni del marchio
ü indicazione di provenienza del prodotto/servizio (funzione essenziale)
ügarantire la qualità del prodotto/servizio
üattrattiva-pubblicitariaVPM LEGAL
Vantaggi del marchio
üpermette al consumatore di distinguere prodotti/servizi simili, provenienti da soggetti differenti
üè strumento di marketing
üstimola le imprese/i professionisti ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti/servizi
üpuò facilitare l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni
üpuò essere concesso in licenza e quindi costituire una fonte di reddito addizionale (royalties)
VPM LEGAL
Il marchio individuale
VPM LEGAL
Art. 15 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)
Art. 4 Reg. UE 207/2009
Art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
ü Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese: in generale, qualunque parola, lettera, numero, disegno, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni
È possibile registrare:
VPM LEGAL
Marchi denominativi Marchi figurativi
FIAT 500
ADIDAS
GIORGIO ARMANI
JUST DO IT
È possibile registrare:
VPM LEGAL
Marchi sonori Marchi di posizione Marchi olfattivi
THE SMELL OFFRESH CUT GRASS
Tipologie di marchio:
VPM LEGAL
Di servizio: contraddistinguono l'attività di produttori di servizi
Di fabbrica: distinguono i prodotti relativi ad un'attività industriale
Tipologie di marchio:
VPM LEGAL
Di commercio: identificano i prodotti di un commerciante
Collettivi: garantiscono origine, natura e qualità di prodotti/servizi provenienti da imprese diverse
Il marchio deve essere:
VPM LEGAL
ü nuovo- NON uguale/simile ad altri segni distintivi di terzi (marchio, ditta, insegna, denominazione sociale, nomi a dominio) per prodotti identici/affini
ü dotato di capacità distintiva:- NO denominazione/forma generica del prodotto/servizioEsempio: pane per pane- NO segni costituiti esclusivamente da indicazioni che descrivono
qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto.
Esempio: cremoso per yogurt
Eccezione: secondary meaning (= capacità distintiva acquisita con l’uso)Esempi: il quotidiano Il Giornale
Il marchio deve essere:
VPM LEGAL
ülecito- NO contrarietà a legge, ordine pubblico, buon costumeEsempio:
[esame in corso]
- NO ingannevolezza per il pubblico di riferimento in ordine a natura, qualità, provenienza del prodotto/servizio
Esempio: marchio BIO-ENE per prodotti alimentari provenienti da agricoltura convenzionale (Cass. 6234/2009)
Quando richiedere la protezione
Momento creativoü analisi del prodotto/servizioü valutazione mercati di destinazioneü ricerche di similitudine, ricerche di anteriorità
Dove richiedere la protezione
Strategie di protezione devono tenere conto di:ü mercati di attuale/futuro interesse commerciale ü Paesi in cui sono presenti concorrenti ü Paesi con elevato tasso di contraffazione
Come richiedere la protezione (I)
DepositiüItalia (UIBM)
üEstero:
- marchio dell’Unione Europea - marchio internazionale (sistema di Madrid)- marchi nazionali esteri
La Classificazione di Nizza
VPM LEGAL
45 classi di prodotti e servizi:
ü 34 classi di prodotto (da 1 a 34)
Esempi:Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifriciClasse 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
ü 11 classi di servizi (da 35 a 45)
Esempi:Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturaliClasse 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei
Vantaggi del deposito
VPM LEGAL
Marchio di fattoü Il diritto di esclusiva nasce con il
deposito
ü Tutela garantita a livello nazionale/estero (a seconda del tipo di deposito)
ü Tutela forte (anche con marchio allo stato di domanda)
ü Possibilità di inserire a bilancio il valore del marchio
ü Non trova riconoscimento in tutti i Paesi
ü Il diritto di esclusiva nasce, ove previsto, con l’uso che dev’essere dimostrato
ü Tutela limitata
Marchio registrato
Come tutelarsiServizi di sorveglianza nei territori di interesseDifesaü Stragiudiziale (lettera di diffida – accordi coesistenza)ü Opposizioni amministrative ü Azioni legali civili:
- giudizi di merito - procedimenti d’urgenzacontraffazione descrizione
nullità del titolo avversario inibitoria
rivendica sequestro
risarcimento danni (consulenza tecnica preventiva)
inibitoria, pubblicazione sentenza
ritiro dal mercato, distruzione
Sfera di protezione del marchio
Art. 16 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)
Art. 20 CPI (Codice della Proprietà Industriale)
ü Il marchio registrato attribuisce al titolare il diritto di
vietare a terzi l’uso di marchi identici/similiper prodotti/servizi identici/affiniquando da detta identità/somiglianza deriva un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione
VPM LEGAL
Caso: Tribunale di Milano, 10.05.2016
ü CONTRAFFAZIONE del marchio figurativo "Arbre Magique” da parte del marchio “Forest Fresh” utilizzato per prodotti identici.
VPM LEGAL
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Conclusioni e suggerimenti
üOccorre una strategia di scelta e protezione del proprio marchio
ü Il marchio deve essere oggetto di uso nel commercio
ü La raccolta e la conservazione di documentazione inerente a pubblicità ed esposizioni aiutano a far valere e sostenere i propri diritti
ü Prestare attenzione alle agevolazioni MiSE