software patents: breaking bad in usa & eu - Іларіон Томаров

ИЛЛАРИОН ТОМАРОВСтарший юрист, Руководитель IP практики 13 июня 2016 г.

SOFTWARE PATENTS:BREAKING BAD IN USA & EU

Метод стрижки волос

SOFTWARE PATENTS: BREAKING BAD IN USA & EU

Метод игры в блэк-джек

Телефон и система для ввода данных сообщения в базу данных

Метод стрижки волосПопытка получить патент закончилась решением суда об отказеРешение суда


Метод игры в блэк-джекПопытка получить патент закончилась решением суда об отказеРешение суда

Телефон и система для ввода данных сообщения в базу данных Патент отменен решением суда

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1852.Opinion.4-20-2016.1.PDF


http://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/15-1664/15-1664-2016-03-10.pdf?ts=1457627516

http://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/15-1664/15-1664-2016-03-10.pdf?ts=1457627516

https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US5987103.pdf

Patent concerns a system to hedge energy prices using weather projections: 1. “A technical innovation is patentable, a

business innovation is not”, and 2. “Simply putting a business method or

scheme into a computer is not patentable unless there is an invention in the way in which the computer carries out the scheme or method”.

General approach in Bilski v Kappos 2010


В торговле ценными бумагами, когда две стороны договариваются о сделки часто существует промежуток времени между моментами заключения договора и осуществления фактической торговли. Для снижения рисков, стороны часто используют третью сторону (клиринговый дом) для проверки способности сторон выполнить сделку.

ALICE CORP. v. CLS BANK


Alice Corp. (Alice) - австралийская компания, которая владеет рядом патентов (5,970,479; 6,912,510; 7,149,720; 7,725,375): компьютеризированая схема для снижения риска сделки с помощью посредника. CLS Bank (CLS) использует в банковской деятельности аналогичное программное обеспечение, применяя инструмент гарантирования от третьих сторон.В 2007 году CLS подал иск о признании патентов Alice недействительными, а Alice подала встречный иск о нарушение прав на патенты.





http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=07149720&IDKey=E767BED7D71C%0D%0A&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2%26Sect2=HITOFF%26p=1%26u=/netahtml/PTO/search-bool.html%26r=1%26f=G%26l=50%26co1=AND%26d=PTXT%26s1=7149720.PN.%26OS=PN/7149720%26RS=PN/7149720

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=07725375&IDKey=621C2CE5DFF9%0D%0A&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2%26Sect2=HITOFF%26p=1%26u=/netahtml/PTO/search-bool.html%26r=1%26f=G%26l=50%26co1=AND%26d=PTXT%26s1=7725375.PN.%26OS=PN/7725375%26RS=PN/7725375

Верховный Суд США в решении по делу от 19 июля 2014 г. признал патенты Alice недействительными как такие, что не отвечают условиям охраны (patent-ineligible concept). Суд увидел в них попытку монополизировать применение абстрактной идеи заключения сделки с помощью посредника.Суд установил ДВА критерия для проверки патентоспособности SOFTWARE:



http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

1) абстрактная идея заключения сделки с помощью посредника.Патенты Alice описывают концепцию заключения сделки с помощью посредника, то есть использование третьей стороны для снижения рисков сделки. Заключение сделки с помощью посредника является «фундаментальной экономической практикой долгое время и широко распространенной в торговле».



2) объект, который требует использования компьютера, не превращает абстрактную идею в изобретение, подлежащее охране.Патенты Alice повторяют идею заключения сделки с помощью посредника при использовании компьютера. Они не улучшают функционирование компьютера (hardware) или любой другой технологии.



Заявить абстрактную идею, путем добавления слова «применять» недостаточно для получения охраны на патент.Абстрактная идея с добавлением слов «применять её с помощью компьютера» приведет к тому же негативному результату.



DDR Holdings v. Hotels.com - некоторые программы все же могут быть запатентованы.DDR Holdings (DDR) владелец двух патентов (6,993,572 и 7,818,399): способ генерирования комбинированной веб-страницы, которая включает в себя определенные визуальные элементы веб-сайта с содержанием информации от стороннего продавца.

DDR Holdings v. Hotels.com





http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6,993,572.PN.&OS=PN/6,993,572&RS=PN/6,993,572

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,818,399.PN.&OS=PN/7,818,399&RS=PN/7,818,399

Создание новой веб-страницы позволяет посетителю сайта быть в двух местах одновременно. При клике на гиперссылку на веб-сайте (реклама от стороннего продавца), вместо того, чтобы перенаправлять посетителя на сайт продавца, система генерирует и направляет посетителя на веб-страницу, которая отображает информацию о продукте продавца, но сохраняет внешний вид первичного веб-сайта.Технический результат: веб-сайт сохраняет трафик посетителей при показе продуктов стороннего продавца.



Исторически сложилось, что добавление физической машины, такой как компьютер, к заявкам, которые включают абстрактную идею было достаточным, чтобы пройти тест на патентноспособность.Но так было в эпоху до Alice, а настоящее дело рассматривается в эпоху post-Alice.



Заявляемая система изменяет нормальную работу в Интернете, так что посетитель направляется на «веб-страницу, которая представляет информацию о продукте от третьей стороны, сохраняя визуальный внешний вид и элементы первичного веб-сайта». Судья пришел к выводу, что, заявленное изобретение «не просто рутина или обычное использование Интернета» и не является абстрактной идеей.



Internet Patents Corp. v. Active Networks, Inc.Internet Patents - владелец патента, который описывает веб-браузер с функцией хранения «истории» того, что пользователь ввел в веб-форме, даже если эта информация еще не была отправлена. Если пользователь покидает веб-форму и возвращается обратно, сохраненную историю можно использовать в веб-форме. Технический результат: пользователю не придется повторно вводить информацию, которую он ранее предоставил.

Internet Patents v. Active Networks














http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=07707505&IDKey=821E25FE855B%0D%0A&HomeUrl=http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1%26Sect2=HITOFF%26d=PALL%26p=1%26u=%252Fnetahtml%252FPTO%252Fsrchnum.htm%26r=1%26f=G%26l=50%26s1=7707505.PN.%26OS=PN/7707505%26RS=PN/7707505

Суд, применив 2 критерия Alice признал патент недействительным:Характер заявленного изобретения является абстрактной идеей: идея сохранения информации при навигации в онлайн-форме. Попытка выдать «функциональную кнопку браузера «вперед и назад» за новое техническое решение провалилась.



Предложенная интерпретация IPC «сохранения состояния/истории» описывает эффект или результат отделено от любого метода, с помощью которого сохранение состояния осуществляется после активации значка.



Enfish, LLC v. Microsoft Corp.Enfish, LLC подал в суд на Microsoft, утверждая, что Microsoft нарушила два его патента 6151604 и 6163775, которые улучшают поиск и обеспечивают синхронизацию между колонками: названия колонок вводятся в строки таблицы, и потом таблица автоматически размещает информацию соответствующую названию колонок.

Enfish, LLC v. Microsoft Corp.








http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=06151604&IDKey=716090B932D7%0D%0A&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1%26Sect2=HITOFF%26d=PALL%26p=1%26u=%252Fnetahtml%252FPTO%252Fsrchnum.htm%26r=1%26f=G%26l=50%26s1=6151604.PN.%26OS=PN/6151604%26RS=PN/6151604

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=06163775&IDKey=FCB84938D9CC%0D%0A&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1%26Sect2=HITOFF%26d=PALL%26p=1%26u=%252Fnetahtml%252FPTO%252Fsrchnum.htm%26r=1%26f=G%26l=50%26s1=6163775.PN.%26OS=PN/6163775%26RS=PN/6163775

Суд признал патенты Enfish действительными:1) они направлены на улучшение того, как работают компьютеры, в виде автореферентной таблицы, указывая на конкретные преимущества заявленного изобретения по сравнению с традиционными базами данных: повышенная гибкость, более быстрое время поиска, а также меньшие требования к памяти.2) решение не относится к абстрактной идее согласно первому критерию Alice, потому суд не проводил анализ второго критерия.

Enfish, LLC v. Microsoft Corp.


Interim Eligibility Guidance Quick Reference SheetNature-Based Product Examples Abstract Idea ExamplesMemorandum - Formulating a Subject Matter Eligibility Rejection and Evaluating the Applicant's Response to a Subject Matter Eligibility Rejection Subject Matter Eligibility Examples: Life Sciences Subject Matter Eligibility Court DecisionsMemorandum - Recent Subject Matter Eligibility Decisions (Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automative, LLC)

Interim Guidance on Subject Matter Eligibility (USA)


http://www.uspto.gov/patents/law/exam/2014_eligibility_qrs.pdf











http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc_examples_nature-based_products.pdf





http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf





http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf































http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-ex.pdf











http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-sme_crt_dec_1.pdf









http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf






















Amazon.com’s Patent – the “1-Click” online purchasing processОни судились с Barnes and Noble и лицензировали Apple.Однако в ЕС им отказали – слишком очевидное решение! http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t071244eu1.pdf

Business Method Patents in Europe


http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t071244eu1.pdf



Условия получения патента на бизнес-методы в EPO:1) изобретение должно неочевидным способом решать техническою проблему;2) техническое решение не должно быть очевидным.EPO допускает, что техническою проблему можно найти даже в бизнес-методах и решение может быть выполнено в программном обеспечении.EPO использует подход «проблема и решение».

Business Method Patents in Europe


1) разделение заявки на «технические» характеристики и другие «не технические» характеристики. 2) нетехнические характеристики считаются частью уровня техники;3) поиск различий между уровнем техники и изобретением: если отличий нет – заявка считается не новой и отклоняется;4) если различия есть, но не технические – отказ на основании отсутствия изобретательского уровня;5) объяснить почему «технические» характеристики изобретения неочевидны специалисту.

Подход «проблема и решение»:


Автоматизированный способ контроля акций или способ продажи музыки через Интернет может быть патентоспособным, если он содержит новые и неочевидные технические особенности, которые выполнены в методе. Эти соображения применимы к новым финансовым продуктам или схемам (например, методы налоговой оптимизации), которые считаются EPO «методами ведения бизнеса». Чтобы получить патент, новые и неочевидные технические характеристики не должны зависеть от финансового контекста.

Что может быть техническими характеристиками?


Новые патенты Amazon порадуют любителей селфи и покупок.Вместо Touch ID и отпечатков пальцев – для идентификации по лицу пользователя, Вам предлагают подмигнуть тем самым подтвердив, что это не фото, а живой человек.Выдержит ли это патент проверку EPO?Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods

Что может быть техническими характеристиками?


http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=0&docid=20160071111&IDKey=18EB4052FF4F&HomeUrl=http%3A%2F%2Fappft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPG01%2526p%3D1%2526u%3D%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D20160071111.PGNR.%2526OS%3D%2526RS%3D

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/11_07/11_5947.pdf



























Благодарю за внимание!Илларион Томаров

Старший юрист, руководитель IP практики

ETERNA LAWSophia Business Center

6 Rylskiy laneKyiv 01601, Ukraine

T: +38 (044) 490 70 01F: +38 (044) 490 70 [email protected]

www.eterna.law

mailto:[email protected]



software patents: breaking bad in usa & eu - Іларіон Томаров

Law