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Año XXXII – Número 2564 Lima, 28 de agosto de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 179-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113, 116, 122, 123 y 124 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Diseño Industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 06926-2011-0-JR-CA-09..................... ............................................... 1

PROCESO 181-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez

consultante de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: HSBC HOLDING PLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 2009-00050...................... ................................................................. 15

PROCESO 213-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b),

190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión. Marca: FARBEN (mixta). Actor: sociedad FARBEN S.A. Proceso interno 2010-00563....................... ........................... 24

PROCESO 179-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos

GACETA OFICIAL 28/08/ 2015 2 de 43 113, 116, 122, 123 y 124 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Diseño Industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 06926-2011-0-JR-CA-09. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6926-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06926-2011-0-JR-CA-09. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES.

Partes: Apelante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 13 de noviembre de 2009, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó

el registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL”.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 26 de febrero de 2010, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en el hecho de llevar varios años en el mercado de las pastas y cepillos dentales y argumentando que el cepillo solicitado carece de novedad.

3. El 13 de abril de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contestó la oposición.

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4. El 17 de noviembre de 2010 el examinador emitió el respectivo Informe Técnico CEA 82-2010, en el que concluyó que no existen pruebas suficientes como para admitir su oposición.

5. Mediante Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del diseño industrial solicitado.

6. El 16 de diciembre de 2010, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

7. El 10 de febrero de 2001, COLGATE PALMOLIVE COMPANY contestó el recurso de apelación.

8. Con Resolución 2611-2011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2010.

9. El 26 de diciembre de 2011, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 2611-2011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011.

10. El 9 de agosto de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.

11. El 9 de agosto de 2012, COLGATE PALMOLIVE COMPANY contestó la demanda contenciosa administrativa en calidad de tercero interesado.

12. El 25 de abril de 2013, mediante Sentencia Número Siete, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA.

13. El 21 de mayo de 2013 DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de abril de 2013.

14. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a) Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial. b) Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados.

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

15. Dione Katiushka Concha García en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:


- Indica que la interpretación tomada por la Comisión y luego por la Sala, no se encuentra ajustada a derecho.

- Que el diseño solicitado no cumple con el requisito de novedad.

- Alega que todos los mangos de cepillos dentales son alargados, y en su mayoría arqueados para un mejor agarre y que la incorporación de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, lo cual bajo ningún concepto puede entenderse como una apariencia particular.

- Enuncia que las cerdas que componen la cabeza del cepillo no constituye un elemento que le confiera novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

16. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Afirma que los diseños industriales son elementos ornamentales que van incorporados a artículos utilitarios, que por ser especialmente novedosos, son protegidos por la ley, con el uso exclusivo para su titular.

- Que a diferencia de las patentes de invención, cuyo objeto es proteger la idea

inventiva que busca resolver un problema técnico, en el diseño industrial se protege el aspecto o apariencia especial de un producto o artículo utilitario que lo incorpora haciéndolo más agradable a la vista y, por lo tanto, más atractivo.

- Enuncia que para el caso de los diseños industriales la novedad y singularidad

entrañan un juicio comparativo entre la impresión general de un diseño y otro, tomando en cuenta que los mismos son apreciados por parte del público objetivo quienes se atraen por los detalles técnicos de la apariencia del objeto.

- Que un dibujo o modelo reúne este requisito de novedad cuando produce en ese

usuario informando una impresión general diferente de la que produce cualquier otro dibujo o modelo.

- Menciona que la demandante no ha aportado prueba alguna para acreditar que las

figuras del diseño solicitado para registro constituyen elementos utilitarios que no sean pasibles de protección. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

17. Colgate Palmolive Company, dentro de los argumentos de su contestación manifestó lo siguiente:

- Afirma que el diseño industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” presenta una configuración estética altamente novedosa.

- Enuncia que la actora no ha probado su legítimo interés.


d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia.

18. El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que no se advierte que el diseño industrial solicitado no sea novedoso por tratarse de una forma usual en el mercado, ni que el Informe Técnico elaborado por la demandada se base únicamente en diferencias mínimas según lo alegado por la recurrente. Por el contrario, advierte que el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad necesario para su registro, no habiendo la recurrente probado lo contrario. e. Argumentos del Recurso de Apelación:

19. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA en su recurso de apelación, reproduce lo expuesto en su demanda contenciosa administrativa. f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI).

20. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g. Argumentos al Recurso de Apelación (Tercero Interesado).

21. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

22. El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

23. Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” fue presentada el 13 de noviembre de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

24. Se considera procedente interpretar, de oficio2 los artículos 113, 116, 122, 123 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1 Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. 2 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;


C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. B. La novedad como requisito. Las diferencias secundarias. C. Legítimo interés para presentar oposición a un diseño industrial. A. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO.

26. En el proceso interno, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del diseño industrial solicitado. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014.

“a. Definición y naturaleza De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

GACETA OFICIAL 28/08/ 2015 7 de 43 preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313. Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos de su registro. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra

GACETA OFICIAL 28/08/ 2015 8 de 43 cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando:

“a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda

GACETA OFICIAL 28/08/ 2015 9 de 43 imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho. (…) Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

GACETA OFICIAL 28/08/ 2015 10 de 43 a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea3 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”.

3 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y

modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.


27. El Juez consultante deberá analizar si el diseño industrial solicitado cumple con los requisitos que la norma comunitaria establece para que se considere apto a registro como tal.

B. LA NOVEDAD COMO REQUISITO. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

28. El consultante ha solicitado que se respondan las siguientes interrogantes:

a) Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un

diseño industrial.

b) Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados.

29. En razón de lo antes expuesto, este Tribunal analizará la novedad como requisito, así como las diferencias secundarias en los diseños industriales.

30. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

31. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha

de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial.

32. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los

siguientes criterios:

(1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.)

33. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al

caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica4 a nivel mundial.

34. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en

el conocimiento del creador del diseño industrial5, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

35. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que

comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la

4 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. 5 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”.


misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”6.

36. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la

novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

37. El Tribunal ha señalado:

“A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”. (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Las diferencias secundarias.

38. El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, irregistrable.

39. Al respecto, el Tribunal ha señalado: “En este sentido, para establecer si un diseño

industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

40. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión

general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias

6 Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.


sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

41. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al

producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”. (Proceso 71-IP-2005, ya citado).

42. El Juez consultante deberá verificar que el diseño industrial cumple con el requisito

primordial de novedad y que el consumidor pueda adquirirlo por su diferencia estética respecto de otros existentes en el mercado.

C. LEGÍTIMO INTERÉS PARA PRESENTAR OPOSICIÓN A UN DISEÑO INDUSTRIAL.

43. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486.

44. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 187-IP-2014 en el cual este Tribunal ha manifestado que: “El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características:

- Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial.

- Sustentación: el derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación.

- Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor.

- Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.


- Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad. Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importante principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor”.

45. Sobre la base de lo antes expuesto, se deberá analizar por parte de la autoridad

nacional, si en efecto el opositor justifica su calidad para interponer oposición al registro del diseño industrial solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la

apariencia externa de los productos.

El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

SEGUNDO: Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes

de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

TERCERO: Cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición.

Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 181-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: HSBC HOLDING PLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 2009-00050. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3091 de 29 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el 22 de octubre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00050. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES.

Partes: Demandante: HSBC HOLDING PLC.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 16 de 43

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 17 julio de 2007, la sociedad HSBC HOLDING PLC, solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para proteger servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 584, no se presentaron oposiciones por parte de terceros al registro solicitado.

3. Mediante Resolución 21225 de 25 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro de la marca “FIGURATIVA”, por considerar que la figura solicitada es demasiado simple y no lograría identificar el origen empresarial en el mercado.

4. El 25 de julio de 2008, la sociedad HSBC HOLDING PLC interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 21225.

5. Por Resolución 28022 de 31 de julio de 2008, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, confirmó la Resolución 21225.

6. Mediante Resolución 30626 de 26 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando la Resolución 21225.

7. HSBC HOLDING PLC presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 21225, 28022 y 30626.

8. El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dio contestación extemporánea a la demanda contenciosa administrativa.

9. Mediante providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

10. La sociedad HSBC HOLDING PLC en su escrito de demanda expresa, en lo principal,

los siguientes argumentos:

- Manifiesta que la marca “FIGURATIVA” cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 literal b) de la Decisión 486.

- Enuncia que al negar la marca por ser tan simple que no tiene la capacidad de cumplir

con su función no es capaz de distinguir los servicios respecto de los otros en el


mercado, por lo que se pregunta a qué tipo de simpleza se refiere ya que la ley no exige complejidad como para registrar signos figurativos.

- Sostiene que es titular del signo FIGURATIVO de hexágono ampliamente reconocido y

que los consumidores del sector financiero los identifica y que el nuevo signo es un patrón repetitivo de la figura de hexágono anteriormente registrado por lo que se habla de familia de marcas y marcas derivadas.

- Sostiene que al tratarse de una marca de servicios los consumidores entenderán que

la marca FIGURATIVA es un indicador del origen empresarial de los servicios y no una simple decoración o presentación de los mismos.

- Arguye que si la Superintendencia de Industria y Comercio ya concedió el registro de

la marca FIGURATIVA hexagonal, por qué ahora niega el mismo signo reproducido varias veces.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

11. La Corte consultante solicita1 la interpretación de los artículos 134 literal b), y 135

literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina normas que se interpretarán por ser pertinentes para el presente caso.

12. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “FIGURATIVA” fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

C. CUESTIONES EN DEBATE: 13. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. B. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Las figuras geométricas. C. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD.

14. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “FIGURATIVA”, por considerar que la figura solicitada es demasiado simple y no lograría identificar el origen empresarial en el mercado, en razón de lo cual este Tribunal

1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;


se pronunciará respecto de la falta de distintividad en un signo como causal de irregistrabilidad.

15. Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el


consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”2.

16. Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)."

17. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado en sí es capaz de

identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS. CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. 18. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad

HSBC HOLDING PLC solicitó el registro de la marca “FIGURATIVA”, la cual está destinada a distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

2 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


19. En anteriores interpretaciones este Tribunal ha manifestado las diferentes clases de marcas que existen, las cuales pueden ser denominativas, gráficas y las mixtas, para lo cual se hará mención a la Interpretación Prejudicial 132-IP-2012 la cual ha manifestado que:

“En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. Pp. 29 y ss.) Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”.


Las figuras geométricas. 20. La marca solicitada “FIGURATIVA” está formada por un cuadrado en cuyo interior se

aprecia una secuencia de triángulos de colores oscuros y claros, dispuestos con una ligera inclinación, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca.

21. Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de

una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”3. 22. La Decisión 486 en su artículo 134 literal b) entre otros, permite el registro de figuras,

por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas.

23. En el presente caso, el Juez consultante debe además considerar que el signo

solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican.

24. En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA

solicitada, es por sí apta para registro confirmando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

C. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 25. Afirma la compañía HSBC HOLDING PLC que la Superintendencia de Industria y

Comercio ya concedió el registro de la marca FIGURATIVA hexagonal, por qué ahora niega el mismo signo reproducido varias veces, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

26. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“(…) Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula

3 Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura-geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR


el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.


Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. 27. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional

competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente

condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al constituir la distintividad un elemento primordial que todo signo debe poseer, el Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (un cuadrado en cuyo interior aparecen triángulos) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

SEGUNDO: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas

por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la

mente de quien la observa.

La Decisión 486 en su artículo 134 literal b), permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas y suficientes por sí mismas de identificar el producto o servicio.

En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada, es por sí misma apta para registro confirmando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo


solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

TERCERO: Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la

oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA



Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 213-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión. Marca: FARBEN (mixta). Actor: sociedad FARBEN S.A. Proceso interno 2010-00563. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince. VISTOS: El 30 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135, 136 literal b), 154, 172, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00563. El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante : Sociedad FARBEN S.A. Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Tercero Interesado : Sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. Hechos.

1. La sociedad FARBEN S.A. (antes FARBEN Ltda.) manifiesta haber hecho uso ininterrumpido del nombre comercial FARBEN desde su fecha de constitución, el 4 de junio de 1999 para las actividades de servicios de comercialización, gestión de negocios comerciales y administración comercial, compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos o materia primas para la industria farmacéutica, cosmética, veterinaria, plásticos, aseo, calzado, construcción químico técnica.

2. El 11 de junio de 2009 la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. solicitó el registro

como marca del signo FABEN (mixto), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente línea popular de medicamentos: productos farmacéuticos, desinfectantes, productos higiénicos para la medicina.

3. La solicitud de registro de la marca FARBEN (mixta), fue publicada en la Gaceta de

Propiedad Industrial 606 de 31 de julio de 2009, con el número de publicación 1896. 4. FARBEN S.A. presentó oposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

sustentándola en que la opositora (hoy demandante) viene usando en forma ininterrumpida el nombre comercial FARBEN desde 1999, el cual resulta ser idéntico a la razón social FARBEN S.A., y que el registro de la marca solicitada acarrearía riesgo de confusión por asociación entre los signos.


5. Mediante la Resolución 446 de 18 de enero de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró fundada la oposición presentada por FARBEN S.A. y denegó a LABORATORIOS EUFAR S.A., el registro de la marca mixta FARBEN, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

6. LABORATORIOS EUFAR S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación

contra la Resolución 446, solicitando su revocatoria. El referido recurso fue resuelto mediante Resolución 20275 de 20 de abril de 2010, en virtud de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 446 de 18 de enero de 2010, y en subsidio de apelación, se elevaron los actuados a la Superintendencia Delegada para la Propiedad Intelectual.

7. Por medio de la Resolución 37812 de 27 de julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación formulado por LABORATORIOS EUFAR S.A., y revocó la decisión contenida en la Resolución 446, declarando infundada la oposición presentada por FARBEN S.A., y concediendo el registro de marca mixta FARBEN, para distinguir productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por 10 años contados a partir de la fecha que concedió el registro.

8. El 3 de noviembre de 2011, la sociedad FARBEN S.A. interpuso acción de nulidad

dirigida a impugnar el acto administrativo de fecha 27 de julio de 2010, en virtud del cual se concedió el registro de la marca mixta FARBEN, que busca distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

9. Mediante Resolución de 26 de junio de 2013, el Consejo de Estado de la República de

Colombia, suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda.

10. La sociedad FARBEN S.A. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

11. La sociedad FARBEN S.A. viene haciendo uso del nombre comercial FARBEN S.A. desde el 4 de junio de 1999, gozando de un reconocimiento y posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

12. El signo solicitado es idéntico al nombre comercial FARBEN, el cual goza de protección

en virtud a su uso, por lo que la existencia de ambos signos puede generar confusión o asociación entre los consumidores y participantes del mercado.

13. Los productos protegidos por la marca FARBEN, cuyo titular es la sociedad demandada,

y los servicios prestados por la accionante, FARBEN S.A., comparten el mismo mercado objetivo, en vista a que la sociedad demandante presta servicios de comercialización, gestión de negocios comerciales y administración comercial, compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos o materia primas para la industria farmacéutica, cosmética, veterinaria, plásticos, aseo, calzado, construcción químico técnica, mientras que LABORATORIOS EUFAR S.A. busca distinguir una línea


popular de medicamentos: productos farmacéuticos desinfectantes, productos higiénicos para medicina, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

14. El signo solicitado es idéntico al nombre comercial que ostenta FARBEN S.A., por lo que

el registro concedido viola lo establecido en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

15. La protección del nombre comercial se da desde el primer uso, y en el caso concreto

dicho uso ha sido reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que dicha entidad en un proceso administrativo previo, en el cual LABORATORIOS EUFAR S.A. solicitó el registro de la marca nominativa FARBEN para la Clase 1, el cual culminó con la expedición de la Resolución 3568, denegando el registro al señalar que el nombre comercial FARBEN databa del año 1999. El mismo supuesto se da en el proceso administrativo culminado con la Resolución 18179, donde la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca denominativa FARBEN para distinguir productos de la Clase 3, por la preexistencia del nombre comercial de la hoy demandante.

16. Existe conexión competitiva entre la actividad que desarrolla FARBEN S.A. y la sociedad

demandada, asimismo, ambas sociedades emplean los mismos canales de comercialización para distinguir sus productos o servicios.

17. Las normas violadas son los artículos 135, 136 literal b), 154, 172, 190, 191, 192 y las

demás que resulten concordantes de la Decisión 486. Contestación a la demanda.

18. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

19. El acto administrativo impugnado no ha violado las disposiciones contenidas en la Decisión 486.

20. Los signos confrontados no son susceptibles de crear confusión o inducir a error al

público consumidor, por cuanto si bien las expresiones en cotejo FARBEN/mixta y FARBEN/denominativa contienen en ella la denominación FARBEN, el signo registrado incorpora otros elementos adicionales suficientemente distintivos que permiten diferenciar ambos signos, por lo que es posible su pacífica coexistencia en el mercado.

21. La sociedad denunciada cuenta con el registro previo a la marca mixta cuestionada, consistente en el signo denominativo FARBEN, para identificar productos de una línea popular de medicamentos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el uso real y efectivo del nombre comercial de la demandante no puede ser un óbice para el registro de la marca mixta solicitada, al no encontrarse encuadrada dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

Marca registrada Nombre Comercial

FARBEN S.A.


22. La sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., en su calidad de tercero interesado, contestó la demanda, manifestando:

23. FARBEN S.A. no presentó demanda de oposición del signo FARBEN (denominativo) ante

la Superintendencia de Industria y Comercio, pese a que previa a la solicitud de registro de la marca cuestionada, en vista a que la solicitud primigenia de la demandada para obtener el registro de la marca FARBEN para distinguir productos de la Clase 5 Internacional, data del año 2001, oportunidad en la cual le fue denegada la inscripción de marca en mérito de la acción de oposición presentada por la sociedad Sanofi-Synthelabo (titular de la marca SARBEN, de la Clase 5). Ante tal denegatoria, la sociedad demandada promovió una acción de cancelación por no uso de la marca SARBEN, obteniendo la cancelación del referido registro.

24. La demanda, amparada en la reivindicación de prioridad, presentó solicitud para registrar

la marca denominativa FARBEN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, obteniendo su registro el 16 de noviembre de 2004, sin que la hoy demandante hubiera presentado oposición alguna.

25. La primera compañía que fue propietaria de un nombre comercial que tuviera dentro de

sus elementos la expresión FARBEN fue la sociedad Distribuidora FARBEN LTDA, desde el 2 de mayo de 1990, que coexistió en forma pacífica con la sociedad FARBEN S.A. entre el 4 de julio de 1999 al 26 de octubre de 2001.

26. La marca mixta cuestionada, es de la misma Clasificación Internacional, y consiste en la

denominación FARBEN, acompañada de elementos gráficos, por lo que no corresponde que la sociedad accionante pretenda obtener la nulidad del registro conferido.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

27. Que, los artículos 135, 136 literal b), 154, 172, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

28. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

29. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo

o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.


De oficio: 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. El nombre comercial, su protección y su prueba. 4. Las marcas farmacéuticas. 5. Signos de fantasía. 6. Conexión competitiva. 7. El signo solicitado a registro como marca mixta, anteriormente registrada

como marca denominativa. 8. Coexistencia de signos.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…)”. 2 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

(…)”.


D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: irregistrabilidad por identidad

o similitud de una marca con un nombre comercial Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

30. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado FARBEN (mixto) es

confundible con el nombre comercial FARBEN S.A., es pertinente desarrollar el presente tema.

31. Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad, por lo que el Tribunal, estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de una marca con un nombre comercial. La identidad y la semejanza entre signos distintivos.

32. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, el literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

33. La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

34. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una

sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error. En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial protegido.

35. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario

determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

36. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).


El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

37. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a

dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

38. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

39. El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

40. Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial en relación con una

marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER).

41. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que

los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.


Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

42. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

43. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de

asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

44. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

45. En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

46. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

47. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

48. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que

deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.


Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

49. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

50. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en

que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 2. El nombre comercial. Su ámbito de protección y su prueba en el marco de la

Decisión 486.

51. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que el signo sobre la base de cual se presentó la oposición es el nombre comercial FARBEN S.A.

52. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Características del nombre comercial.

53. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son:

- “El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.


Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486.

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social

es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.

- La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a

la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial.

54. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección deriva de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

55. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).

56. Este Tribunal también ha manifestado que “(...) la protección otorgada al nombre

comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado).

57. Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho

Comunitario Andino no deriva del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en


el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).

58. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo

en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

59. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se

entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000).

60. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros:

introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

61. En el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo solicitado FARBEN mixto y el nombre comercial FARBEN denominativo, para lo cual el Tribunal interpretará el presente tema. Signos denominativos.

62. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.


Signos mixtos.

63. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

64. Sobre el tema la jurisprudencia señala: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha

solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos.

65. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

66. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

67. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos

elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas a continuación:

68. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia


diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

69. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

70. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Signos de fantasía.

71. En el proceso se manifestó que el signo FARBEN constituye una expresión de fantasía, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

72. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”. (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).

73. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de

fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

74. Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si la marca FARBEN constituye un

signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.


5. Las marcas farmacéuticas.

75. En virtud de que el signo solicitado a registro pertenece a la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

76. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

77. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en

nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

78. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la

Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

79. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el

examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

80. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos,

resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado).

81. Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en

estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010,


publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

82. El Juez Consultante deberá determinar en que medida los productos químicos difieren de

los productos farmacéuticos, de conformidad con lo desarrollado en la presente interpretación prejudicial. 6. El signo solicitado a registro como marca mixta, anteriormente registrada como

marca denominativa.

83. La sociedad LABORATORIO EUFAR S.A. solicita el registro como marca del signo FARBEN (mixto) y argumenta que tiene el registro de la marca FARBEN (denominativa).

84. Al respecto, el Tribunal manifiesta que, la oficina nacional competente, debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad en todos los casos sometidos a su conocimiento, a fin de evitar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, máxime si se trata de productos farmacéuticos. En el caso de autos, se deberá realizar el examen de registrabilidad entre el signo solicitado, el signo registrado y el nombre comercial opositor, previa verificación de su uso real y constante en el mercado.

85. En el caso concreto, si bien la oficina nacional competente debe realizar el examen de

registrabilidad mencionado, también deberá tener en cuenta el registro del signo denominativo y tomar en cuenta el gráfico del nuevo signo solicitado a registro. 7. Conexión competitiva.

86. La sociedad FARBEN S.A. manifiesta haber hecho uso del nombre comercial FARBEN

para actividades de servicios de comercialización, gestión de negocios comerciales y administración comercial, compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos o materias primas para la industria farmacéutica, cosmética, veterinaria, plásticos, aseo, calzado, construcción químico técnica. La sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. solicitó el registro del signo FARBEN (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 en especial una línea popular de medicamentos: productos farmacéuticos, desinfectantes, productos higiénicos para la medicina. La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, señaló que los productos químicos difieren de los productos farmacéuticos.

87. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 3

3 En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y

factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.


88. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002).

89. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo

como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”).


90. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

91. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de

comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

92. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos

los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).

93. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de

atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 8. Coexistencia de signos.

94. De igual manera se afirma que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el

mercado, por lo que el Tribunal interpretará el tema.

95. Al respecto, el Tribunal se ha pronunciado, manifestando:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido ‘riesgo de confusión’ al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado ‘LA COEXISTENCIA DE SIGNOS, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal ‘coexistencia de hecho’ no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:

‘La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad’. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación


Prejudicial del 12 de marzo de 2003)”. (Proceso 160-IP-2013, de 29 de agosto de 2013, marca: WEST (mixta)”.

96. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si la coexistencia de

otras marcas idénticas o semejantes afecta el riesgo de confusión en el mercado, tomando en consideración los criterios esgrimidos en el presente punto, en especial al supuesto de que la coexistencia de hecho no genera derecho y no constituye una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ya que la finalidad es la protección al consumidor evitando que este pueda ser inducido a confusión. En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o actividad comercial que éstos amparan. SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo FARBEN (mixto) fue solicitado para registro el nombre comercial FARBEN S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. CUARTO: El juez consultante deberá determinar si el signo FARBEN (mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables. QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga


estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. SEXTO: La oficina nacional competente debe realizar el correspondiente examen de regitrabilidad en todos los casos sometidos a su conocimiento, a fin de evitar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, máxime si se trata de productos farmacéuticos. El Juez Consultante deberá determinar en que medida los productos químicos difieren de los productos farmacéuticos, de conformidad con lo desarrollado en la presente interpretación prejudicial. SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios expuestos en la presente interpretación prejudicial. OCTAVO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2010-00563, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA



Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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