1. ANTECEDENTES

En principio cabe comentar que actualmente nos hallamos inmersos en una época de constantes mutaciones, principalmente debido a la gran tecnología existente.

Estos cambios se deben a la asidua lucha por modernizar el mundo en todo sentido: incluso las ortodoxas formas de contratación van siendo suplidas por otras que denominamos modalidades modernas de contratación, unas de éstas es el Know How. Tal cual afirma BELTRÁN ALANDETE, el Know How es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo luego de la segunda guerra mundial. Acota que debido a las características de dichos avances en algunas ocasiones por su fugacidad no hace permisible acogerse a los antiguos derechos de patente, sin embargo las empresas en posesión de técnicas no comunes, de nuevas innovaciones, de eficaces métodos de trabajo, etc. Guardan celosamente estas innovaciones, ya que les permite lidiar ventajosamente en los mercados respectivos.

VICENT CHULIÁ afirma que la tecnología actual, especialmente la tecnología de punta, hace que la competencia entre las empresas se halle en pequeños avances que difícilmente seria patentables y sobre todo por su rápida obsolescencia, no llegan a patentarse.

Al igual que el contrato de licencia de patente, va adquiriendo gran importancia el contrato de know how. Las empresas renuncian muchas veces a solicitar un derecho protegido para una inyección, porque, tal cual HERBERT STUMPF dice, las empresas esperan explotarle por un tiempo mayor a los 18 años que dura la concesión de una patente.

En la praxis las dos modalidades contractuales son empleadas con cuasi igual frecuencia. Cabe glosar que los contratos de licencia de patente muchas veces enmarcan los elementos que le son propios a un contrato de know how. STUMPF agrega que se puede pasar de una modalidad a otra por ejemplo si se acuerda un contrato de licencia sobre una invención para lo cual se ha solicitado patente. La patente no se otorga: El contrato podrá subsistir más como Know How; asimismo ello puede ocurrir cuando una patente vence o es anulada.

Los proveedores de Know How son empresas industriales, las cuales encomiendan fabricar sus productos por establecimientos extranjeros. Ello puede ser resultado de la política de importaciones implantada por algunos países, cuando éstos dificultan o prohíben la entrada de determinados productos industriales pero que permiten que se transfierna el Know How a sus propios coterráneos, para asegurar de ese modo que la producción se realice en el país y que se creen fuentes de trabajo.

2. ORIGEN

El contrato de Know How es de origen anglosajón, comenzó a evolucionar en los Estados Unidos de Norteamérica, posteriormente se expandió por diversos países industrializados tales como Inglaterra y Alemania.

El contrato de Know How es importante e el proceso de transferencia de tecnología. A tal efecto, como antecedente cabe citar que el veinticinco por ciento de los contratos de transferencia de tecnología de los Estados Unidos celebrados con empresas extranjeras eran de licencia de Know How, a diferencia de un cuarenta por ciento comprendido por contratos mixtos de explotación de patentes y de Know How. En España el Know How tiene relevante importancia puesto que se da una notable desproporción entre un desarrollo económico muy aceptable y una deficiente tecnología. En Alemania la tercera parte de contratos de tecnología son de licencia de Know How, similar cifra se puede hallar en a Unión Europea, sin embargo en el Japón es posible hallar un índice mayor puesto que encontramos cifras de hasta cincuenta por ciento.

3. Concepto

El contrato de Know How, enmarca diversos conceptos doctrinarios, en tal sentido abordaremos los más relevantes:

El de JOSE MASSAGUE para quien el titulo apropiado para estos contratos es el de licencia de Know How y lo conceptúa como el negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas el licenciante, titular del Know How autoriza a otra persona denominada el licenciatario o receptor a explotarlo durante un tiempo determinado y con este fin se obliga a ponerlo en su conocimiento en razón del cual el licenciatario o receptor se obliga por su parte a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie fijado comúnmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado.

En los cuadernos de IMPIVA de la Generalidad Valenciana, se puede hallar el siguiente concepto: Know How es el negocio jurídico en virtud del cual una de las partes(transferente) se compromete a poner a disposición de la otra parte(el adquiriente o receptor) los conocimientos técnicos constitutivos del Know How de modo definitivo, desprendiéndose de ellos en todo, en parte o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado comúnmente en forma de cantidad de dinero, calculada como porcentaje sobre producción de venta.

4. Tipos de Contratos de Know How:

Know How puro.- en el cual solo se transfiere aisladamente los conocimientos técnicos, sin tener vinculación alguna con otra figura jurídica.

Know How mixto.- en el cual junto con el contrato de transmisión de conocimientos aparece enmarcado con el mismo derecho a explotar otra figura jurídica como podría ser un rótulo, una marca, una patente, etc.

La Cámara Internacional de Comercio, se preocupo por esclarecer el concepto del contrato traído a colación. Principalmente a averiguado en que países existe una protección legal, a fin

de acopiar experiencias que coadyuven a resolver si esa protección ha de ser establecida en cualquier parte y sobre todo cuál ha de ser su forma. En el informe de las sesiones del 17 y 18 de octubre de 1957, la Cámara Internacional de Comercio formulo la siguiente concepción: La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en realización técnica de la fabricación de un producto puede por tanto ser denominado “Art de fabrication” (Know How). En estas sesiones se precisó a su vez que este concepto no solo concierne a formulas y procedimientos secretos, sino también a una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente. Puede también estar referido a procedimientos prácticos, particulares y conocimientos técnicos especializados que fuero siendo obtenidos por un productor a través de investigaciones y que no deben aún ser adquiridos por la competencia.

BIRP(Bureau Internationaux reunís pour la protection de la propieté industrielle, littéraire, et artistique) (La unión de Oficinas Internacionales para la protección de a propiedad industrial, literaria y artística), en su modelo de ley para países en desarrollo con referencia a las invenciones describen al Know How es su artículo 53/1 como los procedimientos de fabricaion o conjunto de conocimientos para la utilización y aplicación de técnicas industriales, a su vez acotan que el Know How no constituye una forma de protección jurídica industrial. Para el BIRPI la esencia del Know How se halla enmarcada en la razón de que el inventor prefiere mantener en secreto os elementos desconocidos de su invento, en vez de revelarlos completamente mediante la solicitud de patente; o caso contrario lo puede solicitar, sin embargo eludiendo a obligación de dar determinadas indicaciones esenciales sobre el aprovechamiento del invento; téngase en cuenta que estas indicaciones los efectúa únicamente al amparo de una convención que realiza con el adquiriente.

LUDECKE afirma que hay Know How cuando un productor trabaja en determinado procedimiento o fabrica determinados productos y amplia así ciertas experiencias (Know How), agrega que no se trata de resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo que es casi susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un tiempo prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo.

BOHME establece que el Know How constituye un bien inmaterial (Saber), que concierne exclusivamente al campo industrial; de lo expuesto se deduciría que para el autor en mención el Know How sería un saber no protegido y en parte tampoco protegible; lo esencial radicaría en que ese saber fuera secreto.

La legislación española específicamente el Decreto 1.750/87 de fecha 18 de diciembre de 1987 en su artículo 1º inciso a), al referirse indirectamente al Know How estipula que se trata de conocimientos secretos no patentados aplicable a la actividad productiva.

El Reglamento de la Comunidad Economiaca Europea, hoy denominada Union Europea, numero 556/89 de fecha 30 de noviembre de 1988, en su artículo 1º.7.5) describe los acuerdos puros de licencia de Know How, señalando que se trata de aquellos por los que una empresa denominada licenciante accede a comunicar el Know How con o sin la obligación de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa denominada licenciatario, para su explotación en el territorio concedido.

A su vez en el mismo artículo 6º define los acuerdos mixtos de licencia de Know How y de licencia de patentes como aquellos no exentos, en concordancia con el Reglamento Nº 2.349/84, por los que se concede una tecnología constituida a la vez por elementos no patentados en uno o más estados miembros.

La Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial conceptúa al Know How como los conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión. A lo expuesto, STUMPF comenta que también los contratos sobre inventos para los cuales se ha solicitado la patente, pero que todavía no han sido revelados o publicados, tienen que considerarse contratos de Know How ; a su vez agrega que mientras no se los haya revelado ni publicado, existe un secreto que puede convertirse en objeto de un contrato de Know How y que una vez revelado o publicado, el secreto es reemplazado por una protección provisional que confiere el derecho de patente, entonces desde ese momento el contrato de Know How queda transformado en un contrato de licencia con un derecho de tutela provisional y luego posteriormente, otorgada la patente se convierte en una licencia de patente.

Para nosotros, el Know How es un contrato atípico e innominado, mediante el cual una persona jurídica o natural conviene con otra de similar naturaleza, el otorgamiento de una fórmula secreta de fabricación o elaboración de algún artículo, a cambio de un precio y tiempo convenido. Los conocimientos secretos que se transfieren son de orden industrial, tecnológico, entre otros.

5. Contenido del Know How

El Know How está compuesto por una serie de conocimientos técnicos, éstos consistirían el lo siguiente:

Objetos: Piezas de prueba, modelos no registrados, instalaciones de mecanización, inventos no patentados, aparatos, piezas singulares, herramientas, etc.

Datos y antecedentes técnicos: Dibujos, planos, fórmulas, caculos, etc.

Instrucciones: Apuntes para la construcción, producción o explotación del producto o de ser posible para la aplicación del procedimiento de fabricación, a su vez experiencias de explotación o recomendaciones de ejecución; fórmulas técnicas; explicaciones suplementarias concernientes a una patente; indicaciones sobre la planificación de trabajo; especificaciones para construcciones, disposiciones para instalaciones de maquinas, ciclo de una fabricación; bancos de ensayos, ídem condiciones que debe enmarcar el personal, determinadas indicaciones referentes a la economía de empresa. Cabe resaltar que el contrato de Know How comprende una función económica relevante, principalmente inmersa en la economicidad de la explotación.

6. Protección del Know How

La doctrina establece que el Know How no es una forma de derecho de protección industrial, en razón a que no encierra las características de un derecho exclusivo; sin embargo cabe

resaltar que la Cámara Internacional de Comercio incluye al Know How entre los derechos de protección industrial, en virtud a que ha llegado a configurarse como un componente importante de esos derechos.

7. NATURALEZA JURIDICA

En lo concerniente al Know How, existen diversas posisiones doctrniariasal respecto; asi tenmos que para los alemanes KNOPPE y BOHME el contenido de un contrato de Know How es tan diverso, que no se podrían establecer reglas fijas sobre cuales normas legales se enmarcan, por ende se trataría de un contrato sui generis.

Para LUDECKE y FISCHER, el contrato de Know How es a fin en líneas generales al de la compra - venta, por ende le serían aplicables las normas concernientes a éste mas con algunas reservas.

GERICKE, citado por STUMPF, afirma que l contrato de Know How debe aplicársele la denominación de contrato de licencia; al respecto cabe aclarar que en lo referente a la naturaleza jurídica del contrato de licencia se discute mucho, a su vez el contrato de licencia en la praxis ha adquirido un significado determinado; mediante este contrato se adquiere el derecho de poder utilizar una invención que a su vez comprende un derecho protegido.

STUMPF afirma que los contratos de Know How fueron desarrollados por la práctica. No han sido especialmente legislados. Su contenido puede asumir formas diversas. Consecuentemente pueden ser también muy diversos los elementos jurídicos que un contrato de esa especie contiene. Ocupan el primer plano las cualidades correspondientes a los contrato de compraventa, locación de servicios, locación de obra o sociedad, sin que sea posible, de ordinario, encasillar el contrato dentro de un tipo determinado, por ende habrá que considerarlo, por lo común como un contrato de sui generis.

8. Elementos del Know How

Los elementos von que cuenta un contrato de Know How, pueden ser los siguientes:

Ámbito Técnico: Fórmulas y recetas, cálculos estáticos, anotaciones sobre trabajo de desarrollo realizados, tablas y resultados de validez general en su aplicación especial a un producto determinado, dibujos de construcción, resultados ya actas de ensayo, listas de piezas, indicación de a calidad del material, dibujos parciales para subcontratistas, hojas de normas que proporciones información sobre un trabajo de estandarización realizado, adiestramiento de colaboradores de otra empresa, documentos concerniente4s a trabajos de programación, cálculos de cantidades para montaje a la intemperie, índices alfabéticos de aparatos, informes de construcción, volúmenes de lotes óptimos para piezas estandarizadas, normas de recepción y ensayos, documentos de fabricación, dibujos, planes de trabajo con indicación de tiempo y tolerancias, comunicaciones de cabios acontecidos en forma de mejoramientos continuos, hojas de normas que proporcionan información sobre un trabajo de estandarización realizado, indicación de la calidad del material, etc.

Ámbito Mercantil: Adiestramiento de colaboradores, personal de otra empresa, métodos de publicidad, documentos concernientes a la financiación, documentos referentes a la venta y distribución, documentos concernientes a los trabajos de programación en el ámbito mercantil, relativos referentes a la organización del establecimiento, fichero de clientes, fichero de proveedores.

9. Diferencias y Similitudes del Know How con Otras Modalidades Contractuales

El contrato de Know How enmarca una serie de diferencias y similitudes con otras modalidades contractuales, a tal efecto expondremos las más relevantes.

Con el Contrato de Compraventa.- Tal cual STUMPF manifiesta, el contrato de Know How mas se asemeja al contrato de compraventa que al contrato de patente ello en razón a que en el ultimo traído a colación, se autoriza la utilización de un derecho protegido durante un determinado lapso por lo general el de vigencia de derecho protegido, mientras que en el contrato de Know How se transmite comúnmente un secreteo que ha de quedar a disposición del beneficiario, sin que el otorgante tenga derecho a reivindicación alguna; esta modalidad es elegida asiduamente puesto que es muy difícil prohibirle al beneficiario de Know How que lo continúe empleando una vez concluido el contrato. No existe suficiente control. El licenciatario puede hacer copia de los modelos y documentos secretos que el licenciante de Know How le haya otorgado, ello merced a la viabilidad existente; puesto que no es fácil probar que el Know How transmitido una vez expirado el contrato no se siga utilizando.

A lo expuesto cabe aclarar que el contrato de compraventa es disímil al del Know How, ya que por medio del primero de los mencionados, tal cual se halla estipulado en el art. 1529 de nuestro ordenamiento jurídico civil, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. En el Know How no se dan estos supuestos, puesto que el otorgante de los conocimientos no los vende, sino mas bien autoriza su empleo por un tiempo determinado y a cambio de un precio convenido.

Con el contrato de Locación de Servicios y de Locación de Obra.- Si bien existen en el contrato de Know How elementos del contrato de locación de obra, como por ejemplo cuando el licenciante del Know How se halla obligado a enviar personal adiestrador e instructor a la empresa del beneficiario, a fin los pueden capacitar, o asimismo si bien se establece que sea el licenciatario quien envie personal suyo al establecimiento de licenciante, a fin de que sean adiestrados, ello no significa que estas dos modalidades equivalgan al Know How, a tal efecto cabe recordar que el contrato de locación de obra o contrato de obra, tal cual se halla consagrado en el Código Civil, articulo 1771, es aquel por el cual el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagar una retribución, a su vez en lo concerniente al contrato de locación de servicios el artículo 1764 de la norma en tratamiento establece que por esta modalidad el locador se obliga sin estar subordinado al comitente, a prestarles sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Sin embargo estos supuestos no se dan in strictu sensu en el contrato de Know How, razón por la cual para nosotros existe mucha diferencia entre ellos más que similitud.

Con el contrato de Arrendamiento.- Cabe comentar que el contrato de Know How es concertado a término, por ende se trata de un contrato de tracto sucesivo; en tal sentido, una

de las modalidades contractuales que mas se asemeje al contrato de Know How es el de Arrendamiento, ello en mérito a que el artículo 1666 del Código Civil, establece que por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta venta convenida. Sin embargo existe una diferencia sustancial entre estas dos modalidades contractuales, ya que en el Know How el cedente o licenciante no pierde la posibilidad de utilizar; salvo pacto en contrario, la tecnología que transfiere en el contrato y asimismo su obligación no es poner a favor de licenciatario o cedido, bienes muebles, servicios, etc. sino meramente es la transmisión de un cumulo de conocimientos técnicos de fabricación o elaboración de un ítem.

Con el de Licencia de Patente.- Tanto en los contratos de Licencia de Patente como en el de Know How existe transferencia de tecnología, sin embargo la diferencia singular radica en que en el primero de los citados el objeto del contrato es una patente registrada y protegida por la ley, cuya existencia no es un secreto, merced al rasgo distintivo de la publicidad que enmarca el Registro de Marcas y Patentes, puesto que estos supuestos no se dan cuando se trata de Know How ya que el conocimiento secreto de fabricación o elaboración de algún artículo nos e halla registrado, por ende es secreto.

Con el contrato de Asistencia Técnica.- Algunos autores afirman que el contrato de Know How es similar al contrato de asistencia técnica, sin embargo en la actualidad esta teoría ha sido contradicha en su totalidad, puesto que en principio el carácter secreto del Know How, no existe en el contrato de asistencia técnica; sin embargo ello no es óbice para que en el contrato de Know How exista como obligación la asistencia técnica por parte del licenciante de Know How a favor del licenciatario.

Partes Contratantes.- El contrato de Know How es un contrato bilateral en razón al número de partes contratantes, a su vez es sinalagmático en función a las prestaciones reciprocas existentes. Las partes son, por un lado el titular de los conocimientos secretos de fabricación o elaboración de algún producto, el cual se denominara transfiriente o licenciante de Know How, esta parte puede estar encarnada bien sea en persona jurídica o natural; la contraparte contratante se denomina usuario o licenciatario de Know How, esta hará uso de los conocimientos transferidos por el titular de los mismos, a su vez cabe comentar que el usuario puede ser persona natural o jurídica.

2.3 Derechos y Obligaciones de las Partes Contratantes

2.3.1 Derechos del Transfiriente o Licenciante de Know How

El principal derecho que tiene esta parte, es el de percibir una contraprestación pecuniaria por parte del licenciatario, ello en mérito al cumulo de conocimientos transferidos en uso a éste. Otro derecho esencial que enmarca el licenciante, es el de supervisar el fiel cumplimiento de las clausulas del contrato suscrito.

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