XII. Obrót prawami do znaku towarowego

1 dr Panczyk

a. Obrót prawami do znaku towarowego

Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy. W konsekwencji jest ono

zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przedmiotem dziedziczenia i zbycia może być również

pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wynikające z

pierwszeństwa konwencyjnego lub pierwszeństwa z wystawienia, a także prawo ze zgłoszenia

dokonanego w Urzędzie Patentowym, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne.

We wszystkich tych wypadkach dla ważności umowy o przeniesienie któregokolwiek z tych praw

wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności (ad solernnitatem).

Przeniesienie prawa ochronnego staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu

tego przeniesienia do rejestru znaków towarowych. Prawo ochronne na znak towarowy może

być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone, jeżeli

towary, dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy nie są tego samego rodzaju. Z

chwilą przeniesienia prawo to traktuje się jako niezależne od prawa przysługującego zbywcy.

Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacji

uprawnionej do wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku gwarancyjnego jako

odpowiednio wspólny znak towarowy albo wspólny znak towarowy gwarancyjny lub też na

rzecz kilku przedsiębiorców jako wspólne prawo ochronne. Przeniesienie prawa ochronnego

w powyższym przypadku może nastąpić tylko za zgodą osób, którym służą na nim prawa.

Wpis do rejestru znaków towarowych o takim przeniesieniu prawa ochronnego może

nastąpić dopiero po złożeniu w Urzędzie Patentowym stosownego regulaminu znaku. Z

kolei prawo ochronne na wspólny znak towarowy może być przeniesione jako wspólne

prawo ochronne na rzecz przedsiębiorców zrzeszonych dotychczas w organizacji

uprawnionej do tego wspólnego znaku towarowego. Umowa o przeniesienie prawa

powinna określać w takim przypadku zasady używania takiego znaku w takim zakresie,

jaki jest przewidziany dla regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie

upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Poza prawem

ochronnym na znak towarowy przedmiotem umowy licencyjnej może być również prawo do

znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze

prawa z ochronnego, jak również prawo do znaku towarowego niezgłoszonego, a

stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy. We wszystkich tych przypadkach dla ważności

umowy licencyjnej wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności (ad

solemnitatem).

Licencja na korzystanie ze znaku towarowego przyjąć może postać licencji pełnej

(nieograniczonej) lub licencji ograniczonej (niepełnej). Licencja ma charakter pełny, gdy

licencjobiorca może korzystać ze znaku towarowego w takim samym zakresie, w jakim

korzystać może z niego licencjodawca. Ich sytuację prawną różni tylko to, że licencjobiorca,

w odróżnieniu od licencjodawcy, nie może rozporządzać danym prawem do znaku

towarowego. Natomiast z licencją ograniczoną mamy do czynienia, gdy prawa

licencjobiorcy do korzystania ze znaku towarowego są w jakikolwiek sposób, w porównaniu

z prawami licencjodawcy, ograniczone. Najbardziej typowymi rodzajami licencji

ograniczonej są: licencja produkcyjna, upoważniająca licencjobiorcę jedynie do

wytwarzania wyrobów ze znakiem towarowym, lecz bez prawa wprowadzania ich do obro-

tu (czynność tę licencjodawca zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej), oraz licencja

handlowa, będąca odwrotnością licencji produkcyjnej (licencjobiorca może tylko

XII. Obrót prawami do znaku towarowego

2 dr Panczyk

wprowadzać do obrotu wyroby ze znakiem towarowym wytworzone prze licencjodawcę lub

przez osobę trzecią). Możliwe są także inne ograniczenia np. pod względem przedmiotowym

lub terytorialnym.

Licencja może także przyjąć postać licencji wyłącznej lub licencji niewyłącznej. W

przypadku udzielenia licencji wyłącznej licencjodawca zobowiązuje się nie tylko do nieudzielania

dalszych licencji na korzystanie ze znaku towarowego, ale także do tego, że sam nie będzie z

tego znaku korzystał. Natomiast w przypadku licencji niewyłącznej licencjodawca nie tylko może

udzielać dalszych licencji, ale także sam korzystać ze znaku towarowego.

Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą

uprawnionego z prawa ochronnego, jednakże zakres sublicencji na używanie znaku

towarowego nie może wykraczać poza udzielone licencjobiorcy upoważnienie. Niedozwolone

jest natomiast udzielenie dalszej sublicencji. Umowa podlega, na wniosek zainteresowanego,

wpisowi do rejestru znaków towarowych. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru

może na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia

tego prawa, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego,

poprzez umieszczenie oznaczenia „lic." w sąsiedztwie znaku towarowego, jednakże

licencjobiorca jest obowiązany umieścić to oznaczenie na żądanie licencjodawcy. W przypadku

przeniesienia na inną osobę prawa ochronnego na znak towarowy obciążonego licencją,

umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą

wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres

obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w

szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania ze znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy może być obciążone ograniczonymi prawami

rzeczowymi - użytkowaniem i zastawem - na rzecz osób trzecich.

b. Wspólne prawo ochronne

Istnieje możliwość przyznania prawa ochronnego na znak towarowy kilku przedsiębiorcom,

którzy zgłosili go wspólnie do równoczesnego używania (wspólne prawo ochronne). Przepisy

p.w.p. przewidują jednakże dwie negatywne przesłanki, których istnienie uniemożliwia

udzielenie kilku przedsiębiorcom tego prawa. Pierwszą z nich stanowi wymóg, aby używanie

znaku nie było sprzeczne z interesem publicznym. Drugą stanowi natomiast wymóg, aby

używanie znaku towarowego, na który udzielone zostało wspólne prawo ochronne, nie miało na

celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości,

właściwości lub pochodzenia towarów.

Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa

regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców. Regulamin ten, który załącza się do zgłoszenia

znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego, powinien m.in. określać sposób używania

znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, zasady

kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Konieczność

sporządzenia regulaminu oraz obligatoryjne elementy, jakie powinien on zawierać, wskazują, że

udzielenie wspólnego prawa ochronnego uwarunkowane jest nawiązaniem pomiędzy

przedsiębiorcami wnoszącymi o rejestrację znaku związku tak prawnego, jak i gospodarczego.

Związek prawny wyraża się w konieczności zawarcia umowy o wspólności prawa ochronnego

oraz sporządzeniu regulaminu znaku, gospodarczy zaś w ujednoliceniu sposobu używania znaku,

właściwości oznaczanych nim towarów oraz zasad kontroli tych właściwości.

XII. Obrót prawami do znaku towarowego

3 dr Panczyk

Współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może, bez zgody pozostałych

współuprawnionych, używać znaku towarowego we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń

z powodu naruszenia prawa ochronnego. W używaniu tym uprawniony z prawa ochronnego

ograniczony jest jedynie treścią regulaminu znaku, który określać winien sposób jego używania.

Używanie to polegać będzie m.in. na umieszczaniu znaku przez współuprawnionego na towarach

objętych wspólnym prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych

towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i

wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, jak

również umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z oferowaniem lub wprowadzeniem

towarów do obrotu albo związanych z oferowaniem lub świadczeniem usług, wreszcie

posługiwaniu się nim w celach reklamy.

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy - podobnie jak zwykłe prawo ochronne na

znak towarowy - jest dziedziczne i zbywalne. Do jego przeniesienia wymagana jest forma

pisemna pod rygorem nieważności (ad solemniatem). Przeniesienie to staje się skuteczne

wobec osób trzecich z chwilą jego wpisu do rejestru znaków towarowych. Do rozporządzenia

wspólnym prawem ochronnym potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych. W

przypadku braku takiej zgody współuprawnieni, których udziały wynoszą co najmniej połowę,

mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel rozporządzenia

oraz interesy wszystkich współuprawnionych.

Wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz jednej osoby jako prawo

ochronne na znak towarowy. Wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz

organizacji uprawnionej do wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku

gwarancyjnego jako wspólny znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady używania takiego znaku, w takim

zakresie, jaki jest przewidywany dla regulaminu wspólnego znaku towarowego oraz

regulaminu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Skuteczność przeniesienia

udziału we wspólnym prawie ochronnym uzależniona jest od zgody pozostałych

współuprawnionych. Natomiast zgoda taka jest potrzebna do ustanowienia użytkowania na

udziale we wspólnym prawie ochronnym lub obciążenia go zastawem. Wreszcie

współuprawniony może zrzec się swojego udziału we wspólnym prawie ochronnym, co

spowoduje jego przejście na pozostałych współuprawnionych i proporcjonalne zwiększenie

się ich udziałów.