国际商标通讯

本期目录

2017年6月

协会新闻和委员会更新仿冒盗版正以惊人的速度增长 1国际商标协会在中国：展望金鸡年 1公司内部律师意见交流：公司内部律师的 电子商务商标和品牌保护策略 2《商标报道》新刊与《国际诉讼》最新指南3国际商标协会品牌与创新委员会：定义 品牌和创新之间的关系 52016年国际商标协会领导人会议：商标的 未来在于塑造品牌 7董事会通过关于《工业品外观设计国际 注册海牙协定》的决议 8董事会决议《工业品外观设计国际注册 海牙协定》主办委员会：设计委员会 8推动欧盟——中国关系发展，欧盟知识 产权局的积极参与以及欧洲代表处庆典 9《中国电子商务法》：INTA参与其中 9

商标局更新最高人民法院就3M公司、3M中国公司诉 常州华威新材料有限公司商标侵权案驳回 常州华威新材料有限公司的再审申请 10意大利历史悠久的商标的保护 11近期马德里体系的变化和对实施细则的 更新 11英国脱欧对商标许可的影响 12加拿大法院对有关商标和地理名称的 法律作出明确指示 13

本期特写联邦商业秘密保护：商业秘密保护法 15法国最高行政法院驳回反对香烟素面 包装的法律意见 16

法律法规/案例实践欧盟：欧盟法院对欧盟禁令的效力范围 问题作出裁定 17美国：第十巡回法庭认定颜色商标不具有 固有显著性，除非与具有显著性的设计 共同使用 17澳大利亚：通过商标转让治愈使用意图 和所有权的问题 18美国：联邦巡回法院裁定可透过云端 计算软件提供服务 18美国：上诉法院确认特征的功能性不得 归为商业外观设计 19欧盟：最高法院确认乐高人型立体商标 注册有效 19欧盟：欧盟法院：通过具体分析商品的 技术功能判断三维标志 20美国：商标答辩中的教训，以及相关主体 可以拥有家族商标 20加拿大：商标局向尼斯分类更进一步 20美国：拒绝重复图案商业外观标识的注册 21新加坡：“奇巧”巧克力威化棒外形商标 上诉被驳回 21欧盟：网络市场与实体市场在知识产权 执法层面没有区别 21欧盟：普通法院对基于绝对理由的商标 无效宣告程序中新证据的效力做出决定 22瑞士：带有图形要素的胶囊不作为狭义 内科适应症的3D商标受到保护 22欧盟：CJEU明确获得侵权人信息的语言 23美国：以其他名字称呼的“PRIMROSE” （迎春花）还香吗？ 23

文转第4页上

协会新闻和委员会更新

仿冒盗版正以惊人的速度增长

INTA于2017年2月6日及7日在中国香港特

别行政区举办其2017年度「反仿冒研讨会」，

主题为「Staying Ahead of the Curve」，

由INTA总裁Etienne Sanz de Acedo与大会的

联席主席Heather McDonald（美国Baker & Hostetler；INTA反仿冒委员会主席）和Shamini Lohadhasan（新加坡BP）为大会活动主持开幕

仪式。代表不同品牌所有人、政府机关、各种

平台的专题讲者在会上发言，分享有关反仿冒

和盗版战线上的最新信息和意念。过程中，在

讨论议题和实践经验中出现几个共同的焦点：

问题在恶化中

品牌所有人及执法部门虽已多番努力，仿

冒和盗版的问题依然更趋恶化。欧洲顾问公司

Frontier Economics（下称「Frontier」）为INTA

国际商标协会在中国：展望金鸡年

猴年在这个月将要退场，而新的一年

鸡年即将来临。在中国的十二生肖中，鸡代表

了勤奋不怠（鸡鸣而起）、善于人交以及生机

勃勃的形象。我们在此希望国际商标协会在未

来一年关于中国的工作能够达到一样的期望。

一年之计在于春

国际商标协会将于中国春节假期结束

后，立即在香港举办为期2天的打假会议

（2月6日-7日）。该项目主要由中国成员组

成。品牌持有者、政府官员以及法律专家将讨

论如何在变化的科技以及复杂的网络打假环境

下最大力度地发展品牌保护项目。

政策制定者以及成员的参与

展望即将举办的2017年西班牙巴塞罗那

年会，国际商标协会希望继续保持传统诚邀来

自中国政府以及协会的各个代表。过去的年会

中，国际商标协会邀请到了来自中国商标协

会、中国商标局以及最高人民法院的官员代

表们。

交流是双向的，因此国际商标协会也会指

派领导代表参加今年10月在中国举办的中国国

际商标品牌节。国际商标协会同时也计划在参

会前能够提前到北京与有关政府机构召开主要

政策问题的会议。

我们中国会员通过体验一系列重要的不同

形式的活动，进而感受到激动人心的发展。我

们即将举办由领先政府机构、会员和职业社交

网络组成的学术讨论。我们计划于中国北京、

上海、广州以及其他城市开展6次类似这样的

活动。

文转第3页上

新年快乐!祝您在新的一年里平安与繁荣！

2017年6月2

协会新闻和委员会更新

虽然我们已就本通讯所载信息的准确性尽力予以核对，但读者仍应就其特别关注的内容自主地加以查验。《国际商标通讯》中的文章由国际商标通讯委员会成员和国际商标协会工

作人员提供，但也接受其他渠道的供稿。国际商标通讯编辑委员会可从编辑角度全权对稿件进行处理以便出版。如需复制《国际商标通讯》中的文章，请向communications@inta.org 发送申请信息，包括：文章标题、卷号、期号、复制用途、预计的复制数量或读者人数。《国际商标通讯》接受赞助也绝不意味着国际商标协会对其商品、服务或传达信息的认可。

本刊所有内容版权属 INTA 所有，未获许可，任何单位及个人不得转载使用。

国际商标通讯（中文版）编辑委员会 联系方式：敬请发送电子邮件至bulletin@inta.org

编辑委员会主编

丁宪杰金杜律师事务所

编辑委员会成员

陈学民中咨律师事务所

陈长杰北京捷鼎知识产权代理有限责任公司

冯臻霍金路伟国际律师事务所

傅强国上海华诚律师事务所

黄晖北京万慧达知识产权代理有限公司

郑露广州华进联合专利商标代理有限公司

李永波北京集佳知识产权代理有限公司

刘耀慈(Eugene Low)霍金路伟律师行

陶洋微软公司

国际商标协会内部工作人员

执行总裁CEOEtienne Sanz de Acedo通讯及政策总编Strategist, Communications ContentEileen McDermott通讯主管Manager, CommunicationsJean-Claude Darné版式设计Graphic DesignerEric Mehlenbeck

国际商标协会董事会官员及法律顾问

主席Joseph Ferretti 百事公司/菲多利公司(PepsiCo, Inc. /Frito-Lay, Inc.)侯任主席Tish Berard 和颂爱公司(Hearts On Fire Company LLC)副主席David Lossignol 诺华有限公司(Novartis Pharma AG)副主席Ayala Deutsch NBA产物股份有限公司(NBA Properties)财政Tiki Dare 甲骨文公司(Oracle Corporation)秘书Zeeger Vink 莫斯兄弟集团(Maus Fréres)法律顾问Maury Tepper (Tepper & Eyster, PLLC)

公司内部律师意见交流：公司内部律师的电子商务商标和品牌保护策略

一支由来自不同国家、不同行业的 INTA公司内部律师组成的多元化团体举行了一次电

话会议。会议的主持人包括：科尔士百货公司

的高级知识产权法律顾问Heidi Belongia，美

国商业促进局委员会的法律顾问助理Angela T. Isabell，黑莓公司商标与品牌执行部资深法律

顾问Shelley Jones。本文概要介绍了会议中探

讨的问题以及若干与会者积累的经验，但并未

证实上述两场意见交流会中探讨的个人或公司

观点。

电子商务

在被问到电子商务中商标问题的处理方

法是否和实体商店不同时，大多数与会者都表

示处理方法并不会因平台不同而异。许多人谈

到，根据自己对于维权工作的期望和经历，电

子商务问题需要更加迅速的行动和解决方案，

特别是不同实体的移除程序。此外，与会者的

客户对于电子商务领域的问题对品牌所产生的

影响和所采取行动的后果表达了更多的忧虑。

他们还感觉，这就像是在玩一场注定以失败收

场的打地鼠游戏，因为一旦解决了一个问题，

就会原地再冒出三个问题。

批准策略

与会者被问到，店内指示牌标语的批准

程序处理方式是否不同于网站用的标语。许多

人同意，用在网站上和实体店内的标志的批准

程序并无显著区别，其中需要考虑到一系列因

素，例如风险水平、持续时间以及使用程度。

最常见的问题包括：移除标志的最快时间是多

久？移除的费用是多少？移除标志对于业务来

说会产生多大程度的干扰？与会者还讨论了撤

回营销材料的容易程度、重印营销材料的成

本、从分销商处回收材料的最快速度等问题所

带来的风险。一名与会者认为：“如果经销商

继续使用这类材料，就可能会将我们置于诉讼

的风险中。”

风险评估

说到风险评估问题，与会者认为因为电子

商务的公开程度更高，自己在解决侵权问题时

更加趋向保守。举例来说，他们可能会评估侵

权行为的重要程度并调查行为的活跃时间以及

网站所获得的访问量。由于移除通知和其他警

告通信有可能公开，因此需要考虑公关问题。

因为预期会被公开，所以撰写信函时必须十分

注意，保证措辞友好周到。这样一来，在发出

警告信前，法律顾问经常需要与其沟通团队或

社交媒体团队进行合作。在公司仅在线上运营

的司法管辖区内，由于预算有限，公认对于业

务来说非常重要是把最重要的工作优先处理，

并由法务和营销团队共同制定策略。

文转第4页下

3

协会新闻和委员会更新仿冒盗版正以惊人的速度增长 上接第1页

供稿：国际商标协会

翻译：金杜律师事务所

及国际商会的《商界制止仿冒和盗版的行动》

（BASCAP）就仿冒和盗版的经济成本进行调

查，日前公布其研究报告的主要结果。Frontier的研究以经济合作与发展组织（OECD）较早

前进行的一项调查为基础，该项调查去年发

表的报告指出，2008年至2013年期间仿冒

和盗版商品增加达80%。Frontier估计2013年仿冒和盗版商品的国际及国内贸易额约在

7,100亿美元至9,170亿美元之间，另外电影、

音乐和软件的数码化盗版价值约达2,130亿美

元，合计约在9,230亿美元至11,000亿美元之

间。根据Frontier的推算，至2022年上述数字将

会增加一倍。Frontier同时就仿冒盗版对经济、

民众健康和安全、创新和创意的影响进行考查。

例如，Frontier估计仿冒和盗版导致全球净损失

超过二百万个职位。Frontier指出盗版仿冒活动

只需轻微下降便可产生庞大的经济利益；政府为

改善营商环境而推行的计划则必需辅以对反盗版

行动的投入。Sanz de Acedo先生鼓励知识产权

所有人尽量将Frontier的报告广泛传阅。

干扰仿冒者的活动

考虑到打击仿冒活动问题的严重性，品牌

所有人现时的焦点是干扰仿冒者的活动，使得

从事盗版业务的成本更高、更为困难。李维斯

特劳斯（Levi Strauss & Co.）全球品牌保护部主

管Zack Toczynski承认品牌所有人不可能将每一

个提供盗版货品的网站和页面删除。他表示，重

要的是将焦点集中在较为重要的网站上：消费

者会找到的网站。他建议品牌所有人应作出努力

「在可行的最大范围内尽量作出干扰」。HD Lee Company, Inc.首席法律顾问及副总裁Chris Turk表示，相对于单单对盗版者提出追索，他们对互

联网服务供应商、出入口代理、业主、运输商、

商人银行及其他可干扰仿冒者业务的人士所采取

的行动，在一定程度上获得成效。为盗版者的销

售订单处理存货，完成交易以及可在交易过程中

分享利益的实体可能是潜在的打击对象。

利用网上平台

eBay和阿里巴巴集团的代表在会上就他

们在本身平台上加强移除仿冒产品所作出的努

力作出报告。eBay的代表介绍他们已长期实

施的「认证权利人」（VeRO）计划，此机制

协助将盗版商品移除，并让品牌权利人可为消

费者和商户等贴载有其品牌和商品信息的网

页。阿里巴巴集团宣布已采用相关软件，可在

商品登录前实时拦截盗版商品的登录，并且每

日监察活跃的商品登录（可取消其登录或将其

降级）。阿里巴巴集团的「诚信投诉机制」

（Good-Faith Takedown Program）就有问题的

商品登录向品牌权利人发出警示，可即时将假

冒商品移除；阿里巴巴集团的代表称此机制实

施后移除假冒商品登录所需的时间平均少于半

日。阿里巴巴集团更于2016年10月推出统一

门户网站，为阿里巴巴（Alibaba）、全球速

卖通（Ali Express）、淘宝（Taobao）和天猫

（Tmall）集中处理移除商品登录的事宜。

利用政府资源

政府官员强调品牌所有人应与政府机构合

作，在反盗版的行动中尽量利用政府资源。菲

律宾知识产权处处长Josephine Santiago称品牌

所有人经常会与盗版者直接达成和解，然而，

政府亦关注须对盗版者追究刑事责任。香港海

关（情报及调查）助理关长Louis Ho介绍新采用

的软件，可尝试自动在网上探测假冒商品。香

港海关亦已将知识产权权利的登记手续精简，

以致权利人无需先与香港海关官员进行面谈便

可办理相关手续。

自由贸易区研习班

反仿冒研讨会结束后举办了一个自由贸易

区（FTZ）研习班，为期一日，让品牌所有人、

自贸区人员、政府官员和其他主要持份者互相

分享所关注的问题、最佳处理手法等，并让参

与者有机会共同探讨有效打击自贸区内仿冒盗

版活动的解决方案。INTA于2017年将进一步在

全球各地举办相关的研习班，包括3月21日在纽

约市、2月29日在迪拜、10月4日在哥伦比亚卡

塔赫纳及11月19日在柏林。

鉴于盗版者可轻易找到规避方法避过海关

官员的检查，品牌所有人在自贸区内有效强制

执行其知识产权权利面对相当大的难处。尽管

在自贸区内执行权利的手续看来相当复杂，但

事实上过去数年在中国自贸区内权利执行的数

量、形式和申索赔偿的数字均有所上升。研讨

会认为自贸区并不享有治外法权。就此而言，

中国工商管理局的搜查和海关行动均可保障品

牌所有人的知识产权权利。JT International Asia Pacific Ltd.的Steve Payne指出若干可用以认定和

对付侵权活动的方法。研讨会亦讨论侵犯知识

产权的民事补偿，显示制定全面性策略，透过

发出停止侵权警告函件、进行突击搜查以及法

院程序等方式打击盗版者的重要性。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿：Michael McCue，易斯，罗卡，罗斯伯格，克里斯蒂，拉斯维加斯，内华达《国际商标通讯》委员会——协会新闻分会

翻译：霍金路伟律师行

《商标报道》新刊与《国际诉讼》最新指南继最近发行的十月刊后，《商标报道》

（TMR）发行了2016年九月及十月合刊（第五

期第106卷），合刊中刊载了一些自由讨论的

文章，如用中文和英文报道了Michael Jordan与乔丹商标案，以及用英语与葡萄牙语报道了巴

西非传统商标的注册；同时也刊载了评论性文

章，包括药房售卖大麻服务的商标申请、加拿

大官方商标管理制度，以及欧盟对国家裁定的

忽视。在《商标事务法律与实务：全球与国内

展望》上刊登的一则书评中，也重点提到了本

期刊物。《商标报道》下一辑刊物的主题将会

是损害问题，预计于十二月中旬出版。

在十一月的管理层会晤中，带有检索功能

的新国际商标协会指南问世了。《厉行：国际

诉讼指南》中，您可以找到关于商标诉讼方方

面面的信息，包括预先提交要求、对注册及未

注册商标的侵权诉求、紧急措施、诉讼先期决

议、证据、审判及听证会、判决与终审裁定、

判决后问题、诉讼费用，以及补救办法。该指

南涵盖逾40个司法辖区，之后还会继续扩大范

围。我们由衷感谢以下主要编辑人员：

•戴维·埃里森（David Allison），鸿鹄律师

事务所，中国，香港特别行政区

•奥德特·古尔利（Odette Gourley），阔

思律师事务所，澳大利亚，新南威尔士

州，悉尼

•克 里 斯 托 弗 ·克 莱 纳 （ C h r i s t o p h Kleiner），Kleiner Rechtsanwalte律师事

务所，德国，斯图加特

•亚伦·博尔特（Allan Poulter），鸿鹄律师

事务所，英国，伦敦

•费尔南多·特里亚纳（Fernando Triana），

Triana, Uribe & Michelsen律师事务所，

哥伦比亚，波哥大

•里克·扬（Rick Young），Quarles & Brady律师事务所，美国伊利诺斯州，芝加哥

在年关前，不妨登陆国际商标协会网站，

关注第56期《美国商标与不正当竞争法》。

我们希望国际商标协会的会员资源，能成

为您获取商标实务的基本消息的第一站。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

2017年6月4

协会新闻和委员会更新国际商标协会在中国：展望金鸡年 上接第1页

公司内部律师意见交流：公司内部律师的电子商务商标和品牌保护策略 上接第2页

塑造未来

国际商标协会将对电子商务法的草案向

全国人大提交建议。一些国际商标协会的委员目

前正在核对于去年12月发布的该草案。

国际商标协会将一贯支持这部法律，因为这

部法律将会塑造中国未来的电子商务环境——世界

上最大的电子商务市场。

由于区域全面经济伙伴关系（RCEP）预定于

今年达成一致内容，因此自由贸易协定（FTA）一直

也是关注的重点。区域全面经济伙伴关系协定——被视为目前停滞不前的跨太平洋伙伴关系协定的

对手——包括了来自东南亚国家联盟的10个国家，

加上中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰以及印

度，从人口以及经济活动角度决定了RECP组成了

世界上最大的贸易协定。国际商标协会委员会，尤

其是协调委员会的自由贸易协定委员会，都在一直

关注监督着这项贸易协定的发展以及随时准备着

提供关于协定影响商标法方面的意见。

回顾猴年：倡议、教育、传媒以及会员方面的影响

猴年（2016年）见证了国际商标协会在中国

工作方面取得了重大的进步。

协会热烈欢迎世界上最大的移动运营商加

入到会员中。中国移动在2016年加入国际商标协

会，代表了会员在中国迈出了扩张的重要一步。作

为国际商标协会的品牌拥有者成员，这个国家最

受认可的品牌之一目前贡献着将近12万亿美元的

全球年度国内生产总值。

在年度会议上，中国商标局(CTMO)官员概述

了国际商标协会商标局事件委员会中国分委员会

关于提高中国商标局审查质量的倡议。对品牌拥

有者来说，商标的审查质量已经成为了很大的顾

虑—并且还要考虑到商标局去年收到将近350万左右的申请。国际商标协会政策委员会将继续向

中国商标局提出此项以及其他倡议，以期为用户

提供的该机制更好的服务。

夏天期间，国际商标协会与北京知识产权法

毕业生协会共同举办了一项活动，包括邀请北京知

识产权法院的法官作为特殊嘉宾参与的讨论会。

如上文所述，国际商标协会计划在2017年举办更

多VIP活动。

国际商标协会董事会成员9月份首次在北京

相聚。国际商标协会同样组织了政府关系的讨论

专场、与BASCAP举办有关仲裁议题的研讨会，并

且与国家工商总局副部长，最高人民法院知识产

权庭审判长举办双边会议。国际商标协会提出了

品牌持有人的顾虑，比如商标恶意注册的增长，

以及网络打假问题。

除了继续保持参加中国国际商标品牌节的传

统，国际商标协会在10月份也举办了有关商标金

融方面的讨论专场。活动坐无缺席。此外，国际商

标协会还参加了同时间举办的TM5年度会议。

国际商标协会去年的有关活动都在中国最大

的媒体机构上进行过报道，比如中国日报以及新

华社，还有政府网站。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。

供稿：国际商标协会

翻译：金杜律师事务所

维权

对于仿冒品，有些公司使用第三方服务提

供商进行在线移除，而有些公司在各国向海关

进行注册证书备案。大多数公司都觉得这个过

程非常费力，因此在不断寻找途径减少公司内

部的工作量。有些公司使用第三方供应商监控

在线交易平台，同时使用其他方分别监控申请

和注册。

“对付仿冒品时，无论是线上还是市场

中我们都本着零容忍政策，采取非常积极的措

施，”一名电话与会者说。如果仿冒品是在电

子商务网站中出现，有些内部团队会直接与平

台交涉。而对制药业中的其他公司来说，比较

有效的方式是求助于监管机构（例如FDA），让

监管机构去查处仿冒品。”

然后，与会者将其注意力放在了有关联盟

网络的商标问题上。当营销团队聘请第三方并

允许其使用自己的标志和标识时，与营销团队

合作管理执行工作就尤为重要。另外还有一批

专门监控联盟网络的第三方提供商，协助公司

监控哪些人正在对你的关键字和平台出价。

在恶意误植域名方面，有些与会者表示

这对于企业团队来说是个挑战，因为企业团队

会想要查处每一个抢注人。但出于资源方面考

虑，有时这样的想法并不实际，因此企业团队

必须评估该网站的流量。但是，如果是主推产

品或者访问量被别人夺走，企业团队常常必须

采取措施。其他与会者采取的方式是，不理会

误植域名问题，因为搜索方式已经使形势发生

了变化。

对于网络诈骗和维权，与会者对使用相

似名称的的诈骗网站追究责任，因为这会对

公司、产品以及服务的声誉和信誉带来负面

影响。

与会者分享了一个有关在线移除的策略，

即使用版权登记。“许多未授权卖方会提取合

法网站上的合法照片，将这些照片列为合法产

品，而实际其产品并不合法。”一名与会者解

释。“虽然推荐对图片的版权进行登记，但在

美国电子商务平台上并不需要登记版权。你只

要提供一个版权图片链接，这些平台就可以验

证原始来源。而在其他国际市场，还是推荐进

行联邦登记。”另一名电话与会者表示。

在APP世界里

之后的讨论转向了名称被第三方用来创建

APP的情况。许多与会者都表示，要让平台/公司撤下APP需要四到八周的时间，而覆盖各个平

台、与大型APP商店之间有关系的第三方服务商

能够使明显的问题得到快速响应。同时还有第

三方服务商能够协助域名维权，扫描APP平台查

看是否有潜在的侵权APP，然后根据品牌所有者

的指令追踪具体目标。虽然使用第三方服务可

以成为域名维权总体方案的一部分，但99%的情

况下所有的工作都在公司内部完成，而且非常

耗时。

广告的真实性

广告的真实性问题由商标顾问和营销顾问

合作解决。通常会有一个完整的团队负责审核

流程，包括用于索赔证明的文档编制。

法务团队和社交媒体

许多与会者表示，会向包括公司通讯部在

内的各企业部门分发品牌指南。法务团队与品

牌营销和许可部门密切合作，确保各部门遵守

指南。通常，企业部门会联系第三方被许可人

来处理与品牌指南有关的问题。

转下页

5

协会新闻和委员会更新

国际商标协会品牌与创新委员会：定义品牌和创新之间的关系

在社交媒体方面，团体被问到，在其组织

发布内容前是否会审核并处理内容。团体回答

不一，包括使用其部门、媒体和公关部门制定

的指南。“我们曾经什么都会查看，但那并没

有效果。”一名电话与会者表示。有些行业会

有充足的资源来为社交内容把关，审查语言、

引用内容、照片、脚注、用途等等，但也同意

这样的工作量会很大。团体表示，企业部门大

多在监控社交媒体内容。有些设有专门的部门

负责监控。

有些内部团队与博主和代言人合作时，会

提供一页关于如何正确使用商标的指南，但不

会提供许多细节。“我们有适当的披露规定，

希望他们能达到公司标准，但法务团队不会审

查内容。”一名电话与会者表示。

如何量化高级管理层的成功

事实上，公司将电子商务平台上的移除数

量视为衡量成功的标准。有些法务团队只会监

控四大中文网站。另一些法务团队在看到初始

设备购买数量增加而非仿冒品或转售时才会考

虑销售量变化。“有时与其说是移除，不如说

是列出改进措施。”一名电话与会者表示。所

有人都同意，经过改进的清单是好事，减少了

消费者的困惑，但还不清楚对于竞争力会造成

何种影响。

其他电话与会者根据在海关停留的货运数

量或者发生的扣押数量来量化成功指标。

通用顶级域名

讨论转向通用顶级域名（gTLD），这个话

题被公认可以独立举行一场以之为主题的创意

交流会。一般来说，这类会议的与会者并不会

用.brand来注册登记，但如果他们这样做了，就

会被重定向回到主网站。许多人认为这并不符

合自己的多品牌战略，即使这样注册登记了，

也不会经常使用。与会者认为，由于网页访问

量大多是由关键词和元标签来驱动并跟随访问

量而变化，再额外注册登记并不是特别有用。

有些与会者在并不打算使用域名时会使用统一

快速暂停系统，因为这个系统成本效率较高。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿：Belinda Berman，新泽西法西尔斯， 美国高尔夫球协会 Rosa Jimenez，佛罗里达奥兰多，海洋世界娱乐公司

翻译：华诚律师事务所

公司内部律师意见交流：公司内部律师的电子商务商标和品牌保护策略 接上页

梅兰·斯塔克（Mei-lan Stark）（美国全国广播

公司）在2014年就任国际商标协会主席期间授权

成立了一个品牌与创新项目工作组，致力于更充

分地探索品牌/创新关系的本质。斯塔克（Mei-lan Stark）在2014年国际商标协会通讯的一次采访

中说道：“一直以来，创新都与专利和技术息息相

关，但是我相信品牌能够激励创新，并为创新打好

了基础，就这个意义来说，品牌与创新之间是有一

个真正的连结关系的。”斯塔克（Stark）的项目工

作组由柯蒂斯·克瑞谢夫斯基（Curtis Krechevsky）（美国Cantor Colburn律师事务所）和希瑟 ·施坦

梅尔（Heather Steinmeyer）（美国Anthem公司）

担任主席，他们花了15个月翻阅现存的关于品牌

与创新关系的文献，在2015年3月，他们向国际商

标协会董事会递交了一份最终报告，这份报告指

出，协会想要成为这个专题的权威，需要落实6个建议。

克瑞谢夫斯基（Curtis Krechevsky）先生，工作

小组是如何组织安排的？您是如何处理到委员

会的过渡的？

国际商标协会之前的主席希瑟 ·施坦梅尔

（Heather Steinmeyer）和我被邀请担任项目工

作组的主席，以及其他八位会员，他们来自国

际商标协会的三个主要类别：常任会员，合伙

人，以及学术界会员。工作组做出调查结果和

建议，国际商标协会去执行，然后我们把66页的最终报告展示给董事会，并在2015年3月递交

给董事会会议。董事会非常热情地接受并采用

了这个报告。

最终报告包含了六个主要建议，第一个

就是在2018-2021年的国际商标协会战略规划

中，给品牌与创新的关系制定一个基本的战略

方向。六个建议中的每一个建议里面都有一系

列实施的具体步骤，其中一个建议就是国际商

标协会需要在品牌与创新这个问题上成立一

个常务委员会。在2015年3月的会议上，董事

会同意成立这样一个委员会，希瑟（Heather Steinmeyer）和我都非常高兴。

品牌与创新委员会在1月份开始运行，是

作为2016-2017年委员会任期的一部分。我

被邀请担任委员会的主席，姆拉登（Mladen Vukmir）担任副主席。我们也有一个指派的

出色的员工克里斯蒂娜 ·Sleszynska（Christina Sleszynska），她是国际商标协会欧洲办公

室的首席代表。工作组一直运营到2015年年

底，可是，在2015年剩下的时间里，有了工

作组的支持，我们为委员会开发了一种结构，

考虑到哪些小组委员会是可取的，谁来担任他

们的主席，我们也开发了一些目标，解决委员

会刚开始运行时的一些事情。这些目标旨在落

实最终报告六个建议中的不同部分，同时也是

为了支持现有以及未来的国际商标协会战略计

划。2015年在巴拿马的巴拿马城领导会议期

间，委员会的基本工作已经结束，去年11月和

12月，我们开始和新委员会成员沟通交流，在

2016年1月我们就积极着手准备运行。

转下页

2017年6月6

协会新闻和委员会更新

（其他问题由克瑞谢夫斯基（ Curt is Krechevsky）先生和瓦克米尔（ Mladen Vukmir）共同回答）

新委员会里面的成员对此有很大的兴趣吗？

是的，当初在委员会选拔的时候，商标与

创新委员会很受欢迎。

现在委员会的组织是怎样的？

我们讨论了应该有多少个小组委员会，以

及他们的重点是什么，经过讨论，最终我们决

定成立4个小组。

定 义 组 委 员 会 由 伊 丽 莎 白 ·布 拉 德 利

（Elisabeth Bradley）（美国百时美施贵宝公

司）担任主席，她是工作小组校友以及董事

会成员。她的任务是对“创新”的工作定义要

有新的看法。伊丽莎白（Elisabeth Bradley）的小组完成的最重大的事情之一就是进一步

完善它。

项目工作组也意识到，委员会的名称叫

做“品牌与创新”，而国际商标协会在它的标

语中包含了品牌的概念，这样看来，国际商

标协会里面似乎没有一个可用的“品牌”的定

义。因此委员会拓宽了定义组的范围，开发了

一个“品牌”的工作定义。这项任务比预期更

加复杂，但是我们要求定义组在今年的3月份

之前提出这两个词的新定义，而他们也完成了

这个目标。委员会采用了“品牌”和“创新”

这两个词的工作定义，随后倡导组织委员会和

国际商标协会的执行委员会进行了复审，最后

在2016年的11月在领导会议上展示给董事会。

最终的理想目标就是提出可以运作的定义，如

果不能普遍的运作，至少在国内以及其他很多

我们想接触的地区能够运作。如果你读了这些

定义，你就知道他们不仅仅包括商标背后法律

概念的引用，而是更宽。他们是为将来做的

定义。

研究和政策发展小组委员会由艾梅 ·马汉

（Aimee Mahan）（美国亚马逊公司）担任主席。

这个小组的任务就是考虑有什么进一步的研究

是国际商标协会可以进行或者发起的，由此可

以对品牌和创新之间的关系本质有一个更好的

理解。项目工作组注意到，就品牌对创新充当

催化剂或刺激的作用这个意义来说，在这个领

域现存的文献非常稀缺而且对于品牌和创新之

间的连结是否是积极的作用有些模棱两可，又

或者是消极的，又或者，它们之间根本没有任

何的因果关系。许多文献似乎都把品牌相关活

动和创新的相关性和因果性同等看待，比如，

研究显示因为技术发展而闻名的国家，其提出

的品牌申请就比较多，但是，一些其他评论正

在由相关性向因果性跳跃，这些评论项目工作

组认为批评的很正确。

研究和政策发展小组委员会一直在开发

一个征求建议书去进行上面的主题（见最终报

告），也一直和新成立的影响研究委员会紧密

合作，这个委员会是由前项目工作组联合主席

担任主席。我们希望年底之前可以把征求建议

书交给影响研究委员会。

为了让国际商标协会成员通过我们的网站

可以看到这个信息，小组委员会也会收集最新

的文献以及我们查阅的传统资源和参考资料。

最终，这个小组就会给国际商标协会提出政策

建议，尽管这只是九牛一毛。

利益相关者外展小组委员会由杰里米·.罗伊

（Jeremy Roe）（美国百威英博服务有限责任公

司）担任主席，这个小组负责确保我们在国际

商标协会内部之间以及其他相关委员会之间的

所看所作是可以互相协调的，并把协会的立场

传递给外部的观众。例如，国际商标协会新成

立的建筑桥梁委员会就是一个既对外又对内的

团体，我们想和他们紧密协调，和其他实体建

立对话。这样的实体可以包括更关注专利和技

术发展和保护的法律协会，工业工程师和设计

师的学会，市场协会，以及广告协会。我们希

望在新的一年里就可以开始着手，并且我们相

信，对于品牌和创新，外部接触可以产生各种

各样的机会。

同样地，小组委员会的代表们一直受邀去

参加其他委员会和小组委员会的讨论，他们感

兴趣的主题我们同样感兴趣。比如，3D打印是

一个新技术，对品牌拥有者来说既是机遇也是

风险，它也吸引到了国际商标协会各个委员会

的注意，包括设计委员会，新兴议题委员会，

以及著名和众所周知的标志委员会。我们在领

导会议上遇见了一些委员会的代表们，并讨

论了怎样合作能避免工作的重复并一起同心协

力。我认为这在委员会之中是一个很好的合作

协调的例子，也是国际商标协会想看到的。

最后，编程与通信小组委员会由马克 ·特拉

亨伯格（Marc Trachtenberg）（美国格林博格律

师行）担任主席，主要负责开发有用的材料，

确保它们对国际商标协会成员可用。一个最直

接的例子就是在2016年年底之前将要出版的项

目工作组报告。

项目工作组报告列出了一些技术，甚至是

过去20年间一直被破坏性创新产生负面影响的

整个行业。的确，品牌和创新是有两面性的——品牌对创新的影响，另一方面是创新对品牌的

影响。委员会的目标之一就是为国际商标协会

成员使用的工具和资源的发展做贡献，以此帮

助他们预测和回应创新对品牌的影响，无论这

个影响是积极的还是消极的。

品牌创新委员会将怎么看待一些破坏性科技？

在我们现在说话这时，就有一些新科技的

产生了，比如3D打印，可穿戴技术，虚拟现

实和物联网科技，我们研究这些科技来确定我

们是否能提前预测可能出现的问题，一旦这些

技术被开发利用，品牌所有者就可能看到这些

问题。

举例来说，人工智能这个科技就有可能快

速扩张，它也是我们想让委员会未来可以考虑

的一个领域。与此同时, 我们在经营时使用人工

智能也会考虑到诚信和道德的问题，以及消费

者察觉到它的使用是不道德或者不诚信时对品

牌的影响。接近或等同于人类智能的一般人工

智能的发展是了不起的，很多机构和组织正在

着手或致力于它的发展，因此我们也开始思考

这类事情，如果人工智能真的像很多人预测的

那样崛起，作为为成员预测和提供资源的一部

分，我们应该做些什么。

作为一个协会来说，您认为新科技和品牌价值

之间的关系会成为国际商标协会任务的核心部

分能到什么程度？

在协会认清其角色和任务范围的过程中，

最终报告的出版真的标志着一个重要的时刻。

国际商标协会的董事会目前正在研究下个战略

计划（2018-2021年），会提及品牌和创新的

概念。在2016年领导会议上，国际商标协会主

席图埃尔罗纳德范（Ronald van Tuijl）在开场白

中也反映了这些概念。我们很高兴听到他逐字

引用了那天早些时候我们展示给董事会的关于

品牌的工作定义。他在其中一张幻灯片上列出

了下个战略计划的三个主题：（1）品牌（2）消费者信任（3）创新。我们相信，在国际商标

协会进入下个战略计划阶段时，这些会成为关

键主题。

对于委员会的未来发展您是怎么看的？

委员会得到了国际商标协会执行总裁艾蒂

安·桑斯·德·阿塞多（Etienne Sanz de Acedo），

国际商标协会成员，官员以及董事会的大力支

持。他们所有人都鼓励我们要开阔思路，提出

国际商标协会品牌与创新委员会：定义品牌和创新之间的关系 接上页

转下页

7

协会新闻和委员会更新

2016年国际商标协会领导人会议：商标的未来在于塑造品牌2016年国际商标协会领导人会议于11月

15日至18日在美国佛罗里达州好莱坞外交官水

疗度假酒店举行。会议上，国际商标协会主席

罗纳德 ·范 ·图埃尔先生对国际商标协会委员会成

员以及协会领导发表演讲。范 ·图埃尔先生呼吁

广大商标注册人：“健全的个人品牌塑造不仅

对我们自己、我们的事业、我们的企业以及品

牌本身大有裨益，而且对我们的协会和联盟也

一样有益处”。

在向获奖者颁发协会的“帕缇肖商标及商

业身份教学优秀奖”、“主席奖”和“志愿服

务奖”之前，范 ·图埃尔先生就个人品牌塑造这

一主题展开演讲，这也是过去数年里国际商标

协会往届主席一直在研究开发的主题。这一主

题的研究最初由往届主席梅伊-伊恩·斯塔克（NC通用存储媒体有限责任公司，美国）在香港开

启，且国际商标协会近年来的主席和领导人也

一直在强调超越商标进行思考的重要性。“商

标能够使消费者做出快速、确信以及安全的购

买选择，而品牌则在个人层面上与我们所有人

产生共鸣并有能力建立情感联系，”范 ·图埃尔

先生说道。他注意到那些致力于全世界政府的

国际商标协会成员代表正在借助国际商标协会

这一品牌，而该品牌正是由协会的集体声誉和

其会员的个人品牌组成的。

范 ·图埃尔先生表示，由于品牌的概念是

2018-2021年战略计划的关键组成部分，国际

商标协会正在依靠各委员会如品牌和创新委员

会（Brands & Innovation Committee）、公共

媒体关系委员会（Public and Media Relations Committee）以及建桥委员（Building Bridges Committee）等去传达这一新的方案。

国际商标协会首席执行官艾蒂安 ·桑斯 ·埃塞

多也在领导人会议上向参会人员发表了演讲，

主要介绍了11月15日召开的董事会以及年度活

动和成就。董事会上，就工业品外观设计国际

注册海牙协定达成一项新的决议。此外，会上

还选举了一批新的董事、官员以及顾问。

自巴拿马领导人会议以来，协会获得了很

多里程碑式的发展，包括协会内部对于“英国脱

欧”公投及其对商标造成的影响做出的快速反

应；新设立新加坡登记注册的亚太分支机构；九

月第一次在中国举行董事会；宣告2017年将在

智利圣地亚哥成立拉美代表处；等等。

领导人会议由巴里 ·科恩（罗耶库珀科恩

布兰菲尔德有限责任公司，美国）和凯西 ·路

德斯（万事达国际公司，美国）共同担任主

席。此次会议就前沿课题安排了为期三天的教

育会议，包括对繁荣发展的精酿啤酒业中的商

标进行研讨；对打开古巴市场的商标所有人的

启示；对创业者和初创企业就特殊的知识产权

问题进行指导；以及探讨“英国脱欧”公投的

影响。

11月17日，周二，国际商标协会领导人发

展委员会在其L.E.A.D.（领导力提升与发展）倡

议下介绍了美国国家航空和宇宙航行局前宇航

员迈克尔 ·福尔曼，福尔曼先生目前是文丘里成

果有限责任公司的商业发展副主席。曾参与过

两次航天飞机任务（STS-129,STS-129）以及进

行过五次太空漫步的他以一个刚刚退休的美国

宇航员的视角就领导力发表了自己的看法。他

讲述了自己从平民世界兵役到自己在开发、完

成陆地和外太空工作任务过程中起重要作用的

经历。

国际商标协会在此感谢2016年领导人会

议的赞助者，卡西什知识产权事务所（Kashish Intellectual Property Group）、雷克斯奥比斯知

识产权事务所（LexOrbis）、德万律师事务所

（R.K. Dewan& Co.）以及TrademarkNow公司。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿：国际商标协会

翻译：郑露华进联合专利商标代理有限公司

供稿：国际商标协会

翻译：闫瑾北京市集佳律师事务所

国际商标协会品牌与创新委员会：定义品牌和创新之间的关系 接上页

大胆的提议，他们确实相信这是国际商标协会

需要去教育自己的一个领域。我们都是经验丰

富的国际商标协会领导者和成员，但是，这是

我们在国际商标协会有机会去参加的最兴奋的

任务之一。

正如上任国际商标协会主席J·斯科特·埃文斯

（J. Scott Evans）（美国奥多比公司）所说，

协会成员应该把他们自己视为品牌大使，“品

牌”的概念比商标的法律层面更加宽泛。品牌

有情感，心理以及智力的成分。要成为商标领

域有效的从业者，这种理解在代表和咨询客户

方面将变得越来越重要。另外，可能会出现一

些问题，但我们现在还没有意识到。特定位置

的好奇心和超然对委员会是必要的先决条件，

在未来可维护它的重要性。委员会的定位就是

要好好地支持国际商标协会这一事业。此外，

这个领域自然而然地有助于国际商标协会的目

标，并开始接触一些我们传统上认为对协会不

感兴趣或者和协会无关的组织和人。这种互连

是至关重要的。时机正确，也令人难以置信。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

2017年6月8

协会新闻和委员会更新董事会通过关于《工业品外观设计国际注册海牙协定》的决议

11月于佛罗里达州，好莱坞召开的国际商

标协会董事会的会议上，董事会听取了协会设

计委员会提出的一项题为“《工业品外观设计

国际注册海牙协定》”的决议草案。

董事会称，注册外观设计是保护和行使知

识产权的有力武器，考虑到商标所有人无法在

多个国家注册3D商标，注册外观设计是保护产

品形态的天然手段。

决议提出：

1. 海牙体系之于工业品外观设计犹如马德

里体系之于商标，它提供了一种只需提

交一次申请即可在多个国家和地区保护

注册外观设计的简便经济的解决方案；

2. 目前海牙体系的成员包括65个国家和

政府间组织（包括欧盟和非洲知识产权

组织）。美国、日本和韩国已于近期加

入；和

3. 加入海牙体系的国家需制定外观设计权

利注册和执行的相关实施法律，这一点

至关重要。

本着国际商标协会促进商标权及相关权利进一

步一致化的核心宗旨，该决议决定如下：

•国际商标协会鼓励国家和政府间组织

加入《工业品外观设计国际注册海牙协

定》；和

•加入《工业品外观设计国际注册海牙协

定》的国家和政府间组织应制定外观设

计权利注册和执行的相关实施法律。

国际商标协会在此致谢2016-2017年设

计委员会主席David Stone（Allen & Overy，英国）；2016-2017年国际设计一致化小组

委员会主席Gregg Paradise（LernerDavid，美国）；以及2016-2017年设计委员会成员

Simon Bennett（Fox Williams，英国）、Marc-Christian Perronnet（M.C. Perronnet Law Firm，

瑞士）和Sandra Mau（TrademarkVision，美

国），感谢各位的竭诚努力。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

2016年11月15日董事会决议：《工业品外观设计国际注册海牙协定》设计委员会

决议

鉴于，注册外观设计是保护和行使知识产

权的有力武器，考虑到商标所有人无法在多个

国家注册3D商标，注册外观设计是保护产品形

态的天然手段；和

鉴于，海牙体系之于工业品外观设计犹如

马德里体系之于商标。作为国际程序的协定，

海牙体系提供了一种在其65个缔约国和缔约的

政府间组织内保护注册外观设计的简便经济的

解决方案，因而极大地便利了权利所有人申请

知识产权；和

鉴于，美国、日本和韩国已于近期加入，

海牙体系的适用范围不断扩大；和

鉴于，如果政府间组织的每个成员国均成

为海牙体系的缔约国，则外观设计权利的所有

人将获得更大的灵活度；和

鉴于，加入海牙协定的国家和政府间组织

需制定外观设计权利注册和执行的相关实施法

律，这一点至关重要；

董事会决议，国际商标协会鼓励国家、政

府间组织、和因政府间组织加入而受协定保护

的公民所在的非缔约国加入《工业品外观设计

国际注册海牙协定》。

董事会还决议，加入海牙协定的国家和政

府间组织应制定外观设计权利注册和执行的相

关实施法律。

背景

海牙协定包括三部独立的议定书：伦敦

（1934年）文本（自2010年1月起停止施行，

伦敦文本将于2016年10月18日终止）；海牙

（1960年）文本（逐渐减弱）和日内瓦（1999年）文本。

海牙体系的主要优势在于将国际注册外观

设计申请的格式要求标准化，并集中办理所有

行政事务：提交单一申请，使用单一语言（英

语、法语或西班牙语），以单一货币缴纳单一

费用，办理单一注册，取得单一的注册号，在

一个或多个国家或政府间组织获得保护。

海牙体系的影响和主要优势是，海牙体系

降低了外观设计注册的交易费用。尽管目前仅

限于65个缔约国和政府间组织（例如欧盟和非

洲知识产权组织）享受这一优势，但随着更多

成员的加入，获得保护的范围将不断扩大。

与马德里体系下的商标申请不同的是，根

据海牙体系提交的国际外观设计申请无需在先

国家（或政府间）申请或注册。这一规定使得

权利所有人在其注册外观设计管理中拥有更大

的灵活性。

国际注册将在注册日后六个月在国际外观

设计公告中予以公布，但申请人也可要求立即

公布或延迟公布。国际注册的公布最多可延迟

12或30个月。很多国家都有延迟公布程序，延

迟期间申请人享有临时权利并可尽快通过外观

设计取得利润和产生价值。

一项申请可包括多达100件不同的外观设

计，但是所有申请必须属于工业品外观设计国

际分类（落迦诺分类）中的同一类别。

国际注册保护的有效期为国际注册之日

（即申请日）后的五年。国际注册可以在每个

缔约国进行五年一次的续展，直至缔约国各自

国家的法律允许的最高保护期限届满。

总之，海牙体系提供了在多个国家或地

区取得工业品外观设计注册的简易方法。设计

委员会下属的国际设计一致化小组委员会编制

了随附报告，对海牙体系的更多详细内容、程

序、赞成和反对意见做出了说明。

随着韩国、美国和日本近期加入，海牙

体系日益成为取得注册外观设计国际保护的重

要途经。鉴于其最近的发展成果以及未来的发

展潜力，考虑到体系涉及的众多法律制度，海

牙体系比任何时候更加需要知识产权界的支

持。此外，如果已加入或将加入海牙体系的政

府间组织的每个成员国均成为海牙体系的缔约

国，则外观设计权利的所有人将获得更大的

灵活性。

因此，设计委员会下属的国际设计一致化

小组委员会建议董事会通过此项决议，明确国

际商标协会对海牙体系的支持，表明国际商标

协会将积极参与未来发展，特别是推动新国家

和政府间组织加入海牙体系。国际商标协会还

将协助体系内的缔约方，本着国际商标协会促

进商标权及相关知识产权进一步一致化的核心

宗旨，寻找简便易行的统一化的程序进行工业

品外观设计注册。

供稿：国际商标协会

翻译：陶洋微软（中国）有限公司

9

协会新闻和委员会更新推动欧盟——中国关系发展，欧盟知识产权局的积极参与以及欧洲代表处庆典

过去的数周内，欧洲代表处十分繁忙，其

中最引人瞩目的当属布鲁塞尔的一系列事件以

及欧洲代表处十周年庆典活动。

欧盟——中国知识产权关系

国际商标协会在11月参加了由欧盟执委

会贸易总署在布鲁塞尔主办的两项旨在推动欧

盟——中国知识产权关系的活动。

欧盟——中国知识产权业务会议于11月10日召开，业界代表得以在此与来自中国和

欧盟各机构、部门和部委的高层官员直接交流

观点。议题包括中国商标局及国家知识产权局

案件量管理，知识产权管理和司法机构的执行

作用，以及电子商务的飞速发展。国际商标协

会反假冒委员会中国小组委员会的成员Jan De Visser（Philips International B.V. 知识产权和标

准，荷兰）在会议上介绍了中国反假冒概况，

取得较好的反响。

第19届欧盟中国知识产权工作组会议于

11月11日举行，这是欧盟和中国官方的正式会

议。会议重点讨论了2015年欧盟——中国知识产

权对话中确定的优先领域的进展成果，包括商

标（特别是恶意事件）、执行、网上假冒、学

术合作等。

De Visser先生出席了上述两个会议，第一

天由欧洲代表官员Hélène Nicora陪同，第二天由

欧洲代表处的顾问Milesh Gordhandas陪同。

欧盟知识产权局及观察组织在阿利坎特和米兰

的会议

11月15日至17日，Nicora女士出席了欧盟

知识产权局管理董事会和预算委员会在西班牙

阿利坎特举行的会议。

国际商标协会是欧盟知识产权局管理董事

会和预算委员会具有永久观察员身份的团体用

户之一。会议议程包括实行欧盟知识产权局新

指南，欧盟知识产权局2020年战略计划实施

情况，（欧盟知识产权局管理的）欧盟知识产

权侵权观察组织的评估及其2017年工作计划，

国际合作和立法事项（包括实行欧盟商标改

革）。会议上提出的2017年到2021年活动预算

凸显了欧盟知识产权局对商标和外观设计的持

续重视。

欧盟知识产权侵权观察组织于11月29日到

12月2日召开了工作组会议：法律；执行；经济

和统计；数字化世界的知识产权；公众认知。

会议在米兰召开，同时在米兰举行的活动还有

11月30日的欧洲设计奖。国际商标协会的代表

是反假冒委员会欧盟小组委员会的成员及协会

观察组织任务小组主席Elio De Tullio（De Tullio and Partners，意大利）和商标局实务委员会欧

盟知识产权局小组委员会成员María González Gordon（Gómez Acebo & Pombo，西班牙）。

向法学院学生宣讲商标法

11月21日，西班牙马德里企业商学院法学

院（Instituto de Empresa Law School）的23名法

律专业学生访问了国际商标协会欧洲代表处，

参加了基础商标法讲座并体验了商标专业人士

的工作。讲座由Ignacio Lázaro（PETOSEVIC，俄罗斯联邦）讲授，讲解了起诉与执行工作的

区别，并请学生参与到商标申请的实际案例

中。这是该西班牙法学院第二次访问国际商标

协会。

中介机构与权利持有人研讨会，数字化世界会

议及欧洲代表处十周年

国际商标协会和国际商会“通过商业活动

制止假冒和盗版（ ICC-BASCA）”倡议小组于

11月30日举行了中介机构和权利持有人的研讨

会，随后是协会为期两天的数字化世界会议。

会议第一天结束时，举办了欧洲代表处十

周年庆祝活动招待会，出席活动的有：国际商

标协会主席Ronald Van Tuijl（JT International，瑞士）；前任主席Toe Su Aung（Elipe Ltd，英

国）；和Geert Glas（Allen & Overy LLP，比利

时）（见下图）。欧洲首席代表及欧洲代表处

成立以来的负责人Christina Sleszynska发表了十

分钟（平均一年一分钟）的讲话，追忆了以往

的成就并展望了未来的挑战。会议签到人员及

受邀嘉宾出席了招待会，包括欧洲代表处日常

来往的来自布鲁塞尔及其他城市的欧盟机构的

官员、其他团体和利益相关者。

会议报告将于1月15日发布在国际商标通

讯中。

关于国际商标协会欧洲代表处活动详情，

请联系欧洲首席代表Christina Sleszynska。虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿：国际商标协会

翻译：陶洋微软（中国）有限公司

《中国电子商务法》：INTA参与其中INTA于中国新年除夕夜向全国人大提交了

有关《电子商务法（草案）》的意见。该法律

草案涉及范围相当广，涵盖了包括知识产权在

内的多个对于加强规范中国电子商务环境而言

必不可少的重要领域。INTA委员会，包括防伪委

员会和立法监管委员会，对影响品牌所有人利

益的条款提出了意见。

INTA对草案的意见主要聚焦以下三点：

（1）阐明该法的范围；（2）提示某些可能无

法优化商标保护的时限和程序；以及（3）需要

阻止通过域名和不正当竞争行为滥用商标。

中国的电子商务市场是全球规模最大的，

并且仍在继续成长。在线购物在中国已然成为

一种现象，在每年11月11日还举行全球最大

的购物“节”——双十一。在短短24小时内，

在线购物者花费了超过178亿美元。与之相

比，2016年“黑色星期五”的商品在线销售额

仅为30亿美元。

电子商务对于INTA而言仍然是一个优先事

项，同时防伪委员会已经对该问题投入了大量

资源，如即将公布的在线销售平台的最佳实践

文档。2017年该委员会同样将为该行业进行

一系列的政策对话，集中关注亚太地区的多个

平台。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿：国际商标协会

翻译：华诚律师事务所

2017年6月10

商标局更新最高人民法院就3M公司、3M中国公司诉常州华威新材料有限公司商标侵权案驳回常州华威新材料有限公司的再审申请

本案一审浙江省杭州市中级人民法院及二

审浙江省高级人民法院综合考量华威公司生产销

售侵权产品的规模、时间、范围、侵权情节、侵

权产品的利润率、侵权的主观恶意，“3M”商

标和商号的知名度，3M公司、3M中国公司为制

止本案侵权行为支付的维权合理费用等因素，特

别是，华威公司有能力提供而拒不提供反映其生

产销售侵权产品数量及利润的财务凭证，导致本

案侵权人因侵权所获得的利益无法查清的因素，

酌情确定华威公司应向原告赔偿损失350万元，

远远高于本案适用的2001年《商标法》规定的

50万元法定赔偿限额。华威公司向最高人民法

院申请再审，请求撤销二审判决、发回重审或改

判华威公司的赔偿数额为50万元以下。最高人

民法院经审查，驳回了常州华威的再审申请。

3M 3N

案件梗概：

3M公司，前身为明尼苏达矿业制造公司

（Minnesota Mining and Manufacturing Company），创建于1902年，总部在美国明尼

苏达州，是产品多元的知名跨国企业。3M公司

在中国享有第884963号“3M”商标的专用权，

该商标1996年10月21日核准注册，核定使用

商品为17类的“光反射材料薄板及带”等，此

外，3M公司还享有第5966501号“3M”商标的

专用权，该商标2010年3月7日核准注册，核定

使用商品为17类的“非包装用反光塑料模（用于

提高和增强可见度和安全性）”等。前述商标以

下统称为“3M”商标。

3M中国有限公司（下称“3M中国公司”）

1984年在华成立，并分别于1998年及2012年起经3M公司授权使用第884963号和第5966501号“3M”商标。本案被法院所认定的相关证据

显示，至少从2004年起，3M中国公司开始生产

销售车身反光标识产品。在中国，3M公司及3M中国公司长期致力于交通安全领域反光材料产品

的生产、宣传及推广，在反光材料市场占据了重

要的市场地位。

常州华威新材料有限公司（下称“华威

公司”）成立于2003年8月6日。华威公司自

2007年开始生产、销售使用“3N”商标的车身

反光标识产品，至2012年，3N车身反光标识产

品的销售区域覆盖了全国27个省。另，2005年12月16日，华威公司曾向商标局申请在第19类商品（包括发光板材、发光铺筑材料等）上注

册“3N”商标。商标局初步审定并予以公告，

期间3M公司向商标局提出异议。商标局裁定在

部分商品上的注册申请不予核准。华威公司向商

评委申请复审，商评委于2013年7月29日做出

裁定，认为“3N”商标与第725102号“3M”

商标近似，被异议商标指向的全部商品与

第725102号“3M”商标核定使用的商品属于类

似商品，故裁定被异议商标不予核准注册。

2013年11月27日，3M公司、3M中国公司

将华威公司及在杭州销售“3N”车身反光标识

产品的销售商聂某某诉至浙江省杭州市中级人民

法院，要求华威公司及其经销商立即停止生产和

销售使用“3N”商标的车身反光标识产品，华

威公司赔偿原告经济损失1300万元及为制止侵

权所支付的合理费用20万元。

一审法院经审理后，于2015年6月30日作出了（2013年）浙杭知初字第424号民事判

决。该判决认为，华威公司在车身反光标识上使

用“3N”商标的行为，构成对“3M”注册商标

专用权的侵犯，判令华威公司及其销售商立即

停止销售使用“3N”商标的车身反光标识产品

（生产行为已停止），华威公司向原告赔偿经济

损失和为制止侵权所支付的合理费用，合计350万元。

一审判决做出后，原告3M公司、3M中国公

司及被告华威公司均向浙江省高级人民法院提起

上诉。二审法院于2015年9月9日开庭审理本案

并当庭宣判，维持原判，做出（2015年）浙知

终字第152号判决。

之后，华威公司又向最高人民法院申请再

审，主张一、二审判决认为华威公司有能力提供

而拒不提供有关财务凭证，继而推定华威公司的

获利已远超50万的法定赔偿最高限额，属于认

定事实不清，适用法律错误，因此请求撤销二审

判决、发回重审或改判华威公司的赔偿数额为五

十万元以下。最高人民法院经审查，驳回了常州

华威的再审申请。最高人民法院认为华威公司

申请再审时未提交任何有关其生产销售侵权产品

持续时间、数量、利润的账簿、资料等证据用以

推翻一、二审法院的认定。因此，华威公司有关

本案赔偿数额的认定存在错误的再审申请理由，

不能成立。

针对本案的两个争议焦点：（一）“3N”商标与“3M”商标是否构成近似商标，以及

华威公司在车身反光标识产品上使用“3N”商

标是否侵犯两原告“3M”注册商标专用权？

（二）如果构成侵权，如何确定华威公司应承担

的赔偿数额，一、二审法院主要认定如下：

（一）“3N”商标与“3M”商标构成近

似商标，华威公司在车身反光标识产品上使

用“3N”商标的行为构成对“3M”注册商标专

用权的侵犯。主要理由如下：

首先，法院对国家商标局、商评委等做出的

生效商标异议复审裁定书、商标异议裁定书等均

予以认定，认为 “3M”商标与“3N”商标构成

要素相似，整体外观相似。

其次，法院基于“3M”商标的显著性、

知名度、实际使用情况以及“3N”商标的实际

使用情况及使用意图，认定上述“3N”商标

与“3M”商标之间的近似已经达到足以造成市

场混淆的程度。具体如下：

1、“3M”商标在车身反光标识产品上具有

较高的显著性和知名度；

2、作为3M公司、3M中国公司的同业竞

争者，华威公司在晚于“3M”注册商标权利人

涉足车身反光标识产品时，对于“3M”商标已

在中国注册和商标实际使用情况，及“3M”商

标、“3M”商号具有较高的显著性与知名度应

属明知，其应当对于在先及知名的“3M”商标

予以合理的避让，但华威公司选择了与“3M”

相近似的“3N”作为其商标进行使用，在主观

上难谓善意；

3、虽然华威公司从2007年起即在车身反

光标识产品上持续使用“3N”商标，经长期使

用，“3N”商标在车身反光标识产品上也具有

一定的影响力等的事实客观存在，而且华威公司

提出使用车身反光标识的消费者为特定的货车、

挂车、拖拉机等车的车主及企业以及“3M”商

标与“3N”商标分别指向的产品之间的价差也

符合实际情况。但是，我国商标法贯彻申请在先

的原则，华威公司在无任何在先权益的情形下所

实施的前述在后使用行为一方面并不能证明其使

用“3N”商标具有正当性和合法性，另一方面

恰恰证明其利用价格等优势持续蚕食“3M”商

标权利人的市场份额。如果司法裁判对华威公司

因持续侵权行为所形成的“市场份额”和消费群

体予以肯定的评判，则势必会变相鼓励商标侵权

人以扩大侵权规模的方式规避侵权责任，这显然

与我国商标法的立法原意相悖并损及商标法的基

本价值。

二）依据本案证据，华威公司的侵权获利无

法直接查清，法院综合考虑各方面因素，认定华

威公司的侵权获利已远远超过50万元的法定赔

偿最高限额，酌情确定华威公司应向原告赔偿损

失350万元。

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11

商标局更新

法院在认定赔偿数额时参考的因素主要包

括：华威公司生产、销售侵权产品的规模大、时

间长、范围广，侵权情节严重；3M公司、3M中

国公司提交的反映侵权产品高利润率的相关证

据；华威公司的主观恶意；“3M”商标和商号

较高的知名度；以及法院所强调的“华威公司有

能力提供而拒不提供反映其侵权产品的生产销售

数量及利润的财务凭证，导致本案中华威公司因

侵权所获利益无法查清，应对此承担不利的法律

后果”等。

短评：

法院对于持续侵权行为所形成的市场份额

给予了明确否定，这将对类似案件的处理起到一

定的示范作用。如果商标最初的使用不正当不合

法，那么即使用出规模，甚至用出知名度，得到

消费者肯定，都不能得到支持，不能作为侵权诉

讼的抗辩理由。

在认定赔偿数额时，法院参考原告的主张

和提供的证据，综合考虑原告商标和商号的知名

度，被告侵权规模、侵权的主观恶意，以及被告

故意妨碍举证的行为等因素，认定华威公司的侵

权获利已远远超过本案所适用的2001年旧商标

法所规定的50万元法定赔偿的最高限额，酌情

确定华威公司应向原告赔偿损失350万元。法院

的该突破与目前加大知识产权侵权案件的损害赔

偿力度的政策相符。

意大利历史悠久的商标的保护2016年12月29日，意大利专利和商标局

（IPTO）发起了一项有关“历史悠久的商标”的

行动。其目的是增加意大利具有悠久历史的商

标的价值并提升意大利公司历史感和品质。

该行动适用于1967年1月1日前向意大利专

利和商标局提出申请并至今仍然有效的注册商

标，或者基于1967年1月1日前意大利优先权利

而后取得欧盟注册的商标。

仍在意大利经营并注册了此类商标的微

型、小型或中型公司可以自2017年4月4日起

为重启或宣传这些历史悠久的商标申请经济资

助。经济资助可覆盖特定的咨询服务（如市场

营销和广告及专业咨询）的费用以及购买设备

和软件的费用。但有关的服务、软件和设备应

当与这些历史悠久的商标所指定使用的商标或

服务所在的领域相同。换言之，必须对重启该

历史悠久的商标确有帮助。此外，经济资助的

申请人从事的活动必须与商标有关，例如商标

监视、商标检索以及较高层次的注册申请（如

在欧盟知识产权局、世界知识产权组织等）。

为该项行动已筹集了四百五十万欧元的资

金。经济资助发放的形式是：(1)最多不超过申

请公司为购买专业服务支出的符合条件的费用

的80%；及（2）最多不超过购买设备和软件的

费用的50%。任何一家公司所能受到该资金资助

的最高额度为一万两千欧元。

近期马德里体系的变化和对实施细则的更新在2016年10月的会议上，马德里联盟的与

会者对马德里协定和马德里议定书总则进行了一

些修改。与会者的决定总结如下：更多细节，

包括修订的细则可以在WIPO文件MM/A/50/4，

MM/A/50/3以及MM/A/50/5找到。

国际注册的分割

多年来， INTA与其他用户一起主张在马

德里系统中引入一种可以分割国际注册的集中

系统。

马德里联盟的大多数成员在申请人或持有

人的申请下提供分割商标申请或注册。但是，

除了个别的成员国外，目前是不可能分割国际

注册的。因此，国际注册的申请人被排除了一

个选项，而他们在使用国内或者地区性路径申

请商标时是有的，例如，为了分出在某个指定

缔约国被驳回的商品和服务，从而使得申请商

标在其它商品或者服务被接受注册而无需等待

对那些被分出的商品或者服务的决定。 自2019年2月1日起， 国际注册可能被允许

分割，且当满足某些条件时，分割的注册也可

能被合并起来。

通知和通信

自2017年11月1日起，将会有一些旨在

改善通信以及增加国际注册信息的实用性的变

化。变更代理人名称或地址也会向指定的缔约

国提供变更通知，以及对委任的代理或者撤销

代理进行公告。其次，对于任何影响到国际注

册在某一缔约国保护的决定，无论是由国际局

做出还是其它官方机构做出，以及无论该商标

是否被初步驳回，国际局都将会有通知和记

录。目前，一个缔约国要求的有关国际注册的

申请人或者持有人法律性质的信息，可能仅在

国际申请、后期指定或者在变更所有权人的请

求中提供。从2017年7月1日，这些信息可以随

时提供并记录在案。最后，新的细则将允许指

定的缔约国在持有人未指定当地代理或者选择

服务地址情况下通过国际局向商标持有人发送

信函。

关于基础商标效力终止的程序

自2017年11月1日始，因基础商标效力终

止而撤销一个国际注册，国际局应当撤销由于

部分变更所有人或者后期合并但还在受影响范

围的任何国际注册。如果一个程序已经开始但

是在依赖期间届满前还未有结论，要向国际局

提供最后结果的通知，即使不对该国际注册产

生任何影响。

不再只加入马德里协议

自2015年10月31日阿尔及利亚加入马德里

议定书，不再有国家只受马德里协定约束，而

随后的所有国际注册由议定书管理。为了巩固

马德里体系作为一个条约下统一的体系，协定

中某些申请条款被“冻结”以达到从今以后没

有国家仅单独加入协议，而是同时加入协定和

议定书。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿：Bruno Machado，INTA驻瑞士 日内瓦日内瓦代表 Catherine Mennenga，通用电气 公司，康涅狄格州 诺沃克市

翻译：杨晓梅中咨律师事务所

供稿：万慧达北翔集团

供稿：安娜裴丽扎莉（Anna Pellizzari）

翻译：中咨律师事务所

最高人民法院就3M公司、3M中国公司诉常州华威新材料有限公司商标侵权案驳回常州华威新材料有限公司的再审申请 接上页

2017年6月12

本期特写英国脱欧对商标许可的影响

2016年10月，英国首相特雷莎 ·梅宣布

英国计划于2019年春脱欧。但由于英国最高

法院在2017年1月24日裁定英国政府需经过议

会的同意才能启动脱欧机制（《里斯本条约》

的第50条），因此英国脱欧的时间表具有不确

定性。

一旦启动脱欧程序，商标所有权人有必

要知道统一欧盟注册的知识产权，如欧盟商标

（EUTM）等，在英国领土内将被如何处理以及

脱欧对欧盟商标许可有何影响。

我的欧盟商标是否仍受英国保护？

一旦英国脱离欧盟，初步看来只有满足以

下任一条件，欧盟商标在英国才能继续有效：

• 在原有的欧盟商标外产生一个新的英国

商标，效力及于英国领土；

• 欧盟商标制度被修改为允许非欧盟成员

国进入，或；

• 英国单方面承认欧盟商标，仿佛英国仍

留在欧盟一样。

采取第一种方法的可能性比较高。在这

个过程中，英国政府需考虑的事情众多，包括

“是否采取自动保护或自愿保护”和“是否需

要支付额外的费用”等等。过渡性条款亟须修

订以解决“仅在英国境外使用的欧盟商标能否

在英国境内继续有效”，以及“仅在英国境内

使用的欧盟商标能否在剩下的欧盟国家继续有

效”这些问题。

一个值得关注的问题是，英国脱欧，对基

于欧盟商标正在执行的司法活动将产生什么影

响？当英国脱欧后，英国法院将不再属于欧盟

商标法院，并停止审理有关欧盟商标的一切案

件。这将会对未决案件的法律状态以及英国法

院是否有权裁定救济产生不确定因素。上述问

题将可能会通过制定过渡性条款来解决，但是

是否会这样，以及会带来什么影响，一切都是

未知数。

如果商标许可人在英国脱欧前需要在英国

法院进行司法诉讼的，那么他们应该考虑现在

就在英国申请注册他们最为重要的商标，从而

增加商标权利确定性。若无第三方异议，英国

商标申请将可在4个月内完成注册。

欧盟商标许可的法律状态

使商标许可双方困扰的问题是，英国脱欧

后，现存的许可地区包括英国的欧盟商标许可

的效力问题。该欧盟商标许可是否继续涵盖英

国？以及，假设每一个欧盟商标都产生一个新

的英国商标以此填补欧盟商标不再覆盖英国而

留下的空白，那么将会给现存的许可地区包括

英国的欧盟商标带来怎样的后果？

各种问题的发生是由于英国和欧盟关于

商标许可有不同的法律规定。特别是，当欧盟

商标许可中许可地区为英国或包括英国，且该

许可并不包括英国商标时，产生的问题尤为

明显。

首要问题

如果欧盟商标许可定义其许可地区为

“欧盟”，那英国在脱欧之后是否仍在许可

地区范围内？这个问题很容易解答，只要许可

协议中定义“欧盟”的措辞是“建立时的欧

盟”（其一），还是“自本协议成立之时的欧

盟”（其二）。若上述的措辞皆未使用，那么

答案将取决于商标许可的事实与背景（假设

该许可受英国法律管辖），意味着需要个案

分析。“欧盟”一词是否能简单地被用来作为

多个国家的缩写，从而英国可以继续被函括在

内？或者说，是否因为它对合同的事实或立法

有重大影响而被作为术语使用？

相关因素可能包括，例如：

• 英国商标（包括已注册和未注册）与欧

盟商标一起包含在许可范围内？

• 选择欧盟领土是因为它是一个单一市

场，能够阻止未经授权的进口商品，但

不遏制授权商品的平行进口；

• 有法律规定要求商标被许可人必须位于

任一欧盟成员国内？

假设双方已达成协议，建议商标许可合同

双方修订现行有效的许可内容，明确英国在脱

欧后是否仍属于许可地区范围内，同时澄清未

来欧盟加入者/脱离者的立场。这同样适用于目

前正在谈判或重新谈判的许可。无论任何情况

下，各方应预先考虑到其他国家今后加入或离

开欧盟的可能。

如果英国仍然解释为商标许可地区范围之

内的国家，那么第二个问题来了，关于由欧盟商

标转化的新英国商标权利是否自动包含在原许可

而不需另外提交修改。这个问题将可能在首先规

定脱欧后的“补缺”英国商标将如何产生的过渡

性法律中得到解答。否则，答案可能再次回到

许可本身的事实背景（假设该许可受英国法律管

辖），即意味着又回到了个案分析。

实际性差异

关于以上两个问题“英国是否仍然属于商

标许可地区”以及“由欧盟商标脱离出来的新

英国商标权是否自动包含在原许可范围”，倘

若答案均为“是”，那么有三个主要因素将会

影响欧盟商标许可影响。具体为：（1）确有一

个欧盟商标许可；（2）许可地区仅为或包括英

国；（3）无现存的英国商标涵盖在许可内。

假设欧盟商标中的英国部分将转化成一

个英国商标（例如：与欧盟商标具有同样的申

请、公告与注册日），则在此情况下被许可的

权利将可能是：从欧盟商标转变为英国商标

（许可地区仅为英国），或者，扩大至包括英

国商标（限于许可地区中的英国部分），与现

存欧盟商标（限于许可地区中的欧盟部分）

一起。

这意味着关于英国这部分的许可的法律规

章将会改变。这是因为英国商标的许可是由英

国《1994年商标法》第28至31章法条约束，而

欧盟商标的许可则受《欧盟商标条例》第22条和第23条法条的约束。

尽管上述两部法律许多方面的规定存在

相同或相似，但确有一些实际性差异。对于那

些当事人已在许可协议中明确阐明处理相关问

题的许可（例如已确定哪一方有权执行商标对

抗第三人），这些差异一般不会造成影响。但

是，并非所有人都能做到这种程度。以下三个

要点需要考虑：

1. 谁可起诉？

欧盟商标非独占性许可人必须认识到，

无论是普通许可或独占许可，英国商标被许可

人在特定情况下享有以其名义提起诉讼对抗第

三人的法定权利，除非该许可另有规定。相反

地，欧盟商标许可中只有独占许可的被许可人

拥有该诉权。若许可人没有提起诉讼，则被许

转下页

13

本期特写

可人可基于英国商标的法定权利提起诉讼。许

可人需对该诉权保持高度警惕，因为该诉讼会

使商标面临被撤销或无效反诉，且可能影响将

来的商标权执行。

因此，一旦英国脱欧后，欧盟商标许可

成为英国商标许可，那么只要商标许可在英国

知识产权局登记（详见下），被许可人将有权

要求商标所有权人提起诉讼。若商标所有权人

在两个月内拒绝或放弃提出诉讼，被许可人将

有权以自己的名义启动诉讼程序。对于英国商

标，许可双方是可以立约限定排除被许可人上

述权利，而欧盟商标许可对被许可人的权利在

这方面可能没有限制（因为这个问题可能不会

存在）。

关键信息1：如商标许可人不希望被许可人

基于英国商标许可的权利迫使他们去起诉（或

者有自行启动诉讼程序的权利），那么许可人

应当在重新商议时考虑修改现有的许可。修改

内容应排除被许可人依据《1994年商标法》第

30章规定对从被许可的欧盟商标分离出来的英

国商标享有的权利。与此同时，被许可人也可

抵制这样的修改，理由是希望保留之前的法律

地位和权利（比如争辩被许可人的权利仅仅是

作为非意图后果而产生的）。这个问题也是未

来任何新的欧盟商标许可里需要解决的。

2. 谁可获得赔偿来挽救损失？

欧盟商标的被许可人有权参与由商标所

有权人提起的诉讼程序，要求赔偿其遭受的损

失。在英国，如果许可已经登记，即使被许可

人没有参与诉讼，法院也必须将被许可人遭受

的损失纳入考量。但是，英国商标许可人很有

可能会规避上述法条（1994商标法第30章第6条第2款），使得法院允许许可人代表被许可

人直接持有此类损害赔偿。换言之，英国商标

许可人可设法取得被许可人的损失赔偿。相应

地，受到英国脱欧影响的欧盟商标许可人在重

新商议该商标许可的过程中可趁机提高其在英

国部分的法律地位。

关键信息2：许可范围包括英国的欧盟商

标许可人（独占或非独占）应认识到如何措辞

可避免其在新英国商标侵权中获得的被许可人

的损害赔偿不得不归还给被许可人的情况。这

尚不构成充分理由去修订一个现存的许可，若

该许可并不打算重新协商。但是，如果该许可

正处于协商之中，许可人应考虑设法实现这一

排除。

3. 我的商标许可是否已经登记了？

受影响的欧盟商标被许可人应在英国脱

欧后在英国知识产权局登记该商标许可，以确

保有效抵抗第三人侵权赔偿的请求（比如后期

许可），以及基于法律规定有权要求商标所有

权人起诉以及追讨赔偿。即使欧盟商标许可之

前已经在欧盟知识产权局登记过，情况也是如

此。只要提供许可证的副本，被许可人可不需

要经过许可人授权同意，只需要花费50英镑可

在英国知识产权局登记英国商标许可。当然，

英国知识产权局仍有一个难题：在英国脱欧

后，英国知识产权局将如何处理这种表面上看

起来是欧盟商标许可但实际包含了未明确列明

在被许可商标中的英国商标许可登记请求。

关键信息3：若英国商标许可在英国知识产

权局登记后，才能有效抵抗第三方获得冲突利

益请求（例如该第三方购买了英国商标，或是

有权利冲突的后期被许可人）。被许可人以其

自己的名义强制执行英国商标的权利也取决于

该许可已在英国知识产权局登记。这就意味着

欧盟商标指定许可地区包括英国的被许可人应

在英国商标从原欧盟商标中分离出来后尽快在

英国知识产权局登记该商标许可。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

英国脱欧对商标许可的影响 接上页

转下页

供稿：尼克·亚力士，鸿鹄律师事务所， 英国伦敦

翻译：郑露华进联合专利商标代理有限公司

加拿大法院对有关商标和地理名称的法律作出明确指示加拿大联邦上诉法院对2016 FCA 60号案件

MC Imports Inc. v. Afod Ltd.的裁决中，对描述商

品或服务来源地的商标的可注册性评估作出了指

引，商标从业人员和商标权利人对此等指引早已

等候多时。该案于2016年2月提交至上诉法院。

以往，法学界对描述商品或服务来源地的商标是

否具有可注册性是有争议的。在该案中，上诉法

院明确指出，如果商标包含商品或服务来源地的

名称，则该商标是对来源地的清晰描述，因而不

可注册。上诉法院还明确指出，消费者的认知对

地理描述性分析没有影响，但与地理欺骗性虚假

描述性分析则有很大关系。

有关描述性商标的法律

加拿大《商标法》第12条 (1)(b) 款规定了对

商品或服务的特点、质量或来源地进行清晰描述

或欺骗性虚假描述的商标不可注册。但是，加拿

大法学界近来对于商标为地理名称的合法性评估

方面却产生了争议。

法院以往的争议判决

在2001 2 FC 536号案件Conzorsio Del Proscuitto Di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.中，

联邦法院审判庭认为虽然帕尔马（Parma）是一

个以生产肉制品闻名的意大利城市，而且相关产

品并非来自帕尔马，商标“PARMA”用在肉制品

上却不属于对商品来源地的欺骗性虚假描述，原

因是加拿大的普通消费者并不了解“PARMA”这个词含有任何地理特殊性。因此，他们并不

会被误导认为带有该商标的肉制品是来自帕尔

马市。并且，对于含有地理特殊性的商标，帕尔

马案的法院认为，进行《商标法》第12条 (1)(b) 款规定的分析时，很有必要考虑普通消费者的

认知。2002年联邦上诉法院支持了该案的判决

（第2002 FCA 169号案）。

然而，在2007 FC 1301号案件Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. v. Vina Leyda Limitada中，联邦法院审判庭认为如果商标包含描述商品

或服务来源地的名称，则普通消费者对地方名

的认知程度对于评估来源地的清晰描述性没有影

响。在该案中，由于Leyda是位于智利的葡萄酒

生产地，因此很有必要判定“LEYDA”商标——作为对产品来源地的清晰描述——用于红酒上是不

可注册的，该判决与《商标法》第12条 (1)(b) 款的规定相反。

在Leyda案中，联邦法院还将以往有关消费

者认知的法理观点进行了区分，强调该要素只适

用于评估对商品或服务“特点或质量”的清晰描

述，而不适用于评估对“来源地”的清晰描述。

OCEAN PARK纠纷

在2014 FC 1171号和2015 FCA 293号案件

Dr. Patrick Lum and Dr. P.K. Lum (2009) Inc. v. Dr. Coby Cragg Inc.中，联邦法院审判庭对在加拿大

一个社区提供牙科服务的商标注册是否有效做

了判决。原告认为“OCEAN PARK”的注册应为

无效，理由是该商标清晰描述了牙科服务的来源

2017年6月14

本期特写

地，违反了加拿大《商标法》第12条 (1)(b) 款，

因此不可注册。

审判庭认为，尽管“OCEAN PARK”是该牙

科服务来源地的名称，该地名却并非该等服务“

固有”（或广为消费者所知）的，因此，该商标

不属于第12条 (1)(b) 款所述的对相关服务来源地

的清晰描述。

在上诉中，联邦上诉法院推翻了下级法院的

裁决，认为商标“OCEAN PARK”实际上是对该

牙科服务来源地的清晰描述。鉴于该服务在英属

哥伦比亚省的一个名为Ocean Park的社区提供，

法院认为商标“OCEAN PARK”从字面上描述了

提供服务的地理位置。因此，该商标由于清晰描

述了服务的来源地，违反了加拿大《商标法》第

12条 (1)(b) 款，而被宣告注册无效。

INGAYEN商标

在最近的一个相关判决（MC Imports Inc. v. Afod Ltd，2016 FCA 60号）中，联邦上诉法院同

样认为，如果商标为地名，并且商品或服务来源

于该地方，则商标属于对来源地的清晰描述，因

而不可注册。

消费者的认知影响判定

MC Imports是“LINGAYEN”商标在加拿大

的持有人，使用于菲律宾食品（包括鱼露和鱼

酱）上。Afod Ltd.从菲律宾进口带有“Lingayen Style”文字标签的食品，然后销售给加拿大的

商店。MC Imports提出商标侵权诉讼来阻止上述

的进口和使用，而Afod提出反诉，以该商标清晰

描述了产品来源地因而不可注册为由，要求删

除“LINGAYEN”的商标注册。

联邦法院审判庭审阅了两份有关清晰描

述性和来源地问题的诉状，认为在本案中，

无需判断哪份诉状正确，因为无论以何种角度

看，该商标都是无效的。由于Lingayen是菲律

宾的一个地理位置，又由于相关商品来源于该

地，“LINGAYEN”商标清晰地描述了商品的来

源地，因而无效。法院同样认为，由于该等商

品来源于Lingayen，并且该地被加拿大该类商品

的普通消费者广泛知晓为与鱼类产品相关，该商

标属于对来源地的清晰描述，因而不可注册。

所以，法院驳回了侵权之诉的请求，并命令删

除“LINGAYEN”商标的注册。

在上诉中，联邦上诉法院支持了原审法官的

判决，但进一步明确了对描述商品或服务来源地

的商标可注册性的适用法理判断，强调该领域需

要一个统一的指引。

为了调和在Parma案和Leyda案之间的表面

矛盾，法院确认，有关来源地清晰描述性的案子

和评估欺骗性虚假描述来源地问题的案子是有

区别的，只有后者才需要对消费者的认知进行评

估。因此，Parma案将消费者的认知列入分析的

一部分，但适合作为有关来源地清晰描述性案子

的法理依据。Parma案与欺骗性虚假描述来源地

的商标有关。在这类案件中，即使商标名称是地

名，但如果加拿大普通消费者不会假设相关商品

或服务来自该地，则未必属于对来源地的欺骗性

虚假描述。然而，在有关清晰描述来源地的商标

案件中，则不需要考虑普通消费者的认知。如果

商标为地名，且商品或服务来源于该地，则商标

依法属于对来源地的清晰描述而不可注册。

MC Imports案的判决符合最近加拿大法学界

的趋势，采取了地理描述性的判定不同于其他描

述性的评估的观点。但可能有人会争论，这种

区分缺乏法律依据。在加拿大《商标法》第12条 (1)(b) 款中，“清晰”一词修饰“描述性”正

如“欺骗性”一词修饰“虚假”，意味着在两种

情况中均应考虑消费者的认知。加拿大法学界是

否会持续此趋势，让我们拭目以待。

加拿大知识产权局的回应

2016年11月9日，加拿大知识产权局发布

了一份《实践通知》，表明其在地理名称作为商

标问题上的立场。通知的目的是将该局的实践与

MC Imports案判决统一起来，并表示，如果商标

是一个地理名称（无论是以描绘、书写还是发音

方式），并且相关的商品或服务来源于该名称所

指地理位置，则该商标将被视为对相关商品或

服务来源地的清晰描述，因而根据加拿大《商标

法》第12条 (1)(b) 款不可注册。需要注意的是，

该评估不包括对消费者认知的考虑。

《实践通知》还表示，如果商标为地名而相

关商品或服务并非来源于该地名所指地理位置，

则属于虚假描述。在评估商标是否属于欺骗性虚

假描述因而根据第12条 (1)(b) 款不可注册时，普

通消费者的认知——即消费者是否被误导认为相

关商品或服务来源于该商标所含地名所指的地理

位置——则有重要的影响。

如果商标仅包含地名的意义，或者虽然有多

种含义但其主要或主导含义是地名，则加拿大知

识产权局将认为该商标属于地名。该判定也会评

估加拿大相关商品或服务的普通消费者的看法。

该局将通过征求申请人的确认来确定相关商品或

服务的实际来源地。

需要注意的是，对清晰描述性和欺骗性虚

假描述的评估均要依赖于对商标是否属于“地

名”的判断。尽管在《实践通知》中没有说明，

但《加拿大知识产权局评审手册》明确陈述了“

地名”可以解释为街道名、社区、城市、地区、

州、省、国家或洲。同样在《实践通知》中没有

说明但在《评审手册》中明确陈述的一点是，如

果商品或服务是在某地方生产、制造、种植、组

装、设计、提供或销售的，或者其主要组成部分

或主要成分是在该地制造的，则评审员将认为该

商品或服务来源于该地。

结合联邦上诉法院对MC Imports案的裁决和

加拿大知识产权局最近的《实践通知》来看，

加拿大的审查员和法院很可能驳回申请注册或宣

告无效注册相关商品或服务来源地的地名作为

商标，除非有证据证明获得了显著性。《实践通

知》并不影响第12条 (1)(b) 款规定的法定例外情

况，即如果申请人能证明在申请之时商标已在加

拿大被长期使用从而获得了显著性，则具有可注

册性。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括

INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿：Susan J. Keri，Bereskin & Parr，LLP，加拿大安大略多伦多

翻译：徐欲晓陈长杰北京捷鼎知识产权代理有限责任公司

加拿大法院对有关商标和地理名称的法律作出明确指示 接上页

15

本期特写联邦商业秘密保护：商业秘密保护法

2 0 1 6年 5月 1 1日 ， 奥 巴 马 总 统 签 署

“2016年商业秘密保护法”（DTSA），该法

为私营企业应对商业秘密侵犯行为提供了联邦

层面的救济途径。在此之前，商业秘密是由各

州制定法律予以保护，缺乏统一的联邦法律保

护制度。DTSA对于商标从业人员来说具有特别

意义，因为其中许多重要条款是基于商标法而

产生。与兰哈姆法案中关于扣押的规定非常相

近，DTSA也赋予了原告强有力的单方民事扣押

请求权利。此外，在商业秘密保护方面，DTSA并未因此取代州立法，而是与商标法一样，联邦

保护和州保护并存。针对蓄意或恶意侵犯商业秘

密行为，DTSA还规定不超过赔偿金两倍的惩罚

性赔偿以及支付权利人合理律师费用。这种惩罚

性赔偿类似于联邦商标假冒案件中胜诉原告所得

到的赔偿。

因此，在这部新的商业秘密保护法应用策略

方面，法官或者律师很可能是参考判例以及商标

法的经验。

谈及知识产权组合，品牌所有者常常直接

想到的是商标、版权和专利。这些类型的知识产

权受到美国联邦法律的重要保护，也存在大量的

司法判决案例。然而，商业秘密往往不被当作知

识产权组合的一部分，尽管它有可能是最有价值

的知识产权。2016年5月，美国颁布了《商业秘

密保护法》（美国法典第十八章，第1831条至

1839条），由此开启商业秘密全国范围保护和

管理的新时代。

商业秘密不仅能够提供竞争优势，维持市

场份额，甚至有时能够创造全新的产品，因此对

于品牌所有者而言往往代表着一项重要资产。在

市场上经常可见，商业秘密促使一项产品进入消

费者的视野，而品牌的声誉由此获得提升。近期

联邦法院的裁决开始限制专利保护的范围，同时

加强商业秘密保护的重要性。但是，商业秘密正

受到来国内外侵权人的侵犯。美国商业委员会评

估上市公司所拥有的商业秘密约达5万亿美元。

普华永道一份近期调查显示因商业秘密被窃取而

造成的经济损失高达美国国民生产总值的百分之

一到百分之三。

在DTSA颁布之前，统一商业秘密法一

直是美国各州制定各自商业秘密保护法的依

据。1996年，国会颁布的反经济间谍法对经外

国政府或机构侵犯商业秘密的侵权人规定了刑事

责任。但是当时的联邦法律并未针对侵犯商业秘

密行为提供民事救济途径，被侵害商业秘密一方

只能在州法院获得救济。

随着2016年5月新联邦法律的颁布，以上

情况发生改变。根据DTSA的规定，针对商业秘

密侵占行为，联邦地区法院具有一级管辖权（美

国法典第18章，第1836条c款）。针对商业秘密

侵权人的起诉现在能够在联邦法院进行，提起诉

讼的时效是自知道（或基于合理尽职调查应当知

道）侵害发生之日起3年内。美国法典第18章，

第1836条d款。DTSA在美国全国范围内提供了

统一的商业秘密保护途径。此外，DTSA的亮点

还在于借鉴自兰哈姆反假冒法案的有力救济措施

规定。

单方扣押

DTSA赋予商业秘密所有者单方请求扣押涉

嫌侵犯商业秘密的信息、材料以及产品的权利。

品牌所有者及使用者会发现，DTSA的扣押规定

与兰哈姆法案当中的扣押规定非常类似。美国

法典第15章，第1116条d款。具体而言，DTSA规定商业秘密所有者在特定情况下可获得单方

扣押令，包括：（1）联邦民事诉讼规则第65条规定的一般禁令救济不能满足其需求；（2）如

果不进行扣押，会即刻发生难以弥补的损失；

（3）商业秘密所有者承受的伤害重于被申请人

的获益；（4）商业秘密所有者的主张有获得支

持的较大可能性；（5）被申请人实际占有商

业秘密；（6）提供申请扣押物品的合理详细描

述和具体位置；（7）合理怀疑被申请人将会隐

藏、毁坏、转移或使得无法获取申请扣押的物

品；（8）商业秘密所有者未公开该扣押。美国

法典第18章，第1836条b（2）（A）款。州法律

或联邦法律之前并未规定此种商业秘密所有者应

对商业秘密侵占行为的救济方式。 DTSA规定法院作出的扣押令须包含以下

内容：

1. 包含法律规定扣押令所需涵盖的事实查明

和结论；

2. 支持为实现禁令目的所需的最低限度财

产扣押且不能影响被申请人的合法商业

运营；

3. 随附一个禁止披露被扣押财产的禁令，包

括禁止对申请人披露；

4. 为扣押令执行机关提供指导，清楚阐明执

行机关的权力范围，包括扣押物品的时间

以及进入封锁区域是否可以使用强力等；

5. 确定听证会日期，且该日期须是在作出扣

押令之日起7日内；

6. 在错误扣押或者扣押超过限度的情况下，

要求申请人提供足够的担保金以补偿

损失。

损害赔偿

DTSA规定的另一个强有力救济是禁令救济

和损害赔偿金。

损害赔偿金包括：

1. 对侵犯商业秘密造成的实际损失的赔偿；

2. 未被计入实际损失赔偿的由侵犯商业秘密

带来的不当得利的赔偿；

3. 如果法院查明侵权人蓄意或恶意实施侵犯

商业秘密的行为，可以裁定侵权人承担不

超过损害赔偿金额两倍的惩罚性赔偿，以

及律师费用。

检举人免责

对于为举报或者调查涉嫌违法行为而

向联邦、州或者地方官员披露商业秘密的雇

员，DTSA为其提供了免责规定。美国法典第18章，第1833条b款。为了鼓励雇主告知雇员上述

免责条款，除非雇主与管理商业秘密或者机密信

息使用的员工在合同中写明免责条款，否则雇主

将不能对雇员主张惩罚性赔偿金以及律师费。因

此，雇主为了维护其权利，需要重视告知雇员上

述免责条款。

DTSA的实施表明美国政府认识到商业秘密

是美国经济的重要部分。国会现在开始采取措施

阻止国际以及国内的商业秘密侵权行为。新联邦

立法表明，需要采取与反假冒商标一样强有力的

措施来打击商业秘密侵权行为。政府、法院、品

牌所有者以及公众可以联合起来做得更多以打击

这个日益增长的问题。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。

供稿：罗伯特A. 本加，奥克兰法律集团，美国密歇根州法明顿山马克 斯科菲尔德，伯恩斯与莱文森，美国马萨诸塞州波士顿反假冒委员会 - 美国小组委员会

翻译：郑露华进联合专利商标代理有限公司

2017年6月16

本期特写法国最高行政法院驳回反对香烟素面包装的法律意见

2016年1月26日，首部规定香烟素面包装

的法律——法国卫生体系现代化法N°2016-41生效。为具体实施这部法律，法国政府制定了两

个法令和两个命令（下文简称“争议法令和命

令”）。但是不久，法国五个烟草公司和一个

烟草协会共同向法国最高行政法院（下文也称法

院）提起了一项请求，请求撤销前述争议法令和

命令。2016年12月23日，法国最高行政法院最

终决定驳回这项撤销请求。由于其他欧洲国家也

可能发生类似的诉讼以及产生类似的结果，因

此，笔者认为有必要讨论这起诉讼中的具体诉讼

请求以及法院驳回了哪些诉请。法国最高行政法

院的这一决定也恰好给商标使用权的范围和性质

提供了一种特殊的解释。

值得一提的是，原告提出请求的支撑是他们

所享有的基本权利，包括财产权、言论自由和工

商经营自由。法国最高行政法院在就该等诉请做

出决定的过程中，根据国际商标规则，保护基本

权利的国际文本，欧洲商标规则和法国知识产权

法典、法国卫生法典的规定对争议法令和命令的

有效性进行了审理。

巴黎公约和TRIPS协议

法国最高行政法院有权对行政措施是否符合

法国所作的国际承诺进行确认。本案中，法院根

据1883年保护知识产权巴黎公约和1994年TRIPS协议做出了判决。

首先，巴黎公约第6条和TRIPS协议第15条第1款仅确定了何种标识可以构成受到保护的商

标，并未禁止缔约方对商标使用制定特别条款。

其次，巴黎公约第7条和TRIPS协议第15条第4款规定，缔约方不得制定规定，使商品的性

质成为商标注册的阻碍。本案中，法国最高行政

法院认为争议法令和命令没有禁止香烟商标的注

册，而只是规定不得将图形商标附加在包装上。

此外，巴黎公约第10条和TRIPS协议第16条第1、3款赋予了权利人对抗不正当竞争的权

利。但是法国最高行政法院认为权利人的这种权

利不能用来对抗一国及其法律制度，只能针对

私人实体使用。而且，本案中的争议法令和命令

并未阻碍权利人在发生不正当竞争时采取措施保

护自己的商标，也没有阻碍权利人在商标撤销

程序中以出现自身意愿以外的情况为由进行抗辩

（TRIPS协议第19条）。

最后，法国最高行政法院根据TRIPS协议第

8条第1款和第20条决定，国家可以采取一切必

要措施来保护公共卫生安全，上述争议法令和命

令正是符合这一情况。

国际人权条约

就保护基本权利的国际文本而言，原告基于

财产权（欧洲人权公约第一号议定书（ECHR）第1条和欧盟基本权利宪章（ECFR）第17条），

言论自由（ECHR第10条第1款和ECFR第11条）

，经营自由（ECFR第16条），“法无明文规定

不处罚”，以及平等原则（ECFR第20条）提出

的所有诉求均被驳回。

法国最高行政法院认为争议法令和命令属

于规制商品的法规，并分析了财产权限制（权利

实施的实质不受影响）和诸如公共卫生保护和卫

生支出限制这样的公共利益需求之间的合理比例

关系。

欧盟商标法

就欧盟商标法而言，法国最高行政法院认为

争议法令和命令并未违反欧盟商标法的规定，原

因如下：

一、法院指出，这些争议法令和命令只禁止

将图形商标用于香烟包装而没有禁止烟草产品的

注册，因而根据2008年10月22日2008/95/CE指令第2条的规定，它们没有违反标识可以注册

为商标的法律规定。

二、法院审查了欧盟商标（之前为欧共体

商标）（2009年2月26日欧盟条例（EC）第

207/2009号第1条和第15条）和欧共体外观设

计（2001年12月12日欧盟条例（EC）第6/2002号第1条）的保护体制，这一体制适用于整个欧

盟。在欧盟范围内，权利人的商标权在一定期限

内不使用也将会被撤销。争议法令和命令禁止在

香烟包装上使用图形标识，于法院而言，这只涉

及到对某种标识的使用而并没有绝对且普遍地禁

止香烟品牌的注册。

三、法院进一步补充，争议法令和命令没有

限制权利人保护其自身权利的能力，而且根据欧

盟条例（EC）第207/2009号第15条第1款的规

定，权利人仍然能够对未真正使用商标的行为提

出抗辩，比如在商标撤销程序中，权利人若对其

五年内未真正使用商标的行为提出正当理由，则

其商标权就不能被撤销。但是，权利人的这项抗

辩权只能在法国境内使用，尽管法院经常提及商

标制度在欧盟范围内具有统一性。

法国最高行政法院认为欧盟商标立法未禁止

成员国在其各自领土范围内对商标使用进行整体

或部分地管理。而且，对公共卫生利益来说，这

些争议法令和命令是正当、充分且必要的。

法国知识产权法

对于争议法令和命令是否符合法国知识产权

法典的问题，法院认为，根据香烟包装上的公司

名称足以辨别产品的来源。而且，本案争议法令

和命令只是对商标权进行了规制，并未禁止任何

标识的注册，也没有限制权利人保护自身权利免

受侵害的能力。

法国最高行政法院指出，强制商标权人

对其名称使用一个精确的潘通色号（Cool Gray 2C），在包装上使用448C，以及在字体上使用

Helvetica等措施只有旨在确保中立性和标准化的

情况下才能获得允许。同时法院还认为，原告提

供的证据不足以证明前述强制措施存在错误指示

产品来源的风险。

综上，法国最高行政法院认为争议法令和

命令符合社会的最大利益，并明确表明健康卫生

等公共目标优先于知识产权和经济利益。这一决

定是否开创了一个先例值得关注，尤其是考虑到

WTO小组即将就香烟素面包装是否符合TRIPS协议以及关贸总协定做出决定。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。

供稿：Richard Milchior，法国巴黎，Granrut Avocats律师事务所，法规委员会——欧洲和中亚分会

翻译：方园（实习生）、冯臻，霍金路伟 （上海）知识产权代理有限公司

17

法律法规/案例实践欧盟：欧盟法院对欧盟禁令的效力范围问题作出裁定

欧盟法院在2016年9月22日发布的判决

中指出，尽管欧盟商标（EUTM）的保护具有

统一性，欧盟商标侵权禁令发生效力的地

域范围可能会有所限制。（ C-223/15，

EU：C：2016：719）。

原告 combit软件公司是德国和欧盟商

标“combit”的所有人，商标使用在计算机方

面的商品和服务。被告Commit商业服务公司通

过网站在多个欧盟成员国销售带有“COMMIT”标志的软件。商标所有人向德国法院提起侵权

诉讼，引证其欧盟商标，要求法院颁布禁令，

禁止被告人使用“COMMIT”标志在欧盟销售

软件。

德国杜塞尔多夫地方法院驳回了在欧洲全

境的禁令要求，被告提起上诉。杜塞尔多夫高

等法院认为，在德国公众范围内，“COMMIT”的使用有可能会与“combit”商标混淆。但是，

法院认为，对于英语种的公众来说，并不容易

混淆，因为后者很容易感知到动词“commit”与“combit”之间的内容差异，尽管两者发音上

有近似之处。有鉴于此，针对商标仅在某些成

员国存在混淆可能时，商标是在被欧盟侵犯，

还是仅在这些国家受到了侵犯的问题，高等法

院提请欧盟法院做出初裁。

重要的是，欧洲法院在初裁中指出，尽

管欧盟商标具有统一保护的性质，仍可能存在

实行限制区域的禁令。根据初裁，统一保护意

味着在欧盟部分区域存在混淆可能就足以认定

“商标专用权在欧盟被侵犯”。因此，就可以

颁布禁令要求禁止该区域全部范围内的使用。

但是，根据法国DHL Express 案件（C-235 / 09，

EU：C：2011：238），如果在某一地区不存

在混淆，禁令则作用于这一部分地区。法院还

指出，原则上说，禁令在那些地区不发生作用

的证明责任由被告承担，而且为了避免不确定

性，成员国法院应当精确地指出禁令不发生效

力的区域。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

供稿： Dimitar Batakliev，PETOSEVIC，索菲亚，保加利亚

校稿： Jan Weiser，UNIT4 IP，斯图加特，德国

Batakliev先生和Weiser先生均为《国际商标通讯》法律与实践——欧洲分会 成员。

翻译：万慧达北翔集团

美国：第十巡回法庭认定颜色商标不具有固有显著性，除非与具有显著性的设计共同使用

2016年8月29日，在Forney公司（Forney Industries）诉Daco of Missouri公司一案中，美

国上诉法院第十巡回法庭（下文简称第十巡回法

庭）维持了初审法院的判决，即商品包装上的颜

色设计没有与“形状、图案或其他具有显著性的

设计”共同使用，因而不具有固有显著性。

Forney公司主营金属加工零配件的制造和

销售，其向美国科罗拉多地区法院（下文简称

地区法院）起诉Daco of Missouri公司（KDAR公司为其商业名称），诉称KDAR公司侵犯了其公

司产品的商业外观，这种商业外观由红、黑、

黄、白四种颜色组合而成（具体对比详见下

图）。Forney公司对这种商业外观（也称为颜色

商标）作下述描述：

Forney颜色商标由数种颜色组合而成，以

红黄为背景，顶部/头部为黑色，字母为白色。

更特别的是，该商标将红色和黄色作为主要(sic)背景色。红色始于包装底部，自下而上，形成

边框。黄色始于红色上方，继续沿着包装持续

向上，形成边框。黑色横幅位于包装标签或背

卡的顶部。白色则用于字母和重音符号上。此

外，红、黄、黑三色也会用于不限于字母的重

音符号上。

在KDAR公司申请的即决审判中，地区法院

驳回了Forney公司的请求，基于两点理由：一是

Forney公司的颜色商标不具有固有显著性，因为

特殊颜色只有在取得“第二含义”时才会受到

保护；二是Forney公司没有提供充分证据证明其

颜色商标取得了第二含义。对此，Forney公司不

服，提起上诉。

第十巡回法院首先表示：“联邦最高法

院的指导意见中指出产品的颜色不具有固有显

著性，而且固有显著性也不能成为过度诉讼的

理由。因此，我们认为当特殊的颜色与确定的

形状、图案或其他具有显著性的设计结合使用

时，这种颜色可以具有固有显著性（也就是

说，无需证明颜色商标具有第二含义）”。其

次，第十巡回法院对现有判例法进行了研究，

在一些案件中发现商业外观被认为具有固有显

著性，但是要注意的是，颜色作为这些商业外

观的组成部分均与形状、图案或其他具有显著

性的设计共同使用。

第十巡回法院在审查Forney公司对其商业

外观的描述时认为，虽然这一外观由红黄白黑

四种颜色以不同方式进行组合，但是从其提供

的描述或图片中无法发现形状、图案或设计的

存在，因此，Forney公司没有证明其商业外观具

有固有显著性。

在确定Forney公司的商业外观不具有固有

显著性之后，第十巡回法院对该公司提出的论

据进行了审查，公司认为其商业外观事实上已

经取得第二含义，尤其是在长达25年的广告宣

传以及同期产品销售总额达5亿美元之后。与地

区法院的观点相同，第十巡回法院认为这一论

据不具有说服力。虽然Forney公司为其产品做了

25年的广告宣传，但是这些广告“完全没有提

到或以任何形式强调其颜色商标”。同理，即

使该公司25年内的产品销售额达到5亿美元，但

是这一数据“无法与颜色商标建立联系”。因

此，第十巡回法院认定Forney公司的商业外观没

有获得不具有第二含义，最终维持了地区法院

支持被告KDAR公司的判决。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括

INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿： Kevin W. Grierson，美国华盛顿， Culhane Meadows律师事务所

校对： Nina Osseiran，美国华盛顿， Cedar White Bradley

Grierson先生与Osseiran女士均为 《国际商标通讯》法律与实践—— 北美分会的成员

翻译：方园（实习生）、冯臻，霍金路伟 （上海）知识产权代理有限公司

2017年6月18

法律法规/案例实践澳大利亚：通过商标转让治愈使用意图和所有权的问题

2016年11月23日，联邦法院法官戴维斯

（Davies）作出了Insight Radiology Pty Ltd诉Insight Clinical Imaging Pty Ltd [2016] FCA 1406（Insight）一案的判决，该诉讼是不服商标局

作出的异议裁定（Insight Clinical Imaging 异议

Insight Radiology Pty Ltd [2014] ATMO 85）而提

起的。法院认定，商标申请在被商标局接受后又

提交转让申请可以解决申请中原申请人在申请之

日无使用该商标意图的缺陷。

Insight Clinical Imaging Pty Ltd（下称Insight Clinical）于2007年12月设计了INSIGHT CLINICAL IMAGING商标，并于2008年8月开始使用该名

称。随后，其获得了一个文字及图形的组合商标

的注册，且优先权日期为2012年10月12日。

2011年7月12日，有着竞争关系的“AKP放射学咨询有限公司”的独任董事Pham先生注册

了“Insight Radiology”商号，供AKP公司使用。

之后，他安排设计了“Insight Radiology”标志

并以自己的名义于2011年12月7日申请注册商

标。该品牌在2012年8月之前曾被四家诊所使

用，2013年6月，“AKP放射学咨询有限公司”

更名为Insight Radiology Pty Ltd（下称“Insight Radiology”）。

Pham先生申请注册的“Insight Radiology”商标被接受注册后，向公众公告以便异议的提

出。在异议期间，Pham先生完成了“ Insight

Radiology”商标转让至Insight Radiology名下的

备案。

异议程序

Insight Clinical向“Insight Radiology标志”

的注册提出了异议，该商标被不予注册的基础

是当“Insight Radiology标志”被提出商标申请

时，Insight Radiology还不是该标志在普通法意义

上的拥有人，而且该标志与Insight Clinical在先商

标构成类似服务上基本相同的商标。

这两个商标的图样如下：

法院诉讼程序

Insight Radiology对异议裁决诉至联邦法院。

尽管Insight Radiology成功地推翻了上述两个标

志基本相同的观点，但是Insight Clinical试图争辩

说：Insight Radiology不是诉争商标的所有者，并

且/或者没有使用该商标的意图，因为Pham先生

在提交该商标申请之日并没有必要的使用意图。

戴维斯法官同意，Pham先生缺乏必要的使

用意图，但同时认为在诉争商标初步审定之后被

转让至Insight Radiology的行为治愈了使用意图

上的瑕疵，满足了相关的要求，受让人“成为了

[商标法意义上的]注册申请人”。在这方面，该

判决明确了所有权和使用意图的问题是否可以通

过转让来解决。

然而，Insight Clinical最终成功地阻止了诉

争商标的注册，鉴于Insight Clinical的商标享有声

誉，诉争商标Insight Radiology标志的使用可能导

致欺骗或引起混淆。Insight Clinical还成功地论证

了商标侵权的主张，违反了《澳大利亚消费者法

案》中误导和欺骗行为的禁令，并且构成了普通

法意义上的不正当竞争及易造成消费者混淆的

情形。

这案件现在已经被上诉至澳大利亚联邦法院

合议庭。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括

INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿：Ben Sullivan，AJ Park， 新西兰奥克兰

审核：Rachel Colley，CreateIP， 新西兰奥克兰

翻译：华诚律师事务所

美国：联邦巡回法院裁定可透过云端计算软件提供服务「在现代科技之下，服务与产品之间的界线

有时会变得模糊。」这变得模糊的界线导致联邦巡回法院在近期一宗案例中撤销及发回美国商标评审及上诉委员会（TTAB）对两项服务商标的注销决定。

案件In re JobDiva, Inc., 843 F.3d 936 (Fed. Cir. 2016)。涉及的商标为适用于「人事征聘及 招募服务」的「 JOBDIVA」（美国注册编号：2851917），及适用于「人事征聘及招募服务」范围（美国注册编号：3013235）；两项商标均由JobDiva, Inc.拥有。案件源起于JobDiva对另一商标「JOBVITE」的注册人提起的注销程序。该商标的注册人提起反申索，并向TTAB提出呈请，要求注销JobDiva的商标注册，理由是JobDiva并没有在其商标下提供人事征聘及招募服务。TTAB批准该项呈请并将JobDiva的商标注册取消，裁定JobDiva在软件上使用其商标并不构成涉及人事征聘及招募服务上的使用。（TTAB并没有注销3013235号注册的其他部分，即涉及「电脑服务的部分」，即通过全球性电脑网络，提供关于招募和雇佣的数据库、招聘广告、 职位资讯及资源、履历制作、履历传送及回应 传输。）

争议点在于JobDiva将其JOBDIVA商标用于 「作为一项服务的软件」或协助执行职位配置程序（包括为招募雇员的管理人员及/或招聘者与寻找新工作职位的应征者进行配对程序所涉及的

某些方面工作进行自动化）的多功能「云端计算」软件产品上。TTAB考虑JobDiva在其软件产品以外是否实际上有提供任何「人事征聘及招募服务」。换句话说，为维持其注册的目的，TTAB要求JobDiva提供证据藉以证明：其正在提供的 「人事征聘及招募服务」作为一项独立活动，而不同于其向他人提供软件的服务（字体的加显由联邦巡回法院在裁决中加入）。TTAB认为，鉴于JobDiva除透过其软件外，并没有在涉及 「人事征聘及招募服务」的情况下使用其JOBDIVA商标，该等商标不能用作服务商标，因此予以注销。

在复审程序中，联邦巡回法院认为TTAB问错了问题，所需考虑的问题应该是：

JobDiva有否，透过其软件，从事人事征聘和招募服务，以及消费者是否会将JobDiva的注册商标与人事征聘及招募服务联想在一起，不管相关服务的过程是否由软件执行。

联邦巡回法院最初在两点上同意TTAB的说法：(1)在现今的时代，服务与商品的界线「有时会变得模糊」；及(2)因此，「重要的是需对记录内的所有资料作出评审，藉以了解商标如何获使用及潜在顾客如何认知该商标」。

然而，法院注意到，TTAB并没有处理问题的全部两个部分，而仅仅考虑问题的前半部分，即如何使用商标（具体而言，即JobDiva在其软件以外是否有就「人事征聘及招募服务」使用其商标）。

联邦巡回法院不同意TTAB的处理手法，认为一项服务即使是单单通过公司的软件执行，该公司仍可就商标使用声明书的目的藉此证明其正在提供服务。因此，除审查商标如何被使用的问题外，TTAB还应考虑：「即使服务的每一个程序均是由JobDiva的软件执行，使用者是否会将该商标与JobDiva提供的人事征聘及招募服务联想在一起。」鉴于问题涉及事实层面，法院将TTAB的决定撤销及发回TTAB对相关问题作进一步考量。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Paul C. Llewellyn and Laura W. Tejeda，Arnold & Porter Kaye Scholer LLP，纽约

校验：Kevin W. Grierson，Culhane Meadows PLLC，华盛顿

Llewellyn先生和Grierson先生是《国际商标通讯》法律和实务——北美小组委员会的成员

翻译：霍金路伟律师行

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法律法规/案例实践

供稿：理查德·里维拉，弗罗里达州杰克逊 维尔，Smith, Gambrell & Russell, LLP

校稿：凯文·W·格里尔森，华盛顿特区， Culhane Meadows PLLC

里维拉先生和格里尔森先生都是INTA 法律与实践委员会北美分会的成员。

翻译：华诚律师事务所

美国：上诉法院确认特征的功能性不得归为商业外观设计2016年7月21日，第三巡回上诉法院判定

某一注册商业外观不构成侵权，原因在于争议

所涉及的针对一种单份出售的糕点的六层外观

设计是功能性的。案例参考见：Sweet Street Desserts, Inc. v. Chudleigh’s Ltd., 119 U.S.P.Q. 2d 1641 (3d Cir. 2016)（史无前例）。

Chudleigh’s Ltd.是一家加拿大的苹果农场和

面包店，其直接向消费者和商业实体销售烘焙

商品。Chudleigh’s开发了一种单份出售的苹果派

销售给餐馆，并且将其“花型”外观设计注册

为商业外观设计，该外观设计由一个圆形底部

以及六片在糕点的顶部部分重叠在一起的花瓣

构成。Chudleigh’s曾与某家餐馆协商将这种苹果

派作为一种招牌甜点供应给该餐馆，但是双方

从未就此达成协议。

上述餐馆随后请Sweet Street Desserts, Inc.（以下称Sweet St.）为其各门店开发一种单

份出售的苹果甜点，Sweet St.设计出一种圆形

的“以苹果为原料、由单层的饼状底盘和一个

被六块叠合在馅料周围的矩形面团所覆盖的敞

开状的顶部所构成的袋状

物”（参见1643）。Sweet St.曾与Chudleigh’s协商将

该甜品的生产委托外包，

但最终决定自行生产并且

向上述餐馆出售该甜品。

侵犯了其注册商标，

同时就该被控侵权一事联

系了餐馆。

Sweet St.提起确认之

诉，要求确认其使用行为

并未侵犯Chudleigh’s的注册

商标，并且以该外观是功能性的为由请求撤销

该注册商标，同时主张其对Sweet St.与餐馆之间

的合同关系构成侵权干扰。

地区法院适用了最高法院有关功能测试的

原则：该特征是否“对于物品的使用或用途而

言是必不可少的或者是否影响物品的成本或质

量”。（参见1644）（引用案例为：TrafFix

Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 32 (2001)）法院认为，花瓣外观设计对于填充

馅料而言是必不可少的，而六片则是为了防止

馅料外漏所需花瓣的最小数量。第三巡回法院

确认地区法院有关不侵权以及撤销注册商标的

判决。

在有关另一争议点的讨论中，第三巡回法

院认为，Chudleigh’s向餐馆发送的停止侵权警告

信并不构成侵权干扰业务关系。Sweet St.辩称，

该警告信并未落入NoerrPennington原则的适用

范围（该原则保护各当事人进行从属于其行使

第一宪法修正案所规定的向政府请愿的权利的

活动），原因在于该诉讼是无中生有的。法院

认为，虽然Chudleigh’s的商业外观最终被认定为

不受保护，但Chudleigh’s在发送警告信时有善意

的理由相信其是受到保护的。因此，上述原则

可使Chudleigh’s免于承担侵权责任。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。法律与实践委员会公布的更

新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的

除外。

欧盟：最高法院确认乐高人型立体商标注册有效2 0 1 6年 4月 1 4日 ， 在 B e s t - L o c k公 司

（Best-Lock（Europe）Ltd.）诉欧盟知识产权局

（EUIPO），乐高博士有限公司（Lego Juris A/S，

下文简称乐高公司）作为诉讼第三人的两起案

件中（C-451/15P号和C-452/15P号案件），欧

盟最高法院（CJEU）维持了欧盟普通法院的判

决——乐高公司的两个人型立体商标不应当被宣

告无效。关于欧盟普通法院的判决，《国际商标

通讯》已于2015年9月1日进行了报道。Best-Lock公司作为乐高公司的竞争对手，根据《欧

共体商标条例》（207/2009/EC）第7条1（e）（i）和（ii）的规定对乐高公司前述两个商标提

出无效申请，理由是该等商标的形状仅由商品本

身的特性决定且仅由获得一定技术效果所必须。

在上诉的第一项请求中，Best-Lock公司试

图从程序法的角度推翻欧盟普通法院的判决，该

公司认为法院未将其在欧盟知识产权局相关程

序中所作的陈述考虑其中，剥夺了其听审请求

权（right to be heard），相关陈述附于起诉书之

后。欧盟最高法院对此认为，欧盟普通法院没有

义务对上诉人(一审原告)在附件中提出的请求进

行全面地查找和确认，上诉人的请求需要上诉人

自己在诉讼中主动提出。这个案件告诫广大当事

人，在向法院递交的起诉书或相关申请材料中列

出所有依据和理由十分必要，而且不能将欧盟知

识产权局相关程序中所做的陈述作为支撑依据。

在上诉的第二项请求中，Best-Lock公司认

为，欧盟普通法院错误地否认了涉案标识形状的

所有必要特征均只发挥技术功能。但是，这项

主张没有得到欧盟最高法院的支持。首先，没有

任何证据可以证明普通法院在适用法律上存在

错误，其次，Best-Lock公司实际上是在质疑欧

盟普通法院的事实认定内容，然而，这部分内容

的认定超出了欧盟最高法院在上诉程序中的管辖

范围。由此告诫广大诉讼当事人，在向欧盟最高

法院上诉时应当着重法律上的论证，因为欧盟

最高法院不会对在先程序中认定的事实内容进行

审理。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。

供稿： Florian Traub，英国伦敦，Squire Patton Boggs（英国）律师事务所

校对：Susanna Heurung，德国慕尼黑， Kotitschke & Heurung 律师事务所

Traub先生和Heurung女士是《国际商标通讯》法律与实践——欧洲分会的联合主席

翻译：方园（实习生）、冯臻，霍金路伟 （上海）知识产权代理有限公司

Chudleigh’s的第2262208号注册商标中摘录的图片

Chudleigh’s的产品 Sweet St.的产品

2017年6月20

法律法规/案例实践欧盟：欧盟法院：通过具体分析商品的技术功能判断三维标志

2016年11月10日，欧盟法院（CJEU）通过对

商标法条例第七条第（1）款（e）（ii）项的解释对

第C-30/15P号辛巴玩具公司（Simba Toys GmbH）诉欧盟知识产权局和七城有限公司（Seven Towns Ltd.）一案做出判决。1996年4月1日，七城有限公

司向欧盟商标局提出申请注册如下三维标志：

该标志于1999年4月6日被作为“三维拼

图”准予注册。2006年，辛巴玩具公司依据当时

有效的商标法条例第五十一条第（1）款（a）项，

第40/94号条例及第7条第（1）款（a）（c）（e）项的规定对该商标提起无效宣告。

该无效宣告申请整个被处理撤销的部门驳

回。商标复审委员会和普通法院（GC）支持了

这一裁定，并特别指出从二维图形推断技术功能

或者将标志所代表的实际商品等因素考虑在内将

与客观方法冲突，并且不能提供足够的确定性。

辛巴玩具公司起诉，声称普通法院的裁决，

即不需要看具体商品仅从相关标志的图形表示便

可足以确定地推断出技术结果是错误的。辛巴玩

具公司认为不论从判例法还是商标条例第7条第

1款第（e）（ii）项的字面都不能推断出这样的

要求。

欧盟法院认为该上诉理由合理并得出结论：

依据第七条（1）款第（e）（ii）项，分析一个

标志的功能，其图形的基本特征的判断必须以相

关具体商品的技术功能为依据，即，三维标志的

一种反向工程。因此，为了判断一个标志基本特

征的功能，特别是方块每个表面上的网格结构及

以图形方式展示的争议形状，普通法院也应当将

图示法展示的形状中不可视的因素，特别是使得

三维魔方每个组成元素具有旋转功能的结构因素

考虑在内。这将阻止标志的所有者用一个类似的

形状涵盖各种类型的拼图从而扩大保护范围，从

而与商标法第7条（1）款（e）（ii）项的立法目

的相悖，即阻止企业就商品的技术功能或功能性

特征取得某一产品的独占权。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括

INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

美国：商标答辩中的教训，以及相关主体可以拥有家族商标2016年9月23日，商标审判与上诉委员会

（TTAB）裁定由相关主体而非单一主体拥有的

注册，仍可以构成家族商标。见Wise F&I有限公

司等诉Allstate保险公司案，异议案号91226028（TTAB 2016年9月23日）（可作先例）。

在Wise案中，申请人提交了注册两件商标

的申请。四个相关公司（异议人）联合提交了针

对两件申请的异议。（商标审判与上诉委员会合

并了两件异议）。在异议通知书中，异议人提到

他们单独拥有多个商标和注册，但其并非全部由

单一主体拥有。

申请人要求驳回上述异议，主张“作为门

槛，以家族商标为基础的第2（d）章诉请并不适

用于异议人，因为异议人的在先商标和注册并非

由单一主体拥有，因此，作为法律事实，所涉家

族商标的共同特征不能认证共同来源。”（见第

五页）。 商标审判与上诉委员会驳回了该抗辩，解

释道“共同来源的概念可以包括一个以上的主

体”。委员会接着解释道“从逻辑上可以得出相

关主体可以依靠家族商标作为第2（d）章诉请

的基础---尽管存在在先商标并非全部由单一主体

所有的事实---如果该控诉包含足够的其具有相关

性的事实性陈述，且对在先商标有控制的一致从

而上述商标可以指示单一来源，而且用于辩护家

族商标的其他元素是满足的。”委员会明确地认

为“控制的一致”是主张第2（d）章下基于由不

同法律主体拥有的商标以家族商标为基础的诉请

的必要元素。在审讯中的案例中，异议人并未对

控制的一致作出陈述，因此驳回对基于家族商标

的2（d）诉请的请求被核准。

申请人进而要求驳回案件，主张异议人还未

能主张足够的证据以支持上述商标事实上构成家

族商标的陈述，即（1）对同有可识别共同特征

的商标的在先使用；（2）所述共同特征具有显

著性；以及（3）异议人的商标已在推销和销售

活动中被使用和推广从而在此情形下在购买公众

中创造了共同的曝光和识别，因此该共同特征本

身能够指示商品活服务的共同来源。再一次地，

委员会认为在异议通知中的陈述缺乏根据并批准

了驳回案件的请求。

最后，申请人要求驳回案件，主张异议人

仅主张推断的家族商标作为第2（d）章诉请的基

础，但并未引述独立的商标和注册。委员会同意

该观点并核准了驳回案件的请求。

最终，委员会援引Intellimedia体育公司诉

Intellimedia集团案，43 USPQ2d 1203 （TTAB 1997）作为实施其自由裁量权以准予无偏见的

驳回的依据，并且核准了异议人再申诉的许可。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，

但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括

INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

加拿大：商标局向尼斯分类更进一步加拿大是世界上少数几个不需要申请人根据

尼斯分类来选择商品、服务类别的国家之一，尼

斯分类是划分目标注册商品、服务的国际系统。

然而，加拿大商标法翻天覆地的变化即将发生，

加拿大将开始遵守若干国际商标条约，包括尼斯

协定。这些变化生效的日期尚未确定，但似乎这

种变化不会早于2018年生效。

截至2015年9月28日，加拿大知识产权局

（CIPO）一直允许加拿大商标申请中的商品和服

务可以按照尼斯分类自愿进行分类。

作为措施的一部分，CIPO于2016年12月采

取的最新措施是开始向现有加拿大商标注册所有

者发出通知，邀请他们根据尼斯自愿对商品和服

务进行分类。与新申请一样，在现有注册中对商

品和服务进行分类仍然是自愿的，而加拿大法律

尚不需要分类。但是，一旦加拿大商标法修正案

生效，所有加拿大商标注册将需要根据尼斯进行

分类，以便更新。

CIPO已经开始发布关于在2018年续展的商

标注册的通知。该通知会转交给注册中列出的代

理人，或者如果没有列出代理人的，则转交给注

册人本身。由于在加拿大商标法修正案生效之

前，分类仍然是自愿的，所以通知并没有规定期

限，只是邀请商标所有者在其愿意的情况下现在

对商品和服务进行分类。

虽然我们已就本通讯所载信息的准确性尽力

予以核对，但读者仍应就其特别关注的内容自主

地加以查验。

供稿：克劳斯·芭瑞特·克里斯迪森 丹麦哥本哈根Bech-Bruun事务所

翻译：刘晓丽中咨律师事务所

供稿：Cynthia A. Moyer，Fredrikson & Byron律师事务所，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市

校对：Sonia Lakhany律师事务所，美国乔治亚州亚特兰大市

Moyer女士和Lakhany女士均为《国际商标通讯》法律与实践——北美分会的成员。

供稿： Timothy O. Stevenson，Smart & Biggar，渥太华，加拿大

《国际商标通讯》法律与实践—— 北美分会

校对： Douglas Fyfe，Gowling WLG，渥太华，加拿大

翻译：金杜律师事务所

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法律法规/案例实践

新加坡：“奇巧”巧克力威化棒外形商标上诉被驳回2016年11月24日，新加坡高等法院上诉庭

递交了《Société des Produits Nestlé SA and Another v Petra Foods Limited and Another》【2016年】新加坡高等法院上诉庭第64号文件，做出了一项具有里程碑意义的外形商标判决。

上诉人（雀巢）在新加坡将其两指和四指“奇巧”巧克力威化棒商标注册在商品与服务“尼斯分类”第30类项下。

被上诉人（沛创食品公司（Petra Foods））一直在新加坡销售类似产品。产品名为“Take-It”，规格为两片和四片装。

2014年，雀巢在新加坡高等法院同沛创食品公司的一桩侵权诉讼中败诉。沛创食品公司对其提起反诉，结果法院宣判雀巢商标无效。为支持其判决，新加坡高等法院的证据如下所述：

1. 根据《商标法》第7(1)(b)条的规定，雀巢的商标不具有内在区别性；及

2. 雀巢的注册违反了《商标法》第7(3)(b)条的规定，即注册产品外形是为了获取技术成果。

鉴于所述违规行为，新加坡高等法院判决雀巢商标不得被归类为著名商标。此外，雀巢商标还可撤销、停用，因为注册后五年内未使用。

在新加坡高等法院上诉庭，雀巢试图推翻所有上述判决。

首先，关于内在区别性，上诉庭同意高等法院的判决，维持原判。上诉过程中，雀巢通过市场调查提供了证据。但法庭认为其市场调查存在多方面的缺陷，因此认为其市场调查证据不足以证明其内在区别性。

第二，关于违反《商标法》第7(3)(b)的事项，即注册产品外形是为了获取技术成果。因

此是不可注册的。同样，上诉庭再次维持高等法院的判决。雀巢辩护称产品外形的部分目的是满足“审美要求”。但上诉庭反驳称，“奇巧”巧克力威化棒的长方形“手指”宽度易掰断设计刚好是客户一口咬下去的量。

因此上诉庭的观点是，雀巢商标不符合“显著特征”标准，且其内在区别性不能仅因为在新加坡广为人知就能获得保护。

最后，上诉庭就雀巢商标由于长时间缺乏使用，因此是否应被撤销进行讨论。再一次，上诉庭维持高等法院的判决。其产品一直以来都以“奇巧”标识的包装进行出售，因此这些产品实质上并非以雀巢自身外形商标出售。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

美国：拒绝重复图案商业外观标识的注册在一项关于产品包装重复图案之注册的先例

中，美国商标审理与上诉委员会（TTAB）近期确认，其拒绝了一项水烟管底部后三排重复性的钻石图案设计的注册申请，如下图所示：

（In re Fantasia Distribution, Inc.公司，序号：86185623（美国商标审理与上诉委员会，2016年9月21日））美国商标审理与上诉委员会同意审查员的观点，即该设计不具备区别性，仅增加了装饰性图案并不能实现区别性。为此，该决定规定了确定产品重复图案是否具有内在区别性且作为商标进行保护的方法。

相关法律明确规定，有效商标的设计须将商标申请人的产品与其他产品进行“识别和区别”，并“注明产品来源”。参见《美国法典》第15卷第11127条（“商标”定义）。美国商标审理与上诉委员会认为重复图案“常作为产品装饰，因此消费者不会倾向于将重复图案等同于来源”。值得注意的是，“沃尔玛超市公司诉Samara兄弟公司案”（529 U.S. 205 (2000)）中，“颜色和产品设计（与产品包装相对）均不存在内在区别性”。美国商标审理与上诉委员会

认为“大部分情况下，产品上的重复图案只作为装饰用途，不作为内在的源标识符”，因此其要求证明注册商标的获得显著性。

为评估案件涉及的商标是否具有内在区别性，美国商标审理与上诉委员会采用了“西布鲁克食品公司诉Bar-Well食品公司案”（568 F.2d 1342 (CCPA 1977)）中提出的考量因素。这些考量因素针对的是复合词/设计标识的设计部分是否是任意和与众不同的。美国商标审理与上诉委员会采用的考量因素包括：案件涉及的产品所在行业是否存在装饰和图案性质的相关实践，图案的相似度任何，图案出现在产品上的方式是什么，以及除任何随附的文字和设计元素，所述图案是否产生不同商业印象。特别需要注意的是，申请人产品上还配有文字和设计元素，且包装后从产品包装上来看无法看见重复图案。竞争对手同样也在其产品上采用了这种图案，而申请人的设计“仅是普通图形的重复”。美国商标审理和上诉委员会同意审查员的观点，即消费者仅把这些重复图案视作产品装饰，而不是商标，因此这些图案不具有内在区别性。

尽管案件涉及的产品标记不具有内在区别性，美国商标审理与上诉委员会认为，其仍可注

册，前提是能够证明获得显著性。但在这一案件中，美国商标审理与上诉委员会再一次同意审查员的观点，发现申请人并未证明其重复图案的获得显著性。申请人为支持其产品获得显著性而提供的证据包括重复图案的网络评论、描述申请人产品并将其称作“钻石电子水烟管”的广告以及一个明显仿冒申请人产品的事件。总的来说，美国商标审理与上诉委员会认为这些证据不足以证明其重复图案的获得显著性。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿： Paul C. Llewellyn，纽约州纽约市Arnold & Porter Kaye Scholer LLP。

校对： Richard Rivera，弗罗里达州杰克逊维尔Smith, Gambrell & Russell, LLP。

Llewellyn先生和Rivera先生均为《国际商标通讯》法律与实践——北美分会的成员。

翻译：闫瑾北京市集佳律师事务所

供稿： Gladys Mirandah，印度尼西亚雅加达mirandah asia (indonesia) pt。

校对： Ravinran Kumaran，新加坡Relianze Law Corporation。

翻译：闫瑾北京市集佳律师事务所

两指巧克力威化棒商标特征

四指巧克力威化棒 商标特征

被上诉人商标特征

欧盟：网络市场与实体市场在知识产权执法层面没有区别在2016年7月，在汤米 ·希尔菲格（Tommy

Hilfiger）等公司诉德尔塔中心（Delta Center）一案（C-494 / 15）中，欧盟法院（CJEU）阐明了《执法指令》（2004/48 / EC）第11条所指的“

中介机构”的概念，并针对向出售假冒商品的商户出租场地的房东颁发了禁令。

涉案被告德尔塔中心是一家在布拉格市场大厅转租商业场地的公司。包括汤米·希尔菲格，

拉科斯特（Lacoste）和巴宝莉（Burberry）在内的多个商标权人了解到，有商户在被告的市场中出售假冒他们商标的商品。商标权人遂对德尔塔中心提起诉讼，要求其停止向从事假冒商品交易

转下页

2017年6月22

法律法规/案例实践

欧盟：普通法院对基于绝对理由的商标无效宣告程序中新证据的效力做出决定

2016年9月8日，欧盟普通法院（EGC）做出一项判决（T-476/15号判决书——欧洲食品安全局诉欧盟知识产权局，雀巢股份有限公司为诉讼第三人），在基于绝对理由的商标无效宣告程序中，复审委员会（BoA）需要对申请人于复审程序中提交的新证据进行审查。

本案发生的背景是，欧洲食品安全局认为雀巢股份有限公司的文字商标“FITNESS” （下文称争议商标）含有描述性文字且缺乏显著性，故向欧盟知识产权局申请宣告争议商标无效。欧盟知识产权局撤销部门驳回了这项无效申请。随后，复审委员会也未支持该主张，理由有两点：一、 申请人在无效宣告申请阶段提供的证据不足以证明争议商标含有描述性文字且缺乏显著性，二、申请人于复审阶段提交的补充证据构成逾期证据，复审委员会不予接受。

欧盟普通法院最终判决复审委员会的决定无效，并认为复审委员会将申请人于复审阶段提交的证据认定为逾期证据从法律上来说是错误的。与异议程序中设定证据提交时间限制的规定不

同，没有任何一条法律条文对无效宣告程序中申请人提交证据的时间进行了限制。基于此并考虑到欧盟知识产权局各部门之间存在工作衔接性的问题，欧盟普通法院做出决定，在基于绝对理由的无效宣告程序中，申请人于复审阶段提交的新证据不构成逾期证据。欧盟知识产权局有权拒绝采纳逾期证据，但不能拒绝合法期限内提交的证据。综上，复审委员会必须对申请人提交的新证据予以接受并进行审查。

就异议程序而言，欧盟商标实施条例（EUTMIR）第50条第1款规定，复审委员会应当将证据审查范围限定在申请人于异议部门规定的时间内提交的证据，但是复审委员会认为有必要进行审慎考虑的新证据除外。由此可见，在异议程序中，复审委员会有权自行决定是否审查新证据。但是，该规定不能用于基于绝对理由的无效宣告程序之中。因为与异议程序不同，基于绝对理由的无效程序涉及到公共利益，若适用商标实施条例第50条第1款将会对公共利益造成损害。

复审委员会需要在多大程度上审查新证据，

这个问题一直以来争论不休。欧盟普通法院的判决刚好对这个问题做出了重要回应，但是该判决能否成为这个问题的最终答案还有待观察。但目前对广大商标权人而言，认真研究欧盟普通法院的此次判决以及异议和无效程序之间的不同之处十分有必要。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿： Jan Weiser，德国斯图加特，知识产权律师

《国际商标通讯》法律与实践—— 欧洲分会

校对： Lain Stewart，英国伦敦，Kilburn & Strode 律师事务所

翻译：方园（实习生）、冯臻，霍金路伟 （上海）知识产权代理有限公司

供稿：Florence Verhoestraete，NautaDutilh 公司，布鲁塞尔，比利时

校验：Christoph Gasser，BianchiSchwald 公司，苏黎世，瑞士

Verhoestraete女士和Gasser先生均为 《国际商标通讯》法律与实践—— 欧洲分会成员。

翻译：万慧达北翔集团

欧盟：网络市场与实体市场在知识产权执法层面没有区别 接上页

的商户出租场地的行为。案件最终诉至捷克最高院。最高院认为，要解决本案纠纷，先要确定实体市场的经营者是否属于《执法指令》第11条所指的“中介机构”。根据第11条的规定，成员国应当保证，当中介机构的服务被第三人用于侵犯知识产权时，权利人有权对中介机构申请禁令。

欧盟法院认为，《执法指令》的范围不限于电子商务，因此，欧莱雅诉eBay控股公司的判决可以扩展适用到涉及实体市场的案件。所以，房东向他人出租或转租市场摊位，并由此允许他人出售假货，应被视为《执法指令》中的“中介”。因此，实体市场的房东有义务禁止商户在其市场上从事侵犯知识产权的行为，且应

采取措施防止新的侵权行为的发生。品牌所有人当然乐于见到这个界定“中介”

的新取向。但另一方面，房东则面临更多的风险。然而，这并不意味着房东必须确保对租户活动的永久性监督，这也有违禁令公平和权责对称的要求。不过，房东可能要采取些措施来避免同一商户同样的侵权行为再次发生。成员国法院将确定措施具体包括哪些内容，同时兼顾知识产权保护与避免合法贸易障碍之间的平衡。

不过，可以肯定的是，实体商业场所的业主不能再无视租客的假冒商品交易行为。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行

自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

瑞士：带有图形要素的胶囊不作为狭义内科适应症的3D商标受到保护

2016年9月14日，瑞士联邦行政法院驳回

了诺华提交的一项商标注册申请，即为“预防

和治疗多发性硬化症（或退而言之，‘复发缓

解型多发性硬化症’）药物制剂”注册国际分

类第5类下的胶囊3D图形商标。法院认为，尽管

胶囊带有图形要素，并仅限于狭义的内科适应

症，但其仍不具有显著性。诺华对瑞士联邦知

识产权局，案件号B 3612/2014。3D商标申请（包括色彩要求“黄、白”）

对象为胶囊，外层一半为黄色，一半为白色，

同时白色部分带有两条黄色细环。

瑞士联邦行政法院称目前针对多发性硬化

症的治疗药物存在大量图形。法院认定本案中

的3D商标并未与市场上治疗多发性硬化症的其

他药物的图形明显区别开来。因此，商标缺乏

显著性。

退而言之，申请人将商品名单限定为“

预防和治疗复发缓解型多发性硬化症的药物制

剂”。瑞士联邦行政法院承认，与多发性硬化

症的药物市场不同，这一狭义的内科适应症的

药物市场上确实不存在大量的图形。但是，瑞

士联邦行政法院仍然驳回了申请，称本案中的

3D图形，即便针对狭义的范围，亦不能与预期

的一般情况存在显著的差异。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确

性进行自主确认。

法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿： Christoph Gasser，Staiger，Schwald & Partner Ltd.（瑞士苏黎世）

《国际商标通讯》法律和实务——欧洲

小组委员会

校对： Lorenz Ehrler，Bugnion Ballansat Ehrler（瑞士日内瓦）

翻译：陶洋微软（中国）有限公司

23

法律法规/案例实践欧盟：CJEU明确获得侵权人信息的语言

作为对捷克最高法院的初步裁决请求的批复，欧洲联盟法院（CJEU）（2017年1月18日C427/ 15号）裁定，《指引2004/48/EC》（以下简称《维权指引》）第8条(1)款中规定的“信息权”适用于以下情形：在诉称知识产权被侵犯的法律程序被确定终止后，申请人在另提起的其他法律程序中寻求侵犯该知识产权的商品或服务的来源和分销网络信息。

商标权利人针对被告的侵权诉讼得到了捷克法院的支持。但是法院没有允许商标权利人修改其诉讼请求以要求被告提供与涉案商品有关的所有信息。在法律程序确定结束后，商标权利人提起了新的诉讼，要求被告必须告知其在任何时候储存、营销或进口的带涉案商标商品的来源和分销网络所有相关信息。该诉讼请求被驳回，理由是信息权的请求不能单独提出。

商标权利人提起上诉，捷克上诉法院要求被告向商标权利人提供所要求的信息。法院认为有关提供未主动透露的信息的诉讼也同样属于侵权相关的诉讼。

被告也提起上诉，最高法院发现在捷克国内法律的用词方面存在差异，改变了《指引

2004/48》和《指引》本身，即该国内法规定了“在侵权法律程序过程中”提出申请可以获得信息，但《指引2004/48》第8条(1)款的捷克语版本规定了成员国必须确保“与知识产权侵权法律程序相关”的信息被获取的可能性。并且，《指引2004/48》的不同语言版本之间也存在着差异。捷克最高法院于是请求欧盟法院做出初步裁决，《指引2004/48》第8条(1)款是否适用于以下情形：在诉称知识产权被侵犯的法律程序被确定终止后，申请人在另提起的其他法律程序中寻求侵犯该知识产权的商品或服务的来源和分销网络信息。

经过慎重考虑，欧盟法院发现提供信息的义务不仅要求知识产权侵权人承担，还要求第8条(1)款(a)到(d)项所指的“任何其他人”承担。此处其他人并不一定是知识产权侵权相关法律程序的参与人。这样的解释与《指引2004/48》的目的是一致的——使各成员国在知识产权维权方面的立法尽可能地互相接近，以确保在国际市场上实施高度、等效、同类水平的保护。为了保证保护的水平，必须使信息权在知识产权侵权为诉由的诉讼确定终止后另提起的法律程序中能够行使。

欧盟法院的裁决不仅为捷克法律提供了明确的指引，也同时适用于欧盟成员国中商标权利人在另提起的法律程序中要求法庭判令披露信息的情形。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

美国：以其他名字称呼的“PRIMROSE”（迎春花）还香吗？2016年12月27日，美国商标审判和上诉委

员会（以下简称“委员会”）的先例性裁决展示了委员会对在商标异议程序中以第三方的注册商标为证据的态度。

委员会发布了允许注册ROSE SENIOR LIVING商标的意见，该商标以标准形式的字母组成，其中“SENIOR LIVING”部分放弃“养老院”及其他服务。委员会以此驳回了商标PRIMROSE的注册人提起的异议。PRIMROSE商标以打印形式的字母组成，使用在“提供集中的、独立的和辅助的养老院”上。委员会判定两个商标不存在混淆性近似。

在裁决过程中，委员会发现申请人的服务和异议人的服务相同（至少部分相同），并推测两个商标均在相同的渠道、面向相同阶层的消费者使用。但是，委员会认为其他因素影响了对混淆性近似的判断，包括发音的具体差别、商标的含义、购买者服务以及近似的第三方商标。

就第三方商标而言，申请人引证了八个联邦注册商标、数个州级注册商标和无数个第三方网站，这些商标均由ROSE组成部分并使用在养老院和辅助生活设施服务上。申请人还提交了一份

养老院及保健服务行业咨询和市场调查方面的专家证词，称养老院经常使用近似的名称，并且有数十个养老院的名称中包含有“Rose”。申请人认为，该项证据证明异议人的PRIMROSE商标权利较弱，应当只得到窄范围的保护。

异议人认为，该项证据缺乏证明力，因为申请人并未提供销售、消费者认知或其他方面的证据以供委员会评估第三方商标在消费大众中的曝光程度。异议人引用了联邦巡回法院和委员会的裁定，认为仅凭第三方商标注册的存在，而无其他证据证明它们的实际使用，则证明力十分有限。见案例In re Mighty Leaf Tea, 601 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2010)。

委员会结合异议人的意见，对第三方注册商标证据进行了考量，指出异议人回避了“联邦巡回法院最近做出的关于此类证据证明力的声明”。委员会引用了联邦巡回法院最近做出的Jack Wolfskin Ausrüstung Für Draussen GmbH v. New Millennium Sports S.L.U. 797 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015) 案裁决以及Juice Generation, Inc. v. GS Enterprises LLC, 794 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2015) 案裁决。在这两个案件中，联邦巡回法院

表示对某个词的使用和注册的证据可以“从表面看即有力”，即使缺乏证明在公众中使用的范围和影响的证据。由于申请人提交了如此多的由“ROSE”组成的商标存在的证据，委员会认为异议人的商标应当只得到较窄范围的保护，因为消费者会注意分辨相关服务的商标之间的“细微差别”。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。法律与实践委员会公布的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。

供稿：Paul C. Llewellyn和Kyle D. Gooch，Kaye Scholer LLP，纽约州纽约市

校验：Kevin W. Grierson，Culhane Meadows PLLC，华盛顿特区

Llewellyn先生和Grierson先生是均为 《国际商标通讯》法律与实践——北美分会的成员。

翻译：徐欲晓 陈长杰 北京捷鼎知识产权代理有限责任公司

供稿：Thomas Mudd，Zeiner & Zeiner，捷克共和国布拉格

校验：Florian Traub，Squire Patton Boggs (UK) LLP，英国伦敦

《国际商标通讯》法律与实践——欧洲分会共同主席

翻译：徐欲晓 陈长杰 北京捷鼎知识产权代理有限责任公司

2017年6月24

INTA 活动日历将以下INTA活动纳入您的日程安排，及时了解最新的影响您商标的国内、

地区及全球问题。

2017年活动

9月28日 自由贸易区研讨会 迪拜

10月2–3日 拉丁美洲的变化发展格局 卡塔赫纳(哥伦比亚)

10月4日 自由贸易区研讨会 卡塔赫纳(哥伦比亚)

11月7–10日 领导力大会 华盛顿

11月29日 自由贸易区研讨会 德国柏林

11月30日–11月1日 本真品牌:纵观持续性, 德国柏林

责任感与诚信带来的震撼冲击力

如需了解关于INTA活动（包括国际圆桌会议、联谊招待会、电子学

习、学术竞赛等）的更多信息，请访问www.inta.org/programs

日期和主题可能更改。请联系meetings@inta.org，了解最新信息。

9月17–19日| 新奥尔良(美国路易斯安那洲)

商标管理员和从业人员会议TMAP 会议

请加入在新奥尔良举办的汇集了教育，社交并具启发性的三天会议！充分把握本次会议为商标管理员和年轻从业者所带来的机会。

• 10次教育讲座• 励志演讲嘉宾• 儿童趣味脚踏车（2017最新团队拓展活动）• 主题讨论• 迎宾招待会,社交茶歇，酒会及午餐会• 更多内容

立即注册！www.inta.org/2017TMAP

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