智慧財產權法 7 . 智慧財產權取得方式

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授課老師：謝 銘 洋 台灣大學法律學系教授 德國慕尼黑大學法學博士 美國哥倫比亞大學訪問學人 美國紐約 Fordham 大學訪問學人

智慧財產權法7. 智慧財產權取得方式

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美國非顯而易知性（ nonobviousness ）之判斷35 U.S.C. 103:The "person having ordinary skill in the art" standard (PHOSITA)

Graham 分析法1966 ， Graham v. John Deere Co.28

決定先前技術之範圍及內容確認先前技術與申請專利範圍之差異確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準考慮輔助判斷性因素

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TSM 測試法當所請求保護的發明可藉由結合兩個以上先前技術而推知時，為了避免該組合係起因於閱讀了所請求保護的發明之後所產生的後見之明聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 採取 "TSM test" ：教示 (teaching) 、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) ）若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則不得將專利標的認定為顯而易知的發明此一見解從嚴認定顯而易見性，使得專利取得較為容易

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KSR 案KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007)

專利權人 Teleflex 的技術是一油門 / 煞車踏板裝置，但是包含一可調式的踏板組件以及一踏板位置的電子感應器 KSR 是可調式的油門 / 煞車踏板組件的主要供應商，該組件可以和電子式控制的節流閥相配合，以裝設在某些車款的卡車Teleflex 在 2002 年 11 月於密西根聯邦地方法院提出專利侵權訴訟，控告 KSR 侵犯了其三件美國專利

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原告 Teleflex 的 6,237,565 號專利之申請專利範圍第 4 項「一支架固設於車體中；一可調整的踏板組樞設於支架上，其包含有 一可前後移動的踏板臂；一用以樞接踏板組及支架的樞軸，其具有一樞轉軸線；一電子控制裝置設於支架中； 其特徵在於，該電子控制裝置係用以反應該樞軸的動作而提供一訊號，該訊號對應於該踏板臂相對於該樞轉軸線所樞轉的位置，且當該踏板臂前後移動時，該樞軸位置不變。」

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密西根聯邦地方法院為有利於被告 KSR 之簡易判決。利用 Graham 法則，認為原告知專利權範圍過於寬廣以至於涵蓋到一些先前技術的組合，先前技術的教示與系爭專利請求項幾乎沒有差異，因而認定原告之專利權為顯而易知

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CAFC廢棄地院判決，只要有重要事實的爭點 ( 如專家提出的事證 ) ，就足以排除簡易判決進入一般判決。地院沒有嚴格執行 TSM 測試的判斷。因為地院並未能證明，對於一個尚未知道該發明內容的習知技藝人士而言，以他既有知識的特定了解或原則認知，就足以激發他把電子感應器接在 Asano 專利中支撐架上的動機。

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被引證的先前技術Asano 案：具有固定的樞軸點的可調式踏板結構Redding 案：樞軸點的位置可被調整的可調式踏板結構Smith 案：電子感測器設置在踏板結構的固定位置，以避免設在非踏板的支架上時磨損線路5241936 案：感測器裝設在樞軸點的踏板結構5385068 案：可組設在已知的、不同類型的踏板裝置上，並與電腦連結以控制油門的獨立的感測器模組雪福蘭公司技術：感測器模組臨靠近踏板地裝設在踏板支架上踏板被操作而轉動時與樞軸點彼此嚙合Rixon 案：可感知踏板位置的感測器組裝在踏板墊上以偵測踏板的位置

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聯邦最高法院Graham 判決提供了一種廣泛而有彈性的分析方法。任何在發明當時就已經存在的需求或問題，都可以提供為將原件組合的理由，所以不應侷限於專利權人所欲解決的特定問題。TSM 測試提供了一種有用的理解方式，但 CAFC 在適用上過於限縮與嚴格。分析不能僅侷限於形式化的“教示 -建議 - 動機”文字，或者是過度強調”已公開文件”及”已核准公告專利之明示內容”的重要性。不過， TSM 測試中的基本概念與 Graham 分析並無必然的衝突。

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KSR 案之影響KSR 案之前， CAFC實務適用 TSM 測試之方法過於嚴格，造成非顯而易知性的門檻相當低。KSR 案之後，非顯而易知性門檻提高，專利之取得較為困難一般而言，專利權人會希望對專利請求項之解釋範圍愈大愈好，以便可擴大專利權之範圍；但反之，若過大則將導致容易找到先前技術來挑戰新穎性及非顯而易知性，對專利權人反而不利

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四、必須具有產業上可利用性不具備之情形：

非可供營業上利用之之發明實際上顯然無法實施之發明未充分揭露，屬於專利法第 26條第 2 項之問題

發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

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建立專利分佈圖避免侵權避免投資浪費

有效利用各國專利資料庫吸取技術新知，提昇技術水準縮短研發時程建立智慧財產權管理制度

善用智慧財產權提升競爭力

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仔細查證要求對方提出相關資料詳細比對專利權範圍設法撤銷對方專利

外商之專利侵害訴訟與權利金追索

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雙方締約地位不平等專利權人享有優勢之締約地位 聯合授權（ patent pool ）之締約地位更為強勢 被授權人為取得授權往往被迫妥協

不當收取權利金可能違反競爭法

外商追索權利金─ 專利授權合約的問題

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發明專利（新法第 24條）動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。妨害公共秩序、善良風俗者。

不受專利法保護者

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新型專利（新法第 105條）妨害公共秩序、善良風俗或衛生者新式樣專利（新法第 124條）純功能性之物品造形。純藝術創作。積體電路電路布局及電子電路布局。物品妨害公共秩序或善良風俗者。

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微生物新品種 ─ 專利權植物新品種 ─ 新品種權（植物品種及種苗法）動物新品種？以上各種新品種的育成方法 ─ 專利權

生物技術之專利保護

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Dimand v. Chakrabarty （ 1980 ）Chakrabarty 博士藉由基因科技製造出一種可降級分解 (degradation)石油之細菌，並以三種形式之申請專利範圍向專利商標局申請專利其中兩種屬方法形式之申請專利範圍該細菌的製造方法與利用該細菌降級分解石油的方法，第三種形式之申請專利範圍係就該細菌本身：『 7. 一種假單細胞屬 (Pseudomonas) 之細菌，其包含至少兩個穩定產生能量之質體(plasmids) ，每一該質體提供個別之碳氫降級分解途徑』

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USPTO

該細菌屬自然產物且該細菌屬生物已逾越專利法一 O 一條所欲規範者，核駁關於該細菌之申請專利範圍請求項聯邦最高法院

以改變基因的方式所製得之生物，係屬專利法所列「物品 (manufacture) 」或「組成物 (composition of matter) 」者，為可予專利保護之標的。綜專利法並無任何法條將生物摒除於專利保護之列最高法院更進一步指出「在太陽底下由人所製造的任何事物 (everything under the sun that is made by man) 」均可做為實用專利 (utility patent) 之申請標的。

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微生物新品種微生物新品種之保護已經為國際上相關規範所肯認 TRIPS 明文承認對微生物之保護 歐盟「生物技術發明法律保護指令」未將微生 物排除於專利保護之外 我國專利法於民國八十三年修正時，開放微生物新品種之專利

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動、植物新品種TRIPS 容許各會員國將動物與植物排除於專利保護之外 ，但要求各會員國應規定以專利法、或單獨立法或前二者組合之方式給予植物品種保護 歐盟「生物技術發明法律保護指令」排除動物與植物品種（ varieties ）之可專利性 我國動、植物新品種，現行法亦都不具有可專利性

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保護植物新品種之特別規範歐洲 1994 「共同體植物品種保護規範」 「植物新品種保護國際聯盟」 （ UPOV ） 1968 生效，主要有 1978 、 1991 版本 美國保護方式有三： 1. 植物專利法 （ The Plant Patent Act ，在於保護無性繁殖之植物品種， 2. 植物品種保護法 (The Plant Variety Protection Act) ，主要在於保護有性繁殖之植物品種， 3. 實用植物專利（ Utility Plant Patents ），開放植物可申請實用植物專利 我國：植物品種及種苗法

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動物新品種受保護之情形基因轉殖技術之「哈佛鼠」美國於 1988 年給予專利；加拿大聯邦法院於 1998 以其欠缺可重複實施性，而拒絕給予專利； 1992 取得歐洲專利，但受歐洲議會之強烈反對歐盟「生物技術發明法律保護指令」明文規定動、植物品種（ plant and animal varieties ）不得取得專利，但承認動物或植物之發明，如果在技術上該發明之實施，並不以特定之植物品種或動物品種為限時，則得給予專利

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育成方法之保護TRIPS ：各國就「主要以生物之方法」（ essentially biological processes ）所為之動物或植物育成方法，得不予專利，反之，如果是非生物或微生物方法（ non-biological and microbiological processes ）所為之育成方法，則應為專利保護之客體 歐盟「生物技術發明法律保護指令」排除「主要以生物之方法」（ im wesentlichen biologische Verfahren ）所為之植物或動物之育成方法之可專利性（第五十三條 b 款）；但非生物之育成方法、微生物之育成方法與藉由微生物方法而得到之產物，均具有可專利性 基因技術之方法應非屬於生物方法，具有可專利性

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生物物質之保護美國被分離或提煉出之自然產物，具有可專利性，就新穎性之要件而言，所謂「新」並不表示該物質不能原先存在，因此未知但原已存在之自然產物，仍然具有可專利性歐盟「生物技術發明法律保護指令」規定，生物物質（ biological material ）縱使原先就存在於自然界，如果其被從自然環境中分離出來 (isolated) ，或是以技術方法製造出來，都有可能成為發明而取得專利保護，然而其仍然必須具備新穎性、進步性與產業上之利用性

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基因序列之保護歐盟「生物技術發明法律保護指令」欲取得專利保護，亦必須具備新穎性、非顯而易見性、產業上之利用性等要件 單純發現人類之元素（ elements ），包括基因序列或部分序列（ the sequence or partial sequence of gene ）尚無法取得專利但若該人類元素或基因序列係被從人體分離出來，或經由生物技術所製造出來者，則具有可專利性，但專利申請時，必須說明其產業上之利用性 只是單純之 DNA序列而未指明其功用，由於並不包含有任何技術上之資訊，因此並不具有可專利性

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利用生物技術開發之醫藥品或生物晶片原則上均具有可專利性惟有關基因療法，如果其只是單純涉及治療之方法，TRIPS規定各會員國對於人類或動物疾病之診斷、治療及手術方法，得不予專利

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人類基因圖譜人體基因圖譜草圖於 2000.6 由「人類基因組計劃」（ Human Genome Project, HGP ）科學家與賽雷拉基因科技公司（ Celera Genomics ）公佈宣布完成美英聯合宣布應該開放人體基因圖譜定序應不可給專利

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我國生物技術產業發展應有之智慧財產權策略我國政府已將生物科技列為我國十大新興科技產業，每年將籌措一百億元的經費，全力進行科技產業的開發 應揚棄其他產業代工之作法應致力於提升研發能力，以掌握關鍵性技術，並取得智慧財產權保護 智慧財產權的保護，仍應重視有關公眾健康、安全、環境保護、生物多樣性、道德等規範，以人類社會之永續生存發展為最高目標

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基因轉殖技術方法─ 專利權DNA序列─ 專利權生物晶片 ─ 專利權醫藥品 ─ 專利權幹細胞─ 專利權，但未經修飾之幹細胞專利不得核予專利 基因圖譜？

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相較於其他財產權，專利法制特別重視倫理道德考量歐盟 98/44 「生物技術發明法律保護指令」承認生物物質之可專利性 生技發明之商業應用（ commercial exploitation ）違背公序良俗者，應視為不具可專利性

生物技術專利之倫理道德考量

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（ 1 ）人類無性繁殖技術（ processes for cloning human beings ）：諸如複製人技術 。（ 2 ）改變人類生殖系之遺傳特性的方法（ processes for modifying for the germ line genetic identity of human beings ）：只有不改變基因特性之轉殖技術，始在專利權保護之列。

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（ 3 ）為產業或商業目的之人類胚胎利用（ uses of human embryos for industrial or commercial purposes ）：因而以墮胎所產生材料為基礎，所製造之醫藥品，亦不具有可專利性 。（ 4 ）改變基因本質過程對動物產生痛苦與其所帶來的醫藥價值不相當者。