bij De Industriële Eigendom UT:

Album Amicorum voor Sonja Boekman

16 januari 1997

1

16 januari 1997, 65e jaargang, nr. 1 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Redactie: mr. S. Boekman, prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser en prof. mr. D.W.F. Verkade. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Tclefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55. Postbank gironr. 17 300. ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Mr. S. Boekman verlaat de redactie.

Dit nummer van het Bijblad is gewijd aan Sonja Boekman, die - in 1962 tot de redactie van het Bijblad toegetreden - gedurende niet minder dan 34 jaren met veel toewijding aan de regelmatige verschijning van dit blad heeft bijgedragen. Nu zij de tijd gekomen acht om uit de redactie te treden, mag naar de mening van haar mede-redacteuren niet met een enkele korte mededeling daarvan wor­den volstaan, maar dient aandacht te worden geschonken aan en haar dank te worden gebracht voor al hetgeen zij als redacteur voor het Bijblad heeft gedaan. Vandaar dit nummer, waaraan niet alleen haar mede-redacteuren hebben bijgedragen maar tot hun voldoening ook vele anderen, die haar veelal op het terrein van de industriële eigendom zijn tegengekomen of haar door lezing van het Bijblad hebben leren kennen.

Wat "onze Sonja" - want dat is zij voor haar mede-redacteuren - voor ons blad heeft gedaan, is niet gering. De vele artikelen, annotaties en boekbesprekingen van haar hand, die in ons blad zijn verschenen, laten daarover geen twijfel bestaan. Maar er is méér, en in de ogen van haar mede­redacteuren niet minder belangrijk. Dat is de wijze waarop zij tijdens de vergaderingen van de redac­tie heeft deelgenomen aan de vaak vurige gedachtewisselingen, waartoe te publiceren artikelen of beslissingen aanleiding gaven. Haar interventies waren altijd to the point en praktisch van aard, maar ook getint met humor. Mede daaraan is het te danken dat tijdens haar "regime" de redactievergade­ringen gekenmerkt werden door die ongedwongen, vriendschappelijke sfeer die het bijwonen van die vergaderingen voor haar mede-redacteuren tot een waar genoegen maakte. Aan die periode is nu een einde gekomen, maar de herinnering daaraan blijft, naar wij hopen ook voor Sonja. Dat dit nummer van ons blad daaraan moge bijdragen is de wens van de redactie.

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 65e jaargang Nr. 1 Blz. 1-64 Rijswijk, 16 januari 1997

2 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

Inhoud

Mr. S. Boekman verlaat de redactie, blz. 1.

Artikelen.

Prof. mr. CJ.J.C. van Nispen, Sonja Boekman, blz. 3-5.

Mr. E.J. Arkenbout, De handelsnaam na het jaar 2000, blz. 6-9.

Mrs. J.C. Binnerts en AJ. Tekstra, Het grenzeloze IE? blz. 9-10.

Mr. Th.R. Bremer, Handhaving van industriële eigendomsrechten vanuit internationaal perspectief, blz. 10/3.

Prof. mr. J.J. Brinkhof, De voor- en nadelen van een Ferrari, blz. 14/6.

Prof. mr. C.J.H. Brunner, Het recht op de naam en de handelsnaam, blz. 16/8.

C. Dejonge, Essai de phraséologie comparée des versions néerlandaise et francaise des arrets de la Cour de Justice Benelux, blz. 19-23.

Prof. mr. Ch. Gielen, Algemeen Belang: Criterium voor dwanglicenties bij biotechnologische innovatie, blz. 23/6.

Dr. J.H.J. den Hartog, Partiële Nietigheid van een octrooi. Kanttekeningen bij Spiro Research/Flamco, blz. 27/8.

Mr. G.J.J. Heerma van Voss, De werknemer als uitvinder, blz. 29-32.

Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Waarom bescherming, en waarom zoveel soorten? blz. 33/5.

Mr. W.C. van Manen, Knipselkunst- en vliegwerk, blz. 36/8.

Prof. mr. M.R. Mok, Uitputting van exclusieve rechten in het bijzonder merk- en naburige rechten, blz. 39-42.

Mr. E.A. Mout-Bouwman, Droit au respect: Kind van de redelijkheid, blz. 43/4.

Mr. P. Neleman, Mr. S. Boekman: Rechter in het Benelux-Gerechtshof, blz. 45/6.

Prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Bescherming van bekende merken, blz. 47/9.

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Kwade trouw kan men niet overdragen. Een hommage aan Boekman en enige "handelsnaamrechtelijke" bedenkingen bij het RIVEL-arrest, blz. 50/2.

Mr. P.J.M. Steinhauser, Het vrijmerk, blz. 53/4.

Mr. L. Strikwerda, Is de "marktregel" nodig? blz. 55/7.

Prof. mr. D.W.F. Verkade, Bescherming van buitenlandse handelsnamen en diensten, blz. 58-60.

Bibliografie.

Bibliografie van Sonja Boekman, samengesteld door mr. drs. J.H. Geselschap, blz. 61/4.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 3

Artikelen

SONJA BOEKMAN.

Prof. Mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Sonja Boekman werd op 29 december 192,1 te Hilver­sum geboren. Zij had twee oudere broers en zou later nog een zusje krijgen. Haar vader was - zoals het toen in gangbare taal nog heette - koopman, en zakelijk ging het hem doorgaans voor de wind. Sonja bezocht het Montessorilyceum te Amsterdam en verwis­selde dit aan het begin van de zesde klas voor het Kennemer-lyceum te Haarlem om eindexamen gymnasium te kunnen afleggen. Dat eindexamen behaalde zij in de zomer van 1939, een periode waarin het oorlogsgevaar in Europa steeds drei­gender werd. Sonja's vader vreesde dat dit gevaar ook Neder­land zou treffen en voorzag wat dat voor een joodse familie zou kunnen betekenen. Hij week daarom diezelfde zomer met zijn gezin uit naar de Verenigde Staten. De oudste (reeds getrouwde) zoon bleef achter; deze zou in het verzet omko­men.

2. Sonja kwam terecht op het Huntercollege te New York City. Zij leerde er uiteraard vloeiend Engels. Verder bekwaamde zij zich in het Urdu (Hindoestani) en ook heeft zij naar eigen zeggen op dat college leren schrijven. En schrijven kan ze; ik zal haar daarom hierna graag een paar keer citeren. Na het behalen van haar bachelor's degree gaf Sonja een tijdje in het Amerikaanse leger les in het Urdu, maar zij wilde -anders dan de rest van haar familie - niet in Amerika blijven.

3. In de lente van 1944 meldde zij zich als één van de eer­sten aan voor het juist opgerichte Vrouwenkorps van het Ko­ninklijk Nederlandsch-Indisch leger. Het recruteringsbureautje was gevestigd aan het Rockefeller Plaza te New York.1) Na een training van enige weken in Fort Oglethorpe (Georgia) scheepte Sonja zich in augustus 1944 met de eerste lichting van het Vrouwenkorps in voor de reis naar Brisbrane, Austra­lië. Daar volgde zij de halfjarige Nica (Netherlands-Indies Civil Administration)-opleiding, bedoeld om mensen op te lei­den die achter het invasieleger aan in Indië een bestuurs­structuur zouden moeten opzetten. Sonja was de enige vrou­welijke en veruit de beste leerling. Tijdens die Nica-opleiding kwam zij voor het eerst in aanraking met het recht als studie­vak.

In september 1944 werd zij overgeplaatst naar Morotai, een eiland ten noordoosten van Celebes. Zij kreeg de leiding over een KDP (kantoor displaced persons)-kamp met zo'n 200 vrou­wen en kinderen, ex-geïnterneerden uit Menado, die in af­wachting waren van hun evacuatie. Onder de tropenzon van Morotai rijpte het plan om in Leiden rechten te gaan studeren. Toen het dienstverband van de adjudant-onderofficier Boek­man na twee jaar was afgelopen, wist zij een plaatsje te bemachtigen op een evacuatieschip, de Tegelberg, dat haar naar Holland bracht.

4. Sonja kwam in Leiden aan in de zomer van 1946. Zij werd lid van de W S L en het dispuut "Madame de Staël" en betrok een kamer in het huis van de bekende repetitor Romeins recht Witkam, Rapenburg 7.

Zij studeerde snel, vervelend als zij het vond om op haar leeftijd nog financieel van haar vader afhankelijk te zijn. In december 1949 deed Sonja doctoraal examen.

'') Bevrouwd door mr. C. Beukema toe Water-Gelderman (later: Blom-Gelderman) die mij de gegevens verschafte over Sonja's militaire loopbaan.

Tijdens haar studie is zij het meest beïnvloed door prof. mr. R.P. Cleveringa, die handels- en burgerlijk procesrecht doceerde. Hij maakte haar als studente al het wezenlijk belang van het procesrecht duidelijk. Ook vatte zij toen al belangstel­ling op voor de intellectuele eigendom. Met name kreeg zij een zwak voor de auteur. Het octrooirecht daarentegen heeft haar nimmer kunnen boeien.

5. Sonja wist zeker dat zij de advocatuur in wilde maar het vinden van een plaats was toen moeilijk, zeker voor een vrouw.2) Niettemin slaagde zij er na ruim een halfjaar sollici­teren in te worden aangenomen bij het kantoor van mrs. Veen­hoven en Pot te Haarlem. Zij werd beëdigd op 22 augustus 1950 en zou ruim 33 jaar in Haarlem op het tableau staan. Na enkele jaren stapte zij over naar het kantoor van mrs. Rutgers en Jonker, waar zij compagnon werd. Beide kantoren zijn tien jaar geleden gefuseerd en het geheel heet nu Pot Jonker Hoo-gendoorn, advocaten & notarissen.

6. Tegelijk met de advocatuur begon zij aan haar proef­schrift, gewijd aan de handelsnaam, het achterblijvertje van de intellectuele eigendomsrechten (ipsa dixit; BIE 1990, blz. 342). Op 2 mei 1956 promoveerde zij hierop cum laude te Leiden.3) Promotor was Cleveringa.

In haar dissertatie pleitte Sonja voor de erkenning van een subjectief recht op de handelsnaam en de vrije overdraagbaar­heid daarvan, voor de schrapping van de verzoekschrift­procedure ex artikel 6 Handelsnaamwet en voor beperking van de actiebevoegdheid van de Kamers van Koophandel ex arti­kel 6a tot de gevallen van artikelen 4 en 5b Handelsnaamwet.

In zijn recensie in het Bijblad merkte J.G. Buddingh de Voogt op: "Jeugdige schrijvers kunnen zich dikwijls met be­staande regelingen en gangbare opvattingen niet verenigen, doch Mr. Boekman behoort niet tot deze categorie; dit getuigt van haar bezonnenheid, en ook voor onze wet op de Handels­naam".4)

7. De kritische aandacht in haar dissertatie voor de request-procedure ex artikel 6 Handelsnaamwet verklaart wel waarom Sonja door het bestuur van de Nederlandse Juristenvereniging werd gevraagd (samen met prof. mr. A.P. Funke) die vereni­ging in 1961 te adviseren over het onderwerp "Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent de gevallen waarin de

2) Hoe moeilijk voor een vrouw, kan men achteraf slechts bevroeden indien men leest wat twint ig jaar later mr. Ed. Em-mering schrijft in "De advocatuur, een gids voor recht en prak­tijk" (2e druk, 1969), blz. 42-43 over "het probleem van dé vrouw in de advocatuur": "De advocatuur is in principe voor de vrouw geen geschikt beroep. (...) Voor familierechtelijke problemen zijn de vrouwelijke advocaten inderdaad de beste raadgevers, maar het aantal gevallen waarin problemen voor­komen welke een vrouwelijke advocaat beter zou kunnen be­handelen dan de mannelijke dito, is te gering om daarop een praktijk te kunnen opbouwen", enz.

3) Haar proefschrift was niet haar wetenschappelijk de­buut; dat was, voor zover ik heb kunnen nagaan, haar artikelenserie over "Titels van kranten en ti jdschriften" in WPNR nrs. 4372-4374 (november 1954). Daarover gaat ook één van haar eerste noten in het Bijblad, onder Pres. Arnhem 21 november 1962, BIE 1963, blz. 143 (nr.61).

4) BIE 1957, blz. 24-25. Verdere recensies: H.F.W.D. Fischer, NJB 1956, blz. 556-557; W.C.L. van der Grinten, De Naamloze Vennootschap jg. 34, blz. 183; A. Wendels, AA 1957, blz. 154.

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

civiele requestprocedure moet worden gevolgd, en zo ja, welke?".5)

Ik kan niet nalaten hier de verstandige woorden aan te halen die zij schreef aan het slot van haar preadvies en die sedertdien aan actueel belang niets hebben ingeboet: "De wet­gever schijnt het idee te hebben, dat de requestprocedure een vereenvoudigde vorm van de gewone procedure is, even deug­delijk doch alleen wat minder formeel, minder ingewikkeld, sneller en goedkoper. Dat tegenover de voordelen van snelheid en afwezigheid van formaliteiten niet geringe nadelen staan, dat de gewone procedure meer zekerheid geeft en minder kans op processuele ongelukken, betere waarborgen biedt voor een juiste beslissing en in het algemeen een ander karakter heeft, schijnt hem te ontgaan (...). Het ware gewenst, dat de wetge­ver zijn opvattingen omtrent de requestprocedure zou wijzigen en dat hij zich zou realiseren dat de gewone procedure voor alle gevallen, dat tussen twee of meer personen een geschil bestaat of kan bestaan in principe de aangewezen weg is. Wil men van deze weg afwijken, dan moeten daarvoor deugdelijke redenen aanwezig zijn."5)

De verzoekschriftprocedure is Sonja's kritische aandacht blijven houden. Ik verwijs naar haar klassieke opstel "Het pro­cesrecht van de rekestprocedure als gevormd door de Hoge Raad" in de Haardt-bundel7) en haar onlangs verschenen mo­nografie "De verzoekschriftprocedure".8)

8. In januari 1962 meldde het Bijblad dat het de redactie verheugde "dat Mejuffrouw Mr S. Boekman, advocate te Haar­lem zich bereid heeft verklaard tot de redactie toe te treden".9) Zij was de eerste, en tot nu toe enige, vrouwelijke redacteur van dit blad. Vierendertig jaar heeft zij deel uitgemaakt van de redactie, de laatste tien jaar als "oudste in rang". Voor een overzicht van de noten, boekbesprekingen en artikelen die Sonja aan het Bijblad heeft bijgedragen, verwijs ik naar de bibliografie elders in dit nummer. Haar noten en artikelen zijn merendeels gewijd aan problemen in en rond het handelsnaam­recht, in haar boekbesprekingen waaiert zij uit over het hele terrein van de intellectuele eigendom, het mededingingsrecht en de rechtshandhaving.

Sonja was een trouw bezoekster van de redactievergaderin­gen. Zij gaf haar mening zoals zij schrijft: kort en zakelijk. Soms was die tegendraads; zo heeft zij nooit warm kunnen lopen voor consumentenbescherming. Zie bijv. BIE 1981, blz. 92: "aangezien sommige redactieleden tegen misleidende re­clame zijn (waarom eigenlijk, is niet misleidende reclame de aardigste reclame?)..." Ook de gedachte om het recht inzake de ongeoorloofde mededinging mede te doen strekken ter be­scherming van de consumenten kon haar niet bekoren: "Ik ben en blijf zo vrij hier een vraagteken bij te zetten (het doet mij altijd denken aan het argument van liefhebbers van de jacht, dat het object van de jacht daarmee zo gebaat zou zijn)".10)

9. In 1977 verscheen de tweede druk van De handelsnaam in de serie Recht en praktijk. Zoals Verkade in zijn recensie con­stateerde kan men beter van een nieuwe uitgave dan van een tweede druk spreken.11)

In het boek is een nieuw hoofdstuk 6 opgenomen, "Han­delsnaam en merk". Artikel 10 Merkenwet 1893, dat de posi­tie van de oudere handelsnaamgebruiker tegenover het jongere

s) Zie voor haar preadvies H/VJV19611, blz. 95-151 en voor haar antwoord aan de vergadering HNJV 1961 II, blz. 32-43. De preadviezen werden besproken door W.L. Haardt, NJB 1961, blz. 501-506. Haardt zou later vele jaren één van haar mederedacteuren van het Bijblad zijn en zij zou hem opvolgen in de Hoge Raad.

6) HNJV 1961 I, blz. 141-142. 7) Een goede procesorde. Opstellen aangeboden aan Mr.

W.L. Haardt (1983), blz. 35-45. 8) De verzoekschriftprocedure (1996), serie Civiele proces­

praktijk deel 7. 9) Op de voorpagina van het jaarlijkse Bijbladregister ver­

dween "Mej . " pas in 1986. 10) De handelsnaam (1977), blz. 62. 11) BIE 1978, blz. 254-258.

merk waarborgde, was bij de invoering van de Benelux-Merkenwet in 1971 verdwenen en de schrijfster vroeg zich af welke criteria de rechter bij een actie uit onrechtmatige daad zou toepassen. Met die criteria is het wel meegevallen, maar de handelsnaam was stiefmoederlijk behandeld. Bij de invoe­ring van het dienstmerk in 1987 zou dit zich herhalen, zoals Sonja zelf in BIE 1987, blz. 186 spijtig vaststelt.

10. Het redacteurschap van dit blad was niet haar enige activiteit naast de advocatuur. Zo was zij ruim twintig jaar rechter-plaatsvervanger in de Haarlemse Rechtbank. Zeer ac­tief was Sonja in de balie, zowel locaal als landelijk. Onder meer was zij lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (1965-1968) en maakte zij deel uit van de commissie burgerlijk recht van de Orde (1970-1983) en van diverse specifieke commissies, o.m. als voorzitter van de in 1971 ingestelde studiecommissie rechtsbijstand aan on- en minvermogenden12) en als lid van de gecombineerde commis­sie van de Orde en de rechterlijke macht voor het ontwerp-bewijsrecht.13) Haar activiteiten binnen de Orde vonden hun bekroning in het decanaat van de Haarlemse balie (1977-1982). Sonja was de eerste vrouwelijke deken in Nederland. Haarlem zou later ook de primeur van een vrouwelijke Rechtbankpresident leveren.

11. Maar eerst en vooral was Sonja advocaat, en wel van de klassieke soort, een generalist die civiele en strafzaken deed, betalende zaken en pro deo-echtscheidingen, wars van specialisatie en commercialisering. Zij had "mooie cliënten", zoals het (voormalige) Sint-Elisabeth- of Groote Gasthuis in Haarlem14) en de Luchthaven Schiphol,15) maar hield een open oog voor de underdog en was bereid zo nodig veel energie te steken in zaken die niets opleverden maar waarin "recht" moest geschieden.

12. Over haar advocatenjaren heeft Sonja twee artikeltjes geschreven,16) uit elk daarvan hier een citaat:

"Terugziend op 33 jaar advocatenpraktijk vind ik mijn werk in echtscheidingen niet het leukste gedeelte - geef mij maar een aardige handelsnaamzaak of een interessant contract - maar wel dat deel van mijn praktijk waar ik vermoedelijk het meest reële bijstand aan cliënten heb gegeven en ook dat deel van de praktijk waaruit ik met vele cliënten nog jarenlang ban­den heb gehouden".17)

"(...) U ziet, ik weet prima hoe het in de advocatuur alle­maal moet. Doe ik het dan ook zo prima? Wel neen, de pres­tatie blijft ver achter bij de conceptie. Als ik zo eens terug zie, dan zie ik een hele kudde geschoten bokken, hele stapels zaken die veel te lang zijn blijven liggen, vele plekken waar ik op een bepaald moment door de grond ben gegaan van ellende. Als ik er goed over nadenk is het eigenlijk een afschuwelijk vak.

12) Deze commissie heeft in december 1972 een interim­rapport (De kosteloze rechtsbijstand in Nederland) en in 1975 een vervolgrapport (Van kosteloze rechtsbijstand naar gefi­nancierde rechtshulp) uitgebracht. De rapportage was een waardevolle bijdrage aan de discussie binnen en buiten de balie omtrent de sociale rechtshulp.

13) Het idee voor de partijgetuige komt uit Sonja's koker en heeft uiteindelijk geleid tot de regel van art. 190 Rv.

14) In haar bibliografie komt ook een artikel voor over juri­dische aspecten van de melding van fouten, ongevallen en near-accidents in het ziekenhuis, Tijdschrift voor Gezondheidsrechf\S78, blz. 177-183.

15) Zo trad zij voor Schiphol op in de zaak tegen Hans Koet­sier, Hof Amsterdam 16 juni 1977, BIE 1978, blz. 124 (nr. 27), NJ 1978, 218, Auteursrecht 1978, blz. 30; zie over het belang van die zaak Verkade-Spoor, Auteursrecht(1985), blz. 255-256.

16) Van binnenuit gezien, in Beeld en Tegenbeeld van de advocatuur, 25 jaar Nederlandse Orde van Advocaten. Jubileumnummer Advocatenblad 1977', blz. 11-13 en Drieën­dertig jaar echtscheidingspraktijk, Advocatenblad 1984, blz. 163-164.

" ) Advocatenblad 1984, blz. 164 r.k.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1

Altijd vliegen en draven, altijd achterstand, altijd praten over dingen waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Maar dan komt er ineens weer een cliënt met zo'n gek verhaal en zo'n gek probleem ... en dan is alle narigheid weer vergeten".18)

Het beeld dat zij hier van zichzelf als advocaat schetst is uiteraard door een overdosis aan bescheidenheid verwrongen. Haar toenmalige kantoorgenoten beschrijven haar als een ad­vocaat die met haar theoretische kennis van het recht, scherpe kijk op mensen en grote werkkracht de spil van het kantoor vormde en ook een uitstekend opleidster van de jongeren was. Zij lette op alles wat in kantoor omging. Alleen de financiële kant liet zij aan anderen over want die vermocht haar niet zo te boeien.

13. Eind 1978 verscheen Sonja op de voordracht van de Hoge Raad. Aan lokroepen uit de universitaire wereld had zij altijd weerstand kunnen bieden, maar het lidmaatschap van 's lands hoogste rechtscollege was een zo fraai fin-de-carrière dat zij de advocatuur daarvoor opgaf. Na de beëindiging van haar decanaat trad zij toe tot de Hoge Raad. Zij kwam na haar installatie op 1 november 1983 direct in de Eerste (burgerlijke) Kamer ("Bij mijn kennismakingsgesprek heb ik zachtjes laten vallen dat ik misschien te oud was om het belastingrecht nog te leren; ik wist dat dit argument enig gewicht had.)"19) en zou daarin blijven tot haar pensionering eind 1991.

Van de overstap uit de advocatuur naar de Hoge Raad heeft Sonja zich rekenschap gegeven in haar bijdrage aan "De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988 Een portret", blz. 277-284. Een citaat: "Mis je als ex-advocaat de cliënten? Ja en neen (een echt advocatenantwoord, het is wel waar maar je hebt er niets aan). Als men van de advocatuur heeft gehouden - en ik meen te mogen stellen dat ieder die de advocatuur is blijven uitoefenen tot het moment van de overstap naar de Hoge Raad van de advocatuur moet hebben gehouden -, dan kan het haast niet anders of men heeft ook gehouden van het contact met de cliënten. Van hen komt de stimulans om te denken, de prikkel om te werken, het avontuur, de sterke verhalen, en niet in de laatste plaats het brood op de plank en de waardering (lieve brieven, presentjes, zelf gemaakte kerstkaarten) die het leven van een advocaat veraangenamen. Van hen komt echter ook de pressie, het gezeur, de (helaas niet altijd onterechte) verwijten, die leiden tot schuldgevoelens en onderbroken slaap, nagelbij­ten, excessief roken en andere slechte gewoonten, zoals het niet beantwoorden van de telefoon. Het ene aspect mist men, het andere mist men als kiespijn. Naar welke kant de balans doorslaat valt niet precies aan te geven, misschien zal het wel bij ieder verschillend zijn. In het begin is het dacht ik voor ieder een opluchting, na enige tijd gaat men de mensen meer missen."

14. Ook als lid van de Hoge Raad had Sonja neven­activiteiten.

Zij trad toe tot het Benelux-Gerechtshof, de hoogste rech­ter voor onder meer merk- en modelzaken, en voor dwangsom­kwesties. Over haar ervaring met de Benelux-Merkenwet be­zien vanuit het oogpunt van het Benelux-Gerechtshof schreef zij in de jubileumbundel van het Benelux-Merkenbureau.20)

Voorts werd zij plaatsvervangend lid (1984), lid (1985) en tenslotte plaatsvervangend voorzitter (1986-1992) van het Hof van Discipline, de hoogste rechter in advocatentuchtzaken. De tuchtrechtspraak heeft haar met name de laatste jaren stof tot overpeinzing gegeven. Kort na haar vertrek uit het Hof van Discipline publiceerde zij het thans leidende werk op dit ge­bied, "Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van

18) Jubileumnummer Advocatenblad 1977', blz. 13. 19) Citaat te vinden in F. Bruinsma, Cassatierechtspraak in

civiele zaken (1988), blz. 80. 20> 1/4 Eeuw Benelux-Merkenrecht (1996), blz. 55-61.

het Hof van Discipline". Ook haar bijdragen aan de bundels voor Van Boeschoten21) en Brunner22) waren gewijd aan tucht­rechtelijke onderwerpen.

Zij was tenslotte - maar vele andere functies laat ik hier ongenoemd - lid (en bleef dit tot 1 januari jl.) van de Advies­commissie Burgerlijk Procesrecht, die de minister adviseert over voorgenomen wijzigingen in het burgerlijk procesrecht, zoals de vernieuwing van het arbitragerecht en de herziening van Boek I.

15. Het geheim der raadkamer belet om Sonja's invloed als lid op de rechtspraak van de Hoge Raad vast te stellen. Zij heeft zelf eens een tipje van de sluier opgelicht in een inter­view met Vrij Nederland, kort voor haar aftreden. In het Harmonisatiewetarrest had de Hoge Raad de rechter niet be­voegd geacht om een formele wet te toetsen aan het statuut of ongeschreven rechtsbeginselen, maar ook niet kunnen nalaten op te merken dat de betrokken wet in strijd kwam met het rechtszekerheidsbeginsel.23) Sonja daarover: "Over dit soort opmerkingen, obiter dicta, kun je van mening verschillen. We hebben er lang over gesproken of die zin erin moest of niet. Ik hou er nooit zo erg van. Het is als de schoolmeester die een grapje maakt terwijl niemand iets terug kan zeggen. Het was een belangrijke zaak. Zo belangrijk dat niet alleen de vijf raadsheren die de beslissing moesten nemen naar de zaak heb­ben gekeken. We hebben er met zijn allen over gediscussieerd. Het was duidelijk: we waren niet enthousiast over de wetge­ving. Aan de andere kant leefde ook het gevoel van: jongens, het is reuze vervelend als de Kamers en de regering het niet goed doen, maar wij zijn in een geval als dit geen substituut­wetgever".24)

In hetzelfde vraaggesprek liet zij zich ook uit over haar medeleden in de Hoge Raad: "Er zijn veel gezelschappen waarvan ik me afvraag hoe ze zouden zijn geweest tijdens de oorlog. Aan de leden van de Hoge Raad zoals die nu is samen­gesteld, heb ik nooit getwijfeld. In andere gezelschappen wordt bijvoorbeeld nog wel eens een verhuld antisemitische opmer­king gemaakt. Daar ben ik erg gevoelig voor. Leden van de huidige Hoge Raad zullen dat nooit doen. Ze deugen."25)

16. Na haar afscheid van de Hoge Raad per 31 december 1991 werd Sonja publicitair weer actief. Genoemd zijn al haar boek over het huidige advocatentuchtrecht uit 1993 en de monografie over de verzoekschriftpro-cedure uit 1996. Verder is zij betrokken bij de beroepsopleiding voor advoca­ten; in het zogenaamde introductieblok wordt aandacht besteed aan de Gedragsregels door het tonen van de videofilm "Wat een advocaat betaamt"; daarin geeft Sonja uitleg omtrent het tuchtrecht. Ook is zij nog elke week een dag op haar oude kan­toor, waar zij fungeert als vraagbaak voor de jongeren. Au fond is zij altijd advocaat gebleven.*)

's-Gravenhage, 14 november 1996.

21) Motivering van beslissingen in het tuchtrecht van de vrije beroepen, in Gemotiveerd gehuldigd, opstellen aange­boden aan Mr. CD. van Boeschoten (1993), blz. 173-186.

22) De "redelijke termi jn" in het tuchtrecht van de vrije beroepen, in CJHB, Brunner-bundel, opstellen aangeboden aan Prof. Mr. C.J.H. Brunner (1994), blz. 1-8.

23) HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 (MS), rov. 3.1. 2*) Vrij Nederland! november 1991, blz. 47. 25) Idem, blz. 50.

*) Mijn dank voor verkregen inlichtingen en hulp bij het schrijven van dit artikel gaat uit naar mr. CE. Heerma van Voss-Loeb, mr. C. Blom-Gelderman, jhr. mr. W. van Nispen tot Sevenaer, mr. Th.J. Douma en mr. E.E. Minkjan.

6 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

De handelsnaam na het jaar 2000.')

E.J. Arkenbout.

Inleiding Zonder ook maar iets af te doen aan de betekenis van

mr. S. Boekman's bespiegelingen over het auteursrecht, het merkenrecht of het procesrecht, staat zij voor mij synoniem met een klein maar fijn rechtsgebied: het handelsnamenrecht. De twee drukken van De Handelsnaam2) zetten voor praktijk en literatuur nog steeds de toon. Aan de Handelsnaamwet ("HNW") wil ik in deze bijdrage aandacht schenken. Twee kwesties komen gezamenlijk aan de orde. De eerste: gezien de recente stormachtige ontwikkelingen in het merken­recht is immers de vraag gerechtvaardigd hoe levensvatbaar de handelsnaam thans nog is. Is er nog plaats voor de handels­naam? Het beschermingsobject van het handelsnamen- en het merkenrecht is immers niet zelden gelijk; en enige beperking aan samenloop bestaat niet.3) De tweede: als de HNW mag blijven bestaan, is er dan niet enig achterstallig onderhoud te verrichten?

Handelsnamen en merken Welke zijn die ontwikkelingen in het merkenrecht? In 1987

is het dienstmerk erbij gekomen, een figuur die meer verwant­schap vertoont met de handelsnaam dan het warenmerk.4) Het aantal merkinschrijvingen - zowel in Benelux- als internatio­naal verband - is vrijwel onverminderd hoog, terwijl uit het aantal gevoerde merkenprocedures slechts een deel voor publi­catie in de ons bekende tijdschriften wordt uitverkoren. Voorts zag in 1996 het Gemeenschapsmerk eindelijk het licht. Het aantal depots blijkt (medio november 1996) voor deze merken ver boven de verwachtingen uit te komen. Welke behoefte bestaat er eigenlijk nog aan de handelsnaam? Die vraag heeft Boekman meer dan eens gesteld.5)

Boek 9 Burgerlijk Wetboek Wat betreft het achterstallig onderhoud: er dient zich een

uitgelezen mogelijkheid aan om in het kader van het lopende onderzoek naar de inhoud en omvang van Boek 9 BW (harmo­nisatie en codificatie van intellectuele eigendomsrechten) ook de HNW tegen het licht te houden.6) Mede door inneming van het Boek 9 BW-elixer zou de HNW - één van de oudste IE-baasjes in Nederland - een verjongingskuur kunnen onder­gaan die de wet en haar adressaten in staat stellen de nieuwe eeuw met vertrouwen tegemoet te zien. In dit verband wijs ik lezer erop dat het hier gaat om een persoonlijk gedachtengoed dat geen deel uitmaakt van de studie naar Boek 9 BW.

Ik maak de volgende - nog niet tot in alle finesses uitge­dachte - exercitie hopelijk in de geest van Boekman. Aan ongelukkige, ongemakkelijke, overbodige en onsystematische wett(elijke bepaling)en heeft ze volgens mij een broertje dood.

Handelsnaam for ever! Laat ik voorop stellen dat voor mij vaststaat dat de handels­

naam nog een lang leven beschoren is. Het is heel goed te ver­dedigen dat het merk (waren- en dienstmerk in gelijke mate) niet altijd het meest geschikte beschermingsinstrument is voor het "ondernemings-onderscheidingsteken". Niet alle produk-ten lenen zich voor een merkenstrategie. Middelgrote- en kleine ondernemingen hebben voorts niet altijd de behoefte (of zelfs

'[) Met dank aan Paul Geerts. 2) En dan met name de laatste: S. Boekman, De Handels­

naam, Kluwer, Deventer, 1977. 3) Over de verhouding tussen merk en handelsnaam

schreef ik in Handelsnamen en Merken, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. 49 e.v.

4) Zie ook Boekman, 6/E1985 p. 161. 5) Zoals in BIE 1985 p. 161, alsmede 1987 p. 185. 6) Zie voor de (mogelijke) betekenis van Boek 9 BW, Brink­

hof, NJB 1994 p. 771.

de middelen) te voldoen aan de steeds zwaardere eisen die aan de verkrijging of het behoud van een merkrecht worden ge­steld. Ik noem bijv. de inschrijvings- en onderzoekskosten, de maximale niet-gebruiksperiode, de gebruik-ter-behoud-van-rechten-eis, de 5-jaarstermijn waarbinnen tegen inbreuk moet worden geageerd, de omstandigheid dat slechts houders van bekende merken tegen verwaterings- en reputatieschade kun­nen optreden en de weigeringsbevoegdheid van het Benelux Merkenbureau. In ieder geval hebben bijv. de plaatselijke res­taurateurs, detaillisten, reparateurs en garagebedrijven vol­doende aan een rechtsfiguur waarop zonder voorafgaande (en kostbare) formaliteiten een beroep kan worden gedaan en die is toegesneden op de individuele behoefte aan bescherming.

Een algehele afschaffing van de HNW - waarmee alles in de sleutel van art. 6:162 BW wordt gezet, kortom, zoals het lang geleden ook al was - is minder aantrekkelijk en vormt een verkeerd signaal. Het zou echter een rechtspolitieke keuze zijn. Volgens mij heeft de praktijk een duidelijke(r) norm nodig, ter­wijl de nodige vermogens- en procesrechtelijke kwesties op betere wijze geregeld kunnen worden. Die aspecten verdienen overigens sowieso in het gehele IE-recht aandacht (hetgeen zal geschieden in het kader van Boek 9 BW).

Handelsnaamrecht: een exclusief recht? De wetgeving inzake intellectuele eigendom kent aan de

gerechtigden een exclusief recht toe.7) De HNW formuleert niet zo'n exclusief recht op de handelsnaam maar er is alle reden aan te sluiten bij het stelsel van de andere wetten. Voor de beschermingsomvang behoeft dat geen gevolgen te hebben, terwijl het handelsnamenrecht in het algemeen vermogensrecht een duidelijker plaats krijgt8) Hiermee wordt geraakt aan de discussie of op de handelsnaam een subjectief recht rust.9) Als bedoeld wordt of op de handelsnaam een aan het eigendoms­recht verwante (t.w. "absolute") aanspraak bestaat die ook bestaat in andere wetten van intellectuele eigendom dan is mijn antwoord zonder meer: ja.

Voor de HNW betekent dat: een exclusief recht dat toekomt aan de (eerste) rechtmatige gebruiker van een handelsnaam. In of bij art. 1 HNW zou moeten worden vastgelegd dat het uit­sluitend recht op de handelsnaam toekomt aan degene die de handelsnaam voor het eerst rechtmatig voert. (Op de verhou­ding met de gebruiker die met toestemming van een ander een handelsnaam bezigt, kom ik hierna nog terug.) Zo kan de ter­minologie niet alleen in nationaal opzicht worden geharmoni­seerd.

Inhoud van handelsnaamrecht De nieuwe bepaling van art. 1 HNW staat in nauw verband

met de verbodsbepaling van art. 5 HNW. Immers, in het ver­volg op de aanneming van een exclusief recht op de handels­naam past niet de mogelijkheid dat anderen dan de rechtheb­bende zich rechtstreeks kunnen beroepen op inbreuk op het recht op de handelsnaam. De mogelijkheid zich op grond van een exclusief recht te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van een handelsnaam dient slechts aan de rechthebbende toe te komen. In feite is de relativiteit van deze zorgvuldigheidsnorm al lang in de (lagere) rechtspraak neergelegd - ook wat betreft de mogelijkheid van de rechthebbende om op basis van een ouder recht op de handelsnaam op te treden tegen gebruik van een jonger merk (welke laatste actie thans niet in de HNW is neergelegd). In mijn voorstel zouden die twee acties in een

7) Verg. bijv. Art. 13A Benelux Merkenwet; art. 1 jo. 12-14 Auteurswet; art. 14 Benelux Tekeningen-en Modellenwet; art. 2, 6, 7a en 8 Wet op de Naburige Rechten.

8) De handelsnaam is een vermogensrecht ex art. 3:6 BW. 9) Zie Boekman, a.w. p. 59; Arkenbout, a.w. p. 16; Van Nis­

pen, BIE 1990, p. 355.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1

nieuw art. 5 HNW kunnen worden samengevoegd, hetgeen in overeenstemming is met art. 38 BMW en in het kader van codificatie ook gewenst is. Men zou ongeveer kunnen uitko­men op:

"Op grond van zijn uitsluitend recht kan de rechtheb­bende op een handelsnaam zich verzetten tegen: (a) het gebruik van zijn handelsnaam, (b) het gebruik van een handelsnaam die van zijn han­delsnaam slechts in geringe mate afwijkt, of (c) het gebruik van een merk dat van zijn handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, één en ander voorzover dientengevolge - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval - bij het publiek verwarring te duchten is".

De rechter is vrij in het aannemen van omstandigheden die meespelen bij de vraag of van verwarringsgevaar sprake is. Ik voel niet veel voor introductie van het associatiegevaar-criterium dat bekend is uit de Benelux Gerechtshof-rechtspraak over art. 13 Benelux Merkenwet ("BMW").10) De vraag is bovendien of de Merkenharmonisatierichtlijn uit 198811) aan dat criterium - niettegenstaande de opvatting van de Benelux-regeringen12) - niet reeds een einde heeft gemaakt.13) De kwestie ligt op dit moment bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het is nog maar zeer de vraag of de uitkomst pro het door het Benelux Gerechtshof ingeno­men standpunt zal zijn.14) Een ruime uitleg van het begrip verwarringsgevaar zoals we dat al zagen in de rechtspraak, is - wat betreft art. 5 HNW - voldoende. Daarnaast blijft art. 6:162 BW aanvullend werken bijv. voor de gevallen waarin van verwarring(sgevaar) geen sprake is maar anderszins (bijv. verwatering, negatieve berichtgeving of vergelijkende reclame) schade kan optreden voor de handeïsnaamgerechtigde.

Een probleem bestaat terzake van art. 5a HNW, op grond waarvan het gebruik van een jongere handelsnaam wegens strijd met een ouder merk kan worden verboden. Een derge­lijke bepaling hoort niet in de HNW maar in de BMW thuis. Vóór 1 januari 1996 bestond art. 13A lid 1 sub 1 BMW op grond waarvan de merkhouder dergelijk gebruik van een jon­gere handelsnaam kon tegengaan. Naast dat artikel had art. 5a HNW in feite geen betekenis en leverde het alleen maar moge­lijke misverstanden op terzake van de vraag wie zich op art. 5a kon beroepen (bijv. ook de merklicentiehouder?). Bij de wijzi­ging van de BMW per 1 januari 1996 lijkt echter de mogelijk­heid van de merkhouder om zich op grond van gevaar voor (herkomst)verwarring te verzetten tegen gebruik van een jon­gere handelsnaam te zijn verdwenen en biedt art. 13A lid ld BMW "slechts" de mogelijkheid zich tegen dergelijk gebruik te verzetten indien ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onder­scheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dat lijkt niet de bedoeling te zijn geweest maar dit kan betekenen dat art. 5a HNW plotseling voorziet in een gat in de wetgeving. Het arti­kel moet dan wel in lijn met art. 5 en (met name) art. 13A BMW worden gebracht:

"De houder van een binnen de Benelux bekend merk als bedoeld in 13A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken kan zich op grond van zijn uitsluitend recht ver­zetten tegen het zonder geldige reden in het economisch verkeer voeren van een met zijn merk gelijke of over­eenstemmende handelsnaam, voorzover dientengevolge - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval - bij het publiek verwarring te duchten is."

10) BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72, BIE 1984 p. 137 (Union).

11) Richtlijn 89/104, Publ.EG 1-2-1989, L 40/1. 1Z) Furstner/Geuze, BIE 1988 p. 215. 13) Zie Brinkhof, Een kwart eeuw merkenrecht, uitgave van

het Benelux Merkenbureau 1996 p. 39. 14) Bundesgerichtshof 29 juni 1995, /£H1995 p. 212 (Sprin­

gende Raubkatze).

Daarmee zijn nog niet alle mogelijke gaten in de BMW gedicht, zoals de mogelijkheid om schadevergoeding te vorde­ren door of namens de merklicentiehouder als gevolg van merkinbreuk ex art. 5a HNW. Aan dit punt zou aparte aandacht geschonken moeten worden.

Schadevergoeding en winstafdracht Dat de handelsnaamrechthebbende ingeval van inbreuk

schadevergoeding ex art. 6:162 BW kan vorderen is in de rechtspraak bevestigd. Zo'n vordering kan ex art. 6:104 BW ook inhouden: afdracht van de met de inbreuk gemaakte winst. Zoiets zal niet altijd eenvoudig zijn te bewijzen. Daarvoor bestaat niet direct een oplossing en dat zal wellicht moeten worden geaccepteerd. Misbruik van de handelsnaam in de zin van piraterij is niet zo'n wijdverbreid verschijnsel dat het ont­breken van (nog) zwaardere sancties dan verbod/schade­vergoeding als een gemis wordt ervaren.15)

Het noemen van de "voorman" of het verstrekken van informatie over toeleverings- of afnemerskanalen is bij inbreuk op de handelsnaam niet snel aan de orde. Het is niet uitgeslo­ten dat dergelijke informatie bestaat en nuttig is. Daarvoor biedt de bestaande rechtspraak16) dan wel een uitweg.

Een bevel tot het publiceren van een vonnis, het aankondi­gen van een nieuwe handelsnaam of een rectificatie kunnen wel nuttig zijn maar de rechter wil een vordering daartoe ook wel zonder uitdrukkelijke wettelijke bepaling toewijzen in de daartoe geëigende gevallen.

Beperkte overdracht van het handelsnaamrecht Zoals bekend, bepaalt art. 2 HNW dat de overdracht van de

handelsnaam moet geschieden in samenhang met de over­dracht van de onderneming waarvoor de handelsnaam wordt gevoerd. Dit vormt in de praktijk nogal eens een probleem. Dat de overdracht van de handelsnaam slechts mogelijk is in sa­menhang met de overdracht van de onderneming waarvoor de handelsnaam wordt gevoerd is inmiddels minder vanzelfspre­kend. De rechtspraak beperkt de betekenis van die beperking al enigszins of gaat er geheel aan voorbij. De ratio van de bepaling - bescherming van het publiek tegen misleiding - is op zich in orde maar of zij ook in deze tijd nog opgaat, mag ten zeerste worden betwijfeld.17) Ik wijs - net als andere schrijvers - op de ontwikkeling in het merkenrecht, waar een vergelijkbare bepaling bestond die met de inwerkingtreding van de BMW is verdwenen.

Aangezien ook het recht op de handelsnaam een waardevol vermogensobject kan zijn, kan (en mag, mede gelet op art. 3:83 lid 3 BW jo. art. 3:95 BW jo. 3:236 lid 2 BW) het recht dienen als zekerheid voor de naleving van verplichtingen in de vorm van een pandrecht.18) De beperkte overdracht levert ech­ter ook in dat geval problemen op, in het bijzonder terzake van de executie. Art. 2 HNW geeft bovendien aanleiding tot onno­dige fricties in de verhouding tussen ondernemers en de Ka­mers van Koophandel, waarop ik hierna eveneens nog terug wil komen. Het één en ander pleit voor een "vrije" overdracht van de handelsnaam en dus voor aanpassing van art. 2 HNW.

Handelsnaamlicenties De positie van de licentiehouder is in het handelsnamen-

recht enigszins problematisch en niet alleen vanuit academisch perspectief. In de rechtspraktijk is de figuur van de handels­naamlicentie volledig aanvaard - daartegen behoeft ook geen enkel bezwaar te bestaan mits men het eens is dat de licentie een overeenkomst is over de uitoefening van een exclusief recht. In het kader van de codificatie is gewenst dat - bijv. als nieuw lid van het bestaande art. 2 HNW - de figuur van de licentie uitdrukkelijk wordt genoemd, bijv: "Het recht op de

15) Dat werd ook vastgesteld in het rapport "Piraterij van produkten beschermd door rechten van industriële eigen­dom", Staatsuitgeverij Den Haag (1985).

16) HR 27 november 1987, BIE 1988 p. 88 (Chloë/Peeters). 17) Boekman uitte die twijfels al in 1976: a.w. p. 32. Zie in

dezelfde zin Van Engelen, BIE 1994 p. 179. 18) Verg. ook Boekman, BIE 1990 p. 324; zie voorts hierna

bij "Inschrijving van pandakten".

Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

handelsnaam is vatbaar voor licentie ". Tegen de figuur van de licentie die erop neerkomt dat men in een gebied waar nog geen recht bestaat in naam van een ander een recht op de han­delsnaam opbouwt, behoeft geen enkel bezwaar te bestaan. Zo'n afspraak zou kunnen worden gemaakt in samenhang met andere afspraken, zoals over de terbeschikking stelling van know-how en reclamemateriaal alsmede over levering van waren en diensten. Natuurlijk is ook denkbaar dat een derde in eigen naam rechten op de handelsnaam opbouwt, waarbij de verplichting kan gelden deze rechten na verloop van tijd wor­den overgedragen.

In lijn met andere wetten van intellectuele eigendom dient de licentienemer niet de bevoegdheid te hebben zich te verzet­ten (bij wege van een vordering tot een verbod) tegen onrecht­matig gebruik van de handelsnaam. Discussies over de gerech­tigdheid dienen niet buiten de rechthebbende te worden gevoerd.

Aan de licentiehouder zouden wel andere bevoegdheden kunnen toekomen dan die tot het zich verzetten tegen onrecht­matig gebruik, waaronder - mits die bevoegdheid is bedongen - het vorderen van schadevergoeding (mede in de zin van art. 6:104 BW) en de mogelijkheid tot het vorderen van afgifte van voorwerpen waarmee inbreuk op het recht is gemaakt. Ik wijs tevens op art. 9 van het Unieverdrag van Parijs, naar mijn mening een bepaling waaraan door de Nederlandse wetgever ten onrechte geen uitwerking is gegeven.

Misleiding en de handelsnaam Tegen handhaving van de artt. 3, 4 en 5b HNW behoeft

geen bezwaar te bestaan. Zij fungeren als een niet-limitatieve opsomming van gevallen waarin de handelsnaam kan mislei­den. Wellicht kunnen ze in één artikel worden samengevoegd. In ieder geval lijkt mij dat de misleidingsartikelen van de HNW mede de gevallen dekken waarin eigenlijk het huidige art. 2 HNW geacht wordt te voorzien - maar dan zonder de vergaande beperking van de overdracht.

In feite zou afschaffing van de artt. 3, 4 en 5b HNW tot "verwarring" kunnen leiden en een verkeerd signaal afgeven. Het zijn - nogmaals - nuttige normen, in aanvulling op de algemene norm van art. 6:194 BW. Misleidingsnormen komen tenslotte ook in de merkenwetgeving voor.19) Anders dan bij art. 5 HNW, zou een beroep op deze bepalingen toe moeten (blijven) komen aan "iedere belanghebbende".

Het probleem schuilt in de praktijk vaak in de houding van de Kamers van Koophandel die op grond van art. 6a HNW de artt. 3, 4, 5b en andere HNW-bepalingen nogal eens als stok-achter-de-deur aangrijpen om ongelukkige verplichtingen op te leggen bij de inschrijving van de handelsnaam of de wijziging van de inschrijving. In dit kader zou ik de afschaffing van de uitdrukkelijk aan de Kamers gewijde bepalingen in de HNW in overweging willen geven. Dit zou ook vanuit een oogpunt van deregulering wel wenselijk zijn.20) Wat betreft het handelsnamenrecht pleit ik - gelet op het niet-constitutieve karakter van inschrijving van de handelsnaam voor het ont­staan van het recht, de eigen verantwoordelijkheid van onder­nemers voor het beschermen van hun rechten en de toegeno­men actiemogelijkheden voor consumenten- en ondernemers­organisaties - meer in het bijzonder voor schrapping van art. 6a HNW. Tegen behoud van de mogelijkheid die art. 23 (voor­heen: art. 28) Handelsregisterwet biedt (een vordering tot wij­ziging van onjuiste gegevens in het handelsregister), behoeft geen enkel bezwaar te bestaan. Evenmin zou ik willen tornen aan de mogelijkheid van advisering van de Kamers over het bestaan van mogelijk conflicterende, eerder ingeschreven han­delsnamen. Dit is bovendien een profijtelijke activiteit waar­voor overigens de wetten van de markt behoren te gelden.

19) Verg. artt. 4 lid 2 en 5 lid 2c BMW.2 20) Eerder al heb ik gepleit tegen introductie van de

weigeringsbevoegdheid van het Benelux Merkenbureau ter­zake van inschrijving van merkendepots (zie IER 1993 p. 4). De instelling van semi-overheidsachtige zedenmeesters en het entameren van quasi-rechtspraak acht ik niet aan te bevelen.

Kantonrechters en de handelsnaam Een ander punt is de uitdrukkelijke bemoeienis van de

Kantonrechter met de handelsnaam. Als het gaat om handelsnaaminbreuken, heeft de gang naar de Kantonrechter ontegenzeggelijk voordelen, met name vanuit het oogpunt van kosten. Voor kleine ondernemers is de gang naar de gewone rechter immers vaak net zo bezwaarlijk als die voor een con­sument is. De mogelijkheid om zonder verplichte proces­vertegenwoordiging tegen inbreuk te ageren en de betrekke­lijke snelheid en informaliteit bieden eveneens voordelen.21) Het bestaan van zo'n algemeen mogelijk gemaakte bijzondere rechtsgang in dit rechtsgebied is systematisch niet zo makke­lijk te verklaren. Het bestaan ervan is echter een feit en vanuit de optiek van de kleine(re) ondernemer is er veel te zeggen voor handhaving van art. 6 HNW.

De Kantongerechtsprocedure staat thans onder druk. Het plan bestaat om - erg kort gezegd - het Kantongerecht te inte­greren in de Arrondissementsrechtbanken.22) Mochten de plan­nen tot integratie doorgang vinden, dan bestaat op zich de mogelijkheid dat de art. 6 HNW-procedure in wezen kan voortbestaan, dat wil zeggen in de vorm van een gewone rechtbankprocedure ten overstaan van één rechter en zonder verplichte procesvertegenwoordiging.23) Mijns inziens zou deze mogelijkheid evenwel beperkt moeten blijven tot de ac­ties uit art. 5 HNW en eventueel art. 5a HNW jo. art. 6:162 BW.

Inschrijving van pandakten Hiervoor wees ik al op de vermogenswaarde van de han­

delsnaam en het belang van de mogelijkheid op het recht op de handelsnaam zekerheid te verlenen. Het BW biedt die mogelijkheid zonder meer.24) Ook andere rechten van intellec­tuele eigendom lenen zich voor verpanding (of, als het gaat om octrooien en kwekersrechten, de verlening van een quasi-hypotheek). Derdenwerking van dergelijke rechtshandelingen vormt een probleem. In de BMW is voorzien in inschrijving van de pandakte in het Merkenregister, waarvan het gevolg is: derdenwerking.25) Denkbaar zou zijn dat de Handelsregister­wet zou voorschrijven dat de Kamers het op zich nemen de inschrijving van dergelijke pandakten in het handelsregister voor hun rekening te nemen, met het oog op bescherming van derden die aan het rechtsverkeer deelnemen. Inschrijving zou dan geen constitutief karakter hebben maar wel (een vorm van) derdenwerking. Het probleem blijft dan echter sowieso bestaan ten aanzien van niet in het register ingeschreven namen.

Ondernemingsonderscheidingsteken (is "Ondernemings-merk" een beter woord?)

Tenslotte kan men zich afvragen of de HNW niet een te beperkte reikwijdte heeft. Handelsnamen zijn nu eenmaal na­men - zelfs al vindt men dat daaronder ook afkortingen, letters en cijfers vallen. Moet de wet niet worden uitgebreid tot ondernemings-onderscheidingstekens - oftewel: ondernemings-merken - in het algemeen?26) Ik zou wel willen bepleiten dat ook logo's, tunes en huisstijlen bescherming verdienen, verge­lijkbaar met de handelsnaam. Ik realiseer mij dat art. 6:162 BW dezelfde bescherming biedt maar dan blijft het bezwaar gelden dat de positie van deze niet-handelsnamen vermogensrechtelijk - ten onrechte - achterblijft.

21) Een nadeel is dat de Kantonrechter in een art. 6 HNW-procedure zich niet over art. 6:162 BW-kwesties buigt.

22) Wetsvoorstel 24.651; zie voor een korte samenvatting NJB1996 p. 540. Zie voor (fundamentele) kritiek op het voor­stel: De Vries, NJB 1996 p. 1571.

23) Waarmee aan het in noot 22 gesignaleerde nadeel is tegemoetgekomen.

24) Verg. Boekman, BIE 1990 p. 342; artt. 3:95 jo. 3:236 lid 2 BW.

25> Een vergelijkbare bepaling in de Benelux Tekeningen­en Modellenwet ontbreekt merkwaardigerwijs.

26) Dat zou ook pleiten voor een wijziging van de naam van de wet: "Ondernemingsmerkenwet"?

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 9

Afsluiting Tot zover mijn bespiegelingen. Deze exercitie is hopelijk

betrekkelijk onschuldig gebleven. TRIP's, WIPO of EG heb­ben op de handelsnaam geen of nauwelijks vat. De handels­naam is een nuttige rechtsfiguur die voor de ondernemer be­schikbaar dient te blijven. Bovendien heeft de HNW zoveel

Inleiding De niet-reguliere beoefenaar van de IE-praktijk staat raar te

kijken als hij/zij in de aan zijn/haar cliënt uitgereikte dagvaar­ding leest dat eiser de president om een verbod vraagt, dat zich niet slechts tot Nederland beperkt, maar ook nog over bijvoor­beeld vijf andere landen uitstrekt. Na bekomen te zijn van de blijdschap over het feit dat de eigen cliënt kennelijk een mee­romvattende negotie heeft dan aanvankelijk vermoed, rijst bij deze beoefenaar dan toch de vraag: "Kan dat nu zomaar, zo'n grensoverschrijdend verbod?".

Het kortste antwoord op deze vraag - dat overigens juist is - luidt natuurlijk dat dat inderdaad kan; dit volgt uit het door de Hoge Raad op 24 november 1989 gewezen Lincoln-arrest.')Toch lijkt zekere terughoudendheid bij het uitvaardi­gen van zo'n grensoverschrijdend verbod op zijn plaats; schrij­vers als Brinkhof2) en Verkade (in diens noot in de NJ bij voornoemd arrest) wijzen daar ook op. Een grensoverschrijdend verbod vergt immers een oordeel over de vraag of een gedra­ging in het buitenland eveneens - naar de lex loei delicti - ver­boden is. Het vergt dus kennis van verschillende nationaal-rechtelijke stelsels, hetgeen veel gevraagd is.

Dat dit bezwaar in de praktijk, zeker in de kort geding­praktijk, ook zo wordt gevoeld lijkt te volgen uit een vonnis van de president van de rechtbank Utrecht van 21 april 1994 inzake Cassina/Casa Moderna.3) In die zaak werd een verbod op inbreuk op een auteursrecht gevraagd dat zich uit zou strek­ken tot alle landen die zijn aangesloten bij de Berner conven­tie. De president overwoog: "Verstrekkende vorderingen als deze zijn niet bij voorbaat uitgesloten, maar zullen in dit geval niettemin niet worden toegewezen. Mede gelet op het gemoti­veerde en deels ruim gedocumenteerde verweer van gedaagde op dit punt, zou hiervoor een nader onderzoek vereist zijn, dat de grenzen van dit kort geding te buiten gaat." Het verweer kwam er vanzelfsprekend op neer dat in de verschillende lan­den van de Berner conventie verschillende opvattingen over de reikwijdte van de auteursrechtelijke bescherming bestonden, respectievelijk dat de gewraakte handeling niet in al die landen als een inbreuk makende handeling werd beschouwd.

Zoals door Vlaar4) is betoogd, is het bezwaar dat voor een grensoverschrijdend verbod kennis van de nationaalrechtelijke stelsels waarvan de grenzen worden overschreden vereist is, minder overtuigend naar mate het toe te passen recht eenvor­miger, oftewel verder geharmoniseerd is, zoals bijvoorbeeld -voor de Benelux - in het geval van de BMW. Toch is, zo zal hierna blijken, ook daar niet in alle opzichten sprake van vol­ledige eenvormigheid, met name als het gaat om de mogelijke nevenvorderingen.

Hierna zullen, uitgaande van de overwegingen van de Hoge Raad in het Lincoln-arrest - waarbij wij het overigens met

1) NJ 1992, 404 m.nt. DWFV. 2) BIE 1991, pagina 66 en volgende en Verkade (in diens

annotatie in de NJ) hebben daarop gewezen. De noodzaak tot een zekere terughoudendheid vloeit naar hun mening onder meer uit het feit dat het uitvaardigen van een verbod in het buitenland van de Nederlandse rechter in feite vergt dat deze beoordeelt of ook in het buitenland - derhalve naar buiten­lands recht - sprake is van een inbreuk op een recht.

3) IER 95, 7, pagina 24 Cassina/Casa Moderna. 4) IER 1993, pagina 67 en volgende.

(nog) leuke(re) rechtspraak (dan soms zelfs de BMW) opgele­verd dat we reeds uit waardering en sympathie voor Boekman's betrokkenheid bij dit rechtsgebied gehouden zijn de handels­naam levend te houden.

's-Gravenhage, 11 november 1996.

Brinkhof eens zijn dat niet valt in te zien waarom zij alleen zouden gelden voor een Nederlandse gelaedeerde die zijn heil zoekt bij de Nederlandse rechter; als de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft dient ook de buitenlandse gelaedeerde hier­onder te vallen - , achtereenvolgens voor het handelsnaam­recht, het merkenrecht, het octrooirecht, het auteursrecht en de oneerlijke mededinging enkele kanttekeningen worden ge­plaatst omtrent de mogelijke of gewenste terughoudendheid van de rechter bij het uitvaardigen van grensoverschrijdende verboden en nevenvorderingen. Vragen van rechtsmacht (in de zin van: internationale bevoegdheid) blijven hier buiten be­schouwing.

De handelsnaam In een liber amicorum voor Sonja Boekman ontkomt men

er niet aan ook de positie van de handelsnaam te bekijken. Juist de inhoud en beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam blijken tussen de verschillende landen - ook tus­sen landen die zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs - sterk te verschillen. Boekman5) signaleerde al dat voor de vraag of een onderneming rechthebbende is op een handels­naam en, zo ja, welke bescherming dat recht verdient, eigen­lijk het recht van het land van oorsprong beslissend is, maar dat in de praktijk de rechter die wordt geadieerd zijn eigen recht pleegt toe te passen. Concentratie van bescherming van de handelsnaam in meerdere landen bij één nationale rechter, die dan voor de verschillende landen een verbod op de inbreuk van de handelsnaam zou moeten uitspreken, is bij zoveel divergentie weinig gelukkig. Grote terughoudendheid lijkt dus geboden. Mogelijke (neven)vorderingen naast het verbod zul­len bij de handelsnaam meestal niet spelen.

Het merkenrecht Zoals bekend is het merkenrecht in belangrijke mate gehar­

moniseerd. Terughoudendheid bij grensoverschrijdende verbo­den binnen het geharmoniseerde gebied ligt derhalve niet voor de hand. Dit zal echter anders zijn indien het gaat om moge­lijke nevenvorderingen waarvoor geen harmonisatie heeft plaats gevonden. Daarvoor zal een grote mate van terughou­dendheid door de rechter dienen te worden betracht, omdat, zoals Verkade terecht in zijn noot bij het Lincoln-arrest aan­geeft, nevenvorderingen (nevensancties) een gedaagde partij kunnen maken of breken. De rechter dient zich er in die geval­len deugdelijk van te vergewissen of dergelijke neven­vorderingen naar het recht van de betreffende (buiten)landen inderdaad mogelijk is.6) Voor het modelrecht kan grosso modo hetzelfde worden aangenomen als hiervoor over het merken­recht is opgemerkt.

Het octrooirecht Het octrooirecht is zodanig uniform dat grensoverschrij­

dende veroordelingen weinig problemen zullen opleveren. Het uitgangspunt zoals door de Hoge Raad in het Lincoln-arrest

5) De Handelsnaam, tweede druk 1977, pagina 173 e.v. 6) Dit geldt in mindere mate ook voor de Benelux. Welis­

waar noemt de BMW sedert 1 januari 1996 in artikel 13bis de mogelijkheid van de nevenvorderingen tot winstafdracht, beslag/afgifte en het noemen van de voorman, maar een vor­dering tot "recall" kent deze bepaling weer niet.

Het grenzeloze IE?

Mrs. J.C. Binnerts en A.J. Tekstra.

10 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

verwoord, te weten de mogelijkheid bij de Nederlandse rech­ter een veroordeling te verkrijgen die (eveneens) buiten Neder­land moet worden nagekomen, lijkt ten aanzien van het oc­trooirecht het meest onverkort van toepassing.

Het auteursrecht Bij een auteursrechtelijke inbreuk ligt de zaak naar het

schijnt het meest gecompliceerd. Weliswaar valt als "eenvor­mige basis" de Berner conventie aan te wijzen, maar de rechts­stelsels in de daarbij aangesloten landen kunnen desondanks aanzienlijk uiteen lopen, zoals de in de inleiding vermelde uit­spraak inzake Cassina/Casa Moderna illustreert. Behoedzaam­heid is hier dus voor de rechter op zijn plaats, niet alleen bij de toetsing door de Nederlandse rechter of volgens het recht van het betreffende buitenland een auteursrechtelijke inbreuk aanwezig kan worden geacht, maar evenzeer voor de vraag welke soorten van (neven)vorderingen dat betreffende buiten­landse rechtsstelsel toewijsbaar acht.

Oneerlijke mededinging In het Lincoln-arrest erkent de Hoge Raad uitdrukkelijk dat

ook bij ongeoorloofde mededinging die zich in meerdere lan­den afspeelt aan een grensoverschrijdend verbod behoefte is, omdat anders de gelaedeerde partij genoopt zou kunnen wor­den zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. Die behoefte zouden wij niet willen betwisten. Wel lijkt juist bij oneerlijke mededinging terughoudendheid op zijn plaats. Im­mers, waar bij een van de benoemde intellectuele eigendoms­rechten nog in meer of mindere mate sprake is van een zekere convergentie tussen de nationaalrechtelijke stelsels, bestaat dat veel minder tussen de nationaalrechtelijke opvattingen over welke mededinging wel en welke niet geoorloofd is. Die op-

1. Als advocaat en als rechter heeft Sonja Boekman zich intensief met de handhaving van IE-rechten ingelaten. Haar proefschrift, nog steeds dé monografie gewijd aan het recht op de handelsnaam, is een ondubbelzinnig teken van haar belang­stelling en vaardigheid op dit gebied. Ik herinner mij een gesprek met haar over onze belangstelling voor dit rechtsge­bied rond 1980 - zij was nog advocaat in Haarlem en wij waren op een cursus in Hotel De Bilderberg - waarin ik - na mijn prijzen van haar kunde - tot mijn verrassing hoorde dat zij in de praktijk niet heel regelmatig deze vaardigheid kon beoefenen. "Neen, de grote zaken gaan naar jullie, de grote kantoren." Wij kenden toen nog niet de categorie van het nichekantoor, dus vanuit die invalshoek heb ik daar niet meer op gereageerd.

Sonja Boekman heeft vervolgens als rechter zowel in Den Haag als in Brussel bij Hoge Raad en Benelux Gerechtshof haar bijdrage gegeven aan de rechtsvorming op dit gebied - en daarnaast in het BIE in de vorm van artikelen, noten en heel persoonlijk geschreven recensies. En bij de nieuwe requestpro-cedure ex artikel 6ter van de Benelux Merkenwet zullen haar kundige publikaties over de verzoekschriftprocedure niet ge­mist kunnen worden.

2. Bij het kiezen van het onderwerp heb ik het oog gericht op de discussie welke in internationaal verband al enkele jaren gaande is naar aanleiding van het baanbrekend initiatief van Nederlandse rechters - uiteraard na aanzetten tot deze vernieu-

1) Hoewel deze titel sterke overeenkomsten heeft met het artikel van mr. C.J.J.C. van Nispen in BIE 1996, p. 327 e.v., is het een ander onderwerp. Van Nispen bespreekt de privaat­rechtelijke sancties zoals verbod, schadevergoeding etc. Ik behandel de procedurele aspecten, de rechtsvordering, en dan in het internationale verband.

vattingen zullen in de praktijk sterk uiteen kunnen lopen. Een Nederlandse rechter die te oordelen krijgt over de handels­methode die een onderneming in Nederland en in andere lan­den hanteert, zal zich terughoudend dienen op te stellen in het uitspreken van een grensoverschrijdend verbod. Hij zou anders licht in de situatie kunnen komen in een buitenland iets te ver­bieden, wat daar nu - volgens de lex loei delicti - juist niet verboden is.

De rechter in Palermo als maatman In het voorgaande is het bij enkele algemene bespiegelin­

gen gebleven. Al te concrete aanwijzingen zijn moeilijk te geven; van geval tot geval dient de toelaatbaarheid van grens­overschrijdende veroordelingen te worden onderzocht, mede afhankelijk van het recht waarvan de bescherming wordt inge­roepen. Misschien is het nuttig dat de Nederlandse rechter zich, bij zijn/haar oordeel over de toelaatbaarheid van een grensoverschrijdende veroordeling, waarbij eenvormigheid van het ingeroepen recht in de verschillende landen in onvoldoende mate aanwezig lijkt althans daar over kan worden getwijfeld, ook eens de vraag zou stellen wat hij/zij ervan zou vinden als in een gegeven zaak een rechter uit (bijvoorbeeld) Palermo een grensoverschrijdende veroordeling zou geven die zich zou uit­strekken tot het Nederlandse rechtsgebied, zonder dat deze Palermitaanse rechter, ondanks wellicht alle goede bedoelin­gen, in staat is het Nederlandse recht op dit punt in voldoende mate te doorgronden. Leidt dit tot een "schrikbeeld", dan zou het devies (ook) voor de Nederlandse rechter moeten zijn: bij twijfel niet inhalen.

Haarlem, 29 november 1996.

wende ideeën door advocaten - om in hun vonnissen de terri­toriale beperking van het Koninkrijk der Nederlanden niet lan­ger als hun habitat te zien. Internationalisering, ja globalisering, was niet alleen voor de ambitieuze ondernemer het motto van de negentiger jaren. Ook de Nederlandse rechter in IE-zaken koos met de "cross-border-injunctions" een nieuw spoor dat ruime, zelfs mondiale aandacht kreeg. Handhaving van merken-en octrooirechten was in de loop van de jaren een complexe exercitie geworden in een veelheid van aparte nationale proce­dures, hetgeen enorme kosten in termen van tijd, mensen en geld met zich meebracht.

"The erosion of this outmoded system has already be-gun, however, due to the capacious jurisdictional attitu­des of Dutch jurists in intellectual property matters. ... In keeping with their strong tradition in private and international law, the courts of the Netherlands have provided a more legitimate solution: the education of patent rights obtained in several different countries in a single national forum. Within the past six years, Dutch courts have rendered an impressive number of decisions addressing foreign intellectual property disputes. In reaching these decisions Dutch jurists have largely, but not exclusively, pointed to authority derived from the European Patent Convention and the Brussels Conven­tion on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgement."2)

2) John R. Thomas, Law and Policy in the international business, The International Law Journal of Georgetown Uni-versity Law Center 1996, p. 277 e.v.

Handhaving van industriële eigendomsrechten vanuit internationaal perspectief. )

Th.R. Bremer.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 11

3. Met het Unieverdrag van Parijs kennen wij het streven de verkrijging van rechten van industriële eigendom in inter­nationaal verband te vereenvoudigen. Door het Samen­werkingsverdrag inzake Octrooien (PCT) werd bewerkstelligd dat men door indiening van één internationale octrooiaanvrage geacht wordt gelijktijdig een regelmatig ingediende nationale aanvrage te hebben gedaan voor de landen waarvoor men bescherming wenst. Voor het merkenrecht kan in dit verband de Overeenkomst van Madrid worden genoemd.

Het Europees Octrooiverdrag introduceerde een afzonder­lijke verleningsprocedure voor Europese octrooien, waardoor de voorwaarden voor het verkrijgen van octrooibescherming in de staten die bij dit verdrag zijn aangesloten zijn geünifor­meerd. Heeft men uiteindelijk een Europees Octrooi verkre­gen, dan dient de beschermingsomvang daarvan in alle landen waarvoor het Octrooi gelding heeft uniform te worden vastge­steld op grond van het bepaalde in artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol in­zake de uitleg van artikel 69.

Voor het merkenrecht kan in dit verband worden gewezen op de Benelux Merkenwet, die in Nederland sedert 1 ja­nuari 1971 van kracht is. De Benelux Merkenwet is naar aan­leiding van Richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten aangepast. De merkhouder ver­krijgt door het depot van een merk in het Benelux Merken­register een merk dat gelding heeft voor de gehele Benelux. De voorwaarden voor de verkrijging van een Benelux-merk zijn in de Benelux Merkenwet voor de gehele Benelux uniform vast­gesteld.

4. De handhaving van rechten van industriële eigendom is echter vooralsnog in het merendeel van de landen een natio­nale aangelegenheid. Dit komt met name door de nationaal sterk divergerende regels van proces- en sanctierecht en door de sterke invloed van het territorialiteitsbeginsel. Voor het octrooirecht kan in dit verband worden gewezen op artikel 64 lid 3 van het EOV, waarin wordt bepaald dat elke inbreuk op het Europees Octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht.

5. In Nederland en de overige Benelux-staten wordt het merkenrecht gehandhaafd overeenkomstig de uniforme nor­men die daarvoor in de Benelux Merkenwet worden gesteld. Sinds het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 13 juni 1994 inzake Renault/Reynolds, NJ 1994, 665 staat bovendien buiten twijfel dat een verbod tot het plegen van merkinbreuk zich uit­strekt tot het ganse Benelux-territoir, zelfs indien dit niet expli­ciet door de merkhouder wordt gevorderd. De Benelux Mer­kenwet biedt de mogelijkheid om naast een inbreukverbod schadevergoeding of winstafdracht te vorderen (artikel 13A leden 3 en 4 van de Benelux Merkenwet, zie artikel 45 TRIPS), alsmede om beslag te leggen op inbreukmakende voorraden (artikel 13bis Benelux Merkenwet, zie artikel 46 TRIPS).

Daarnaast kan de merkhouder worden verplicht om al het­geen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waar­mee inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te ver­strekken (artikel 13bis lid 5 Benelux Merkenwet, artikel 47 TRIPS). Dergelijke nevenbevelen kunnen zich uitstrekken tot het Benelux-territoir, indien zulks expliciet door de merk­houder wordt gevorderd, voor zover het nationale procesrecht daarop is ingesteld.

De uniforme toepassing van het Benelux Merkenrecht wordt ondermeer gewaarborgd door het Benelux Gerechtshof. Na de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104 betreffende de aanpas­sing van het merkenrecht van de Lid-Staten en de aanpassing van de Benelux Merkenwet aan deze Richtlijn zal de uniforme toepassing van het Benelux Merkenrecht volgens de Richtlijn mede door het Hof van Justitie te Luxemburg worden gegaran­deerd. Zo heeft de Hoge Raad in het arrest van 20 okto­ber 1995 inzake Dior/Evora, IER 1995, 41 vragen van uitleg gesteld aan zowel het Benelux Gerechtshof als het Hof van Justitie.

6. Wordt door het depot van een merk in het Benelux Merkenregister werkelijk één merkrecht verkregen voor de Benelux, zulks kan niet worden gezegd voor het Europees Octrooi. Na verlening valt het Europees Octrooi immers uiteen in een bundel nationale octrooien, waarvan de rechtsgevolgen op grond van artikel 2 EOV worden bepaald door het nationale recht van het betreffende gedesigneerde land. Weliswaar dient de beschermingsomvang van Europese Octrooien volgens arti­kel 69 EOV en het daarbij behorende Protocol uniform in alle gedesigneerde landen te worden vastgesteld. De praktijk heeft echter uitgewezen dat de beschermingsomvang van Europese Octrooien door rechters verschillend wordt vastgesteld, on­danks het bestaan van één uniforme Europese norm. In dit verband kan worden gewezen op de Epilady-zaken, waarin de beschermingsomvang van het aan Improver toebe­horende Europees octrooi voor de ontharing van benen door de Nederlandse, Duitse en Engelse rechter op verschillende wijze werd vastgesteld. Het jaarlijkse overleg tussen de Europese octrooirechters dat dit jaar in september 1996 weer heeft plaatsgevonden in Zweden heeft een informeel effect. Beter begrip voor de opvatting van andere rechters zal ertoe leiden, dat de beschermingsomvang van Europese octrooien op uni­forme wijze wordt vastgesteld. Een overkoepelende Europese instantie, zoals het Common Appeal Court voor Gemeenschaps­octrooien, waaraan vragen van uitleg kunnen worden gesteld over de toepassing van bepalingen uit het Europees Octrooi­verdrag, wordt echter gemist. In dit verband is er artikel 30 van het Protocol betreffende de beslechting van geschillen betref­fende inbreuken op en de geldigheid van een Gemeenschaps­octrooi, waarin wordt bepaald dat nationale rechtbanken be­voegd (en soms verplicht) zijn om vragen van uitleg betreffende Gemeenschapsoctrooi te stellen aan het Common Appeal Court over de toepassing van bepalingen uit het Gemeenschaps­octrooiverdrag. Het is echter de vraag of het Gemeenschaps­octrooiverdrag ooit in werking zal treden, omdat het Europese octrooi uit München zo'n succes is geworden en bovendien verschillende Lid-Staten niet bereid zijn gebleken om natio­nale bevoegdheden prijs te geven.

7. Het is in hoge mate onwenselijk dat een octrooihouder in meer dan tien landen van de EG aparte beslissingen aan de rechter moet vragen, met het grote risico dat door die rechters onderling tegenstrijdige uitspraken worden gegeven over de beschermingsomvang van Europese octrooien. Dit risico van tegenstrijdigheid is onaanvaardbaar, nu deze octrooien door één afzonderlijke verleningshandeling worden verleend en de beschermingsomvang daarvan uniform dient te worden vastge­steld. Het bestaan van verschillende nationale octrooiwetgevingen en procesrechtelijke regels en het ontbreken van één overkoepe­lende Europese rechterlijke instantie waaraan vragen van uit­leg kunnen worden gesteld over de toepassing van het Euro­pees Octrooiverdrag kan het vrij verkeer van goederen en de concurrentie binnen de gemeenschap belemmeren.

8. De Nederlandse rechter is sinds enige jaren tegemoet gekomen aan het belang van de octrooihouder bij "Europese" octrooibescherming door terzake van de inbreuk op parallelle Europese octrooien grensoverschrijdende verboden op te leg­gen. Dergelijke verboden waren door de Nederlandse rechters al eerder opgelegd in gevallen van merkenpiraterij. Zo oor­deelde het Gerechtshof te Amsterdam in een arrest van 28 juli 1983, NJ 1984, 713 dat door een Nederlandse vennoot­schap onrechtmatig wordt gehandeld door in Nederland surrogaatboter onder een bepaald merk te produceren, te ver­pakken en te verzenden, indien deze Nederlandse vennoot­schap weet dat een derde in het buitenland rechthebbende is op dit merk en dat door het op de markt brengen van surrogaat-boter onder een misleidend merk oneerlijke mededinging wordt gepleegd jegens de merkhouder in het buitenland.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 24 november 1989 inzake Interlas/Lincoln (merkenzaak), NJ 1992, 404 expliciet de mogelijkheid goedgekeurd om grensoverschrijdende verbo­den op te leggen. Voorlopers van dit arrest waren de arresten van de Hoge Raad van 29 november 1954, NJ 1955, 698 en

12 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

van 3 januari 1964, NJ 1964, 445, waaruit reeds de bevoegd­heid tot het opleggen van grensoverschrijdende verboden kan worden afgeleid.

9. Grensoverschrijdende verboden worden vooralsnog door de Nederlandse rechters vooral opgelegd in kort geding. Het overgrote merendeel van de geschillen waarin sprake is van inbreuk op een recht van intellectuele eigendom wordt in Nederland in kort geding beslecht. Het kort geding biedt aan de houder van een recht van intellectuele eigendom de moge­lijkheid om inbreuken op zijn rechten middels een snelle, rela­tief goedkope procedure tegen te gaan. De organisatie, met name de schriftelijke voorbereidingsfase van dit kort geding, was voor dit soort zaken erg snel en erg simpel. De octrooihouder kon de vermeende inbreukmaker op mondelinge last van de President van de rechtbank (vaak op zeer korte termijn) dagvaarden. Daarna volgde zonder verdere stukkenwisseling een mondelinge behandeling en de President deed op een termijn van een tiental dagen uitspraak. De kritiek op de cross-border-injunction was dan ook vaak (mede) gericht op de aard van het kort geding:

"Such proceeding - rapid, inexpensive and not subject to ordinary rules of evidence - often results in a rende-red judgement in several weeks. No discovery exists, no oral testimony of witnesses is heard, and the resulting judicial decision is often extremely terse. Although the litigants accept the result of the kort geding as a final judgement in 95% of all cases, concerns may arise over the decisional quality of this technique. The readiness of Dutch jurists to use a kort geding is also striking when compared with preliminary relief measures avail-able elsewhere."3)

In de afgelopen twee jaren heeft overleg tussen octrooi­rechter en advocatuur ertoe geleid, dat voor de meer complexe octrooigeschillen met internationale aspecten nieuwe proce­dureregels zijn gesteld. Vanaf 1 april 1995 dient de eiser in zaken van meer ingewikkelde aard een verzoekschrift te rich­ten aan de President van de rechtbank te 's-Gravenhage, waarin verlof wordt gevraagd tot dagvaarding. De President bepaalt vervolgens de zittingsdatum en daarvoor de termijnen voor de schriftelijke conclusie van eis met alle produkties, de schriftelijke conclusie van antwoord met een inhoudelijk verweer, eveneens onder overlegging van produk­ties. Dit nieuwe systeem wordt sindsdien regelmatig toegepast en leidt tot een evenwichtiger behandeling die beter is voorbe­reid.4)

10. Het Nederlandse kort geding wordt thans op tweeërlei manier door de internationale rechter tegen het licht gehouden. Het kort geding wordt in de Nederlandse jurisprudentie en door het merendeel van de rechtsgeleerde schrijvers als een voorlopige maatregel aangemerkt in de zin van artikel 24 van

3) John R. Thomas, Law and Policy in the international business, The International Law Journal of Georgetown Uni-versity Law Center 1996, p. 277 e.v.

4) Zoals blijkt uit de mededeling van de Haagse rechtbank in het Bijblad van 16 augustus 1966, p. 292, is anderzijds bij wege van experiment de mogelijkheid geopend tot het voe­ren van bodemprocedures in octrooizaken in een versnelde vorm. Uitgangspunt daarbij is dat direct bij het begin van de procedure de dag van de mondelinge behandeling is vastge­steld en dat de schriftelijke fase van het proces (bestaande uit één ronde) plaatsvindt onder toezicht van de rechter, die erop toeziet dat bij de conclusies zoveel mogelijk alle produkties direct worden overgelegd. Verwacht wordt dat aldus een von­nis kan worden bereikt in een termijn van 25 weken of wel een half jaar. Aldus bestaan er thans vier procesvormen: het kort geding oude stijl (voor de simpele zaken); het kort geding nieuwe stijl dat leidt tot een beslissing binnen twee a drie maanden voor de meer ingewikkelde zaken met onverwijlde spoed; de versnelde bodemprocedure en tenslotte de klas­sieke procedure.

het EEG Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX). Dit artikel bepaalt dat door een rechter van een verdragsluitende staat de in zijn wetgeving voorziene voorlopige of bewarende maatre­gelen kunnen worden opgelegd, zelfs indien een rechter van een andere verdragsluitende staat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. De vraag kan worden gesteld of uit het arrest van het Hof van Justitie van 26 maart 1992, zaak C-261/90 inzake Reichert/Dresdner Bank niet volgt dat slechts sprake kan zijn van een voorlopige maatregel in de zin van artikel 24 EEX, indien de eiser verplicht is om na afloop van het kort geding een bodemprocedure aan te spannen. In een arrest van 8 december 1995 heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of het kort geding kan worden aangemerkt als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 24 EEX. Het arrest van het Hof van Justitie dient thans te worden afgewacht.

De tweede toets zal worden aangelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap te Luxemburg en wel in het kader van artikel 50 van het TRIPS Verdrag. Waar arti­kel 50 sub 6 van dit Verdrag bepaalt dat voorlopige maatrege­len terzake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten kunnen vervallen als geen hoofdzaakprocedure binnen een redelijke termijn als te bepalen door de rechter zal zijn aange­vallen, is het van belang te weten of ons kort geding een voor­lopige maatregel is in de zin van dit Verdrag. Daarover heeft de Amsterdamse President in zijn vonnis van 1 februari 1996 in de zaak Hermès/FHT, IER 1996 nr. 9, een vraag van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie. In het kader van dit geding is een aantal niet eenvoudige vragen te beantwoorden, onder meer betreffende de bevoegdheid van het Hof, de directe wer­king van deze bepaling van het TRIPS Verdrag in Nederland en tenslotte betreffende de betekenis van de term "provisional measure" in deze Verdragtekst. De Nederlandse regering heeft al een standpunt kenbaar ge­maakt en wel dat deze bepaling niet op het Nederlandse kort geding van toepassing zal zijn vanwege de omstandigheid dat de wederpartij steeds in de gelegenheid is verweer te voeren, de rechter het geschil terdege inhoudelijk beoordeelt en schrif­telijk en gemotiveerd uitspraak doet en dat daartegen hoger beroep in cassatie kan worden ingesteld. Evenzo de EG Com­missie.

11. Over de toewijsbaarheid van grensoverschrijdende ver­boden in octrooi- en merkenzaken is in de afgelopen periode in BIE het nodige geschreven.5) Daar zal ik nu niet verder op ingaan. Ik volsta met de constatering dat voorshands de grens­overschrijdende verboden een duidelijk Europese basis hebben met het Europese Octrooiverdrag en met het Europese Executieverdrag. In lijn met het eerste Verdrag wordt bereikt dat er een stap wordt gezet in de richting van efficiency, vergelijkbaar met de octrooiverlening, en tegelijkertijd een stap in de richting van de harmonisering. Dat laatste is mogelijk en ook verantwoord, omdat de nationale octrooiwetten in de afgelopen jaren in Europa geïntegreerd raken in de richting van een Europees systeem dat moet leiden tot een enkelvoudige uitkomst. Het moge zo zijn dat een volledige conformiteit van het octrooi­recht in Europa nog niet is bereikt (zoals gedemonstreerd in de Epilady-beslissingen) doch daarmee is ook een andere reden gegeven voor de berechting van de verschillende nationale Europese octrooien door een forum. Aldus wordt een confor­miteit van resultaat bereikt die zowel voor partijen als voor de geloofwaardigheid van het Europese octrooisysteem belangrijk is.

5) J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, BIE 1991, pp. 66-69; J.J. Brinkhof, Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om ordenend op te treden terzake van in­breuken op buitenlandse octrooien, BIE 1992, pp. 279-282; F.W.E. Eijsvogels, Bescherming tegen inbreuk op parallelle octrooien, Interlas/Lincoln onderde loep, BIE 1994, pp. 79-85; J.J. Brinkhof, Gaat het grensoverschrijdend verbod in kort geding over de schreef?, BIE 1996, pp. 258-267.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 13

En als de grensoverschrijdende verboden in het Verenigd Koninkrijk niet erg hartelijk worden begroet

"Thus it would be unlikely that the Dutch Court could be sure that an injunction would be appropriate in the United Kingdom upon an application in Holland for interlocutory, preliminary or final relief"

[aldus Mr Justice Aldous in de zaak Chiron/Organon Teknika, FRS 325.338 Fleet Street Reports 1995]:

andere Europese landen reageren op een verschillende ma­nier. De Duitse rechter zet zelf stappen op deze weg door ook grensoverschrijdende verboden te geven en de Franse rechter heeft een Nederlandse beslissing aanvaard. In het reeds eerder geciteerde artikel van Thomas wordt de wenselijkheid van een internationaal aanvaarde jurisdictie in octrooizaken bepleit:

"Circumstances have rendered the allocation of exclu-sive competence and patent disputes to a particular national judiciary, increasingly difficult to justify. If US courts recognize the trends and choose to abandon the exclusionary rule, they would surely accelerate the Dutch inspired movement toward a compellingly differ­ent world of patent enforcement regimes."

12. Daarbij zal uiteraard nadere regelgeving noodzakelijk zijn om te komen tot internationaal aanvaardbare normen voor de behandeling van octrooisystemen in andere landen. Het is niet voldoende te verwijzen naar de onaanvaardbare gecompli­ceerdheid van een zich herhalende reeks octrooiprocedures bij velerlei nationale rechters. Er zal ook een afstemming noodza­kelijk zijn, zowel ten aanzien van de procesvorm als ten aan­zien van de oplossing van de octrooiproblemen. Ten aanzien van het eerste, de procesvorm, geeft het TRIPS Verdrag een belangrijke voorzet. Hoofdstuk 3 is geheel gewijd

aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. In 20 uitvoerige artikelen zijn aanwijzingen gegeven voor civiele en voor strafrechtelijke procedures en voor maatregelen bij de douane.

In de sectie gewijd aan de civiele en administratieve pro­cedures komt het reeds genoemde artikel 50 voor, dat van belang is voor ons kort geding. De maatregelen van de Haagse rechtbank ten aanzien van een betere organisatie van het kort geding en een versnelde bodem­procedure zijn ook stappen in de richting van een betere afstemming op eisen die internationaal ten aanzien van een behoorlijke procesvoering worden gesteld.

13. Daarnaast is er de noodzaak van een harmonisering ten aanzien van de behandeling van octrooi-interpretatie en de gel­digheid van octrooien. In het kader van het Gemeenschaps­octrooi vinden wij in artikel 30 van het Protocol betreffende de beslechting van geschillen betreffende het Gemeenschaps­octrooi. Op een zelfde wijze zou, althans voor de Europese octrooien, een centrale beroepsinstantie ingevoerd dienen te worden. Daar zouden de nationale rechters zich op kunnen richten voor vragen over geldigheid, beschermingsomvang en andere inbreukproblemen. De organisatie van deze beroeps­instantie zou toevertrouwd kunnen worden aan het Europese Octrooibureau in München, dan wel het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg. München heeft de ervaring en kennis met betrekking tot octrooien. Luxemburg heeft de rechters met ervaring op het gebied van internationale rechtsproblematiek. Voor de basis van een dergelijk instituut zou een Verordening vanuit de organisatie van de EG de meest efficiënte aanpak lij­ken. Het gebrek aan voortgang van het Gemeenschapsoctrooi­verdrag demonstreert dat die andere weg heel erg moeizaam is.

Amsterdam, 20 november 1996.

14 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

De voor- en nadelen van een Ferrari.

Over het kort geding in zaken betreffende inbreuken op octrooirechten.

J.J. Brinkhof.

1. Veneweg de meeste geschillen die betrekking hebben op inbreuken op octrooien, worden in kort geding uitgevochten. De populariteit van het kort geding is begrijpelijk. Octrooi­rechten verschaffen exclusieve posities op de markt. Inbreuken op deze rechten verstoren deze posities. Met behulp van snel uitgesproken inbreukverboden kan de exclusiviteit worden her­steld. Als een rechthebbende daar jarenlang op zou moeten wachten, kan zijn positie inmiddels volledig ondergraven zijn. Een eventuele schadevergoeding is dan vaak niet meer dan een schrale troost. En dan zwijgen we over de gecompliceerdheid en lange duur van procedures tot vaststelling van de schade. Ook een veroordeling tot winstafdracht zal naar verwachting weinig eenvoudiger en sneller te verkrijgen zijn. Kortom, het kort geding als snel, betrekkelijk goedkoop en effectief instru­ment om geschillen te beslechten, lijkt welhaast ontworpen voor de behandeling van geschillen over inbreuken op rechten van intellectuele eigendom. Men kan stellen dat het kort ge­ding in belangrijke mate bijdraagt aan de realisering van deze rechten als exclusieve rechten.

2. De dominantie van het kort geding in zaken betreffende inbreuken op octrooirechten staat niet op zichzelf. Ook op andere rechtsgebieden heeft het kort geding aan betekenis gewonnen. De groei van het kort geding is ten dele ten koste gegaan van de bodemprocedure. Over de bodemprocedure doet men al geruime tijd nogal meewarig. Sommigen zien haar als een relict uit de vorige eeuw. Men vindt de bodemprocedure te langzaam, terwijl bovendien middelen zouden ontbreken om vertragende chicanes op adequate wijze uit te bannen. Kort gezegd: het kort geding is modern en de bodemprocedure hopeloos ouderwets.

3. Wie zal de zegeningen van het kort geding loochenen? Er zijn talloze voorbeelden van prachtige beslissingen die op voor de betrokken partijen aanvaardbare wijze een snel einde hebben gemaakt aan heftige conflicten. En hoe vaak heeft een kort geding, dankzij het gebundelde optreden van actieve, creatieve advocaten en rechters, niet geleid tot een schikking tussen partijen of het weer op gang brengen van vastgelopen onderhandelingen? In mondiaal perspectief blijkt het Neder­lands kort geding een uniek verschijnsel. Misschien past het bij uitstek bij de mentaliteit van een handelsnatie als de Neder­landse. Langdurige geschillen belemmeren het handelsverkeer; snelle, pragmatische oplossingen verdienen de voorkeur boven scherpslijperij en breed uitgesponnen processen waarin de on­derste steen boven moet komen. Voor snelheid willen wij wel wat kwaliteit opofferen, zeker als de prijs niet te hoog is.

Ook op het gebied van de intellectuele eigendom vervult het kort geding goede diensten. Aan grove inbreuken kan de rechthebbende effectief een einde maken. Een snel verbod voorkomt ingewikkelde procedures over schade of winst­afdracht die zelden volledige genoegdoening zullen opleveren.

4. Is alles rozengeur en maneschijn? Ik denk van niet. In de praktijk zijn ontwikkelingen gaande die - als zij niet tot staan worden gebracht - er in mijn ogen op den duur wel eens toe zouden kunnen leiden dat het kort geding in octrooizaken aan zijn eigen succes ten onder gaat. Van dit gevaar ben ik mij meer bewust geworden door de vragen en kritiek van buiten­landse collega's. De belangstelling vanuit het buitenland voor het Nederlandse kort geding is de laatste tijd sterk toegeno­men. Dit vindt zijn verklaring in het feit dat Nederlandse kort gedingrechters in octrooizaken zogenaamde grensover­schrijdende verboden uitspreken: aan buitenlandse gedaagden wordt soms niet alleen een verbod opgelegd inbreuk te

maken op Nederlandse octrooien maar ook op buitenlandse octrooien. Daarover straks meer. Op welke ontwikkelingen heb ik het oog? Ik wil kort stilstaan bij de volgende vragen:

(i) kort geding in te complexe zaken? (ii) wordt te gemakkelijk een spoedeisend belang aan­genomen? (iii) is sprake van een woekering van nevenvorderingen? (iv) is er teveel ruimte voor verrassingen? (v) wordt te vaak een grensoverschrijdend verbod uit­gesproken?

5. Kort geding in te complexe zaken? Octrooizaken zijn vaak niet eenvoudig. Voor het nemen van

een verantwoorde beslissing is het vrijwel steeds onvermijde­lijk dat de rechter zich verdiept in de techniek. Aan de beant­woording van een groot aantal vragen zal hij zelden ontkomen: wat beschermt het octrooi?, hoe verhoudt de geoctrooieerde uitvinding zich ten opzichte van de stand van de techniek?, in welk opzicht bestaan verschillen tussen de door de gedaagde toegepaste werkwijze of het door gedaagde vervaardigde of verhandelde voortbrengsel enerzijds en het geoctrooieerde an­derzijds?, bestaat een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi zal worden nietigverklaard omdat het niet nieuw is of onvoldoende uitvindingshoogte heeft? De moeilijkheids­graad hangt mede af van de techniek in kwestie. Deze kan sterk variëren. Van techniek die iedereen kan begrijpen, tot techniek waarvoor Nobelprijzen zijn toegekend.

Wie de rechtspraak volgt, zal kunnen vaststellen dat de rechter inbreuken op zeer ingewikkelde octrooien krijgt voor­geschoteld. Vrijwel nooit zegt de rechter dat - in de woorden van artikel 291 Rechtsvordering - "de zaak niet vatbaar is om op het kort geding genoegzaam te worden toegelicht". In aan­merking genomen dat de voorbereidingstijd van met name de gedaagde niet al te royaal is en de tijd die de rechter zich kan gunnen voor het nemen van een beslissing, meestal beperkt, is het gevaar niet denkbeeldig dat de rechter verboden uitspreekt zonder voldoende voorlichting en bezinning. Bij de Haagse rechtbank is inmiddels de mogelijkheid geschapen om in com­plexe zaken een schriftelijke stukkenwisseling aan de terecht­zitting te laten voorafgaan (zie BIE 1995, p. 232). Dit is zon­der meer een verbetering. Of hiermee in voldoende mate het zojuist genoemde gevaar wordt weggenomen, is voor twijfel vatbaar. Onderstreept de noodzaak van een schriftelijke voor­fase niet dat de zaak eigenlijk niet geschikt is om in kort geding te worden beoordeeld? Het kan mijns inziens geen kwaad als de rechter wat vaker nee zegt.

6. Wordt te snel een spoedeisend belang aangenomen? In niet-octrooizaken is de drempel van spoedeisendheid

geleidelijk aar. steeds lager komen te liggen. De rechter die geen spoedeisend belang aannemelijk acht, wekt de schijn for­malistisch te zijn of zich te gemakkelijk van een zaak te wil­len afmaken. Van deze ontwikkeling gaat een zekere druk uit op de kort gedingrechter in octrooizaken. Is het verstandig deze algemene trend te volgen in octrooizaken?

Wie te maken krijgt met inbreuk op rechten uit zijn octrooi, heeft per definitie een spoedeisend belang bij een inbreuk­verbod. Daarover is iedereen het wel eens. Maar niet over de vraag binnen welke termijn een vermeende inbreukmaker na de constatering van de vermeende inbreuk gedagvaard dient te worden.

In het buitenland neemt men de eis van spoedeisendheid zeer serieus. Er is veel voor te zeggen dit in Nederland ook te doen. Is men te lankmoedig ten opzichte van de octrooihouder, dan bestaat het gevaar dat met de belangen van de vermeende inbreukmaker in onvoldoende mate rekening wordt gehouden.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 15

Stilzitten van de octrooihouder zal bij de vermeende inbreuk­maker de mening kunnen doen postvatten dat de octrooihou­der geen octrooiinbreuk aanwezig acht. De vermeende inbreuk­maker zou daarop zijn activiteiten kunnen uitbreiden. Als de octrooihouder na het constateren van de vermeende inbreuk geruime tijd laat verstrijken, als de vermeende inbreukmaker intussen niet onaanzienlijke investeringen heeft gedaan, en als de octrooihouder vervolgens toch nog een verbod in kort geding vordert, rijst de vraag of het belang van de vermeende inbreukmaker bij een beoordeling van de inbreuk in een ge­wone procedure niet zou moeten prevaleren boven het belang van de octrooihouder bij een verbod in kort geding.

Een minder royaal beleid ten opzichte van de octrooihou­der doet meer recht aan de belangen van de vermeende inbreuk-maker. Het sluit ook beter aan bij de opvattingen in het bui­tenland. Het zou de aanvaardbaarheid van grensoverschrijdende verboden in het buitenland ten goede kunnen komen. Gelukkig valt de laatste tijd in octrooizaken te constateren dat de rechter de teugels aanhaalt.

7. Is sprake van een woekering van nevenvorderingen ? In het klassieke octrooiinbreuk kort geding vraagt de oc­

trooihouder een verbod, versterkt met een dwangsom. De dis­cussie kan zich dan volledig toespitsen op de vraag of inbreuk aanwezig is of dreigt, en, zo nodig, op de vraag of nietigver­klaring te verwachten is. In gevallen van piraterij vraagt de octrooihouder meer. Bijvoorbeeld bevelen tot het terughalen van inbreukmakende producten, tot het afgeven van lijsten van afnemers, tot het noemen van de voorman, tot het doen van opgave van verkochte, afgeleverde en voorradige inbreukma­kende producten, tot het plaatsen van advertenties, tot het beta­len van voorschotten op de schadevergoeding of winstafdracht, en tot vernietiging van inbreukmakende producten. Stuk voor stuk ingrijpende maatregelen.

Wat in uitzonderingsgevallen werd gevorderd en in uitzon­deringsgevallen werd toegewezen, begint steeds vaker in "nor­male" zaken te worden gevorderd. Niet zelden neemt het peti-tum in een kort geding dagvaarding verscheidene pagina's in beslag en het fundamentum petendi nog geen pagina. Of deze ontwikkeling alleen maar te maken heeft met het gemak van de tekstverwerker en luiheid van de opsteller van de dagvaar­ding, waag ik te betwijfelen. Feit is dat het instellen van nevenvorderingen vaste praktijk aan het worden is. En dat leidt er dan weer toe dat de toelichting op deze vorderingen soms niet verder gaat dan de opmerking dat deze vorderingen ge­bruikelijk zijn in zaken betreffende intellectuele eigendom. Zo is de cirkel rond.

Deze ontwikkeling is niet toe te juichen. Ook hier bestaat het gevaar dat de belangen van de gedaagde in het gedrang komen. Mede tengevolge van de korte voorbereidingstijd is de gedaagde niet zelden zo in beslag genomen door het verweer met betrekking tot de gestelde inbreuk dat hij nauwelijks toe­komt aan reacties op de nevenvorderingen. Rechters staan dan voor de vraag of de niet voldoende bestreden nevenvorderingen in het geval dat inbreuk aannemelijk wordt geacht, toegewe­zen dienen te worden. Het serieus bespreken van neven­vorderingen ter zitting kan zeer tijdrovend zijn. Toewijzing van nevenvorderingen leidt nogal eens tot executieproblemen en kan de verhouding tussen concurrenten danig verstoren.

8. Teveel ruimte voor verrassingen? Bij raadslieden lijkt een diepgeworteld en onuitroeibaar

verlangen te bestaan de wederpartij kort voor of op de zitting te verrassen met nieuwe stukken. Heftige protesten en een onaangename, opgewonden sfeer zijn daarvan niet zelden het gevolg.

In niet-octrooizaken is de rechter soms erg soepel. Het gevaar bestaat dat rechters iets te gemakkelijk over bezwaren van de verraste partij heenstappen. Het inlassen van leespauzes kan wel eens helpen, maar vaak is de wens van de overvallen raadsman om met cliënten overleg te plegen en daarvoor de zitting aan te houden, reëel. Een te welwillende houding ten opzichte van de partij die met nieuwe stukken komt, bergt het gevaar in zich dat geen juiste beslissing wordt genomen. Maar zelfs als de kwaliteit van de beslissing hierdoor objectief ge­

zien geen nadeel ondervindt, kan de verliezende partij met het gevoel blijven zitten het onderspit te hebben gedolven als gevolg van de in een late fase in het geding gebrachte stukken waartegen onvoldoende verweer mogelijk was. Een dergelijk gevoel bevordert niet het vertrouwen in de rechtspraak en evenmin de aanvaarding van de beslissing.

Het is daarom een goede zaak dat de rechter in octrooi­zaken de spelregels streng hanteert.

9. Wordt te vaak een grensoverschrijdend verbod uitgespro­ken?

Grensoverschrijdende verboden zijn mogelijk. Dat weten wij zeker sinds Lincoln/Interlas (HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 met noot DWFV; BIE 1991, p. 86). Grensover­schrijdende verboden worden steeds vaker in kort geding ge­vraagd. Zij worden met een zekere regelmaat toegewezen. Ook hier geldt dat wat aanvankelijk een uitzonderlijke vordering was, geleidelijk aan regel begint te worden.

Dergelijke vorderingen bemoeilijken de verdediging. Voor een deugdelijk verweer zal onderzoek moeten worden gedaan naar de feitelijke en juridische situatie in het buitenland. In­schakeling van buitenlandse raadslieden zal vaak niet te ver­mijden zijn. Met een en ander is tijd gemoeid, terwijl de voor de verdediging beschikbare tijd beperkt pleegt te zijn.

In het buitenland heeft men moeite met grens­overschrijdende verboden in kort geding. Men ervaart deze verboden als inmenging in binnenlandse aangelegenheden, als inbreuken op de soevereiniteit, als onaanvaardbare ingrepen door buitenlanders in de nationale, economische verhoudingen. Echt grote moeite heeft men in het buitenland in die gevallen waarin de buitenlandse rechter zelf nimmer een verbod als voorlopige voorziening zou hebben opgelegd. Zoals gezegd stellen buitenlandse rechters strenge eisen aan spoedeisend­heid. Ook plegen zij aan het uitspreken van een verbod bij wege van voorlopige maatregel zwaardere eisen te stellen dan hier te lande gebruikelijk is.

Met het oog op de belangen van de verdediging en op de aanvaardbaarheid van grensoverschrijdende verboden in het buitenland, is terughoudendheid gewenst. Daarvoor is te meer aanleiding nu nog onzekerheid bestaat over de juiste interpre­tatie van enkele speciale bevoegdheidsregels van het EEX-verdrag [artikelen 5(3) en 6(1)], over de vraag of het kort geding als voorlopige maatregel in de zin van artikel 24 EEX te beschouwen is en over de vraag of, indien het kort geding een zodanige maatregel is, dit consequenties heeft voor de mogelijkheden om grensoverschrijdende verboden uit te spre­ken.

10. Slot Het kort geding is mij dierbaar. Ik beschouw het als een

prachtig product van de Nederlandse rechtscultuur dat mis­schien ook in andere rechtsculturen van waarde kan zijn. Het kort geding is een van de middelen om het procederen effi­ciënt, effectief en betaalbaar te houden. Om dat zo te houden moeten wij ervoor waken dat het kort geding in min of meer normale inbreukzaken tussen fatsoenlijke concurrenten te zeer wordt belast. Het kort geding barst uit zijn voegen als het wordt gebruikt in te ingewikkelde zaken, waarin te gemakke­lijk een spoedeisendheid wordt aangenomen, waarin teveel ruimte wordt gelaten voor overvaltactieken, waarin teveel nevenvorderingen worden ingesteld en te vaak grens­overschrijdende verboden worden gevorderd. Een dergelijke cumulatie is fnuikend. Het kort geding in octrooizaken kan op een aantal punten teveel gaan afwijken van het kort geding in niet-octrooizaken, de belangen van de verdediging dreigen in het gedrang te komen en de geloofwaardigheid in het buiten­land komt op het spel te staan. Ik pleit voor het klassieke kort geding waar in beginsel slechts een verbod met een dwangsom wordt gevraagd. Daarin moet ruimte zijn voor het zoeken naar een minnelijke regeling. Er is niet slechts de keuze tussen toe-en afwijzen. Bij de dienstverlenende functie van de rechter past dat hij tezamen met de raadslieden en partijen zoekt naar oplossingen van het geschil waarmee zowel de eiser als de gedaagde kunnen leven. Soms kan het verstandig zijn partijen naar de onderhandelingstafel (terug) te sturen. Wanneer het

16 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

kort geding de klassieke speelruimte verlaat, zal de tijd gaan ontbreken en de sfeer afwezig zijn voor het zoeken naar een schikking.

Het kort geding is - als we de kosten buiten beschouwing laten - te vergelijken met een Ferrari. Met de voor- en nade­len. Op een recht stuk autoweg met weinig ander verkeer en goed zicht, kan de bestuurder (rechter) snel een grote afstand afleggen. Maar in de stad, met fietsers, voetgangers, stoplich­ten en andere obstakels, moet de bestuurder het gaspedaal voorzichtig beroeren en nogal eens de rem gebruiken. Anders maakt hij brokken. Aan het rijden met grote snelheid is het nadeel verbonden dat de omgeving slechts vluchtig waargeno­men kan worden. De wegwijzers ziet men gemakkelijk over het hoofd en de zijstraat waar men moet zijn, is men voorbij voor men het weet. In een Ferrari kun je bovendien weinig bagage (nevenvorderingen) meenemen. Voor het achterhalen van wegpiraten is een Ferrari uitermate geschikt. Maar in het gewone stadsverkeer mag men van een Ferrari niet teveel ver­wachten. En als men veel moet vervoeren zal men voor een grotere en langzamere auto (de bodemprocedure) moeten kie­zen. Wat het overschrijden van grenzen betreft dient de be­stuurder er rekening mee te houden dat de verkeersregels, maximumsnelheid en gewoontes sterk kunnen afwijken van de

1. In Frankrijk is het streng verboden een andere naam te voeren dan de naam die op de geboorteakte is vermeld.1) Na de inlijving van het Koninkrijk Holland in Frankrijk in 1810 moesten alle Nederlanders behalve een voornaam die bij de doop gegeven was, ook een vaste geslachtsnaam gaan voe­ren.2) Dat voorschrift vond hier niet veel weerklank en ook na de bevrijding lukte het maar moeizaam een vaste geslachts­naam ingevoerd te krijgen.3) De Nederlanders vonden achter­namen kennelijk niet erg belangrijk en onze wet heeft dan ook nooit verboden om een andere naam te gebruiken dan de naam die op de geboorteakte voorkomt. Die andere naam kan door de persoon zelf bedacht zijn (het pseudoniem waaronder ie­mand schrijft, de naam waaronder iemand handelt, de naam waaronder de kunstenaar optreedt), maar het kan ook een bij­naam zijn die derden aan hem hebben gegeven. Ook bij voor­namen is het tamelijk gewoon dat mensen een andere roep­naam hebben dan de op de geboorteakte vermelde. In geboorteaankondigingen wordt de roepnaam soms al direct naast de officiële voornamen vermeld. Geboren: Geziena Hen-derika, we noemen haar Josje.

') De wet van 6 fructidor an II (1794) bepaalt in art. 1: Au-cun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les au-raient quittes seront tenus de les reprendre. Op het gebruiken van een andere naam dan de officiële naam staat een gevan­genisstrafvan 6 maanden.

2) Decreet van 18 augustus 1811 datdefamilieoudsten die geen achternaam hadden verplichtte er een te kiezen en de naam mee te delen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

3) Asser-Wiarda, Natuurlijke personen en familierecht, 9e druk, p. 1140 e.v. vermeldt dat in de Franse tijd de wet die ver­plichtte een naam te kiezen niet algemeen werd opgevolgd, waarna de gestelde termijn werd verlengd. Bij KB van 8 no­vember 1825, S. 74 werd de termijn waarbinnen een ge­slachtsnaam moest worden gekozen, opnieuw verlengd. Overwogen werd 'dat het in sommige gedeelten des Rijks nog steeds plaats vindt, om geene eigenlijke geslachtsnamen te voeren, maar in tegendeel veranderlijke bijnamen te dra­gen, en deze telkens, bij verandering van woonplaats, met andere namen die ontleend worden van de plaatsen of erven, welke opnieuw met der woon betrokken zijn, te verwisselen'.

Nederlandse situatie. Men mag niet vergeten dat men in Enge­land links rijdt! Buiten de grenzen is extra voorzichtigheid geboden.

Het kort geding is geen panacee voor alle kwalen van de bodemprocedure. Vele kwalen zijn slechts te verhelpen door verbetering van de bodemprocedure. Het experiment van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken {BIE 1996, p. 292) is daarom heel verstandig. Bij conflicten tussen gewone con­currenten zou het goed zijn indien het kort geding werd gere­serveerd voor niet al te gecompliceerde zaken waarin de inbreukvraag niet al te moeilijk te beantwoorden is en de kans op nietigverklaring met een redelijke mate van zekerheid te schatten is. Andere nevenvorderingen dan de dwangsom en vorderingen gericht op grensoverschrijdende verboden, zouden eerder uitzondering dan regel moeten zijn.

De kracht van het kort geding ligt in zijn eenvoud. En met dit woord is de verbinding met Sonja gelegd. Want eenvoud is een van de meest kenmerkende kwaliteiten van Sonja. Aan deze vrouw zonder kapsones is dit opstel opgedragen. Ik zal haar missen in de redactievergaderingen.

Den Haag, 15 november 1996.

De vrijheid om zichzelf met een andere naam aan te dui­den dan de officiële naam, is niet onbeperkt. Hij die de naam van een ander voert handelt volgens art. 1:8 BW onrechtmatig jegens die ander, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren. Het gebruiken van de naam van een ander (een "valse" naam) met het oogmerk om iemand op te lichten is als misdrijf strafbaar (art. 326 Sr.).

2. Voor rechtspersonen geldt een strenger regime. Een naamloze of besloten vennootschap moet in alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen waarin zij partij is of die van haar uitgaan, haar volledige naam en woonplaats vermel­den (art. 2:75 en 186 BW). Ook de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij moet, behoudens in telegrammen en reclames, haar naam volledig voeren (art. 2:56 BW). Voor ver­enigingen en stichtingen ontbreekt een dergelijk voorschrift.

Wel mag een onderneming onder een handelsnaam worden gedreven, die niet de naam is van degene aan wie de onderne­ming toebehoort. De Handelsregisterwet eist echter, dat in het register, zowel de naam van de (rechts)persoon aan wie de onderneming toebehoort, als de naam waaronder de onderne­ming wordt gedreven wordt opgegeven. Opdat derden in het Handelsregister kunnen nagaan wie eigenaar van de onderne­ming is, die onder een handelsnaam wordt gevoerd, dient degene die gehouden is de onderneming in te schrijven er voor te zorgen dat op alle van de onderneming respectievelijk van de rechtspersoon aan wie de onderneming toebehoort, uit­gaande brieven, orders, facturen en offertes is vermeld waar en onder welk nummer de onderneming respectievelijk de rechts­persoon is ingeschreven (art. 32a HRW). Niet-nakoming van die verplichting levert een economisch delict op (art. 1 sub 4 WED). Daarnaast stelt de Handelsnaamwet door verbodsbepa­lingen grenzen aan de vrije keuze van de naam waaronder ondernemingen worden gedreven. Zo mag geen handelsnaam worden gevoerd die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebe­horen (art. 3) of zou toebehoren aan een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een rechtspersoon (art. 4). Bovendien is verboden een handelsnaam te voeren die reeds eerder door een ander rechtmatig werd gevoerd of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt, voor zover daarvan bij het publiek verwarring is te duchten (art. 5). De Handelsnaam

Het recht op de naam en de handelsnaam.

C.J.H. Brunner.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 17

mag niet het merk van een ander bevatten voor zover daardoor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren te duchten is (art. 5a) en mag ook niet een onjuiste indruk geven van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is (art. 5b).4)

3. In een tegenwoordig meer genoemd dan gelezen artikel van Molengraaff in Rechtsgeleerd Magazijn 1887, p. 373-435 met de titel De "oneerlijke concurrentie" voor het Forum van den Nederlandschen rechter, tevens een bijdrage tot de uitleg­ging van art. 1401 BW en van de Wet op de handels- en fabrieksmerken, onderzocht Molengraaff of in ons recht een recht op de naam bestaat. Hij ging er daarbij van uit dat een recht op de naam zou impliceren dat de rechthebbende een uit­sluitend recht op het gebruik van die naam heeft. In de recht­spraak was herhaaldelijk uitgesproken dat een dergelijk recht bestond. Zo bijvoorbeeld door HR 21 april 1882, W 4770, overwegende "dat het Hof terecht op den voorgrond stelt dat ieder, en dus ook elke koopman of fabrikant, aan het gemeene recht ontleent het recht tot uitsluitend gebruik van zijn naam of firma ....". Molengraaff zet dan uiteen dat een uitsluitend recht op de naam in de wet niet te vinden is en dat wij het gemis daarvan niet behoeven te beklagen. "Men vergete toch niet dat een uitsluitend recht te allen tijde tegen een ieder kan worden gehandhaafd, die in strijd daarmede handelt, onver­schillig of door den rechthebbende schade is geleden, en zon­der dat de omstandigheden, waaronder de inbreuk op het recht wordt gemaakt, in aanmerking komen. Niet alleen het gebruik van den naam door een niet-rechthebbende op eene wijze, die oneerlijke concurrentie of in welk opzicht dan ook persoons­verwisseling ten gevolge heeft, neen elk gebruik zal verboden zijn, door wien ook en op wat wijze ook". Zijn conclusie was: "Er bestaat geen behoefte aan dergelijke bescherming van den naam, er is geen maatschappelijk belang dat haar vordert, inte­gendeel. Dit is niet alleen waar voor den burgerlijken naam, maar evenzeer voor den zoogen. handelsnaam, de firma".

De strekking van het betoog van Molengraaff was om dui­delijk te maken dat oneerlijke concurrentie onrechtmatig is, ongeacht of daarbij inbreuk werd gemaakt op een subjectief recht van de ander. Het gebruiken van de (handels)naam van een ander kon heel wel onrechtmatig zijn ook zonder erken­ning van een uitsluitend recht op de naam. "Zoo weinig behoefte bestaat aan een uitsluitend recht op den naam of firma, zoo veel behoefte is er daarentegen aan krachtige repres­sie van de oneerlijke concurrentie" (p. 384). Dan moest na­tuurlijk wel het begrip onrechtmatige daad ruimer worden uit­gelegd dan in rechtspraak en literatuur veelal gebeurde. Anders dan gewoonlijk wordt geschreven, stond Molengraaf niet een geheel nieuwe uitleg van art. 1401 voor, maar sloot hij zich aan bij de "juistere uitlegging" die Mr. G.Belinfante reeds in Themis 1865, p. 341 e.v. had verdedigd en wiens conclusie hij "eenvoudiger nog aldus zou willen uitdrukken: Hij die anders handelt dan in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers behoort te handelen, is verplicht de schade te vergoeden die derden daardoor lijden".

4. In de rechtspraak in de tijd waarin Molengraaff schreef werd er steeds vanuit gegaan dat het gebruik van de naam van een ander onrechtmatig was, omdat daarmee inbreuk werd gemaakt op het (subjectieve) recht van degeen wiens naam werd gebruikt. Dat recht stond weliswaar nergens met zoveel woorden in de wet, maar het werd als vanzelfsprekend aan het gemene recht ontleend. De zaak die beslist werd door HR 21 april 1882 betrof nagemaakte flessen reukwater voorzien van de naam, woonplaats en handtekening van de firma van een ander. Door het hof was de vordering tot schadevergoeding afgewezen, omdat het merk niet conform art. 18 der wet van 18 Germinal an XI was ingeschreven. Daarom was het nama-

*) Wie wil weten wat deze bepalingen betekenen raadplege S. Boekman, De Handelsnaam, 2e druk (1977), Kluwer-Deventer.

ken van het merk niet onrechtmatig en kon volgens het hof het gebruiken van de naam van de eiseresse als bestanddeel van het merk evenmin als onrechtmatig worden aangemerkt. De Hoge Raad casseerde. Weliswaar kon de eiseres geen beroep doen op de bescherming van die wet, omdat het merk niet juist was ingeschreven, maar feitelijk was beslist, dat de naam of firma deel uitmaakte van het merk van de eiseresse. Dat het merk van de eiseres als merk onbeschermd was betekende "in geenen deele dat nu ook haar recht op uitsluitend gebruik van haar naam, firma of handteekening, aan het gemeene recht ont­leend, afhankelijk zoude zijn van voorwaarden, welker inacht­neming de speciale wet alleen vereischt voor de bescherming van het merk, in zoover het gemeene recht dit onbeschermd laat".

5. Gebruik van eens anders (handels)naam als merk was dus onrechtmatig wegens inbreuk op het uitsluitend recht op de naam. Dat recht was echter niet - zoals in Frankrijk werd en wordt geleerd - een eigendomsrecht op een immaterieel goed. De Hoge Raad besliste op 29 juni 1916, NJ 1916, 866 "dat de naam van een persoon niet is een voorwerp van eigen­dom en alzoo niet is eene voor verkoop en levering vatbare zaak en zulks ook niet wordt door het feit dat iemand onder dien naam .... handel drijft". Ook "een zogenaamde "handels­zaak" is in den zin der wet niet eene zaak voor verkoop en levering vatbaar". Maar kent ons recht dan wel een recht op de naam en op de handelsnaam?

6. In de Handelsnaamwet van 1921 is zorgvuldig vermeden te bepalen dat de handelsnaam een subjectief recht van de eigenaar van de onderneming is.5) In art. 2 HNW wordt de handelsnaam waaronder een onderneming wordt gedreven ech­ter uitdrukkelijk wel voor vererving en overdracht vatbaar ver­klaard, zij het niet als afzonderlijke zaak, maar alleen in ver­binding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Boekman heeft betoogd,6) dat ons recht inderdaad een subjectief recht op de handelsnaam kent, al had de rege­ring in de Toelichting op de Handelsnaamwet uitdrukkelijk het bestaan daarvan ontkend. Zij wijst op de overdraagbaarheid van de handelsnaam, de verwantschap met het merkenrecht dat als subjectief recht is aanvaard en op de erkenning van het recht op de handelsnaam in rechtspraak en literatuur. In HR 8 nov. 1957, NJ 1960, 629 werd overwogen "dat het recht op een handelsnaam voor den rechthebbende in Nederland zijn betekenis ontleent aan de erkenning van dat recht door de Nederlandse rechtsorde en de daaraan door de Nederlandse rechtsorde verleende bescherming". Meijers had in zijn noot onder HR 30 jan. 1936, NJ 1936, 438 het recht op de handels­naam zonder voorbehoud een subjectief recht genoemd en Scholten in zijn noot onder HR 8 juli 1938, NJ 1939, 345 pleitte er voor dat "de wetgever .... ronduit het bestaan van een recht op de handelsnaam erkende, verkrijging en verlies re­gelde en den procesgang daaraan aanpaste".

Ook de geslachtsnaam is in het BW sedert 1970 een sub­jectief recht, zoals blijkt uit het opschrift - Het recht op de naam - van titel 2 van Boek 1. Meijers7) rangschikte het onder de persoonlijkheidsrechten. Maar dat persoonlijkheidsrecht is,

s) Mr. S. Boekman, De handelsnaam, 2e druk 1977, p. 59 vermeldt dat in de MvT uitdrukkelijk stelling genomen werd tegen het aanvaarden van 'een uitsluitend recht op den han­delsnaam, als ware het een zakelijk recht, geldend tegen één iegelijk'. In art. 337 Sr dat strafbaar stelde het voorzien van waren met de handelsnaam of het merk waarop een ander recht heeft, werd de term 'recht op de handelsnaam' ge­schrapt, zodat het sindsdien spreekt van het voorzien van wa­ren met de 'handelsnaam van een ander, of van het merk waarop een ander recht heeft'. De ontkenning van een 'recht op de handelsnaam' werd daarmee gemotiveerd, dat 'de wet­geving op dit stuk slechts beoogt te waken tegen misleiding en verwarring, doch overigens een recht op den handelsnaam niet erkent'.

6) A.w. p. 59-68. 7) E.M. Meijers, Algemene begrippen van het burgerlijk

recht, p. 266.

18 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

anders dan het recht op de handelsnaam van ondernemingen, niet ter vrije keuze van de persoon en niet voor vererving en overdracht vatbaar. Het is dan ook niet een vermogensrecht. Het recht op de (handels)naam verschilt dan ook aanzienlijk van een subjectief recht dat exclusieve bevoegdheden tot ge­bruik en beschikking geeft.

Er zijn nog steeds tegenstemmen, die - evenals Molen-graaff - het recht op de handelsnaam niet een subjectief recht achten en het gebruik van de handelsnaam van een ander niet ipso facto onrechtmatig wegens inbreuk op een subjectief recht. Voor dat standpunt zijn ook sterke argumenten aan te voeren: niet het enkele gebruik van de (handels)naam van een ander is onrechtmatig, maar alleen het gebruik dat bij derden verwarring zaait omtrent de identiteit van de gebruiker; on­rechtmatig gebruik van de (handels)naam van een ander is niet alleen onrechtmatig jegens de "rechthebbende" op de naam, maar jegens iedereen die daardoor misleid wordt of in verwar­ring gebracht.

7. Het rangschikken van het recht op de (handels)naam onder de subjectieve rechten is van belang voor de vraag of het gebruiken van de naam van een ander onrechtmatig is wegens inbreuk op een recht. Bij de invoering van Boek 1 van het BW is dan ook terecht de vraag gesteld wat nu eigenlijk de verhou­ding is tussen het recht op de eigennaam van een ander en de onrechtmatige daad.8) Geopperd werd als mogelijkheid dat art. 1:8 BW een lex specialis is van art. 1401 BW, zodat niet ieder gebruik van de naam van een ander onrechtmatig is, maar alleen het gebruik waardoor de schijn gewekt wordt, dat de betreffende persoon degene is wiens naam hij draagt of tot diens gezin of geslacht behoort; dat het artikel een beperking inhoudt van art. 1401 BW; dat het niet exclusief werkt, maar de werking van art. 1401 BW verruimt en tenslotte dat het geen zelfstandige betekenis heeft, omdat het er slechts aan her­innert dat het gebruik van de naam van een ander onrechtma­tig kan zijn. Het standpunt van de minister was dat met het voorgestelde art. 1.2.6 NBW "noch een beperking, noch een uitbreiding van een algemene regel kan zijn bedoeld, noch ook een loutere herinnering aan een algemene regel, doch dat het artikel ten doel heeft het recht op de naam, op een punt dat zich geheel bevond in de sfeer van het ongeschreven recht, nader te bepalen door een regel van geschreven recht".

Wat hier gezegd is, geldt naar mijn mening ook voor de handelsnaam. De Handelsnaamwet bepaalt, dat in een aantal gevallen een ondernemer niet de handelsnaam van een ander mag gebruiken. Die ander heeft in die gevallen het recht om tegen het ongeoorloofde gebruik in rechte op te komen en heeft in zoverre een subjectief recht ter bescherming van zijn handelsnaam. Daaruit mag niet a contrario worden afgeleid,

') PG Boek 1, (van Zeben) p. 33-35.

dat buiten de door de wet genoemde gevallen het gebruik van een handelsnaam van een ander tegenover de rechthebbende en tegenover derden altijd rechtmatig is. Dat gebruik kan immers tegenover (een deel van) het publiek misleidend en daardoor onrechtmatig zijn, ongeacht of de "rechthebbende" op de han­delsnaam daartegen opkomt.9)

8. Het gebruiken van de (handels)naam van een ander is in de gevallen waarin de wet dat verbiedt of - wat hetzelfde is -onrechtmatig verklaart, onrechtmatig wegens strijd met een wettelijke plicht. Daarbuiten kan het, afhankelijk van de om­standigheden, ook onrechtmatig zijn wegens strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens een of meer derden. De vraag is echter of het daarnaast ook onrechtmatig is wegens inbreuk op een recht, die krachtens art. 6:162 lid 2 BW, behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, steeds als onrechtmatig wordt aangemerkt. Het was die vraag die Molengraaf! ontkennend beantwoordde en die ook latere schrijvers er toe bracht te ont­kennen dat het recht op de (handels)naam een subjectief recht is.

Mij lijken twee conclusies onontkoombaar. De eerste is, dat het recht op de (handels)naam naar ons recht inderdaad als een subjectief recht moet worden beschouwd; de tweede is dat het niet een subjectief recht is in de zin van art. 6:162 lid 2, dat beperkt is tot rechten die aan de rechthebbende een exclusief gebruiks- en beschikkingsrecht geven. Als persoonlijkheids­recht is de naam van personen niet een recht waarover beschikt kan worden, noch geeft de naam een exclusief gebruiksrecht. De handelsnaam is niet een persoonlijkheidsrecht, maar een vermogensrecht waarover alleen de rechthebbende mag be­schikken. Het gebruik van de handelsnaam van een ander maakt echter niet steeds inbreuk op een recht van de rechtheb­bende op die naam, omdat dat gebruik slechts onrechtmatig is, indien het in strijd komt met wettelijke verboden of met onge­schreven zorgvuldigheidsnormen die niet alleen jegens de rechthebbende op de handelsnaam in acht moeten worden genomen, maar jegens iedereen die door dat gebruik schade kan lijden.

De eigenaardigheden van het recht op de naam tonen aan, dat de algemene regel van art. 6:162 lid 2 BW dat inbreuk op een recht onrechtmatig is, alleen geldt voor exclusieve gebruiks- en beschikkingsbevoegdheden, niet ook onverkort voor zulke rechten als het recht op de naam.

Glimmen, 18 november 1996.

9) Vgl. art. 6:194 e.v. BW dat voor misleidende mededelin­gen omtrent beroeps- of bedrijfsmatig aangeboden goederen aan iedere belanghebbende een vordering uit onrechtmatige daad geeft.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 19

Essai de phraséologie comparée des versions néeriandaise et francaise des arrêts de la Cour de Justice Benelux

C. Dejonge.

Les trois Etats du Benelux ont notamment en commun la loi sur les marques et la loi sur les dessins et modèles. Lorsqu'une juridiction d'un de ces Etats rencontre, dans un litige qui lui est soumis, une difficulté d'interprétation de ces lois, elle a la faculté ou, dans certains cas, 1'obligation de sai-sir du problème la Cour de Justice Benelux. Conformément a sa mission qui est de promouvoir 1'uniformité dans 1'application des régies juridiques communes, la Cour Benelux élucidera la question et la solution donnée s'imposera a la juridiction qui avait interrogé la Cour.') C'est la procédure bien connue des questions préjudicielles.

L'article 12, alinea 7, du Traite du 31 mars 1965 dispose que "les langues employees par et devant la Cour sont Ie fran-gais et Ie néerlandais"; il poursuit: "Les actes de procédure doivent toujours être accompagnés d'une traduction dans 1'autre langue. La procédure, les plaidoiries et la décision ont lieu dans la langue employee pour la procédure devant la juridic­tion oü 1'affaire est pendante au fond." La cause est donc entendue: il existe un texte original des arrêts de la Cour et un texte qui n'en constitue "que" la traduction. Pourtant, lorsqu'après discussion au sein du groupe de travail (trois juges et un greffier) et, ultérieurement, en chambre du conseil (neuf juges et un greffier), les membres de la Cour se sont mis d'accord sur la solution juridique des questions préjudicielles, ils consacrent une partie non négligeable de leur temps a la concordance entre les textes francais et néerlandais des arrêts.

Cette attention particuliere accordée a la traduction se jus-tifie puisque 1'interprétation donnée par la Cour finit par faire corps avec la disposition interprétée et que les juridictions nationales feront référence dans leur langue, qu'il s'agisse du texte original ou de la traduction, a la jurisprudence de la Cour Benelux. Ainsi, les juges du fond de la partie francophone du Benelux, qui recourent2) au critère de la ressemblance au sens de la loi sur les marques, se reportent tout naturellement a la version frangaise de 1'arrêt A 82/5 du 20 mai 1983 (affaire "Union Soleure") de la Cour Benelux : "il y a ressemblance entre une marque et un signe, lorsque ... la marque et Ie signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur Ie plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature a établir [la Cour dira plus tard: "susciter"] une association entre Ie signe et la marque". Cette traduction n'est cependant pas a 1'abri de la critique en ce qui concerne la syntaxe, ni d'ailleurs sur Ie fond; qu'on en juge plutöt a la lecture de 1'original néerlandais: "van overeenstemming tussen een merk en een teken (is) sprake, wanneer ... merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk wor­den gewekt".

L'expérience montre que les problèmes de traduction les plus ardus n'ont pas tant pour origine les termes techniques, qui trouvent assez rapidement leur solution dès les premières versions rédigées par les traducteurs. Ils se situent davantage au niveau de tournures fréquentes, qui paraissent souvent parfaitement banales dans la langue du rédacteur du projet d'arrêt mais qui touchent en réalité aux modes d'expression de la pensee juridique, telles les phrases, tout a fait courantes en néerlandais juridique, du type: "voor de vraag of ... is van belang of...", oü deux questions indirectes se font echo et dont

n) Sur ce mécanisme, voyez sous Ie titre "Attributions Juri-dictionnelles" ("Rechtspraak") les articles 6 a 9 du Traite du 31 mars 1995 relatif a l'institution et au statut d'une Cour de Jus­tice Benelux.

2) Pour un exemple récent, voyez Civ. Namur (6e ch.), 8 décembre 1995.

Ie rendu en frangais nécessite souvent une transposition de l'idée: (1) het antwoord op de vraag of vorenbedoelde argumenten

een verklaring opleveren, hangt daarvan af, of die argu­menten in onderlinge samenhang op zich zelf en zonder meer aannemelijk maken dat... / pour savoir si les argu-ments précités fournissent pareille explication, il faut exa-miner si dans leurs rapports mutuels, ces arguments auto-risent a eux seuls a faire admettre que ... (A 80/1)

(2) het antwoord op de vraag of de merkhouder zich tegen dat gebruik van het merk kan verzetten, hangt daarvan af of door dat gebruik aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en voor dat gebruik geen geldige reden be­staat / la possibilité pour Ie titulaire de la marque de s'opposer a pareil emploi de sa marque dépend des ques­tions de savoir si eet emploi est susceptible de lui causer un préjudice et s'il n'existe pas de juste motif a eet emploi (A 82/1)

(3) het antwoord op de vraag hangt daarvan af of het publiek het teken opvat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert / la réponse a la question dépend de la perception du signe par Ie public en tant que signe identifiant Ie produit comme provenant d'une entreprise déterminée (A 83/4).

Il m'a paru interessant de rechercher, dans les attendus quant au droit, les expressions qui constituent les balises du raisonnement juridique, d'en faire la typologie selon certaines activités de la Cour et de voir quels en sont les équivalents dans 1'autre langue. Cette recherche a porté sur les 42 arrêts que la Cour Benelux a rendus a ce jour (novembre 1996) dans Ie domaine des marques et des dessins ou modèles. De ces 42 affaires, 36 avaient Ie néerlandais (28 affaires provenant des Pays-Bas et 8 affaires de Belgique) pour langue de la procé­dure.

Les citations ne pretendent pas a la rigueur scientifique: je les ai uniformisées et simplifiées en abandonnant Ie style indi­rect, les guillemets et un exces de points de suspension qui mettent autant d'obstacles a la facilité de la lecture. Toutefois, pour que les textes restent vérifiables, je fais référence au numero de röle de 1'affaire.

A. La Cour scrute les questions préjudicielles Les questions préjudicielles constituent la matière première

de 1'activité de la Cour. Aussi va-t-elle les soumettre a un exa­men précis; il n'est pas rare qu' elle y décèle des erreurs maté-rielles ou des ambiguïtés et qu'elle doive procéder a une pre­mière mise au point: (4) de in de vraag gebezigde woorden worden door het Hof

in deze zin begrepen, dat ... / les termes utilisés dans la question ont été entendus par la Cour en ce sens que ... (A 76/1)

(5) het Hof wil vooraf opmerken dat het de vermelding van artikel x aanmerkt als een schrijffout voor artikel y / la Cour entend faire remarquer au préalable qu'elle con-sidère la mention de l'article x comme une erreur ma-térielle la oü il aurait fallu lire article y (A 76/2)

(6) voor het geval uit de vraag moet worden opgemaakt dat de nationale rechter wenst te weten welk onderling ge­wicht hij moet toekennen aan ... / pour Ie cas oü il fau-drait comprendre que la question de la juridiction natio­nale implique une interrogation sur la valeur respective que Ie juge doit attribuer a ... (A 83/1).

Parfois, pour comprendre la question, il faut appeler a la rescousse des éléments qui lui sont extérieurs: - les faits de la cause: (7) het nationale rechtscollege heeft evenwel niet vastgesteld

dat... ; in de feiten waarop de door het Hof te geven uit­leg moet worden toegepast ligt wel besloten dat... / la juri-

20 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

diction nationale n'a toutefois pas constaté que ... ; les faits a propos desquels 1'interprétation a donner par la Cour doit être appliquée impliquent en revanche que ... (A 82/2)

(8) tegen deze achtergrond valt de vraag aldus te verstaan dat de rechter in wezen wil weten of... / dans ce contexte, la question doit se comprendre en ce sens que la juridic-tion nationale entend en substance savoir si ... (A 83/4)

(9) het Hof begrijpt deze vraag tegen de achtergrond van de vaststaande feiten aldus dat zij ertoe strekt te vernemen of een aangevallen teken kan gelden als een "vertaling" / considérant les faits constants de la cause, la Cour com-prend cette question en ce sens que son objet est de savoir si un signe querellé peut être tenu pour une "traduction" (A 87/7).

- des renseignements épars figurant dans la decision de renvoi: (10) de nationale rechter heeft zijn vraag van een toelichting

voorzien waaruit het Hof begrijpt dat ... ; noch uit deze toelichting noch uit de formulering der vragen valt met zekerheid af te leiden in welk van de twee hiervoor aan­geduide kaders de nationale rechter antwoord behoeft op zijn vragen, doch het Hof leidt uit het opschrift boven de rechtsoverwegingen waarin de nationale rechter zijn vraag inleidt en toelicht dat de nationale rechter wenst te verne­men of ... / la juridiction nationale a fait précéder sa question d'un commentaire dont la Cour infère que ... ; ni ce commentaire, ni la formulation des questions ne per-mettent de déterminer avec certitude sous lequel des deux rapports énoncés ci-avant la juridiction nationale a besoin d'une réponse a ses questions mais la Cour déduit de l'intitulé des considérations par lesquelles la juridiction nationale introduit et commente sa question qu'elle sou-haite savoir si ... (A 90/4).

- un raisonnement de la Cour elle-même pour donner un sens a la question: (11) aan deze vraag ligt klaarblijkelijk de veronderstelling ten

grondslag dat ... ; alleen zo valt immers te begrijpen dat de nationale rechter die twee mogelijkheden onder ogen ziet, voor de laatste mogelijkheid geen andere rechts­grond aangeeft dan ... / cette question part manifestement de l'hypothèse que ... ; c'est en effet l'unique faqon de comprendre pourquoi la juridiction de renvoi qui envisage une alternative, n'indique pas d'autre fondement a 1'appui de la dernière éventualité que... (A 87/2).

B. La Cour transforme les questions préjudicielles En d'autres occasions, la Cour transforme d'autorité les

questions en les ramenant a ce qu'elle considère comme essen-tiel ou en les regroupant, ou encore avec la volonté de prendre appui sur elles dans une formulation ou un traitement qu'elle juge mieux adaptés a la démonstration qu'elle va donner: (12) het in de vraag aan de orde gestelde probleem komt

hierop neer of... I Ie problème évoqué dans la question revient a savoir si... (A 77/3)

(13) deze vragen hangen zozeer samen dat het Hof deze vra­gen gezamenlijk zal behandelen / ces questions sont si intimement liées que la Cour les traitera conjointement (A 77/3)

(14) de vragen naar de betekenis van het Benelux-Register voor de goede trouw van de voorgebruiker zijn kennelijk gesteld met het oog op deze andere vraag : of en zo ja, onder welke omstandigheden ... / la juridiction nationale a posé les questions relatives a la portee a reconnaïtre au registre Benelux quant a la bonne foi de 1'usager an-térieur, manifestement en vue d'une autre question, celle de savoir si, et dans 1'affirmative, dans quelles circonstan-ces ... (A 82/6).

C. La Cour fixe les limites des questions préjudicielles Si les questions préjudicielles s'étendent au-dela de ce qui

est nécessaire a la solution du litige devant Ie juge du fond, la Cour en reduit la portee: (15) nu de procedure, waarin de nationale rechter de vragen

heeft gesteld, enkel betrekking heeft op individuele mer­ken kan bij de beantwoording van die vragen worden

daargelaten of ... / la procédure au cours de laquelle la juridiction nationale a posé les questions n'ayant trait qu'd des marques individuelies, la Cour peut, dans sa réponse a ces questions, se dispenser d'examiner si ... (A 80/1)

(16) hier behoeft geen uitputtende beschrijving te worden ge­geven van het begrip "in het economisch verkeer" omdat voor deze zaak voldoende is vast te stellen ... / il n'y a pas lieu de donner une définition exhaustive de la notion "dans la vie des affaires" parce que, en l'espèce, il suffit de constater ... (A 82/2)

(17) nu niet blijkt dat de partij te dezen een bevel tot vrijwil­lige doorhaling van de inschrijving heeft gevorderd, be­hoeft, wat het tweede deel van deze vraag betreft, slechts te worden opgemerkt... / étant donné qu'il n'apparaitpas que la partie ait demandé une ordonnance de radiation volontaire de 1'enregistrement, la Cour peut se borner, quant a la seconde partie de la question, a faire observer ... (A 83/1)

(18) daargelaten of zich tegen voormelde achtergrond omstan­digheden laten denken die wettigen aan het begrip "gel­dige reden" minder strenge eisen te stellen, wettigen de in de vraag bedoelde omstandigheden zulks in ieder geval niet / abstraction faite du point de savoir si, dans ces con-ditions, on peut concevoir des circonstances justifiant d'apprécier d'une maniere moins stricte la notion de "juste motif", les circonstances visées dans la question préjudi-cielle ne Ie justifient nullement (A 87/2).

Inversement, cette adéquation de la réponse aux faits de la cause est utile a la Cour, lorsqu'après coup, elle éprouve Ie besoin de restreindre la portee d'une decision, dont elle ne pouvait peut-être pas apercevoir immédiatement toutes les con-séquences: (19) in die zaken was de vraag of het betrokken teken een

vorm van de waar was, niet aan de orde gesteld, zodat het Hof in die zaken daarover geen uitspraak heeft kunnen doen en ervan heeft moeten uitgaan dat de te geven uit­leg moest worden toegepast op een teken dat als twee­dimensionaal wordt aangemerkt / dans ces affaires il ne s'agissait pas de savoir si Ie signe considéré constituait une forme du produit de sorte que la Cour n'a pas pu se prononcer sur ce point dans ces affaires et a dü considé-rer que 1'interprétation qu'elle était appelée d donner s'appliquerait a un signe qui est considéré comme bidi-mensionnel (A 90/4).

D. La Cour statue sur sa compétence La Cour ne répondra pas aux questions qui concernent des

points concrets a trancher par Ie juge du fond ou qui se rapportent a 1'interprétation du droit national: (20) de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof

biedt niet de mogelijkheid de vraag van de bewijslast­verdeling voor een bepaald geval in concreto te beant­woorden / limitée a 1'interprétation des régies juridiques, la mission de la Cour ne 1'autorise pas a se prononcer concrètement sur la question de la charge de la preuve dans un cas d'espèce (A 78/2)

(21) ten aanzien van de in de vraagstelling vermelde argumen­ten van een partij kan, zonder daaromtrent in concreto te oordelen - tot hoedanige beoordeling dit Hof is niet geroepen - het navolgende worden opgemerkt ... / a 1'égard des arguments d'une partie cités par la juridiction nationale, et sans entrer dans une appréciation concrete a laquelle il n 'appartient pas a la Cour de se livrer, on peut faire observer ce qui suit ... (A 80/1)

(22) voor de beantwoording van de vraag moet te rade worden gegaan bij het nationale recht, waarvan de uitleg niet aan het Hof toekomt I la solution de la question doit être recherchée dans Ie droit national, dont 1'interprétation n 'est pas de la compétence de la Cour (A 83/4)

(23) de vraag is voor het overige niet vatbaar voor beantwoor­ding door het Hof, omdat de vraag of namaak een on­rechtmatige daad oplevert, afhangt van en moet worden beoordeeld naar het ter plaatse geldende gemene recht / la question n'est, pour Ie reste, pas susceptible de rece-

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 21

voir une réponse de la part de la Cour, parce qu'il dé­pend du droit commun national de savoir, et c'est selon ce droit qu'il faut apprécier, si la contrefacon constitue également un acte de concurrence deloyale (A 83/4).

Dans sa volonté de fournir une réponse utile au juge du fond, la Cour se livre parfois elle-même a un effort d'abstraction: (24) de vraag leent zich maar ten dele voor beantwoording in

abstracto, doch valt uit het geheel der voorafgaande overwegingen af te leiden dat voor de beantwoording van de vraag of gebruik als hiervoor bedoeld kan worden beschouwd als "normaal gebruik", beslissend is of het geheel van de feiten en omstandigheden de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden / si la question ne se prête que par-tiellement d une réponse abstraite, il est néanmoins pos-sible d'inférer de l 'ensemble des considérations qui prece­dent que pour que 1'emploi de la marque, tel qu'il est visé ci-dessus, puisse être considéré comme un "usage nor-mal", il est determinant qu'il se dégage de 1'ensemble des faits et circonstances que 1'usage a pour objet de créer un débouché pour les produits marqués (A 80/1).

Si la question n'est pas posée par la juridiction nationale, mais par les parties elles-mêmes au cours de la procédure Benelux, la Cour se dira incompetente: (25) partijen hebben het Hof verzocht zich uit te laten over de

vraag of de bepaling ook kan worden ingeroepen door een derde; die vraag echter - daargelaten of zij wel de uitleg van de wet betreft - kan niet, als niet door de nationale rechter aan het Hof voorgelegd, worden beantwoord / les parties ont demandé a la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la disposition peut être invoquée par un tiers; la Cour ne peut toutefois pas répondre a cette question - indépendamment du point de savoir si elle concerne bien 1'interprétation de la loi - étant donné qu'elle n'a pas été retenue par la juridiction nationale pour être soumise d la Cour (A 76/2).

Au lieu de décliner sa compétence, la Cour peut au con­traire l'affirmer: (26) het weten of behoren te weten dat een verkregen recht

waarop beroep wordt gedaan, niet bestaat, en de kwade trouw die hieruit voortvloeit, stellen een probleem van uitleg van de wet aan de orde, waarover het Hof zich behoort uit te spreken / la connaissance ou 1'ignorance inexcusable de 1'inexistence du droit acquis revendiqué, et la mauvaise foi qui en découle, posent un problème d'interprétation de la loi sur lequel il appartient a la Cour de s 'exprimer (A 77/2).

E. La Cour donne 1'interprétation de la norme Pour établir Ie sens d'une norme3) qui, par hypothese, ne

peut s'appliquer immédiatement, 1'interprète s'intéressera au texte actuel de la norme (a) et en dégagera 1'économie générale (b).

Il peut aussi rechercher 1'intention (c) qui a présidé a la rédaction du texte, qu'elle se soit exprimée au cours du proces­sus d'élaboration de la norme (travaux préparatoires) ou qu'elle réside dans sa capacité a saisir les hypotheses non prévues.

Ainsi, Ie passé, Ie présent et Ie futur de la norme s'unissent pour lui imprimer un sens que la jurisprudence (d) mettra a jour.

Bien entendu, ces catégories qu'un souci de classification pousse a distinguer ici, s'enchevêtrent fréquemment dans la réalité au point qu'il est nécessaire d'établir une hiérarchie entre les différentes sources (voir également 1'exemple n°35): (27) weliswaar motiveert het gemeenschappelijk Commentaar

der Regeringen die beperking tot het geval dat de toestand van de waar niet is gewijzigd door erop te wijzen dat ... maar zulks is onvoldoende om - ondanks de bewoordin­gen en wat belangrijker is, tegen de strekking van het arti­kel als geheel - aan te nemen dat... / 1'Exposé des motifs

3) Sur ces questions, voyez "Methodologie juridique -L'application de la norme"- X. Dijon - E. Story-Scientia, 1990, pp. 31 a 72.

commun des gouvernements justifie certes la limitation au seul cas oü il y a altération de l'état du produit en souli-gnant que ... mais ce motif est insuffisant pour faire admettre - en dépit du libellé et, chose plus importante, d l'encontre de la portee de Partiele dans son ensemble -que ... (A 89/1).

a) L 'analyse littérale du texte Au premier rang des instruments4) dont dispose la Cour

pour asseoir son interprétation figure Ie texte même de la dis­position qui renferme, suivant la décision de la juridiction nationale, une difficulté d'interprétation. (28) de partij beroept zich voor een engere uitlegging dan de

tekst aangeeft op artikel x, ten onrechte evenwel / la par-tie invoque 1'article x a 1'appui d'une interprétation plus restrictive que ne l'indique Ie texte; eet argument est tou­tefois dénué de fondement (A 74/1)

(29) het artikel behelst verder niets wat medebrengt ... / 1'article ne renferme aucun element qui impliquerait ... (A 76/1)

(30) het artikel verzet er zich met name niet tegen dat de rech­ter betekenis toekent aan de omstandigheid dat... / en par­ticulier, 1'article ne fait pas obstacle a ce que Ie juge prenne en considération Ie fait que ... (A 78/2)

(31) door die [door het Hof in een eerder arrest gegeven] omschrijving zou aan de bescherming van de merkhouder een beperking zijn gesteld die in de tekst geen steun vindt, hetgeen niet kan worden aanvaard / ce libellé [formule par la Cour dans un arrêt precedent] apporterait a la pro-tection du titulaire de la marque une limite qui ne trouve aucun fondement dans Ie texte, ce qui ne peut être admis (A 82/2)

(32) de bewoording der bepaling gedoogt niet om haar wer­king uit te strekken tot... / les termes de cette disposition n'autorisent pas d'étendre son effet a ... (A 87/7).

b) L 'économie du texte Se mettre a la recherche de 1'économie du texte, c'est en

dégager 1'organisation d'ensemble et la structure articulée in­terne, c'est-a-dire la distribution des parties et les rapports exi-stant entre elle. (33) uit het samen lezen van die bepalingen blijkt ... / il res­

sort du rapprochement de ces dispositions ... (A 78/2) (34) uit het bepaalde in artikel x in verband met het bepaalde

in artikel y in onderling samenhang, alsmede uit de ge­schiedenis in deze bepalingen moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval nodig is dat ... / il se dé-duit de 1'article x considéré en relation avec 1'article y, ainsi que de Ia genese de ces dispositions que la prise d'effet de 1'extinction est subordonnée a ... (A 87/2)

(35) nu de bepaling in het gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen niet is toegelicht, komt het bij de beantwoor­ding van de vragen van uitleg, behalve op haar bewoor­dingen vooral aan op haar plaats in het stelsel der wet / pour répondre aux questions relatives a 1'interprétation de 1'article, cette disposition ne faisant 1'objet d'aucune ex-plication dans Ie Commentaire commun des Gouverne­ments, il faut s'attacher essentiellement, outre aux termes de cette disposition, a la place qu'elle occupe dans Ie sys-tème de la loi (A 87/7)

(36) een dergelijk, voor een beoordeling in concreto geen ruimte biedend voorschrift past niet goed in het stelsel der wet / pareille obligation, qui ne laisse au juge aucun pou-voir d'appréciation in concreto, s'écarte du système de la loi (A 87/7)

(37) reeds het systeem van het artikel vormt aldus een aanwij­zing dat de feitelijke mogelijkheid van schade bij de toe-

4) Sur les instruments a la disposition de la Cour, voyez S. Boekman: "Ervaring met de Beneiux-Merkenwet bezien van­uit het oogpunt van het Benelux-Gerechtshof", article paru dans l'ouvrage édité par Ie Bureau Benelux des Marques: "1/4 de siècle de droit Benelux des marques", 1996, pp. 55 a 61. Madame Boekman recense les instruments suivants: Ie texte légal, l'exposé des motifs, les travaux préparatoires, l'économie générale de la loi, les arrêts de la Cour Benelux elle-même, la directive européenne.

22 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

passing van het eerste lid geen rol behoort te spelen / il ressort ainsi déja de ['économie de 1'article que 1'existence potentielle d'un préjudice est étrangère a 1'application du premier alinea (A 94/1).

c) L 'intention Il arrive que Ie législateur ait exprimé imparfaitement sa

volonté dans la règle de droit qui, lorsqu'on doit accorder des systèmes juridiques nationaux différents, est souvent Ie résul-tat d'un compromis entre des volontés plurielles. Les travaux préparatoires, c'est-a-dire les activités et documents qui, au cours de la genese de la loi, ont précédé la manifestation défi-nitive de la volonté du législateur, peuvent éclairer celle-ci. Dans Ie cadre du Benelux, il s'agit en pratique surtout de l'exposé que les trois Gouvernements ont rédigé en commun pour faire état des motifs qui les ont conduits a introduire une loi uniforme dans leur législation nationale. Il se peut aussi que 1'intention n'ait pas été dite, mais qu'on prête tout de même telle ou telle intention au législateur parce qu'elle résulte de 1' esprit du texte (voir en particulier les exemples nos 41, 42, 44 et 45), de 1'ouverture de la norme qui, disposant pour 1'avenir, est susceptible de s'appliquer a des événements que Ie législa­teur d'alors n'avait pas envisagés. (38) geen grond bestaat - en meer in het bijzonder de geschie­

denis van het tot stand komen van de wet biedt ongenoeg­zame steun - om aan te nemen dat ... / il n'y a pas motif de considérer - et plus spécialement la genese de la loi ne permet pas de corroborer suffisamment 1'opinion - que ... (A 76/1)

(39) het artikel heeft niet de strekking de merkhouder in eni­gerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de mid­delen die het nationale recht hem toekent / 1'article ne vise pas a imposer au titulaire de la marque une quelcon-que restriction dans les moyens que Ie droit national met a sa disposition (A 78/2)

(40) bij de uitlegging van dit voorschrift moet voorts in aan­merking worden genomen dat bij zijn formulering mede de wens heet voorgezeten te breken met de voorheen gehuldigde opvatting / dans 1'interprétation de cette dis­position, il faut aussi tenir compte de la volonté, qui a pré-sidé a sa rédaction, de rompre avec la conception antéri-eurement admise (A 80/1)

(41) ook daarom is aannemelijk dat deze uitleg overeenstemt met de bedoeling van de Verdragsluitende Partijen omdat deze zich ervan bewust geweest moeten zijn dat... / ainsi, on peut considérer que cette interprétation est également conforme a l'intention des Parties Contractantes qui ont du être conscientes de ce que ... (A 82/6)

(42) aangenomen mag worden dat die Partijen de vergaande bescherming welke de wet aan deze merkrechten ging verbinden alleen gerechtvaardigd hebben geacht indien de desbetreffende tekens ook metterdaad normaal in ge­bruik zouden worden genomen / on est fondé a admettre que les Parties contractantes ont estimé que la protection étendue que la loi allait conférer a ces droits de marque ne se justifiait que si les signes correspondant a ces droits étaient utilisés de facon effective et normale (A 82/6)

(43) voor de uitlegging van het artikel zijn voorts van belang de visie van de Verdragsluitende Staten op en hun oordeel omtrent ... / pour 1'interprétation de 1'article, il importe encore d'avoir égard a la conception des Etats contrac-tants et a leur appréciation de ... (A 85/2)

(44) voorts kan niet worden aangenomen dat de Verdrag­sluitende Partijen zouden hebben beoogd de auteur die zijn tekening of model heeft gedeponeerd, achter te stel­len bij de auteur die van zo'n depot afziet / en outre, il ne peut être admis que les Etats contractants aient voulu désavantager 1'auteur qui a déposé son dessin ou son modèle par rapport a 1'auteur qui renonce a pareil dépöt (A 85/3)

(45) het hiervoren overwogene behoeft nog in zoverre nadere motivering dat de wettelijke regeling weliswaar kennelijk veronderstelt dat in het bedoelde geval de vervallen-verklaring moet worden uitgesproken door de rechter, maar noch in de tekst, noch in de toelichting wordt met zovele woorden gezegd dat een daartoe strekkende vorde­

ring moet worden ingesteld tegen de merkhouder, terwijl uit artikel x zelfs het tegendeel zou kunnen worden afge­leid; dit laatste is echter onvoldoende om aan te nemen dat de ontwerpers van de wet - in weerwil van het bepaalde in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden - het mogelijk zouden hebben willen maken dat vervallen-verklaring kan worden uitgesproken in een procedure waarbij de merkhouder geen partij is / la considération qui précède demande a être précisée en ce sens que si la loi suppose manifestement que dans Ie cas visé, 1'extinction doit être prononcée par Ie juge, ni Ie texte ni Ie commentaire ne mentionnent explicitement qu'une ac-tion a eet effet doit être formée contre Ie titulaire de la marque, Ie contraire pouvant même se déduire de 1'article x; toutefois, cette dernière constatation ne suffit pas a faire admettre que les auteurs de la loi - nonobstant les dispo-sitions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, auraient voulu qu'il fut possible de prononcer 1'extinction dans une procédure a laquelle ne serait pas partie Ie titulaire de la marque (A 87/2)

(46) uit de tekst van het artikel en uit de voorgeschiedenis van dit voorschrift blijkt dat dit voorschrift kennelijk niet strekt tot regeling van de samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten / Ie texte de 1'article et la genese de cette disposition montrent que dans son ensemble, celle-ci n'a pas pour objet de regier Ie cumul des protections dérivant du droit des marques et des autres droits de la propriété intellectuelle (A 87/8).

Enfin, voici un bel exemple de recours a 1'un des «brouillons» de la norme: (47) de Gemeenschappelijke Toelichting preciseert niet nader

om welke beginselen het hier gaat, doch daarvoor te rade kan worden gegaan bij de toelichting op artikel x van het verdrag als ontworpen door de AIPPI, welk ontwerp mede behoort tot de stukken waarop bij de uitleg van de wet mag worden acht geslagen / 1'Exposé des motifs commun ne précise pas de quels principes il s'agit, mais on peut se reporter a cette fin au commentaire de 1'article x du projet de convention rédigé par l'AIPPI, projet qui fait partie des documents auxquels il est permis d'avoir égard pour 1'interprétation de Ia loi (A 90/4).

d) La jurisprudence de la Cour La Cour Benelux a rendu son premier arrêt en 1975. Pour-

tant, ce ne sera qu'en 1987 que la Cour fera référence pour la première fois a sa propre jurisprudence. Sans doute celle-ci s'était-elle alors suffisamment développée et affirmée pour que la Cour puisse elle-même y prendre appui. Ainsi, si au départ de toute interprétation se trouve Ie texte, celui-ci, une fois interprété, n'existe plus seulement pas lui-même, mais bien au travers de 1'éclairage que 1'interpretation lui a donné: (48) vooreerst moet eraan worden herinnerd dat - naar blijkt

uit artikel x, zoals deze bepaling door het Hof is uitge­legd, een merk een teken is dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, dat wil volgens 's Hofs rechtspraak zeggen...; / il convient de rappeler tout d'abord qu'aux termes de 1'article x, telle que cette dis­position a été interprétée par la Cour, la marque est un signe qui peut servir a distinguer les produits d'une en-treprise, c'est-a-dire, suivant la jurisprudence de la Cour, que ... (A 90/4)

(49) uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de wet ertoe strekt de merkhouder een zo ruim mogelijke bescherming te bieden tegen iedere inbreuk / il ressort de la jurispru­dence de la Cour que la loi entend reconnaïtre au titulaire de la marque la protection Ia plus large contre toute atteinte (A 92/6)

(50) zoals het Hof al meermalen tot uitdrukking heeft ge­bracht, berust de - vergaande - bescherming welke de wet aan het uitsluitende recht op een merk verleent, op een afweging van de belangen van de merkhouder tegen­over die van de andere deelnemers aan het economisch verkeer / comme la Cour Fa souligné d maintes reprises, la protection, étendue, que la loi attaché au droit exclusif

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 23

a la marque repose sur la mise en balance des interets en présence: ceux du titulaire de la marque et ceux des autres operateurs économiques (A 93/3)

51) zoals ook strookt met de uitspraken van hel Hof in de zaken .... kan de houder van een woordmerk ten betoge dat sprake is van gebruik van dat merk waartegen hij zich kan verzetten, zich er mede op beroepen dat de overeen­stemming haar grond vindt in de vorm waarin hij het

1) Advocaat te Amsterdam en hoogleraar intellectueel ei­gendomsrecht RU Groningen.

2) Prof.Dr. J . Straus, Industrial Property, December 1987, p. 433.

3) Zie o.m. E.J. Dommering, Algemeen belang in het bur­gerlijk recht, Monografieën Nieuw BW, A-7. Algemeen belang wordt daar omschreven als een belang dat de gemeenschap als geheel of grote groepen van de leden van die gemeen­schap raakt, dan wel door de overheid in die gemeenschap of een groep leden daaruit als zodanig wordt opgevat (zie p. 3).

merk in feite gebruikt / dès lors, conformément aux arrêts de la Cour dans les affaires..., Ie titulaire d'une marque verbale qui allègue un emploi de cette marque auquel il peut s'opposer, peut notamment faire valoir que la res-semblance procédé de la forme sous laquelle il emploie effectivement la marque (A 93/7).

Bruxelles, Ie 4 novembre 1996.

technologische uitvindingen die betrekking hebben op planten ook door octrooirecht kunnen worden beschermd en of er aan de omgekeerde, meestal onbesproken situatie (de octrooihou­der heeft voor toepassing van zijn octrooi een kwekersrechte-lijk beschermd ras nodig) wel behoefte bestaat. Ook zal ik niet ingaan op de vraag in hoeverre het kartelrecht en met name de regeling van het tegengaan van het misbruik maken van machtsposities zou kunnen worden ingezet wanneer octrooi­houders weigeren licenties te geven aan kwekers.

Laten we eerst kort bekijken hoe de bestaande regelingen van de dwanglicentie werken.

Dwanglicentie in het octrooirecht Voorzover hier van belang komen in het octrooirecht twee

typen dwanglicentie in aanmerking, die wegens afhankelijk­heid (art. 57 lid 4 ROW 1995) en die wegens het algemeen belang (art. 57 lid 1). Het eerste type heeft zich in Nederland in de loop van de tijd ontwikkeld van een licentie die "nodig" is voor de toepassing van een later octrooi (art. 34 lid 4 ROW 1910), via een licentie die "nodig" is voor toepassing van een later octrooi waarin "een aanzienlijke vooruitgang" is beli­chaamd (wetsvoorstel ROW 1995, art. 57 lid 4, bij tweede nota van wijziging werd "technische" geschrapt), tot een licentie die "nodig" is voor toepassing van een octrooi waarin "een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijke economi­sche betekenis" is belichaamd (huidige art. 57 lid 4 ROW 1995). De eerste wijziging was het gevolg van de kritiek die bestond op de wel heel eenvoudige wijze waarop een dwang­licentie kon worden verkregen, waarmee wij ten opzichte van ons omringende landen uit de pas liepen.4) De laatste wijziging is het gevolg van implementatie van art. 31 TRIPs-Verdrag en betekent een aanzienlijke verzwaring.5) Enige toelichting op TRIPs ontbreekt, zodat wij niet weten wat met het criterium is bedoeld. Naar mijn mening moet onder "aanzienlijke econo­mische betekenis" meer worden verstaan dan de economische betekenis voor de uitvinder zelf. Het moet niet alleen gaan om een stap voorwaarts in de techniek, maar ook om een stimu­lans voor de concurrentie en marktwerking in het algemeen. Zou met "economische betekenis" alleen maar betekenis voor de desbetreffende onderneming zijn bedoeld, dan zou het cri­terium weinig inhouden. Een vinding die een belangrijke tech­nische vooruitgang inhoudt, zal allicht ook van aanzienlijke economische betekenis voor de uitvinder zijn.

Deze regeling van art. 57 lid 4 is echter enkel geschreven voor afhankelijke octrooien, en niet voor een van een octrooi afhankelijke kweker. Indien een kwekersrechthouder afhanke­lijk is van toepassing van een door octrooi beschermde vinding zal hij dus naar de letter geen gehoor bij de rechter vinden. Gelet op het feit dat de dwanglicentieregeling toch als een uit­zondering op het beginsel van contracteervrijheid moet worden gezien, is het niet waarschijnlijk dat de rechter in een derge-

4) Zie voor deze kritiek o.m. Drs. E.J. Mebius, Dwanglicen­ties wegens afhankelijkheid, IER 1986, 65; J . van Gennip, Over de gedwongen licentie op grond van art. 34 lid 4 Rijks-octrooiwet, BIE 1988, 3; R.E.P. de Ranitz, Dwanglicenties: ver­leden, heden en toekomst, IER 1992, 42.

5) Zie Rijkswet van 14 december 1995, Stb. 1995, 668.

Algemeen Belang: Criterium voor dwanglicenties bij biotechnologische innovatie.

Prof. Mr Ch. Gielen.')

Inleiding In zijn artikel "The Principle of "Dependence" under Pa­

tents and Plant Breeders' Rights"2) schrijft Straus "..the poten-tial of the new plant biotechnology should be used and promo-ted in the best possible way. For it is this new biotechnology which could indeed generate substantial improvements with regard to genetic diversity" en hij wijst op de volgende pas­sage uit een UPOV-document waarin de Biotechnology Sub-group van het UPOV Administrative and Legal Committee aan het woord is:

"The possibility of a patent being granted on a process or a genetic component creates the possibility of the extension of the patent to a large number of genotypes derived from patented matter or by a patented process. If this should happen, variety rights might become de-pendent upon one or more patents in quite a number of cases and this would create the danger of hampering the development of new genotypes which is contrary to public interest"

Nu, bijna tien jaar later, weten wij dat het ontwikkelen van nieuwe rassen met behulp van DNA-technologie dagelijkse realiteit is en een groot economisch belang heeft. Wij weten ook dat er vele octrooien bestaan waarin bescherming van DNA-sequenties wordt geclaimd. Het gebruik van in octrooien geclaimde DNA-constructen kan voor kwekers bij de ontwik­keling van nieuwe plantenrassen van uitzonderlijk groot be­lang zijn. Met dergelijk gebruik zal echter vaak inbreuk op octrooien worden gemaakt, met als gevolg dat de technologi­sche ontwikkeling van nieuwe rassen geschaad kan worden en dat is niet de bedoeling van het octrooirecht. Dit probleem kan natuurlijk door middel van licentieverlening worden opgelost. Werkt de octrooihouder niet mee, dan kan verlening van een dwanglicentie uitkomst bieden. Een dwanglicentie, zowel we­gens afhankelijkheid als wegens het algemeen belang, wordt echter alleen verleend als aan bepaalde criteria is voldaan en over deze criteria wil ik het in dit, ter ere van mijn oud-collega Boekman geschreven artikel hebben.

Met name wil ik de vraag aan de orde stellen of de thans in het octrooi- en kwekersrecht geldende, en in de ontwerp-Biotechnologierichtlijn voorgestelde criteria voor verlening van dwanglicenties bevredigend zijn voor de oplossing van het hierboven geschetste probleem. Daarbij zullen we regelmatig stuiten op het begrip "algemeen belang" of "openbaar be­lang". Over de inhoud van dit begrip is veel literatuur voor­handen.3) Ik moet mijzelf in het navolgende vanwege de be­schikbare ruimte wel reuze beperkingen opleggen. Zo zal ik bijvoorbeeld niet de vraag kunnen behandelen in hoeverre bio-

24 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

lijk geval de regeling van art. 57 lid 4 per analogiam zal toe­passen, hoe sympathiek een verzoek daartoe aan de rechter ook zou klinken, vooral gelet op het ontwerp van de Europese Richtlijn Biotechnologie (waarover verder hierna).

Het tweede type dwanglicentie is die welke de minister kan verlenen indien het algemeen belang dit vordert. De interes­sante vraag is wat onder algemeen belang moet worden ver­staan. De historie leert dat tot de wetswijziging van 19776) dit type dwanglicentie door de Octrooiraad kon worden verleend "in het belang der nijverheid in het Koninkrijk of om andere redenen van algemeen belang". In de literatuur onder de ROW 1910 (rechtspraak over dit type dwanglicentie is erg schaars) wordt algemeen aangenomen dat individuele belangen in elk geval niet behoren mee te spelen.7) Bij de hier bedoelde wets­wijziging is hiervan "het algemeen belang" overgebleven. Uit de memorie van antwoord blijkt dat daarmee geen enkele materiële wijziging is bedoeld.8) Volgens de minister is het begrip "algemeen belang" "zeer ruim" en niet beperkt tot het terrein van het Ministerie van Economische Zaken. Wanneer het algemeen belang betrekking heeft op een terrein dat ligt buiten de competentie van de minister van Economische Za­ken, dan zal de verlening van de dwanglicentie uitsluitend geschieden met instemming van de betrokken minister(s). Ver­volgens wordt in de memorie van antwoord een voorbeeld uit de praktijk aangehaald, waarbij een geoctrooieerd product door derden voor een aanmerkelijk lagere prijs in het verkeer kan worden gebracht.9) Deze omstandigheid kan volgens de minis­ter in zodanige mate in het algemeen belang zijn dat zij toe­passing van dit artikel rechtvaardigt. De minister voegt eraan toe dat het van de omstandigheden zal afhangen of de dwang­licentie het meest aangewezen middel is voor deze situatie, omdat ook maatregelen in het kader van bijv. de Prijzenwet en de Wet economische mededinging denkbaar zijn.10) Het is inte­ressant te verwijzen naar een passage in een besluit van de minister onder het "nieuwe" art. 34 lid 1 ROW 1910 waarbij een verzoek tot verlening van een dwanglicentie werd afgewe­zen. Als algemene inleiding over wat onder algemeen belang moet worden verstaan, schrijft de minister:

"Wat algemeen belang is omschrijft de wet niet nader; hiertoe kunnen in het algemeen worden gerekend de doelstellingen welke de overheid bij haar beleid na­streeft. Aangezien het verlenen van het octrooi­monopolie ook in die beleidsdoelstellingen past, zal , steeds een afweging nodig zijn van de ene beleids­doelstelling tegen de andere om uit te maken, of voor toepassing van genoemd correctief voldoende gronden bestaan. Het woord "vordert" geeft aan dat aan aspec­ten van het algemeen belang anders dan die waarom het octrooimonopolie gewenst geacht werd, niet lichtvaar­dig prioriteit moet worden gegeven."")

Hier merk ik nu al op dat een van de beleidsdoelstellingen van de overheid is het bevorderen van biotechnologisch onderzoek. Sinds midden jaren '80 staat biotechnologie in het octrooi- en kwekersrecht officieel op de agenda van de Tweede Kamer.12) In diverse brieven die in dit kader door de desbetreffende bewindslieden naar de Kamer zijn gestuurd, wordt deze beleids­doelstelling verkondigd. Daarin is tevens aangegeven dat de bestaande wetgeving reeds mogelijkheden biedt om een onge­wenste afhankelijkheidsrelatie tussen octrooihouders en

6) Stb. 1977, 160. 7) Zie voor een overzicht van de historie met vindplaatsen:

M.H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen (diss. 1993), 7.3.

8) Zie Kamerstukken 13 209 (R 967), nr. 8, p. 9. 9) AvB 19 juli 1972, BIE 1972, p. 236. 10) Al eerder had de Afdeling van Beroep laten weten voor

dit argument niets te voelen. Volgens haar is de dwanglicen­tie de aangewezen weg om in individuele gevallen in te grij­pen, terwijl de Prijzenwet een instrument van conjunctuur­beleid is en een meer algemeen karakter draagt (Schutjens (1993), p. 346, AvB 19 juli 1972, BIE 1972, p. 236).

" ) Minister van Economische Zaken, 9 januari 1980, BIE 1981, p. 185 (Weidepomp).

12) Kamerstukken 19 744.

kwekersrechthouders te voorkomen.13) Aanvankelijk werd hier­bij aan een dwanglicentie wegens afhankelijkheid gedacht.14) In een brief van 11 oktober 1993 wordt gemeld dat ongewenste effecten van octrooien op dit gebied kunnen worden vermeden door de dwanglicentie in het algemeen belang en eventueel door de dwanglicentie wegens niet-gebruik (art. 57 lid 2).15) Het lijkt erop alsof de systemen van dwanglicentie wegens afhankelijkheid en die op grond van het algemeen belang niet goed uit elkaar gehouden worden, maar ik stel mijzelf ook de vraag of beide systemen inmiddels nog wel zo ver uit elkaar liggen, waarover zo dadelijk meer. In elk geval kan uit deze briefwisseling met de Kamer worden afgeleid dat een kwekersrechthouder die thans op onwil van een octrooihouder stuit, bij een verzoek om een dwanglicentie in het algemeen belang op de sympathie van de minister zal kunnen rekenen.

Bezien wij beide typen, dan rijst de vraag of beide criteria inmiddels niet erg dicht bij elkaar zijn gekomen. Kan men niet zeggen dat toepassing van een vinding die ten opzichte van de stand van de techniek een belangrijke vooruitgang van aan­zienlijke economische betekenis is, in het algemeen belang is? Studie van de Duitse rechtspraak op het terrein van de dwanglicentieverlening wegens algemeen belang (men kent in Duitsland geen dwanglicentie wegens afhankelijkheid) leert dat men juist bij belangrijke uitvindingen die voor de maat­schappij een wezenlijke vooruitgang betekenen een dwangli­centie in het algemeen belang verleent.15) Bij de behandeling van het ontwerp van de ROW 1995 in de Kamer is aan de regering gevraagd waarom niet ook bij afhankelijke octrooien gekozen is voor het criterium algemeen belang. De regering antwoordde hierop dat dit criterium te zwaar is. Het veronder­stelt dat een vinding naast een aanzienlijk technisch of econo­misch belang tevens een maatschappelijk nut moet hebben. Nu het echter om voor dwanglicentie in aanmerking te komen moet gaan om een vinding die een belangrijke technische voor­uitgang van aanzienlijke economische betekenis heeft, hebben wij naar mijn mening een situatie bereikt waarin sprake is van maatschappelijk nut. In het antwoord aan de Kamer wordt er ten slotte nog op gewezen dat voor toepassing van de regeling van de dwanglicentie wegens algemeen belang geen afhanke­lijkheid wordt vereist.17) Volgens mij is dit onjuist. Bij een dwanglicentie is per definitie sprake van afhankelijkheid. Een dwanglicentie wordt verleend als er zonder die licentie inbreuk op een ouder octrooi gepleegd zou worden, dus is de aanvra­ger van de dwanglicentie afhankelijk van de houder van dat oudere octrooi. Het had overtuigender geklonken indien de minister had geantwoord dat ook andere algemene belangen dan het economisch belang tot verlening van een dwanglicen­tie zouden behoren te leiden, zoals het belang van de volksge­zondheid, het milieu of de veiligheid.

Dwanglicentie in het kwekersrecht Ook het kwekersrecht kent dwanglicenties en het is interes­

sant na te gaan welke criteria daar gelden. Eerst moet vastge­steld worden dat totdat het UPOV-Verdrag van 1991 tot stand kwam, het met de bescherming van het kwekersrecht maar mager gesteld was. Immers, door slechts één karakteristiek aan een beschermde variëteit toe te voegen, kan men al kwekers­recht krijgen en door verhandeling van dat nieuwe ras wordt geen inbreuk gemaakt. Anders gezegd: men kent geen afhan­kelijke kwekersrechten. Daarin is verandering gekomen. Kwekersrechthouders kunnen zich in de toekomst ingevolge art. 14 lid 5 UPOV 1991 ook verzetten tegen productie en ver­handeling van rassen die in hoofdzaak van het beschermde ras zijn afgeleid.18) UPOV 1991 bevat echter geen regeling voor dwanglicenties wegens afhankelijkheid. Art. 17 voorziet erin

13)Zie Kamerstukken 19 744, nr. 4 en nr. 11. 14) Zie de brief van 23 juni 1989, Kamerstukken 19 744, nr.

4, p. 7-8. 15) Kamerstukken 19 744, nr. 11, p. 6. 16) Zie Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,

negende druk, p. 729. 17) Kamerstukken 22 604 (R 1435), nr. 8, p. 9. 18) Zie over deze bepaling P.A.C.E. van der Kooij, Afgeleide

rassen. Agrarisch recht, oktober 1996, p. 480.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 25

(op gelijke wijze als art. 9 van het oude UPOV-Verdrag) dat de vrije uitoefening van kwekersrecht slechts om redenen van algemeen belang kan worden beperkt. In de nu nog geldende art. 42 en 43 Zaaizaad- en Plantgoedwet is voorzien in een dwanglicentie wanneer dit nodig is in het belang van de voor­ziening van de markt met teeltmateriaal. Om in lijn met de tekst van UPOV 1991 te blijven, wordt art. 42 ZPW gewijzigd zodat daarin het algemeen belang als enig criterium zal zijn opgenomen.19) In de memorie van toelichting is aangegeven dat dit begrip zeer restrictief zal worden uitgelegd, zodat een dwanglicentie slechts zal worden verleend met het oog op het belang van de voedselvoorziening, waarvoor de voorziening van de markt met teeltmateriaal tegen redelijke voorwaarden dient te worden verzekerd. Hierover is de regering vanuit de Kamer terecht gekapitteld. Zouden andere algemene belangen, zoals ontwikkeling van rassen voor de hout- of papier­voorziening er niet ook onder behoren te vallen? Naar aanlei­ding hiervan heeft de regering in de memorie van antwoord opgemerkt dat de aanvankelijke uitleg te restrictief was.20)

Ook bij dwanglicenties onder het communautaire kwekers­recht is het openbaar belang het enige criterium voor de ver­lening van een dwanglicentie, zo leert ons art. 29 lid 1 van de Verordening inzake het communautaire kwekersrecht.21) Blij­kens het derde lid wordt aan de houder van een in hoofdzaak afgeleid ras op diens verzoek een dwanglicentie verleend, doch uitsluitend wanneer voldaan is aan het criterium van het eerste lid. Dit betekent dat de houder van een afhankelijk kwekers­recht alleen dan een dwanglicentie kan krijgen wanneer tevens redenen van openbaar belang aanwezig zijn. Het zesde lid ver­wijst ons naar uitvoeringsbepalingen voor voorbeelden van algemeen belang. Deze vinden wij art. 41 van de uitvoerings­verordening: als openbaar belang geldt met name: a) de bescherming van het leven of de gezondheid van mens of dier; b) de noodzaak, materiaal met bepaalde eigenschappen op de markt te brengen; c) de noodzaak, het kweken van verbeterde rassen te blijven aanmoedigen.22)

Tussenconclusie bij vergelijking octrooirecht en kwekers­recht

Vergelijken wij het kwekersrechtsysteem met het octrooi­recht, dan zien wij dat in het octrooirecht (althans in Neder­land) naast de dwanglicentie op grond van algemeen belang ook een dwanglicentie mogelijk is in geval van afhankelijkheid en wel op grond van een streng criterium dat dicht tegen en misschien zelfs wel gelijk is aan het algemeen (economisch) belang. Slechts wanneer sprake is van andere dan algemene economische belangen (zoals het belang van de volksgezond­heid, het milieu of de veiligheid) bestaat ook bij een afhanke­lijk octrooi dat niet een technische vooruitgang in zich bergt de mogelijkheid een licentie te verlenen wegens algemeen belang. In het kwekersrecht moet het altijd gaan om algemeen belang. Dit systeem lijkt op het Duitse systeem van dwangli­centies onder een octrooi. Het in de uitvoeringsverordening inzake het communautaire kwekersrechtrecht gegeven voor­beeld van algemeen belang, nl. de noodzaak het kweken van verbeterde rassen te blijven aanmoedigen (zie hierboven onder c), duidt op de mogelijkheid daarbij rekening te houden met het feit dat verbeterde rassen moeten kunnen worden ontwik­keld. Wellicht dat ook bij de invulling van "openbaar belang" in art. 42 ZPW met een dergelijk voorbeeld rekening kan wor­den gehouden. Als we "verbeterde rassen" gelijk stellen aan

19) Zie Stb. 1996, 398. De wijzigingen van de ZPW treden op een nader te bepalen tijdstip in werking. Dit heeft te maken met de inwerkingtreding van UPOV 1991.

20) Zie Kamerstukken ,24 129, nr. 212a, p. 3 en nr. 3, p. 5. 21) Zie Verordening (EG) Nr. 2100/94 van de Raad van 27

juli 1994, Pb. L 227/1 van 1 september 1994. 22) Verordening (EG) Nr. 1239/95 van de Commissie van 31

mei 1995 houdende voorschriften ter uitvoering van Verorde­ning (EG) nr. 2100/94 van de Raad, betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Planterassen, Pb L 121/ 37 van 1 juni 1995.

rassen met een "belangrijke technische vooruitgang" (octrooi­recht) hebben wij beide systemen weer dicht bij elkaar ge­bracht.

De ontwerp-Biotechnologierichtlijn Tussen kwekersrecht en octrooirecht wordt eindelijk een

verband gebracht in de ontwerp-richtlijn Biotechnologie, waar­van onlangs een nieuwe versie werd gepubliceerd, nadat een eerdere versie door het Europees Parlement was verworpen.23) In het eerste ontwerp was voorzien in een dwanglicentie voor het geval de houder van een kwekersrecht zijn uitsluitende rechten niet zou kunnen exploiteren of uitoefenen zonder in­breuk te maken op een octrooirecht. Hij kon volgens art. 14 lid 1 van dit ontwerp aanspraak maken op een licentie wanneer het beschermde ras "een wezenlijke, technische vooruitgang" zou betekenen.24) In het gewijzigde voorstel werd dit vervan­gen door het criterium "algemeen belang".25) In het Gemeen­schappelijk standpunt van de Raad van 7 februari 1994 luidde het criterium voor verlening van een gedwongen licentie we­gens afhankelijkheid in art. 13 "dat de exploitatie van het plantenras of de uitvinding waarvoor de licentie wordt aange­vraagd, in het algemeen belang is vereist en het plantenras of de uitvinding een belangrijke technische vooruitgang vertegen­woordigt." In de motivering stond dat toevoeging van het cri­terium "belangrijke technische vooruitgang" was geschied op verzoek van enkele leden van de Raad.26) Nadat het Europees Parlement het voorstel had verworpen, is nu een nieuwe tekst voorgesteld.27) Wat de dwanglicentie wegens afhankelijkheid (zo luidt de titel van Hoofdstuk III) betreft, is het criterium thans dat "het openbaar belang de exploitatie van het planten­ras of de uitvinding waarvoor de licentie wordt aangevraagd, vergt en dat het plantenras of de uitvinding een belangrijke technische vooruitgang vertegenwoordigt."28) In het laatste deel hiervan herkennen wij een deel van het TRIPs-criterium, zij het dat de minimumregel daarvan ook een "aanzienlijke economische betekenis" eist.

Conclusie De huidige verzameling wet- en regelgeving geeft naar

mijn mening een onoverzichtelijk beeld. Het zou beter zijn om beide systemen van dwanglicenties met elkaar in lijn te bren­gen. Die lijn ontbreekt. In het nu geldende octrooirecht is het mogelijk een dwanglicentie te verkrijgen wanneer zulks in het algemeen belang nodig is (en dat zou kunnen gelden voor degene die een kwekersrecht heeft en van de toepassing van

23) Zie Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parle­ment en de Raad betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen, door de Commissie inge­diend op 25 januari 1996, Pb. C 296/4 van 8 oktober 1996.

24) Zie het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende de wettelijke bescherming van bio­technologische uitvindingen, ingediend op 20 oktober 1988, Pb. C 10/3 van 13 januari 1989.

25) Zie amendement nr. 34 van het Europees Parlement, Pb. C 125/190 van 19 mei 1992 en gewijzigd voorstel, Pb. C 44/44 van 16 februari 1993.

26) Zie Gemeenschappelijk standpunt (EG) Nr. 4/94, Pb. C 101/69 en 74 van 9 april 1994.

21) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke bescherming van bio­technologische uitvindingen, Pb. C 296/4 van 8 oktober 1996; zie artikel 14.

28) Ik wijs erop dat de Nederlandse regering er blijkens de brief van 13 mei 1993 (Kamerstukken 19 744, nr. 10, p. 7-8) naar gestreefd heeft om als criterium op te laten nemen dat een dwanglicentie kan worden verleend indien het ras in ver­gelijking met het bestaande rassensortiment een zodanig be­langrijke toegevoegde cultuur- en gebruikswaarde heeft dat een ruime voorziening van de markt met teeltmateriaal van dat ras geboden is. Zie voor kritiek op het criterium "belang­rijke technische vooruitgang": Andrew Christie, Patent for Plant Innovation, EIPR 1989, 407 en Robin Whaite en Nigel Jones, Biotechnological Patents in Europe - The Draft Direc-tive, EIPR 1989, 151.

26 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

een octrooi afhankelijk is) of, bij de toepassing van een afhan­kelijk octrooi (en dat geldt dus niet voor de houder van een afhankelijk kwekersrecht), wanneer het afhankelijke octrooi een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijke eco­nomische betekenis behelst. In het kwekersrecht op zijn beurt geldt alleen het criterium van het algemeen belang (ook onder UPOV 1991 voor afhankelijke kwekersrechten). De ontwerp-Biotechnologierichtlijn maakt dwanglicenties tussen beide sys­temen mogelijk, maar dan moet er wel sprake zijn van nood­zaak in het algemeen belang én het afhankelijke recht moet een wezenlijke technische vooruitgang bieden. Met name dit laat­ste is teveel van het goede. Zowel in het systeem van "echte" octrooien als in het systeem van "plantenoctrooien" is het stre­ven erop gericht nieuwe technische ontwikkelingen te stimule­ren. Er bestaat daarom mijns inziens geen aanleiding onder­scheid te maken tussen de mogelijkheden van dwanglicentie­verlening in een situatie waarin de een die de techniek verder wil brengen, niet zonder de ander kan. Is het niet veel verstan­

diger in plaats van deze mengelmoes een duidelijke keuze te maken. De keuze voor de in het kwekersrecht gebruikelijke benadering (algemeen belang als enig criterium) heeft als voor­deel dat allerlei factoren kunnen worden meegewogen, waar­onder dat de geclaimde vinding een stap voorwaarts is. De andere keuze is die voor de TRIPs-benadering,29) die iets min­der algemeen is nu daarin alleen het economisch belang mee­weegt en geen andere algemene belangen. Zelf neig ik ertoe de keuze op de eerste mogelijkheid te laten vallen en die te laten gelden zowel in het octrooirecht als in het kwekersrecht als in de combinatie van de twee. Goed te verdedigen is dat daarmee (in elk geval wat het octrooirecht betreft) ook aan de minimum­norm van TRIPs wordt voldaan.

Amsterdam, 12 november 1996.

29) Voor de goede orde: het TRIPs-Verdrag is niet op het kwekersrecht van toepassing.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 27

Partiële Nietigheid van een octrooi.

Kanttekeningen bij Spiro Research/Flamco.

J. den Hartog.

Inleiding De Hoge Raad heeft zich in zijn arrest van 9 februari 1996

voor het eerst uitgesproken over voorwaarden waaraan een voorstel voor een gewijzigd octrooi moet voldoen, indien het octrooi ten dele nietig wordt verklaard. In zijn noot bij de publicatie van de uitspraak (BIE okt. 1996) vraagt Brinkhof zich af, wat de criteria, geformuleerd door de Hoge Raad, inhouden. Meer in het bijzonder of de criteria iets anders behelzen dan de gronden voor nietigheid (art. 51 onder c en d ROW 1910; art. 75 onder c en d ROW 1995; art. 138 lid 1 onder c en d EOV), in opposities voor het EOB beter bekend als de vereisten van Art. 123(2) en (3) EOV.

In deze bijdrage zal ik ingaan op het geding bij de verschil­lende instanties, en op hetgeen toegestaan is bij partiële nietig­heid in enige andere bij het EOV aangesloten landen. Op grond daarvan zal ik enige implicaties voor Nederland formuleren.

Het geding in drie instanties Het geding voor de rechtbank is - bezien als buitenstaan­

der - redelijk recht-toe-recht-aan: In de nietigheidszaak vraagt de rechter advies aan de octrooi-raad, die stelt dat 1) de conclusies van het octrooi niet houdbaar zijn wegens

gebrek aan nieuwheid 2) een amendering van de l c conclusie op basis van het ge­

openbaarde in het octrooischrift weliswaar mogelijk is, maar dat die conclusie wegens gebrek aan inventiviteit moet sneuvelen.

Dit advies neemt de rechter over, en vermeldt daarbij (overwe­ging 4.6)

"De rechtbank acht een dergelijke aanvulling toelaat­baar mits daardoor hetgeen het octrooi beschermt slechts in omvang wordt beperkt maar niet wordt veranderd"

en in overweging 4.7 "De afdeling heeft zich over de eerste vraag [is de hier­voor genoemde, JdH] niet expliciet uitgelaten. Haar ant­woord op vraag 3 [,...] impliceert echter dat zij die aan­vulling toelaatbaar acht"

Ten aanzien van de beperkte conclusie overweegt de rechtbank in overweging 4.11 dat inventiviteit ontbreekt want:

"Door toepassing van de uit de Gebrauchsmuster be­kende schroefveerconstructie wordt het probleem van de voorbekende stand van de techniek opgelost, zonder dat daarbij van een pluseffect sprake is."

De rechtbank komt dus tot de conclusie, dat de wijziging in de conclusie formeel wel toelaatbaar is, maar dat inventiviteit ont­breekt.

Het arrest in hoger beroep kent m.i. (helaas, maar dat heeft wellicht de zaak in cassatie "opgeleverd") enige ongelukkige uitspraken: In overweging 7-8 zegt het Hof, dat de octrooi­houder een voorstel had moeten doen om de tekst van het octrooischrift (en niet alleen de conclusie) aan te passen om een zogenaamde "combinatie-uitvinding" te creëren. Dit be­vreemdt, omdat het "type" uitvinding in de doctrine slechts als hulpmiddel voor een beter begrip van uitvindingen wordt ge­zien, maar niet als een aspect dat invloed heeft op het aanwe­zig zijn van uitvindingshoogte. Anders verwoord: of een uit vinding een selectie-, overdracht- of combinatie-uitvinding is, is afhankelijk van het geval, niet van de beschrijvingsinleiding ofwel, niet afhankelijk van de wijze waarop de uitvinding gepresenteerd wordt. Omdat de tekst van het octrooi niet gewijzigd is, doet het Hof geen uitspraak (overweging 9) of een octrooi met een gewijzigde conclusie èn tekst "een ander octrooi" zou zijn dan het octrooi dat aan Spiro verleend was. Tevens zal de vakman, gezien de tekst, volgens het Hof in

overweging 10, tot de conclusie komen dat de octrooihouder de voorgestelde aanvulling net zo goed weg had kunnen laten, omdat de aanvulling met het in het octrooi voorgestelde pro­bleem niets te maken had. In het licht van die overweging, en gezien het feit dat de materie in de conclusie na de woorden "met het kenmerk" uit een Gebrauchsmuster bekend zijn, oor­deelt het Hof, dat de nieuw voorgestelde conclusie niet inven­tief is.

Het lijkt mij niet terecht om bij de beoordeling van (par­tiële) nietigheid zoveel waarde te hechten aan (het ontbreken van) een herformulering van de tekst van een octrooischrift, zeker gezien het totale gebrek aan jurisprudentie of regelge­ving dienaangaande. Echter, een benadering waarbij minder waarde zou zijn gehecht aan het ontbreken van een her­formulering van een octrooi, zou hoogstwaarschijnlijk niet tot een ander resultaat hebben geleid: of er zou geconstateerd zijn dat er door de amendering van de conclusie sprake was van een andere uitvinding, en/of de geamendeerde conclusie zou toch niet inventief zijn bevonden.

De Hoge Raad formuleert in overweging 3.3 een aantal voorwaarden voor herformulering van conclusies, die ik hier als volgt samenvat: 1) het moet voor de vakman van te voren duidelijk zijn welk

gewijzigd octrooi in stand zou blijven gezien de stand van de techniek

2) de beperking moet voldoende duidelijk geformuleerd kun­nen worden

3) de aanvulling moet een beperking zijn 4) de aanvulling mag niet leiden tot een ander octrooi.

Ten aanzien van punten 2) en 3) kan gezegd worden dat deze niet anders zijn dan hetgeen in oppositieprocedures bij amenderingen aan de orde is (art. 84 EOV, art. 123(3) EOV). Voor de eisen 1) en 4) geldt dit niet, tenzij men dit terugvoert - zoals Brinkhof als optie geeft - op art. 123(2) EOV. Echter, die optie lijkt mij minder goed verdedigbaar gezien het feit dat het Hof en de rechtbank niet serieus in twijfel hebben getrok­ken dat de aanvulling zoals geformuleerd gebaseerd was op de oorspronkelijke stukken. Alvorens in te gaan op hetgeen voor­waarden (1) en (4) zouden kunnen betekenen, is het wellicht leerzaam om te bezien hoe de partiële nietigheid van een octrooi wordt behandeld in enkele andere landen.

Partiële nietigheid in enkele bij het EOV aangesloten lan­den

Hoewel, zoals hierna blijkt, over de toelaatbaarheid van amenderingen bij partiële nietigheid zeer verschillend wordt geoordeeld, is er steeds slechts één wetsartikel analoog aan art. 138 lid 1 onder c en d EOV.

In Engeland vindt er in de praktijk bij een nietigheidszaak geen aanpassing van de conclusies plaats. Hoewel Sect. 75 Patent Act meer mogelijkheden suggereert, kan er slechts be­perkt worden tot onderconclusies (zie bijvoorbeeld Repons of Patent, Design and Trademark cases, 1996, pp. 387-410 "Ma-buchi Motor KK's Patents"). Het is wel mogelijk om het octrooi bij het Patent Office te amenderen, zij het, dat toestem­ming tot amendering regelmatig wordt geweigerd omdat een octrooihouder niet direct na het hem bekend worden dat zijn octrooi "te breed" was zo'n procedure had aangezet.

In Frankrijk is het slechts toegestaan om een octrooi te beperken tot aanwezige onderconclusies. De nieuwe wet biedt wellicht meer mogelijkheden, maar hierover is nog geen juris­prudentie. Indien een octrooi aldus beperkt geldig wordt ge­acht, moet de octrooihouder daarna bij het INPI een aange­paste tekst van het octrooischrift indienen, die door de directeur

28 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

van het INPI wordt beoordeeld op juistheid (zie bijvoorbeeld TGI Paris, 3 juli 1981; PIBD 1982, 293 III.5).

In Oostenrijk kan men - naast zich terugtrekken op onderconclusies - verduidelijkingen of limiteringen aanbren­gen, waarbij de limiteringen een precisering van het geoc­trooieerde moeten zijn (Osterreichisches Patentblatt 1980, pp. 123-130 en 1983 pp. 179-183).

In Duitsland is in tegenstelling tot bovengenoemde landen evenveel mogelijk als in oppositieprocedures: Zolang een probleem/oplossingscombinatie afleidbaar is uit de oorspron­kelijke stukken is iedere beperking voor zover gebaseerd op die stukken, toelaatbaar. Aangezien nietigheidsakties bij het BPatG dienen, zijn nietigheidszaken en eventuele wijzigingen kenbaar uit het register en de akte.

Nieuwe criteria in Nederland ? Mijns inziens heeft de Hoge Raad twee criteria geformu­

leerd die uitgaan boven de normale eisen in oppositie­procedures, te weten: - Het moet voor de vakman van te voren duidelijk zijn welk

gewijzigd octrooi in stand zou blijven gezien de stand van de techniek.

- De aanvulling mag niet leiden tot een ander octrooi. Uit de uitspraken gedaan in eerste en tweede instantie kan

geconcludeerd worden dat de rechter zal aannemen dat een gewijzigde conclusie "een ander octrooi" betreft, indien een ander probleem is opgelost dan die van de oorspronkelijke conclusie. Dit zal in principe het geval zijn indien een conclu­sie wordt aangevuld met een wezenlijke beperking, die betrek­king heeft op een additioneel aspect van de uitvinding. Dit cri­terium wordt dus betrokken op de nietig verklaarde conclusie, en niet op het gehele octrooischrift. Dit is een verschil met bij­voorbeeld Duitsland. In Duitsland mag een amendering ook niet leiden tot een "ander octrooi", maar daar is er slechts sprake van een ander octrooi als de "probleem-oplossings"combinatie niet uit het octrooischrift af te leiden is.

Het lijkt mij dat de eerste extra eis de meeste beperkingen oplegt. Door deze eis lijkt het Nederlandse systeem zeer veel op het Oostenrijkse: verduidelijkingen en meer formele limi­teringen zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld een limitering tot

"hooimachine" indien in de conclusie staat landbouwmachines en de uitvinding voornamelijk gaat over hooimachines.

De Hoge Raad verwijst voor met name het eerste criterium naar art. 30 lid 2 ROW:

"Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies".

Ten aanzien waarvan wordt gememoreerd: "opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov 3.3.1 van HR 13 januari 1995" [Ciba Geigy/Oté Opties BIE 1995, pp. 333-343].

De verwijzing naar art. 30 lid 2 ROW is een indicatie dat de Hoge Raad de conclusies - en dus ook onderconclusies - van het octrooi zoals verleend (eventueel na oppositie) bepalend acht voor de rechten van de octrooihouder. Hierbij past de notie, dat een octrooihouder bij partiële nietigheid niet allerlei beperkingen uit de beschrijving (wellicht toegesneden op een eventueel inbreukmakend produkt) op kan nemen, omdat dan de (resterende) beschermingsomvang veeleer bepaald zou zijn door de beschrijving dan door de conclusies. Een dergelijk sys­teem is zeer wel in lijn met het systeem zoals geldt in verschil­lende bij het EOV aangesloten landen, en draagt bij tot de rechtszekerheid. Het is mijns inziens dan ook een goede zaak dat bij partiële nietigheid de toelaatbaarheid van amenderingen beperkt is, ondanks de wellicht niet eenvoudige toepasbaarheid van met name het eerste criterium. Een beperking in mogelijke amenderingen bij partiële nietigheid betekent tevens dat de opsteller van een octrooi zich moet realiseren, dat naast de hoofdconclusie, ook de onderconclusies van wezenlijk belang zijn voor de bescherming die de octrooihouder van zijn octrooi wil genieten. Alle aspecten van een uitvinding die de "probleem/oplossing" in het octrooi wijzigen ten opzichte van het probleem dat ten gronde ligt aan de hoofdconclusie dienen in onderconclusies te staan wil men zeker zijn dat men daar­voor bescherming heeft indien een overkoepelende conclusie wegvalt.

Geleen, 6 november 1996.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 29

De werknemer als uitvinder.

Mr. G.J.J. Heerma van Voss.")

1. Inleiding Hoewel het onderwerp "uitvindingen van werknemers" bij

uitstek een ontmoetingspunt zou kunnen zijn van juristen ge­specialiseerd in het arbeidsrecht en in dat van de intellectuele eigendom,1) is in Nederland op beide terreinen weinig over dit thema gepubliceerd.2) Hierin vertoont Nederland een opval­lend verschil met sommige andere landen.3) Met de ontwikke­ling van de techniek en de grote financiële investeringen die met uitvindingen gemoeid zijn, is de romantische tijd waarin uitvindingen thuis werden gedaan door individuele personen, al lang voorbij. De meeste uitvindingen komen tot stand in het kader van ondernemingen en onderzoeksinstellingen en wor­den verricht door werknemers in dienstbetrekking.4) Dat bete­kent echter niet dat aandacht voor de individuele onderzoeker niet meer gewenst is. Ook die dient te worden gestimuleerd om die uitvindingen te doen of daaraan een bijdrage te leveren.

Een belangrijk deel van de problematiek is gesitueerd in het octrooirecht. Ter nadere nuancering vallen aan het recht op een uitvinding drie aspecten te onderscheiden: het exploitatie­recht (wie mag de uitvinding gebruiken?), het persoonlijkheids­recht (wie verbindt zijn naam aan de uitvinding?) en het financiële recht (hoe moet de opbrengst worden verdeeld?). Na een beschouwing over de werkingssfeer van de huidige rege­ling worden deze drie aspecten achtereenvolgens behandeld.

2. De werkingssfeer van de huidige regeling 2.1. Materiële werkingssfeer De voornaamste regeling van uitvindingen van werknemers

is in Nederland te vinden in de Rijksoctrooiwet 1995, hierna aangeduid als ROW 1995.5) Daardoor is de regeling direct beperkt tot uitvindingen die voor octrooi in aanmerking ko­men, zoals omschreven in art. 2-7 van de wet. De materie is ten aanzien van kwekers geregeld in art. SI van de Zaaizaad-en Plantgoedwet.6)

Daarnaast kunnen natuurlijk ook vondsten worden gedaan, die zich niet voor octrooi lenen, zoals praktische verbeterings-

") Guus Heerma van Voss is universitair hoofddocent so­ciaal recht aan de Universiteit Maastricht en raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie.

1) Hoewel over de werknemer-auteur de literatuur niet veel omvangrijker is (zie hierover met name Olbers/Verkade, Inter­mediair 1973), wil ik in deze bijdrage met name de uitvindin­gen van werknemers aan de orde stellen.

2) Voor het arbeidsrecht is in de Congresstukken van het Xlle Wereld Congres van de Internationale Vereniging voor Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid, dat in september 1988 te Madrid plaatsvond, een Nederlands rapport van mijn hand over deze materie gepubliceerd. De belangrijkste publicatie op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht is nog steeds de Utrechtse oratie van C. Croon, De rechtspositie van de ontwerper, maker en uitvinder in dienstbetrekking, Deven­ter 1964.

3) Rechtsvergelijkende informatie ontleen ik aan de natio­nale rapporten en het General Report van de Poolse hoogle­raar arbeidsrecht Jan Jonczyk voor het in noot 2 genoemde Congres, de in noot 4 genoemde EG-studie uit 1978, alsmede aan een overzicht van R. Blanpain en J.P.M. Zeijen voor de Europese Commissie.

4) De EG-Commissie schatte in haar studie uit 1978 het percentage uitvindingen dat door werknemers wordt gedaan op 60-90%, Commissie EG, Vergelijkende studie naar het recht van de werknemer in geval van uitvinding in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, Verzameling Studies, Se­rie Arbeidsrecht nr. 2, Brussel juli 1977.

5) Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien, Stb. 1995, 51.

6) Zaaizaad- en Plantgoedwet van 6 oktober 1966, Stb. 455.

voorstellen. Nogal wat werkgevers kennen hiervoor regelin­gen, populair aangeduid als "de ideeënbus". Als reden daar­voor geeft bijv. de cao van Gist Brocades zowel het verschaffen van meer plezier in het werk voor de werknemer als verhoging van de doelmatigheid van het bedrijf.

Omdat aldus de problematiek van "vindingen" van werk­nemers een bredere strekking heeft, hebben sommige landen de materie niet in het kader van de octrooiwetgeving geregeld. Duitsland en de Scandinavische landen kennen hiervoor af­zonderlijke wetten, waarin de gehele problematiek uitvoerig wordt behandeld.

2.2. Personele werkingssfeer De ROW 1995 beperkt zijn regeling tot uitvindingen die in

dienstbetrekking zijn gedaan. De term "dienstbetrekking" in art. 12 omvat echter niet alleen de werknemers die werken op basis van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Ook an­dere werknemers in dienstbetrekking, met name ambtenaren met een aanstelling op basis van het publiekrecht, vallen onder deze regeling, hetgeen al werd uitgemaakt op basis van de for­mulering en de geschiedenis van de in dit opzicht identieke vorige Rijksoctrooiwet (art. 10).7)

Tijdens de parlementaire behandeling van de ROW 1995 is de werkingssfeer van de bepaling nog wat uitgebreid door deze uitdrukkelijk ook uit te strekken tot personen die in het kader van een opleiding bij een ander werkzaamheden verrichten (stagiairs) of in dienst zijn van een universiteit, hogeschool of onderzoekinstelling.

In Frankrijk en Hongarije worden ook onafhankelijke opdrachtnemers onder de regeling van werknemersuitvindingen gebracht. Dit is uiteraard aantrekkelijk voor opdrachtgevers. In het licht van de toenemende aantallen flexibele arbeidsrelaties, ook bij intellectueel veeleisende functies, zou een dergelijke uitbreiding ook in Nederland overweging verdienen. Neder­land kent een dergelijke regeling wel al in art. 31 Zaaizaad- en plantgoedwet.

2.3. Internationaal privaatrecht Steeds vaker komen internationale arbeidsverhoudingen

voor, terwijl ook het octrooirecht zich internationaliseert. Zo heeft de ROW 1995 de octrooiverlening sterker georiënteerd op het Europese octrooirecht. Daarom is het ook van belang door welk rechtsstelsel bij internationale arbeidsverhoudingen de positie van de werknemer-uitvinder wordt beheerst: is dat het systeem van het land dat de arbeidsrechtelijke relatie be­paalt of het rechtsstelsel dat het octrooirecht beheerst? De Nederlandse doctrine huldigt de opvatting dat het recht met betrekking tot de arbeidsverhouding van toepassing is.8) Art. 60 van het Europees Octrooiverdrag9) wijst het recht aan van de staat waar de werknemer overwegend werkzaam is. Als dat niet kan worden aangewezen, dan geldt het land waar het bedrijf van de werkgever zich bevindt. Hetzelfde werd door het EG-Hof uitgemaakt op basis van het EEG Bevoegdheids-en Executieverdrag.1")

3. Het exploitatierecht 3.1 Uitvinders- of werkgeversbeginsel In het intellectuele eigendomsrecht is het uitgangspunt het

uitvindersbeginsel: de uitvinder komt in beginsel het recht op octrooi toe. Daar tegenover staat het arbeidsrechtelijke denken

7) Octrooiraad (aanvraagafdeling) 27 juni 1943, NJ 1944/ 45, 676.

a) G.H.C. Bodenhausen, Octrooiverlening voor in buiten­landse dienstbetrekkingen gedane uitvindingen, BIE1955, blz. 130, met reactie van C.J. de Haan, blz. 158.

9) Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, München 5 oktober 1973, Trb. 1975, 108 en 1976, 101.

10) HvJ EG 15 n o v e m b e r 1983, nr. 288/82, NJ 1984, 695, noo t LWH en JCS (Goderbauer ) .

30 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

in wat kan worden genoemd het werkgeversbeginsel: bij arbeid in dienstbetrekking vallen de resultaten van de arbeid toe aan de werkgever. Reeds Sinzheimer motiveerde dit uitgangspunt met de stelling dat de werkgever als eigenaar van de produc­tiemiddelen als producent moest worden aangemerkt en de werknemer persoonlijk afhankelijk is van de instructie van de werkgever.11)

In de wetsgeschiedenis van de vroegere Rijksoctrooiwet van 1910 werd de arbeidsovereenkomst vergeleken met een kanscontract: tegenover het recht van de werknemer op een vast loon, staat het risico van de werkgever dat de arbeid onvoldoende rendement heeft, maar ook de kans dat deze arbeid grote winst oplevert. De werkgever kan jarenlang inves­teren in werknemers die niets uitvinden. Maar heeft een werk­nemer dan eindelijk iets productiefs bedacht, dan zou het onre­delijk zijn hem persoonlijk alle inkomsten daaruit te laten ontvangen. Deze situatie is ook noodzakelijk om het voor werkgevers rendabel te maken om in onderzoek te investeren.

Een bijkomend voordeel van toepassing van het werkgeversbeginsel is dat de werkgever vaak over de finan­ciële mogelijkheden beschikt om de kosten van het octrooi te dragen. Hoewel de ROW 1995 het Nederlandse octrooirecht, met name ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, in navolging van de meeste andere landen van een toetsings­procedure heeft gemaakt tot een registratieprocedure, waar­door de kosten aanmerkelijk kunnen worden gedrukt, blijft het voor een individuele werknemer veelal moeilijk om zelf oc­trooi aan te vragen. Ook de nodige adviesbureaus verhelpen dat niet.

3.2. Typen uitvindingen De spanning tussen uitvinders- en werkgeversbeginsel doet

uiteraard de vraag rijzen waar de grens ligt tussen de uitvin­ding in en buiten dienstbetrekking. Theoretisch zijn te onder­scheiden: - de dienstuitvinding, gedaan in de uitoefening van de nor­male taken van de werknemer, overeenkomstig de arbeidsover­eenkomst; - de gebonden uitvinding, niet gedaan ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar wel verbonden met de onderne­ming (bijv. van belang binnen de bedrijfstak, verricht tijdens werktijd, met hulp van collega's of materiaal van de onderne­ming of met aldaar opgedane vakkennis) en - de vrije uitvinding, gedaan tijdens de looptijd van de ar­beidsovereenkomst, maar niets met de onderneming te maken hebbend.

In art. 12 lid 1 ROW 1995 staat het uitvindersbeginsel voorop, maar wordt voor de dienstuitvindingen het werkgevers­beginsel toegepast: degene die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft aanspraak op octrooi op uitvindin­gen, tenzij de aard van de betrekking meebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever. Wil het octrooi aan de werkgever toe­vallen, dan moet deze dus aan drie elementen voldoen: (1) de aard van de betrekking moet meebrengen dat (2) de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt (3) tot het doen van uitvindingen als die waarop de octrooiaan­vrage betrekking heeft.

De werknemer verwerft derhalve wel het octrooirecht in­dien hij bijvoorbeeld een uitvinding doet waartoe zijn taakstel­ling geen aanleiding gaf. Wil de werkgever het octrooirecht verwerven, dan moet de werknemer ook gebruik hebben ge­maakt van bijzondere kennis, die samenhangt met de aard van de betrekking. Het is dus denkbaar dat een werknemer thuis en in zijn vrije tijd een uitvinding doet die zozeer in het kader van zijn werk past dat de werkgever daarop het octrooirecht ver­werft. Evenzeer is echter denkbaar dat de werknemer tijdens werktijd en met gebruikmaking van de hulpmiddelen van de werkgever een uitvinding doet waarop hijzelf het octrooirecht verwerft, omdat deze losstaat van de aard van zijn dienstbe­trekking en/of omdat hij daarvoor geen bijzondere kennis heeft

" ) Hugo Sinzheimer, Grundzüge des Arbeitsrechts, 2e druk 1927, blz. 151 en 27.

aangewend. We kunnen dus zeggen dat alle dienstuitvindingen en sommige, maar niet alle, gebonden uitvindingen onder de regeling vallen. Vrije uitvindingen vallen er buiten.

Tijdens de kamerbehandeling is art. 12 ROW 1995 ge­amendeerd, waarbij in het genoemde lid het recht op octrooi van de werkgever nog duidelijker is geformuleerd als uitzon­dering op de hoofdregel dat de uitvinder het octrooirecht ge­niet. Hoe anders is dat met de twee bij dezelfde gelegenheid toegevoegde leden, die aanmerkelijk minder "uitvinders­vriendelijk" zijn.

Voor de stagiairs is het uitgangspunt omgedraaid: de aan­spraak op octrooi komt toe aan degene bij wie de werkzaam­heden worden verricht, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden. Het octrooirecht van gebonden uitvindingen valt hier dus ook onder de regeling, en dat terwijl de theoretische grondslag ervoor, het ontvangen van vast loon, hier normaal gesproken juist ontbreekt.

Bij universitaire onderzoekers en onderzoeksinstellingen (ook een zeer ruime term!) vallen zelfs alle uitvindingen onder de regeling, kennelijk ook de vrije uitvindingen. Dit zou wel eens een bron van procedures kunnen worden, waarbij ik me kan voorstellen dat de rechter deze bepaling wat genuanceer­der toepast, dan de wetgever haar heeft geformuleerd. De toe­lichting van het CDA-kamerlid Van der Hoeven ("Navraag leert dat, als er een regeling is, deze overeenkomt met hetgeen in het amendement wordt voorgesteld. Men vindt dit een juiste gang van zaken."12) doet vermoeden dat zij haar navraag alleen aan de werkgeverszijde van de universiteiten heeft ge­richt.13) Bij universitaire instellingen speelt nog in het bijzon­der het vraagstuk van de academische vrijheid en de plicht voor de onderzoekers om de resultaten van hun onderzoek te publiceren.14)

Uit de eis van goed werknemerschap vloeit mijns inziens voort dat de werknemer verplicht is om niet alleen zijn werk goed (en zo mogelijk creatief) te doen, maar ook om de werk­gever te informeren over de resultaten en over uitvindingen desgewenst tegenover derden geheimhouding te betrachten.15)

3.3. Contractuele uitbreiding De mogelijkheid om de wettelijke rechten van de werkge­

ver contractueel uit te breiden, werd aanvankelijk door de juri­dische doctrine algemeen ontkend, op grond van de geschiede­nis, bewoording en het doel van art. 10 Rijksoctrooiwet (oud).16) Maar in 1950 erkende de Hoge Raad de rechtsgeldig­heid van dergelijke clausules.17) Het huidige art. 12 ROW 1995 heeft de regeling expliciet van semi-dwingend recht gemaakt: bij schriftelijke overeenkomst kan ervan worden af­geweken. Aangezien dat niet is uitgesloten, kan die afwijking ook ten nadele van de werknemer uitvallen. Van die mogelijk­heid wordt al lang veelvuldig gebruik gemaakt. Grotere werk­gevers en werkgevers die onderzoek laten verrichten, plegen in de individuele arbeidsovereenkomst te bedingen dat het oc­trooirecht van alle uitvindingen aan de werkgever toekomt. Zo bevat de geheimhoudingsverklaring die elke werknemer bij Océ van der Grinten moet tekenen een clausule, dat voor zover intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van niet-octrooieerbare uitvindingen) niet reeds uit hoofde van de ar­beidsovereenkomst aan de werkgever toekomen, deze voor zover mogelijk reeds met deze verklaring worden overgedra­gen aan de werkgever en dat de werknemer voor zover nodig

12) Handelingen 7 K 1 5 maar t 1994, blz. 61-4509. 13) Zie bijvoorbeeld H.D. Dokter, De universitaire uitvinder

en artikel 10 Rijksoctrooiwet, BIE1989, blz. 58-67 en het daar­bij gepubliceerde rappport van de Commissie-Van Weel uit 1976; D.W.F. Verkade, Een nog net niet verboden artikel, NJB 1985, blz. 1235, met reactie van C.A.J.M. Kortmann, NJB 1986, blz. 1311 en 1987, blz. 892.

u ) Vgl. ook Paul Zoontjes, Vrijheid van Wetenschap, diss. Tilburg, Zwolle 1993, blz. 54-68.

15) Vg l . Joncyk, a.w., blz. 172. 16) W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Neder-

landsche Octrooirecht, in vergelijking met het buitenlandse recht, 's-Gravenhage 1924, blz. 169-172.

" ) HR 30 juni 1950, NJ 1952, 36, noot D.J. Veegens.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 31

alle medewerking zal verlenen aan overdracht aan en handha­ving van het recht door de werkgever.

Wat is nu eigenlijk de reden geweest om dit mogelijk te maken? De gedachte dat het hier veelal hoger gesalarieerd per­soneel betreft, dat beschikt over een voldoende sterke onderhandelingspositie om zich tegen onredelijke bedingen te verzetten, is helaas te optimistisch. Veelal betreft het standaard­bepalingen, waar een werkgever bij onderhandelingen aan vast­houdt. De werknemer heeft niet altijd een even grote kans op een vergelijkbare, andere baan. En zelfs de hoger opgeleide werknemers plegen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst nog wel eens een te rooskleurig beeld te hebben van de toe­komstige verhoudingen, zoals de kleurrijke jurisprudentie over het concurrentiebeding ons leert.

De oplossing voor dit probleem zou denkelijk liggen in het maken van deze bepaling van driekwart-dwingend recht, dat wil zeggen dat alleen bij cao afwijking wordt toegestaan. In de praktijk blijkt het overigens zelfs daarbij nog voor te komen dat vakbonden akkoord gaan met bepalingen die de werkgever op dit punt eenzijdig begunstigen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht in 1986 naar aanleiding van een questionaire van de Internationale Arbeidsorganisatie 26 cao's van bedrijfstakken en ondernemingen, waarin uitvin­dingen, octrooien en auteursrecht een rol zouden kunnen spe­len. Het ging hierbij om de chemische, farmaceutische en elek­trotechnische industrie, de journalistiek en commerciële en non-profit dienstverlening. Bij DSM en Gist Brocades be­paalde de cao dat de werknemer verplicht was om alle rechten in verband met uitvindingen op het gebied van de werkgever over te dragen aan de werkgever voor zover deze niet van rechtswege aanspraak op octrooi had. Bij Gist Brocades is wel bepaald dat de werkgever alle kosten in dit verband draagt. Bij Philips en Duphar werd het mogelijk gemaakt in de indivi­duele arbeidsovereenkomst bedingen op te nemen over au­teursrechten en octrooien of afstand van rechten op uitvindin­gen. In vier journalistencao's werd het auteursrecht nader geregeld, of voorwerp van studie gemaakt. De strekking van deze bepalingen is in het algemeen om de rechten van de werkgever uit te breiden ten opzichte van de wettelijke rege­ling.18)

3.4 Passieve werkgever De vraag is vervolgens wat er moet gebeuren indien de

werkgever het octrooirecht niet opeist. De werkgever kan hier­voor de belangstelling missen, of er de voorkeur aan geven om de uitvinding gewoon in praktijk te brengen zonder aan ie­mand het geheim prijs te geven. Zo zou Coca Cola zijn grote succes zelfs te danken hebben aan het nimmer aanvragen van octrooi op de receptuur.ly)

Formeel is de werknemer niet gerechtigd om octrooi aan te vragen, want het exclusieve recht daartoe komt de werkgever van rechtswege toe. De werknemer loopt in dat geval zijn naamsvermelding in het octrooi mis, en kan vrezen met lede ogen te moeten aanzien dat zijn uitvinding in exploitatie wordt genomen door buitenstaanders. Het enige wat een werknemer in die situatie daartegen naar Nederlands recht kan doen, is toch zelf een octrooi-aanvrage indienen. De werkgever zal zich, indien hij zijn rechten wil behouden, dan daartegen moe­ten verzetten door zelf alsnog een aanvrage in te dienen. Het komt mij voor dat de werknemer in die situatie een aanspraak zou hebben op vergoeding door de werkgever van de door de werknemer gemaakte kosten bij de voorbereiding van zijn octrooi-aanvraag, indien hij de werkgever daaraan voorafgaand in kennis heeft gesteld van zijn voornemen.

In de moderne regeling van sommige andere landen is in de oplossing van dit probleem voorzien door een genuanceerde regeling van de verdeling van het exploitatierecht. De werkge­ver moet daarbij duidelijk maken of hij zijn recht gebruikt; bij gebreke daarvan valt het toe aan de werknemer.

18) Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangele-genheden (DCA), ILO-vragenlijst met betrekking de rechten van bezoldigde auteurs en uitvinders, nr. DCA/86-2217, 's-Gravenhage 15 oktober 1986.

19) WD-kamerl id Van Erp, tijdens de behandeling van de ROW 1995, Handelingen TK 15 maart 1994, blz. 61-4513.

De Duitse Arbeitnehmererfindergesetz uit 1957 geeft de werkgever de bevoegdheid om het recht geheel of gedeeltelijk over te nemen bij eenzijdig besluit. In landen als Noorwegen, Zweden en Finland komt het recht in eerste instantie toe aan de werknemer, maar kan de werkgever het opeisen bij eenzij­dige wilsverklaring. In Oostenrijk verwerft de overheid als werkgever het recht door een declaratoire handeling, de parti­culiere werkgever op basis van een contractueel beding.

Veel landen kennen een afwijkend regime voor de gebon­den uitvindingen. In de Scandinavische landen bestaan daar­voor opties op licenties of voorrang bij onderhandelingen. In Frankrijk kan de werkgever overdracht van rechten op gebon­den uitvindingen door cessie verlangen en in Spanje kan de werkgever ervoor kiezen de gebonden uitvinding over te ne­men dan wel er een niet-exclusieve licentie voor te verkrijgen.

4. Het persoonlijkheidsrecht Hier gaat het om het morele recht op het uitvinderschap,

dat aan de werknemer toekomt op grond van het uitvinders­beginsel. Dat dit een onvervreemdbaar recht van de uitvinder is, wordt algemeen aanvaard (vgl. art. 62 Europees Octrooi­verdrag). Daarmee is echter de scheiding tussen het exploitatie-en het persoonlijkheidsrecht op de uitvinding een feit.

Artikel 14 ROW 1995 bepaalt dat de uitvinder die geen aanspraak op octrooi kan doen gelden (hetzij op grond van art. 12, hetzij op grond van overeenkomst) wel het recht heeft in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld. Dit is een bepa­ling van dwingend recht. Ingeval de uitvinding gezamenlijk is gedaan, geldt het recht voor alle betrokken uitvinders.

De vraag is daarbij of de werkgever aansprakelijk is voor de schade indien hij nalatig is de naam van de uitvinder in het octrooi te vermelden. Het lijkt mij dat dat in beginsel het geval is, omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de inschrij­ving. De werknemer doet er natuurlijk steeds goed aan zijn aanspraak op deze vermelding tijdig uitdrukkelijk kenbaar te maken, maar van de werkgever mag ook zelf activiteit op dit punt worden verwacht.20)

5. Het financiële recht Het zesde lid van art. 12 ROW 1995 bepaalt dat ingeval de

uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, degene aan wie krachtens dit artikel de aan­spraak op octrooi toekomt, verplicht is hem een bedrag toe te kennen. Dit bedrag dient billijk te zijn, in verband met het gel­delijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad. Het vorderingsrecht van de uitvinder vervalt na drie jaren na de datum waarop het octrooi is ver­leend.

5.1 Procedure Het grootste probleem lijkt nog wel dat de werknemer sterk

afhankelijk is van de bereidheid van de werkgever om een beloning te betalen.21) Onder de oude Rijksoctrooiwet was het mogelijk om deze zaken voor te leggen aan de Octrooiraad. Dat gebeurde weinig. De voornaamste reden daarvoor lijkt mij dat dit alleen mogelijk was op verzoek van de beide partijen. Was de werkgever bijvoorbeeld niet bereid om een vergoeding te betalen, dan was er geen enkele reden voor hem om in te stemmen met een procedure bij de Octrooiraad. Met de af­schaffing van de Octrooiraad in de ROW 1995 is ook deze pro­cedure komen te vervallen.

Maar ook wenden werknemers-uitvinders zich zelden tot de burgerlijke rechter met een eis om een vergoeding te ont­vangen.22) De uitspraken in de enkele gevallen waarin dat wel

20) In de cao van Gist Brocades is aansprakelijkheid van de werkgever op dit punt uitgesloten.

21) Steinhauser, B/E 1982, blz. 152. 22) Bevoegd is de rechter die geschillen omtrent de ar­

beidsovereenkomst behandeit, als regel dus in eerste instan­tie de kantonrechter, bij directeuren van vennootschappen de rechtbank (art. 83 ROW 1995).

32 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

is gebeurd, 23) maken duidelijk dat er veel moet gebeuren wil een werknemer in Nederland rijk worden aan zijn in dienstver­band gedane uitvindingen.

5.2 Criteria Rechters hebben in deze zaken nogal geworsteld met de

criteria die voor de berekening van de vergoeding dienen te worden gehanteerd.24) Twee opvattingen staan daarin in prin­cipe tegenover elkaar: de opvatting dat de werknemer in begin­sel een vergoeding toekomt, tenzij die al in het loon is ver­werkt en de opvatting dat die vergoeding in beginsel al in het loon is verdisconteerd, zodat deze slechts bij uitzondering daar bovenop zal worden toegekend. In het arrest Hupkens/Van Ginneken koos de Hoge Raad in 1994 duidelijk voor de laat­ste opvatting.25) Nu dit arrest ook in dit blad uitvoerig aan kri­tische analyse is onderworpen, wil ik naar die artikelen verwij­zen voor met name beschouwingen over de bedoelingen van de wet op dit punt.26) Het arrest plaatst de werknemer/uitvinder in een bijzonder lastige bewijspositie tegenover zijn werkge­ver. Met A.G. Koopmans kan men weliswaar stellen dat de wetgever heeft gekozen voor het (arbeidsrechtelijke) werkgeversbeginsel, maar op het punt van het bewijsrecht is het ook gebruikelijk dat de werknemer wordt beschermd. Het lijkt mij op zichzelf een juist uitgangspunt dat het aan de werk­gever is aannemelijk te maken dat de werknemer reeds in de beloning vergoeding vindt voor gemist octrooi, in plaats van uit te gaan van een algemeen uitgangspunt terzake. Niet voor niets is deze regel ter bescherming van de werknemer-uitvinder tot dwingend recht gemaakt. Met name bij de lagere inkomens­groepen wordt het loon immers in de praktijk vooral door de werkgever bepaald. Wie garandeert dat hij hierbij al rekening houdt met octrooirechten voor uitvindingen die nog niet zijn gedaan?

De stelling van zowel A-G Koopmans als annotator Spoor dat het feit dat vergoeding uitzondering is, aansluit bij de prak­tijk, overtuigt niet. Ook als in de praktijk alle werkgevers belasting ontduiken, wil dat niet zeggen dat daarom het belastingrecht geen norm meer is.

Mijns inziens worden in sommige commentaren criteria die rechters in de verschillende zaken op dit punt hebben gehan­teerd te eenvoudig als "onjuist" afgedaan. In de ene zaak was relevant dat de werkgever een extreem hoge opbrengst aan het octrooirecht op de uitvinding dankte. In een andere zaak kan het echter juist in het belang zijn van de werknemer om in te brengen wat het octrooi hem zelf had kunnen opleveren - in aanmerking nemende dat het Nederlandse recht toelaat dat de werkgever een waardevolle uitvinding bewust niet in exploita­tie neemt en ook niet te gelde maakt, omdat hij er belang bij heeft deze geheim te houden.

5.3 Richtlijnen Ik zou menen dat het wenselijk is, om, zoals dat in Duits­

land is gebeurd, de positie van de werknemer ten aanzien van de beloning wat te versterken door hierover richtlijnen te geven, bijvoorbeeld in een KB. Het grote belang hiervan is dat partijen dan te voren enig idee hebben waar zij op kunnen rekenen en dat wellicht kosten van procedures en deskundigen kunnen worden gemitigeerd. Daarbij zou men dan een aantal

23) Rb. Maastricht 27 september 1962, BIE 1964, blz. 28; Ktg. Zaandam 12 april 1962, BIE 1964, p. 40; Rb. Groningen 24 februari 1967, BIE 1968, blz. 90; Ktg. Den Haag 25 mei 1966, NJ 1969, 65; Rb. Den Haag 5 maart 1971, NJ 1974, 326; Rb. Den Bosch 29 juni 1984, BIE 1985, blz. 107; Hof Den Bosch 4 juni 1980, BIE 1985, blz. 104; Rb. Amsterdam 12 mei 1982, NJ 1984, 264.

24) L.B. Chavannes, Vergoeding voor gemis aan octrooi, BIE 1985, blz. 170-173.

25) HR 27 mei 1994, NJ 1995,136, noot Spoor; BIE 1995, 25; JAR 1994/134; IER 1994/4, 20, blz. 127.

26) A. Rijlaarsdam, De vergoeding van de 'uitvinder in dienstbetrekking' behoeft verbetering, een voorstel tot wijzi­ging van art. 12 lid 6 van de ROW 1995, BIE 1996, blz. 115-120; A.A. Quaedvlieg, De 'betrekkelijke waarde van een werkne­mer voor de vooruitgang', de telerstellende rechtsvorming in de zaak Hupkens/Van Ginneken, BIE 1996, blz. 121-126.

praktische aannames moeten doen. Hiervoor dient uiteraard nog nadere studie te worden verricht. Als aannames kan men bijvoorbeeld denken aan het volgende: - de werknemer vindt pas vergoeding in zijn salaris voor een gemis aan octrooi wanneer hij een salaris geniet dat substanti­eel hoger is dan van werknemers met een vergelijkbare oplei­ding en functie die werkzaam zijn in een organisatie waar min­der snel uitvindingen worden verwacht. Het beding dat diverse ondernemingen standaard in hun arbeidsovereenkomsten opne­men, dat in het loon reeds een vergoeding voor gemis aan octrooi is verwerkt is mijns inziens nietig. De bewijslast rust verder op de werkgever. - voor het geldelijk belang van de uitvinding zou als uitgangs­punt kunnen worden aangehouden de winst die de uitvinding in het eerste jaar van exploitatie heeft opgeleverd. Dat is immers ook het moment waarop de vergoeding moet worden bepaald en er moet ook een duidelijk einde kunnen worden ge­maakt aan procedures op dit punt. In beginsel zou dan kunnen worden uitgegaan van een percentage van dat bedrag dat aan de werknemer toekomt (bijv. 25%). Dit sluit aan bij het oudere criterium van de Hoge Raad dat de werknemer deel moet heb­ben in de opbrengst voor de onderneming27) en bij het rechtvaardigheidsgevoel waaraan de regeling appelleert. De werkgever zou de hiervoor noodzakelijke informatie moeten verstrekken, zo nodig te bevestigen door accountantsonderzoek. - de rechter zou verder de norm kunnen aanpassen voor bij­zondere omstandigheden zoals de door de werkgever in de uit­vinding geïnvesteerde middelen en de vraag in hoeverre de uit­vinding in groepsverband is tot stand gekomen. Indien de werkgever de uitvinding niet of onvoldoende exploiteert zou ter correctie van de zijde van de werknemer kunnen worden ingebracht dat hijzelf de uitvinding tegen hogere opbrengst had kunnen exploiteren. De bewijslast op dit punt ligt dan bij de werknemer.

De meeste ondernemingen met een regeling van het type "ideeënbus" belasten niet voor niets een van de werkgever onafhankelijke commissie met de taak om het idee te beoorde­len en er eventueel een beloning aan te verbinden. Zo kent Gist Brocades een vast bedrag dat wordt toegewezen indien een idee van de werknemer wordt overgenomen, terwijl wanneer het idee een besparing oplevert, de werknemer een aanspraak heeft op 35% van de besparing in het eerste jaar, onder aftrek van het vaste bedrag en tot een periodiek vastgesteld maxi­mum. Overigens gaan de eigendomsrechten van de ideeën hier door de indiening op grond van de cao van rechtswege over op de werkgever. Bij Gist Brocades wordt het indienen van ideeën aangemoedigd door regelmatige publicatie van de regeling en verloting van premies onder de inzenders.

6. Conclusie In 1910 had Nederland een voor die tijd moderne regeling

voor de uitvindingen van werknemers. Anno 1995 heeft de wetgever echter verzuimd om die regeling weer bij de tijd te brengen en de in de praktijk gebleken tekortkomingen te ver­helpen. Van de met name in het buitenland verder ontwikkelde theorievorming heeft de wetgever geen kennis genomen. Hoog­hartig zijn suggesties van Eerste-Kamerleden tot nader onder­zoek van de hand gewezen.

De regeling van de uitvindingen van werknemers verdient modernisering. Er is behoefte aan een meer omvattende rege­ling, die ook de uitvindingen van opdrachtnemers omvat en de vindingen die niet octrooieerbaar zijn (verbeteringsvoorstellen). De positie van de werknemer behoeft versterking als de werk­gever de uitvinding niet in exploitatie neemt. De belonings­regeling dient te worden verhelderd. De regeling dient van (driekwart)dwingend recht te worden, zodat werkgevers deze niet via de arbeidsovereenkomst naar zich toe kunnen trekken. Niet alleen het individuele belang van de werknemer pleit hier­voor, het is ook een maatschappelijk belang dat uitvindingen worden bevorderd. Niet alleen investeerders behoeven een sti­mulans, maar ook degenen die het werk moeten doen.

Maastricht, 13 november 1996.

7) HR 30 juni 1950, NJ 1952, 36, noot D J . Veegens.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 33

Waarom bescherming, en waarom zoveel soorten?

J.L.R.A. Huydecoper.

/. That is the quesüon 1. Koopmans') verdedigt dat de beoefenaren van het recht

van de intellectuele eigendom zich (te) eenzijdig toeleggen op de verdere uitbreiding van de in dit rechtsgebied erkende rech­ten, met onvoldoende oog voor de argumenten die voor beper­king van die rechten zijn aan te voeren, en de daarmee ge­moeide belangen. In zijn stelling ligt besloten dat die ingaat tegen de opvatting van de grote meerderheid van publicisten op dit rechtsgebied. Dat is ook zo. Mij schiet alleen Kauf-mann2) als verdediger van de ook door Koopmans opgewor­pen stelling te binnen.

2. Wie lange(re) tijd het recht van de intellectuele eigen­dom heeft beoefend moet allicht oppassen voor beroepsdefor­matie. "Ons" rechtsgebied bevat veel fraai en goed doordacht materiaal. Het is ook een fascinerend gebied - juridisch, maar (vooral) ook maatschappelijk. Begrijpelijkerwijs zijn de beoe­fenaren van dit recht geneigd om (betrekkelijke) buitenstaan­ders die de gevestigde waarden in twijfel trekken, kritisch tegemoet te treden.

3. Die neiging heb ik ook. Maar in Koopmans' artikel (rede) uit 1994 trof mij - naast andere behartenswaardige zaken - één stelling wel bijzonder. Van de gronden die worden aangevoerd om uitbreiding of schepping van rechten van intel­lectuele eigendom te rechtvaardigen, zegt Koopmans:3) "er wordt meer gelet op belangen dan op ideeën, en er wordt ster­ker op belangen gelet naarmate zij zich duidelijker manifeste­ren". Een prikkelende gedachte. Is er iets van waar dat(ook)op "ons" rechtsgebied de ideeën op de achtergrond raken, en de belangen op de voorgrond?

Groei of wildgroei? 4. Ons land kent momenteel, al naar gelang van de mate

van verfijning die men bij zijn rubricering toepast, 12-16 ver­schillende varianten van rechten van intellectuele eigendom of daarmee zeer vergelijkbare rechten, ieder met een eigen, min of meer autonoom beschermingsregiem.4) Om een facsimile-

') R.M.Th. 1983, p. 342v en AM11994, p. 107 (zie m.n. § 3). 2) Beoefenaren van het recht van de intellectuele eigen­

dom herkennen onmiddellijk dat hier namen met een duide­lijk associatiegevaar in het geding zijn. Zie van Kaufmann vooral diens dissertatie, en "Passing Off and Misappropria-t ion" , IIC 1985, "Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar (etc.)" in de bundel "Qui bene distinguit, bene docef"(1991, p. 175v.) en BIE 1994 p. 106v.

3) AM11994 p. 109, rk. Koopmans heeft het hier overigens over de politieke besluitvorming, niet over de discussie in de juridische doctrine.

*) In willekeurige volgorde: octrooirecht (eventueel te on­derscheiden in: Europese octrooien, en "grote" en "kleine" nationale octrooien); kwekersrecht; "topografieënrecht"; know how-bescherming; modellenrecht; merkenrecht (met in­begrip van de rechten terzake van niet-gedeponeerde mer­ken, BGH 16 juni 1995 NJ 1996 470 DWFV); handelsnaam-recht; bescherming van andere kentekenen (emblemen van niet-commerciële instellingen - misschien ook andere uiterlijkheden, vgl. HR 11 februari 1977 NJ 1977 363 LWH (Mosterdmanneke)); "naamsbekendheidsrecht", zie Drion c.s., Onrechtmatige Daad (losbladige Kluwereditie) VI nr 139.5, Wichers Hoeth c.s., Kort Begrip van het Intellectuele Eigen­domsrecht (1993) pag. 336/7 en bijv. Rechtbank Rotterdam 4 februari 1994 NJ 1995 39; portretrecht; auteursrecht; naburige rechten; en op afzienbare termijn ook de bijzondere rechtsbe­scherming voor databanken. Inmiddels enigszins in het ver­geetboek geraakt zijn de voorstellen voor sui-generis bescher­ming van (druk)lettertypen. Niet alle hier genoemde rechten zijn "subjectieve" rechten of absolute rechten. De discussie over de vraag waar dat het geval is en waarom, is voor dit

herdruk te mogen uitgeven van een grammofoonplaat die ooit bijzondere betekenis had, moet men met zo'n 5 (categorieën van) rechthebbenden rekening houden, en kan men wel een dozijn actuele rechthebbenden tegenover zich vinden.5) Is dat allemaal niet wat veel?

5. Is het werkelijk zo dat er 12 (of meer) min of meer auto­nome gebieden bestaan waarin op basis van zelfstandige afwe­ging van de betrokken belangen de conclusie is bereikt dat een bepaalde vorm van bescherming noodzakelijk of gerechtvaar­digd is? Om die vraag te beantwoorden doe ik hieronder een poging om de motieven die aan de verschillende beschermings­regimes ten grondslag liggen te benoemen en te rubriceren; uiteraard gevolgd door een poging om de belangrijkste catego­rieën beschermde gegevens op hun ratio te onderzoeken, en vast te stellen of de bestaande afwegingen en onderscheidin­gen daarmee sporen.

II. Categorieën van bescherming 6. De door het recht van de intellectuele eigendom be­

schermde gegevens laten zich ruwweg in drie hoofdgroepen onderscheiden. Hoewel de verschillende motieven die als ratio voor bescherming worden gehanteerd soms in meerdere van deze hoofdgroepen opduiken, ligt het accent in elke groep anders, en wel zo dat de motieven die in ieder van de te onder­scheiden groepen spelen, onderling overeenstemming verto­nen. De bedoelde hoofdgroepen zijn:

a. de categorie waarin inventieve of creatieve prestaties, of prestaties die een aanzienlijke inspanning en/of investering gevergd hebben6) worden beschermd;

b. de categorie waarin bescherming wordt verleend aan onderscheidingstekens of vergelijkbare herkenbare gegevens;

c. een restcategorie, waarbij de bescherming gericht is tegen (het trekken van voordeel uit) min of meer ernstige schending van contractuele of goederenrechtelijke rechten, schending van de persoonlijke levenssfeer, of overtreding van een beperkt aantal (andere) zorgvuldigheidsnormen.

7. De motieven waarop de bescherming berust, worden niet altijd uitgesproken. Daarover bestaat ook niet altijd eenstem­migheid. Dat gezegd zijnde, worden vooral de volgende motie­ven regelmatig aangevoerd ter rechtvaardiging van de verschil­lende rechten van intellectuele eigendom:

8. Ten eerste: bescherming bevordert het leveren (en publi­ceren) van inventieve, creatieve of op aanzienlijke inspanning/ investering gebaseerde prestaties. Variant: zonder bescherming zou het investeren in dergelijke prestaties onmogelijk of zeer onaantrekkelijk zijn, wat maatschappelijk onwenselijk is. Op basis van dit motief wordt in het algemeen slechts een beperkte mate van bescherming, en slechts voor een beperkt aantal wel­omschreven gevallen verdedigd.7)

opstel niet erg relevant. 5) Namelijk de rechthebbenden terzake van het muziek-

auteursrecht (inclusief geïmproviseerde solo's, teksten en ar­rangementen); de uitvoerende kunstenaars en de fonogram-menmakeris); de auteursrechthebbenden terzake van hoesontwerp, inclusief layout en eventueel lettertype; terzake van hoesteksten en hoesfoto's; degenen die op naams- of portretrechtbescherming aanspraak kunnen maken; en de rechthebbenden terzake van de gebruikte merken.

6) Het hier bedoelde gegeven wordt beeldend getypeerd met de slagzin "sweat of the brow".

7) Zie hiervoor bijv. Telders-Croon, Nederlandsch Octrooi­recht (1946) § 4; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, Deel II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht 1989, § 60; Wichers Hoeth c.s.. Kort Begrip (etc.) (1993), p. 9-10 en p. 254; De Beaufort, "Het Au­teursrecht (etc.)", 1909, p. 78-108; Spoor-Verkade, Auteurs­recht (1993) §8.

34 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

9. Ten tweede: de billijkheid vergt dat degeen die een gege­ven initieert, daarvan in zekere mate de vruchten kan plukken. Variant: als anderen ook onverkort vruchten van een door een derde geïnitieerd gegeven zouden mogen plukken, zouden die anderen ongerechtvaardigd worden verrijkt. Slagzin: "Gij zult niet oogsten waar gij niet hebt gezaaid".8) Het dient de duide­lijkheid, hier direct de tegenhanger van deze gedachte(n) te vermelden: het uitgangspunt van het (Nederlandse) mede­dingingsrecht is dat het wèl geoorloofd is om van wat men van andermans prestaties kan opdoen, te profiteren.9) In de concur­rentie mag ieder oogsten wat hij kan, tot groter nut van allen. Het enkele feit dat van andermans prestaties wordt geprofi­teerd is onvoldoende om bescherming te rechtvaardigen.

10. Ten derde: het maatschappelijk verkeer is erbij gebaat dat afnemers in staat worden gesteld om producten, diensten en andere zaken (bijv.: omdat zij die waarderen) te herkennen, en dat leveranciers hun producten, diensten etc. herkenbaar kunnen maken. Hetzelfde idee, in beperktere vorm, ligt ten grondslag aan de al zeer lang opgeld doende gedachte dat het in het algemeen maatschappelijk gewenst is, dat er bescher­ming bestaat tegen misleiding of verwarring. Uit het belang van "herkenbaarheid" vloeit weer de gedachte voort dat er een legitiem belang bestaat bij bescherming tegen de aantasting van de reputatie óf tegen het profiteren van de reputatie van herkenbare gegevens.10)

11. Ten vierde: men mag geen voordeel hebben van zijn betrokkenheid bij schending van contractuele of goederen-rechtelijke rechten of erkende zorgvuldigheidsnormen, waar­onder o.a. het recht op bescherming van de persoonlijke le­venssfeer.11)

III. De beschermde rechten en hun ratio 12. Vergelijking van de meest aangevoerde motieven met

de daarop gewoonlijk gebaseerde rechten laat zien dat elk recht wel steun vindt in de aangevoerde ratio; maar dat de ver­schillende rationes bepaald niet op een consistente wijze bij de daarop gebaseerde rechten aansluiten, waardoor een enigszins willekeurige indruk ontstaat; terwijl voor sommige rechten hun plaats aan de hand van een denkbare ratio, en zelfs hun plaats in de in alinea 6 genoemde "hoofdgroepen", bepaald ondui­delijk is te noemen.

13. Octrooirecht, kwekersrecht, "topografieënrecht", au­teursrecht, naburige rechten en het in wording zijnde "databankrecht" steunen alle vooral op het hiervóór in alinea 8 geparafraseerde motief, al-dan-niet in combinatie met het in alinea 9 geparafraseerde motief: aanmoediging van inventivi­teit, creativiteit of het doen van investeringen in maatschappe­lijk wenselijke activiteiten, die zonder bescherming niet goed te exploiteren zouden zijn; en de onbillijkheid, dat aan de ini­tiator zijn "beloning" zou ontgaan omdat (althans: en dat) anderen kosteloos van diens initiatief zouden kunnen profite­ren.

14. De afgrenzing die hier op basis van de genoemde uit­gangspunten is ontstaan, is echter discutabel. Het valt niet goed in te zien waarom inventiviteit alleen op het gebied van de nijverheid ("industrial application") bescherming behoeft of verdient.12) Naast de wèl op bescherming aanspraak mak­ende "sweat of the brow" prestaties van de producenten van fonogrammen en van omroepprogramma's, of van de samen­steller van een databank, is het niet makkelijk te begrijpen waarom iets dergelijks voor de producent van sport­manifestaties niet geldt,13) of voor de maker van zetwerk.14) Ook is het de vraag waarom de bescherming van topografieën

8) Zie bijv. De Beaufort, t.a.p.; Telders-Croon a.w. § 2-3 en 5; Wichers-Hoeth c.s., a.w. pag. 254; Spoor-Verkade, t.a.p.

9) Zie bijv. HR 27 juni 1986 NJ 1987 191 vNH (Holland Nautic/Racal-Decca).

10) Zie o.a. Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1993) §§ 48-49; Wichers Hoeth c.s.. Kort Begrip (etc), pag. 116.

11) Verkade, Ongeoorloofde Mededinging p. 59 (sub c) en p. 64; vgl. ook Wichers Hoeth c.s., Kort Begrip (etc.) p. 332.

12) In die zin mijn bijdrage in S/E1985, p. 196v. 13) HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 310 LWH. " ) HR 20 november 1987, NJ 1988, 311 LWH.

- overigens een praktisch verwaarloosbare categorie - zowel qua tijdsduur als qua opzet zo sterk afwijkt van de andere in deze rubriek vallende gegevens. In het algemeen geldt dat de keuze van beschermde "sweat of the brow "-prestaties, en ook het daarvoor gekozen beschermingsregiem, een nogal incon­sistent beeld vertonen.

15. Bij onderscheidingstekens en andere herkenbare objec­ten15) zijn de motieven minder eenduidig. Ook hier doet de gedachte "Gij zult niet oogsten ... etc." zich voelen. Aanvan­kelijk heeft de bescherming zich vooral gericht op het tegen­gaan van misleiding en verwarring. Uiteraard blijft dat ook vandaag de dag nog een valabel motief. Gaandeweg is die gedachte verruimd tot het inzicht, dat er in het maatschappe­lijk verkeer een legitieme behoefte bestaat om dingen herken­baar te maken, resp. die zinvol te kunnen herkennen. In het vervolg daarvan is in toenemende mate de behoefte op de voorgrond komen te staan om de aan herkenbare gegevens te verbinden goodwill ten gunste van de initiator van het betref­fende gegeven te beschermen. Dat laatste manifesteert zich het sterkst bij de ruime bescherming die aan merken toekomt, maar is ook te bespeuren bij de moderne opvattingen over portretrecht.16)

16. Dat bescherming tegen verwarring en misleiding ge­wenst is, is evident. Het is minder vanzelfsprekend dat de "goodwill-functie" van zaken als merken, portretten of per­soonlijkheden voor een ruime bescherming in aanmerking kan komen. "Goodwill" is, in zijn algemeenheid, niet een gegeven waaraan bescherming ten opzichte van concurrerende activitei­ten pleegt te worden toegekend.17) Voor vele onder de noemer "goodwill" te begrijpen verschijnselen geldt de in alinea 9 hiervóór aan het slot geparafraseerde regel: anderen mogen profiteren van wat hun concurrenten hebben gedaan. Het is niet altijd duidelijk waarom de met onderscheidingstekens (in ruime zin) verbonden goodwill in ruime mate wordt beschermd, ter­wijl dat bij andere vormen van het profiteren van goodwill -bijv. het aanleunen aan de organisatoren van een groot cultureel­of sportevenement18) - niet het geval is.

17. Lastig is ook de derde categorie, waarin de bescher­ming vooral berust op (profiteren van) de aantasting van con­tractuele of goederenrechtelijke rechten of op (andere) zorgvuldigheidsnormen. Het zoeken is naar objectieve aankno­pingspunten19) die de gemaakte onderscheidingen rechtvaardi­gen. Dat heeft vooralsnog geen werkelijk duidelijke richtlijnen opgeleverd. Het blijft omstreden in hoeverre het profiteren van andermans verdienstelijke (onbeschermde) prestatie,20) of an­dermans wanprestatie,21) of andermans ongeluk22) al-dan-niet rechtmatig is. Dat het omkopen van personeel van zijn concur­rent niet mag voel je met je klomp aan; maar bij meerdere van de "klassieke" mededingingsrechtelijke dilemma's ontbreekt nog steeds bruikbare houvast. Soms wordt dan de onrechtma-

15) waaronder ook het uiterlijk van een product kan vallen, niet alleen als het om een vormmerk gaat, maar bijv. ook onder het leerstuk van de zgn. "slaafse nabootsing".

16) HR 19 januari 1979 NJ 1979, 383 LWH; zie ook de zich geleidelijk aan aftekenende jurisprudentie over het "aanha­ken" aan een bekende persoonlijkheid, zie ook noot 4 ("naam-bekendheidsrecht").

" ) Zie bijv. Verkade, Ongeoorloofde Mededinging p. 59. 18) Zie echter Van Engelen, Prestatiebescherming (diss.

1994) p. 421. 19) Een verdienstelijke poging doet Verkade, a.w. § 19 (p.

57v). 20) Waarover uitgebreid Van Engelen, a.w. 21) Recentelijk o.a. HR 1 november 1991 NJ 1992, 423 en

424. 22) Dit onderwerp rechtvaardigt een studie op zich. Onge­

luk - brand, maatschappelijke onrust, misdrijf etc. - kan een concurrent kwetsbaar maken. Het kan ook een persoon of instelling "nieuwswaarde" verlenen, of goodwillkansen - en niet alleen voor non-profit instellingen - creëren. In hoeverre is het (volledig) benutten van dergelijke kansen acceptabel -niet slechts ethisch, maar ook met het oog op zorgvuldigheids­normen (men denkt daarbij aan de "goede zeden" uit de for­mule van HR 31 januari 1919 NJ 1919 p. 161)?

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 35

tigheid met een petitio principii gemotiveerd: een bepaalde gedraging wordt onzorgvuldig geoordeeld, omdat die "op on­behoorlijke wijze" o.i.d. andermans debiet aantast.

18. Voor de stelling van Koopmans is dus wel steun te vin­den. De verbodsrechten op het gebied van de intellectuele eigendom berusten niet alle, en berusten ook niet in hun volle omvang op een doordacht stelsel van - in Koopmans' woorden - "ideeën". Inderdaad berusten zij voor een deel op ad hoe-afwegingen van belangen. Daarbij zal ongetwijfeld waar zijn dat belangen die het luidst om aandacht hebben gevraagd, die aandacht ook het gemakkelijkst hebben gekregen. Het conse­quenter doordenken van de ideeën waarop de rechten van intellectuele eigendom stoelen, laat nog ruimte voor verbete­ring.

19. Het (sier)modellenrecht is in dit opzicht illustratief. Niet alleen in de Benelux maar ook in veel andere jurisdicties ontbreken duidelijke gedachten over de grondslagen van dit recht. Daardoor is ook onduidelijk waartoe het recht eigenlijk strekt, en dus wat de inhoud daarvan is.

Gaat het erom om bescherming te verlenen aan - weliswaar van originaliteit gespeende, maar desondanks in zeker opzicht verdienstelijke - prestaties, hetzij creatief, hetzij in de sfeer van "sweat of the brow"? Óf ziet de bescherming eerder op de identificerende/herkenningsfunctie van het uiterlijk van het mo­del? (En zo ja, waarom beperkt de bescherming zich dan niet tot het merkenrecht?). Het feit dat inbreuk, in de meeste sys­temen, wordt beoordeeld aan de hand van verwarringwekkende gelijkenis suggereert een aan het (traditionele) merkenrecht verwante gedachtengang, maar de vereisten die aan originali­

teit of nieuwheid van het model worden gesteld suggereren een andere grondslag. Of gaat het om een recht dat op loutere "occupatie" berust - en zo ja, waarom zou dat in deze context bescherming van niet-originele prestaties (kunnen) rechtvaar­digen, terwijl die elders niet wordt geaccepteerd? En waarom is de bescherming dan (vaak) gebaseerd op verwarringsgevaar?

20. Daarmee is niet gezegd dat het modellenrecht geen bestaansgrond heeft.23) Wel is het zo, dat de ratio waarop dit recht stoelt slecht in de wettelijke regeling (in de Benelux) doorklinkt, en ook elders vaak niet goed lijkt te zijn doordacht. Daarmee roept men het verwijt dat hier de bescherming niet op ideeën maar op "belangen" berust, wel over zich af.

21. Deze beschouwing mag niet te lang worden. De slot­som is, dat Koopmans ons met enige recht de spiegel heeft voorgehouden, en dat wij er verstandig aan zouden doen niet zo maar aan zijn spiegelbeeld voorbij te gaan. Dat brengt ons ook bij degene aan wie deze bijdrage gewijd is: Sonja Boek­man houdt haar omgeving ook op gepaste ogenblikken de spie­gel voor, en doet dat op charmante maar besliste wijze. En ook dan doet men er verstandig aan niet zo maar aan zijn spiegel­beeld voorbij te gaan. Naast vele andere verdiensten komt haar voor haar vakkundig gebruik van de spiegel, maar ook voor de charme waarmee zij die gebruikt, bijzondere dank toe.

's-Gravenhage, 4 november 1996.

23) Vgl. bijvoorbeeld Steinhauser, BIE 1985 p. 247 v. M.i. te beperkt: Van Engelen, a.w. p. 33-34.

36 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

Knipselkunst- en vliegwerk.

W.C. van Manen.

1. Inleiding. Artikel 15 Auteurswet (Aw) bepaalt, voorzo­ver hier van belang, dat "artikelen over actuele economische, politieke of godsdienstige onderwerpen, die in een dag-, nieuws-, of weekblad of tijdschrift zijn verschenen" mogen worden overgenomen in een ander "dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift", mits persoonlijkheidsrechten gerespecteerd en bron en maker vermeld worden en het auteursrecht niet uit­drukkelijk is voorbehouden.

2. Een knipselkrant bestaat uit reproducties van uit andere bladen geselecteerde berichten en artikelen. De knipsel-courantier heeft met de krantenredactie en -directie gemeen dat hij selecteert en distribueert. De meest kenmerkende jour­nalistieke arbeid verricht hij echter niet: voor zijn blad be­stemde stukken schrijven of laten schrijven en bewerken.

3. Is een knipselkrant nochtans een blad of tijdschrift als bedoeld in artikel 15 Aw?

4. Knipselkrant-arrest. Ja, zegt de Hoge Raad in een zaak tussen de Stichting Reprorecht als eiseres en een vereniging van bibliotheken en een provincie als knipselende gedaag­den.1) De motivering van dit bevestigend antwoord omvat de volgende tien onderdelen.

I. Artikel 15 Aw is gebaseerd op artikel 10 bis (1) van de Akte van Parijs van de Berner Conventie (BC), volgens het­welk de Unielanden mogen toestaan "la reproduction par la presse ... des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journeaux ou recueils periodiques ...".

II. Bij de uitleg van artikel 15 Aw moet artikel 10 bis (1) BC dus in het oog gehouden worden, ook wanneer de BC niet rechtstreeks van toepassing is.

III. Blijkens artikel 10 bis (1) BC gaat het daar om overne­ming uit de pers door de pers, "maar is het begrip 'la presse' niet nader gedefinieerd, doch - mede - overgelaten aan con­cretisering door elk van de landen van de Unie", die dus beschikken over "de - door de strekking van de bepalingen begrensde - vrijheid dit begrip de inhoud te geven die het beste strookt met specifieke nationale verhoudingen en een daarop afgestemde afweging van de betrokken belangen".

IV. Artikel 10 bis (1) BC strekt er met name toe de "free flow of information" te waarborgen.

V. Overneming kan verboden worden door een auteursrecht-voorbehoud als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub 4 Aw.

VI. Artikel 10 bis (1) BC staat letterlijke overname van hele artikelen toe.

VII. Gezien onderdelen I t/m VI komt beslissende beteke­nis toe aan in de Memorie van Toelichting, in de Memorie van Antwoord en bij de mondelinge behandeling van de wet van 30 mei 1985, waarbij artikel 15 Aw zijn huidige tekst kreeg, door de betrokken bewindslieden gemaakte opmerkingen van de strekking dat deze bepaling ook voor knipselkranten be­doeld is.

VIII. Daaruit blijkt dat Nederland van zijn in onderdeel III bedoelde vrijheid gebruik heeft willen maken door ook de knipselkrant als "tijdschrift" te beschouwen.

IX. De term "tijdschrift" is op zichzelf ruim genoeg om dergelijke knipselkranten te omvatten.

X. Ook al wijkt Nederland aldus af van in andere Unie-landen heersende meningen, zij overschrijdt daardoor niet de "grenzen van de aan de nationale wetgever gelaten vrijheid".

5. Lapressel Deze motivering draait om onderdeel III: arti­kel 10 bis (1) BC definieert het begrip "la presse" niet nader en dus mag Nederland daar knipselkranten onder brengen. Dit onderdeel is om meer dan één reden opmerkelijk.

' ) HR 10.11.95, NJ 1996, 177, m.nt. Verkade, IER 1996, 28, m.nt. Hugenholtz en AM11996, 55, m.nt. Quaedvlieg.

a. Blijkens de Memorie van Toelichting en zelfs de titel van de wet van 19852) was het de bedoeling artikel 15 Aw aan te passen aan artikel 10 bis (1) BC. Vandaar dat volgens onder­deel II bij de uitleg van artikel 15 Aw "de bewoordingen en de strekking" van artikel 10 bis (1) BC "in het oog (moeten) wor­den gehouden".

b. Door onderdeel III ontslaat de Hoge Raad zich echter van de taak een poging te doen tot beantwoording van de vraag of de BC met "la presse" ook op knipselkranten doelt.

6. Bovendien blijkt uit de bewoordingen noch de geschie­denis van artikel 10 bis (1) dat de BC het aan de Unielanden over wil laten "la presse" al naar gelang hun nationale belan­gen te concretiseren. Het is ook niet waarschijnlijk dat de BC dat wilde: blijkens haar considerans is één van de oogmerken van de BC immers uniformiteit.

7. Die wil blijkt ook niet uit het feit dat de BC "la presse" niet nader definieert. Zij definieert ook niet nader de begrippen "radiodiffusion", "transmission par fil", "discussion écono­mique, politique ou religieuse", "journeaux" en "recueils pe­riodiques". Waarschijnlijker lijkt dat die begrippen voldoende duidelijk geacht worden gezien hun normale betekenis.

8. Volgens artikel 31 lid 2 van het Verdragenverdrag van Wenen van 19693) moet "la presse" worden geïnterpreteerd conform de normale betekenis van die term in zijn context en in het licht van doel en strekking van artikel 10 bis (1). Dat doet de Hoge Raad dus niet.

9. Uit onderdeel IX blijkt dat de Hoge Raad zich ervan bewust is dat de knipsel-opvatting van de Nederlandse be­windslieden in andere Unielanden niet gedeeld wordt. De op­vatting in andere Unielanden kan van belang zijn voor de bepaling van de bedoeling van de term "la presse". Volgens artikel 31 lid 4 Verdragenverdrag moet een term een bijzondere betekenis toegekend worden wanneer vaststaat dat dit de be­doeling is van de verdragspartijen. De door de Hoge Raad uit het ontbreken van een definitie van "la presse" afgeleide bedoeling van de BC, t.w. de Unielanden vrij te laten onder "la presse" ook knipselkranten te verstaan, is bijzonder.

10. Voor de bedoeling van de BC is ook relevant het reciprociteitsbeginsel, dat gezien hun bewoordingen aan artikel 10 bis (1) BC en artikel 15 Aw ten grondslag ligt: Gij moogt bij mij, wat ik mag bij U.4) Knipselkranten hebben niets te

2) Wet van 30 mei 1985 tot aanpassing van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie. Parle­mentaire Geschiedenis van de Auteurswet 1912 ("Pari. Ge-sch.") blz. 15.26/27.

3) Daar de Akte van Parijs van de Berner Conventie werd gesloten in 1971, terwijl het Verdragenverdrag voor Neder­land eerst in 1985 van kracht werd, is dat verdrag volgens zijn artikel 4 voor wat betreft Nederland formeel niet op de Akte van Parijs van toepassing. Dat laat echter onverlet door het verdrag gecodificeerde regels van internationaal recht die ook zonder het Verdragenverdrag zouden gelden. Dat zijn onder meer de regels van artikel 31 lid 1 en 4. Zie de opinion van het Internationaal Gerechtshof inzake "Competence of the Gene­ral Assembly in the Admission of a State to the United Na-tions", ICJ Reports 1950, blz. 8, en I. Sinclair, The Vienna Con­vention on the Law of Treaties, 1973, blz. 9.

*) Zie de in noot 1) genoemde annotaties van Hugenholtz en Quaedvlieg. In zijn annotatie in de NJ zegt Verkade dat niet zozeer het reciprociteitsbeginsel aan artikel 10 bis (1) ten grondslag ligt als wel zorg om de free f low of information. Dat blijkt niet uit Ricketson, The Berne Convention for the protec-tion of literary and artistic works: 1886-1986, blz. 501-506, waarnaar Verkade in dat verband verwijst. Dat ook het reciprociteitsbeginsel aan artikel 10 bis (1) ten grondslag ligt blijkt uit de tekst van dat artikel en zijn voorgangers. Zie ook Ricketson t.a.p.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 37

reciprociteren. Zij produceren niets, zij reproduceren slechts. De Hoge Raad stipt het reciprociteitsaspect even aan in onder­deel III, maar gaat er niet op in.

11. Free flow of information. De Hoge Raad constateert in onderdeel IV van zijn motivering met nadruk dat artikel 10 bis "met name ertoe strekt de 'free flow of information' te waar­borgen". Dat artikel 10 bis (1) gezien moet worden in het licht van de "free flow of information" is echter enerzijds zonne­klaar en anderzijds irrelevant. Immers, de vraag is niet of de BC met artikel 10 bis (1) de persvrijheid wil dienen, maar of zij ook knipselkranten daarvan wil laten profiteren. Bovendien is "strekt" ertoe "te waarborgen" wat sterk uitgedrukt: artikel 10 bis (1) geeft de Unielanden de vrijheid het auteursrecht te beperken door overneming toe te staan, verplicht daartoe niet en waarborgt veeleer het auteursrecht door die vrijheid te beperken tot overneming van bepaalde soorten artikelen uit de pers door de pers.

12. Letterlijk overnemen en voorbehoud. Verder voert de Hoge Raad twee tegenstrijdige argumenten aan: de BC wilde kennelijk heel ver gaan door "letterlijk overnemen" toe te staan (onderdeel VI) en de pers kan toch door het in artikel 10 bis (1) BC en artikel 15 lid 1 sub 4 Aw bedoelde auteursrecht-voorbehoud overneming verbieden (onderdeel V). Dat laatste toont aan dat de BC ook weer niet zo heel erg ver wilde gaan, terwijl het eerste veeleer steun lijkt te bieden aan het betoog: wie bepaalde betrokkenen een dermate vergaand reproductie­recht verleent, zal de kring van die betrokkenen wel niet bij uitstek ruim hebben willen trekken.

13. Tijdschrift. Blijkens onderdeel VIII is de term "tijd­schrift" in artikel 15 Aw volgens de Hoge Raad "op zichzelf" ruim genoeg om knipselkranten te omvatten, d.w.z. "een pu­blicatie die uit niets anders bestaat dan uit een naar onderwerp geselecteerde verzameling van reproducties van in verschil­lende dag-, nieuws- of weekbladen dan wel tijdschriften ver­schenen bijdragen". Het wachten is nu op de enquête die leert dat een niet te verwaarlozen aantal Nederlanders, gevraagd een aantal soorten tijdschriften te noemen, ook "knipselkrant" zegt.

14. De bewindslieden. De in onderdeel VII beslissend ge­achte opmerkingen van de bewindslieden vertonen een zeker verloop.5) Eerst: "de hier voorgestelde regeling is ook voor de zogenaamde 'knipselkranten' bedoeld"; dan: "knipselkranten vallen onder het regime van artikel 15". Tenslotte lijkt de aap uit de mouw te komen: "Ik weet dat daarover verschillende opvattingen bestaan. De knipselkranten die de overheid ver­spreidt, voldoen aan alle criteria die daarvoor worden gesteld in artikel 15". Was het de bewindslieden dus te doen om hun eigen knipselkranten?

15. Ook interessant is in dit verband een vergelijking met het eerste kabelarrest van de Hoge Raad.6) Daarin ging het om artikel 11 bis (1) sub 2 BC. De regering had daar zo haar eigen opvatting over. De Hoge Raad overwoog dat, nu deze opvat­ting niet strookte met de aan artikel 11 bis (1) sub 2 BC te geven uitlegging, de regering de auteurswet aan dat artikel wilde aanpassen en haar opvatting niet in de wet tot uitdruk­king was gebracht, die opvatting niet van betekenis was, zulks te minder daar zij ertoe zou leiden dat buitenlanders beter beschermd werden dan Nederlanders. Deze gedachtengang van de Hoge Raad past naadloos op de knipselkranten-zaak.

16. Buitenlandse bladen. Aan onderdeel II van zijn motive­ring - bewoordingen en strekking van artikel 10 bis (1) BC moeten in het oog gehouden worden - voegt de Hoge Raad toe "ook wanneer de Conventie niet rechtstreeks van toepassing

s) Pari. Gesch., blz. 15.27, blz. 15a.10 resp. blz. 15.34. 6) HR 30.10.81, NJ 1982, 435, m.nt. Van Nieuwenhoven-

Helbach.

is". Dat leidt een punt in dat niet komt. Volgens artikel 5 (1) BC geniet de auteursrechthebbende in andere landen dan het land van oorsprong van zijn werk de in die landen geldende rechten en de bijzondere door de BC toegekende rechten. In het land van oorsprong kan hij geen beroep doen op die bij­zondere rechten indien de wet van dat land daar niet in voor­ziet. Een Unieland is niet verplicht die rechten toe te kennen wanneer het land van oorsprong van het werk in kwestie is.

17. Waarom deed de Hoge Raad dan zo'n moeite om de vraag naar de bedoeling van "la presse" te ontlopen en uit het ontbreken van een definitie van die term af te leiden dat Neder­land vrijheid van "concretisering" geniet? Die vrijheid geniet Nederland, voorzover land van oorsprong, toch al. Vóór 1985 werden krachtens artikel 5 (1) BC bijvoorbeeld buitenlandse kranten beter tegen overneming beschermd dan Nederlandse. Artikel 15 Aw bepaalde dat toen ook uitdrukkelijk.

18. Het antwoord op die vraag zou kunnen zijn dat een van de oogmerken van de aanpassingswet van 1985 nu juist was de eliminering van dit verschil tussen buitenlandse en binnen­landse kranten. Wil de BC knipselkranten niet laten delen in de reproductievrijheid bedoeld in artikel 10 bis (1), dan moet, als gevolg van de opmerkingen van de bewindslieden en on­danks het oogmerk van de aanpassingwet, toch weer verschil gemaakt worden tussen buitenlandse en binnenlandse kranten. Dat maakt het nog moeilijker aan die opmerkingen, anders dan in het eerste kabelarrest, beslissende betekenis toe te kennen. Het zou ook pijnlijk zijn, want een net Unieland heeft een auteurswet die niet minder rechten toekent dan de BC en rech­ten niet verder beperkt dan mag van de BC.7)

19. Auteursrecht-voorbehoud. Onderdeel V van de motivering van de Hoge Raad, dat de in artikel 15 Aw bedoelde bladen toch een auteursrechtvoorbehoud kunnen maken, klinkt juist van de kant van een Nederlands gerecht wat schril. Lid 2 onderscheidt in dit verband tussen tijdschriften en andere bla­den. Bij tijdschriften is het maken van het voorbehoud makke­lijker. Zij mogen het "aan het hoofd van het nummer" doen. Daaruit pleegt de Nederlandse literatuur af te leiden dat andere bladen het bij elk artikel over actuele economische, politieke of godsdienstige onderwerpen moeten doen.8) Dit onderscheid werd ooit gerechtvaardigd met het argument dat tijdschriften minder aan actualiteit doen.9) Wat daar ook van geweest moge zijn, vandaag de dag lijkt dat argument niet meer op te gaan, zeker wanneer weekbladen ook als tijdschriften worden be­schouwd.10) De BC discrimineert niet tussen tijdschriften en andere bladen, verlangt alleen dat het voorbehoud uitdrukke­lijk wordt gemaakt en noopt ook niet tot de eis van een voor­behoud per artikel. Een en ander had in 1985 ook gecorrigeerd mogen worden. Nu dat niet gebeurd is, kan de buitenlandse krant ook in dit opzicht een bevoorrechte positie claimen.

20. Artikel 10 EVRM. De Hoge Raad had een andere weg kunnen kiezen ter bereiking van het beoogde resultaat. Biblio­theken en provincie hadden ook betoogd dat de bladen geen last hadden van hun knipselkranten, ja zelfs profijt, en er dan ook nimmer actie tegen hadden ondernomen. Is dat juist, althans voor wat betreft knipselkranten als die van de overheid, dan had de Hoge Raad op grond daarvan kunnen concluderen dat een beperking van de knipselvrijheid niet nodig is in een democratische samenleving en derhalve in strijd met artikel 10

7) Vgl. Ricketson, t.a.p. blz. 206. 8) Spoor-Verkade, Auteursrecht, blz. 204; Gerbrandy, Kort

Commentaar op de Auteurswet 1912, blz. 221; Cohen Jeho-ram, BIE 1985, 175, volgens wie dit punt in de praktijk prohi­bitief lijkt te zullen werken.

9) Wijnstroom-Peremans, Het Auteursrecht {1930), blz. 88; zie ook Komen-Verkade, Compendium van het Auteursrecht, blz. 61.

10) Van Praag, De Auteurswet 1912 en haar verband tot de herziene Berner Conventie, blz. 86; Spoor-Verkade, t.a.p., blz. 204; Gerbrandy, t.a.p., blz. 221. Anders MvA 1912, Pari. Ge­sch., blz. 15.5.

38 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

EVRM. Het ontbreken van nadeel is ook een belangrijk ele­ment in het Amerikaanse leerstuk van "fair use".11)

21. Samenvatting. Het voorgaande kan als volgt kort sa­mengevat worden:

a. Ondeugdelijk komen voor de gronden waarop de Hoge Raad in het knipselkrantarrest de vraag ontwijkt of de BC met "la presse" ook op knipselkranten doelt.

b. Een ontkennend antwoord op die vraag ligt meer voor de hand dan een bevestigend antwoord.

c. Punt b kan het sub a bedoelde ontwijken verklaren.

" ) Z i e Nimmer on Copyright, § 13.05 [A][4] (1994) en US Suprème Court in Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 566 (1985): "... the Act focuses on 'the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work'. This last factor is undoubtedly the sin­gle most important element of fair use."

22. Slotopmerkingen. Gehoopt mag worden dat eens een buitenlandse krant optreedt tegen knipselkranten. Dan kan de sub 21.a bedoelde vraag niet ontweken worden.

23. Zal de Hoge Raad minder tolerant blijken voor repro-ducenten wanneer hij geconfronteerd wordt met de vraag of electronische knipselkranten toelaatbaar zijn?12) Of zouden die ook als tijdschriften aangemerkt worden? Wellicht dat in een dergelijk geval een "dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift" partij is in het geding. Nu was het uit, over en zonder de pers.

Amsterdam, 1 november 1996.

I Vgl. Rb. Den Haag 3.5.1995, A/W95, 116.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 39

Uitputting van exclusieve rechten in het bijzonder merk- en naburige rechten.

Prof. mr. M.R. Mok.

1. Uitputting Veertig jaar geleden besliste de Hoge Raad "dat een ander

dan de merkgerechtigde, die waren behorend tot de door het merk bestreken soort verhandelt voorzien van het beschermde merk, alleen dan inbreuk maakt op het recht van den rechtheb­bende op het merk als de gemerkte waren niet van den recht­hebbende op het merk afkomstig zijn".1) Indien de zaken wèl van de rechthebbende afkomstig waren, was het recht op het merk uitgeput, zodat van merkinbreuk geen sprake kon zijn.

De gedachte dat een merkrecht is uitgeput, wanneer de gemerkte zaak door of met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht, was niet nieuw. Zij was al in 1902 door het Duitse Reichsgericht in een aantal beslissingen tot uit­drukking gebracht.2) De term "uitputting"3) wil volgens Baumbach/Hefermehl (t.a.p.) slechts zeggen "dali das Waren-zeichenrecht des Inhabers im Hinblick auf die von ihm oder seinem Lizenznehmer rechtmaBig gekennzeichnete und in Ver-kehr gesetzte Ware nicht dadurch verletzt wird, dali Dritte sie weitervertreiben."

De uitputtingsregel heeft in Nederland haar weg naar de wetgeving gevonden. In art. 13.A (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), was sub 2, derde alinea, bepaald: "Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht (...)". In art. 6, lid 2, (oud) van de Wet op de naburige rechten (WNR) kon men lezen:

"Is een reproductie van een fonogram door de houder van een uitsluitend recht (...) of met zijn uitdrukkelijke toestemming in het verkeer gebracht, dan handelt de verkrijger van de reproductie niet in strijd met het uit­sluitend recht door ten aanzien van die reproductie de in het eerste lid, onder b, bedoelde handelingen4) te ver­richten." Volgens die bepalingen maakte het niet uit waar de zaken

in het verkeer waren gebracht. Het uitputtingsbeginsel gold universeel (ook wel aangeduid als: internationaal of mondiaal). S. de Wit5) bestrijdt dat onder art. 13.A., lid 3, BMW (oud) mondiale uitputting gold. M.i. volgt uit de toelichting op de bepaling en ook uit de voorgeschiedenis (waaronder m.n. het genoemde arrest Prins/Grundig) dat universele uitputting wel degelijk de bedoeling was.6) Voor de oorspronkelijke versie van de WNR heeft de Hoge Raad dit kort geleden uitdrukke­lijk beslist:

"De in art. 6 lid 2 vervatte uitputtingsregel heeft alge­meen te gelden, onverschillig waar ter wereld de repro­ductie in het verkeer is gebracht. Een andere opvatting

M HR 14 december 1956, NJ 1962, 242, m.nt. L J . Hijmans van den Bergh onder n.r. 246 (Prins/Grundig).

2) O.m. RG 28 februari 1902, RGZ50,229 (Kölnisch Wasser) en RGZ 51, 263 (Mariani); onderschreven door het Bundes-gerichtsof in het arrest-Maja (GRUR 1964, 372 e.v.). Vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, § 15, Nr. 46, p. 667/668 en H. Cohen Jehoram, GRUR Int. 1996/4, p. 280 e.v.

3) Duits: Erschöpfung; (Engels: exhaustion, Frans: épuise-ment).

4) Verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer bren­gen.

5) IER 1995, p. 176. 6 )Zie ook Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nr.

1252, p. 518-519 en co .m . (Vranken) voor HR 11 nov. 1994, NJ 1995, 481 (Mueblerama, ook aangeduid als "Auping"), m.nt. D.W.F. Verkade en Eeckman, SEI/V1995, p. 247. Anders lag het bij art. 30, lid 4, van de oude Rijksoctrooiwet, die uitging van nationale uitputting (bij voortbrengselen die in het Koninkrijk of in Nederland rechtmatig in het verkeer waren gebracht).

zou niet stroken met de tekst van deze bepaling, nu deze geen territoir noemt, waarbinnen, wil van uitputting sprake zijn, de reproductie voor de eerste maal in het verkeer moet zijn gebracht."7)

De in de tweede geciteerde zin gegeven motivering zou even­zeer voor art. 13.A, sub 2 (oud) BMW gelden.

Ook in andere dan de Beneluxlanden huldigde men het beginsel van de universele uitputting, bijv. (zoals bleek) in Duitsland en ook in het Verenigd Koninkrijk.8) In de Neder­landse praktijk kende het beginsel overigens wel beperkingen, zoals is gebleken in het arrest-Prins/Grundig II.9) De Hoge Raad achtte overdracht voor Nederland van het merk Grundig door Grundig AG aan een andere rechtspersoon, nl. de Neder­landse dochter Grundig (Nederland) N.V., rechtsgeldig, indien tegelijkertijd alle productie- of handelsinrichtingen, ter onder­scheiding van welker waren het merk bestemd is, zijn overge­dragen. Het gevolg was dat Prins, door waren met het merk Grundig parallel te importeren, welke waren Grundig AG in het buitenland in het verkeer had gebracht, in Nederland toch inbreuk op het aan Grundig Nederland N.V. toebehorende merk maakte. Of deze benadering ook onder vigeur van art. 13.A, sub 2, laatste alinea, BMW (oud) werd gevolgd, is nooit duidelijk geworden.10)

2. Het HvJ EG en de uitputtingsleer Het Hof van Justitie van de EG heeft zich herhaaldelijk met

aspecten van intellectuele eigendomsrechten moeten bezighou­den. Van een hele reeks uitspraken noem ik er twee. De eerste is het arrest-Centrafarm/Sterling Drug en Winthrop.11) Dit had betrekking op octrooirecht, maar de daarin gevolgde redene­ring geldt m.i. ook voor andere exclusieve rechten. Het Hof oordeelde dat de uitoefening door een octrooihouder van het hem door de wet van een lid-staat verleende recht om het in deze staat in het verkeer brengen van een geoctrooieerd pro­duct dat in een andere lid-staat door diezelfde octrooihouder, of met diens toestemming, in de handel is gebracht, onverenig­baar zou zijn met de verdragsregels inzake het vrij verkeer van goederen in de EEG (artt. 30 e.v.).

De tweede uitspraak is die in de zaken EMI/CBS,12) waarin het om de uitoefening van merkrechten ging. Hier overwoog het Hof dat noch de verdragsregels inzake het vrij verkeer van goederen noch die inzake het in het vrije verkeer brengen van producten uit derde landen, noch ook de beginselen voor de gemeenschappelijke handelspolitiek de rechthebbende op een­zelfde merk in alle lid-staten van de Gemeenschap verbieden zijn recht uit te oefenen om de invoer uit een derde land van soortgelijke producten onder hetzelfde merk te beletten. Dit lijdt alleen uitzondering indien sprake zou zijn van een onder het kartelverbod van art. 85 vallende overeenkomst of onder­ling afgestemde feitelijke gedraging.

De les die men uit deze beide arresten zou kunnen trekken is: in de Gemeenschap geldt een communautaire, maar geen universele uitputtingsregel. Zo eenvoudig is het echter niet helemaal. Eeckman heeft in zijn noot in SEW onder het arrest EMI/CBS al opgemerkt dat de situatie anders ligt wanneer het merk niet in alle lid-staten ten gunste van één en dezelfde hou-

7) HR 25 oktober 1996, RvdW1996, 206 G (Pink Floyd) 8) Zie P. Eeckman in V* Eeuw Benelux merkenrecht

(jubileumbundel Benelux Merkenbureau), 1996, p. 153. 9) HR 29 april 1965, NJ 1965, 382, m.nt. L J . Hijmans van

den Bergh. 10) Zie Eeckman, t.a.p. 11) HvJ EG 31 oktober 1974, zaken 15 en 16/74, Jur. 1974,

p. 1147, SEW1975, p. 191, m.nt. B. Baardman, 6/E1975, p. 19. 12) HvJ EG 15 juni 1976, zaken 51, 86 en 96/75, Jur. 1976,

811, SEW 1977, p. 131, m.nt. P. Eeckman, BIE 1976, p. 293, m.nt. v.d. Zanden.

40- Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

der is beschermd. Dan bestaat de mogelijkheid dat het merkar­tikel uit een derde land wordt ingevoerd in een lid-staat waar de bedoelde merkhouder geen rechthebbende op het merk is. Het bevindt zich dan in het vrije verkeer van de interne markt en moet onbelemmerd naar andere lid-staten kunnen worden uitgevoerd.

Overigens heeft het Hof in de genoemde en vergelijkbare arresten niet het merkenrecht, of ruimer het intellectuele eigen­domsrecht, uitgelegd, maar slechts aangegeven waar het vrije goederenverkeer grenzen stelt aan de uitoefening van die rech­ten.13)

3. EG-richtlijnen en uitvoering daarvan In de afgelopen jaren zijn op verschillende gebieden van

het intellectueel eigendomsrecht EG-richtlijnen tot stand geko­men. Ik noem er daarvan twee, die tot aanpassing van het merkenrecht'4) (hiema: Merkenrichtlijn) en die betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom15) (hierna: Richtlijn NR).

Art. 7, lid 1, van de merkenrichtlijn bepaalt: "Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht."

Het tweede lid behelst een uitzondering voor gevallen als die waarin de toestand van waren, nadat deze in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Art. 9, lid 1, van de Richtlijn NR bepaalt dat de lid-staten ten behoeve van o.m. fonogrammen en films voorzien in een uitsluitend recht, aangeduid als "distributierecht", om deze zaken, met inbegrip van kopieën daarvan, door verkoop of anderszins ter beschikking van het publiek te stellen.

Het tweede lid van dat artikel voegt daaraan toe: "Het distributierecht in de Gemeenschap op een in lid 1 bedoelde zaak wordt slechts uitgeput wanneer die zaak door de rechthebbende of met diens toestemming voor de eerste maal in de Gemeenschap wordt verkocht." Er is een discussie ontstaan over de vraag of dit minimum-

bepalingen zijn, in die zin dat zij de lid-staten voorschrijven een communautair uitputtingsrecht in hun wetgeving op te nemen, zonder hen te verhinderen te voorzien in een (ruimer) universeel uitputtingsrecht.16) De discussie is voornamelijk rond de Merkenrichtlijn gevoerd. In de door de Europese Com­missie opgestelde oorspronkelijke ontwerpen van deze richtlijn (1978 en 1980)'7) was, met enkele beperkingen, voorzien in universele uitputting. Het Europees Parlement had echter voor­keur voor communautaire uitputting.18) De Commissie wij­zigde daarop haar voorstel.19)

Voor de Richtlijn NR geldt m.i. dat de tekst van het hier­boven geciteerde art. 9, lid 2, nauwelijks ruimte laat voor de opvatting dat de lid-staten in hun wetgeving ook universele uitputting zouden mogen opnemen. De Europese Commissie heeft (in krachtiger termen) datzelfde standpunt ingenomen. Dat blijkt uit het antwoord dat het Commissielid Vanni d'Archiraffi in 1994 op schriftelijke vragen van een aantal

13) In die geest ook Eeckman, a.w. (hiervóór, noot 8), p. 248.

n4) Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Pb. EG van 11 febr. 1989, L 40/1.

15) Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992, Pb EG van 27 nov. 1992, L 346/61.

16) Vgl. E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, diss. KUN, 1991, P. Eeckman in SEW1995, p. 248-249, en Monica V. Wellink-Volmer, IER 1995, p. 5 e.v. , p. 12 rk., Jesper Ras­mussen, [1995] 4 EIPR, p. 174 en Nicholas Shea 10 EIPR, p. 463.

" ) P Ö E G 1980, V 351/3. 18) Resolutie van 12 oktober 1983, Doe. E.P. 74/754/def. Vol­

gens Wellink-Volmer, a.w., p. 13 Ik., is het standpunt van het EP onder druk van de industrie tot stand gekomen.

19) Pb EG 1985, C 351/4; zie over een en ander Eeckman (hiervóór, noot 8), p. 158-159.

leden van het Europees Parlement heeft gegeven.20) Volgens dat antwoord weerspiegelt art. 9, lid 2, van de Richtlijn NR m.b.t. communautaire uitputting de vaste jurisprudentie van het HvJ EG, waarvan ik al voorbeelden heb genoemd. Het ver­volgt dan:

"Artikel 9, lid 2, van Richtlijn 92/100/EEG van de Raad regelt ook het vraagstuk van de internationale uit­putting. De Commissie is van mening dat de bewoor­dingen van artikel 9 de Lid-Staten beletten de zoge­naamde "internationale uitputting" toe te passen, en in die zin begrepen moeten worden dat de rechthebbenden het recht hebben parallelinvoer uit derde landen te ver­hinderen. Een Lid-Staat mag niet bepalen dat de eerste verkoop in een land buiten de Gemeenschap resulteert in de uitputting van het distributierecht op zijn grond­gebied en dientengevolge in de gehele Gemeenschap. De mogelijkheid voor een Lid-Staat in internationale uitputting te voorzien, zou potentieel negatieve gevol­gen hebben voor de werking van de interne markt en de mededinging en de rechthebbende zou met name het gevaar kunnen lopen, dat de markt wordt onderboden door kopieën die rechtmatig buiten de Gemeenschap op de markt worden gebracht. Een dergelijk effect zou ingaan tegen de bedoelingen van de richtlijn. Dit is con­sistent met de bepalingen betreffende de uitputting, die in een aantal andere richtlijnen op het gebied van intel­lectuele en industriële eigendom worden aangetroffen (zie Richtlijn 89/104/EEG betreffende het merken­recht." Te bedenken is dat Communautaire uitputting voor landen

waar voorheen universele uitputting gold, als Duitsland en de Beneluxlanden, een beperking is, maar voor landen die slechts nationale uitputting erkenden, als Italië, een verruiming.

De aanpassing van de BMW aan de Merkenrichtlijn21) heeft tot gevolg gehad dat het oude derde lid van art. 13.A is vervangen door een nieuw achtste lid, luidend:

"Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te ver­zetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestem­ming in de [Europese] Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of ver­slechterd is." Art. 6 WNR luidt na aanpassing aan de Richtlijn NR.22) " 1 . De producent van fonogrammen heeft het uitslui­tend recht om toestemming te verlenen voor (...) b. het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anders­zins in het verkeer brengen van een door hem vervaar­digd fonogram of van een reproductie daarvan dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voor­raad hebben; (...) 2. Is een fonogram of een reproductie daarvan door de houder van het uitsluitend recht (...) of met zijn toe­stemming voor de eerste maal in een van de lid-staten van de Europese Unie of in een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 in het verkeer gebracht, dan handelt de verkrijger van dat fonogram of die reproduc­tie niet in strijd met dit uitsluitend recht door ten aan­zien daarvan de in het eerste lid, onder b, genoemde handelingen, met uitzondering van verhuur en uitlening, te verrichten. (...)" Er is dus enig verschil tussen de uitvoering van de Merken­

richtlijn in de Benelux en van de Richtlijn NR in Nederland,

20)PÖEG 1994 C 340/37. 21) Protocol van 2 december 1992, Trb. 1993, 12 en Trb.

1995, 169 en 229, in werking getreden op 1 januari 1996. 22) Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 653. Zie over de

wetsgeschiedenis: c.o.m. (§ 4.5.-4.8) voor het in noot 7 ge­noemde arrest.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 41

in die zin dat volgens de WNR ook in het verkeer brengen in EER-landen tot uitputting leidt. Dat verschil zal wel daaruit te verklaren zijn dat de merkenrichtlijn een aantal jaren ouder is en dat ook aan de (gezamenlijke Benelux-)uitvoering eerder begonnen is. Het EER-verdrag is daarna (op 1 januari 1994) in werking getreden. De betekenis van de EER is gering; deze omvat buiten de EU nu nog slechts Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. In het uitzonderlijke geval van invoer in de Bene­lux van in een van die drie landen in het verkeer gebrachte gemerkte waren, zal men er goed aan doen het merkrecht als uitgeput te beschouwen, bijv. per analogiam, of met een beroep op het prevaleren van het EER-verdrag boven de richtlijn en de uitvoering daarvan.

Naar verluidt zou geen van de lid-staten van de EU in zijn aan de Merkenrichtlijn aangepaste wetgeving universele uit­putting hebben gehandhaafd of opgenomen.23) Het ligt voor de hand dat dit voor naburige rechten niet anders zal zijn.24)

Uit het voorgaande kunnen wij de conclusie trekken dat men de beperking van uitputting tot in de EG/EER in het ver­keer gebrachte zaken voor het moment als een voldongen feit mag beschouwen. De kans dat het HvJ EG zich hiertegen zal uitspreken is gering. Daarvoor zijn twee wegen voorstelbaar: toetsing van nationale uitvoeringswetgeving aan de richtlijnen en toetsing van de richtlijnen aan het verdrag. Aannemend dat alle lid-staten (slechts) communautaire uitputting in hun wet­geving hebben opgenomen, is er weinig mogelijkheid van toet­sing. Het is niet twijfelachtig dat de lid-staten daartoe gerech­tigd zijn. Zou een lid-staat universele uitputting hebben gehandhaafd of ingevoerd, dan zou een belanghebbende het erheen kunnen leiden dat een nationale rechter over de vere­nigbaarheid daarvan met de richtlijnen een prejudiciële beslis­sing zou vragen. Het - ter toetsing op dit punt - aan het Hof voorleggen van (een van) de richtlijnen is wel denkbaar. Dit lijkt echter in het licht van de bestaande rechtspraak (m.n. het genoemde arrest EMI/CBS) uitzichtloos.

4. Territoriale beperking van uitputting en vrije internatio­nale handel

Wil men het mogelijk maken dat EU-landen uitputting van uitsluitende rechten beperken tot de gevallen waarin de waren in een andere lid-staat door of met toestemming van de recht­hebbende legaal in het verkeer zijn gebracht, dan is het nood­zakelijk dit systeem ook voor te schrijven. Communautaire uit­putting als minimumeis, maar met de mogelijkheid die tot universele uitputting uit te breiden, lijkt niet werkbaar. Indien er immers één lid-staat is waar de regel van universele uitput­ting geldt, dan gaat deze als geopende sluis fungeren. Van legaal in een derde land in het verkeer gebrachte waren kan de houder van een uitsluitend recht op de markt in zulk een land de wederverkoop niet met een beroep op dat recht tegenhou­den: dat recht is uitgeput.

Tenzij - met een beroep op art. 36 EG-verdrag echter nau­welijks te rechtvaardigen en in elk geval ongewenste - bar­rières in het intraverkeer worden opgeworpen, betekent dit dat zulke waren zich op de gemeenschappelijke markt van de EG bevinden, zodat voor die waren in andere lid-staten de com­munautaire uitputting gaat werken. De EU-landen moeten der­halve gemeenschappelijk kiezen voor hetzij communautaire, hetzij universele uitputting. Het in de vorige paragraaf geci­teerde standpunt van de Europese Commissie is m.i. in zoverre juist, niet alleen voor naburige rechten, maar voor alle exclu­sieve rechten. Die conclusie laat echter de vraag welke keuze de juiste is, nog open.

Het verband waarin de uitputting van exclusieve rechten vaak aan de orde is geweest, is dat van de parallelimport of neveninvoer. Handelaren kochten waren buiten de verkoop­organisatie om, gewoonlijk in andere landen. Wanneer hun dan werd voorgehouden dat ze aldus een exclusief recht, met name merkrecht, schonden, beriepen zij zich op uitputting van dat

23) Wellink-Volmer, a.w., p. 11. 24) Voor zover mij bekend (1 november 1996) hebben nog

niet alle lid-staten de Richtlijn NR in hun nationale wetgeving omgezet. Althans in Ierland en Luxemburg zou dat nog niet zijn gebeurd.

recht. Een belangrijke reden om tot neveninvoer over te gaan is het bestaan van prijsverschillen tussen verschillende mark­ten. Parallelimporteurs kochten waren in op een "goedkope" markt en verhandelden ze verder op een "dure" markt. Klas­sieke voorbeelden zijn de vele Grundigzaken die in de jaren vijftig en zestig in ettelijke Europese landen tot processen leid­den.25)

Aangenomen is26) dat waren die binnen de gemeenschap­pelijke markt legaal in het verkeer zijn gebracht, vrij op die markt moeten kunnen circuleren. Die gedachte leidde tot com­munautaire uitputting. Vrije handel bestond immers slechts in het intraverkeer. Naar buiten was de EEG in beginsel eerder een protectionistisch blok. Dat beeld is gaandeweg veranderd. Jarenlange onderhandelingen hebben geleid tot een vrijere we­reldhandel.27) Daarbij past universele uitputting beter dan com­munautaire.

Daar komt nog iets bij. Neveninvoer zal dikwijls leiden tot lagere prijzen; daarin ligt juist de oorzaak en rechtvaardiging van het verschijnsel. Het zoveel mogelijk vrijlaten van neven­invoer zal dus gewoonlijk in het belang van de consument zijn. Het in dit verband veel besproken voorbeeld van de cd's is karakteristiek. Ieder die wel eens in een cd-winkel in de Ver­enigde Staten is geweest, weet dat daar de prijs van cd's lager is dan in Europa (en veel lager dan in Nederland, waar de prij­zen ook Europees gezien tot de top behoren).28) Dat zal parallelimporteurs aantrekken, maar de verkoop van via paral­lelle kanalen uit de VS geïmporteerde cd's zal op problemen stuiten i.v.m. de wetgeving inzake de naburige rechten. Ook al zijn de cd's in de VS legaal op de markt gebracht (en daar heb ik het over, niet over piratenuitgaven), de bescherming van die rechten is daarmee niet uitgeput. Universele uitputting zou daarentegen de weg openen tot aanpassing van de Europese prijzen aan de Amerikaanse.

Aan communautaire uitputting kleven nog andere bezwa­ren. Het is duidelijk29) dat sommige producenten uitputting zoveel mogelijk beperkt willen zien. Als exclusieve rechten zijn uitgeput nadat de betrokken waren op de gemeenschappe­lijke markt in het verkeer worden gebracht, maar niet als dat elders gebeurd is, kan het aantrekkelijk worden de distributie op de Europese markt zoveel mogelijk vanuit een derde land te organiseren. Ook in EU-landen gevestigde producenten kun­nen daartoe een verkoopkantoor in bijv. Zwitserland of Slowa­kije stichten.

Ik zou menen dat het niet tot de functies van exclusieve rechten, met inbegrip van de zgn. communicatiefunctie van het merkrecht,30) behoort de houder van het recht in staat te stel­len na verkoop van de beschermde waren, te blijven bepalen via welke kanalen en op welke voorwaarden die waren verder gedistribueerd mogen worden. Waar de behoefte bestaat aan selectieve distributie moet deze contractueel worden georgani-

2S) Zie o.m. de in de noten 1 en 9 genoemde arresten en voorts HvJ EG 13 juli 1966, zaken 56 en 58/64 (Consten en Grundig/Commissie), Jur. 1966, p. 299, SEW 1967, p. 162, m.nt. W.L. Snijders en I I. Brinkhorst.

2B) Zie bijv. het in noot 11 genoemde arrest-Centrafarm en het in noot 24 genoemde arrest Consten en Grundig/ Commissie.

27) Zie bijv. P.J. Kuyper in KapteynA/erLoren van Themaat, Inleiding, 1995, p. 755 e.v., i.h.b. p. 775 e.v. en dezelfde, SEW 1992, p. 18, alsmede M.C.E.J. Bronckers, SEW 1995, p. 623.

28) Ik laat in het midden wat de oorzaak van dit verschijn­sel is. Deze schuilt echter niet in omzetbelasting: de Sales Tax in New York is 8,5% wat niet veel scheelt met de Nederlandse BTW die - berekend op de Amerikaanse wijze - 113A% be­draagt. Evenmin vormt de "lage dollarkoers" een bevredi­gende verklaring. Ook in Europa geproduceerde cd's zijn in Amerika veel goedkoper. Ten slotte schuilt de oorzaak niet in de door de detailhandel geboden service; die is, door de in sommige zaken opvallend grote keus van in voorraad gehou­den plaatjes, in Amerika eerder beter.

29) O.m. door de geschiedenis van het ontwerp van de Europese merkenrichtlijn.

30) Zie over de functies van het merkrecht: Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nrs. 1-56, p. 3 e.v.

42 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

seerd, binnen de grenzen die daaraan bij de toepassing van art. 85 van het EG-verdrag zijn gesteld. Cd's behoren overigens niet tot de typen producten waarvoor selectieve distributie in dat verband wordt aanvaard.

Die opvatting leidt tot de keuze voor universele uitput­ting,31) maar in het besef dat de Europese wetgever een andere keus heeft gemaakt.

5. Wat nu? In een uitvoerig antwoord d.d. 27 september 1996 op vra­

gen van het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg van 13 augustus 199632) is minister Wijers van Economische Zaken, mede namens de staatssecretaris bij zijn departement en de minister van Justitie, ingegaan op de problematiek van neveninvoer van cd's uit Amerika. Aanleiding was een vonnis in kort geding van de president van de rechtbank te Utrecht,33) waarin deze een actie wegens inbreuk op naburige rechten bij wederverkoop van zulke cd's heeft toegewezen. Van der Ploeg had o.m. gevraagd of de minister de mening deelde dat het verbod op parallelimport van cd's en andere artikelen in strijd is met de doelstelling van vrije handel en gezonde mededinging.

In het ministeriële antwoord is vermeld dat aan de keus voor gemeenschapsuitputting bij de totstandkoming van de merkenrichtlijn een op Europees niveau gemaakte belangen­afweging ten grondslag ligt. Daarbij heeft een rol gespeeld dat bij het bedrijfsleven een vrij brede weerstand bestond tegen het beginsel van universele uitputting. Dat zou het voeren van regionale marktstrategieën, die inspelen op verschillen in welvaartsniveau en gebruikerseisen, bemoeilijken. Die opvat­ting heeft weerklank gevonden in het Europees Parlement.

31) In dezelfde zin: Eeckman, 1/4 Eeuw, p. 162 en andere door hem genoemde auteurs als Van Bunnen, Beier en Von Gamm. Zoals bleek lijkt een meerderheid van de auteurs voor­stander van communautaire uitputting te zijn. Meerderheden zeggen op dit rechtsgebied, waar nog wel eens "Interessen-tenliteratur", voorkomt echter niet zo veel.

32) Vragen en antwoorden: NJB 11 okt. 1996, p. 1522. 33) 6 aug. 1996, KG 1996, 294 (NVPI c.s./De Haard); zie ook

pres. rb. Utrecht 24 sept. 1996, KG 1996, 327 (NVPI c.s./Diko Music c.s.).

Diezelfde overwegingen speelden ook bij de naburige rechten. De bewindspersoon vervolgt dan:

"Ik beschik over onvoldoende gegevens om te kunnen beoordelen of op Europees niveau de bezwaren die aan de destijds gemaakte keuze verbonden zijn voor vrij­handel en gezonde concurrentieverhoudingen, thans als zodanig zwaar worden ervaren dat herziening van de desbetreffende regelingen met kans op succes aan de orde kan worden gesteld. Het is echter mijn voornemen om hierover op korte termijn in contact te treden met de diensten van de Europese Commissie. (...) Bij lo­pende onderhandelingen in Brussel, zoals op het gebied van de tekeningen en modellen, zal van Nederlandse zijde in het licht van de thans feitelijk aan de dag getre­den nadelen van het beginsel van gemeenschaps­uitputting de op dit punt te maken keuze uitdrukkelijk aan de orde worden gesteld."34) Het komt mij voor dat een keus voor verschillende stelsels

in de richtlijnen tot harmonisatie van intellectueel eigendoms­recht verwarring zouden scheppen. Het is evenwel mogelijk bij de totstandkoming van de richtlijn voor tekeningen en model­len voor universele uitputting te pleiten, maar daar zou dan toch de voorwaarde van aanpassing van de bestaande richtlij­nen in diezelfde zin aan verbonden moeten worden. Dat is ken­nelijk ook de strategie die minister Wijers voor ogen staat. Die strategie heeft een kans op succes indien de geesten nu zoda­nig rijp voor stelselwijziging zouden zijn dat druk van belang­hebbenden op Europese Commissie, Europees Parlement en op de leden van de Raad geen effect zou hebben.

Over de waarschijnlijkheid dat dit laatste het geval zal blij­ken, laat ik mij, omdat ik van nature geen optimist ben, liever niet uit.

Wassenaar, 1 november 1996.

34) De minister veegt de opvatting die Van der Ploeg in zijn vragen had ontleend aan een in de pers vermelde opvatting van een vertegenwoordiger van de NVPI, als zouden ook con­sumenten die bijv. als tourist cd's uit Amerika invoeren, door de houders van exclusieve rechten kunnen worden "aange­pakt" (m.i. terecht) van de tafel.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 43

Droit au respect: Kind van de redelijkheid.

Mr. E.A. Mout-Bouwman.

Het "droit au respect" is één van de in artikel 25 van de Aw vermelde persoonlijkheidsrechten. Misschien niet toevallig is dit ook het persoonlijkheidsrecht dat het meest van persoon­lijke beoordeling afhankelijk is. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het recht op eerbiediging van de integriteit van een auteursrechtelijk beschermd werk een uiting is van ons gevoel voor cultuur en daarom een graadmeter is voor het niveau van onze cultuur.

Dit recht kent een tweedeling: art. 25 Aw bepaalt dat de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk het recht heeft: - zich te verzetten tegen elke (andere) wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid (25,l.c) en - zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen berokkenen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.(25,l.d) Van het recht tot wijzi­ging kan de maker afstand doen, van het recht tot misvorming e.d. niet (art. 25 lid 3 Auteurswet).

Het criterium onder artikel 25,l.c laat verzet toe, tenzij dit onredelijk is; dat van artikel 25,l.d laat geen redelijkheidstoets toe, wanneer de misvorming of aantasting de reputatie van de maker benadeelt en deze dus schade lijdt. Maar geldt dit ook in de praktijk?

Een van de weinige noten die Sonja Boekman in BIE heeft gewijd aan het auteursrecht gaat over de niet altijd als logisch ervaren toepassing van die twee criteria. Ieder die Sonja Boek­man als persoon en als auteur kent zal haar gevoel voor logica hebben ervaren, ook bij het toepassen van de redelijkheid in het recht. De twee uitspraken die tot deze noot aanleiding waren zijn kort na elkaar gewezen en in het Bijblad met een tussenpoos van twee jaar gepubliceerd. Opvallend was dat daarin de criteria c en d van artikel 25,1 Aw tot een tegenge­steld resultaat leidden: - In het ene geval ging het om een zeer vergaande ingreep in de architectuur van een bouwwerk dat werd aangemerkt als kenmerkend voor het werk van de architect en als een monu­ment van jonge bouwkunst uit de zestiger jaren. De rechter oordeelde dat door de voorgenomen verbouwing

"niet alleen [] wordt ingegrepen in de feitelijke en visu­ele interne vormgeving, maar [dat] ook de doorzichtig­heid van de hal, die een kenmerkend bestanddeel was van het oorspronkelijk concept verder wordt beperkt [ ]"

Desondanks was volgens de rechter geen sprake van een de reputatie van de architect schadende aantasting, maar van een aanvaardbare wijziging van het oorspronkelijk bouwwerk. Door zich daartegen te verzetten zou de architect in strijd met de redelijkheid handelen. De rechter achtte daarom het persoonlijkheidsrecht van de architect niet geschonden (Pres. Rb. Zwolle, 2 maart 1988, BIE 1988, 57 - De Meerpaal). - In het andere geval was sprake van een vrij kleine wijziging in de uitvoering van een architectonisch ontwerp, door het aan­brengen van een buitenzonwering. De rechter sprak hier ech­ter van een "ingrijpend aantasten" van het eigen karakter van een gebouw en concludeerde tot inbreuk op het recht tot eer­biediging (Pres. Rb. Leeuwarden 12 juli 1988 - Bonnema/ Tietjerksteradeel, BIE 1990, 18).

In beide gevallen oordeelde de rechter dat de gebouwen, zonder de aan te brengen wijziging, niet (meer) aan de gebruiks­eisen voldeden. In haar noot onder de laatste uitspraak verwon­dert Sonja Boekman zich over het verschil in resultaat en merkt op:

"Of een architect die een gebouw maakt - hoe mooi ook- dat niet is te gebruiken zonder zonwering terwijl daarin niet is voorzien, op het intact blijven van zijn

schepping aanspraak kan maken, lijkt mij overigens dubieus".

Daaruit zou men kunnen afleiden dat, in de opvatting van Sonja Boekman, wanneer een werk niet bruikbaar is voor het doel waarvoor het is ontworpen, er altijd reden is de redelijk­heid te laten prevaleren boven het verzetsrecht van de maker. Is het ontwerp niet (meer) functioneel, dan deugt het ontwerp niet en is verzet tegen wijziging, zelfs wanneer sprake is van een aantasting die nadelig is voor de reputatie van de maker, aan te merken als in strijd met de redelijkheid. Die opvatting lijkt in toenemende mate ook die van de rechtspraak te zijn. In gevallen waarin de rechter vaststelt dat sprake is van een aan­tasting van het werk die afbreuk doet aan — althans van invloed kan zijn op — de reputatie van de maker, staat vaak de rede­lijkheid in de weg aan de vaststelling van inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van de maker. Een kleine greep uit de recente uitspraken illustreert deze trend:

Hof Amsterdam, 11 juni 1992, AMI 1993, pag. 186, met noot H. Cohen Jehoram - Staal/'Beurspassage. De sloop van een gevelontwerp werd door de rechter wel als aantasting van dit werk gezien, doch de rechter meende dat geen sprake was van inbreuk op het persoonlijkheidsrecht wanneer handhaving van het ontwerp in de nieuwbouw rede­lijkerwijs niet mogelijk zou blijken.

Hof Leeuwarden, 29 december 1993, AMI 1996, pag. 13, met noot H. Cohen Jehoram - Van den Berg/ Rijksuniversiteit Groningen. Vernietiging van een wandschildering bij verbouwing is een aantasting van het werk, die de reputatie van de maker schaadt maar die geen inbreuk maakt op zijn persoonlijkheidsrecht (in eerste instantie meende de rechtbank dat dit wel het geval was).

Hoge Raad 20 mei 1994, NJ 1995, 691 met noot CJHB, AMI 1995, met noot AA. Quaedvlieg — "De negende van oma". De opdrachtgever weigerde plaatsing van het kunstwerk omdat bewoners van het gebouw waarop dit zou worden geplaatst zich daartegen verzetten: geen inbreuk op het persoonlijkheids­recht. De Hoge Raad ondersteunde zijn oordeel door expliciet te verwijzen naar de bij de belangenafweging toe te passen redelijkheid.

In een aantal andere gevallen zocht de rechter een oplos­sing door, redenerende vanuit de redelijkheid, geen aantasting van de reputatie van de maker aannemelijk te achten, ook al was de wijziging zeer ingrijpend:

Hof Arnhem, 2 maart 1993, AMI 1995, pag. 90, met noot EW. Grosheide, Ohra/Oxenaar. De afbeelding van bankbiljetten of delen daarvan voor reclame­doeleinden, al dan niet in vergrote of verkleinde vorm of in andere kleuren, is geen aantasting die nadeel toebrengt aan de reputatie van de makers. Een dergelijk gebruik valt binnen de normale gebruiksfunctie van bankbiljetten als geld en de af­beelding van bankbiljetten als symbool voor geld.

President Rb. Haarlem, 27 april 1988, AMI 1988, pag. 83, met noot H. Cohen Jehoram, "Wachten op Godot". Het doen uitvoeren van een toneelstuk door vrouwen in plaats van mannen geldt als een vorm van interpretatievrijheid, niet­tegenstaande de uitdrukkelijke instructie en wens van de schrij­ver (Beckett) dat dit stuk uitsluitend door mannen mocht wor­den uitgevoerd. De rechter oordeelde het in strijd met de redelijkheid dat Beckett zich tegen deze "eventueel als wijzi­ging aan te merken omstandigheid" verzette en oordeelde dat daarom geen sprake was van aantasting van de eer of naam van de auteur. (De Franse rechter oordeelde in dezelfde casus dat wel sprake was van aantasting van Beckett's reputatie en inbreuk op diens persoonlijkheidsrecht).

44 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

President Rb. Amsterdam, 28 februari 1985, AMI 1990, pag. 90, "Het bittere kruid". Verfilming van een boek waarin de hoofdfiguur ingrijpend wordt veranderd waardoor het verhaal een geheel andere in­houd krijgt. De rechter leidde uit de overeenkomst tussen film­producent en auteur af dat een "omvorming" van de inhoud was toegestaan. Geen inbreuk op het persoonlijkheidsrecht.

In al deze gevallen wordt uitdrukkelijk of impliciet met een beroep op de redelijkheid bij de afweging van de belangen, de benadeling van de reputatie of het prestige van de maker gerechtvaardigd.

Men kan zich afvragen of art. 25,l.d Aw eigenlijk nog wel een functie heeft in de bescherming van persoonlijkheids­rechten, gegeven de grauwsluier van de redelijkheid die over de begrippen aantasting, verminking en misvorming is komen te liggen, ten behoeve van de te pas en te onpas ingeroepen gebruiksfunctie van het werk. Wanneer wij dan toch het persoonlijkheidsrecht door de koele bril van de redelijkheid bezien, is dan het onderscheid tussen enerzijds een wijziging die een aantasting is van het werk, maar niet van de reputatie van de maker en anderzijds een aantasting van het werk die wél de reputatie van de maker raakt dan nog nodig? Is het niet eenvoudig zo dat de met de redelijkheid van het huidig BW doordrenkte rechter een wijziging of aantasting van een werk eenvoudig toetst aan 3.12 en 3.13 BW?1) Zo heeft jarenlang het toch ook beschaafde Angelsaksische common law-systeem, zolang persoonlijkheidsrechten niet als zodanig werden er­kend, gefunctioneerd via het contractenrecht of door een be­roep mogelijk te maken op diverse vormen van onrechtmatig handelen, ingeval van wijziging of misvorming van een auteursrechtelijk beschermd werk.2) Is het (persoonlijkheids-) recht op respect, dat onvervreemdbare, allereigenste recht van de auteur op het behoud van de integriteit van zijn werk, in feite niet reeds obsoleet geworden?3) Voor het schrappen van art. 25,1. d Aw is te meer reden omdat de waardering van de woorden wijziging dan wel misvorming of aantasting (incl. vernietiging) geen objectieve schaal heeft. Wat voor ene rech­ter een staaltje van cultuurvandalisme is, wordt door de ander louter een functioneel noodzakelijke wijziging geoordeeld: "Was dem einen üppig ist ist dem andern mager".4) Het zou prettig zijn als we in het steeds verder dichtslibbende veld van rechtsregels er ééntje zouden kunnen schrappen. Het

n) Artikel 3.12 Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met alge­meen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoon­lijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken. Artikel 3.13.1 Degene aan wie een bevoegdheid toekomt kan haar niet inroepen voorzover hij haar misbruikt. Artikel 3.13.2 Een bevoegdheid kan onder meer worden mis­bruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of ingeval men, in aanmerking nemende de oneven­redigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Artikel 3.73.3 Uit de aard van de bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

2) W.R. Cornish, Intellectual Property, 3e editie, 11-66. 3) Relativering van het verzet tegen aantasting: A.A. Quaed-

vlieg. Auteur en Aantasting, Werken Waardigheid, pag. 15,19 e.v.; Spoor/Verkade nr. 214; Gerbrandy, Kort Commentaar, ar­tikel 25 aantekening 15.

*) Aldus Witwe Begbick in de opera "Mahagony" (Kurt Weil), overigens in een iets andere context.

heeft geen zin een regel te behouden die niet (meer) gehand­haafd wordt.

Het schrappen van art. 25,l.d Auteurswet zou echter botsen met de internationale verplichting tot bescherming van de inte­griteit van het werk, neergelegd in artikel 6 bis lid 1 van de Berner Conventie.5) Een ernstige ingreep in een auteursrechte­lijk beschermd werk, die de kenmerkende eigenschappen of trekken in het werk teniet doet, of het werk gedeeltelijk ver­nietigt, levert al spoedig een nadeel op voor de reputatie of het prestige van de maker. Een rechter die een dergelijke ingreep terwille van het maatschappelijk nut of de gebruikseisen kwa­lificeert als een wijziging waartegen de maker zich in redelijk­heid niet kan verzetten of als een misvorming die niet het pres­tige van de maker benadeelt, beoefent een soort semantische acrobatiek die op gespannen voet staat met de geloofwaardig­heid van de wetstoepassing.

Moet dan een bouwwerk dat niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd of een muurschildering die is aangebracht op een muur die gesloopt moet worden, om­wille van en voor de duur van het persoonlijkheidsrecht in stand blijven? Ook dat is niet wenselijk. Ik zou menen dat ten aanzien van het recht op respect meer aan partijen zou kunnen worden overgelaten en dat afstand van het recht op het behoud van de integriteit van het werk steeds mogelijk moet zijn. Ongeacht of sprake is van een in opdracht gemaakt dan wel van een zelfstandig gecreëerd werk, is het onder de huidige Auteurswet reeds mogelijk afstand te doen van het recht zich te verzetten tegen wijzigingen die geen reputatie of prestige schendende misvormingen zijn. Zoals gezegd wordt in de rechtspraak tussen de onderdelen 25,l.c en 25,l.d Auteurswet geen wezenlijk onderscheid gemaakt. De maker zou ook het recht moeten hebben - eventueel onder bepaalde voorwaarden - afstand te doen van zijn recht op integriteit van een door hem vervaardigd specifiek werk, juist in gevallen als bedoeld in art. 25,l.d Auteurswet, dus wanneer het gaat om wijzigingen die wèl prestige of reputatie schadend zijn, zonder kwalificatie door derden (de rechter) van de aard van wijziging in het werk. Wie beter dan de maker kan beoordelen wat wèl en wat niet zijn waarde als zodanig aantast?6) In het kader van een con­tractuele relatie zijn partijen beter dan de rechter in staat in concreto vast te stellen wat voor de maker wel en wat niet een aanvaardbare wijziging zal zijn en op welke wijze het nadeel dat de maker lijdt bij eventuele wijziging kan worden gecom­penseerd. De taak van de rechter blijft dan beperkt tot de beoordeling of de overeenkomst tussen partijen behoorlijk is nagekomen. Alleen voor die gevallen waarin tussen de maker en degene die het werk wijzigt geen afspraken zijn gemaakt, blijft dan het oordeel over de kwaliteit en de aard van de wij­ziging aan de rechter.

Amsterdam, 8 november 1996.

5) Art. 6 bis lid 1 luidt aldus (herziene versie van Stockholm 1967):

"Onafhankelijk van de vermogensrechtelijke auteursrech­ten, en zelfs na overdracht van die rechten, behoudt de auteur het recht om het auteurschap van het werk op te eisen, en om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of an­dere wijziging van dat werk, of tegen elke andere aantasting daarvan, die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of zijn goede naam".

6) Zie over dit onderwerp ook S. Ricketson, The Berne Con­vention for the Protection ofliterary and artistic works: 1886-7986,8.110-112.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 45

Mr. S. Boekman: Rechter in het Benelux-Gerechtshof.

P. Neleman.

1. Iets meer dan een jaar nadat zij op 19 oktober 1983 was benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad, is Sonja Boekman, op 1 november 1984, toegetreden tot het Benelux-Gerechtshof, aanvankelijk als plaatsvervangend rechter en sinds 1 okto­ber 1989 als rechter. Op 1 januari 1992 is haar ontslag ver­leend in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens en haar uittreden deswege uit de Hoge Raad; zoals men zal weten kun­nen slechts rechters uit de hoogste rechtscolleges in de drie landen rechter in het Benelux-Gerechtshof zijn.

In deze periode van ruim zeven jaar heeft zij twaalf arres­ten van het Hof meegewezen, die alle - op één na dat op een vraag met betrekking tot de dwangsom betrekking had — vra­gen betroffen die de bijzondere belangstelling van de uittre­dende redacteur hebben, nl. het merken- en modellenrecht.1) Van deze zaken waren er 7 afkomstig uit Nederland en 5 uit België.2)

2. Het lijkt niet nodig hier nog eens uitvoerig in te gaan op bevoegdheid en werkwijze van het Hof, waaraan Sonja Boek­man trouwens belangwekkende beschouwingen heeft gewijd in het jubileumboek van het Benelux-Merkenbureau.3)

Van belang is wellicht alleen nog in herinnering te roepen dat het Hof beslist met negen rechters, drie uit elk land, en dat ter voorbereiding van de raadkamer een door de rapporteur opgesteld concept wordt besproken in een werkgroep bestaande uit de rapporteur en een rechter van elk van de beide andere landen. Deze werkgroep heeft vooreerst tot taak in een eerste discussie over de juridische merites van de zaak het concept te confronteren met de opvattingen van de beide andere leden, en het, zo nodig, in een zodanige vorm te brengen dat het aan de

') De hier bedoelde zaken zijn: 1. Zaak A 84/2 BenGH 22 november 1985, NJ 1986, 241, BIE 1986, 27 (Delvaux/DBL Belgium); modellenrecht. 2. Zaak A 84/5 BenGH 25 september 1986, NJ 1987, 909 (Van der Graaf/Agio); dwangsom. 3. Zaak A 85/1 BenGH 25 september 1986, NJ 1987, 373, BIE 1987, 41 (Everett c.s./Van Weel c.s.); merkenrecht. 4. Zaak A 86/1 BenGH 29 juni 1987, NJ 1988, 147, BIE 1988, 33 (Kortman Redipro/Verenigde Zeepcentrales); merkenrecht. 5. Zaak A 87/2 BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299, BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT); merkenrecht. 6. Zaak A 87/3 BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300, BIE 1989, 58 (Omnisport/Bauweraerts); merkenrecht. 7. Zaak A 87/5 BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 332, BIE 1989, 61 (Alfa Louise/Govimo); merkenrecht. 8. Zaak A 87/8 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, BIE 1989,90 (Superconfex/Burberrys); merkenrecht. 9. Zaak A 89/6 BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429, BIE 1991, 53 (Prince/Van Riel-Gijzen); merkenrechten modellen­recht. 10. Zaak A 89/8 BenGH 10 december 1990, NJ 1991, 288, BIE 1991, 57 (Kortman-Nederland/Remo Chemie); merkenrecht. 11. Zaak A 90/4 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596, BIE 1992, 99 (Burberrys/Bossi); merkenrecht. 12. Zaak A 90/6 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 785, BIE 1992, 58 (Adidas/Coenraad); modellenrecht.

2) Het is mij in de ti jd dat ik deel uitmaak van het Benelux-Gerechtshof opgevallen dat, althans in de laatste jaren, de merkenzaken vooral uit Nederland afkomstig zijn, terwijl Bel­gië vooral WAM-zaken en dwangsomzaken levert; een verkla­ring hiervoor zou ik niet kunnen bedenken. De "herkomst" van een zaak is bij het Benelux-Gerechtshof, zoals bekend zal zijn, o.m. in zoverre van belang dat als rapporteur een rechter optreedt van het land waarin het vragenstellende gerecht is gevestigd.

3) Een kwart eeuw Benelux-Merkenrecht, Den Haag 1996, p. 55 e.v.

raadkamer kan worden voorgelegd. Daarnaast is een belang­rijke taak van de werkgroep de door de Griffie van het Hof ver­vaardigde vertaling in de andere dan de procestaai vast te stel­len.

Een tweede kanttekening is dat het Hof slechts antwoordt op de hem door de nationale rechter gestelde vragen - voor zover de vragen tenminste betrekking hebben op de aan het Hof opgedragen interpretatie van de gemeenschappelijke rechtsregels: het wil nog wel eens voorkomen dat het Hof op bepaalde vragen antwoordt dat het daar eigenlijk om nationaal recht gaat - zij het dat het Hof, als dat met het oog op de beantwoording gewenst voorkomt, een vraag soms vertaalt, bijv. met de tournure dat de vragende rechter met zijn vraag "in wezen wenst te vernemen", waarna een vraag volgt die het Hof in wezen wenst te beantwoorden. Overigens ter vermij­ding van misverstand: het op deze wijze vertalen van een vraag behoeft niet te betekenen dat het Hof de vragende rechter ver­wijt een onjuiste vraag te hebben gesteld. Het is immers heel goed denkbaar dat het Hof behoefte heeft om bijv. de reik­wijdte van het antwoord te verengen of te verruimen. De ver­taling van een vraag door het Hof kan vervolgens weer wel een probleem opleveren voor de nationale rechter - die naar mag worden aangenomen zijn vraag niet voor niets heeft ingekleed op de wijze als hij heeft gedaan - om het aldus gegeven ant­woord te hanteren bij de beslissing van het geschil. Hoe dit zij, bij de uitlegging en toepassing van arresten van het Benelux-Gerechtshof moet steeds voor ogen worden gehouden dat het Hof antwoord geeft op hem gestelde, eventueel enigszins bij­gestelde vragen, en dat dus antwoord en vraag altijd in samen­hang moeten worden gelezen.

Overigens wordt door het arrest in de zaak Kortman Redipro/Verenigde Zeepcentrales4) geïllustreerd dat het Hof een enkele maal wèl duidelijk zijn mening omtrent de gestelde vragen laat blijken. In dit geval wilde het Hof kennelijk tot uit­drukking brengen dat het stellen van vragen niet nodig was geweest: onder verwijzing naar zijn Union-arrest5) beant­woordde het Hof de in de onderhavige zaak gestelde vijf vra­gen kortweg met: neen.

Het is niet mijn bedoeling, en de beschikbare ruimte laat het trouwens ook niet toe, alle in noot 1 opgesomde arresten weer te geven en te analyseren. Ik doe een, betrekkelijk wille­keurige, greep.

3. Het eerste arrest waaraan Sonja Boekman heeft meege­werkt, verdient opmerking, omdat het ook het eerste arrest was waarin vragen met betrekking tot de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) aan het Hof werden gesteld. Het ging in deze (Belgische) zaak Delvaux/DBL6) om de vraag wanneer sprake is van feitelijke bekendheid van een model in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, welke bekendheid op enig tijdstip van 50 jaar voorafgaande aan de depotdatum meebrengt dat door depot geen geldig modelrecht wordt verkregen (zie art. 4, aan­hef en onder l.a, BTMW). Het Hof heeft uit de memorie van toelichting bij het Verdrag inzake Tekeningen of Modellen en de desbetreffende wet afgeleid dat de strekking van de BTMW is een regeling in te voeren krachtens welke modelrechten slechts voor het gehele Beneluxgebied verkregen kunnen wor­den. Op grond hiervan heeft het Hof de vraag in die zin beant­woord dat niet bekendheid over het gehele Beneluxgebied is vereist. In zijn noot onder dit arrest in BIE oordeelt Verkade dit antwoord niet verbazingwekkend - waarbij overigens aan

*) BenGH 29 juni 1987; zie noot 1, nr. 4. 5) BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72, BIE 1984, 40. 6) BenGH 22 november 1985; zie noot 1, nr. 1.

46 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

tekening verdient dat de Advocaat-Generaal op grond van het stelsel en de geest van de BTMW een andersluidend antwoord had voorgesteld - en, als ik goed heb gezien, is het ook in overeenstemming met hetgeen in de meerderheid van de lite­ratuur werd aangenomen.

4. Een ander arrest waar ik kort aandacht aan zou willen besteden is de zaak Everett c.s./Van Weel c.s.7) In dat geval, waarin het ging om een geschil tussen belanghebbenden en het, toen nog geen rechtspersoonlijkheid bezittende, Benelux-Merkenbureau, werd uitgegaan van rechtsmacht van de Neder­landse burgerlijke rechter. In het Benelux-Merkenverdrag en in de Eenvormige wet ontbrak een regeling omtrent dergelijke geschillen, maar in de onderhavige procedure is van de zijde van het Merkenbureau de rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet bestreden. Blijkens zijn noot in BIE kon de weg via de nationale rechter Verkade uit volkenrechtelijk oogpunt niet bekoren, en zou hij de voorkeur geven aan een specifieke verdragsregeling waarbij een rechtstreeks beroep op (een ka­mer van) het Benelux-Gerechtshof zou worden toegekend.

Ik roep dit arrest in herinnering niet omdat de daarin gege­ven antwoorden op de door de Haagse Rechtbank gestelde vra­gen thans nog van actueel belang zijn, maar omdat het mij gelegenheid geeft nog eens de aandacht te vestigen op de nieuwe artikelen 6bis en 6ter BMW. Art. 6bis opent de moge­lijkheid dat het Benelux-Bureau een depot weigert op aan art. 14 BMW ontleende gronden, met name dat het gedeponeerde merk elk onderscheidend kenmerk mist (lid 1 onder a), dan wel in strijd is met de openbare orde of de goede zeden of indien het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek kan leiden (lid 1 onder b). Als deze inhoudelijke toetsing leidt tot een definitieve weigering, is daarmee het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt pas in, wanneer de beslissing van het Bureau onherroepelijk is geworden, wanneer nl. de beroepstermijn van twee maanden van art. 6ter onge­bruikt is verstreken of een verzoek een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen. Wat betreft de beroeps­instantie is niet de voorkeur van Verkade gevolgd: het beroep moet worden ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage, of het Cour d'appel te Luxem­burg, al naar gelang het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het daarbij opgegeven correspondentieadres. Rijzen in de beroepsprocedure vragen van Beneluxrecht, dan zullen de hiervoor genoemde gerechten daaromtrent vragen kunnen stellen aan het Benelux-Gerechtshof.

5. Een arrest dat, gelet op het onderwerp van haar disser­tatie, ongetwijfeld de bijzondere belangstelling van Sonja Boekman moet hebben gehad, is het arrest in de zaak Omni-sport,s) waarin het ging om de vraag of het gebruik van een handelsnaam tot toepasselijkheid van art. 13 A, eerste lid aan­hef en onder 1", kan leiden. Het Hof heeft, onder verwijzing naar zijn arresten in de zaken Tanderil en OM en Unbas/De Laet (Adidas),9) overwogen dat voor gebruik van een merk of een overeenstemmend teken voor waren, vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet, dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van

7) BenGH 25 september 1986; zie noot 1, nr. 3. 8) BenGH 7 november 1988; zie noot 1, nr. 6. 9) BenGH 9 juli 1984, NJ 1985,101, BIE 1985, 20, en BenGH

23 december 1985, NJ 1986, 258, BIE 1986, 54.

anderen wordt onderscheiden, en dat dus gebruik enkel als handelsnaam niet als gebruik voor waren kan worden aange­merkt. Dit neemt niet weg dat ook een handelsnaam een teken is dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden.

Mede in verband met de publicaties van Sonja Boekman in BIE over de verhouding tussen handelsnaam en dienstmerk10) is het wellicht aardig te vermelden dat in een thans bij het Benelux-Gerechtshof aanhangige zaak,") waarin op het mo­ment van schrijven van deze bijdrage nog geen beslissing is gevallen, de vraag aan de orde is of gebruik van een handels­naam (normaal) gebruik van een dienstmerk kan opleveren, en wel in twee opzichten, nl. in het kader van art. 5, derde lid (oud), en van art. 13 A, eerste lid, (oud) BMW. Heel in het kort gaat het om het volgende. De Belgische vennootschap Europa-bank N.V. handelt onder haar handelsnaam Europabank, en heeft EUROPABANK als dienstmerk gedeponeerd. De Luxem­burgse Banque pour 1'Europe S.A. handelt o.m. onder haar Duitse vennootschaps- en handelsnaam Europabank AG. De Belgische Bank stelt een vordering in wegens inbreuk op haar dienstmerk, en de Luxemburgse Bank stelt een tegenvordering in, o.m. op de grond dat de wederpartij niet binnen drie jaar na het depot normaal gebruik heeft gemaakt van haar dienstmerk.

Wellicht zijn bij het verschijnen van deze bijdrage de ant­woorden op de door het Tribunal d'arrondissement te Luxem­burg gestelde vragen al gegeven, maar thans kan ik vanzelf­sprekend niet nader op de zaak ingaan.

6. Ik besef dat ik met het bovenstaande onvoldoende recht heb gedaan aan het belangrijke werk dat Sonja Boekman in het Benelux-Gerechtshof heeft verricht, en dat ik juist de belang­rijkste arresten, zoals bijv. de beide Burberrys-zaken, geheel onbesproken heb gelaten, en voor het overige heb volstaan met het aanstippen van een enkel arrest. Bij de uitnodiging voor het leveren van deze bijdrage is evenwel uitdrukkelijk onder de aandacht van de auteurs gebracht - hetgeen mij overigens niet onbekend was - dat Sonja Boekman zelf van beknoptheid houdt.

Niettemin wil ik nog één arrest noemen, te weten het arrest in de zaak Adidas/Coenraad,12) waar het ging over de aan een modeldepot te stellen eisen, en met name over de vraag of de enkele aanduiding dat bepaalde vlakken en zomen van een wedstrijdbadpak "in onderling contrasterende kleuren" zijn uitgevoerd, aan de geldigheid van het depot in de weg staat, welke vraag het Benelux-Gerechtshof, zoals bekend, ontken­nend heeft beantwoord. Op de beslissing en wat daaraan ten grondslag is gelegd, ga ik nu niet verder in. Ik heb dit arrest willen noemen, omdat het het laatste is dat Sonja Boekman als rechter in het Hof heeft meegewezen, maar bovenal om een zeer persoonlijke reden. Het is namelijk de enige beslissing, zowel in het Benelux-Gerechtshof als in de Hoge Raad, waar­aan ik tezamen met Sonja heb mogen meewerken. Het zal degenen die haar kennen, niet verbazen dat dit een ook anders­zins unieke ervaring was.

's-Gravenhage, 3 november 1996.

10) Als het dienstmerk komt, hoe zit het dan met de han­delsnaam?, B/E1985, p. 159 e.v., Het dienstmerk naast de han­delsnaam, BIE 1987, p. 183 e.v.

11) Zaak A 95/2, Europabank/Banque pour 1'Europe. 12) BenGH 16 december 1991; zie noot 1, nr. 12.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 47

Bescherming van bekende merken.

E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

Over de bescherming van bekende merken is in de loop van de tijd al zoveel geschreven en gezegd, dat er wel een bij­zondere reden moet zijn om dit onderwerp opnieuw aan de orde te stellen. Die reden is er dan ook; het is deze dat het Internationaal Bureau van de WIPO, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, aan een commissie van deskundi­gen opdracht heeft gegeven om na te gaan in hoeverre de in art. 6bis UV voorziene bescherming van algemeen bekende merken herziening behoeft en die commissie te dien aanzien een voorstel heeft gedaan dat in een op 26 augustus 1996 gepubliceerd Memorandum is vastgelegd.

In zijn huidige tekst luidt art. 6bis UV als volgt: 1. De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambts­halve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, het­zij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te ver­bieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de repro-duktie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden wan­neer het kenmerkend gedeelte van het merk de repro-duktie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan ver­wekken. 2. Een termijn van tenminste vijfjaar te rekenen van de datum van inschrijving zou moeten worden toegestaan om de doorhaling van een zodanig merk te vorderen. De landen der Unie hebben de bevoegdheid te voorzien in een termijn, binnen welke een verbod van gebruik kan worden gevorderd. 3. Er zal geen termijn worden vastgesteld om de door­haling of het verbod van gebruik te vorderen van die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven of worden gebruikt.

De daarin voorziene bescherming van het algemeen bekende merk heeft enkel betrekking op merken voor waren en gaat uit van de klassieke opvatting dat de functie van het merk primair die is van aanduiding van herkomst der daaronder aangeboden waren en het merk er aldus toe strekt de uit eenzelfde bron afkomstige waren als zodanig te individualiseren en te identi­ficeren. Die functie kan het merk alleen dan vervullen wanneer de merkhouder derden niet slechts het gebruik van hetzelfde merk voor dezelfde waren kan beletten maar ook het gebruik van met zijn merk overeenstemmende merken voor met zijn waren gelijksoortige waren. Op die mate van bescherming moet de merkhouder onder alle omstandigheden - ook indien zijn merk (nog) niet algemeen bekend is - aanspraak kunnen maken en in dat opzicht biedt art. 6bis UV ook voor algemeen bekende merken niets nieuws. Heeft echter een merk in het land waarin de merkhouder daarop recht heeft, dankzij diens inspanningen een zodanige mate van bekendheid verworden dat deze zich mede uitstrekt tot landen waarin de merkhouder op zijn merk nog geen recht heeft verworven, omdat hij het daar nog niet heeft gebruikt of laten inschrijven, dan wordt het anders. De merkhouder loopt dan het risico dat in die landen derden, aangetrokken door de bekendheid van dat merk, zich daarvan zullen meester maken door het - of een imitatie daar­van - op eigen naam voor dezelfde of soortgelijke waren te laten inschrijven en in gebruik te nemen. Het is tegen deze ter­ritoriale vorm van merkenpiraterij dat art. 6bis UV aan het algemeen bekende merk aanvullende bescherming biedt.

Zonder gebreken is die bescherming echter niet. Dit geldt al dadelijk omdat art. 6bis UV die bescherming alleen biedt aan algemeen bekende merken, maar laat raden wat onder een

algemeen bekend merk moet worden verstaan. Een definitie van het begrip algemeen bekend merk geeft het artikel niet en evenmin maakt het duidelijk welke maatstaven ter bepaling van dit begrip moeten worden aangelegd. Zoals o.m. blijkt uit de studie van Trailer in La Propriété Industrielle van 1953, blz. 73 e.v. heeft dit tot veel discussie aanleiding gegeven waarbij getracht is een onderscheid te maken tussen algemeen bekende merken en beroemde merken - marques de haut renommée, famous marks - teneinde de bescherming van art. 6bis UV tot de laatstgenoemde categorie van merken te beper­ken. Voorts is de door art. 6bis UV geboden bescherming gebrekkig omdat zij beperkt is tot bescherming van algemeen bekende merken voor waren. Merken kunnen ook gebruikt worden ter onderscheiding van diensten en indien dienstmer-ken algemeen bekend zijn, worden zij in dezelfde mate door territoriale piraterij bedreigd als algemeen bekende warenmer-ken. Tenslotte leidt de bedoelde bescherming aan het gebrek dat daarbij geen rekening is gehouden met het feit dat derden nog op een andere manier van de algemene bekendheid van merken voor waren of diensten kunnen profiteren; dat zelfs niet alleen buiten maar ook in het land waarin de merkhouder op zijn merk recht heeft. Dit is het geval wanneer derden het bekende merk of een daarmede overeenstemmend merk in gebruik nemen en op eigen naam laten inschrijven voor waren of diensten van andere soorten dan die, waarvoor de merk­houder op zijn merk recht heeft. Dan is van dat gebruik wel­iswaar verwarring ten aanzien van de herkomst der waren of diensten en dus aantasting van de herkomstaanduidende func­tie van het algemeen bekende merk niet te duchten, maar wordt wel geprofiteerd van het gezag en de onderscheidings­kracht van het merk en dit aangetast in zijn functie van drager van reputatie en goodwill. Dit alles uiteraard ten nadele van de merkhouder.

De deskundigen hebben hun voorstel neergelegd in een samenstel van drie artikelen. Art. 1 bevat een viertal definities, waarvan voor het hierna volgende alleen de laatste van belang is, te weten:

"business identifier" means a mark, a trade name or a business symbol, emblem or logo.

Art. 2 betreft de "Conditions of Protection" en luidt als volgt: (1) [Protection Without Registration or Use] For the purposes of determining whether a mark is to be pro-tected as a well-known mark, registration or use of the mark in, or in respect of, the territory in which it is to be protected as a well-known mark may not be requi-red. (2) [Territory in Which and Persons by Whom the Mark Is to Be Well Known] For the purposes of determining whether a mark is to be proteced as a well-known mark, it shall suffice that the mark be well known by the rele­vant sector of the public in the territory in which it is to be protected as a well-known mark. (3) [Criteria] For the purposes of determining whether a mark is to be protected as a well-known mark, at least the following shall be taken into account: (i) the potential customers of the goods and/or services

to which the mark applies; (ii) the channels of distribution of the goods and/or ser­

vices to which the mark applies; (iii) the duration, extent and geographical area of any

use of the mark; (iv) the duration, extent and geographical area of any

advertising of the mark; (v)the market share, in the territory in which the mark

is to be protected as a well-known mark and in other territories, of the goods and/or services to which the mark applies.

48 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

terwijl in art. 3 de "Contents of Protection" geregeld zijn. Wat het laatste artikel betreft kan worden volstaan met de weergave van het eerste lid, omdat het tweede lid niet voorziet in de bescherming tegen het gebruik van het algemeen be­kende merk door derden maar tegen de inschrijving er van. Het eerste lid bepaalt:

[Conflict with the Well-Known Mark] (a) The protection of a well-known mark shall be granted against any mark or other business identifier which is in conflict with the well-known mark. (b) A mark or other business identifier shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark or other business identifier, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of the well-known mark and is used, filed for registration or registered in respect of goods and/or services which are identical or similar to those goods and/or services to which the well-known mark applies. (c) Notwithstanding subparagraph (b), a mark or other business identifier shall also be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark or other busi­ness identifier, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of the well-known mark and is used, filed for registration or registered in respect of goods and/or services which are not identical or similar ("dis-similar goods and/or services") to those to which the well-known mark applies, where at least one of the fol-lowing conditions applies: (i) use in relation to dissimilar goods and/or services

would indicate a connection between the owner of the well-known mark and those goods and/or ser­vices;

(ii) use in relation to dissimilar goods and/or services is likely to impair the distinctive character of the well-known mark;

(iii) use in relation to dissimilar goods and/or services would take unfair advantage of the distinctive cha­racter of the well-known mark or is otherwise li­kely to damage the interests of the owner of the said mark.

Dat dit voorstel beoogt alle hiervoren gesignaleerde gebreken in de regeling van art. 6bis UV te verhelpen, is duidelijk. Art. 2 van de voorgestelde tekst geeft de maatstaven aan die ter bepaling van het begrip algemeen bekend merk moeten wor­den aangelegd en daarnaast tevens dat de voorgestelde regeling ook voor algemeen bekende dienstmerken bestemd is. Ten­slotte wordt in art. 3 de bescherming van het algemeen be­kende merk tegen het gebruik door derden van overeenstem­mende merken voor andersoortige waren of diensten geïntroduceerd. Op het laatste punt gaat het voorstel zelfs nog verder door die bescherming via het begrip "business identi­fier" uit te breiden tot die tegen het gebruik door derden van andere onderscheidingstekens dan merken, zoals handelsna­men, logo's e.d.

Alvorens op de merites van het voorstel van de deskundi­gen in te gaan, is het goed te bezien welke betekenis aan de bekendheid van het merk wordt toegekend in andere regelin­gen dan het Unieverdrag. Daarbij valt allereerst te denken aan het TRIPS-Agreement. In dat verdrag speelt de bekendheid van merken geen andere rol dan in het voorstel van de deskun­digen, omdat in art. 16 van dat verdrag de regeling van art. 6bis UV, aangevuld als voorgesteld door de commissie van deskundigen, wordt overgenomen. Anders staat het met de regelingen die krachtens de Merken-harmonisatierichtlijn van 2 december 1988 en de daarop gebaseerde Verordening van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk voor de Lid­staten van de Europese Unie en dus mede voor ons land en de beide andere Beneluxlanden gelden alsook met de aan de Harmonisatierichtlijn aangepaste tekst van de Benelux Mer-kenwet. De Harmonisatierichtlijn is gericht op de bescherming van merken - zowel voor waren als voor diensten - in hun herkomstaanduidende, individualiserende functie. Dat blijkt uit

art. 5 lid 1 waarin aan de merkhouder het uitsluitende recht is toegekend om derden te beletten in het economisch verkeer gebruik te maken van zijn merk voor zijn waren of diensten en van met zijn merk overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Die bescherming geniet de merkhouder ongeacht de mate van bekendheid van zijn merk, zij het dat die mate van bekendheid wel een factor is die het ontstaan van verwarring beïnvloedt: hoe groter de bekendheid van het merk des te eer­der zal het publiek merken van anderen daarmede in verband brengen. Daarnaast opent de Richtlijn in art. 5 lid 2 voor de Lid-Staten de mogelijkheid om de merkhouder tevens te be­schermen tegen het gebruik van zijn merk of een daarmede overeenstemmend teken voor waren of diensten van een an­dere soort dan de zijne, indien zijn merk in die Lid-Staat bekend is en door het gebruik zonder geldige reden daarvan voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zowel in de Gemeenschaps-merkenverordening als in de Benelux Merkenwet is van die gelegenheid gebruik gemaakt: in art. 9 lid 1 van die Verordening ten behoeve van in de gemeenschap bekende merken en in art. 13A sub c BMW ten behoeve van binnen het Beneluxgebied bekende merken.

Tussen de beide laatste regelingen en die, voorgesteld door de deskundigen, vallen verschillen aan te wijzen. Om te begin­nen dit verschil, dat in de Gemeenschapsmerkenverordening en in de BMW bekende merken alleen bescherming genieten tegen het gebruik door derden van die merken of daarmede overeenstemmende tekens voor andersoortige waren of dien­sten binnen het territoir waarvoor die regelingen gelding heb­ben - dus binnen het gebied van de Gemeenschap resp. de Benelux - en bovendien enkel voorzover de houders van die merken in dat gebied op hun merken recht hebben. Extra­territoriale werking in die zin dat de regelingen ook werking hebben buiten het gebied waarvoor zij gelden, en ten behoeve van merken waarop de houders daarvan alleen buiten dat gebied recht hebben, is aan die regelingen vreemd. Volledig­heidshalve moet aan het laatste worden toegevoegd dat dege­nen, die alleen buiten het gebied van de Gemeenschap resp. de Benelux recht hebben op daar algemeen bekende merken wel in staat zijn om de nietigheid in te roepen van binnen dat gebied door derden van die merken of daarmede overeenstem­mende tekens voor dezelfde of al dan niet soortgelijke waren of diensten verrichte inschrijvingen. Zie daarvoor art. 4 lid 2 onder d van de Harmonisatierichtlijn en in overeenstemming daarmede art. 8 lid 2 van de Gemeenschapsmerken-verordening en art. 4 onder 5 BMW. Dat wil zeggen dat in de gebieden waarvoor het recht op een merk door depot of door inschrij­ving wordt verkregen, zoals in de Benelux, houders van bui­ten dat gebied algemeen bekende merken de verkrijging door derden van recht op die merken of daarmede overeenstem­mende tekens voor soortgelijke waren of diensten binnen dat gebied kunnen beletten, ook al hebben zij zelf in dat gebied op die merken geen recht. Daarna kunnen zij dan door die mer­ken te eigen name te laten inschrijven op die merken een eigen recht verwerven en dit jegens derden tot gelding brengen.

Ook bestaat verschil ten aanzien van de categorie van mer­ken waarop de bedoelde regelingen betrekking hebben. De door de deskundigen voorgestelde regeling is beperkt tot mer­ken die algemeen bekend zijn en is dientengevolge gericht op een groep van merken die zich onderscheidt van merken die alleen maar bekend zijn. Dit blijkt uit de toelichting op art. 2 van het voorstel, waar wordt gezegd:

"Again this Standard is a maximum requirement and Parties are free to aflford protection to marks that are only known (but not well-known) in the territory in which protection is sought, but are well-known outside that territory".

De Gemeenschapsmerkenverordening en de BMW kennen een dergelijke beperking niet omdat zij de bescherming tegen het ongeautoriseerd gebruik van merken voor niet gelijksoortige waren of diensten toekennen aan alle merken die in de Ge­meenschap res. binnen het Beneluxgebied bekend zijn zonder meer. Het is juist dat noch in de Verordering noch in de BMW is bepaald wat onder een bekend merk moet worden verstaan.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 49

Aannemelijk lijkt echter dat als zodanig bedoeld zijn alle mer­ken waarvan door hun gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten door derden profijt wordt getrokken van of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen of hun repu­tatie. Of dat het geval is, zal voor elk merk afzonderlijk afhan­gen van zulke omstandigheden als de omvang waarin, de intensiteit waarmede en de aard van de waren of diensten waarvoor die merken worden gebruikt alsook van de aard en de samenstelling van het publiek dat voor die waren of dien­sten gegadigde is. Dit betekent dat de mate van bekendheid die voor de bedoelde bescherming vereist is, van merk tot merk kan verschillen. Uiteraard geldt hetzelfde ook voor de alge­mene bekendheid die volgens het voorstel van deskundigen voor de bescherming tegen het ongeautoriseerd gebruik van merken voor niet gelijksoortige waren of diensten geldt. Dat blijkt uit het derde lid van art. 2 van het deskundigenvoorstel. Een en ander neemt echter niet weg dat met het begrip alge­meen bekend merk een gradatie in bekendheid is ingevoerd, die aan de Gemeenschapsmerkenverordening en aan de BMW niet eigen is.

Waarschijnlijk is, dat de beide genoemde verschillen met elkaar samenhangen en voor de bedoelde gradatie in onderscheidingskracht is gekozen, omdat in art. 6bis UV, zoals het thans nog luidt, en in het voorstel van deskundigen zelfs mede voor het geval, dat het algemeen bekende merk gebruikt

wordt voor niet soortgelijke waren of diensten, extraterritoriale bescherming wordt toegekend. Voor een zo ver gaande mate van bescherming tegen het ongeautoriseerd gebruik door der­den van een merk of daarmede overeenstemmende tekens, moet dat merk wel een zeer grote mate van bekendheid heb­ben. Dit alles leidt tot de slotsom dat het voorstel van deskun­digen weinig verder brengt. Enerzijds blijft daarin de vraag onbeantwoord wat onder een algemeen bekend merk moet worden verstaan; waar de grens tussen algemeen bekende mer­ken en enkel maar bekende merken ligt. En anderzijds biedt dit voorstel aan de merkhouder voor de landen waarin hij op zijn merk recht heeft, wel mede bescherming tegen het gebruik van zijn merk of een daarmede overeenstemmend merk voor niet gelijksoortige waren of diensten, maar alleen voorzover dat merk daar algemeen bekend is, terwijl in de Beneluxlanden en in de andere Lid-Staten van de Gemeenschap algemene be­kendheid van zijn merk niet vereist is. In zoverre schiet het voorstel van deskundigen tekort. Hopelijk zal deze conclusie onderschreven worden door degene voor wie deze bijdrage bestemd is, Sonja Boekman met wie ik meer dan 30 jaren met bijzonder veel plezier in de redactie van het Bijblad heb mogen samenwerken.

's-Gravenhage, 29 oktober 1996.

50 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

Kwade trouw kan men niet overdragen.

Een hommage aan Boekman en enige "handelsnaamrechtelijke" bedenkingen bij het RTVEL-arrest.

A.A. Quaedvlieg.

1. Het arrest. Een van de meest recente publicaties van Boekman is haar

noot in het Bijblad bij BenGH 16 juni 1995, "Rivel".1) Rivel maakte, en maakt, rijwielen. Ik beweeg mij al jaren op het Nederlands kwaliteitsproduct uit Surhuisterveen naar het werk en het arrest had dus om meerdere redenen mijn bijzondere aandacht. Rijwielfabriek Rivel gebruikt het teken Rivel maar heeft dat teken niet als merk gedeponeerd. Eind 1991 gaat Rijwielfabriek Rivel (oud) failliet. Op 23 december 1991 wordt het woordmerk Rivel gedeponeerd door CVGV (Constructie-en Verkoop van Gehandicapten Voorzieningen Heerenveen B.V.). Op 24 december verkoopt de curator alle activa aan G.H. van der Mei B.V., die vanaf 1 januari 1992 verder gaat als Rijwielfabriek Rivel (nieuw). Op 30 januari 1992 depo­neert Rivel (nieuw) het woordmerk Rivel bij het Benelux Mer­kenbureau. Te laat, dus: CVGV is haar voor geweest. Rivel (nieuw) meent dat CVGV te kwader trouw heeft gedeponeerd, en roept op grond van art. 4 lid 6 sub a BMW de nietigheid van het depot van CVGV in. Krachtens dat artikel is te kwa­der trouw een depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Voorwaarde is wel dat de derde aan het geding deelneemt (art. 14B lid 2 BMW).

In dit geval is het niet de derde zelf die deelneemt (Rivel oud is ter ziele), maar de rechtsopvolger: Rivel nieuw. Naar het oordeel van de Rechtbank was in de activa-transactie mede begrepen het "recht van de voorgebruiker" als bedoeld in art. 4 lid 6. De vraag die de Rechtbank aan het Benelux Ge­rechtshof stelt is, in hoofdzaak, of een dergelijke overdracht van het "voorgebruiksrecht" (De Rechtbank heeft het over "de positie van de derde" als bedoeld in art. 4 lid 6 onder a) vol­gens de Benelux Merkenwet wel kan.

Het antwoord van het Benelux-Hof vermijdt te spreken van de overdracht van de positie van de derde. Ik zal het maar in extenso citeren:

"Ten aanzien van vraag 1: 21. De BMW verzet zich niet ertegen dat bij een over­eenkomst waarbij de gebruiker van een - niet gedeponeerd - merk het gebruik van dat merk staakt en ermede instemt dat de opvolgende gebruiker het ge­bruik op dezelfde voet voortzet, tevens de aan de oor­spronkelijke gebruiker op grond van art. 4, lid 6, on­der a, BMW toekomende bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten, in die zin op de opvolgende gebrui­ker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt;" Volgens het Benelux Gerechtshof is er dus sprake van het

overgaan van een bevoegdheid. Ook Gielen had in zijn hand­boek verdedigd, dat het recht van de voorgebruiker om zich tegen een later depot te verzetten, moest kunnen overgaan.2) Een en ander moet evenwel naar het begrippenapparaat van het Nederlands burgerlijk recht vertaald worden. Het feit dat het Benelux-recht zich niet verzet tegen een overgang van de bevoegdheid van de voorgebruiker, betekent m.i. nog niet dat er ook naar nationaal burgerlijk recht zo een overgang moge­lijk is. Een en ander verdient nadere analyse.

") BIE 1996, 283-288; NJ 1996, 470, nt. Verkade; IER 1995, 196, commentaar Gielen.

2) Gielen/Wïchers Hoeth, Merkenrecht, Zwoile 1992, nrs. 522-529.

2. Overgang van een bevoegdheid? Tegen het aannemen van het overgaan van een bevoegd­

heid bestaat het bezwaar, dat krachtens art. 14 B BMW de bevoegdheid om de nietigheid in te roepen van een depot te kwader trouw toekomt aan iedere belanghebbende. Het is dus niet zozeer een bevoegdheid die Rivel (nieuw) nodig heeft, als wel - in de woorden van de rechtbank - de positie van de voorgebruiker Rivel (oud), aangezien vereist is dat de voor­gebruiker aan het geding deelneemt.

3. Bevoegdheid in de zin van wilsrecht? Kan de kwalificatie als bevoegdheid naar Nederlands bur­

gerlijk recht geloofwaardiger worden, door het recht van de voorgebruiker om nietigheid van het depot te bewerkstelligen door deelname aan een geding, aan te merken als een wils-recht? Men neemt dan aan dat de voorgebruiker niet alleen de enkele bevoegdheid heeft om de nietigheid te vorderen, maar dat hij deze vordering als het ware kan "bekrachtigen" door zijn deelname aan het geding: het hangt van zijn wil af, of de vordering slaagt. Aan de vraag of wilsrechten overdraagbaar zijn, is kort geleden een opstel gewijd door Perrick.3) Niette­min voel ik er weinig voor om het recht van de voorgebruiker als zo een wilsrecht in te kleden. Onder "wilsrecht" wordt ver­staan de bevoegdheid om door een wilsverklaring al dan niet gepaard gaande met een rechterlijke uitspraak een nieuwe rechtstoestand te scheppen.4) De nietigverklaring van het merk schept evenwel geen nieuwe rechtstoestand maar stelt slechts vast dat het merk nooit bestaan heeft.5)

4. Volmacht door de curator? Wat zakenrechtelijk niet bereikt kan worden, kan wellicht

via de weg van het verbintenissenrecht worden bewerkstelligd. Mijns inziens kan er geen bezwaar tegen bestaan, dat de cura­tor de overnemer een volmacht verschaft om op te treden namens de failliet als voorgebruiker.6) Niettemin kan dan de wat merkwaardige situatie ontstaan, dat de gevolmachtigde na verloop van tijd optreedt op grond van een volmacht, ooit ver­schaft door een curator in een faillissement dat inmiddels al weer een tijd geleden is beëindigd, welke curator indertijd een onderneming vertegenwoordigde die na het faillissement heeft opgehouden te bestaan. Niettemin valt dit alles niet onder de omstandigheden die krachtens art. 3:72 het einde van de vol­macht met zich meebrengen. En mocht het wel zo zijn, dan moet het mogelijk zijn om art. 3:73 in te roepen, krachtens het­welk de gevolmachtigde niettemin bevoegd blijft de rechtshan­delingen te verrichten, die nodig zijn voor het beheer van de onderneming. Bovendien kan nog krachtens art. 3:74 contrac­tueel van de beëindigingsgronden worden afgeweken.

Hoewel dus niets erop wijst dat de volmachtconstructie juridisch defect is, bouwt de rechtsopvolger misschien toch lie­ver op een overdracht dan op een volmacht. Vandaar dat wij nog de implicaties willen onderzoeken van een andere moge­lijkheid: overdracht van het voorgebruiksrecht als onderdeel van de goodwill van de onderneming.

3) Perrick, De overdraagbaarheid van wilsrechten, in het bijzonder van rechten tot het nemen van aandelen, in: Struy-cken bundel Op Recht, Zwolle 1996.

*) Asser Mijnssen De Haan, Algemeen goederenrecht, 13e druk 1992, nr. 5, p. 5.

5) Vgl. echter Perrick, t.a.p. p. 247, die ook het recht om ontbinding van een overeenkomst te vorderen onderbrengt bij de wilsrechten.

6) Vgl. Verkade, "Overdracht" van ongedeponeerde mer­ken, in het bijzonder bij liquidatie van ondernemingen, BIE 1985, 258-262, V. 261.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 51

5. Overdracht van het voorgebruiksrecht als goodwill? Hoewel Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate in zijn Conclu­

sie wel de link met het goodwill-leerstuk heeft gelegd,7) heeft hij het niet uitgewerkt, (terecht) aanvoerend dat het hier een nationaal rechtelijk bepaalde controverse betreft. Wij zullen er hier iets dieper op ingaan.

Goodwill wordt omschreven als "het gevolg van een aan­tal feitelijke omstandigheden, die de winstcapaciteit van het bedrijf beïnvloeden".8) Goodwill vertoont juridisch opvallende overeenkomsten met het hierboven besproken recht van de voorgebruiker. Bij beide wordt aangenomen dat zij naar gel­dend recht niet als een zelfstandig vermogensobject (of anders­zins) kunnen worden overgedragen, hoewel een zekere mate van analogie met een subjectief recht bestaat. Het recht biedt bovendien in bepaalde omstandigheden bescherming aan de voorgebruiker c.q. de "eigenaar" van de goodwill. Ten aanzien van de goodwill is bepleit, haar te erkennen als een (over­draagbaar) vermogensrecht, te vergelijken met intellectuele eigendomsrechten.9) Ook Boekman pleitte daarvoor in haar proefschrift: "In dit verband meen ik, dat het nuttig en wense­lijk is de goodwill als rechtsobject te accepteren (...)".lu) Dat was ook wat Rivel (nieuw) het liefst had gezien met betrek­king tot het voorgebruiksrecht.

Het ongedeponeerde merk heeft dus veel weg van good­will. Technisch gesproken is er geen vermogensrecht, maar een feitelijke toestand, een "positie". Een feitelijke toestand kan men echter niet overdragen.

6. Ongedeponeerd merk alleen overdragen met de onderne­ming?

Goodwill is verbonden aan de onderneming. Zij wordt overgedragen door middel van verbintenissen tussen verschaf­fer en verkrijger, die niet tot voorwerp hebben de overdracht van de goodwill als zodanig, maar het realiseren van de voor­waarden om "in het genot van de goodwill te treden", zoals het verschaffen van klantenlijsten. Zij gaat mee over met (en kan in feite alleen overgaan met) de onderneming of een deel daarvan.11)

Geldt hetzelfde voor de overdracht van het voorgebruik? Zou naar Nederlands recht overdracht daarvan alleen mogelijk zijn in verbinding met de onderneming of een deel daarvan? A-G Ten Kate wijst erop dat art. HA BMW uitdrukkelijk heeft gebroken met het systeem, dat een merkrecht alleen kan over­gaan in samenhang met de onderneming of een deel daarvan. Het Benelux Gerechtshof sluit zich daarbij aan: "Daarbij maakt het geen verschil of die overeenkomst wordt gesloten tezamen met de overdracht van andere activa of de gehele onderne­ming, dan wel in het kader van de afwikkeling van een faillis­sement". Het lijkt mij aanvechtbaar. In ieder geval lijkt me de regel van HA, die voor gedeponeerde merken geldt, niet zon­der meer transponeerbaar naar de kwestie van de overdracht, al of niet onafhankelijk van de onderneming, van het voor-gebruik. Dit laten wij evenwel hier ter zijde. Immers, het Benelux Gerechtshof beperkt zich tot vragen van Benelux recht. Maar de vraag moet ook nog naar Nederlands recht

7) sub 49. 8) Asser Beekhuis Mijnssen De Haan nr. 7, p. 6. Zie voorts

over goodwil l o.m. Van der Heijden/Van der Grinten, no. 99; Snijders/Rank-Berenschot, Goederenrecht, no. 60; Molenaar, Een hele onderneming. Leiden 1973; Maeijer, rechtsvraag AA 1970, 97; Ophof, Goodwill en onderneming; Kamphuisen e.a., Goodwil l, Juridisch, Fiscaal en Bedrijfseconomisch, De Naam-looze Vennootschap XXIB Jrg. p. 93-156; voorts de in noot 9 en 10 aangegeven werken.

9) H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, diss. Leiden 1963; J.C. van Oven, Preadvies Broederschap Candidaat Notarissen 1953.

10) Boekman, De Handelsnaam, Zwolle 1956, p. 40; 2" druk 1977, p. 70. Verregaand in deze zin: HR 8 juni 1973, NJ 1975, 76, Handelsonderneming X. Zie ook het fraaie stuk hierover bij Arkenbout, Handelsnamen en merken, Zwolle 1991, p. 20 e.v..

n ) Z i e het lezenswaardige stuk in De Handelsnaam over gedeeltelijke overdracht van de onderneming, p. 42 e.v..

beoordeeld worden: de kwalificatie naar Nederlands burgerlijk recht van de positie van de voorgebruiker kan pas beslissen hoe en onder welke condities overdracht hier te lande moge­lijk is.

7. Overgang voorgebruiksrecht door continuering onderne­ming.

Gebruik is te kwader trouw tegenover een "derde" die in de afgelopen 3 jaar het merk heeft gebruikt. Aan het woord derde is een dubbelzinnigheid eigen. Het kan zowel op de ondernemer als op de onderneming slaan. Aannemelijk is mijns inziens, dat het op beide doelt. Als de onderneming wordt voortgezet (geheel of gedeeltelijk) door een ander, hoeft dat dus niet het beroep op het voorgebruik te ondergraven. Ten minste, zolang die onderneming als derde nog steeds in vol­doende mate de continuering is van de oorspronkelijke onder­neming. Interessant is, dat Wichers Hoeth/Van Oerle er op wij­zen dat de betekenis van het handelsnaamrechtelijke voorschrift dat overdracht van de handelsnaam zonder de onderneming niet mogelijk is, "voornamelijk hierin (wordt) gevonden, dat in bepaalde omstandigheden waarin dit van belang is, het gebruik van de naam door de rechtsvoorganger bij dat van de rechtsopvolger mag worden geteld."12)

8. Kwade trouw kan men niet overdragen. Anders is het, als de voorgebruiker het teken beoogt over

te dragen los van de onderneming. De "cessionaris" is dan inderdaad noch de oorspronkelijke ondernemer, noch de oor­spronkelijke onderneming. Er is geen enkel recht dat de voor-gebruiker aan de overnemer van het voorgebruik "sec" kan overdragen: immers, krachtens art. 12A BMW kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een ongedeponeerd teken. Een en ander vloeit nu een keer voort uit het attributieve systeem van de BMW.

Bij de regel van art. 4 lid 6 is kwade trouw een centraal element. Het enige dat de nietigheid van art. 4 lid 6 kan mee­brengen is de kwade trouw van de deposant. Als er sprake moet zijn van overdracht of overgang, dan zou dus de voor­gebruiker aan zijn rechtsopvolger eigenlijk de kwade trouw van de deposant moeten overdragen. Dat kan natuurlijk niet; het overdragen aan een cessionaris van iemands kwade trouw ten aanzien van de cedent is juridische wartaal.

9. Niet te kwader touw, wel onzorgvuldig? Handelt iemand, als men hem al geen kwade trouw kan

aanwrijven, dan wellicht onzorgvuldig als hij een teken depo­neert dat een voorgebmiker wil "overdragen" aan een ander? Ik meen van niet. Het ongedeponeerde teken wordt bewust niet door de wet als zelfstandig vermogensobject beschermd. Al­leen het gedeponeerde merk is een overdraagbaar vermogens­object; het is juist om die status te verwerven, dat de wet de eis van een depot stelt. Als men het voorgebruik - via wat voor constructie dan ook - "overdraagbaar" maakt, schept men in feite een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht op een terrein waar de wetgever het - tegen de achtergrond van de bewuste keuze voor een attributief systeem - nu net niet heeft gewild.

Onrechtmatigheid is derhalve niet reeds gegeven door het enkele feit dat de deposant (willens en wetens) door zijn actie belemmert dat de voorgebruiker de in het door hem gebruikte teken belichaamde waarde kapitaliseert, hoe zuur dat ook mag zijn voor die voorgebruiker. Er is geen reden om zo een depot dan te laten treffen door een nietigheidssanctie gebaseerd op art. 4 lid 6.

Art. 4 lid 6 is niet bedoeld om nieuwe vermogensrechten te scheppen voor de voorgebruiker, maar om zijn feitelijke situa­tie - de in het teken belichaamde goodwill - te beschermen. Die goodwill is de feitelijke meerwaarde van de onderneming of ook - die interpretatieruimte wordt geschapen door de term

12) Wichers Hoeth/Van Oerle, Kort Begrip van het Intellec­tuele Eigendomsrecht, 7e druk Zwolle 1993, p. 241; met ver­wijzing naar Hof Amsterdam 18 okt. 1990, B/£1992, 122 (Co-lijn) (overdracht door Curator ontbreekt, geen overgang aangenomen).

52 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

"derde" - van de ondernemer. De goodwill van een teken kan immers op allerlei manieren overwegend, of zelfs uitsluitend, samenhangen met de persoon van de ondernemer. Art. 4 lid 6 beoogt de sfeer van ondernemer en onderneming te bescher­men tegen ongeoorloofde mededinging, maar niet om het ge­bruikte teken als zodanig een status als zelfstandig vermogens­object te gunnen.

10. Toepassing op RIVEL. De bovenstaande redenering zou in het geval van Rivel niet

aan de overgang van het voorgebruiksrecht in de weg hebben gestaan. Integendeel, omdat de onderneming werd voortgezet, zou de voortzetter zich m.i. rechtstreeks op art. 4 lid 6 hebben kunnen beroepen, zelfs zonder nadere "overdrachts"-rituelen door de curator. Met de onderneming is immers de daarin be­lichaamde goodwill, inclusief de in het teken RIVEL beli­chaamde goodwill, mee overgegaan. (Zie boven sub 7).

11. Overdracht van voorgebruik "sec". Als een ongedeponeerd teken "sec" wordt "overgedra­

gen", los dus van de onderneming of ondernemer, menen wij dat er in beginsel geen grond is voor bescherming door art. 4 lid 6. In beginsel. Men kan zich immers goed voorstellen dat er belangen in het geding komen die verder strekken dan enkel de bescherming van het teken. Indien de deposant niet alleen weet of moet weten van het voorgebruik van het teken, maar óók van het feit dat de overnemer reeds investeringen en inspanningen heeft verricht met betrekking tot het door hem voorgenomen gebruik van het teken op de markt, kan het depot te kwader trouw zijn tegenover de overnemer. In dat verband meen ik dat aan de eis van normaal gebruik in art. 4 lid 6 ook moet kunnen worden voldaan door gebruik ter voorbereiding van de marktintroductie. Het teken is dan al deel uit gaan maken van de "stille" goodwill van de onderneming. Uiteraard is de deposant alleen te kwader trouw indien hij dat weet of had moeten weten. Voor steun voor deze opvatting kan men terecht bij een uitspraak van de Hoge Raad op Boekmans voorkeursterrein, het handelsnaamrecht. De strekking van de handelsnaamwet verzet zich ertegen de bescherming van die wet te onthouden aan de naam van een onderneming in de "voorbereidingsfase" die vooraf gaat aan het ondernemen van

regelmatige bedrijfsmatige activiteiten, aldus het hoogste rechtscollege.13)

12. Slot. De conclusie van deze exercitie moet wel shockeren: over­

dracht van voorgebruik is alleen mogelijk in verbinding met (een deel van) de onderneming. De binding aan de overdracht van de onderneming willen wij immers, in uiteenlopende con­text, al tientallen jaren kwijt. Het merkenrecht leek net gesa­neerd en nu begint, binnen dat merkenrecht, de kies van het voorgebruik te zeuren met dezelfde kwaal.

Toch is het stellen van die voorwaarde niet alleen maar conservatief en achterhaald. Er is de laatste tijd een beweging die zich weer wat kritischer opstelt ten aanzien van het her en der ontkiemen van nieuwe intellectuele eigendomsaanspraken. Tegen die achtergrond meen ik dat men zich ook kritisch mag betonen ten opzichte van rechten als die van de voorgebruiker, die geleidelijk aan intellectuele eigendomspretenties ontwikke­len. Het "veroveren" van de mogelijkheid van overdraagbaar­heid - rechtstreeks of via analoge juridische spits­vondigheden - is een belangrijke stap in dat proces. Het Benelux Gerechtshof heeft die stap in de RIVEL-beslissing vergemakkelijkt voor het niet-gedeponeerde merk. Op andere gronden dan Verkade in zijn reeds geciteerde bijdrage in BIE 1985, maar even stellig, voel ik toch dat voorgebruik en merk­recht fundamenteel verschillende zaken zijn, en dat men moet waken dat het onderscheid niet wordt verdoezeld.

Op het onderhavige terrein zijn boeiende en verrassende vergelijkingen te trekken met het door Boekman als een der weinigen niet verwaarloosde Handelsnaamrecht. Het handelsnaamrecht is een gebied waar bepaalde geologische oerlagen van de intellectuele eigendom nog vrij aan de opper­vlakte kunnen treden. Bij andere terreinen, meer gepacificeerd en gecultiveerd, dringen soms alleen nog moeizame weten­schappelijke boringen door latere aankorstingen tot de kern door. Doordringen tot de kern, is de handelsnaam van Boek­man.

Nijmegen, 31 oktober 1996.

13) HR 19 april 1985, NJ1985, 790 noot Wichers Hoeth; BIE 1985 nr. 43, p. 342, Consulair/Air Holland.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 53

Het vrymerk.

P.J.M. Steinhauser.

Het Benelux merkenrecht is onder invloed van de Harmo­nisatie Richtlijn (HRL)1) aangepast. Daarbij is de wetstekst in grote lijnen ongewijzigd gebleven en doorgaans meent men in Benelux kringen dat de HRL weinig veranderingen met zich brengt, omdat de Benelux Merkenwet (BMW) model heeft gestaan voor het gemeenschapsmerk en de harmonisatie. Ik voorzie echter dat de vergaande merkbescherming zoals die zich onder de invloed van de arresten van het Benelux Ge­rechtshof (BenGH) heeft ontwikkeld, op een aantal punten geleidelijk zal worden teruggedrongen. Het valt in gesprekken met merkendeskundigen uit andere landen op dat velen menen dat de bescherming onder het Benelux recht soms wel erg ver gaat, met name waar het de beschermingsomvang betreft. In deze bijdrage stel ik de vraag aan de orde of de HRL het ver­eiste van het onderscheidend vermogen van artikel 1 van de Benelux Merkenwet (BMW) wijzigt, zoals het BenGH daaraan in de loop der tijd invulling heeft gegeven, meer in het bijzon­der in het Burburrys II arrest van het BenGH van 16-12-1991.2)

Voor wat de HRL betreft gaat het in het bijzonder om de materiële geldigheidseisen voor een merk krachtens de artike­len 2 en 3 HRL. In artikel 2 HRL wordt positief geformuleerd wat merk kan zijn, in artikel 3 wordt dat negatief gedaan. Arti­kel 2 zegt dat alle tekens die grafisch kunnen worden weerge­geven een merk kunnen vormen, mits zij kunnen dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Artikel 3 lid 1 geeft ter nadere uitwerking van artikel 2 een uitputtende opsomming van de - de lid-staten dwingend voor­geschreven - materiële geldigheidseisen. Daarbij wordt onder­scheiden tussen - voor zover ten deze van belang -(a) tekens die geen merk kunnen vormen, hierna "eis a", (b) merken die elk onderscheidend vermogen missen, hierna "eis b", (c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoe­danigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van her­komst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of ver­richting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, hierna "eis c", (d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsver­keer gebruikelijk zijn geworden, hierna "eis d", (e) tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, - of de vorm van de waar die noodzakelijk is om een techni­sche uitkomst te verkrijgen, - of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, hierna "eis e".

Ik neem aan dat met eis a wordt teruggegrepen op de aan­hef van artikel 2 zodat hier wordt bedoeld van merk­bescherming uit te sluiten tekens die niet vatbaar zijn voor gra­fische voorstelling. Ik stel vast dat de BMW deze bewoordingen niet heeft overgenomen en dat die dus door middel van inter­pretatie moeten worden geacht in de tekst te zijn vervat.

De eisen b, c en d zijn ontleend aan artikel óquinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs (Unieverdrag). Bij eis b is sprake van merken die elk onderscheidend vermogen missen, bij eis c betreft het merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding.

M Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21-12-1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten (Pb.EG 1-2-1989 440/1).

2) NJ 1992, 596 (nt Verkade) en BIE1992, p. 379 (nt Spoor).

Het missen van elk onderscheidend vermogen doet zich blijkens de wordingsgeschiedenis van artikel óquinquies voor bij een teken dat ten enenmale elke geschiktheid mist om als merk te dienen vanwege de aard van het teken zelf, onafhan­kelijk van het product dat het zou moeten onderscheiden. Dat zijn dus niet de beschrijvende tekens, want die ontlenen hun beschrijvend karakter aan de waar (of dienst) die zij beschrij­ven en die worden ook afzonderlijk behandeld. We hebben van doen met in abstracto als onderscheidingsteken ongeschikte tekens. Daarbij valt te denken aan tekens die in beginsel een andere dan een onderscheidingsfunctie vervullen, zoals versie­ringen.

Uit het gebruik van het woord "kunnen" volgt dat a priori, in abstracto beoordeeld moet worden of het merk uitsluitend dient om de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de be­stemming, de waarde, de plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging aan te duiden. Het woord "kunnen" is bewust gekozen in plaats van "gebruikelijk" ("usités"). Braun3) leidt hieruit af dat het er niet om gaat vast te stellen of het teken feitelijk wordt gebruikt in de handel om enige bij­zonderheid van de waar aan te duiden, maar of dat het geval zou kunnen zijn. Evenmin is volgens hem vereist dat het de noodzakelijke aanduiding is van de waar of van zijn eigen­schappen.

Artikel óquinquies C voegt hier aan toe dat bij de toepas­sing van de geldigheidsvoorwaarden rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, met name de duur van het gebruik van het merk. Algemeen wordt aangenomen dat dit de mogelijkheid opent voor het verlenen van bescherming op grond van inburgering. Het BenGH nam dat in zijn Kinder arrest4) ook aan voor het Benelux merkenrecht, hoewel in arti­kel 14A enkel wordt verwezen naar artikel óquinquies B. Arti­kel 3 HRL laat over de inburgering geen twijfel bestaan en regelt die expliciet in lid 3.

Het gebruik van de woorden "kunnen dienen" in artikel óquinquies B wijst in de richting van het criterium dat het teken voor de concurrentie vrij moet worden gehouden en doet denken aan het met name in Duitsland ontwikkelde begrip van de Freihaltebedürfnis, wat ik zou willen vertalen met vrijhoud-behoefte. Dat leidde het BenGH in zijn Kinder arrest ook af uit dat artikel. Aangenomen mag worden dat die vrijhoud-behoefte ook de ratio vormt van artikel 3 lid 1 onder b, c en d HRL.

In Nederland is wel gedebatteerd over een onderscheid tus­sen kunnen en mogen onderscheiden.5) De praktische beteke­nis van dat debat ligt voor mij in het feit dat tekens die niet mogen onderscheiden niet door inburgering merkbescherming kunnen verkrijgen. Artikel 3 lid 3 HRL geeft aan ten aanzien van welke tekens inburgering niet mogelijk is: de tekens die ressorteren onder lid 1 a en e t/m h. Dat wil zeggen dat tekens, die in de opvatting van een relevant deel van het publiek een onderscheidingsfunctie vervullen, maar ten aanzien waarvan inburgering niet is toegestaan, niet als merk kunnen worden beschermd. Een praktisch hanteerbare benaming voor het te­ken dat om die reden vrij moet blijven is "vrijmerk", ook al kan ik Gielen6) toegeven dat het woord een tegenstrijdigheid bevat omdat een merk niet vrij is, terwijl wat vrij is geen merk is. "Vrijteken" zou daarom beter zijn, hoewel het woord vrij-

3) zie Braun, Précis des marques de produits et de service, p. 565.

4) arrest van 19-1-1981 NJ 1981, 294 (nt Wichers Hoeth) en B/f 1981 p. 145.

5) zie Gielen, Merkenrecht, nr. 339 in debat met van Nieuwenhoven Helbach.

6) Merkenrecht, nr. 395.

54 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

merk wel duidelijk tot uiting brengt dat het een teken is waar­aan het publiek de herkomst zou kunnen onderscheiden.

In het Burberrys II arrest benadrukte het BenGH nog eens dat aan de eis van het onderscheidend vermogen is voldaan, indien het teken een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het - in abstracto - geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren. De in abstracto aan te nemen opvattingen van het publiek zijn beslis­send voor de geschiktheid van het teken als merk. De recht­bank en het hof Den Haag konden met deze definitie niet uit de voeten in een geval dat het teken, in casu een ruitdessin, naar zijn aard veeleer een decoratieve dan een onderschei­dende functie bezit. De rechtbank Den Haag7) vond dat Bur­berrys het ruitdessin en daarmee overeenstemmende dessins niet kan monopoliseren en baseerde dat op artikel 1 lid 2 BMW, menend dat het ruitdessin de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Daarbij liet de rechtbank zich leiden door de overwegingen van het BenGH in zijn Adidas arrest,8) maar zou zich ook hebben kunnen laten leiden door de overwegingen van het Burberrys I arrest,9) indien dat toen reeds ware gewe­zen, waar het BenGH opmerkt dat het voorschrift van artikel 1 lid 2 BMW strekt "ter bescherming van de vrijheid van con­currenten van degene die een bepaalde vorm als onderschei­dingsteken voor zijn waren bezigt, om aan hun soortgelijke waren - ter verhoging van de waarde van die waren - die­zelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven". Het zijn de in kleuren uitgevoerde dessins - aldus de rechtbank -die de aantrekkelijkheid van stoffen en kleding grotendeels bepalen. De rechtbank voelde aan dat de ratio van de uitzon­dering, die artikel 1 lid 2 BMW biedt voor wat betreft tekens die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, ook toe­passing behoeft bij decoratieve dessins van stoffen en kleding.

Gelijk bekend, oordeelde het BenGH in het arrest Burber­rys II dat onder vormen als bedoeld in artikel 1 lid 2 BMW slechts drie-dimensionale tekens moeten worden verstaan. Rechtbank en hof worden door het BenGH voor de oplossing van het gesignaleerde probleem verwezen naar artikel 1 lid 1, de eis van het onderscheidend vermogen. Niettemin geeft het BenGH daarbij een belangrijke extra toetssteen naast de - naar bij eerste lezing lijkt zaligmakende - abstracte opvatting van het publiek. Aan de zojuist geciteerde overweging uit Burber­rys I voegt het BenGH in zijn Burberrys II arrest toe dat "bezwaarlijk kan worden aangenomen" dat een dergelijke bescherming mede nodig zou zijn geoordeeld ter zake van twee-dimensionale tekens, waarbij "immers het vereiste van onderscheidend vermogen voldoende is om te voorkomen dat

7) vonnis van 8-4-1987 IER 1987 p. 55. Het BenGH wees zijn Burberrys II arrest n.a.v. vragen die door het Haagse Hof wer­den gesteld in het tegen dit vonnis ingestelde beroep. De zaak is nog aanhangig bij het Haagse Hof.

8) arrest van 23-12-1985 NJ 1986, 285 (nt Wichers Hoeth) en BIE 1986, p. 208 (nt Helbach).

9) arrest van 14-4-1989 NJ 1989, 834 (nt Wichers Hoeth) en BIE 1989 p. 329 (nt Steinhauser).

aan de vrijheid van handel op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan door een onbeperkte merkenrechtelijke be­scherming van tekens welke redelijkerwijs ook door anderen voor hun waren vrij moeten kunnen worden gebruikt". Daar duiken die woorden "moeten kunnen" weer op die wijzen in de richting van de vrijhoud-behoefte.

Het valt op dat het BenGH in Burberrys II de vrijhoud-behoefte noemt in verband met zowel de eis van het onder­scheidend vermogen van lid 1 van artikel 1 BMW en als de beperkingen aan de merkbescherming krachtens lid 2 van dat artikel. De enige reden die het BenGH noemt om tweedimen­sionale tekens uit te zonderen van "vormen" is dat het bij de uitzonderingen krachtens lid 2 "tevoren in het recht van de drie landen niet bestaande beperkingen" betreft en die beper­kingen daarom niet mede op twee-dimensionale tekens van toepassing zijn. Het BenGH licht die beperkingen van lid 2 in vergelijking tot lid 1 van artikel 1 BMW niet nader toe. Ik meen dat het hier gaat om de onmogelijkheid van inburgering, wat bevestigd wordt door het antwoord van het BenGH naast het systeem van de HRL te leggen, waar immers met zoveel woorden inburgering van tekens die niet voldoen aan eis e wordt uitgesloten.

Dat inburgering t.a.v. specifieke vormen van de waar niet is toegestaan, hangt samen met het bijzondere karakter van dergelijke tekens. Er is kennelijk sprake van een belangrijke relatie tussen die vorm en de waar zelf (niet zijnde de verpak­king daarvan). Afwezigheid van de vorm doet afbreuk aan de aard, de technische bruikbaarheid of de wezenlijke waarde van de waar. Die nauwe relatie van vorm tot waar geeft een der­mate sterke, intrinsieke vrijhoud-behoefte dat dergelijke tekens geen merk mogen zijn.

Als ik mag aannemen dat dit ook de achterliggende over­weging is geweest van het BenGH, dan betekent dit dat het BenGH zegt dat onder de oude nationale wetten de traditionele tweedimensionale tekens ondanks de vrijhoud-behoefte kon­den inburgeren en dat daarom de tweedimensionale tekens van "vormen" moeten worden uitgezonderd. Die opvatting lijkt mij juist, indien het een teken betreft waarbij een dergelijke nauwe relatie ontbreekt, zoals bij een op de waar aangebracht beeldmerk. Twijfel is mogelijk bij een "tussen-categorie" als waar de Haagse rechtbank op doelt, die van de decoratieve dessins voor stoffen en kleding.

Ook in het systeem van de HRL is er sprake van een vrijhoud-behoefte ten aanzien van tweedimensionale tekens, die desondanks kunnen inburgeren: eis c, zodat ik kan conclu­deren dat de opvatting van het BenGH ingevolge Burberrys II in lijn met de HRL is. Ook bij het beoordelen van het onder­scheidend vermogen van decoratieve twee-dimensionale te­kens is de abstracte opvatting van het publiek niet zaligmakend en moet tevens worden achtgeslagen op de vrijhoud-behoefte.

Amsterdam, 21 november 1996.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 55

Is de "marktregel" nodig?

L. Strikwerda.

1. Traditioneel wordt in het internationaal privaatrecht de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad onderworpen aan het recht van het land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsge­vonden, de lex loei delicti. Aan het gezag van de lex loei delicti-regel is de afgelopen halve eeuw flink getornd. Niet alleen in Nederland, maar ook elders. In de Verenigde Staten heeft de kritiek op de lex loei delicti-regel zelfs geleid tot een heuse grondslagenstrijd1). Inmiddels is in Nederland de roep om afschaffing van de lex loei delicti-regel echter verstomd. De bevestiging van de regel in HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 nt. JCS en PvS (COVA) ontmoette geen fundamen­tele kritiek.2)

Wel heeft de lex loei delicti-regel een paar kleerscheuren opgelopen. Gold de regel vroeger als een "hard and fast rule", tegenwoordig is zij onderworpen aan een aantal uitzonderin­gen3) en heeft zij haar dwingende karakter verloren, doordat ook op het terrein van de internationale onrechtmatige daad de partijautonomie is aanvaard.4) Bovendien zijn voor bepaalde categorieën van onrechtmatige daden afzonderlijke verwijzingsregels ontstaan, waarin aanknoping aan de locus delicti geheel of ten dele heeft moeten plaatsmaken voor an­dere aanknopingstechnieken.5)

Tot deze categorieën behoort de aansprakelijkheid terzake van ongeoorloofde mededinging. In navolging van met name de Duitse rechtsleer is in de Nederlandse literatuur en recht­spraak sinds de jaren zeventig een duidelijke stroming ontstaan die de ongeoorloofde mededinging als een aparte verwijzings­categorie wil afscheiden van de onrechtmatige daad en wil onderwerpen aan een eigen verwijzingsregel, de zogenaamde "marktregel". Volgens deze verwijzingsregel worden vorde­ringen ter zake van ongeoorloofde mededinging beheerst door - in de woorden van S.K. Martens6) - de wet van de markt waar de belangen van de betrokken deelnemers op elkaar bot­sen.

In verband met de komende codificatie van het Neder­landse internationaal privaatrecht zal de wetgever de vraag onder ogen moeten zien of de marktregel een wettelijke basis verdient. Aan deze vraag, gelegen op het snijvlak van IE en

1) Zie over deze ontwikkelingen Th.M. de Boer, BeyondLex Loei Delicti, diss. UvA (1987).

z) Zie Th.M. de Boer, AA 1994, p. 165; H. Duintjer Tebbens, NILR 1994, p. 363.

3) Zie daarover L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, 4e dr. (1995), nr. 180 e.v.

*) In het COVA-arrest heeft de Hoge Raad, in overeenstem­ming met de reeds in de lagere rechtspraak en doctrine heer­sende opvatting, rechtskeuze op het terrein van de internatio­nale onrechtmatige daad uitdrukkelijk aanvaard.

s) Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor verkeers­ongevallen op de weg en ten aanzien van de product­aansprakelijkheid zijn Haagse verdragen tot stand gebracht, die beide voor Nederland in werking zijn getreden. Het Ver­drag inzake de wet welke van toepassing is op verkeers­ongevallen op de weg van 4 mei 1971, Trb. 1971 nr. 118, hand­haaft de lex loei delicti-regel als hoofdregel (art. 3), maar staat hierop onder bepaalde omstandigheden een uitzondering toe ten behoeve van de wet van registratie van het voertuig (art. 4). In het Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens producten van 2 okto­ber 1973, Trb. 1974 nr. 84, is de lex loei delicti-regel naar het tweede plan verwezen ten gunste van de wet van de gewone verblijfplaats van het slachtoffer (art. 4 en 5).

6) S.K. Martens heeft zich steeds een krachtig voorstander van de marktregel betoond en heeft de regel in Nederland geïntroduceerd. Zie met name zijn rechtspraakoverzichten in WPNR 5355, 5495 en 5771. Zie voorts Kluwers Onrechtmatige daad, losbl., VLA nrs. 54 en 55.

IPR, wil ik mijn bijdrage aan deze feestbundel ter ere van Sonja Boekman wijden.

2. Ter verklaring en rechtvaardiging van de bijzondere positie van de ongeoorloofde mededinging in het internatio­nale onrechtmatige daadsrecht wordt doorgaans aangevoerd dat het mededingingsrecht niet alleen de belangen van de indi­viduele ondernemer beoogt te beschermen (de "horizontale" werking van het mededingingsrecht), maar ook de vrijheid van handel en bedrijf en de belangen van de consument (de "ver­ticale" werking van het ondernemingsrecht)7). De algemene verwijzingsregel inzake aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - de lex loei delicti-regel - is slechts berekend op de "horizontale" werking van het onrechtmatige daadsrecht en houdt onvoldoende rekening met de "verticale" werking van het mededingingsrecht. Zij is daarom niet geschikt om het toe­passelijke recht op de aansprakelijkheid ter zake van ongeoor­loofde mededinging aan te wijzen.

Geheel overtuigend is deze verklaring niet. Ook op andere terreinen van het maatschappelijke verkeer strekt het onrecht­matige daadsrecht niet uitsluitend ter bescherming van het individuele belang van de direct getroffene. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad wegens bijvoorbeeld milieuvervuiling of ongevallen in het wegverkeer heeft, evenals de aansprake­lijkheid terzake van ongeoorloofde mededinging, tevens een "verticale" werking, doordat de aansprakelijkheidsnorm mede het belang van een schoon milieu respectievelijk de verkeers­veiligheid dient.

3. De schoen wringt ergens anders. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Een in Duitsland gevestigde onderneming con­curreert met een in Nederland gevestigde onderneming op de Belgische markt in verpakkingsmaterialen. De Duitse onderne­ming doet via een mailing aan potentiële afnemers afbrekende mededelingen over de producten van haar Nederlandse concur­rent. Op de vraag welk recht van toepassing is op de door de Nederlandse onderneming op grond van ongeoorloofde mede­dinging tegen de Duitse onderneming ingestelde verbodsactie, kan de lex loei delicti-regel niet zonder meer een antwoord geven. Dat ligt niet aan de "verticale" werking van het mededingingrecht, maar aan de dubbelzinnigheid van het be­grip locus delicti. Onduidelijk is immers welk land moet wor­den aangemerkt als de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. Is dat Duitsland als het land waar de mailing door de Duitse onderneming werd opgesteld en verzonden, is dat Nederland als het land waar de uiteindelijke schade (omzet­verlies, winstderving) door de Nederlandse onderneming wordt geleden, of is dat België als het land waar de mailing de con­currentiepositie van de Nederlandse onderneming nadelig heeft beïnvloed? Men zal een keuze tussen de verschillende plaatsen moeten maken om de vraag naar het toepasselijke recht met behulp van de lex loei delicti-regel te kunnen beantwoorden. Op grond van een analyse van doel en functie van het recht inzake ongeoorloofde mededinging kan men bij die keuze doorslaggevende betekenis toekennen aan de "verticale" wer­king van het mededingingsrecht. Dat brengt dan mee dat, nu het gaat om de grenzen van de toelaatbaarheid van de midde­len waarmee concurrenten hun slag om de gunst van de afne-

7) Zie bijv. J. Kropholler, Internationales Privatrecht, 2. Aufl. (1994), p. 457: "Das Recht des unlauteren Wettbewerbs nimmt gegenüber dem Deliktsrecht eine Sonderstellung ein. Denn es dient nach heutiger Auffassung nicht nur dem Schutz der Individualinteressen eines Mitbewerbers, sondern auch dem Schutz der anderen Marktbeteiligten, insbesondere der Verbraucher, und dem Allgemeininteresse, namentlich dem Schutz des Wettbewerbs als Institution."

56 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

mers op de Belgische markt voeren, België als de locus delicti wordt aangemerkt: de marktregel.

Niet de "verticale" werking van het mededingingsrecht is, zo blijkt, de oorzaak van het probleem, maar het verschijnsel dat bij ongeoorloofde mededinging de plaats van handeling en de plaats waar de handeling haar schadelijk effect sorteert gemakkelijk uiteen kunnen lopen. Vallen die plaatsen samen, dan verzet niets zich tegen toepassing van de lex loei delicti-regel, ook niet de "verticale" werking van het mededingings­recht. De marktregel is, met andere woorden, een antwoord op het bij internationale gevallen van ongeoorloofde mededing-inging veelvuldig voorkomende probleem van de "meervou­dige locus delicti".8)

4. Het probleem van de meervoudige locus delicti is ove­rigens niet uniek voor de ongeoorloofde mededinging. Ook bij andere vormen van onrechtmatige daad is het mogelijk dat de plaats van handeling en de plaats van de schadelijke gevolgen daarvan uiteenlopen. Daarbij gaat het niet alleen om rariteiten zoals het geval van het Azewijnse paard.9) Met name bij inter­nationale milieuvervuiling, productaansprakelijkheid of beledi­ging via de massamedia is het eerder regel dan uitzondering dat de aansprakelijkheid constituerende elementen van de on­rechtmatige daad over verschillende landen verspreid liggen. Ook dan zal de locus delicti nader moeten worden bepaald om de vraag naar het toepasselijke recht met behulp van de lex loei delicti-regel te kunnen beantwoorden. De duiding van de locus delicti is, anders gezegd, een algemeen probleem bij de toepassing van de lex loei delicti-regel op internationale on­rechtmatige daden en niet een bijzonderheid van ongeoor­loofde mededinging.

5. Men kan het probleem van de meervoudige locus delicti in algemene zin oplossen door de locus delicti nader te defi­niëren als bijvoorbeeld de plaats waar de dader heeft gehan­deld, of de plaats waar de schadelijke inwerking van de han­deling op persoon of goed van het slachtoffer heeft plaatsgevonden, of de plaats waar de vermogensschade wordt geleden. De eerstbedoelde variant van deze oplossing vindt men bijvoorbeeld in § 48 lid 1 van de Oostenrijkse IPR-Gesetz van 15 juni 1978, waar de locus delicti nader wordt omschre­ven als de plaats waar "das den Schaden verursachende Ver-halten gesetzt worden ist". De tweede variant geldt in som­mige staten van de VS, waar op basis van de zgn. "last-event test" de locus delicti wordt opgevat als de "place of injury ".10) In Duitsland wordt op basis van de reeds in 1888 door het Reichsgericht gevestigde zgn. "Ubiquitatslehre" aangenomen dat bij het uiteenlopen van de plaats van handeling (het "Hand-lungsort") en de plaats waar de handeling schadelijk inwerkt (het "Erfolgsort") beide plaatsen als locus delicti moeten wor­den aangemerkt. Dit brengt mee dat in beginsel de rechtsstel­sels van beide plaatsen gelijkelijk voor toepassing in aanmer­king komen. Voor zover dat leidt tot tegenstrijdige resultaten,

8) Zuiverder zou zijn te spreken van het probleem van de gesplitste locus delicti, aangezien het niet gaat om het geval waarin een complex van onrechtmatige daden in meer dan een land wordt gepleegd, maar om één onrechtmatige daad waarvan de verschillende aansprakelijkheid constituerende elementen over verschillende landen zijn verspreid. Ik zal mij echter aansluiten bij de in de Nederlandse literatuur gebruike­lijke aanduiding van het probleem en in het vervolg spreken van het probleem van de meervoudige locus delicti.

9) HR 6 april 1915, NJ 1915, 427. 10) Klassiek is LeForest v. Tolman, 117 Mass. 109 (1875): de

loslopende hond van gedaagde komt van Massachusetts te­recht in New Hampshire en bijt eiser. Volgens het recht van Massachusetts rust op gedaagde een risico-aansprakelijkheid, volgens het recht van New Hampshire gaat gedaagde vrijuit op grond van de first-bite-free rule. Volgens de last-event test is New Hampshire de locus delicti en is dus het recht van New Hampshire van toepassing.

dient de rechter ambtshalve het voor het slachtoffer gunstigste rechtsstelsel toe te passen.11)

6. Deze algemene oplossingen zijn overigens niet per se geschikt om toegepast te worden op het probleem van de meer­voudige locus delicti bij ongeoorloofde mededinging. De alge­mene oplossingen berusten veelal op rechtspolitieke opvattin­gen over de functie van het onrechtmatige daadsrecht12) die doorgaans te algemeen zijn om dienst te kunnen doen bij de oplossing van het locus-probleem in gevallen van ongeoor­loofde mededinging.

Kenmerkend voor het recht inzake ongeoorloofde mede­dinging is dat het de maat stelt aan de middelen waarmee con­currenten de slag om de gunst van de afnemers mogen voeren. De concurrentieverhoudingen worden verstoord, indien het ge­drag van de concurrenten niet naar dezelfde maat wordt geme­ten. Het is dan ook niet zinvol en in strijd met de het beginsel van de equality of arms in de concurrentiestrijd om het recht inzake ongeoorloofde mededinging van land A toe te passen op mededingingshandelingen die plaatsvinden in de slag om de gunst van de afnemers in land B. Een algemene oplossing voor het probleem van de meervoudige locus delicti die geen recht doet aan dit bijzondere aspect van het recht inzake ongeoor­loofde mededinging is niet geschikt om toegepast te worden op het probleem van de meervoudige locus delicti bij ongeoor­loofde mededinging.

Het bestaan van een algemene oplossing voor het probleem van de meervoudige locus delicti, sluit de behoefte aan een aparte voorziening voor het locus-probleem bij ongeoorloofde mededinging dan ook niet uit. Zo kent de Oostenrijkse IPR-Gesetz, ook al bevat deze wet een algemene oplossing voor het probleem van de meervoudige locus delicti, niettemin een aparte verwijzingsregel voor ongeoorloofde mededinging (in § 48 lid 2 van de IPR-Gesetz is de marktregel gecodificeerd). De algemene oplossing (de locus delicti is, zoals wij gezien hebben, nader omschreven als het Handlungsort) is kennelijk niet geschikt bevonden om toegepast te worden op het pro­bleem van de meervoudige locus delicti bij ongeoorloofde mededinging. Hetzelfde ziet men in Duitsland. Ook daar be­staat een algemene oplossing voor het probleem van de ge­splitste locus (toepassing van het voor het slachtoffer gunstig­ste recht op basis van de "Ubiquitatslehre"), maar het bestaan van deze algemene oplossing heeft niet verhinderd dat een afzonderlijke verwijzingsregel is ontstaan voor ongeoorloofde mededinging.

7. De vraag of in het Nederlandse IPR een aparte voorzie­ning nodig is voor aansprakelijkheid ter zake van ongeoor­loofde mededinging, komt dus neer op de vraag of het Neder­landse IPR een algemene oplossing kent voor het probleem van de meervoudige locus delicti en, zo ja, of deze algemene oplossing tevens geschikt is om als oplossing te dienen voor het probleem van de meervoudige locus delicti in gevallen van ongeoorloofde mededinging.

In het reeds genoemde COVA-arrest heeft de Hoge Raad de lex loei delicti-regel als de algemene verwijzingsregel inzake onrechtmatige daden vooropgesteld. De Hoge Raad overweegt (r.o. 4.2):

"Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt een vordering uit onrechtmatige daad, behoudens rechts-keuze, in beginsel beheerst door het recht van het land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. (...). Voorts heeft het hof met juistheid geoordeeld dat op de hoofdregel van toepasselijkheid van de lex loei delicti een uitzondering kan worden aanvaard ingeval beide partijen zijn gevestigd in een ander land dan dat waar

" ) Zie Kropholler, a.w. (nt. 7), p. 432. 12) De opvatting volgens welke het onrechtmatige daads­

recht vooral een gedragsbeïnvloedende functie heeft, leidt tot een keuze voor het "Handlungsort", terwijl de opvatting vol ­gens welke het onrechtmatige daadsrecht vooral strekt tot bescherming van de belangen van het slachtoffer leidt tot een keuze voor het "Erfolgsort".

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 57

de onrechtmatige daad is gepleegd en de rechtsgevolgen van de daad zich geheel in dat andere land afspelen."

Op de lex loei delicti-regel zijn dus in ieder geval twee uitzon­deringen mogelijk. De eerste betreft de rechtskeuze-bevoegdheid van partijen, de tweede betreft de zogenoemde gevolgenuitzondering.13) De woorden "in beginsel" laten de deur open voor nog meer uitzonderingen of verfijningen, maar het arrest biedt verder geen aanknopingspunten voor een ant­woord op de vraag aan welke uitzonderingen of verfijningen hierbij gedacht zou kunnen worden.14) De twee uitzonderingen die de Hoge Raad wel noemt, geven geen algemene oplossing voor het probleem van de meervoudige locus delicti. De rechts-keuze biedt partijen weliswaar de mogelijkheid om de onze­kerheid met betrekking tot de vraag naar het toepasselijke recht bij een meervoudige locus delicti zelf op te lossen,15) maar is daar niet speciaal voor bestemd en biedt uiteraard geen uitkomst wanneer partijen van hun rechtskeuzebevoegdheid geen gebruik maken of het over een keuze niet eens kunnen worden. De andere uitzondering is evenmin toegesneden op het probleem van de meervoudige locus delicti. Het is denk­baar dat in de gevallen waarin de gevolgenuitzondering toepas­selijk is, tevens sprake is van een meervoudige locus delicti, maar dat is toeval.

8. Ook de wijze waarop de Hoge Raad in het COVA-arrest de lex loei delicti-regel formuleert ("het recht van het land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden"), bevat geen aanwijzing voor de vraag welk recht toepasselijk is in geval van een meervoudige locus delicti. HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 nt. CJHB (Benckiser) biedt een aanknopingspunt voor de opvatting dat in geval van een meervoudige locus delicti het recht van het land waar de daad schadelijk inwerkt van toepassing is, maar de bijzonderheden van het geval laten niet toe aan dit arrest de conclusie te verbinden dat de Hoge Raad hier een algemene oplossing voor het probleem van de meervoudige locus delicti heeft willen formuleren.16)

13) Zie daarover nader Strikwerda, a.w. (nt. 3), nr. 181. 14) Accessoire aanknoping als uitzondering op de lex loei

delicti-regel was door het middel wel ter sprake gebracht, maar wordt door de Hoge Raad niet genoemd. Zie daarover de conclusie OM onder 42-44.

15) Dat gebeurde in HR 23 september 1988, NJ 1989, 743 nt. JHN en JCS (Kalimijnen).

16) Opmerkelijk is wel dat de Hoge Raad ter motivering van zijn oordeel dat Nederlands recht toepasselijk is onder meer overweegt dat "de aan Benckiser verweten gedragin­gen, ook al hebben deze zich grotendeels in Duitsland afge­speeld, in Nederland hun voltooiing hebben gevonden." Dat lijkt op de "last-event test".

9. Een algemene oplossing voor het probleem van de ge­splitste locus delicti kent het huidige Nederlandse IPR dus niet. Er bestaat dus behoefte aan een aparte voorziening voor het probleem van de meervoudige locus delicti bij ongeoorloofde mededinging.

Blijkens de in augustus 1992 door de Stafafdeling Wetge­ving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie gepubliceerde "Schets van een Algemene Wet betreffende het Internationaal Privaatrecht"17) is men voornemens in de komende codificatie van het Nederlandse IPR een bepaling te wijden aan het geval waarin "de gevolgen van een onrechtmatige daad zich geheel of in overwegende mate hebben verwezenlijkt in een andere Staat dan de Staat waar deze is verricht". Van toepassing is dan het recht van die andere Staat (art. 96). Niet geheel duide­lijk is of deze bepaling beoogt een algemene oplossing te geven voor het probleem van de meervoudige locus delicti. Zij kan ook begrepen worden als een poging tot codificatie van de gevolgenuitzondering.18) Al aangenomen dat de bepaling (ook) het oog heeft op het probleem van de meervoudige locus delicti, is zij in ieder geval niet geschikt als oplossing voor dit probleem in gevallen van aansprakelijkheid op grond van on­geoorloofde mededinging.19) Het begrip "gevolgen van een onrechtmatige daad" is daartoe te vaag. Toegepast op het eer­der genoemde voorbeeld van de afbrekende mededelingen door de Duitse onderneming over haar Nederlandse concurrent op de Belgische markt, biedt de bepaling van art. 96 van de Schets immers geen oplossing. De gevolgen van de afbrekende mededelingen doen zich zowel in België (schadelijk effect op de concurrentiepositie) als in Nederland (vermogensschade door omzetverlies en winstderving) gevoelen. Of zich hier het geval voordoet waar art. 96 op doelt, is zonder een nadere invulling van het begrip gevolgen onzeker. Ook onder komend recht blijft een aparte voorziening voor het probleem van de meervoudige locus delicti bij ongeoorloofde mededinging der­halve nodig.

Heemstede, 31 oktober 1996.

17) De Schets is een ambtelijk stuk dat een beeld beoogt te geven van wat uiteindelijk boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zal moeten worden.

18) De Schets gaat niet vergezeld van een toelichting. Zie over de bepaling D. Kokkini-latridou en K. Boele-Woelki, NIPR 1992, p. 532/533. Zie voorts Th.M. de Boer, AA 1994, p. 165 e.v.

19) De ontwerper van de Schets is kennelijk dezelfde me­ning toegedaan; art. 97 van de Schets bevat een aparte verwijzingsregel voor ongeoorloofde mededinging, de markt­regel.

58 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

Bescherming van buitenlandse handelsnamen en diensten.

Prof. mr. D.W.F. Verkade.

1. In één van de komende afleveringen van het BIE zal ongetwijfeld worden afgedrukt het recente arrest van de Hoge Raad van 13 september 19961) in de Lido-zaak. Het gaat om een handelsnaam/dienstmerk-ruzie tussen het Parijse Lido (Le Lido) en het Amsterdamse Lido, dat in 1991 (alweer) ver­nieuwd werd. Het conflict ligt op een rechtsgebied dat mr. Son-ja Boekman blijkens vele publikaties altijd na aan het hart heeft gelegen. In haar oeuvre op het terrein van de handelsna­men en dienstmerken, kreeg de bescherming van de buiten­landse handelsnaam op verschillende plaatsen een bijzonder accent.

2. Boekman heeft het vrij ruimhartige beleid van de Hoge Raad ten aanzien van de bescherming van buitenlandse han­delsnamen hier te lande onderschreven.2) Een voorbeeld daar­van is te vinden in haar belangwekkende noot onder de Kjellberg-beschikking van HR 15 januari 1965, BIE 1965, p. 183. In die zaak had het hof geoordeeld dat de buitenlandse onderneming in Nederland enig handelsdebiet moet hebben, omdat anders verwarringsgevaar niet te duchten zou zijn. De Hoge Raad casseerde, en oordeelde dat bekendheid van de handelsnaam, bijv. door de roep van haar produkten, vol­doende kan zijn om verwarringsgevaar te doen ontstaan en der­halve bescherming van de handelsnaam daartegen te verkrij­gen. Boekman is het daarmee eens. In haar noot vraagt zij zich nog af - ik parafraseer - of de Hoge Raad blijft uitgaan van het hebben van een handelsdebiet in Nederland, maar dat ruim neemt (ook oude of potentiële beklanting), dan wel ook los van zo'n handelsdebiet ten gevolge van bekendheid bescherming tegen verwarringsgevaar wil aannemen. Op goede dogmati­sche gronden (anders wordt via het "handelsdebiet" het begrip "voeren" van art. 1 HNW erg opgerekt) pleit Boekman in deze noot uit 1965 voor het laatste. Óf zij daarmee ook een uitbrei­ding van het begrip verwarringsgevaar tot "indirect verwarringsgevaar" (het veronderstellen van een niet aanwe­zige band) omhelst, blijkt niet duidelijk uit deze noot, maar dat Boekman het ook daarmee eens is, blijkt uit de verdediging van deze ruime opvatting reeds in haar proefschrift De han­delsnaam van 1956.3) Dat blijkt ook uit haar noot onder het Raiffeisen-arrest van HR 6 januari 1967, BIE 1967, p. 124, waarin de Hoge Raad deze opvatting tot de zijne maakte.

Tot zo ver deze opmaat. Het Lido-arrest biedt inspiratie voor een bijdrage over dit onderwerp, te meer nu de buiten­landse handelsnaamgerechtigde hier aan het kortste eind trok, en ook een dienstmerkdepot niet mocht baten. (Hoe) valt dit met de ruimhartige visie van de Hoge Raad en van Boekman te rijmen?

3. De Parijse Lido-onderneming vroeg bescherming van haar handelsnaam tegen het (vernieuwde) Amsterdamse Lido voor zover daarin door de ene gedaagde een casino wordt geëxploiteerd, en door de ander gelegenheid werd gegeven tot bezoek van een nachtclub of het bezichtigen van een "floor-show, met diner en champagne". Dat gebeurt ook in het Parijse Lido, en al veel langer.

4. Op gebrek aan bekendheid van het Parijse Lido hier te lande zijn de handelsnaamrechtelijke vorderingen tegen de

1) RvdW\996, 169(C). 2) Dat het beleid van de Hoge Raad rechtsvergelijkend be­

zien redelijk ruimhartig kon heten, heeft Boekman aangege­ven op pp. 175-176 van De Handelsnaam, 2e druk 1977. Of in de afgelopen 20 jaar, rechtsvergelijkend bezien, daarin nog verandering is gekomen, heb ik niet kunnen nagaan.

3) Blz. 75 aldaar. Bevestigd in Boekman, De handelsnaam, 2e druk 1977, pp. 91-92.

Amsterdamse gedaagden niét afgestuit. Maar met bekendheid, en ook met een gelijke aard van de ondernemingen, is nog niet alles gezegd. Naar luid van artikel 5 HNW speelt, niet ten onrechte, ook de plaats van vestiging een rol. En beslissend blijft: verwarringsgevaar (eventueel "indirect" verwarrings­gevaar, zoals hierboven al aangegeven).

Het door Le Lido beweerde directe verwarringsgevaar voor "de buitenlandse toerist die met de Europese geografische ver­houdingen onbekend is" werd door het Hof met een wel gees­tige overweging weerlegd: "Dit betoog gaat alleen al niet op omdat (...) toch moet worden uitgegaan van een minimale oplettendheid van het publiek. De toerist, die (...) Amsterdam en Parijs door elkaar haalt, voldoet niet aan deze norm" (r.o. 2.10 eindarrest).

Indirecte verwarring wilde er bij het Hof ook niet in. Daar­bij blijkt doorslaggevend (r.o. 2.11) dat er zo veel (horeca-)-ondernemingen in de wereld zijn die Lido heten en die alle­maal niets met Le Lido te maken hebben. De omstandigheid dat naast het Parijse Lido alleen het Amsterdamse (sinds de heropening) een show/revue met diner en champagne zou brengen, was voor het Hof niet genoeg om indirect verwarrings­gevaar aan te nemen. Van een heel onderscheidende show in het Parijse Lido en van overneming daarvan door het Amster­damse Lido was ook niet gebleken (r.o. 2.12 eindarrest).

In cassatie was aan deze feitelijke oordelen niets meer te doen. Le Lido probeerde het nog, maar ving-bij de Hoge Raad bot. De desbetreffende overwegingen (3.7.4 t/m 3.7.6) waarin de Hoge Raad 's Hofs oordeel overeind houdt, zijn voor de rechtsvorming niet bijster interessant.

5. In de procedure heeft Le Lido bij de Rechtbank en bij het Hof sterk getamboereerd op art. 8 van het Unieverdrag. Boekman zal dit artikel uit het hoofd kennen, maar dat geldt niet voor iedere andere lezer zodat ik hier nog even citeer: "De handelsnaam zal in alle landen der Unie, zonder verplichting tot depot of inschrijving, beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handels­merk. "

Wordt aan het Parijse Lido nu een bescherming onthouden die hem volgens art. 8 UV toekomt, zoals grief II bij het Hof luidde? Neen. Zoals Boekman al doeltreffend uiteengezet had4) is het belang van art. 8 met name hierin gelegen dat de Unie-landen twee voorwaarden niét mogen stellen: de eis van depot of inschrijving, en een koppeling aan de bescherming van een fabrieks- of handelsmerk. Dan blijft over dat een buitenlandse handelsnaam behandeld moet worden volgens het assimilatie­beginsel van artikel 2 UV. Enige minimumbescherming schrijft het Verdrag niet voor. Welnu: volgens het Hof (r.o. 2.15 eind­arrest) had de Rechtbank geenszins a priori bescherming aan de Franse handelsnaam ontzegd, maar was zij bij toetsing aan de criteria van art. 5 Hnw tot het oordeel gekomen dat verwar­ring in de zin van dat artikel zich niet voordeed (waar het Hof het ook mee eens was, zoals we al zagen). Dit is een correcte redeneerwijze, waartegen Le Lido dan ook geen cassatiemiddel heeft aangevoerd.

Je zou je nog even kunnen afvragen of de Rechtbank resp. het Hof de assimilatieregel niet miskend heeft door - zoals gebeurd is - veel nadruk te leggen op de afstand Parijs-Amsterdam. De redenering zou dan zijn dat bij een geschil tus­sen bijv. een Haags en een Amsterdams Lido (telkens met show, en diner met champagne), en bij afwezigheid van andere dergelijke Lido's in Nederland, allicht wél - op zijn minst indirect - verwarringsgevaar aangenomen zou zijn; en dat de assimilatieregel niet juist wordt toegepast door de lijn niet naar Parijs door te trekken. Hoewel niet onaardig gevonden (al zeg ik het zelf), meen ik dat die redenering toch niet opgaat. Aan

*) De handelsnaam, 2e druk 1977, p. 171 e.v.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 59

een gelijke behandeling staat ook in de Nederlandse verhou­dingen niet in de weg dat met de geografische afstand tussen de ondernemingen rekening wordt gehouden. Banketbakkerij De Krakeling te Hoogezand wint haar handelsnaamzaak wél tegen een dito in Sappemeer, maar niet tegen een dito in Emmen, laat staan Harderwijk; en het vóórkomen van andere Krakelingen speelt daarbij ook een rol. Hoewel we, terecht, buitenlandse handelsnamen bescherming niet a priori willen en mogen ontzeggen, mag daarbij de grotere afstand, en het vóór­komen van meer Krakelingen of Lido's in een ruimer territoir evenzeer een rol spelen, zonder strijd met het assimilatie­beginsel en ook zonder dat van Europeesrechtelijke discrimi­natie gesproken kan worden.

Tot zo ver de handelsnaamrechtelijke kant van deze boeiende zaak.

6. Le Lido was niet alleen voor het anker van de Hnw gaan liggen, maar beriep zich ook op schending van een dienstmerk-recht. Per 11 januari 1988 was voor de Benelux van kracht de inschrijving van haar merk Lido voor "spectacles" resp. "or-ganisation et présentation de spectacles".

De gedaagde partijen stelden zich onmiddellijk op het standpunt dat van een geldig merkrecht geen sprake (meer) was, nu Le Lido haar merk niet in de Benelux had gebruikt, laat staan op normale wijze, zodat het na drie jaar was verval­len op basis van art. 5 sub 3° (oud) BMW.5) Le Lido wees daarentegen op haar meewerken aan boekingen en reclame door touroperators in Nederland voor bezoeken aan het Parijse etablissement.

Daarmee kwam in deze interessante zaak op pregnante wijze aan de orde de vraag naar de vereisten voor instand­houdend "normaal" gebruik bij dienstmerken, in het bijzonder in het geval van een dienst die zelf niet (mede) in het Benelux-territoir wordt verricht. Le Lido staat in Parijs, en niet ergens in de Benelux.

7. Als de merkhouder de dienst niet in de Benelux zelf ver­leent of door een licentiehouder doet verlenen, zal hij het merk in het Benelux-territoir op andere "normale" wijze ter onder­scheiding van zijn diensten moeten gebruiken. Is dat mogelijk?

Het ligt voor de hand om te rade te gaan bij het standaard­arrest over rechtsinstandhoudend gebruik: het Winston/ Whiston-arrest van 1981,6) ook al was dat toegespitst op wa-renmerken. Uit dat arrest weten we, kort gezegd, dat het gebruik serieus moet zijn (gericht op verkrijgen en behoud van afzet), en daartoe van een in de branche als verantwoord te beschouwen aard en omvang. Het arrest laat zich evenwel niet uit over de vraag of de waren ook per se in het Benelux-gebied op de markt moeten worden gebracht.

8. Naar mijn mening vereisen de BMW resp. de overwe­gingen van het Winston/Whiston-arrest niet per se dat de merkhouder de waar in het Benelux-gebied zelf op de markt brengt of door een licentiehouder of iemand in zijn naam (een agent) op de markt laat brengen. Normaal gebruik in de Bene­lux van een warenmerk lijkt mij dus óók mogelijk in gevallen waarin aflevering van het product (noodzakelijk of gebruike­lijk) in het buitenland plaats vindt. Dat laat zich denken bij vliegtuigen, als het niet abnormaal zou zijn (ik weet het niet, maar het zou kunnen), dat die afgeleverd worden "af fabriek" en door het personeel van de kopende luchtvaartmaatschappij (na training) worden overgevlogen. Het laat zich ook denken bij een medisch instrument, zeg een bepaald type pacemaker, dat ingebracht moet worden onder zodanig gespecialiseerd toe­zicht dat dit (vooralsnog) alleen maar gebeurt in een kliniek in een bepaald buitenland. Er zullen nog wel andere voorbeelden te verzinnen zijn.

Er zal in dergelijke gevallen wel sprake moeten zijn van een andere vorm van gebruik in de Benelux, en het loutere lan­den van Boeings op Schiphol lijkt me daartoe niét voldoende. Geen nood voor de vliegtuigfabrikant. Hij zal met zijn recla-

5) Onder het nieuwe (Protocol-)recht art. 5 leden 2 en 3. 6) BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH, BIE

1981, p. 151.

memateriaal directies en inkopers van luchtvaartmaatschap­pijen in de Benelux bestoken, en dat moet naar de aard van het produkt en het in aanmerking komende publiek voldoende zijn.7) Voor de pacemaker-fabrikant zal niet voldoende zijn dat een hartspecialist die er toevallig van weet patiënten naar de kliniek in het buitenland verwijst, of dat patiënten met zijn merk-pacemaker in de Benelux terugkomen; maar de fabrikant zal zijn merk m.i. "normaal" in de Benelux kunnen gebruiken door het apparaat op passende wijze onder de aandacht te bren­gen van hartspecialisten, volksgezondheidsautoriteiten, ziekte­kostenverzekeraars e.d.

9. Omgekeerd kan van een aan de merkhouder toe te reke­nen normaal gebruik géén sprake zijn als zijn product welis­waar in de Benelux verkocht wordt, maar hij zelf daaraan geen andere bijdrage levert dan het mogelijk te maken dat iemand anders het hierheen brengt. Wanneer de Nederlandse handelaar N in Spanje een interessante geconserveerde lekkernij (merk Paca) ontdekt, deze aldaar (grootschalig) inkoopt en naar de Benelux verscheept, en alhier aan comestibles-winkels ver­koopt, is er daarmee geen sprake van gebruik van het merk Paca in de Benelux door de Spaanse fabrikant P. Daarvan is m.i. óók geen sprake indien N de goederen vanuit Nederland bestelt, en ze door P naar N te Rotterdam doet verschepen. N is gewoon een koper, niet een licentienemer en niet iemand die in naam van P optreedt. Pas als fabrikant P zelf in Nederland reclame voor zijn Paca-lekkernij zou gaan maken of indien hij N als agent zou aanstellen of N als contractueel importeur bij­zondere kortingen of andere faciliteiten zou toekennen, ligt het anders. Bij dit laatste kan gesproken worden van gebruik door N "in naam van de (buitenlandse) merkhouder", en komen tegelijk art. 4-6°-b en art. ósepties UV over het zgn. "agenten-merk" in beeld.

10. Naar mijn mening is alleszins verdedigbaar om deze overwegingen ook in het geval van dienstmerken van buiten­landers voor maatgevend te houden.8) Dat is in de Lido-zaak ook gebeurd. In Nederland werden door touroperators in de relevante periode kaartjes voor een bezoek bij Le Lido inge­kocht en aan de reislustigen verkocht. Het Hof te Amsterdam vond dat in zijn tussenarrest echter niet genoeg. Het droeg Le Lido bewijs op dat deze

"(1) alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een show in Le Lido heeft geboden (onder meer via de folders en brochures van die reisorganisa­ties), alsmede (2) dat die reisorganisaties daarvoor de medewerking en toestemming van haar, Le Lido, be­hoefden, en (3) dat door haar provisie aan de reisorga­nisaties werd betaald."9)

11. De Hoge Raad heeft geoordeeld (r.o. 3.5.5 en 3.6) dat het Hof door van deze criteria uit te gaan "niet blijk gegeven heeft van een onjuiste rechtsopvatting". Uit het vorenstaande blijkt dat ik met de zienswijze van het Hof (en dus van de Hoge Raad) instem. Dat doet er niet aan af dat men het jam­mer kan vinden dat de Hoge Raad het bij deze kwalificatie heeft gelaten. De Hoge Raad onderkent met die kwalificatie de rec/itóvraag. Zo'n rechtsvraag behoort op grond van art. 6 lid 2 van het Verdrag nopens de instelling en het statuut van een

7) Nog daargelaten dat Boeing ongetwijfeld een 'beroemd' merk in de zin van het Unieverdrag is.

8) Bij her-raadpleging brengen de boeken van Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële eigendom en mede­dingingsrecht, 8e druk, Arnhem 1989 (i.h.b. nrs 1056 e.v.), Arkenbout, Handelsnamen en dienstmerken, diss. KUN, Zwolle 1991 (i.h.b. pp. 217-220), en Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992 (i.h.b. nrs 609 e.v.), alsmede Braun, Précis des marques, 3ème ed. Bruxelles 1995, me in wezen niet verder. Dat gold kennelijk ook voor de AG, en mogelijk ook voor het Hof en de Hoge Raad.

9) Cijfers (1), (2) en (3) toegevoegd.

60 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

Benelux-Gerechtshof10) tot het domein van dat Gerechtshof, en dan is een verwijzing naar het BenGH geboden, tenzij (lid 4) de rechterlijke instantie van oordeel is dat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan over de uitlegging van de gerezen vraag. Wij moeten aannemen dat dit het impliciete gevoelen van de Hoge Raad was. Liever zouden we het echter van het Benelux-Gerechtshof gehoord hebben.11)

12. Het Amsterdamse Hof oordeelde dat Le Lido niet vol­daan had aan de probanda (2) en (3).12) Kort samengevat: met het bewijs dat de kaartjes (uiteraard) moeten worden betaald, is niet bewezen de vereiste medewerking en toestemming van Le Lido (probandum 2). En hetgeen over door Le Lido toege­kende provisies (probandum 3) was aangereikt, was te inciden­teel of te vaag: de mogelijkheid van toekennen van provisies vond het Hof onvoldoende. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad overeind gehouden in vrij uitvoerige, maar voor de rechtsvorming niet bijzonder interessante overwegingen (3.5.1 t/m 3.5.4).

Intrigerend is natuurlijk de vraag waarin het verschil zit met de conclusie van de AG. De AG13) vindt het tegenstrijdig dat het Hof wél bewezen achtte (probandum 1) dat Le Lido aan Nederlandse reisorganisaties de mogelijkheid bood om recht­streeks bij haar reserveringen te boeken, maar niet (probandum 2) dat die reisorganisaties daarvoor de medewerking en toe­stemming van haar, Le Lido, behoefden. Volgens de AG stond met het bewijs van (1) noodzakelijk vast dat (ad probandum 2) zulks ook met instemming van Le Lido geschiedde.14) Ik heb in de regels hierboven de woorden toestemming en instemming gecursiveerd. Daar zit m.i. de crux.15) Als een Holland Inter­national of Arke bij LeLido kaartjes inkoopt en doorlevert aan het bussenpubliek, zal ze dat alleen doen met de (verwachte, impliciete) instemming van Le Lido in die zin dat de portiers de kaarthouders niet de deur zullen wijzen. Maar dat is iets anders dan dat Hl of Arke voor de doorlevering aan de bus­klanten, en voor de vermelding van de Lido-bezoek-mogelijkheid in hun reisgidsen ook de toestemming van Le Lido zouden behoeven.

Men kan hier een link leggen naar art. 13A, laatste volzin (oud):16) de uitputtingsbepaling. Het is in dienstmerkenverband interessant hierbij nog even stil te staan. De impliciete visie van het Hof en de Hoge Raad kan m.i. dan als volgt geduid worden. Is het kaartje door Le Lido verkocht, dan kan zij tegen de verdere verhandeling daarvan geen bezwaar maken. Daar­voor is dus ook haar toestemming niet vereist; anders moest zij maar plaatsbewijzen op naam afgeven. Dat zij door afgifte van toonder-kaartjes met verdere verhandeling "instemt" is dus "ten overvloede". Eventuele voorbehouden (al dan niet op het kaartje afgedrukt) waarmee zij dronken of korte-broeken-Hollanders de deur kan wijzen, doen daaraan niet af.

10) Trb. 1965, 71 ; uittreksel in S/E 1974, p. 64. " ) Resp. van het HvJEG, nu de kwestie mede de uitleg van

art. 10 van de Merkenrichtlijn 89/104 betreft. 12) R.o. 2.6 en 2.7 van 's Hofs eindarrest. 13) Conclusie sub 19 en 20. 14) Aan Le Lido moet worden toegegeven dat het Hof in

deze zaak onduidelijkheid heeft veroorzaakt, door in het tussenarrest (r.o. 4.8) zelf te spreken van ' instemming'. Het probandum (r.o. 4.13) sprak echter van 'toestemming'.

15) in andere zin, maar m.i. weinig onderbouwd, Gielen/ Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 606, en Van Nieuwenhoven Helbach c.s., o.c. nr 1050 (verwijzend naar een pre-BMW-arrest).

16) Sinds 1 januari 1996: art. 13 lid 8.

13. Als Le Lido zelf in advertenties of in STER- of RTL4 of andere reclameblokken haar show zou hebben aangeboden, zou m.i. wél van gebruik van het merk harerzijds in de Bene­lux sprake zijn: zie boven nr 9. Van zulke door Le Lido zelf in de Benelux gemaakte reclame is niet gebleken.

14. Aan het slot van deze bijdrage wil ik nog aanstippen de vraag of eventuele reclame door Le Lido op andere, buiten­landse, maar in Nederland ontvangbare zenders, óók als "ge­bruik in de Benelux" van haar Lido-merk zou moeten worden beschouwd.

Over het onderwerp of, resp. onder welke omstandigheden een "ergens" in de wereld aangeboden boodschap die vervol­gens "overal" in de wereld ontvangbaar is, getoetst moet wor­den aan "ergens" dan wel "overal" geldende normen - of iets daartussen in - is de laatste tijd hevige discussie gaande in ver­band met beschikbaarheid via Internet/WWW.17) Het speelt al langer in verband met grensoverschrijdende radio- en TV-uitzendingen.

Het Europees Verdrag resp. de Richtlijn 89/552 inzake grensoverschrijdende televisie-uitzendingen leken uit te gaan van beoordeling naar het land van herkomst van de reclame­boodschap, maar daaraan is in de context van wetsovertredend handelen door het HvJEG al weer afgedaan.18) Wat rechtschep-pend of rechtshandhavend merkgebruik betreft, zijn aan de even genoemde rechtsbronnen eens te moeilijker aanknopings­punten te ontlenen.

Vooralsnog meen ik, misschien wat ouderwets, dat de Hoge Raad voor de beoordeling van dit soort vragen een redelijk aanknopingspunt heeft gegeven in het Lexington-arrest: een merkenzaak uit 1964.19) Volgens het daar gegeven criterium gaat het erom of de reclame-uiting (toen in het internationale tijdschrift Life) mede voor verspreiding in Nederland bestemd is en op het Nederlandse publiek de indruk moet maken daar­toe bestemd te zijn. Teneinde, gelet op het anno 1997 gigan­tisch toegenomen internationale communicatieverkeer en de anno 1997 meer preponderante informatievrijheid, zou althans in het verband van merkenrecht, handelsnaamrecht en onge­oorloofde mededinging20) het criterium misschien moeten wor­den aangescherpt tot openbaarmaking die in het bijzonder mede op Nederland gericht is, resp. op het Nederlandse pu­bliek de indruk moet maken in het bijzonder mede daarvoor bestemd te zijn. Dit zou meebrengen - concrete voorbeelden helpen - dat reclame op de BBC of ZDF geen inbreuk op een Benelux-merkrecht maakt, ook al worden die zenders hier ont­vangen en zelfs per kabel doorgegeven; maar reclame op RTL4 natuurlijk wél, al komt die officieel uit Luxemburg.21)

Wat het rechtshandhavend merkgebruik betreft, zal reclame op zo'n Britse, Duitse of Franse zender voor de Benelux dan evenmin genoeg zijn.

Leiden, november 1996.

" ) Zie over probleem is in merkenrechtelijke context re­cent: Dauwe, BMM-Bulletin XXII/2 (nr 76), p. 8 (12) (oktober 1996).

18) Hof EG 9 februari 1995, /WM995, p. B-45, NJ 1996, 82, TVVS 1995, p. 169 (Leclerc-Siplex).

19) HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 m.nt. GJS, BIE1965, p. 98.

20) Over andere rechtsgebieden spreek ik hier niet. 21) Zenders als CNN, MTV en Discovery zouden naar het

Lexington-criterium vermoedelijk 'mede voor Nederland be­stemd' geoordeeld worden, maar de vraag is dus of dat wen­selijk is en of een verfijning niet op zijn plaats is.

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 61

Bibliografie1)

BOEKEN

De handelsnaam Dissertatie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1956.

De handelsnaam 2e dr., Serie Recht en Praktijk nr. 28, Kluwer, Deventer 1977.

Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993.

De verzoekschriftprocedure, Serie Civiele procespraktijk deel 7, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1996.

ARTIKELEN in Bijblad.

Publicaties van eens anders portret en onrechtmatige mededin­ging B.I.E. 1966, 29-32

Toepassing van artikel 6a Handelsnaamwet in de praktijk B.I.E. 1977, 161/4

Van der Zanden en het Bijblad B.I.E. 1981, 92/3

Als het dienstmerk komt, hoe zit het dan met de handelsnaam? B.I.E. 1985, 159-163

Het dienstmerk naast de handelsnaam B.I.E. 1987, 183/6

W.H. Drucker als stukjesschrijver B.I.E. 1987, 212/3

Handelsnaamrecht en beslag en zekerheden B.I.E. 1990, 342/4

NOTEN in Bijblad

Cassatietermijn in handelsnaamzaken Hoge Raad 6 september 1962 B.I.E. 1963 no. 59

Handelsnaam van een vennootschap na ontbinding Hof Amsterdam 16 maart 1961 B.I.E. 1963 no. 60

Titel van een tijdschrift President Rechtbank Arnhem 21 november 1962 B.I.E. 1963 no. 61

Het algemeen bekende merk en de bekende handelsnaam Rechtbank 's-Gravenhage 6 maart 1963 B.I.E. 1964 no. 22

Rechtscheppend gebruik van een merk Hoge Raad 30 december 1963 B.I.E. 1964 no. 87

De bescherming van de buitenlandse handelsnaam in Neder­land Hoge Raad 15 januari 1965 B.I.E. 1965 no. 59

1) Samengesteld door mr. drs. J.H. Geselschap.

Bepaaldheid van veroordeling Rechtbank 's-Gravenhage 23 oktober 1963 B.I.E. 1965 no. 73

Gebruik door de rechthebbende en merklicentie President Rechtbank Amsterdam 4 mei 1965 B.I.E. 1967 no. 28

Het rechtmatig voeren van een handelsnaam; gevaar voor ver­warring Hoge Raad 6 januari 1967 B.I.E. 1967 no. 43

Naam van een stichting als handelsnaam President Rechtbank 's-Gravenhage 26 september 1966 B.I.E. 1969 no. 49

Procedure van art. 6 Handelsnaamwet en gezag van gewijsde; onrechtmatig gebruik van handelsnaam buiten Handelsnaam­wet Hof Amsterdam 29 mei 1968 B.I.E. 1970 no. 48

Portretten Hoge Raad 16 januari 1970 B.I.E. 1971 no. 24

Vertegenwoordiging van een naamloze vennootschap in een geding voor de Octrooiraad Octrooiraad, Afdeling van Beroep 9 juli 1971 B.I.E. \912 no. 21

De onderneming in de zin van artikel 1 Handelsnaamwet; toe­scheiding van de handelsnaam van een ontbonden vennoot­schap President Rechtbank Utrecht 6 februari 1974 B.I.E. 1976 no. 2

Verwatering van de handelsnaam? President Rechtbank Amsterdam 19 juni 1975 B.I.E. 1976 no. 41

De onderneming in de zin van de Handelsnaamwet; de rekest­procedure van de Handelsnaamwet en de reconventie Hoge Raad 24 december 1976 B.I.E. 1977 no. 72

Het voeren van een handelsnaam; een recht tot gebruik van andermans handelsnaam?; oudere handelsnaam contra (beeld)merk; kosteloze rechtsbijstand in merkenzaken? Hoge Raad 11 februari 1977 B.I.E. 1978 no. 23

De veroordeling tot wijziging van de handelsnaam van art. 6 HNW. Hoge Raad 9 februari 1979 B.I.E. 1980 no. 35

Terrein van de prioriteit van de handelsnaam; rechtsverwerking Rechtbank 's-Gravenhage 30 juni 1981 B.I.E. 1982 no. 28

Vermelding in telefoongids gebruik van een merk, of van een met een merk overeenstemmend teken?; inhoud van het rechterlijk bevel President Rechtbank Arnhem 30 juli 1980 B.I.E. 1982 no. 49

62 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

Lenen beschrijvende aanduidingen zich niet voor handelsnaam-rechtelijke bescherming? President Rechtbank Amsterdam 9 juli 1981 B.l.E. 1983 no. 39

Motivering van een beschikking ex artikel 6 Handelsnaamwet Hoge Raad 18 januari 1980 B.l.E. 1983 no. 84

Afstand van een handelsnaam Rechtbank Groningen 23 april 1982 B.l.E. 1983 no. 111

De al of niet beschrijvende handelsnaam Hof Amsterdam 16 december 1982 B.l.E. 1984 no. 15

Kostenveroordeling in procedure ex art. 6 HNW? Rechtbank 's-Hertogenbosch 20 april 1983 B.l.E. 1984 no. 16

AROB-beroep van "beslissingen" van de Reclameraad Raad van State, Afdeling Rechtspraak 4 maart 1985 B.l.E. 1985 no. 67

Ontoelaatbare mededinging door overtreding wetsbepalingen President Rechtbank Zutphen 10 april 1985 B.l.E. 1986 no. 35

Franchising en de Handelsnaamwet Rechtbank Alkmaar 26 september 1985 B.l.E. 1986 no. 75

Geen bescherming voor een jegens derden onrechtmatige han­delsnaam? Hof Amsterdam 5 juni 1986 B.l.E. 1987 no. 3

Incidenteel appel in de procedure van art. 6 HNW Rechtbank Breda 30 juli 1985 B.l.E. 1987 no. 11

Verkleining tot miniatuurmodellen geen nieuw oorspronkelijk werk President Rechtbank Amsterdam 8 januari 1987 B.l.E. 1987 no. 79

Dienstmerken van vóór 1 januari 1987? Hof 's-Gravenhage 1 mei 1987 B.l.E. 1988 no. 35

Onderscheidende kracht van handelsnamen?; later ontstaan gevaar voor verwarring President Rechtbank Haarlem 8 januari 1988 B.l.E. 1988 no. 50

De handelsnaam van de kleine onderneming Kantonrechter Arnhem 20 april 1988 B.l.E. 1989 no. 78

Gebruik van een handelsnaam "als merk" President Rechtbank Haarlem 9 september 1988 B.l.E. 1989 no. 84

Het persoonlijkheidsrecht van de architect/auteur President Rechtbank Leeuwarden 12 juli 1988 B.l.E. 1990 no. 18

Art. 5 Hnw. en de toestemming; art. 6 Hnw. en het incidenteel appel Rechtbank Maastricht 5 april 1989 B.l.E. 1990 no. 67

Geen modellenbescherming buiten de BTMW Hof 's-Gravenhage 24 januari 1991 B.l.E. 1992 no. 25

Het "cocktailmerk" President Rechtbank Amsterdam 11 april 1991 B.l.E. 1992 no. 31

Kan inhoud en opmaak van een (vak)blad object van auteurs­recht zijn? President Rechtbank Haarlem 17 mei 1988 B.l.E. 1992 no. 64

De naam van een muziekensemble President Rechtbank Breda 7 augustus 1991 B.l.E. 1992 no. 87

Rechterlijke controle op Benelux-Bureau (2) Hof 's-Gravenhage 8 oktober 1992 B.l.E. 1993 no. 21

Afstand van recht bij auteursrecht? Hoge Raad 20 maart 1992 B.l.E. 1993 no. 39

Een Handelsnaamlicentie? Hof 's-Gravenhage 17 september 1992 B.l.E. 1993 no. 50

Onrechtmatigheid en schuld bij toepassing art. 21 Auteurswet 1912 Rechtbank 's-Hertogenbosch 14 augustus 1992 B.l.E. 1993 no. 51

Een voorlopige voorziening ex art. 116 Rv. in een procedure als bedoeld in art. 6 Handelsnaamwet? Kantonrechter Rotterdam 13 januari 1993 B.l.E. 1993 no. 104

Een bierglas als merk voor bier? Rechtbank Breda 17 november 1992 B.l.E. 1994 no. 3

Art. 5 Hnw., resp. art. 13A 1 BMW en de toestemming Hof 's-Gravenhage 6 mei 1993 B.l.E. 1994 no. 60

Fair use in het auteursrecht? Rechtbank Amsterdam 10 maart 1993 B.l.E. 1994 no. 92

Wie heeft het auteursrecht op de fauteuil? Rechtbank s Gravenhage 8 juni 1994 B.l.E. 1995 no. 45

Onderscheid tussen maatstaven modelrecht en merkrecht moet niet uit het oog worden verloren President Rechtbank Utrecht 25 januari 1994 B.l.E. 1995 no. 78

De werking van art. 3 Hnw. na verloop van tijd Hof Amsterdam 30 december 1993 B.l.E. 1995 no. 82

Winstafdracht in kort geding? President Rechtbank Arnhem 24 januari 1995 B.l.E. 1995 no. 104

Verjaring van de actie tegen onrechtmatige handelsnaam Hoge Raad 25 november 1994 B.l.E. 1996 no. 5

Publieksbelang bij verbod van handelsnaam Hof Amsterdam 10 november 1994 B.l.E. 1996 no. 7

16 januari 1997 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 63

Is hier nog wel sprake van een handelsnaam? Hof 's Gravenhage 6 oktober 1994 B.I.E. 1996 no. 8

De bevoegdheid van de opvolgend gebruiker van een niet gedeponeerd merk Beneluxgerechtshof 16 juni 1995 B.I.E. 1996 no. 80

Criteria bij toepassing van art. 5a Handelsnaamwet Rechtbank Amsterdam 10 mei 1995 B.I.E. 1996 no. 87

Merkbescherming en de vrijheid van meningsuiting Hof Amsterdam 13 april 1995 B.I.E. 1996 no. 102

BOEKBESPREKINGEN in Bijblad.

Dr. Theo Fischer, Schadenberechnung im gewerblichen Rechts-schutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb B.I.E. 1962, blz. 78/9

Jacques Wittmer, Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention. Etudes de propriété intellec-tuelle B.I.E. 1963, blz. 34

Marcel Gotzen, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtma­tige mededinging B.I.E. 1964, blz. 208/9

Mr. S.K. Martens, Ongeoorloofde mededinging, supplement 11 van Onrechtmatige daad B.I.E. 1967, blz. 245

Th. Wink, Auteursrecht in Nederland B.I.E. 1971, blz. 169

Th. Wink/Dr. Th. Limperg, Auteursrecht in Nederland B.I.E. 1976, blz. 252

Mr. N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen B.I.E. 1976, blz. 252/3

Dr. Frank Gotzen, Het bestemmingsrecht van de auteur B.I.E. 1978, blz. 279-280

Dr.jur. Gerhard Rau, Antikunst und Urheberrecht B.I.E. 1979, blz. 119-120

Dr. Th. Limperg, Praktijkgids voor de bescherming van vorm­geving tegen plagiaat B.I.E. 1979, blz. 231

Mr. C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel B.I.E. 1980, blz. 211/2

Dr. P. Trolier, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken B.I.E. 1983, blz. 151/2

Mr. P.B. Hugenholtz, Auteursrecht en Information Retrieval B.I.E. 1983, blz. 340/1

H. Swennen en R. van den Bergh, Wet Handelspraktijken -Overzicht van rechtspraak 1976-1982 B.I.E. 1984, blz. 203/4

Mr. D.W.F. Verkade en mr. J.H. Spoor, Auteursrecht B.I.E. 1986, blz. 318/9

Paul Mathély, Le Droit Frangais des Signes Distinctifs B.I.E. 1987, blz. 315

E.C.M. Jurgens en N. van Lingen, Omroeprecht en auteurs­recht B.I.E. 1987, blz. 315/6

ECTA, Opposition on Basis of Non-Registered Rights B.I.E. 1988, blz. 68

ECTA, Use to Maintain Rights in EC Countries B.I.E. 1988, blz. 295

Mr. S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 B.I.E. 1989, blz. 310/1

ECTA, License, assign, but don't endanger your trade mark B.I.E. 1989, blz. 311/2

ECTA, The Community Trade Mark a Conference and Consul-tation between Legislators and Practitioners; Practical Ap-proaches to Enforcing Trade Mark Rights in the European Cömmunities B.I.E. 1990, blz. 301/2

Jonge Balie Congres 1990, Recht in de kijker. Het recht en de media B.I.E. 1991, blz. 339-340

ECTA, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Cömmunities B.I.E. 1992, blz. 304

Mr. A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardig­heid B.I.E. 1992, blz. 364

Prof. mr. S. Gerbrandy, Auteursrecht in de steigers B.I.E. 1993, blz. 132

Mr. Ch. Gielen en mr. L. Wichers Hoeth, Merkenrecht B.I.E. 1993, blz. 170/1

Mr. D. Visser, Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken B.I.E. 1993, blz. 337

ECTA, Tenth Anniversary Conference: Implementing the EC Directive, Hundred Years Madrid Agreement, Trademarks Versus other (Proprietary) Rights en Trade Marks in the EC 1993 B.I.E. 1994, blz. 182

Mr. W.J. Soetenhorst, De bescherming van de uitgeefprestatie B.I.E. 1994, blz. 379

ECTA, Trademarks from Here to 2000 B.I.E. 1994, blz. 380

Mr. L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigen­domsrecht (7e druk) B.I.E. 1995, blz. 190/1

Mr. T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten B.I.E. 1995, blz. 191/2

ECTA, Trade Marks on Trial B.I.E. 1996, blz. 112

Mr. F.W. Grosheide, Auteursrecht op maat B.I.E. 1987, blz. 30/1

64 Bijblad Industriële Eigendom, nr. 1 16 januari 1997

PUBLICATIES in FEESTBUNDELS

Van binnenuit gezien, in: Beeld en Tegenbeeld van de advocatuur, 25 jaar Neder­landse Orde van Advocaten. Jubileumnummer Advocaten-blad 1977, blz. 11-13.

Het procesrecht van de rekestprocedure als gevormd door de Hoge Raad, in: Een goede procesorde, opstellen aangeboden aan mr. W.L. Haardt, Deventer 1983, blz. 35-45.

Gecombineerde zitting, in: Vijftig jaar verhaald, gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, Zwolle 1987, blz. 51-52.

De overstap naar de Hoge Raad vanuit de advocatuur, in: De Hoge Raad der Nederlanden, 1838-1988 Een Portret, Zwolle 1988, blz. 277-284.

Claerijn/Klarein, toen, nu en in de toekomst, in: Noten bij noten, ter herinnering aan mr. L. Wichers Hoeth, Zwolle 1991, blz. 1-6.

Motivering van beslissingen in het tuchtrecht van de vrije beroepen, in: Gemotiveerd gehuldigd, opstellen aangeboden aan mr. CD. van Boeschoten, Zwolle 1993, blz. 173-186.

De "redelijke termijn" in het tuchtrecht van de vrije beroepen, in: CHJB Brunner-Bundel, opstellen aangeboden aan prof. mr. C.H.J. Brunner, Deventer 1994, blz. 1-8.

Ervaringen met de Benelux-merkenwet bezien vanuit het oog­punt van het Benelux-gerechtshof, in: Een kwart eeuw Benelux-merkenrecht, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Benelux-Merkenbureau, Den Haag 1996, blz. 55-61.

VERSPREIDE PUBLICATIES

Titels van kranten en tijdschriften, Weekblad voor Privaatrecht, notaris-ambt en Registratie 1954, nrs. 4372-4374.

Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent de geval­len waarin de civiele requestprocedure moet worden ge­volgd, en zo ja, welke? Preadvies 1961, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging jrg. 91, Zwolle 1961.

Juridische aspecten van de melding van fouten, ongevallen en near-accidents in het ziekenhuis, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 5, sept./okt. 1978, blz. 177-183.

Nieuw bewijsrecht in burgerlijke zaken, Advocatenblad, nr. 18, 8 okt. 1982, blz. 437-442.

De juridische verhouding tussen advocaat en cliënt, in: Het beroep onder de loep, Jonge Balie Congres 1983, Zwolle, 1983, blz. 1-10.

Drieendertig jaar echtscheidingspraktijk, Advocatenblad, nr. 8, 20 april 1984, blz. 163-164.

Voluntaire jurisdictie, in: Effectieve rechtsbescherming en constitutionele rechts­orde, Procesrechtelijke reeks NVvP 1984, Zwolle 1984, blz. 15-31.

De advocaat en de getuige, in: Niets dan de waarheid, Getuigenbewijs in het civiel- en strafrecht, Jonge Balie Congres 1988, Zwolle, 1988, blz. 95-102.

Verwerpelijk en onaanvaardbaar. Het wetsvoorstel wijziging echtscheidingsprocesrecht (nr. 23616) en Samenvatting Orde, Advocatenblad nr. 13, 24 juni 1994, blz. 538-540.

Ethische dilemma's in de civiele praktijk, Advocatenblad nr. 3, 3 febr. 1995, blz. 109-111.

Schadevergoeding bij inbreuk op intellectueel eigendom, in: Schademecum, Jonge Balie Congres 1995, Zwolle, 1995, blz. 59-66.

De advocaat-curator en het advocatentuchtrecht, Tijdschrift voor Insolventierecht nr. 2, maart/april 1996, blz. 27-29.