기술인문융합형 제품(서비스)의

사업화를 위한 특허 전략

2017.09.20.

BLT특허법률사무소

김성현 변리사

KIAT 기술인문융합창작소 tech+아카데미

Korean Patent Attorney

김성현 변리사

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BLT특허법률사무소 파트너변리사/IP본부장

대한변리사회 연수원 운영위원

기술보증기금 외부자문위원

한국기업데이터 기술평가 자문위원

조달청 우수제품/우수조달 공동상표 지정 심사위원

정보통신산업진흥원 정보통신/방송연구개발 평가위원

한국콘텐츠진흥원 법률분야 평가위원

미래창조과학부 K-Global 프로젝트 평가위원

들어가며

내 귀에…

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9개국 120 여개의 특허 확보

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아이디어 워크샵을 통해 6개월 간 7건의 특허확보

#1 #2 #3 #4 #5

#6

#7

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12

망고슬래브 벤치마킹 中

그들은 왜

특허에

집중하는가?

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특허는 무엇인가?

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법적으로 인정된 유일한 독점수단

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특허가 없으면…

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특허가 없으면…

특허분쟁은 남의 일..?

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특허 분쟁, 더 이상 남의 일이 아니다!!

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분쟁 상대 알고보니 70%가 국내기업

*DONGA SCIENCE

25 * 보안뉴스

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특허 활동 ∝ 주가 ∝기업 가치

* 전자신문 IP노믹스

27 * 전자신문 IP노믹스

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무형자산 >> 유형자산

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그 밖에

투자 유치, 마케팅, 정부지원사업, 인증, 자금 확보, 팀원 영입 , etc

특허는 ‘경쟁력’이다

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권리화 전략

33 *출원(出願): 원서를 제출하는 것

특허 출원은 특허 등록을 위한 출발점

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출원 전에

외부에

공개하면 안된다!!

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출원 전에 외부에 공개한 경우

if 공개 내용을 확인한 경쟁사에서 유사 기술을 개발하여 공개

선행기술에서 제외되지 않음

12개월의 예외가 인정되긴 하지만..

Idea/Demo 공개

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선행기술이 있다면…

일반적인 기술자가 쉽게 예측할 수 없는 수준이어야

개량

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선행기술 대비 신규성과 진보성 필요

Prior Art

개량 정도

(진보성)

Public Domain

B: 특허 거절(∵ 진보성 부정)

C: 특허 가능

A: 특허 거절(∵ 신규성 부정)

국가별 기술분야별

상이

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제품/서비스

구성/기능 요소

경쟁사 대비

특징/차별 요소

특허출원

가능 요소

아이디어 제안자

주관적 판단

선행기술 대비

객관적 판단

+

전문가

경험적 판단

특허출원 가능 요소 선별 프로세스

따로 또는 함께

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내가 낸 특허인데??

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자신의 특허에 의해서도 거절될 수 있다

모든 특허출원은 공보의 형태로 1회 이상 공개됨 = 선행기술이 됨

if 제품 v1의 특허출원이 공개된 후에 제품 v2의 특허출원을 한다면…

출원 등록공보 발간 공개공보 발간

18개월

등록

(타사기술과는 다르게) 자사기술 대비 개량 정도가 낮을 가능성

단기간에

집중적으로

출원하여야 한다!!

46 * PATENTLYO

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Dynamic Magnetic Stripe

가출원

Its dynamic magnetic stripe lets you change cards at the press of a button. The display is optimized to show you exactly the information you need

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정규출원

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甲 발명 乙 발명 乙 가출원 甲 정규출원 乙 정규출원

1) 乙 가출원이 甲 정규출원에 우선함

2) 1년 내 보완하여 정규출원 가능함

* 정규출원 = 가출원이 아닌 일반출원

1년

50

1. Preserve priority date

2. Quick and inexpensive way

3. One year to fully develop

가출원을 활용하자!!

국내출원 일반심사 처리기간: 13개월

해외출원 기한: 12개월!!

3개월

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1개월

2개월

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우선심사: 심사기간을 3개월로 단축

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7건 / 6개월

7건의 출원일자: 2016.11.16

마지막 건의 등록일자: 2017.05.15

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일괄심사: 원하는 시기에 여러 출원을 일괄하여 한

꺼번에 심사

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공식 심사 전에 심사관과 면담을 통해서 사전 심사 결과/의견을 교환하고, 거절이유를 사전에 파악하여 조속한 대응 및 권리화가 가능

58 * “특허청, 우선심사제로 특허장사? "유전 급행, 무전 완행“, 머니투데이, 2015.09.15

우선심사 등록결정률 >> 일반심사 등록결정률

우선심사와

일괄심사를

활용하자!!

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아이디어만으로도 특허가 가능하다

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도대체 이런 특허는 누가 내는 걸까?

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사업화 과정에서 IP 개발 시기

특허는

아이디어를

선점하기 위한 것이다!!

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특허 명세서에서 가장 중요한 항목은?

【도면】

【요약】

【청구범위】

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

【배경이 되는 기술】

【해결하고자 하는 과제】

【발명의 효과】

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【과제의 해결 수단】

【대표도】

【부호의 설명】

【요약서】

【도면의 간단한 설명】

【기술분야】

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특허 명세서 ⊃ 청구범위

명세서에 설명한 전체 기술 내용 중

특허를 받고 싶은 부분

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컴퓨터로 구현되는 방법으로서, 터치 감지 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서, 상기 장치가 사용자 인터페이스 잠금 상태에 있는 동안 상기 터치 감지 디스플레이에의 접촉을 검출하는 단계; 상기 접촉에 따라 상기 터치 감지 디스플레이 상의 사전결정된(predefined) 표시 경로를 따라 잠금 해제 이미지(unlock image)를 이동시키는 단계; 상기 검출된 접촉이 사전결정된 제스처(gesture)에 대응하는 경우 상기 장치를 사용자 인터페이스 잠금 해제 상태로 천이시키는 단계; 및 상기 검출된 접촉이 상기 사전결정된 제스처에 대응하지 않는 경우 상기 장치를 상기 사용자 인터페이스 잠금상태로 유지하는 단계를 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

TEXT로 추상화하여 특허를 청구

추상화

컴퓨터로 구현되는 방법으로서, 터치 감지 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서, 상기 장치가 사용자 인터페이스 잠금 상태에 있는 동안 상기 터치 감지 디스플레이에의 접촉을 검출하는 단계; 상기 접촉에 따라 상기 터치 감지 디스플레이 상의 사전결정된(predefined) 표시 경로를 따라 잠금 해제 이미지(unlock image)를 이동시키는 단계; 상기 검출된 접촉이 사전결정된 제스처(gesture)에 대응하는 경우 상기 장치를 사용자 인터페이스 잠금 해제 상태로 천이시키는 단계; 및 상기 검출된 접촉이 상기 사전결정된 제스처에 대응하지 않는 경우 상기 장치를 상기 사용자 인터페이스 잠금상태로 유지하는 단계를 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

특허권도 (제품이 아닌) TEXT로부터 발생

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X

특허 청구범위의

TEXT를

눈여겨봐라!!

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청구항과 권리범위의 관계

미디어를 입력받는 단계; 상기 미디어의 변화 시점을 감지하는 단계; 상기 변화 시점의 이미지에 기초하여 미디어 요약데이터를 생성하는 단계; 상기 미디어에서 사용자 시점을 선택받는 단계; 및 상기 사용자 시점에 대응하는 사용자 메타데이터를 생성하는 단계를 포함하는 미디어 요약데이터 생성 방법.

미디어를 입력받는 단계; 상기 미디어의 변화 시점을 감지하는 단계; 상기 변화 시점의 이미지에 기초하여 미디어 요약데이터를 생성하는 단계; 상기 미디어에서 사용자 시점을 선택받는 단계; 및 상기 사용자 시점에 대응하는 사용자 메타데이터를 생성하는 단계를 포함하고, 상기 사용자 메타데이터는, 사용자에 의해 수동으로 요약된 데이터, 또는 상기 사용자에 의해 수정된 미디어 요약데이터를 포함하고, 상기 사용자에 의해 수동으로 요약된 데이터는, 상기 미디어 요약데이터에 포함되지 않은 이미지들 중에서 상기 사용자 시점에서 캡쳐된 이미지를 포함하는 미디어 요약데이터 생성 방법.

권리범위

청구항 in detail

narrow down

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특허 등록 가능성

특허 권리범위

청구항의 구성요소

심사관과 협상을 통해

권리범위를 조정

중간사건(의견제출통지 대응)의 중요성

①

②

E ① 실무적인 접근법 ② E에 도달 불가능 (∵ 바로 등록)

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의견제출통지 없이 등록받은 특허

더 넓은 권리범위, 누락된 선행기술

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70%의 무효율, 죽지 않으려면 ?

발명자가

인식한

선행기술

심사관에 의해 제시되는 선행기술

개량 정도

(진보성)

선행기술로부터 진보성이 없는 영역

B: 특허 거절(∵ 진보성 부정)

D: 죽지 않는 특허

A: 특허 거절(∵ 신규성 부정)

C: 특허 가능 but 무효 risk

제3자에 의해 제시되는 선행기술!!!

1차 심사과정

(정부)

2차 심사과정

(공중)

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모두가 넓은 권리범위의

원천특허를 욕망한다

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넓은 권리범위를 갖는 특허 (X) 시장/제품을 정확하게 타겟하는 특허 (O)

강한 특허란?

특허도

과유불급(過猶不及)

이다!!

77 * 지식재산 21, DNA chip 원천기술의 Patent Family Map

분할출원을 활용한 Patent Family 구축

하나의 Seed Idea로부터 파생된 Patent Family

78

분할출원을 활용하여 권리 재설계

원출원의 심사결과로부터 파악한 선행기술의 범주와 시장/경쟁사 상황 변화를 고려하여 특허 청구범위를 재설계

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특허 청구범위를 재설계 원출원의

특허 청구범위

분할출원의

특허 청구범위

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하나의 출원으로 복수의 권리 확보

분할출원은

분신술이다!!

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Value-up 전략

집단의 힘 특허 포트폴리오

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1 product, 35 patents

시장/제품

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1 product, 1 patent 1 product, N patents

시장/제품

patent

patent

patent

patent patent

patent

patent

patent

patent patent

patent

경쟁자

경쟁자

경쟁자

경쟁자

경쟁자

86 *CONSUMERIST

하나라도 걸리면…

87

그 결과는…

특허로

포트폴리오를

구성하라!!

89

연구개발을 열심히 하면 되겠지?

90 *SIEMENS 아이디어 워크숍

의도적이고 의식적인 특허활동 필요

PATENT MAP

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유망기술(=메가트렌드)을 파악하고,

93

공백기술(=블루오션)을 발견할 수 있다

거인의 어깨를 빌려라

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글로벌 전략

중국 기업이 한국 기업을 미국에서 고소하다

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최선의 방어는 공격!!

분쟁의 끝, 크로스 라이선스

屬地主義 (속지주의)

로마에 가면 로마법을 따르라

한국 특허, 해외에서는 공짜!!

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국제특허??

추가절차 (추가비용)

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The PCT can buy time!!

일반해외출원

PCT해외출원

글로벌 시장 기회/비즈니스를 검증

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105

어디에???

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시장(ODM 포함)에 해외 출원

* MOBILE GAMES MONETIZATION WORLD MAP

특허의 가치는 시장의 규모에 비례

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제조 거점에 해외 출원

동작그만! 제조를 원천적으로 차단

수천만원의 해외출원 비용

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국내 특허는 해외 특허의 원재료

국내 특허 해외 특허

번역

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PPH: Patent Prosecution Highway

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동일한 권리로 시간&비용 절약

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특허 경영 전략

특허는 비용이 아니라 기업의 미래수익을 위한 투자대상입니다. 좋은 발명을 발굴하여, 강한 특허를 만들어내고, 이를 기초로 라이센싱 수익을 내는 특허경영 기업이 되기 위한 방법들이 이 책에 담겨져 있습니다. - LG전자 특허센터장 이정환 -

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- 특허 겸임인력 - 발명신고서 작성 - 특허 기초교육 - 출원보상금 - 1인당 1건의 목표

- 특허 전담인력 - 발명신고 프로세스 - 특허 심화교육 - 등록보상금 - 매출 1% 특허비용

- IP 최고책임자 - 연차료 조절 - 특허 분석교육 - 실시보상금 - 특허전략 수립 - 해외출원 확보

- 라이센싱팀 - 특허 포트폴리오 - 경쟁사 모니터링 - 침해 감지/적발 - 특허 매입 - 기술 트렌드

질적 확대 양적 확대 도입 단계 특허 경영

발명 창출 특허 창출 특허 분석 시장 장악

특허 경영 4단계

THANK YOU

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02-514-0104 / shkim@BLT.kr