Il brevetto nei settorimeccanico e biomedicale

Avv. Gualtiero DragottiSalone IPParma 2013

L'approccio settoriale

• Brevetti e settori della tecnica•Meccanica•Elettronica•Chimica•Farmaceutica•Areospaziale•Biotecnologia•Nanotecnologia•Software•Metodi commerciali

• Una storia infinita?• Il dato normativo• Il dato industriale

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• Biomedicale tradizionale• Diagnostica• Terapia e riabilitazione• Materiali di consumo• Attrezzature ed arredo tecnico• Servizi

• Presente e futuro• Biotecnologia• Nanotecnologia• Software• Privacy• Big Data, Cloud

Il settore biomedicale

• I distretti• L'innovazione ed il modello distrettuale

• La concorrenza• La protezione degli investimenti in R&D• Profili regolatori

• Biomedicale e farmaceutico

• I modelli di commercializzazione• I rapporti con la PA• Comodato d'uso e disposables

Il mercato

•L'art. 45 c.p.i.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; (...).

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.

•L'eccezione e l'eccezione dell'eccezione•Brevetti ed attività degli operatori sanitari• Uno spunto: i brevetti di dosaggio

Il brevetto biomedicale

• La contraffazione indiretta o "contributory infringement"

• Univocità della destinazione•Manuali e istruzioni d’uso

• Profili soggettivi

• Contraffazione indiretta e diritto antitrust

• Profili risarcitori

Brevetti e disposables

• La proprietà industriale come asset• brevetti• know-how• modelli e design• L'impiego fisiologico dei diritti esclusivi

• La licenze• field license• flessibilità delle royalties• licenza e successivo progresso tecnico

• Software e maintenance fees

L'asset brevettuale

• La meccanica: un settore maturo (?)

• Invenzioni di prodotto• invenzioni di metodo• invenzioni di uso (?)

• invenzioni di traslazione, di combinazione, di perfezionamento

• invenzioni principali ed invenzioni dipendenti

Il brevetto meccanico

•Il criterio FWR

•Il criterio dell'ovvietà

•La giurisprudenza Lisec

•L'art. 52 c.p.i.

1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

•La giurisprudenza Barilla (v. anche Cass. 9548/2012)

La contraffazione per equivalenti

• Descrizione e rivendicazioni

• La sufficienza della descrizione: l'interpretazione tradizionale

• La sufficienza della descrizione e la comprensione del problema tecnico

• Problema tecnico ed altezza inventiva

• Per la validità del brevetto occorre ”la descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto”.

• Cass. civ., sez. I, 14-10-2009, n. 21835; Cass. civ., sez. I, 04-11-2009, n. 23414: V. anche T. Bologna, 03-03-2010, in Dir. ind., 2010, 305

• Il problema tecnico oggettivo: spunti critici

• La apparente "semplicità" delle invenzioni meccaniche

La descrizione

• Meccanica e nanotecnologie• Meccanica e nuovi materiali• Meccanica e software

• 3D printing• Prototipazione e diritti esclusivi• 3D scanning ed esaurimento• 3D printing e pezzi di ricambio• La condivisione dei files• Le libraries• I livelli di tutela

• Criticità ed opportunità

Nuove frontiere

Grazie!

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Gualtiero DragottiPartnerDLA PiperVia Gabrio Casati 120123 Milanogualtiero.dragotti@dlapiper.com

Gualtiero Dragotti is a partner in the Intellectual Property & Technology department of DLA Piper and co-heads the IP Practice of the firm.Gualtiero has extensive experience in IP matters, with a focus on patents and the protection of innovation. He advised leading Italian and international clients on various contentious IP cases, including some of the key patent litigation in Italy. He has dealt with many pharmaceutical patent cases. In addition, he has experience with a variety of corporate matters related to protection and management of IP rights, both for domestic and international clients. Chambers & Partners Europe and a number of other client surveys have identified Gualtiero as a key individual in the IP field. He contributes on regular basis to main IP Italian reviews and is among the authors of International Intellectual Property Litigation (Thomson Sweet & Maxwell). He is a speaker in several conferences and seminars.For more than 10 years, Gualtiero has been teaching IP at the faculty of Chemistry - Milan State University, as appointed professor. He was appointed as a member of the Research Project on Biotechnology under the patronage of Modena State University and Luiss – Guido Carli International University, with the sponsorship of MIUR.He was appointed by the Ministry of the Economic Development as juridical expert for the Anti-Counterfeiting National Council.