i requisiti di brevettabilità

I requisiti di brevettabilitàMassimo Barbieri

E-mail: [email protected]

Massimo Barbieri © 2013

Requisito di novità (1)

Tutto ciò che è accessibile al pubblico e fa parte dello stato della tecnica.

Articolo 46 CPI – Articolo 54 CBE Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato

della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso

accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

NOVITA’ (documenti presi singolarmente non devono anticipare l’invenzione)



Il requisito della novità ha lo scopo di non consentire la brevettazione di ciò che è già noto.

I concetti fondamentali sono la nozione di novità assoluta (lo stato della tecnica comprende tutte le conoscenze, ovunque esse siano state rese accessibili al pubblico, con qualunque mezzo) e la “non accessibilità al pubblico”.

Lo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni:• le comuni conoscenze generali• le conoscenze potenziate• le conoscenze nascoste• domande di brevetto anteriori pubblicati successivamente



La divulgazione, per essere distruttiva del requisito di novità, deve essere effettuata a persone competenti in grado di comprendere ed attuare l’invenzione.

Un’invenzione non è considerata divulgata se viene comunicate a persone legalmente vincolate al segreto sia per legge (dipendenti d’azienda) sia contrattualmente (perché hanno sottoscritto un accordo di riservatezza).

In pratica quando manca il requisito di novità? Quando in un unico documento viene riprodotta l’invenzione, o meglio le caratteristiche tecniche essenziali.


Valutazione inventività (1)

Articolo 48 CPI – Articolo 56 CBE Un'invenzione è considerata come implicante

un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

ATTIVITA’ INVENTIVA (l’informazione ottenibile dalla combinazione di due o più documenti non deve rendere l’invenzione facilmente deducibile)



Un’invenzione è nuova quando è differente dalla tecnica nota e non ovvia quando è sostanzialmente differente.

Il requisito dell’inventività ha lo scopo di escludere la brevettazione di tutto ciò che, seppur nuovo, non è altro che una estrinsecazione del normale progresso tecnico.

Rispetto alla novità, lo stato della tecnica considerato per valutare l’attività inventiva non comprende le domande di brevetto ancora segrete.

Un trovato manca di inventività se riproduce sostanzialmente la stessa funzione o il medesimo risultato di un documento di tecnica nota.

Non è originale quella soluzione a cui sarebbe arrivato il tecnico del settore senza uno sforzo intellettivo particolare, ovvero attraverso una banale e ovvia combinazione di due o più anteriorità.



Per valutare il requisito di attività inventiva occorre porsi alcune domande e precisamente:

come estrapolare i documenti rilevanti?ma soprattutto, come si combinano tra loro?L’estrapolazione di anteriorità non può essere svolta senza limiti.Si dovrebbero escludere:• le conoscenze nascoste (perché non facilmente accessibili a un

tecnico del settore);• le domande di brevetto ancora segrete alla data di deposito della

domanda in valutazione;• le anteriorità particolarmente datate, evitando di combinarle con

altre anteriorità recenti.Applicando il cosiddetto “Problem & Solution Approach” (PSA), si

dovrebbero considerare solo le anteriorità che risolvono lo stesso problema tecnico.

Fonte: V. Jandoli– L’esame dell’altezza inventiva, “Rivista di Diritto Industriale” (2003), p. 280 - 293



Il PSA è il seguente:• identificare la tecnica nota più simile (“closest prior art” - CPA,

tipicamente e idealmente costituita da un documento);• verificare se vi sono differenze tecniche tra l’invenzione rivendicata

e la tecnica nota più simile (se non viene individuata alcuna differenza l’invenzione non è nuova);

• identificare l’effetto tecnico causato da tale differenza;• dedurre da quella differenza il problema tecnico oggettivo (in modo

che la differenza sia la soluzione al problema tecnico);• valutare se il problema oggettivo è di tipo tecnico (se non è verificata

questa condizione, non è presente alcun contributo tecnico rispetto alla tecnica nota e quindi neppure attività inventiva);

• stabilire se vi sono indicazioni nello stato della tecnica che inducano l’esperto del settore a risolvere quel problema tecnico come nell’invenzione (se esistono non vi è attività inventiva).



La tecnica nota più simile deve essere nello stesso settore tecnico dell’invenzione: la scelta cade sul documento che descrive la maggior parte di caratteristiche tecniche in comune o funzioni e/o proprietà simili.

Dopo aver individuato le anteriorità rilevanti, ora il problema è come devono essere combinate le anteriorità.

L’EPO applica il “could/would approach”: l’esperto del settore sarebbe arrivato (would) all’invenzione o avrebbe potuto (could) realizzarla?

Già nei documenti considerati deve essere presente l’insegnamento a combinate le anteriorità trovate.

Da considerare che la persona esperta del settore è una figura ideale: si tratta di un tecnico, con conoscenze generali nel settore di riferimento dell’invenzione, dotato di normali capacità lavorative ma senza estro inventivo. In taluni casi si tratta di un gruppo di ricercatori (in settori multidisciplinari quali le nanotecnologie ad esempio).



Esempio 1L’invenzione rivendica:una lega avente composizione ABC per l’utilizzo come materiale

resistente alla corrosione in dispositivi esposti in ambienti salini.Il documento D1 descrive una lega ABD che possiede buona resistenza

alla corrosione (senza specificare che funziona in ambienti salini). La differenza è la sostituzione di C con D nella lega.

Il documento D2 divulga una composizione adatta per l’utilizzo nella fabbricazione degli scafi delle imbarcazioni comprendente B in lega con C, D o E.

D2 insegna che gli elementi C e D possono essere in miscela con AB, mentre C, D ed E sono elementi intercambiabili con B.

Pertanto un tecnico del settore sarebbe motivato a sostituire l’elemento D con C (oppure E) per ottenere una buona resistenza alla corrosione in un ambiente salino.


Fonte: J.A. Stellmach – A graphical representation of the problem-solution approach (PSA) to the assessmentof inventive step, “World Patent Information”, 31 (2009), p. 4 - 10

La sostituzione è ovvia se in un documento di prior art è descritta una struttura simile che possiede la stessa attività ed i sostituenti sono gli stessi


Esempio 2


Applicazione industriale

Applicazione industriale (art. 57 – EPC)An invention shall be considered as susceptible of industrial application

if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Art. 49 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se

il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

CommentiIl requisito dell’industrialità è adatto ad escludere la brevettabilità

delle invenzioni tecnicamente non realizzabili (ad esempio moto perpetuo, macchina del tempo), che violano principi fisici o comunque non tecnicamente fattibili al momento del deposito della domanda di brevetto.

i requisiti di brevettabilità

Documents