XIII. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i roszczenia z tego tytułu

1

dr Panczyk

Naruszenie funkcji dystynktywnej prawa ochronnego na znak towarowy przybrać może postać

reprodukcji lub imitacji. W przypadkach tych znak towarowy chroniony jest w granicach

podobieństwa.

Reprodukcja polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku

identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych

towarów. Reprodukcja oznacza zatem wierne odtworzenie oryginalnego znaku towarowego i

używanie go w odniesieniu do takich samych towarów jak te, dla których znak został

zarejestrowany. W przypadku takiej „podwójnej identyczności", tj. identyczności znaków i

identyczności towarów istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorów co do źródła

pochodzenia towarów zakłada się bez konieczności jego wykazania.

Z kolei imitacja polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku

identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do

towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w

błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym

zarejestrowanym. Imitacja oznacza zatem naśladownictwo znaku towarowego, które może

wprowadzić w błąd co do źródła pochodzenia oznaczonych podrobionym znakiem towarów

lub usług. Dla ustalenia pojęcia ryzyka wprowadzenia w błąd obejmującego

niebezpieczeństwo skojarzenia pomiędzy oznaczeniami stwierdzenie skojarzenia między

znakami, jakie może być wywołane ich semantycznym podobieństwem, nie jest

wystarczającą podstawą do ustalenia, że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd. Konieczne

jest jeszcze ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do

pochodzenia towarów lub usług.

Nie dochodzi zatem do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, gdy

podobieństwo znaków prowadzi do skojarzenia przez potencjalnego odbiorcę pomiędzy

oznaczeniem używanym przez naruszyciela a znakiem uprawnionego, jeżeli odbiorca ten jest

świadom braku jakichkolwiek związków pomiędzy naruszycielem a uprawnionym, a więc nie

zostaje wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

Pojęcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd może dotyczyć pomyłki odnoszącej się

do samej tożsamości przedsiębiorcy (ryzyko pomyłki w wąskim rozumieniu) lub pomyłki

polegającej na wywołaniu błędnego mniemania co do związku uprawnionego z prawa

ochronnego z osobą używającą jego znaku (ryzyko pomyłki w szerokim rozumieniu).

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w wąskim rozumieniu może mieć charakter

bezpośredni lub pośredni. Pierwsze z nich zachodzi wówczas, gdy w opinii przeciętnego

odbiorcy porównywane znaki nie różnią się między sobą, a umieszczenie ich na towarach

prowadzi do błędnego mniemania, że pochodzą od jednego, uprawnionego podmiotu.

Drugie występuje wówczas, gdy nabywca jest wprawdzie w stanie odróżnić znak

pochodzący od uprawnionego od oznaczenia, jakim sygnuje swoje towary naruszyciel,

jednakże ze względu na stopień podobieństwa oznaczeń i towarów może przypuszczać, że

wszystkie towary oznaczone w taki sposób pochodzą od uprawnionego. Natomiast ryzyko

pomyłki w szerokim rozumieniu zachodzi, gdy przeciętny odbiorca rozróżnia wprawdzie

znaki towarowe jako oznaczenia produktów pochodzących od różnych przedsiębiorców,

jednak podobieństwo oznaczeń i towarów skłania go do przypuszczenia, że przedsiębiorca

używający znaku podobnego pozostaje z podmiotem uprawnionym z prawa ochronnego w

związkach organizacyjnych, gospodarczych lub prawnych, istotnych dla wytworzenia,

oznaczenia i wprowadzenia danego towaru do obrotu. W każdym jednakże z tych

przypadków do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy konieczne

XIII. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i roszczenia z tego tytułu

2

dr Panczyk

jest istnienie rzeczywistego niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do

źródła pochodzenia towarów lub usług. Jednakże stan ten ma jedynie charakter

potencjalny, gdyż nie jest wymagane, aby doszło do pomyłki po stronie konkretnego

odbiorcy.

Poza granicami podobieństwa chronione są jedynie renomowane znaki towarowe. W

ich przypadku ochronie nie podlega funkcja dystynktywną znaku, lecz funkcja reklamowa i

gwarancyjna. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przyjmuje w tym przypadku

postać pasożytnictwa. Pasożytnictwo polega na bezprawnym używaniu w obrocie

gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,

zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może

przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru

bądź renomy znaku wcześniejszego. Nienależną korzyść dla naruszającego utożsamiać należy

z pasożytniczym wykorzystaniem renomy znaku, polegającym na przenoszeniu pozytywnych

asocjacji wiązanych ze znakiem na towary niepochodzące od uprawnionego albo na

wykorzystaniu efektu kontrastu w celu wyodrębnienia oznaczonego towaru na tle dóbr

substytucyjnych. Takie używanie renomowanego znaku towarowego umożliwia

naruszającemu zdobycie klienteli bez nakładów na reklamę, bez kosztów na promocję, a

niekiedy także bez wysiłków w tworzeniu towarów dobrej jakości lub przy nikłym wysiłku

naruszającego. Szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku jest takie używanie, które

prowadzi do osłabienia, a nawet utraty przez niego zdolności odróżniającej, przez co

przestaje on pełnić swoją funkcję dystynktywną (zatarcie). Natomiast szkodliwość dla

renomy znaku wyraża się w używaniu go w sposób ośmieszający, upadlający, obniżający

(osłabiający) jego renomę (zaciemnienie).

W przypadku zaistnienia zagrożenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

uprawniony może domagać się zaprzestania działań grożących na ruszeniem prawa

ochronnego (roszczenie prewencyjne). W przypadku gdy do naruszenia prawa już doszło,

uprawnionemu przysługują roszczenia o:

- zaniechanie naruszania,

- wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

- w razie zawinionego naruszenia naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach

ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie

licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby

należne tytułem udzielenia przez uprawnione go zgody na korzystanie ze znaku towarowego,

- podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o

orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Gdy zaniechanie naruszania lub orzeczenie o będących własnością naruszającego

bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które

zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, byłyby dla osoby naruszającej

niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy

uprawnionego, sąd może nakazać osobie, która naruszyła prawo ochronne, na jej wniosek, w

przypadku gdy naruszenie jest niezawinione jedynie zapłatę stosownej sumy pieniężnej na

rzecz uprawnionego.

Celem roszczenia prewencyjnego o zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa

ochronnego jest zabezpieczenie uprawnionego przed naruszeniem jego prawa oraz szkodą

mogącą z tego naruszenia ewentualnie wymknąć. Treścią tego roszczenia jest możność

żądania przez uprawnionego od innej osoby zachowania się mającego postać jedynie

zaniechania (nonfacere), a więc niepodejmowania działań mogących doprowadzić do

XIII. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i roszczenia z tego tytułu

3

dr Panczyk

naruszenia prawa ochronnego, wobec czego ma ono zawsze charakter niemajątkowy.

Roszczenie to jest nie tylko niezależne od tego, czy istnieje potencjalne zagrożenie

wyrządzenia szkody, ale także od tego, czy działanie osoby grożącej naruszeniem ma

charakter zawiniony czy też niezawiniony. W konsekwencji na powodzie nie ciąży obo-

wiązek wykazania tych okoliczności, a pozwany nie może uchylić się od takiego zakazu,

wykazując brak winy lub zagrożenia wyrządzenia szkody. Konieczne natomiast jest,

zarówno w pozwie, jak i w wyroku uwzględniającym żądanie, dokładne sprecyzowanie

zarówno prawa ochronnego na znak towarowy, jak i działania, które ma być zaniechane.

Roszczenie o zaniechanie działań naruszających prawo ochronne na znak towarowy jest

podobne w funkcji, treści oraz charakterze do roszczenia o zaprzestanie działań grożących

naruszeniem prawa, albowiem jego celem jest usunięcie stanu niezgodnego z prawem,

grożącego interesom uprawnionego, a treścią - możność domagania się przez

uprawnionego zaniechania określonych działań. Podobnie jak poprzednie roszczenie jest

ono także niezależne od winy naruszyciela, jak i wystąpienia szkody po stronie

uprawnionego. Podobnie jak roszczenie prewencyjne posiada ono także charakter

niemajątkowy.

Jednakże roszczenia te różni sytuacja, w której mogą być one wniesione - o ile

roszczenie prewencyjne może być wytoczone jeszcze przed naruszeniem, to roszczenie o

zaniechanie dopiero po naruszeniu prawa ochronnego. Roszczenie o zaniechanie

przysługuje w dwóch sytuacjach:

- gdy naruszenie prawa ochronnego już nastąpiło, trwa w chwili wystąpienia z

roszczeniem i grozi kontynuacją tego naruszenia oraz

- gdy naruszenie prawa ochronnego już nastąpiło, a istnieje realna i bezpośrednia

groźba jego powtórzenia.

W obu sytuacjach powoda obciąża ciężar wykazania zarówno faktu naruszenia, jak i

zagrożenia kontynuacją naruszeń lub ich powtórzeniem. Podobnie też jak w roszczeniu

prewencyjnym zarówno w pozwie, jak i w wyroku uwzględniającym żądanie dokładnie

winno być sprecyzowane zarówno prawo ochronne na znak towarowy, jak i działanie,

które ma być zaniechane.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści majątkowych jest

instytucją autonomiczną, niezależną od roszczenia z tytułu bezpodstawnego

wzbogacenia, o której mowa w ait. 405 i n. k.c. i przewidzianych tam przesłanek. W

konsekwencji uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może domagać się

wydania wszystkich korzyści majątkowych uzyskanych przez naruszyciela niezależnie od

tego czy powiększyłyby one majątek uprawnionego. Uprawniony wykazać musi

naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, uzyskanie korzyści majątkowej przez

naruszyciela oraz związek między nimi.

Z kolei roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody odwołuje się do zasad

ogólnych, co powszechnie uznaje się za odesłanie do przepisów k.c. dotyczących

naprawienia szkody, a w szczególności art. 361-363 k.c. oraz art. 415 i n. k.c., co oznacza

konieczność wykazania przez uprawnionego zawinionego naruszenia prawa ochronnego na

znak towarowy, szkody oraz związku przyczynowego między nimi. Jeżeli ścisłe udowodnienie

wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, sąd może w wyroku - opierając się

na art. 322 k.p.c. - zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu

wszystkich okoliczności sprawy. Alternatywę w takiej sytuacji stanowi również możliwość

wystąpienia w przypadku umyślnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy z

żądaniem zapłaty opłaty licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili

XIII. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i roszczenia z tego tytułu

4

dr Panczyk

ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na

korzystanie ze znaku towarowego.

Roszczenie o podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub

informacji o orzeczeniu zmierza do usunięcia skutków naruszenia prawa ochronnego na znak

towarowy. Z jednej strony chroni ono majątkowe interesy przedsiębiorcy, służąc

przywróceniu renomy, dobrej reputacji, jaką posiadał posługujący się znakiem towarowym,

z drugiej zaś chroni niemajątkowe interesy przedsiębiorcy, dając mu osobistą satysfakcję.

Uprawnionemu przysługuje prawo wyboru sposobu upublicznienia części albo całości orzeczenia

lub informacji o nim.

Uprawniony może się także domagać orzeczenia przez sąd o rozporządzeniu będących

własnością naruszającego bezprawnie oznaczonych wytworach oraz środkach i

materiałach, które zostały użyte do ich oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich

wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy

pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób

trzecich.

Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej może żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub

podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie

może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.