LICENSE, R&D COLLABORATION

계약실무 주요 포인트 및

분쟁사례 연구

2015. 12. 1.

가산종합법률사무소 / 특허법인가산

Level 및 단계에 적합한 계약실무 필요성

대학 산학협력단공공연구기관

벤처회사중소기업중견기업

중견기업대기업

외국회사

원천기술 / 초기단계

특허양도 / 기술이전

특허실시 라이선스

공동연구개발

국책과제

상업화 단계

연구개발 완성목표

License R&D Collabora-

tion

공동연구개발 계약 3

1. 연구개발성과 및 특허권리 귀속 조항 검토

4

제 5 조 ( 특허에 관한 권리 귀속 )

(1) 을의 연구용역 수행으로 발생된 국내외의 특허 ( 실용신안 및 디자인을

포함한다 ) 에 관한 권리는 갑과 을의 공유로 한다 .

(2) 갑은 제 1 항의 규정에 의하여 을이 보유하는 지분에 대한 매수를 청구할 수

있으며 , 을은 갑의 청구가 있으면 이에 협조하여야 한다 .  다만 , 지분 양도에

따른 대가는 연구용역비의 200% 이내에서 갑과 을이 협의하여 합리적으로

결정한다 .

(3) 제 1 항에 의한 특허에 관한 권리에 대하여 심판 , 소송 또는 기타 절차에서

갑과 을이 공동으로 당사자가 되어야 하는 경우 , 갑과 을은 이에 협조하여야

한다 .

국내 계약서 사례 검토 5

1. 원칙적으로 기술을 발명한 발명자에게 그 권리가 원천적으로 귀속됨 .2. 회사는 적법한 권리 양도 절차를 통해 그 권리를 이전 받아야 함 .3. 정당한 대가를 받고 권리를 양도하는 관계를 설정할 필요성 있음 .

6

> 위 규정을 종합하면 , 예약승계 규정이나 약정이 있는 경우 기간 내 사용자의 일방적인 승계의사 통지에 의하여 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계된다 .

> 자동승계 불인정 : 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013 허 2231 판결

발명진흥법 제 12 조 전문 : 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다 .

제 13 조 제 1 항 : 제 12 조에 따라 통지를 받은 사용자등 ( 국가나 지방자치단체는 제외한다 ) 은 대통령령으로 정하는 기간 ( 통지받은 후 4 개월 ) 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다 . 다만 , 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다 .

제 13 조 제 2 항 : 제 1 항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다 .

권리귀속 문제 및 자동승계 여부 - 대법원 판결

7

대법원 2012. 11. 15. 선고 2012 도 6676 판결

- A 가 Y 회사와 체결한 비밀유지 및 경업금지약정

“ 재직하는 기간 중 ... 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명

즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고 , 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에

독점적 · 배타적으로 귀속되는 것으로 한다”

> A 가 Y 회사와 체결한 약정은 A 의 직무발명에 관하여 미리 회사에 특허

등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 , 이른바 직무발명

사전승계 약정의 범위 내에서 유효하다

- 다만 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는

전용실시권 설정과 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은

아니다

8

대법원 판결

- 종업원의 모든 발명에 대한 예약승계 약정은 “직무발명”에 대한 예약승계 약정의

범위에서만 유효함

- 예약승계 규정이나 약정이 있는 경우 기간 내 사용자의 일방적인 승계의사 통지에

의하여 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계되고 , 사용자는 직무발명에 대한

종업원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제 3 자의 동의 없이도 그 발명에 대해

종업원이 가지는 권리의 지분을 가짐

- 직무발명에 대한 예약승계 규정이 있는 경우 , 종업원은 직무발명 내용에 대한

비밀을 유지한 채 사용자에게 승계해줄 의무를 부담하는바 , 종업원이 직무발명에

대해 특허받을 수 있는 권리를 사용자에게 알리지 않고 제 3 자에게 이중양도한 경

우 , 종업원은 업무상 배임죄의 죄책을 짐

  > 민사상 불법행위 손해배상책임도 인정될 것임

9

대법원 판결

- 예약승계 약정에 따라 사용자가 승계 의사를 통지한 때 비로소 승계 효력 발생함

- 승계가 되기 전에는 발명자인 종업원이 원시적으로 직무발명에 대한 권리를

가지므로 , 직무발명을 승계하지 않고 타인에게 양도 등 한 경우에도 직무발명

내용 공개가 영업비밀 침해로 될 수는 없음

> 민사상 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구는 불가능할 것임

- 다만 발명진흥법 ( 직무발명내용 공개금지 ) 위반죄 또는 직무발명에 내재한

개개의 기술정보의 공개에 대한 부경법 위반죄 ( 영업비밀누설 ) 는 인정될

가능성이 있음

> 개개의 기술정보에 대한 특정 필요

2. 공동개발계약 해제 및 손해배상 10

서울고등법원 2012. 6. 1. 선고 2011 나 94952 판결

전 력 선 을 통 하 여 AV 데 이 터 통 신 이 가 능 한 SOC 를 제 작 하 여 화 상 전 화 ,

가전제품간의 통신 등에 사용할 수 있는 제품을 만들기 위하여 A 회사가 B 회사와

함께 AV 코덱이 내장된 PLC PHY/MAC 칩을 공동으로 개발하는 과정에서 발생함

B 회사는 PLC 칩을 독점적으로 생산할 권리를 가지고 A 회사는 PLC 칩을

우선적으로 공급받을 권리를 가지는 계약을 체결

A 회사는 2007. 6. 18. 부터 2008. 4. 20. 까지를 기한으로 B 회사와 AV 코덱

내장형 24Mbps 급 PLC( 전력선통신 ) PHY/MAC 칩 (PLC 칩 ) 의 공동연구개발

협약을 체결함

공동개발계약 주요조항11

제 5 조 ( 공동개발 일정 및 기간 )

1) 양사는 PLC 칩의 공동개발을 위해 2007. 6. 18. 부터 2008. 4. 20. 까지 총 10

개월 간 협력한다

2) 본 개발 기간은 양사의 합의 하에 단축 및 연장할 수 있다 .

제 6 조 ( 지적재산권 및 영업판매권의 소유 )

1) PLC 칩은 B 회사가 개발 중인 전력 , 산업계통자동화 및 VoIP 용 칩셋을 기반으로 하여

응용 개발되는 제품이다 .

2) B 회사는 PLC 칩에 대한 소유권을 보유한다 . 다만 , 본 공동기술 개발 중 획득한 AV

관련 기술 및 제품 , 소프트웨어에 관한 지적재산권은 A 회사와 B 회사가 공동소유하고 , B

회사는 본 개발 제품을 독점 생산하여 원고에게 우선적으로 공급한다 .

3) A 회사와 B 회사는 PLC 칩의 공동개발의 결과물에 대한 영업 및 판매권을 공동

소유한다 .

계약 조항

제 7 조 ( 개발비용 )

1) B 회사는 PLC 칩 개발에 필요한 제 6 조 1) 항 기반 칩셋 개발에 총 20 억여 원을

투입한다 .

2) A 회사는 PLC 칩 개발에 필요한 영상 압축 코덱 관련 IP 를 라이센싱하기 위한 비용

( 총 6 억원 , 부가가치세 미포함 ) 을 부담한다 . B 회사는 A 회사의 비용 집행 전에 관련

업체와의 계약 내용을 제시한다 .

제 10 조 ( 계약의 해지 및 해제 ) 다음 각 항의 경우에는 본 협약을 해지 또는 해제할 수 있다 .

1) 당사자 중 일방이 본 협약의 내용을 위반하였을 경우

4) B 회사의 귀책사유로 PLC 칩 개발이 중지되고 이로 인하여 본 협약이 해지된 경우에

B 회사는 A 회사가 지급한 IP 라이센싱 비용을 해지일로부터 30 일 이내에 원고에게

반환하여야 한다 .

5) 일방의 귀책사유에 의하여 본 협약이 해지되는 경우 이로 인한 상대방의 손해를

배상해야 한다 .

공동개발 실패 및 계약해제 13

A 회사 2007. 7. 27. 과 2008. 1. 4. 합계 66 천만원을 B 회사를 통하여 IP

라이센싱 회사에 지급함

B 회사는 2008. 10. 경 1 차 결과물을 완성하였으나 제대로 작동하지 않았고 2010.

7. 경 2 차 결과물을 완성하였으나 협약에서 정한 기술 수준에 이르지 못하였음

A 회사는 개발지연에 대한 계획 및 대책을 마련하고 손해배상도 요구하였으나 B

회사는 2010. 9. 2. A 회사에게 2011. 1. 30. 까지 개발을 완료하겠다고만 답변

A 회사는 2010. 9. 7. B 회사에게 손해배상이 없는 답변은 수용할 수 없다고

통보하고 2010. 9. 16. 이 사건 협약을 해지한다고 통지

손해배상청구소송 제기 + B 회사는 2 심 재판의 변론종결 (2012. 5. 11) 까지도

PLC 칩 개발에 성공하지 못함

서울고등법원 판결 – 계약해지 14

손해배상 등을 청구하기 위해서는 적법하게 계약이 해지되어야 함

2010. 9. 경까지 PLC 칩 개발은 객관적으로 실패하였으므로 B 회사는 그 의무를

위반하였고 , A 회사가 2010. 9. 16. 위 의무 위반을 이유로 본 협약 제 10 조 제 1 항에

따른 해지 통지에 의하여 이 사건 협약은 그 무렵 적법하게 해지됨

[ 근거 ]

1) A 회사는 그 의무인 AV 관련 기술사양의 전달 , 영상 코덱 IP 라이센싱 비용 6 억원

지급 등을 모두 이행

2) B 회사는 본 협약의 개발 만료 기한인 2008. 4. 20. 까지 PLC 칩을 개발하지 못함

3) B 회사는 원래 개발 만료일로부터 약 2년 5 개월 후인 A 회사의 해지 통지일 (2010.

9. 16.) 까지도 PLC 칩 개발에 대한 구체적이고도 확실한 전망을 내놓지 못하고 있었고

2 심재판의 변론종기까지도 PLC 칩을 개발하지 못한 점

판결 : 손해배상범위 – 통상손해 + 특별손해 15

법원은 A 회사가 본 협약이 이행되리라고 믿고 지출한 IP 라이센싱 비용 6

억원은 통상손해에 해당하므로 원고는 피고에 대하여 이에 대한 배상을 구할

수 있다고 판결 .

다만 , A 회사가 개발실패로 인해 입었다고 주장하는 사업상 손해는

특별손해로써 , A 회사가 예측한 비디오폰 소비시장의 반응 및 총매출액의

정확성을 인정하기 어렵고 , 달리 A 회사가 비디오폰을 생산 판매함으로써

영업이익을 얻었을 것이라는 점은 인정할 수 없다고 판결

해지통지 후 상반된 행위에 대한 평가16

법원은 아래와 같이 이미 해지된 본 협약을 부활시키기 위한 A 회사의

확정적 의사표시가 있었다고 보기 어렵다고 판단

1) 법원은 A 회사 직원이 해지 통지일인 2010. 9. 16. 이후에도 B

회사와 사이에 이메일을 교환하고 이 사건 칩 개발을 협의하였고 , 2011.

1. 경 3 차 결과물 시연에 참석한 사실 인정

2) 그러나 B 회사가 당초 예정된 개발만료일로부터 2년 5 개월이

지나도록 구체적인 전망을 내놓지 못하자 A 회사는 개발의 지연으로 본

협약을 해지하였고 , 현재까지도 PLC 칩 개발에 성공하지 못하였다는

사실과 함께 A 회사가 2010. 11. 26. 경 B 회사에게 위 이메일 교환이나

협의 등은 A 회사의 공식 입장이 아님을 통지한 바가 있음

관련 대법원 판례

대법원은 계약이 해제된 후에 계약당사자의 일방이 그 계약목적물을

받은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당사자 사이에 해제된 계약을

부활시키는 약정이 있었다고 해석함이 상당하나 ,

매매계약이 적법하게 해제된 후 당사자가 매매계약이 해제되지

아니하였음을 전제로 한 언동을 하였다고 하더라도 그것이 이미

해제된 이 사건 매매계약을 부활시키기로 하는 새로운 합의로

인정되지 않는 한 매매계약이 해제되지 않았다고 할 수는 없다고 판결

실무적 대응방안18

공동연구개발이 당초 목적을 달성하지 못하고 중도 해지 경우에 손해를

입은 당사자는 통상손해 ( 계약의 이행을 믿고 투자한 IP 라이센싱 비용

등 ) 의 경우는 용이하게 배상을 받을 수 있으나 , 특별손해 ( 제품개발에 실패하여 시장을 선점하지 못하고 제품을 판매하지

못함으로써 발생한 손해 ) 는 인정받기 힘듬

실무적으로 , 통상손해를 넘어 특별손해까지 책임을 지우려면 제품개발이

지연될 경우에 일정한 금액을 배상하기로 하는 손해배상 예정 규정을

포함시키는 방안이 바람직함

손해배상의 예정 규정을 통해 상대방도 계약을 이행 가능성을 철저히

검토하게 될 것이므로 공동개발의 성공가능성을 오히려 높일 수 있음

3. 신약 공동연구개발계약 분쟁

1. 관계자 : 독일 X 사 대표이사 연구원 A, 한국 Y 사 소속 연구소장 B, 한국 Z 사

대표이사 C

2. 외국학회에서 A 와 B 가 만나 비소대사체 (Sodium Meta Arsenite) 화합물의

특정 암치료 효능 관련 아이디어 교환 , B 는 귀국 후 Z 사 대표이사 C 와 공동연구

계약체결 , 프로젝트 진행 및 A 에게 효능 효과 확인실험 의뢰

3. 그 결과를 활용하여 B, C 를 공동발명자로 , B, C, Z 사를 공동 출원인으로 1 차

특허출원 ( 발명자 중 A 는 없음 ), B 는 Y 사를 퇴직하고 Z 사의 연구소장으로

이직 , PCT 출원 및 미국 , 유럽 등 국내단계 진입 심사진행

4. B 와 C 분쟁 발생 , 연구소장에서 해임 , 미국 로펌으로부터 B 와 C 는 발명자

인정되지 않는다는 의견서 받음 . C 는 1/3 지분 포기 및 Z 회사의 단독 소유 주

장 , B 에서 지분 포기 요구 , 각국에서 발명자 정정 등 절차진행 , B 의 반발로 쟁송

확대

공동발명자 및 계약해지 등 쟁점

5. 2 차 PCT 출원 – 독일인 A 를 발명자로 , Z 사의 해외법인을 출원인으로 함 .

6. Z 사 – 단독 소유를 이유로 특허 공유자 B 의 공유지분 무효심판 제기 , 대법원 각하

결정 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012 후 2432 판결 : 특허심판원 , 특허법

원 , 대법원은 일관되게 공유자의 일부 지분 무효심판은 허용되지 않다고 심결 및 판

결 . 특허무효심판은 특허자체의 유무효 판단 , 특허권 자체의 유무효가 아닌 그

내부적 지분에 관한 분쟁은 특허심판이 아니라 민사소송 대상이라 판결

7. 공동연구개발 및 특허공유 계약해지 관련 민사소송 1 심 판결 - 서울중앙지법 2008

가합 60921 판결 : B 는 공유 특허권자 확인 + 출원 단계의 공동 출원인 +

계약위반으로 인한 특허공유 및 공동개발 계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 Z

사 및 C 의 후속 연구금지조항에 따라 연구개발 금지명령

주요 계약조항 – 주식회사 갑 , 대표이사 을 , 연구소장 병

주요 계약조항

특허 라이선스 계약 23

라이선스 대상특허 특정 예문

1. “PATENTS” shall mean the patents and patent applications as shown in Appendix II hereto and any other patents and patent applications necessary for the manufacture, use or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS now owned or hereafter owned by SHIONOGI or its AFFILIATES, or which SHIONOGI or its AFFILIATES is empowered to license, in the TERRITORY, and including any extension, division, contin-uation, continuations-in-part, reissue, supplementary protec-tion certificate and the like of any of them.

2. "Patents" means all patent applications heretofore or here-after filed or having legal force in any country, all patents that have issued or in the future will issue therefrom, and all ad-ditions, divisions, continuations, continuations in-part, substi-tutions, reissues, extensions, registrations, patent term ex-tensions, supplementary protection certificates and renewals of any of the above.

1. 분쟁사례 : 후등록특허 포함여부 – 노란색과 녹색 사이

라이선스 대상특허 범위

License 계약서의 대상특허 정의 : '250 특허 (노란색 ) + "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to '250 특허”

쟁점 : 계약체결 후 등록된 '216 특허 (녹색 ) 와 '122 특허 (녹색 ) 가

라이선스 대상 특허범위에 해당하는지 여부 + ( 특히 , 청색 ‘ 357 가출원에

대한 우선권 주장을 매개로 해서… )

미국 CAFC 판결 : (1) 라이선스 계약문언상 대상특허에 해당하지 않음 . (2) 묵시적 라이선스도 인정되지 않음 - No Implied License 조항 근거 “ Endo does not grant to Actavis . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein.”

No Implied License 조항의 중요성

"No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereun-der, and no additional rights will be deemed granted to ei-ther Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved.“

상충되는 조항의 존재 등 애매한 경우 의사 해석의 근거로 작용

위 CAFC 판결에서도 가장 중요한 판단 근거로 사용됨

처분문서 계약서에 명시한 문언의 위력 !

3. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011 도4645 판결

사실관계 및 쟁점

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허권에 대하여 전용실시권 설정계약

+ 계약서에서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로

사용하지 않겠다”는 권리제한 조항 포함

특허등록원부에 전용실시권 등록 but 계약서 제한사항 등록하지 않음

전용실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권 실시

특허권자는 전용실시권 계약위반 + 전용실시권 설정계약범위 외의

실시행위는 특허침해라고 주장

대법원 판결 : 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권

침해여부는 독립적으로 판단해야 함

대법원 판결

“ 특허법 제 101 조에서 “전용실시권의 ' 설정 , 이전 ( 상속 기타 일반승계에 의한

경우를 제외한다 ), 변경 , 소멸 (혼동에 의한 경우를 제외한다 ) 또는 처분의 제

한 ' 은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바 ,

설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지

않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로 , 전용실시권자가 등록되어 있지 않은

제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도 ,

특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가

성립하는 것은 아니다 .

전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우 , 그 제한을 위반하여

특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다 .”

서울고등법원 2006 나 76103 판결 (확정 ) 사례

사실관계 : 특허권자 X 와 실시자 Y 는 특허에 대한 전용실시권 설정 및

기술지원 계약 , 계약 조건 : 일시금 2 억원 + 경상 실시료 매출액의 1% 등

약정 . 실시자 Y 는 계약과 동시에 특허권자에게 기술이전 대가로 2 억원 지급

완료 . 그 후 , Licensor 특허권자 X 사에서 Y 사에 기술자 파견 및 기술지원 + 후속

연구개발 진행 + 그 결과 개량발명 완성 but Y 사 단독 명의 특허출원 및 등록

Licensee Y 사는 개량기술을 실시하기로 결정 + 실시기술 변경으로 인해

실시대가 중 경상 로열티 액수에 관한 분쟁 발생

Y 사 라이선스 대상특허에 대한 무효심판 청구 + 소극적 권리범위확인심판

청구

라이선스 대상특허 무효심결 확정 + 실시기술은 대상특허의 권리범위에 속하지

않는다는 소극적 권리범위확인심판 심결 확정

30

4. 특허 라이선스 후 개량발명 실시 + 특허무효

관련 쟁점 예시

1. 특허기술을 대상으로 한 라이센스 계약의 존속 중에 대상 특허권이 무효로

되었다면 라이센시는 약정한 실시료를 그대로 지급해야 하는가 ?2. 대상 특허권 중 일부 특허가 무효로 된 경우 또는 대상 특허의 복수개의

청구항 중 일부 청구항이 무효로 된 경우 그에 상응한 실시료 감액은

가능한가 ?3. 특허출원 중인 기술을 대상으로 한 경우 특허등록을 하지 못한 경우 , 또는

최초의 청구범위보다 훨씬 좁은 범위의 특허등록을 받은 경우 최초 약정한

실시료 액을 조정할 수 있는가 ?4. 대상 특허가 무효로 된 경우 특허권자에게 이미 지급한 실시료를 반환 받을

수 있는가 ?5. 특허기술과 노우하우 등을 대상으로 하는 경우에는 어떻게 달라지는가 ?

특허무효와 라이선스 계약 관련 쟁점 31

계약설 논리 라이센시의 사실적 이익향유사실에 주목 : 특허권이 무효로 확정될 때까지

특허의 배타적 독점적 효력이 사실상 유효하게 통용되는 상태에서 실시권자는

특허권을 활용하여 시장에서 특허로 인한 경제적 이익을 정상적으로 향유함 . 특허권자의 급부이행 여부 : 실시권자에게 특허권 실시에 관한 급부의무를

이행한 것으로 봄 . 특허권 무효의 소급효에도 불구하고…

계약당사자는 특허유효를 전제로 계약상의 채무이행을 포함하여 영업활동을

정상적으로 했을 것이므로 , 적어도 무효가 확정되기 전까지 대상 특허는

공정력을 갖는다고 봄 . 결론 : 특허의 효력 상실이라는 자연발생적 요건 사실은 무효심결 확정시에

발생함 . 적어도 계약법 측면에서 실시계약에 소급적 무효의 효력이

적용되어서는 안된다는 입장 .

32

특허무효와 약정 실시료 지급의무

대법원 2014. 11. 13. 선고 2012 다 42666 판결

특허발명 실시계약 대상특허가 무효로 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로

간주된다 . 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가

무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제 3 자의

특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면 ,

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한

특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명

실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는

없고 , 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게

된다고 보아야 한다 .

- 계속 -

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도

특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에

특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명

실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명

실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게

부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다 . 특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을

감안하면 , 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가

확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고

그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한 , 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다 .

5. 수원지법안산지원 2012 가합 7806 판결 사례

Licensor 국책연구소는 국가연구개발성과에 대해 특허출원 후 Licensee 회사와 기술이전

License 계약 체결

특허등록 성공 + 전용실시권 등록

Licensee 회사에서 대상특허 무효심판 청구 + 특허무효 확정

Licensee 주장 : 특허권 전용실시권 설정계약인데 대상특허 무효심결 확정되었고 , 실제

특허기술을 실시하지도 않았음 . 계약상 기술료 지급의무 없음 .

쟁점 : 특허무효 관련 쟁점 + 라이선스 대상 기술범위를 특허권리범위로 제한할지 아니면 그

범위를 넘어선 관련기술까지 포함하는지 여부

1 심 판결 : 계약서 정의규정에서 " 이 사건 연구과제를 통해 개발된 기술 , 출원 중인 발명특허

기술에 관련된 사항 " 으로 정한 것 중시 , 라이선스 대상기술은 특허권에 한정되지 않고 그와

관련된 기술내용을 포함한 것으로 해석됨 . 특허무효 확정에도 불구하고 계약서 약정에 따른

경상 기술료 ( 약 58 억원 ) 중 일부 청구한 12 억 6 천만원 지급 명령

주요 계약조항

주요 계약조항

화해와 특허무효

- 화해계약 : 특허의 유무효에 관하여 다투던 당사자가 실시료를 지급하고

발명

을 실시하기로 화해계약 체결 -> 그 후 특허가 무효임이 확정

- 민법 제 733 조 : 화해계약은 당사자의 자격이나 화해의 목적인 분쟁이외의

사

항에 착오가 있는 때를 제외하고는 착오를 이유로 취소하지 못한다 . => 특허의 유무효는 분쟁의 대상이 되었던 사항 그 자체이므로 실시권자는

착오를 이유로 화해계약의 취소 불가 = 기지급 실시료 반환청구 및 장래

실시료 지급 거절 불가

화해계약 내용대로 당사자 의무 발생

참고 : 특허분쟁 화해종결의 효과

38

라이선스 후 개량기술 문제 39

40

1. 개량발명 계약조항 사례

 < 정의조항 >“ 개량발명”은 “갑” 또는 “을”이 “ 000” 을 이용 또는 개량하여 얻은 새로운 발명으로서 , “000” 의 전부 또는 일부를 포함하는 기술을 의미한다 .

제 5 조 ( 개량발명에 관한 권리 ) “ 갑” – licensor, “ 을” – licensee

가 . (1) “ 개량발명”이 “갑”의 독자적 노력에 의해 개발된 것이면 그 “개량발명”에

대한 모든 권리는 “갑”의 소유로 한다 .       (2) “ 갑”이 단독으로 개발한 “개량발명”을 “을”이 실시하고자 할 경우 “갑”과 “을”은

추가 협의를 통해 로열티 등의 조건을 협의해야 하며 , 만일 협의가 결렬될 경우 “을”은

그 “개량발명”을 실시할 수 없다 . 다만 , 이 경우에도 “을”은 본 계약에 따라 “ 000” 을

계속 실시할 수 있다 .

41

– 계속 -

나 . (1) “ 개량발명”이 “을”의 독자적 노력에 의해 개발된 것이면 그 “

개량발명”중 “ 000” 을 제외한 권리 부분에 한 해 “을”의 소유로 한다 . 이

경우 “을”은 “갑”에게 그 “개량발명”에 대해 국내외에서 유상으로 실시권을

허락해야 한다 . 다만 , 여기에 언급된 유상 실시료는 “갑”과 “을”이 별도로

협의하여 정하며 , 합의가 되지 아니할 경우 법원의 조정 , 결정 또는 판결에

따른다 .

(2) “ 을”이 “개량발명”을 독자적으로 개발하여 이를 실시한다고 하더라도

“ 000” 을 실시하는 데 따른 로열티 지급의무가 면제 또는 감경되는 것은

아니다 . 따라서 , 이 경우에도 “을”은 “갑”에게 “ 000” 을 실시하는 데 따른

로열티는 계속 지급하여야 한다 .

42

- 계속 -

다 . (1)“ 개량발명”이 “갑”과 “을”의 공동 노력에 의해 개발된 것이면 그 “개량발명” 중

“ 000” 을 제외한 부분에 대한 권리는 “갑”과 “을”의 공동소유로 한다 . 이 경우 “개량발명”

은 “갑”과 “을”의 영업비밀로 관리하는 것을 원칙으로 하되 , 서로 합의할 경우 공동명의로

특허 등의 등록 가능한 지적재산권으로 출원 등록할 수 있다․ .(2)“ 개량발명”을 위와 같이 공동 소유하는 경우 “갑”과 “을”은 상대방에게 실시료를

지급함이 없이 국내외에서 “개량발명”을 자유롭게 실시할 수 있다 . 다만 , 이 경우에도 “을”

은 “갑”에게 “ 000” 을 실시하는 데 따른 로열티는 계속 지급하여야 한다 .  (3)“ 개량발명”을 위와 같이 공동 소유하는 경우 “갑”과 “을”은 상대방의 사전 서면 동의

없이 “개량발명”에 대한 권리를 제 3 자에게 매도 , 실시 허락하거나 담보로 제공하는 등의

처분행위를 할 수 없다 . (4)“ 개량발명”을 공동 소유하는 경우 그에 대한 보존행위 및 관리행위는 특허법상

공유특허에 관한 법리에 따라 해결하며 , 보존행위 및 관리행위에 필요한 비용은 공동

부담한다 . 다만 , 공유자 중 1 인은 그 지분을 포기하고 비용부담에서 면책될 수 있다 .

43

실무적 쟁점 및 대응방안

• 실무적 쟁점

• 개량기술 완성을 알 수 있는지

• 무엇을 개량발명으로 볼 것인지 , 개량발명 또는 개량기술 판단기준과 절차

• 개량발명에 대한 권리귀속은 어떻게 결정할지 , 특허권 등 권리확보방안은 ?• 공동개발인 경우 지분배분은 어떻게 할 것인지 등등

• 실무적 대응방안

• 당사자가 기술개발 진행상황을 정기적으로 협의 또는 보고하는 방안

• meeting/conference, report/notice 등 communication chan-nel 공식화

• R&D collaboration agreement 체결 시 development 조항 활용

• Joint Steering Committee 구성 + 주기적 보고 + 검토 및 결정

2. Wisconsin 대학 v. Xenon 사 후속연구성과 분쟁

1999년 Wisconsin 대학 연구진 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능 발견

2000년 Wisconsin 대학 연구결과에 대한 provisional patent application

출원

그 후 2000년 중 캐나다 제약회사 Xenon 에서 Wisconsin 대학교수를 포함한

연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발 추진

공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과 확인 + Xenon - RCOA 상의 option

행사 , 대학과 exclusive license agreement 체결

2001년 연구성과에 대한 공동 특허출원 - provisional patent application

우선권 주장

Xenon 은 대학 아닌 외부 전문 연구기관과 수천개의 화합물의 약효를 확인하는

연구개발 프로젝트 진행 + 그 중 효능 뛰어난 PPA 군 화합물 (20 여개 ) 을 Wis-

consin 대학 연구원에게 보내 효능 재확인 + Xenon 은 PPA 군 화합물 단독

특허출원

- 계속 - Wisconsin v. Xenon

Xenon 은 단독 특허출원한 PPA 을 3,4년이 지난 후 Novartis 에 신약후보물질로 기술이전

및 license 계약 체결

PPA 는 2001년 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하는 상황

Wisconsin 대학 주장 : Xenon 의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용도 RCOA

후 체결된 exclusive license 적용 , sublicense 해당 , sublicense fee 지불 의무

Xenon 사 주장 : (1) 후속 연구성과물은 독자 개발 결과물 , (2) 선행 특허범위에 속한다고

하더라도 미국법상 공동 출원인의 권리 범위 - 타 공유자의 동의 없이 , 또한 타 공유자에게 수익

배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있음

미국법원 1 심과 2 심 판결 – Xenon 계약위반 인정

특허법에 따른 공유자의 권리보다 계약조항이 우선 적용됨

라이선스 후 대학교수 연구용역계약

• 실무적 쟁점

• 계약 당사자 문제 - 대학 또는 산학협력단과 계약하지 않고 교수 개인과 계약

• 대학 산단 , 대학 교수 , 실시회사의 3 자 계약에서 대학교수의 계약상 지위

• 개량발명인 경우 대학교수가 발명자인지 여부 , 대학교수가 개량발명의 발명자인 경우 권리귀속 문제

• 직무발명의 보고 및 승계절차 , 배임 등 불법행위 성립 가능성

• 특허법상 공동발명의 공동출원의무 위반 및 무효 가능성

• 안식년 휴가 (Sabbatical Leave) 또는 이중소속의 경우 복잡한 문제

• 실무적 대응방안

• 대학교수는 대학소속 종업원 지위 , 직무발명 관련 법률문제 검토 필수

• 특별한 사정이 없는 한 대학의 직무발명 보고 및 승계 의무 있음 .

• 대학 산단 직무발명에 대한 사용자 ( 승계권리자 ) 지위에서 대학교수 공동발명자의 지분 승계권 보유

• 선행 License 계약서의 개량기술 등 관련 규정의 적용여부 검토 필수

라이선스 GRANT 조항47

1. Grant of License 조항 예문

Article 2.  Grant of Licenses

 2.1 SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an exclusive

license to manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distrib-

uted, sell and have sold to SUBLICENSEES the COMPOUNDS and to develop, have de-

veloped, manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distrib-

uted, market, have marketed, sell and have sold the LICENSED PRODUCTS in the TER-

RITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.  It is the intention of both PARTIES that

the COMPOUND to be principally developed and commercialized by ZENECA is S-

4522.  The PARTIES understand that the provisions of this Agreement are made based

upon such intention.  In the event that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S)

other than S-4522, ZENECA shall so inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall

negotiate in good faith necessary modifications of the provisions of this Agreement

including but not limited to the modifications of the provisions of Article 3.1, the DE-

VELOPMENT SCHEDULE stipulated in Article 3.3, the minimum royalties stipulated in

Article 4.5, and the representation and warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

2. 재실시 - sublicense 관련 조항 예문

계약기술의 실시허락 조항 : “ 산학협력단”은 “실시자”에게 본 계약의 조건에 따라 계약

지역에서 “계약기술”을 독점적으로 실시할 권리 (" 전용실시권 ") 를 허여한다 . 표준적 부수 조항 : “ 실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제 3 자에게 본

실시권의 재실시권을 제공할 수 없다 . “ 실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이

제 3 자에게 본 실시권을 양도할 수 없으며 , 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할

수 없다 . 정의 규정 : “ 재실시”라 함은 “실시자”가 제 3 자에게 “계약기술”에 대한 실시권 또는

지식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고 “실시자”로부터 “

계약기술”의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나 “계약제품”을 제조

또는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를 “재실시자”라 한다 . 재실시 허락 규정 : “ 실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제 3

자에게 " 계약기술 " 의 “재실시”를 허여한 경우 , 제 3 자로부터 지급받은 대가를 첨부한

표 1 에 기재한 비율로 각 분배한다 .

영문계약서 sublicense 조항 예문

2.2 ZENECA shall have the right to grant sublicenses, under the licenses granted in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other parties in the TERRITORY.  ZENECA hereby guarantees that all of its SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this Agreement.  ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of the name of any party to which ZENECA grants a sublicense pursuant to Article 2.2.

Exclusivity 보장 조항 예문

2.4 SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, mar-ket or sell the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the term of this Agreement.  SHIONOGI further covenants that neither SHIONOGI nor any of its AF-FILIATES will, during the term of this Agreement, grant a li-cense to any AFFILIATE or any other party to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distributed, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

독점계약의 Risk 및 대응방안

필요성 : 독점권 보장 없는 한 사업성 확보 어려운 경우

RISK : 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약 : 실시자 licensee 의 최소 판매수량 또는

최소 로열티 지급액 약정 없는 경우 - 특허권자 본인 실시불가 + 제 3 자 실시허락도 불가 , 특허권자 licensor 수익확보 방안 없음

공동개발 및 독점공급계약 또는 독점판매계약 : 독점공급 가격조건이 맞지 않거나 수요를

맞추지 못하는 경우 , 시장가격 또는 제 3 자 공급가격과 차이가 많은 경우 – 완제품 경쟁력 확보

불가 + 사업성 결여로 계약이행 불가능

대응방안 : 최소 수량 또는 최소 로열티 보장 조건 부가 + 조건 미성취에 따라 계약 해제 , 해지 OR 독점조건을 비독점 조건으로 변경 가능하도록 규정

예문 : " 라이센시 실시자는 특허 실시대가 중 경상로열티로 판매량의 3% 또는 연 총 * 억원 중

많은 금액을 라이센서 특허권자에게 지급한다 . 라이센시 실시자가 위 특허실시대가를

지급하지 못한 경우 라이센서 특허권자는 제 3 자에게 본 계약 대상특허의 실시를 허락할 수

있다 . 이때 제 3 자에 대한 실시허락은 통상실시권 허여로 한다 ."

3. 최근 계약실무 - Option 계약 조항

Option is “a promise which meets the requirements for the formation

of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer."

(Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981))

- 계약의 성립요건 충족 + 상대방 청약자의 청약 취소권 제한

- 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙 , 권리 취득 , 추가적인 계약

체결 등의 권리를 유보

> 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약

- 관련 용어 : 옵션 보유자 (optionee/beneficiary) - 상대방 (optionor/grantor)

Option 계약의 사용례

- 금융거래

> 콜옵션 : 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수 있는

권리를 보유하도록 하는 계약

> 풋옵션 : 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있는

권리를 보유하도록 하는 계약

> 프리미엄 : 옵션 매수 대금

- IP 라이선싱 , 공동연구개발 등

> 기존의 단순한 계약 조항으로는 , 기술내용이 복잡 , 고도화되고 기술개발에 고액의

투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어려움

> 특히 공동연구개발계약의 경우 , 마일스톤 (milestone) 방식의 기존 계약 조항을 ,

주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형태로 대체

IP 관련 Option 계약의 형태

- Stand-alone option 계약

> 특정 옵션 (i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션 )의 허여만을 계약의 내용으로

하는 형태

- Option and Evaluation 계약

> 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨

> 일정 기간 동안 시험 사용해 보고 , 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보

- Research Collaboration and Option 계약

> 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR 을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하는

형태

> 공동연구개발을 여러 단계로 나누어 , 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한 후

후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등

- 기타 라이센시가 라이센서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나 , 라이센서가 라이센시의 개량발명에

대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약임

Milestone vs Option

- 공동연구개발계약은 주로 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택

> 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급 , 단 해지사유가 없는 한 처음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있음

> 특히 투자자 입장에서는 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없었음

> 역으로 투자를 받는 학교나 기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓임

- 최근 재주 사용하는 대안 : 옵션 계약

> 본격적 공동연구개발 ( 또는 라이선싱 ) 관계를 시작하기 전에 , 투자자나 라이센서가 feasibility 를 test 해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함

< 사례 1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로 나아갈 수

있는 option 을 일방에게 부여한 경우 > 옵션 보유자가 사전에 feasibility 를 test 함 -> 옵션 보유자가 통지 (+ 금원지급 ) 로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 공동연구개발을 위한 본 계약 또는

라이선싱을 위한 본 계약을 체결할 ( 또는 본 계약의 교섭에 응할 ) 의무 발생

마일스톤 방식 vs Option 계약 (2)

> 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고 , 각 단계의 완성시 그

결과물인 IPR 을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수

있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

< 사례 2>

1 단계 완성 -> 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 -> 옵션 보유자가 통지

(+ 금원지급 ) 로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 1

단계 산출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무

발생 / 2 단계 개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생

대법원 2003. 4. 11. 선고 2001 다 53059 판결

“ 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지

신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이

계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때

계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다”라고 판시 .

(i) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대

내지 신뢰를 부여하여 , (ii) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 , (iii) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 , 신의성실의

원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것임 .

참고 : 대법원 판결 – 계약체결 무산 및 손해배상 책임

4. 라이선스 후 독자개발 – Eli Lilly v. Emi-sphere

- Eli Lilly v. Emisphere Technologies (S.D. Ind. 2006)

- 제약 startup 인 Emisphere 의 “ carrier” 화합물은 , 단백질이 아미노산으로

분해되지 않도록 보호하면서 , 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수

있도록 하는 획기적인 화합물이었음

- Emisphere 에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly 는 ,

당시 Eli Lilly 가 골다공증 (osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid

Hormone (PTH) 을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere 와

협력하기로 하고 계약을 체결함

- 그러던 중 Eli Lilly 가 자체 연구팀을 비밀리에 만들어 관련 연구를 독자 진행한 후

특허까지 출원하여 분쟁이 발생한 사안임

– 계속 - Eli Lilly v. Emisphere 사건

- 첫번째 공동개발계약 (Research Collaboration and Option Agreement, RCOA I) (1997) : Eli Lilly 와 Emisphere 는 Emisphere 의 carrier 기술을 기반으로 PTH 의

경구 투여를 위한 기술을 공동 개발하기로 하고 , 이를 위해 RCOA I 을 체결함

> RCOA I 의 option 조항

+ Eli Lilly 는 PTH 의 경구 투여 기술 개발을 위해 Emisphere 의 carrier 기술에 대한 전

세계를 지역적 범위로 하는 전용실시권을 허여받을 수 있는 option 을 보유함

+ 이러한 option 행사를 위해 Eli Lilly 는 행사의사를 서면 통지하고 400 만 US$ 를 Emi-sphere 에게 지급하여야 함

+ Eli Lilly 가 option 을 행사한 경우 , Eli Lilly 와 Emisphere 는 Emisphere 의 carrier 기술에 대한 별도의 라이선스 계약을 체결해야 함

> 기타 RCOA I 의 계약 내용

+ 실시권 설정 대상이 되는 Emisphere 의 carrier 기술에 대한 정의 조항

+ Confidentiality 조항 등

Option 행사 및 후속 License 계약 체결

- RCOA I 체결 이후의 경과

+ Emisphere 의 연구진은 PTH 를 위해 사용될 수 있는 carrier 화합물 후보군을

선정하여 이를 유인원에 대한 test 결과 등과 함께 Eli Lilly측에 제공함

+ Eli Lilly측은 Emisphere측의 도움을 받아 PTH 용 carrier 화합물 수 종을

합성함

+ 결과에 고무된 Eli Lilly측은 option 을 실행하기로 하고 , Option 행사를 위해

Emisphere측에 행사의사를 서면 통지하고 400 만 US$ 를 지급함

+ RCOA I 상의 option 조항에 따라 , Eli Lilly 와 Emisphere 는 별도의

라이선스 계약을 체결함 (PTH License Agreement)

분쟁 계약조항

- PTH License Agreement (1998)

> License 범위 조항

> 이후 1998년 , Eli Lilly 는 Emisphere 의 carrier 후보군 중 “ 4-MOAC” 이라는 화합물을

PTH 의 경구 투여용으로 사용하기록 결정하고 , 후속 연구를 진행함

Licensee 독자 개발 프로젝트

> 2000년 , 양사 연구진 100 개의 Emisphere carrier 화합물 가운데 4-MOAC

이 PTH 의 경구 투여에 가장 효과적이라는 점을 동물 실험을 통해 증명하고 , 이에

대한 논문을 공동 발표함

> 연구 성과에 고무된 Eli Lilly측은 Emisphere 와 두번째 공동개발계약 (RCOA II)

을 체결함

- 두번째 공동개발계약 (RCOA II) (2000) :

> PTH 및 hGH 의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 공동 연구를 그 목적으로 함

- 이후 Eli Lilly 는 Emisphere 와 공동개발을 진행하면서 동시에 비밀리에 연구팀을

운영하여 특허 출원

- 이러한 사실을 알게 된 Emisphere 가 , PTH License Agreement 및 RCOA 상

license term 및 confidentiality 조항 등 위반을 주장하며 소송제기

미국법원 판결

- Eli Lilly 는 비밀 연구 진행 중 firewall 을 설치하여 공동개발에 참여한

연구팀과 비밀 연구팀을 인적 , 물적으로 분리하려 하였지만 , 이러한

분리가 제대로 이루어지지 않았고 비밀 연구팀 연구에 Emisphere 의

기술이 사용되었다는 점이 소송 과정에서 discovery 를 통해 밝혀져 ,

결국 Eli Lilly 의 계약 위반을 인정하는 내용의 법원 판결

- 이후 Eli Lilly 는 Emisphere 와 화해 (settlement) 로서 소송을 종

결 , 화해 금액은 약 190 억원 상당으로 알려져 있음

- Emisphere 는 Eli Lilly 와의 공동연구 프로젝트 종료

- Novartis 와 PTH 의 경구투여방법 연구개발진행

Eli Lilly 의 Firewall 조치

- 처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은 , Eli Lilly 와 Emisphere 간의 공동 연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan 임

- Dr. Khan 은 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한 연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성 , 비밀 프로젝트를 진행함

- OPD 팀의 구성원 중 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel 도 포함됨

- Eli Lilly 는 Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을 인지하고 있었음

- 이에 Emisphere 와의 공동연구 프로젝트와 비밀 프로젝트간에 일종의 방화벽 (firewall) 을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 함

- 그 일환으로서 , Eli Lilly 는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr. Havel 을 OPD 팀에서 제외하였지만 , Dr. Khan 은 그대로 종전과 같이 양 프로젝트의 리더 역할을 수행함

법원 판단 – RCOA 위반

- 법원 사실인정 - 정황증거

＋ Dr. Khan 이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을 구성하고 감독한 점

＋ 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel 이 비록 Eli Lilly 의 “ firewall” 셋업 조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만 , firewall 셋업 전에 이미

OPD 팀에서 상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구

프로젝트에 따른 PTH 용 carrier 와 관련된 교육을 진행한 점

＋ 비록 OPD 팀이 PTH 용 carrier 와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에

사용하기는 하였지만 , 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan 및 Dr. Havel 의

도움으로 얻을 수 있었던 정보들을 사용하여 다른 약제용 carrier 를 비교적 용이하게

개발할 수 있었다는 점

＋ Eli Lilly측은 양사가 carrier 의 정확한 작용기전을 몰라 FDA 의 허가를 받을 지

불명확하여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나 , 이러한 주장이 사실라면

별도로 연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가

없었을 것이라는 점

Option 계약조항 적용 과정

- 검토

> 공동연구개발을 3 단계로 분리 – 비록 Eli Lilly측의 계약 위반으로 공동연구가 실패로 끝났지만 , option 계약을 통해 단계적으로 option 을 행사하여 연구를 더 진행함으로써 투자자의 risk 를 줄이는 프랙티스는 이미 해외에서 상당히 일반화되어 있음

+ 연구의 목적 : PTH 의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 기술의 개발

> 1 단계 : Feasibility 탐색 및 PTH 의 경구 투여를 위한

carrier 화합물 후보군 탐색 -> 1 단계 공동개발 진행을

위한 RCOA I 을 통해 , 기술 사용자인 Eli Lilly측이 후속

공동연구개발을 위해 기술을 라이선싱받을 수 있는

option 을 확보

> 2 단계 : PTH 의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 후보군 중

가장 적합한 화합물을 선정

> 3 단계 : 선정된 화합물을 제품화하기 위한 연구 및 연구대상

확대 ( 다른 약제 - 성장호르몬 - 의 경구투여를 위한 carrier 화합물 기술 개발 ), 이를 위해 RCOA II 체결

RCOA II

PTH License

Agreement

RCOA I

Option 행사

5. Option 계약 예시 : Stanford Univ. 표준 계약서 (1)

Option 계약 예시 : Stanford Univ. 표준 계약서 (2)

주요 계약조항 검토 70

1. M&A 등 경영권 변경사유 , change of control

A 사는 중소기업 B 사에 라이센스를 허여하면서 B 사에 계열사가 없고 향후에도

없을 것이라고 생각하고 B 사의 계열사까지 포함되는 라이선스 계약 체결 + A 사의

경쟁사 C 기업이 B 사 인수 + C 사는 B 사와 계열관계 형성 + 라이선스 범위

포함 + 결국 Licensor A 사의 핵심기술을 경쟁사 C 사에서 입수하여 실시할 수

있게 됨 . 기술기업의 M&A 로 경쟁 관계가 아닌 경우도 제품라인 중복 또는 연구개발전략이

전혀 다른 경우도 문제 Collaboration 관계 지속이 어려운 상황 발생 – license 관계 정리가 최선

기술기업의 M&A 가 활발하게 진행되고 Cross-license 과 광범위하게 일어나는

상황에서 license 해지 및 후속 관계정리가 점점 더 중요해짐

Change of Control 예문

정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following

events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership"

directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the hold-

ers of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a

majority of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors")

(the "Voting Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share

exchange, reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transac-

tion"), if any party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a

Transaction which would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party im-

mediately prior thereto continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remain-

ing outstanding or being converted into voting securities of the surviving entity) more

than 50% of the Voting Stock of such Party or such surviving entity immediately after such

Transaction; or (iii) approval by the shareholders of such Party of a complete liquidation of

such Party or a sale or disposition of all or substantially all of the assets of such Party.

처리방안 계약조항 예문 - CHANGE IN CONTROL.

In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the Change in Control to give notice to the other Party that it desires to terminate this Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section 12.7(b)(i).

Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the option within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated hereby within the shortest possible time.

2. 진술 및 보증 조항

가 . 라이선스 관련 보증대상으로 실시허락권한의 보증 , 실시허락이 제 3 자에

의하여 제한을 받지 않을 보증 , 허락특허의 유효성 및 유지 , 관리 보증 , 제

3 자의 권리 비침해 보증 , 기술적 효과 및 품질 보증 등이 있음 .

나 . Licensor 의 입장에서 특허의 유효성 및 제 3 자 권리비침해 보증을 할

경우에는 특히 신중해야 함 . 반대로 Licensee 의 입장에서는 보증요구 필요

다 . 특허가 계약 중 무효로 된 경우 로열티 계속 지급의 문제 , 기지급 로열티의

반환 문제도 포함 .

라 . 제 3 자가 특허권을 침해한 경우 Licensor 에게 침해배제의무가 있는지

혹은 침해배제를 누구의 비용으로 어떻게 할 것인지를 명시함 .

마 . 제조물책임 및 구상권 등도 쟁점

보증조항 사례

예문 : 제11조 (기술보증면제) “산학협력단”은 “실시자”가 실시하는 “계약기술”이 제3자의 권리를

침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며 , “계약기술”의 실시에 의하여 “실시자”에게 발생한 제3

자에 대한 실시료 지급을 포함하는 “실시자”의 어떠한 손실에 대해서도 “산학협력단”의 고의 또는

중과실이 인정되지 아니하는 범위 내에서는 책임을 지지 아니한다. 다만 , “산학협력단”은 “계약기술”의

특허 출원 , 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다 .

예문 : 제30조 [보증] "갑"은 "을"에게 갑의 제품이 제3자의 지식재산권을 침해하지 아니함을

보증한다 . 만일 , "갑"이 "을"제품을 위하여 제3자의 권리를 사용하여야 할 경우에는 사전에

"을"에게 통보하여야 하고 , "갑"은 제3자의 권리를 정당하게 취득하여 사용하여야 한다 .

예문 : 제31조 [면책] "을"이 계약제품에 대하여 제3자로부터 지식재산권 침해에 관한 침해 경고 ,

심판 또는 소송 제기 등 분쟁이 발생한 경우 , "갑"은 "갑"제품에 대해 "을"을 면책하여야 한

다 . "갑"은 제품의 생산 , 사용 또는 판매를 방해하는 제3자의 클레임 등을 예방할 수 있도록 최선의

노력을 다하여야 한다 . "갑"은 위 분쟁이 발생한 경우 적극적으로 방어하여야 한다 .

Knowledge qualifier qualification

보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고 , 그

결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것임

무제한 보증은 불가능을 요구하는 것임 . 과도한 Risk + 계약체결 방해

조건부 보증이 현실적 해결방안

국문 예문 : " 기술을 이전하는 " 갑 " 은 , 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이

제 3 자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다 .“ 영문 예문 : “The Seller has no knowledge of any infringement,

or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.”

진술 및 보증 조항 예문

Article 9.  Representation and Warranty ( 진술 및 보증조항 . 특허유효 및 권리

소유관계 , 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로

보증책임 제한 . 무제한 보증 아님 .)

 

9.1 SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein.  SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.

- 계속 -

9.5 SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SH-IONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will not infringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No.  88120057.0 and any foreign applications or patents corre-sponding thereto).

9.6 SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.

3. 진술보증 및 손해배상 대법원 2012 다 64253 판결

원심 서울고등법원 2008 나 19678 판결 " 양수인도 이 사건 담합행위에 직접 참여했던 탓에

주식양수도계약 체결 당시에 이미 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고 , 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을

들어 양도인 피고에게 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없으므로 , 양도인

피고는 위와 같은 악의의 주식양수인인 원고에 대하여 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반에 따른

책임을 부담하지 않는다 ."

대법원 판결 " 이 사건 주식양수도계약의 양수도 실행일 이후에 이 사건 진술 및 보증 조항의

위반사항이 발견되고 그로 인하여 손해가 발생하면 , 원고가 그 위반사항을 계약체결 당시

알았는지 여부와 관계없이 , 피고들이 원고에게 그 위반사항과 상당인과관계 있는 손해를

배상하기로 하는 합의를 한 것으로 봄이 상당하다 . ( 계약서 진술보증 및 손해배상 조항 우선적용

판결 )

양수인 원고가 이 사건 진술 및 보증조항과 관련된 이 사건 담합행위를 알고 있었고 이 사건

담합행위로 인한 공정거래위원회의 제재 가능성 등을 이 사건 주식양수도대금 산정에 반영할

기회를 가지고 있었다고 하더라도 그러한 점만으로 원고의 손해배상청구가 공평의 이념 및

신의칙에 반한다고 볼 수 없다 ."

4. 독점판매계약 종료 후 분쟁 사례

외국 상표권자 v. 국내 독점 판매권자 – 재고처리 문제

서울고등법원 2013. 7. 4. 선고 2012 나 73822 판결

“ 특별한 사정이 없다면 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에

당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 , 그로써 상표권의 효력은

당해 상품을 사용 , 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다 . 그러나 당사자 사이에

위와 같은 상표권 소진의 원칙을 배제하는 것처럼 보이는 내용의 계약을 체결하더라도

그와 같은 계약 내용이 강행법규에 위반되지 않는다면 그와 같은 계약은 계약 자유의

원칙상 허용된다 .”

독점판매계약의 종료 후 상표권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등

상표권이 소진된 영역에서 사업활동을 제한하는 조건을 부과한 것으로 , 상표권의 정당한

권리범위를 벗어난 행위로서 공정거래법 위반 등 기타 강행법규 위반이 될 수 있는지

여부가 쟁점

- 계속 -

서울고등법원 판결 : ' 국내 독점판매계약을 10년간에 걸쳐 매년 경신하는 방법으로 사업을

하였고 매년 상호 협의하여 다음 해에 판매할 물량을 협의하여 결정한 점 , 독점판매계약은

원고의 일방적 해지로 종료된 것이 아니라 합의로 종료된 점 , 만약 계약 종료 후 종전

계약당사자인 피고가 아무런 제한 없이 원고의 제품을 판매할 수 있다면 새로운 독점판매계약

체결자에게 부여한 독점판매권이 사실상 제한된다는 점 , 계약 종료 후 라이센서의 관리 , 감독 없이 판매 및 광고가 이루어질 경우 브랜드 가치를 유지하는데 어려움이 예상되는 점 , 계약 종료 후 법원의 판매금지결정을 받기까지 약 1 년간 사실상 아무런 제한 없이 재고품

판매 등 영업을 한 사정 등 ' 을 종합적으로 고려하면 공정거래법 위반은 아니다 .

“ 외관상 상표권 소진의 원칙을 배제한 것으로 해석되는 독점판매계약 종료 이후의 판매 등

금지약정이 강행법규 등에 위배된다고 할 수 없고 , 약정에 기한 금지청구는 권리남용에

해당한다고 볼 사정도 없다”

국가핵심기술 관련 특수문제82

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

83

▣ 최근 기술유출 사례 , 특히 중국 등 해외 유출 사례 급증

▣ 국가 경쟁력에 관련된 핵심기술의 해외 유출에 대한 국가적 통제

필요성 대두

▣ 국가핵심기술을 지정하고 그 기술의 해외이전을 승인 또는 신고

절차를 통해 관리하고자 함 . ▣ 최근 새로운 법률 제정 및 시행 : 산업기술보호법

▣ 적법한 기술이전 계약 및 라이센스 계약도 해당함

▣ 위반행위에 대한 무거운 형사 처벌로 규율

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

84

▣ 2006. 10. 27. 제정 , 2007. 4. 28. 시행

▣ 산업기술 유출방지 및 보호법의 적용 범위 대상기관 : 기업 , 정부출연 연구기관 , 대학 , 대학부설 연구소 등

산업기술보호법 제 2 조 산업기술 정의 규정 및 제 9 조

국가핵심기술에 해당하는 기술 중 , 관계 중앙행정기관의 장이 법령에 따라 지정 , 고시 및 공고한

기술에 대해 적용

규제 대상 행위 : 산업기술의 불법유출행위 ( 불법취득 , 사용 ,

공개 등 ) + 적법한 기술거래 형식의 국가핵심기술 유출행위 규제

대상

부경법 등 다른 법에 대한 관계

85

▣ 특별법 지위

▣ 제 4 조 “산업기술의 유출방지 및 보호에 관하여는 다른 법률에 특별한

규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 따른다”

▣ 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 대하여 특별법 지위

▣ 기술유출 사안에 대한 법 적용순위

▣ 산업기술보호법 우선 적용 여부 검토

▣ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 적용 검토

▣ 형법상 업무상 배임죄 , 특경법 등 적용 검토

▣ 복수 규정이 적용되는 경우 형법상의 경합범 규정 검토

산업기술보호법 적용 - 국가핵심기술

86

▣ 지정된 국가 핵심 기술

국가핵심기술 ( 제 2 조 제 2호 ) : 국내외 시장에서 차지하는 기술적 · 경제적 가치가

높거나 관련 산업의 성장 잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및

국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술로서 동법 제 9 조의

규정에 따라 지정된 산업기술

선정기준 ( 고시 ) : 국가안보 및 국민경제에 미치는 파급효과 , 관련 제품의 국내외

시장점유율 , 해당분야의 연구동향 및 기술 확산과의 조화 등 종합적 고려

현재 : 8 개 산업 분야 55 개 국가핵심기술 지정

정보통신 (14), 전기전자 (11), 자동차 (8), 철강 (6), 조선 (7), 원자력 (4), 우주

(2), 생명공학 (3) 해제 8 개 (55 개에서 47 개로 축소 ) 및 기준 변경 7 개 개정작업 중

국가핵심기술 수출 통제 ( 제 11 조 )

87

▣ 국가로부터 연구개발비를 지원받은 국가핵심기술의 수출

외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하는 경우

산자부 장관의 승인 얻어야 함

승인을 얻지 아니하거나 부정한 방법으로 승인얻는 경우 :

장관이 정보수사기관의 장에게 조사 의뢰 -> 산업기술보호위원회의 조사결과 심의 -> 장관이

수출 중지 , 수출 금지 및 원상회복 조치 명령

+ 국가연구개발비 지원 국가핵심기술 보유 기업에 대한 외국인 투자 및 M&A – 산자부 사전 신고

▣ 기타 정부연구비 지원 없는 국가핵심기술의 수출

산자부 장관에게 사전 신고 해야 함

장관은 수출이 국가안보에 심각한 영향을 줄 수 있다고 판단하는 경우 수출중지 , 수출금지 및

원상회복 등 조치 명령 가능

신고하지 않거나 허위신고하는 경우 : 위와 동일

산업기술의 유출 및 침해행위 금지 ( 제 14 조 )

88

▣ 금지행위 유형

1호 : 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득 , 사용 , 공개하는 행위

2호 : 산업기술에 대하여 비밀을 유지하여야 할 의무가 있는 자가 그 산업기술을 부정한

방법으로 사용 , 공개 또는 제 3 자가 사용하게 하는 행위

3, 4호 : 1, 2호 행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 산업기술을

취득 , 사용 및 공개하거나 취득 한 후 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 사용 , 공개하는 행위

5호 : 국가로부터 연구개발비를 지원받은 국가핵심기술을 장관 승인 없이 , 혹은 부정한

방법으로 승인을 얻어 수출을 추진하는 행위

6호 : 국가연구개발비 지원 국가핵심기술을 사전신고 없이 해외투자유치 등 M&A 관련 행위

6호의 2 : 기술자료의 반환 또는 삭제기피 및 보유 행위

7호 : 장관의 수출 중지 , 수출 금지 및 원상회복 명령을 이행하지 않는 행위

▣ 국가핵심기술로 지정된 분야의 기술이전시 주의해야 함 .▣ 상대방으로부터 특허침해 주장을 받고 협상으로 크로스라이센스를

체결하는 경우에도 해당하는 것으로 해석됨 .▣ 관계장관의 사전 승인 또는 신고대상인지 조사해야 함 .▣ 해외투자 유치 또는 M&A 도 해당함에 유의

▣ 수출통제 대상기술에 해당하는 경우 적법한 기술이전 또는 라이센스를

통한 경우도 규제 대상임을 유의해야 함 . ▣ 한국산업기술보호협회 또는 산업기술분쟁조정위원회 문의

89

정 리

국가 R&D 과제 관련 특수문제90

91

과학기술기본법 등 지재권 소유 관련 규정

과학기술기본법 제 11 조의 3 ( 국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진 )

① 국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중 , 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로

한다 . ( 단서 생략 ) ③ 그 밖에 연구개발성과의 소유 · 관리 및 활용촉진에 필요한 사항은

대통령령으로 정한다 .

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 ( 대통령령 ) 제 20 조 ( 연구개발성과의 소유 )

② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권 , 연구보고서의 판권 등 무형적

성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고 , 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동

소유로 한다 . 다만 , 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서

정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다 .

92

표준지침 처리규정 ( 미래창조과학부령 ) 제 36 조

( 연구개발에 따른 결과물의 소유 )

② 연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권 , 연구보고서의 판권 등 무형적

결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관 ( 세부과제의 경우에는 협동연구기관을

말한다 ) 의 소유로 한다 . 다만 , 제 1호 및 제 2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는

바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고 , 제 3호에 해당하는 경우에는 협약으로

정하는 바에 따라 주관연구기관 ( 세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다 ) 과

참여기관이 공동으로 소유할 수 있다 .

1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물

2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우

3. 장관이 주관연구기관 ( 세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다 ) 과 참여기관이

공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우

93

지재권 출원 관련 표준지침

94

국가연구개발성과에 대한 모인출원

행정적 제재 : 연구책임자나 연구원이 정당한 절차 없이 특허를 받을 수

있는 권리의 승계인이 아닌 사람의 명의로 특허출원한 경우 , 참여제한 - 3년 , 사업비 환수 - 부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된

해당연도까지의 출연금 전액 이내

위법한 공동 명의 출원 : 과학기술기본법 제 11 조의 2 제 1 항 제 6호

제재사유

위법한 제 3 자 명의 출원 : 위 제 7호 제재사유

형사적 책임 : 업무상 배임죄 ( 대법원 판결 ) 특허법상 모인출원 - 특허무효사유

국가연구개발사업의 연구개발성과에 대한 특허출원 : 발명자 확정 , 직무발명의 승계 , 공동출원여부 등 신중한 검토 및 정확한 확인 필요 !

95

과학기술기본법 – 기술료 규정

과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용 ) ① 연구개발성과 소유기관의 장은 연구개발성과를 실시 (

연구개발성과를 사용 ·양도 ·대여 또는 수출하려는 것을 말한다 )하려는 자와 실시권의 내용 , 기술료 및 기술료

납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다 . 다만 , 연구개발성과 소유기관이

소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다 .  ④ 그 밖에 제1항부터

제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다 .  

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령 ) 제22조 (기술료의 징수 ) ① 법제11조의4 제1항에 따른

실시권의 내용 , 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는

자와 합의하여 정한다 . 다만 , 법 제11조의4 제1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우

중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나 , 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서

매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다 .  

1. 중소기업 : 정부출연금의 10 퍼센트

2. 중견기업 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업을 말한다 ):

정부출연금의 30 퍼센트

3. 대기업 (「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을

말한다 ): 정부출연금의 40 퍼센트

96

산기평 기술료 징수 및 사용 관리에 관한 통합 요령

산자부 고시 (2014. 8. 1.) – 산기평 산업기술혁신사업 공통요령 적용 과제

제5조 (기술료 징수대상 ) ① 장관은 과제 종료 후 평가결과 불성실수행이 아닌 과제의 성과를 실시하고자 하는

영리 주관기관 또는 영리 참여기관에 대하여 기술료를 징수할 수 있다 .

제7조 (영리기관의 기술료 납부 ) ① 제 5 조제1 항에 따라 기술료를 납부하는 영리기관은 정액기술료 방식과

경상기술료 방식 중 하나를 선택하여 전담기관에 납부하여야 한다 . 다만 종료 후 성실수행으로 평가된

과제를 수행한 영리기관은 이 요령 또는 과제 공고상 달리 정하지 않는 한 정액기술료 방식을 선택해야 한다 .

②실시계약의 체결은 해당 영리기관이 기술료 확정 결과를 통보받은 날로부터 30 일 이내에 별지 서식 제 1호의 정액기술료 납부 계획서 또는 별지 서식 제 2호의 경상기술료 납부 확약서를 전담기관의 장에게

제출하는 방법으로 갈음한다 . 이때 해당 과제의 주관기관은 납부 계획서 또는 확약서를 취합하여 전담기관에

제출하여야 한다 .

제35 조 (제재조치 ) 장관 또는 전담기관의 장은 기술료 납부의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우 제 36 조제 3항의 규정에 의한 전문위원회의 심의를 거쳐 <별표 1> 의 기준에 따라 주관기관의 장 , 총괄책임자 , 참여기업 및 그 대표 , 실시기업 및 그 대표 등에 대하여 장관 또는 전담기관의 장이 실시하는 기술혁신사업의

참여제한 , 미납기술료 환수 등의 제재조치를 취할 수 있다 .

97

감 사 합 니 다 !!!