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Part 3 – Basics of US IP and License Agreement （典型的契約の基礎知識パート 3 – 米国知財とライセンス契約の基礎知識）

Presented by:

下田範幸、日本及びカリフォルニア州弁護士、パートナー

Noriyuki Shimoda, admitted in Japan and California, Partner of Squire Patton Boggs

Phone: 415-393-9894

Email: [email protected]

April 19, 2017 at PA Office of Squire Patton Boggs

May 17, 2017 at SF Office of Squire Patton Boggs

DOING BUSINESS IN CALIFORNIA

Basics of Typical Contracts

2 squirepattonboggs.com

A Variety of Basic Contracts used in US(米国で使用されるさまざまな基本的な契約書）

• Part – 1 • NDA – Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約）

• LOI/MOU/Term Sheet

• Sales Contract(売買契約）

• Part – 2 • Office Lease （事務所賃貸借契約書）

• Employment Agreement/Offer Letter（雇用契約書）

• Independent Contractor Agreement（独立請負人契約書）

• Settlement and Release Agreement（和解権利放棄契約書）

• Parent–Sub Agreement（親子間契約書）

• Part – 3 • Basics of US IP(アメリカの知的財産権の基礎知識）

• IP License Agreement（知的財産権使用許諾契約）


Basic of US IP -Four Intellectual Property Rights

（米国知財の基礎ー4つの知的財産権）

• Patents （特許）

• Copyright（著作権）

• Trademarks（商標）

• Trade Secrets（トレードシークレット）

4 squirepattonboggs.com Squire, Sanders & Dempsey L.L.P.

What is Patent?（特許とは何か）

• Definition of patent（特許の定義） The right to exclude others from making, using,

selling, offering for sale, or importing the invention

throughout the United States(特許とは、自分の発明

したものを他者がアメリカ合衆国において使用し、利用

し、販売し、輸入することなどを禁止することができる権

利である。 )


What is patentable?（何が特許の対象となるか）

• Utility Patent （通常特許） Processes （プロセス）

Apparatus （機械）

Manufactured goods （製品）

Compositions of matters (such as chemical compounds) （組成物ー化合物など）

Any new and useful improvement of the above（以上の改良物）

• Plant Patent （植物特許）

• Design Patent （デザイン特許ー意匠特許）- design for an articles of manufacture （製造物のデザイン）


What are the requirements?（特許要件は何か）

• What are the requirements for utility patent? （通常特許の要件は何か） An invention must be

– Novel （新規性）

– Useful（有用性）

– Non-obvious（非自明性）

Additionally, an invention must not be（以下のものであって

はならない）

– Frivolous （軽薄でくだらない）

– Contrary to public policy or the public welfare （公序良俗に反する）


How to Obtain a Patent in US （アメリカにおける特許取得の方法）

• Steps for Obtaining a Patent in US（特許取得のステップ） Develop Invention (発明をする） Consulting with a patent attorney （特許弁護士と相談） Conducting a patentability search on the invention （特許性の調査） Preparing a disclosure of the invention （特許内容開示の準備） Filing patent application in the US Patent and Trademark Office (PTO)（PTOへの出願）

Examination by PTO and PTO’s office action （PTOでの審査とPTOからの異議）

Publication in 18 months after filing date（出願日から18ヵ月後の公開） Submitting responses （PTOの異議に対する回答） Notice of Allowance by PTO and payment of an issue fee （PTOによる許可通知と発行費の支払い）

Issuance of patent （特許発行）


Limitations of patent（特許権の限界）

Geographical（地理的限界） – A patent issued by one country cannot be enforced in another –

the inventor or its assignee must apply in each country in which patent protection is desired(特許制度はそれぞれの国家の制度であり、特許権とはそれぞれの国家によって認められるものであるから、特許が発行された国だけで認められる権利である.)

Time（時間的限界） – A patent is enforceable for a limited period; 20 years from filing

date for most types, 14 years for any new, original and ornamental design for an article of manufacture（有効期間は、原則出願時点から20年間。デザインについての特許（design patent、日本の意匠権にあたる。）に関しては特許出願時点から14年間である。）


What is Copyright?（著作権とは何か）

• A Copyright is an intellectual property right to protect

the tangible expression of ideas, not to protect an

idea itself.（著作権とはアイデアの具体的な表現を保護する知的財産権であり、アイデアそのものは著作権の対象ではない。）

• For example, a copyright protects an author of a book

from having the work copied but does not protect the

author from having the ideas disclosed in the book

utilized.（たとえば、著作権は、本に記載された著作内容自体のコピーを禁じるが、本に描かれたアイデアをまねすることを禁止しない。）


Subject Matter of Copyright（著作権の対象）

(1) literary works（文芸著作物）;

(2) musical works, including accompanying words（音楽著作物）;

(3) dramatic works, including any accompanying music（演劇著作物）;

(4) pantomimes and choreographic works（舞踏振り付けの著作物）;

(5) pictorial, graphic, and sculptural works（図画彫刻著作物）;

(6) motion pictures and other audiovisual works（動画視聴覚著作物）;

(7) sound recordings（録音著作物）; and

(8) architectural works（建築著作物）.


Subject Matter of Copyright （著作権の対象）

Computer Programs/Software（コンピュータープログラム、ソフトウエア－）:

• Prior to 1980 courts generally viewed computer programs as literary works protected by copyright as literary works. A 1980 amendment to the Copyright Act extended copyright protection to computer programs, which it defined as “a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer to bring about a certain result.”（1980年以前、裁判においては、コンピュータープログラムは文芸著作物にあたると判断され、著作権が認められたが、1980年に著作権法の改正によって、明文でコンピュータープログラムが著作権の対象になるとの条文を採用して、立法的解決を行った。コンピュータープログラムとは、

「コンピューターにおいて、一定の結果をもたらすために、直接的に、または間接的に、使用される記述、指示のセットである」、と定義されている。）


How to obtain a Copyright（著作権の取得方法）

A copyright starts to exist as soon as a work of expression

is rendered in some fixed, tangible form, such as a book,

word processor file, audio recording, digital recording, etc. （著作権は、表現が具体的な媒体に固定された時点で発生する。）

– A registration is not required for a valid US copyright. （登録は不要）

– Two Requirements of Copyright ability (著作権の２要件）

– (1) Fixation（固定性）

– (2) Originality（独創性）.

A. Independent Creation（独立した創造）

B. Quantum of Creativity（わずかの創造性）


Copyright protection （著作権の保護内容）

(1) the right to reproduce (copy) the work（複製権）;

(2) the right to prepare derivative works (adaptations)

（派生著作物作成権）;

(3) the right to distribute copies of the work（販売頒布権）;

(4) the right to perform the work in public（実演権） ; and

(5) the right to display the work in public（展示権）.


Duration of Copyright protection

（著作権保護期間）

• A copyright remains in force for 70 years after the

death of the author of the copyrighted work.（著者の死後70年間）

• If a corporation is the author of the work, the

copyright lasts for 95 years after the work is

published, or 120 years after the work is created,

whichever expires first.（法人が所有者の場合、発表後95年か、製作後120年の早いほう）


What is a Trademark? （商標とは何か）

• Trademarks are

Words, Names, Phrases, Symbols, Logos, Designs and any combination of the above

Which are used to:

Identify and distinguish goods from those manufactured by others

To indicate the source of the goods, even if that source is unknown

（トレードマークとは、他者が製造、販売する商品と区別するために、自己の商品を特定するために使用される、言葉、人名、フレーズ、シンボル、ロゴやデザイン、および以上のどれかとどれかのコンビネーションなどであり、それによって、その商品の製造元の同一性を示すものである。）

Example: The mark CoCa Cola for cola indicates that the cola comes from the same source as the last one bought. （例ーコカコーラ）


What is a Service Mark?

（サービスマークとは何か）

• Service Marks are the same thing as Trademarks

except that they identify and distinguish services

instead of products（サービスマークとは、トレードマークと内容的にはまったく同じであり、使われる対象が商品の変わりにサービスであるということだけが違う。）

Examples

– JAL (Airline services)

– McDONALD’S (Restaurant services)


How to Acquire Rights in Trademarks

（商標権の取得方法）

First to Use（最初の使用）:

• In the United States, under federal law, the first to use a Mark

“in commerce” generally is the owner of the Mark.（トレードマーク

の権利を取得するには、マークを実際の商品やサービスにつけて、アメリカで実際にビジネス上最初に使用することが必要である。）

• Registration not Required（登録は不要）:

Even if the senior user does not have a registration for its Mark,

under Section 43(a) of the Trademark Act, the senior user generally

may stop a junior user from further use of an infringing mark, （トレー

ドマークについては、登録をしなくても、先に使ったものは、後から使ったものの使

用を止めることが出来る。）


How to Acquire Rights in Trademarks

（商標権の取得方法）

Merits of Registration（登録のメリット）:

• Even though registration is not required for trademark protection, it is advisable for a company to obtain registrations for its Trademarks.（登録手続きは必要ではないが、登録はぜひともすべきである。）

• Registration confers important benefits to the Trademark owner（登録することによるメリットは以下のとおり）

– Automatic Federal Court Jurisdiction（連邦裁判所の管轄）

– Possibility of treble damages for infringement（三倍損害賠償の請求権）

– Presumption that Registrant is owner of Mark （マークの所有者であることの推定）

– Geographic coverage for entire United States even if use is limited to localized areas（トレードマークに対する権利を全米的に主張できる）

– “Incontestability” after five years upon filing of affidavit between fifth and sixth years（登録して5年たつと、権利が確定し不可争性と呼ばれる権利、ステータスを与えられる）


What is a Trade Secret? （トレードシークレットとは何か）

• Information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that are protected by trade secret law.（方式、パターン、編集物、プログラム、考案、方法、技術やプロセスなどを含む情報でトレードシークレット法で保護されているもの）

• Such as know-how (e.g., manufacturing techniques); business information (e.g., new product information, business methods, source of supply, customers lists, and even knowledge of a particular customer’s needs), and ideas (e.g., innovations relating to new technology and manufacturing methods). （製造技術についてのノウハウ、製品の製造工程、新製品の情報、ビジネスモデル、原材料の供給先リスト、製造コストの明細、製造プラントを構成する各機械のメーカー名など、一切のビジネス情報もトレードシークレットになりうる。）

• Example(例):

• CoCa Cola Formula(コカコーラの原液の組成）


How to Obtain and Three Requirements （取得方法と3要件）

A registration is not required for a valid trade secret. （登録は不要）

Three Requirements for obtaining and protecting trade secret (取得と保護の3要件）:

1) The information must not be “generally known” or “readily

ascertainable” through proper means. （一般に知られていないこと）

2) The information must have “independent economic value” due

to its secrecy. （秘密にすることに経済的価値があること）

3) The trade secret holder must use reasonable efforts under the

circumstances to protect the secrecy of the information.（秘密を守ることに合理的な努力をしていること）


What is a License?（ライセンスとは何か）

• Granting rights in property without transfer of

ownership （所有権の移転なしに資産についての権利を与えること）

• Subject property could be anything, and is not

only intellectual property （対象の資産は何でもありえて、IPとは限らない）


Requirements for IP Licensing Agreements （IPライセンス契約の基本要件）

• Licensor must have the ownership of intellectual property or authority to grant license on intellectual property（ライセンスを与える側の当事者がライセンスを与える対象の知的財産権について所有権その他の権限を持っていること）

• Intellectual property must be protected by law or eligible for legal protection（対象の知的財産権が法律上保護の対象となっていること）

• Agreement must specify what rights to be granted（契約上、どんな権利がライセンスされるかが特定されていること）


Typical Terms of IP License Agreement

（IPライセンス契約の典型的条文)

• Core Terms(主要条文） Recitals（前文） Definitions （定義） Maintenance of Intellectual Property （IPの維持） Territory （テリトリー） Field of Use (使用分野） License Grant （ライセンス付与） Exclusive or Non-exclusive （独占、または非独占） Sublicensing Rights （サブライセンス権） Royalties （ロイヤルティ） Warranties （保証） Indemnities （免責保証） Limitation of Liability （責任の制限） Infringement Responsibilities and Enforcement （侵害に対する責任と権利行使）

Term and Termination （契約期間と解約権） Assignment （譲渡）


Recitals（前文）

• Recitals is put before the body of agreements and provides

background information regarding the parties and the

business covered by the license agreement.(前文は、契約書の本文に入る前に、当事者がどのような会社であるか、および、その契約の締結に至る背景を簡単に説明する)

• The statements in the recitals are not “agreed provisions”

and have no binding effect, but, could be used as basis for

interpretation of the agreement.(前文は契約条文ではなく、拘束力はないが、契約条文の解釈の根拠になる場合もある。）

• The Recitals section is a great place to get a quick

overview of the licensing arrangement. (前文によって、そのライセンス契約のアレンジメントの概要を知ることができることもある。）


Definitions(定義）

• Typical license agreement has a provision of a list of

“Definitions” of the terms used in the agreement as the first provision.（典型的なライセンス契約では契約書本文の最初に、その契約書で使われる用語の定義を列挙する場合が多い。）

• Importance of defined terms. （定義された用語の重要性）

• Especially it is very important to specify and define clearly the intellectual property covered to avoid a dispute later on as to the rights of the licensee.(特に、どの範囲のIPの権利をライセンシーが取得したかについて後に争いを避けるために、ライセンスの対象となるIPの定義を特定することはきわめて重要である。）

What is a software version covered, whether source code is covered too(ソフトウエアのどのバージョンが対象になっているか、ソースコードも対象か、等）


Maintenance of Intellectual Property

（IPの維持）

• Patent Maintenance Issues （特許の維持）

Ongoing Patent Prosecution （継続中の特許手続き）

Costs of Prosecution （特許手続きにかかる費用）

Foreign Patent Filings （外国出願について）

• Software Maintenance Issues（ソフトウエアの維持）

Updates, and Upgrades (アップデート、アップグレード）

Bug Fixes and Error Correction（バグの修正、エラーの修復）

• Trademark Maintenance Issues （トレードマークの維持）

Renewal of registration （トレードマーク登録の更新）

• Trade Secret Maintenance Issues （トレードシークレットの維持）

Continuing safeguarding of trade secrets （トレードシークレット保護の継続）


Territory （テリトリー）

• Specify territory in which licensee may use

license rights （ライセンスを与える地域を限定する）

• Especially important for exclusive license （特に独占的ライセンスの場合に重要）

• Worldwide (全世界）– be careful in the case of

patent license （特許ライセンスの時に注意）

USA

Japan

Asia?

Europe?


Field of Use (使用分野）

• Field-Of-Use

Restrictions that are placed on a license granted

for the use of IP. Field of use restrictions limit the use

of IP to a certain industry, or even a specific product.

These restrictions aim to protect IP against overuse

or reckless use, and are a factor in the royalty that is

charged to IP licensees. （IPライセンスへの制限で、IPの

使用を一定の産業分野に限定するもの。この制限はIPをライセン

シーによる過剰なIP使用や乱用から守り、ライセンスのロイヤル

ティ額の設定の要素となる。）


License Grant (ライセンスの付与）

• Type of Rights Granted（付与される権利のタイプ） Intellectual property rights are often described as a “bundle” of rights and an intellectual property owner can generally partition and divide the bundle as it wishes.（知的財産権というのは、権利の集合体と言われることもあり、その具体的な内容はさまざまであり、所有権者はその権利のどの部分でも取り上げてライセンスの対象とすることができる。）

A licensor can choose to license only certain rights so that certain rights are reserved to the licensor or other parties. （ライセンサーは、ある部分の権利だけをある相手に与え、他の部分を自己に保持することもできれば他の相手に与えることもできる。）

For example, a licensor can choose to allow a licensee to sell a patented product but another licensee may have the exclusive manufacturing rights.（あるライセンシーに製品を販売する権利を与えるが、製品の独占的な製造権は他の誰かに与えるということも可能。）


License Grant （ライセンスの付与）

• Examples of License Rights Granted（ライセンス権付与の例） The right to make, have made, use and sell an

invention/patent （発明対象物を、製造し、他社を使っ

て製造させ、使い、販売する権利）

The right to reproduce and distribute software （ソフト

ウエアを複製して販売する権利）

The right to make modifications （derivative works) to

software（ソフトウエアの修正物(派生作品）を作る権

利）

The right to use trademark for certain goods（トレード

マークを一定の商品に使う権利）


Exclusive or Non-Exclusive （独占か非独占か）

• Exclusive License（独占的ライセンス）: Precludes Licensor from granting additional licenses to third

parties（他社に同じライセンスを与えられない権利）

If not stated explicitly, it is generally understood that Licensor itself is precluded from using and exploiting the Licensed IP（特筆されない限り、IP所有者も使用できなくなる。）

– cf. Co-Exclusive License (aka Sole License): Licensor grants a single licensee a license but reserves the right to use and otherwise exploit the Licensed IP.（それに対して、「共同独占ライセンス」「単独ライセンス」の場合は、所有者は使用を継続できる。）

• Nonexclusive License（非独占ライセンス）: Licensor may grant licenses of the same or different scope to

other Licensees. No one has exclusive rights.（ライセンサーは他社にもライセンスを与えることができる。誰も独占権を持たない。）


Sublicensing Rights （サブライセンス権）

• A sublicense allows a licensee to grant to third

parties the right to also exercise intellectual

property rights with regard to a certain intellectual

property.（サブライセンスとは、ライセンスによって取得した知的財産権の使用権をさらに第三者に与えることである。）

• Sublicensing rights are often critical for a licensee

to obtain because their commercialization plans

often require a licensee to allow others to also

exploit the licensed intellectual property.（このサブライセンス権は一般人への販売を目的としてソフトウエアの複製、使用、製造、販売権のライセンスを受けた場合には不可欠である。ソフトウエアの販売は、実はその本質は厳密には販売ではなく、まさにサブライセンスそのものだからである。）


Royalties（ロイヤルティ）

• Royalty（ロイヤルティ） Compensation paid by the Licensee under agreement

for the use of Licensor’s IP（ライセンスの対象としての知的財産権の使用の対価としてライセンシーが支払う金額-使用許諾料）

– Running Royalties （ランニングロイヤルティ）

» Based on the productivity or use of Licensed IP（事業の成果やIP使用の程度に応じて発生するもの）

– Fixed Royalties（固定的ロイヤルティ）

» Up-front lump sum (paid up) （当初の一時金）

» Installment payments （分割支払い）

– Combination of the above （上記の組み合わせ）


Royalties （ロイヤルティ）

• Statement（計算書） The license should include a provision that requires the

licensee to provide the licensor with regular statements that

set forth the calculations used to determine the amount of

royalty payments.（ロイヤルティの支払いを行う際、ビジネスの実績

に基づくロイヤルティの計算を記載した書面を提出する義務を課す。）

• Audit Right（調査権） The license should also include a requirement that the

licensee keep complete and accurate records of all

transactions involving the licensed products or IP, and

allows the licensor to audit/examine such record. （書面の正

確性を確認することを目的として、正確な販売記録を一定年数保管し

なければならない義務を課し、必要に応じてその記録を調査する権利

も記載する。）


Warranties （保証）

• Implied warranties under Uniform Commercial

Code (“UCC,” warranties of merchantability,

fitness for particular purpose, and non-

infringement) （統一商法典による黙示の保証、一般商品性の保証、特定目的適合性の保証および非侵害の保証など）

• Licensees will be seeking maximum warranty

protection while most licensors desire to grant

very few warranties, disclaim all implied

warranties, and provide IP “AS IS” if at all

possible. （ライセンシーは最大限の保証を求め、ライセンサーは、できればあるがままのライセンスにし、最小限の保証の上、黙示の保証を排除したい。）



• Implied Warranties under UCC（UCCによる黙示の保証） Apply to License Agreement if it is associated with

goods, or may be applied by court by analogy （物品の販売を伴うライセンス契約には直接適用され、その他のライセンス契約でも

類推適用されうる。）

– Merchantability （一般商品性の保証）

– Fitness for Particular Purpose （特定目的適合性の保証）

– Non-Infringement （非侵害の保証）

Effect （効果）

– Buyer （Licensee） may be entitled to（ライセンシーは以下の救済を受けうる）:

» Actual damages（実損害）

» Incidental damages（付随損害）

» Consequential damages （結果損害）



• Warranty Disclaimer（保証の排除） UCC requires that any warranty disclaimers related to

merchantability must mention the word merchantability in writing and it must be conspicuous while warranty disclaimers relating to fitness for a particular purpose must be in writing and conspicuous.（黙示の保証を排除するには、明文規定で、かつ契約書の中で、目立った（conspicuous）記載方法によって、黙示の保証をしないことを記載しなければならない。）

– Use of ALL CAPS and bold text in contract is a way to make the disclaimer CONSPICUOUS（契約書の中で、大文字にしたりボールドタイプになっているのは、排除を目立った記載にするためである。）



• “AS IS” License and No Warranty（現状有姿のライセンスで保証なし） A licensor’s best is to provide no warranty at all by

disclaiming all implied warranties and providing for

“AS IS” license. (ライセンサーにとってのベストは、黙示

の保証を排除して、現状有姿のライセンスであることを明

示し、一切の保証をしないこと）

A licensee should resist against “AS IS” license.(ライ

センシーとしては抵抗すべき）



• Express and Limited Warranty(明示的限定的保証） Compromise is to agree on disclaimer of implied warranties and

express and limited warranty as follows: （譲歩としては黙示の保証を排

除して、以下のような明示的限定的保証に合意すること）

Warranty to only conformity with functions expressly described in

specifications.(明示的な仕様に記載してある機能の保証）

Limiting obligations by excluding from the warranty all instances

where the licensee modifies the licensed products without the

licensor’s written prior consent.（、ライセンシーが自ら変更を加えたために

発生した問題などは除外）

Excluding from the warranty any failure of performance that are

caused by persons, or products that are not owned or under the

control of the licensor（ライセンサーの支配の及ばない事情から発生した問

題についての責任を排除）



• IP non-infringement warranty（IP非侵害の保証）

A licensor needs to be careful in giving non-infringement warranties such as non-infringement of “any IP rights” and “international patent.”(ライセンサーは、他社のすべてのIPを侵害しないとか、国際特許の侵害をしないとかの保証をしないように注意すべき）

Possible compromise is “the licensor warrants non-infringement to the licensor’s actual knowledge.”（譲歩しては、自分の知る限りにおいてそのような侵害はないことを保証すること）


Indemnification （免責保証）

• Indemnification means generally the assumption by one party of the defense and the payment of resulting expenses and judgments incurred by the other party as a result of certain legal actions from a third party.(契約の一方の当事者が他方の当事者に対して、他方の当事者が第三者から裁判などによって法的責任を追及された場合に、その手続きでの防御を引き受け、その手続にかかる費用の負担をし、かつ、その手続によって支払いを命じられた金額の支払いも負担すること等を約束するもの)

• Indemnification clauses may be thought of as boilerplate but the scope of coverage is a very important matter.(スタンダードな条文として理解されているかもしれないが、大変重要なもの）

• Because large amounts of money could be involved, indemnification should be heavily negotiated by the parties.（きわめて大きな金額が問題になる条文であるから、十分に理解して交渉の対象とすべき）

• Indemnitee should make sure to include all of the “Indemnify, hold harmless, and defend” are important to Indemnitee (保証をしてもらう側は、 “Indemnify, hold harmless, and defend” の全部の言葉が入っていることを確認すべき）


Indemnification （免責保証）

• Licensors will seek to have their licensees indemnify them against any claims that may arise from the licensee’s commercialization of the licensor’s intellectual property.（ライセンサーは、ライセンシーがライセンスの対象の知的財産権を使用して実行したビジネスを原因として、第三者がラインセンサーに対して裁判を起こしてきたような場合には、それがどのようなクレームであっても、ライセンシーに保証してもらいたい）

• Licensees will seek to have their licensors indemnify them against any claims that may arise from infringement claims of the licensee’s intellectual property or any defect of the licensor’s intellectual property.（ライセンシーからすれば、ライセンサーからライセンスを受けた知的財産権が第三者の知的財産権を侵害していること、または、その他知的財産権の何らかの欠陥を理由にして第三者から裁判を起こされたら、それがどのようなクレームであってもライセンサーに保証してもらいたい）


Limitation of Liability （責任の制限）

• Almost every contract, including license agreements, should provide for a limitation of liability. （ライセンス契約だけでなくすべての契約に入れておくべき条文が責任の制限）

• It should cover all claims arising out of or related to the license brought regardless of in contract, tort, infringement of IP or any other legal basis. （損害賠償の根拠が、契約違反であれ、不法行為であれ、知的財産権の侵害であれ、どのような法的根拠に基づくものであっても、すべてのクレームをカバーするようにすべき）

• Without this provision, damage could be potentially limitless due to consequential damages and/or punitive damages.（この条文がないと、結果損害や制裁的損害賠償などによって、無制限の損害賠償になってしまうリスクがある。）


Limitation of Liability （責任の制限）

• Some states will refuse to enforce a limitation of liability provision in cases in which the exclusive remedy provided in the license fails in its essential purpose.（州によっては、責任の限定の条文があることによって、救済内容が制限された結果、本来の救済の本質的な意味が失われるような結果になる場合はその条文の効力が否定されることになっている。）

• Under CA contract law, when circumstances cause an exclusive or limited remedy to fail in its essential purpose, the injured party can seek any remedies available to it under the Commercial Code.（カリフォルニア州法の契約法でも、具体的な取引の実態において、責任の限定条項によって、法が予定する救済の本質的な目的が失われるような場合には、相手方当事者は契約によらず商法によって認められるすべての救済を求めることができると規定されている。）

• In CA, consequential damages can be limited or entirely excluded, unless such limitation or exclusion is found to be unconscionable. （結果責任の制限、排除については、その制限または排除が、良心に反するようなものと認められない限り、有効であると規定されている。）


Infringement Responsibilities and Enforcement

（侵害に対する責任と権利行使）

• A typical intellectual property licensor will

want to retain full control and power to

bring infringement actions against third

parties who infringe their intellectual

property rights while they want to avoid any

responsibility to take legal action.（通常ライセンサーとしては、侵害行為を行っている第三者に対して、法的手続きをとり、その法的手続きに関して和解に合意するかどうか等も含めた一切の決定をできる権限を維持したいと考えるものであるが、他方、裁判を起こす義務は課されたくない。）


Infringement Responsibilities and Enforcement

（侵害に対する責任と権利行使）

• A license agreement should always make clear

who will be responsible for or who may bring

infringement suits.（ライセンス契約の中で、どちらの当事者が侵害行為に対して裁判を起こす義務があるか、権利があるかを明示すべき）

• Another key point of negotiation is how any

damages collected and enforcement expenses

incurred will be split between the licensor and

the licensee. （裁判にかかる費用の分担と、勝ち取った損害額の分け方も合意しておくべき）


Term and Termination （契約期間と解約権）

• Term of the license is obviously critical to the licensor and the licensee. It depends on types of IP, the purpose for which the licensed IP will be used, and the relationship of the parties.（有効期間の重要性は当然、ライセンサーにとってもライセンシーにとっても重要である。対象の知的財産権が何か、ライセンス契約によって実現しようとしているビジネスの内容と目的は何か、そして、ライセンサーとライセンシーの関係はどのようなものか等によって、契約期間は決定される。）


Term and Termination （契約期間と解約権）

• A termination clause should define the specific conditions that give rise to early termination（解除条項では解除事由を明確に記載するべき） , such as（たとえば） (1) a material breach of the license by either party with

cure period（重要な違反があり、かつ、それを指摘されてから是正する期間中に是正できなかった場合)

(2) change of control of the licensee （Ｍ＆Ａなどで当事者の支配者が代わった場合）

(3) failure of either party to meet performance conditions (e.g., minimum sales amount or timely support, and timely updates) （最小販売義務等の契約遵守義務違反）


Assignment （譲渡）

• Generally, absent a clear agreement to the contrary, non-exclusive licenses may not be assigned, while it is an open question as to whether exclusive licenses may be assigned without the licensor’s consent.（明文規定がなければ、一般的には非独占的なライセンスの場合は、ライセンサーの許可がない限り譲渡できないと解釈されるが、独占的なライセンスについては解釈が分かれている。） Note: There is recent federal case law stating that an exclusive

licensee cannot assign its rights without the licensor’s permission. （最近の判例で独占的ライセンシーもライセンサーの許可がなければ譲渡できないという判断が出された。）

• The licensor does not want one of its competitors to gain access to its IP via a merger or asset acquisition.（ライセンサーとしては、Ｍ＆Ａなどによって、競業会社に対してライセンスを譲渡されたくない）

• The licensee on the other hand commonly requests that right to transfer the license to an affiliate or third party in merger or asset purpose transaction.（他方ライセンシーにとっては、ライセンスを関連会社や、Ｍ＆Ａの相手方に譲渡する権利を要求する。）


Assignment （譲渡）

• Often a compromise provision is “the licensee may not assign the license without the consent of the licensor, which shall not be unreasonably withheld.”（よくある譲歩は、原則としてライセンサーの同意がなければ譲渡できないが、ライセンサーとしては合理的な理由がないかぎり同意を出さなければならない、という条文）

• From the perspective of the licensor, it is better to avoid this compromise because, under CA laws, if the proposed assignee can financially perform the contract, it is unreasonable for the licensor to withhold its consent. （本来ライセンサーの立場に立つと、避けたほうがいい条文である。なぜかというと、この「合理的な理由」については、譲渡を受けるものがそのライセンス契約のライセンシーとして負担する経済的な義務を果たすだけの経済力があれば、同意を拒否する合理的な理由があるとは解釈されないのがＣＡ法だからである。）

• If the licensor unreasonably withholds its consent, it breaches the license agreement and may be liable for all consequential damages that flow from the breach.（不合理に拒否すれば、ライセンス契約違反ということになり、場合によればその結果M&Aが実現できなかったことの損害賠償を要求されるリスクすらある。）


Licensing of Trademarks （トレードマークのライセンス）

• Specify the products or services to which the licensed trademarks

can be applied（どのような具体的な商品・サービスについてそのトレードマークを使用できるのかを明確にする。）

• Impose quality control standards on the Licensee to maintain the

level of quality associated with the mark.（ライセンシーに、対象のト

レードマークをつける商品について要求される品質の高さを維持する義務を課す。）

• The license should provide for the Licensor’s right to inspect the

quality of the item the mark is used with and should include the

Licensor’s right to terminate the license if quality control is not

maintained （その品質のレベルについて調査する権利をライセン

サーに認め、品質維持の義務を果たしていないことが判明した場合には、ライセンスを解除できる権利を与える。）


Licensing of Trademarks （トレードマークのライセンス）

• Provide that all goodwill accrued by the Licensee’s use of the mark passes to the Licensor, rather than building rights in the mark for the Licensee.（トレードマークに対する一般消費者の信頼などの無形の利益を意味するgoodwill

はすべてライセンサーに帰属すると記載する）

• Require that the Licensee shall not adopt or use any variation of the mark or any word or mark likely to be confused with the mark（契約終了後、ライセンシーは対象のトレードマークを基にして作成されたような似たマークを一切使用しないこと

を義務付ける。）

• Require the Licensor to maintain/renew registration on registered mark （トレードマークの連邦登録を継続維持する義務を課す）


Licensing of Patents（特許のライセンス）

• Identify the patents being licensed (identified by specific

patent number)（対象となる特許の特定として特許の発行番号を使う。）

Patent application can be licensed (identified patent

application number)（出願中の場合でもその対象技術をライセンスすることはできるが、その場合は出願番号を特定のために使う。）

• Specify which rights under the patent monopoly are being

licensed (i.e., make, have made, use or sell)（特許権がカバーしている権利のどこまでをライセンシーに使用を許可するかを明確にする必要がある。製造する権利、他社に製造させる権利、使う権利、販売する権利等）


Licensing of Patents （特許のライセンス）

• Specify the aspects of the patent are being licensed (i.e.,

licensed product, licensed process, etc.)（ライセンス対象の製品やプロセスなどの、ライセンス対象の特許使用の範囲、たとえば、一定の製品を製造するプロセスがライセンスの対象である場合にライセンシーはそのプロセスを使用して他の種類の製品を独自に開発、製造してもよいのか、特定の製品のみの製造だけが認められるのかも明示する。）

• Specify the field of use （使用分野の特定）

• Require the Licensee to mark all products with the licensor’s

patent number (marking requirement)（対象製品に、ライセンサーの特許を使用していることを明示させる義務を課す）


Licensing of Patents （特許のライセンス）

• Make sure that royalty payments for the licensed patent do not

exceed the life of the patent（ライセンスの有効期間はその特許自体の有効期間を超えないようにする。）

• Consider license of combination of patent and other IP to extend

term beyond patent term.（特許と他の知的財産権とあわせてライセンスの対象にすることを考えるべき）

• Determine that the patents being licensed are sufficient to cover

all rights to make, use or sell a particular product or process. （その特許だけで自分の計画しているビジネスを実行するに十分であるのかどうかを確認する必要）

• Research and determine that patent rights held by third parties

(blocking patents) are not required in order to utilize the licensed

patents（第三者の特許も使用しなければ製造できない製品をビジネスの対象にしないように、綿密な調査と検討が必要）－ It is called “Freedom to Operate

（FTO) analysis. （そのような調査検討はFTOと呼ばれる。）


Licensing of Copyrights Such as Software （ソフトウエアなどの著作物のライセンス）

• Specify which of the rights (i.e., reproduce, distribute, make derivative work such as remake, etc.) in the licensed works are the subject of the license（著作権の権利内容には、複製権、販売権、派生著作物製作権などさまざまなものがあるので、それらのうちどの権利をライセンスの対象とするかを明確にすること）

• Identify, by registration number or otherwise, which copyrights or software versions including future version -updates are the subject of the license（Copyrights Officeへの登録が済んでいるものであれば、その番号を記載する。登録がされていないものの場合にはその特定内容を明確にする必要がある。いくつものバージョンが作成されているソフトウエアーのような著作物の場合には、どのバージョンが対象になるのか、そしてその権利が将来のバージョンアップにも及ぶのかを明示する必要）

• Specify whether source code itself is subject to the license(ライセンスがソースコードにも及ぶのか）

• Require the Licensee to mark all works with copyright notice（製品にライセンサーが著作権を持っていることの表示をさせる。）


Licensing Trade Secret （トレードシークレットのライセンス）

• Make sure that both the Licensor and Licensee have

obligations and procedures in place to safeguard

confidentiality（ライセンサーおよびライセンシー双方が、トレードシークレットの秘密性を守るために必要な制度を確立して実行していることの確認とその継続の義務付け）

• In a nondisclosure provision, define the trade secret

information that is being licensed.(対象のトレードシークレット

の適切な定義を記載しなければならない)



• Restrict the Licensee to disclosing the licensed trade secrets

to its employees, agents, and other third parties only on a

need-to-know basis.(ライセンス契約が予定している目的を達成するために、そのトレードシークレットを知るビジネス上の必要のある従業員だけがそのトレードシークレットを知ることができることを明示)

• Require confidentiality agreements with all such employees,

agents or other third parties. These confidentiality agreements

should be enforceable by the Licensor, and the Licensee

should be liable to the Licensor for damages caused by their

breach.(従業員や外部の請負人には書面によって、秘密保持の義務を

課す必要がある。従業員や外部の請負人がその義務違反を行った場合には、その責任はライセンシー自身にも発生することを明示）



• Provide that upon termination of the license, the

Licensee must return all materials embodying the

licensed trade secrets to the Licensor or destroy

and provide certification.（ライセンス契約が終了するときには、直ちに、トレードシークレットを記載したすべてのものを返還させるか、破棄させ、破棄させた場合には確かに破棄したことを証明する文書をライセンシーに発行させる必要)


IP License in Bankruptcy Processing (破産手続きにおけるIPライセンス）

• Executory Contract(双務契約)

A contract under which both the debtor and the creditor

have respective obligations remaining to be performed; the

failure of either to complete performance would constitute a

material breach(契約当事者双方に履行すべき義務が残っている契約の

事を双務契約と呼ぶ)

Debtor in Possession or bankruptcy trustee may assume or

reject all executory contracts(双務契約の場合は、破産手続きが始ま

ると、その契約を承認して権利義務を継続するか、その契約を拒絶して契約を

解消するかは、破産会社側が自由に決定できる)

Practically all IP licenses are seen as executory contracts

(IPライセンス契約はこの双務契約のひとつ）


IP License in Bankruptcy Processing

(破産手続きにおけるIPライセンス）

• Intellectual Property Licenses in Bankruptcy Act:

11 USC§365(n)（破産法における知的財産権のライセンス契約については、特別な保護規定365条の(n)があり、それには、以下のように記載してある。）

If a debtor-licensor rejects a license of a right to use

intellectual property, licensee may elect to retain its rights to

use of intellectual property as those rights existed

immediately before the bankruptcy petition date（「もし、破産

手続きを開始したライセンサーが、ライセンス契約を拒絶した場

合、ライセンシーは、破産手続きの開始直前に持っていた知的

財産権の使用権を維持することができる。」）




• Intellectual Property Licenses in Bankruptcy Act: 11

USC§365(n)

Limitations

– No upgrades

– No support services

– Under the Bankruptcy Code Section 101 (35A), “Intellectual

property” does not include trademark/service marks.

– （ただし、その権利は使用を継続することだけが対象であり、アップグレードには及ばないし、サポートやメインテナンスを提供する義務にも及ばない。また、この特別の保護が認められるライセンス契約の対象となる知的財産権はすべての知的財産権ではなく、トレードマーク・サービスマークは除かれている）




Law is ambiguous as to non-U.S. intellectual

property rights – so better to specify the

applicability of the US Bankruptcy protection to

foreign IP in an agreement.(法律上、破産法の保護が与えられるＩＰとして、外国法で認められるＩＰも含まれるかは、明確

ではないので、契約の中でその点を明示したほうがよい。）

part 3 basics of us ip and license agreement/media/files/insights/...part 3 – basics of us ip and...

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