專利檢索後之專利檢索後之

專利迴避設計專利迴避設計

主講人：呂茂昌技審官單 位：智慧財產法院日 期：99年 6月 29日

主講人：呂茂昌技審官單 位：智慧財產法院日 期：99年 6月 29日

2

課課 程程 大大 綱綱

緣起緣起

專利迴避原理專利迴避原理

如何進行專利迴避如何進行專利迴避

專利迴避與創意技法專利迴避與創意技法

專利迴避重要性專利迴避重要性

專利迴避法律風險專利迴避法律風險

3

專利資料之運用專利資料之運用

1. 1. 專利檢索專利檢索

專利件數/國家/競爭對手/專利發明人與專利權人分佈、專利被引用數、研發能力評比

22. . 專利分析專利分析管理圖分析、技術圖分析、引證圖分析

33. . 技術資訊技術資訊專利迴避資訊、技術研發資訊、授權合作資訊、訴訟談判資訊

44. . 企業決策企業決策研發及申請專利、專利迴避、舉發對手專利、交互授權、取得授權、專利監控

4

台灣發明啟示錄台灣發明啟示錄

二、三年

五、六年

筷子包裝機

多功能咖啡沖泡機

5

知識管道與專利價值知識管道與專利價值

• 世界智慧財產權組織（WIPO）報導– 在各式專業期刊、雜誌、百科全書等有關技術發展的資料中，唯一能夠全盤公開技術核心者僅有專利資訊。

– 在專利說明書中含有90%～95%之研發成果，而且其中80%並未揭露在其他雜誌期刊中。

– 善用專利資訊，可縮短研發時間60%，並節省研究經費40%。

6

何謂專利迴避？何謂專利迴避？

專利迴避設計源起於美國，被認為一種合法競爭行為，其為避免侵害某一特定專利之設計技術。

7

為何要專利迴避？為何要專利迴避？

專利迴避設計（design around）為企業對抗競爭對手專利訴訟回應方法之一，並可避免惡意侵害之指控。

專利迴避設計（design around）為企業對抗競爭對手專利訴訟回應方法之一，並可避免惡意侵害之指控。

111

就技術跟進者，縮短研發至商品化時間，藉此可分食市場已具商機之專利產品，並可產出自有新專利。

就技術跟進者，縮短研發至商品化時間，藉此可分食市場已具商機之專利產品，並可產出自有新專利。

222

技術取代型之迴避手段，尚具部分法律風險。技術取代型之迴避手段，尚具部分法律風險。

333

8

專利專利侵害鑑定流程侵害鑑定流程

是否

解析待鑑定對象之技術內容

符合文義讀取？(基於全要件原則)

適用均等論？(基於全要件原則)

否

是

適用禁反言？或適用先前技術阻卻？

適用逆均等論？

落入專利權(文義)範圍

否

是

未落入專利權範圍

解釋申請專利範圍

落入專利權(均等)範圍否

是

解析申請專利範圍之技術特徵

申請專利範圍為法律文件申請專利範圍為法律文件申請專利範圍為法律文件

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。 (56III)專利說明書

發明/創作說明、圖式

申請專利範圍

技術公開予大眾

專利排他權

專利權人 9

10

請求內容與圖式一致嗎？

一種變速箱與馬達連結結構，包括有：…一接塊(4)，… ，其一端形成一連接部(40)，另一端軸向上則開設一溝槽(41)，…

插槽

軸承

齒紋

齒桿

傳動軸桿

接槽

梢片

接塊

連接部第二圖

溝槽

請求項與說明書或圖式不一致請求項與說明書或圖式不一致請求項與說明書或圖式不一致

11

解釋申請專利範圍解釋申請專利範圍

1.一種VGA卡之晶片組冷卻元件，其用以冷卻一設置於VGA卡(10)之PCB上之晶片組(c)，該晶片組冷卻元件包含：一設置於該晶片組(c)同一側的第一熱窩(18)，其包括一接觸著晶片組(c)表面以吸收晶片組(c)所產生之熱的導熱部，與一個具有多數散熱鰭片以將從導熱部所傳來的熱極端地發散之散熱部；一設置於與該第一熱窩(18)相反側的第二熱窩(20)，而以該PCB(14)介於該第一與第二熱窩(20)之間；及至少一支熱管(22)用以連接連接該第一(18)與第二熱窩(20)而自該第一熱窩(18)傳導熱至該第二熱窩(20)，其至少折疊乙次並包圍PCB(14)，使得其一末端部連接至第一熱窩(18)而其餘的部份連接至第二熱窩(20)。

熱管

第二熱窩

第一熱窩

VGA卡

晶片組

插入孔

插入孔

12

解析申請專利範圍之技術特徵解析申請專利範圍之技術特徵

一種屏風式光明燈，係數根燈本體，由依設定高度之數個燈環、及配合上定板、底座板、組合桿所鎖合一體構成；其主要特徵在於：該各燈本體係設成上下同直徑狀，置設於一檯座上，檯座底部設有滾輪，而可供移動至所需放置之位置，檯座內設有對應之軸承座供組合桿置定，各組合桿連設有從動輪，而各從動輪表面設有橡皮層，呈相互緊抵一體，其中之一從動輪之組合桿並設有一體之連動輪，其連設有一連動帶，而與所設之馬達轉軸連結一體，藉由馬達之轉動，即得使各從動輪同時連帶轉動，進而使各燈本體亦緩緩轉動，又，各燈本體之組合桿上端，乃組裝於一上飾體底部之軸承座，而呈數根燈本體排列成似屏風之構造型態者。

文義侵害

均等侵害

13

專利侵害態樣專利侵害態樣

一請求項中部分要件可找到侵權一請求項中部分要件可找到侵權物中均等要件，而該請求項的剩物中均等要件，而該請求項的剩餘要件亦可在找到侵權物中相同餘要件亦可在找到侵權物中相同要件。要件。

一請求項所有要件一請求項所有要件皆可在找到侵權物皆可在找到侵權物中相同要件中相同要件

14

專利侵害態樣─文義侵害專利侵害態樣─文義侵害

一種座具，其包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵。

15

Ab

(彈簧)C …

Ab

(彈簧)C …

A B(彈性元件)

C …

Ab

(彈簧) C…

(上位或總括式請求可文義讀取下位之實施被控物)

專利侵害態樣─文義侵害專利侵害態樣─文義侵害

16

一種座具，係包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵。

非座體，為躺體

專利侵害態樣─均等侵害專利侵害態樣─均等侵害

17

全要件原則之文義讀取全要件原則之文義讀取

一種座具，其包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵；至少一連接件，架於該座體支撐件之間。

專利侵害判斷分析專利侵害判斷分析

待鑑定物為：A+B+C 文義讀取(精準原則)

待鑑定物為：A+B+C+D 文義讀取(附加原則)

待鑑定物為：A+B+c 文義讀取(精準原則)

待鑑定物為：A+B+C’ 非文義讀取，適用均等論

待鑑定物為：A+B 非文義讀取及非直接侵權(刪減原則)

待鑑定物為：A+B +D 非文義讀取及非直接侵權(刪減原則)

待鑑定物為：A+B +D+E非文義讀取及非直接侵權(刪減原則)

系爭專利為：A+B+C

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專利可迴避之原理專利可迴避之原理

待鑑定物為：A+B+C 文義讀取(精準原則)

待鑑定物為：A+B+C+D 文義讀取(附加原則)

待鑑定物為：A+B+c 文義讀取(精準原則)

待鑑定物為：A+B+C’ 非文義讀取，適用均等論

待鑑定物為：A+B 非文義讀取及非直接侵權(刪減原則)

待鑑定物為：A+B +D 非文義讀取及非直接侵權(刪減原則)

待鑑定物為：A+B +D+E非文義讀取及非直接侵權(刪減原則)

系爭專利為：A+B+C

19

專利不侵權原則專利不侵權原則

20

不落入文義範圍；

構成元件欠缺；

連結關係不同或欠缺；

功能不同或欠缺。

不落入均等範圍；

構成元件欠缺；

技術手段不同或欠缺；

功能或效果不同或欠缺。

適用禁反言；

或適用先前技術阻卻；

適用逆均等論。

21

專利迴避方法─元件省略專利迴避方法─元件省略

一請求項：A+B+C設計產品：A+B、A+C、B+C、A、B、C

•刪除一請求項內至少一元件或改變其功能，進行專利迴避設計。

22

專利迴避方法─元件省略專利迴避方法─元件省略

一請求項：A+B+C設計產品：A+B、A+C、B+C、A、B、C

•刪除一請求項內至少一元件或改變其功能，進行專利迴避設計。

一種座具，其包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵。

元件元件

元件間之連結關係元件間之連結關係

功能性敘述功能性敘述

一請求項構成性質概述一請求項構成性質概述

一種座具，其包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵。

元件元件

元件間之連結關係元件間之連結關係

功能性敘述功能性敘述

24

省略或改變連結關係省略或改變連結關係

一種座具，其包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵休息。

元件元件

元件間之連結關係元件間之連結關係

功能性敘述功能性敘述

25

省略或改變其功能省略或改變其功能

一種座具，其包含：一座體；至少一座體支撐件，該座體支撐件與座體連結，以支撐座體；一靠體，立於座體之一側，以供人背之靠抵休息。

26

迴避創意盒迴避創意盒

C3A連C1=C2C13

B3A連B1=B2B12

A1

點點 子子功能功能關關 係係元件元件編次編次

AA

B2B2 C3C3

B1B1

C1C1C2C2C3C3

27

申請專利範圍之撰寫申請專利範圍之撰寫

一請求項應避免涵括過多發明目的，若與先前技術結構顯有區別，且相較具功效，則無需再加人可達成其它功效之結構，否則形成窄化的權利範圍，且易於專利迴避。

28

專利迴避方法─專利迴避方法─元件結合元件結合

將待迴避專利之一請求項內之部分元件與功能予以結合。申請專利範圍： A + B + C 設 計 產 品： B + D、D

29

手段手段--功能功能--效果差異之要件置換效果差異之要件置換

資料來自：http：//3q.creativity.edu.tw/teach/8/index.htm

一種取水方法，係包含：…利用水幫浦將水抽離水面上，帶至高處… 。

技術手段：抽取空氣 技術手段：推送

30

禁反言─申請歷史檔案禁反言─申請歷史檔案

審視申請專利範圍(即請求項之獨立項)閱卷查專利申請歷史檔案，針對審查員所提的先前技術及申請人回應意見中找尋限制條件，此為申請人為使該申請案取得專利，表明放棄或應為限制之內容為防止專利權藉「均等論」適用重為主張專利申請至專利維護過任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之範圍申請歷史檔案為專利權人曾於補充修正、更正、申復及答辯所為之意見表示者。

展翼式散熱器

降面

降面

散熱片

散熱鰭部

頂緣疊合部

底緣

降面

底緣

開放式通風底部

展翼式散熱器 散熱片

頂緣

降面

散熱片

散熱鰭部

降面

散熱片

散熱片

頂緣

頂緣

底緣

散熱鰭部

降面

底緣

底緣

降面之特徵主要在於其形成的位置，也就是『自散熱鰭部頂緣內側向疊合部頂緣形成一降面』，而因為降面形成於散熱鰭部頂緣與疊合部頂緣之間，因此可實現『形成最小疊合部與最大散熱鰭部的面積比』的技術特徵，也因此更有助於將空氣自散熱鰭部頂緣導流至疊合部頂緣，進而加快散熱的速率。

申請歷史檔案─答辯書申請歷史檔案─答辯書

31

一種展翼式散熱器(2)，係包括有多數片連接之散熱片(21、22)，其特徵在於：該等散熱片(21、22)係分別具有一疊合部(23、24)，及於該等疊合部(23、24)之兩側分別延伸有一散熱鰭部(25、26)，其中該等散熱片(21、22)之疊合部(24)係互相緊靠疊合連接，且該等散熱片(21、22)之散熱鰭部(25)係相對於疊合部(23、24)彼此展開並左右對稱地位於該疊合部(23、24)兩側向外延伸，該等散熱片(21、22)之散熱鰭部(25、26)頂緣(250、260)係高於疊合部(23、24)之頂緣(230、240)，且自散熱鰭部(25、26)頂緣(250)內側向疊合部(24)頂緣(230、240)形成一降面(27、28)，該等散熱片(21、22)之疊合部(23、24)底緣(231、241)係相對其散熱鰭部(25、26)之底緣(251、261)凸出，使該等散熱片(21、22)之疊合部(23、24)於疊合後之底面形成平整之接觸面；且散熱鰭部(25)之底緣(251、261)相對的形成一開放式通風底部，且該通風底部較疊合部(23、24)之底緣(231、241)高，以增加運流效果。

一種展翼式散熱器(2)，係包括有多數片連接之散熱片(21、22)，其特徵在於：該等散熱片(21、22)係分別具有一疊合部(23、24)，及於該等疊合部(23、24)之兩側分別延伸有一散熱鰭部(25、26)，其中該等散熱片(21、22)之疊合部(24)係互相緊靠疊合連接，且該等散熱片(21、22)之散熱鰭部(25)係相對於疊合部(23、24)彼此展開並左右對稱地位於該疊合部(23、24)兩側向外延伸，該等散熱片(21、22)之散熱鰭部(25、26)頂緣(250、260)係高於疊合部(23、24)之頂緣(230、240)，且自散熱鰭部(25、26)頂緣(250)內側向疊合部(24)頂緣(230、240)形成一降面(27、28)，該等散熱片(21、22)之疊合部(23、24)底緣(231、241)係相對其散熱鰭部(25、26)之底緣(251、261)凸出，使該等散熱片(21、22)之疊合部(23、24)於疊合後之底面形成平整之接觸面；且散熱鰭部(25)之底緣(251、261)相對的形成一開放式通風底部，且該通風底部較疊合部(23、24)之底緣(231、241)高，以增加運流效果。

更正後更正後申請專利範圍申請專利範圍

32

33

專利迴避方法─先前技術阻卻專利迴避方法─先前技術阻卻

AA

BB

CC’’

AA

BB

CC

AA

BB

CC””

　　

先前技術先前技術系爭專利系爭專利

迴避設計迴避設計

外蓋

風嘴蓋

氣嘴塞組座

風嘴塞

容置空間

頭座

頂心管

主體

連接螺帽連接件

軟塞24閥門控制器

頭座

容置空間

外蓋

轉接頭

風嘴蓋

防滑墊座風嘴塞

容置空間

專利迴避方法─先前技術阻卻專利迴避方法─先前技術阻卻

34

35

專利迴避專利迴避方法方法──貢獻原則貢獻原則

35

每個說明書所揭露的實施例都必需被至少一個請求項所涵蓋若沒有如此作，將使實施例貢獻給社會大眾。例如：專利說明書實施例有：A+B+C1及A+B+C2專利請求項僅請求一：A+B+C1製造產品為：A+B+C2(比方C2為：乙酸)C1≠C2非文義讀取(比方：甲酸≠乙酸)C1→C2適用均等論(比方：甲酸→乙酸)專利權撰寫請求項未予A+B+C2成一項，故依貢獻原則不得再行主張，而不侵權。

(產品為：甲酸→文義侵害，丙酸→均等侵害，乙酸→不侵權)

36

貢獻原則與專利檢索之注意貢獻原則與專利檢索之注意

36

不同專利用同一說明書，某些實施例為其一專利請求，其它實施例於另一專利亦有請求，單視其一專利誤為適用貢獻原則之適用，其實不然。例如：專利一和二說明書實施例均有：A+B+C1及A+B+C2專利一請求項僅請求一：A+B+C1專利二請求項僅請求一：A+B+C2製造產品為：A+B+C2，當然侵害專利二之專利權

37

元件省略之注意事項元件省略之注意事項

37

專利權人 設計者

專利訴訟

專利訴訟

間接侵害 無直接侵權

系爭專利為：A+B+C

38

元件取代之注意事項元件取代之注意事項

38

專利權人 設計者

專利訴訟

專利訴訟

A+B+C’為均等侵害或

A+B+c為文義侵害

A+B+D不均等

系爭專利為：A+B+C

39

元件結合元件結合之注意之注意

39

專利權人 設計者

專利訴訟

專利訴訟

(A+C)+B為侵害

D+B不侵害

系爭專利為：A+B+C 或解釋成 D+B？

40

先前技術阻卻之注意先前技術阻卻之注意

40

專利權人 設計者

專利訴訟

專利訴訟

A+B+C或A+B+C’為侵害

A+B+C”不侵害

先前技術非公知可用者，而亦為一仍為有效年限之專利，故仍應針對此點作該先前技術專利之檢索及查證。

41

專利迴避後續工程專利迴避後續工程

各種專利迴避方法仍有被誤解錯用之可能，故需

配合第三者再行侵害鑑定，以確認無侵權之虞。

若評估專利迴避設計產出之成品具市場利機且可

專利性，應提出專利申請，一來促進交互授權空

間，再者，實施自有專利排除故意侵害之指控，

最後亦為保護自己智慧產生之財產權。

• 如專利檢索得知迴避之專利或有不准專利之可能，當對該專利提起舉發，另外好處可限縮該專利均

等範圍之擴展，尤其迴避後得之專利所引自先前

技術來源，應作為舉發證據。

42

專利迴避步驟專利迴避步驟

1.查詢迴避之專利目前法律狀態，比如：有否舉發案、繳費狀態及專利年限。

2.確定迴避之專利最廣請求項範圍為何？3.檢視先前技術是否亦為有效專利中？逕用先前技術市場商機為何？若先前技術已為公共財之技術，考慮以先前技術為改良基礎，是否可衍生出新專利，並可符合市場性之需求？

4.申請閱迴避之專利卷宗，找尋專利權人意識限定或排除之禁申請閱迴避之專利卷宗，找尋專利權人意識限定或排除之禁反言證據。反言證據。

5.循專利迴避設計中之元件省略、元件結合、元件取代… ，以發掘可能改良之因子。

6.專利迴避設計之產出，請第三者進行公正鑑定報告，確認不侵權，並排除故意侵害之可能。

7.7.專利迴避設計成果申請專利，同時對迴避之專利提起舉發，專利迴避設計成果申請專利，同時對迴避之專利提起舉發，壓縮該專利之均等空間。壓縮該專利之均等空間。

43

專利迴避與創意技法專利迴避與創意技法

一個在1997年亞洲金融危機瀕臨倒閉韓國企業-三星，但是到了2006年三星的市值超過1千億。三星的總裁李正龍，在2005年第一次向世界宣佈：「是什麼救活三星？用的就是：萃智(TRIZ)」。

2007年LG面板有1384項專利，三星990項專利，友達145項專利，奇美71項專利，是韓國對手十分之一(資料引自：今周刊 No.624)

44

專利迴避與檢核表法專利迴避與檢核表法

轉移轉移(transfer)(transfer)

結合結合(combined)(combined)

改變改變(change)(change)

相反相反(reverse)(reverse)

取代取代(substituted)(substituted)

刪減刪減(eliminate)(eliminate)SCAMPER

SCAMPER：蹦蹦跳跳：蹦蹦跳跳

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檢核表法與專利迴避練習檢核表法與專利迴避練習一種梅花扳手之改良，其包含一握把部、及一梅花頭所構成；其改良是在：握把部的一端是嵌設一其內周緣具有多邊形接觸面的承接段，而該承接段是突伸出握把部相應端的上下部位；一獨立的梅花頭，在其背部是延伸出一截非圓形外周邊的銜接段，而該銜接段的外周邊則是依握把部其承接段的接觸面寬幅來作取決，及在銜接段其腰部之間是凹設一環槽以允許套設一迫緊環圈並突伸而出；使該梅花頭在與握把部作組裝只須將其一端的銜接段對應套置入握把部其承接段之間，並使銜接段其間的迫緊環圈能與承接段之間形成一迫切抵觸狀，使得梅花扳手在外出攜帶只須視所須使用到的規格梅花頭及單一握把部加以攜帶，而具體提升其攜帶上的便利。

握把部梅花扳手

握把部

承接段上部

承接段下部

梅花頭

銜接段環槽

迫緊環圈

梅花扳手

46

E-MAIL:leu20235@judicial.gov.tw

TEL:22726696分機306

智慧財產法院技術審查官呂茂昌

報告完畢‧敬請指教