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국국국제제제특특특허허허분분분쟁쟁쟁 및및및 IIIPPP 소소소식식식

전전전자자자 IIITTT 분분분야야야

2013. 2

특허지원센터

1장. SPECIAL REPORT

1-1. (이슈) 2012년 미국특허를 가장 많이 취득한 기업은? 1

1-2. (정보) 국가별 ICT 기술경쟁력 비교 6

2장. 특허분쟁동향분석(2012년 12월 ~ 2013년 1월)

2-1. 한국 동향 11

2-2. 미국 동향 17

3장. 특허분쟁사례분석(2012년 12월 ~ 2013년 1월)

3-1. (한국) 지앤씨에스(KR) vs. Graf-Tech Int. (US) 23

3-2. (미국) Osram vs. American Induction Technology Inc. 30

목차

페이지1

[이슈] 2012 년 미국 특허를 가장 많이 취득한 기업은?

1위는 총 6,478건을 출원한 IBM이며, 2위는 총 5,801건을 출원한 우리

나라의 삼성전자, 3위는 총 3,174건을 출원한 일본의 캐논..

현지시간 2013년 1월 10일, 미국 블룸버그는 특허 분석 업체인 IFI Claim

Patent Service의 연구보고서 내용을 발표했습니다.

보고서 내용에 따르면 IBM은 지난 2012년 한 해 동안 미국에서 총

6,478건의 특허를 취득해 20년 연속 미국 최다 특허 등록기업의 자리를

지키게 되었습니다.

▲ Flickr.com ⓒacidpix

IBM은 지난해 분석, 사이버 보안, 클라우드, 모바일, 소셜네트워킹 뿐만

아니라 유통, 은행, 의료, 교통 등 여러 분야에서 특허를 취득했습니다.

1. SPECIAL REPORT

페이지2

IBM이 미국 특허 등록 순위 1위로 올라선 1993년부터 2012년까지

등록한 미국 특허는 약 6만 7,000여 건으로 작년 한해 등록한 특허 건수는

액센추어, 아마존, 애플, EMC, HP, 인텔, 오라클, 시만텍 등 8개 기업이

등록한 특허 등록 건을 모두 합친 것보다 많습니다. 또한, 작년 대비 특허

건수가 5%이상 증가한 수치입니다.

이에 대해 IBM은 미국 내 46개 주와 세계 35개국에 근무하고 있는

8,000여명의 직원들에 힘입어 미국 특허 취득 신기록을 이어가고 있다고

설명했습니다. 지난해 IBM이 등록한 미국 특허 중 미국 외 다른 국가에서

근무하고 있는 IBM 연구원들의 특허가 약 30%에 달하는 것으로

알려졌습니다.

페이지3

▲ ificlaims.com 2012년 미국특허 취득순위

IBM에 이어 2위는 총 5,801건의 특허를 출원한 우리나라 기업

삼성전자이며, 3위는 총 3,174건의 특허를 출원한 일본 기업 캐논이

차지했습니다. 삼성전자의 미국 특허건수는 작년 대비 4% 증가했고, 일본의

캐논 또한 작년 대비 12%가 증가한 수치입니다.

▲ Flickr.com ⓒsamsungtomorrow

페이지4

상위 10위 권 이내 기업 중 1위 IBM, 6위인 MS, 9위인 GE를 제외한

나머지는 모두 아시아국가의 기업들이었습니다. 이를 통해 봤을 때, 아시아

국가의 기업들이 미국 시장에 대한 중요성을 인식하고 특허를 집중하고

있는 것을 알 수 있습니다.

▲ Flickr.com ⓒtakekazu

상위 50위 권 내 기업은 일본기업이 19개로 가장 많았으며, 미국 17개

그리고 한국은 삼성전자, LG전자, SK하이닉스, ETRI, LG디스플레이 총

5개 기업이 포함되었습니다.

그 뒤를 이어 독일 2개 기업, 타이완 2개 기업이 포함되었으며, 네덜란드,

프랑스, 중국, 캐나다, 스웨덴 기업이 1개씩 포함되었습니다.

페이지5

▲ Flickr.com ⓒSan Diego Shooter

특허의 확보는 새로운 시장에 진입할 때 위협요소를 낮춰주고, 기술선점을

통해 경제적 효과도 가져올 수 있습니다.

미국 특허취득 1위인 IBM의 특허 라이선스 매출은 연간 10억 달러이며,

퀄컴의 경우 상위 10위에 포함되지 못했음에도 불구하고, 특허 라이선스

매출로 지난해 63억 3,000만 달러를 벌어 들였다고 합니다.

이처럼 특허를 포함한 지식재산권의 중요성이 점점 높아지고 있습니다.

우리나라 기업들도 많은 연구개발을 통한 특허확보에 더욱 힘을 써야 할

것으로 생각됩니다.

페이지6

[정보] 국가별 ICT(IT) 특허경쟁력 비교

흔히, 우리나라를 정보통신(IT) 강국이라고 말합니다. 실제로 지난해

9월에는 한국이 국제전기통신연합(ITU)가 발표한 ICT(Information &

Communication Technology) 발전지수에서 조사대상 152개국 중 1위를

차지하며 정보통신기술의 우수성을 전세계에 입증하기도 했습니다. 그렇다면

한국의 ICT 특허경쟁력은 몇 위일까요? 이번 보고서에서는 윈텔립스를

활용해 우리나라의 ICT 특허경쟁력 및 최근 급부상한 ICT 특허강국을

살펴보고자 합니다.

분석대상 국가로는 ‘OECD Fact book 2011-2012’의 ‘Investment in ICT’

통계자료를 참고해 한국을 포함한 20개국을 선정하였습니다.

IT equipment Communication

equipment Software Total

United States 6.53 5.96 18.99 31.48

Sweden 5.46 1.37 17.91 24.75

Denmark 10.11 0.93 13.53 24.57

United Kingdom 7.38 3.45 12.93 23.77

New Zealand 4.81 7.35 11.17 23.33

Belgium 10.43 4.17 5.51 20.12

Netherlands 5.93 3.57 10.05 19.55

Switzerland 2.89 5.17 11.24 19.30

Canada 4.80 2.69 9.48 16.97

France 2.04 2.19 12.11 16.34

Australia 5.52 2.71 5.55 13.79

Japan 3.84 1.66 8.03 13.53

Germany 3.43 2.54 7.22 13.19

Portugal 4.53 6.99 1.23 12.75

Finland 2.01 2.62 8.03 12.66

Austria 4.55 2.26 5.48 12.29

Spain 2.39 3.74 5.67 11.80

Korea 1.45 2.70 6.94 11.10

페이지7

Italy 2.62 3.21 5.08 10.91

Ireland 2.38 2.11 4.62 9.11

[표 1-1] Shares of ICT investment in non-residential gross fixed capital formation1

특허는 속지주의를 원칙으로 하기 때문에 외국인보다 내국인의 출원 비율이

현저히 높게 나타나, 어느 특정 국가를 선택해 분석할 경우 내국인에게

유리하게 분석되어 객관적인 특허경쟁력을 판단하기 어렵습니다. 따라서

미국, 일본, 유럽에 특허패밀리를 가지고 있는 3극 특허를 대상으로 국가별

특허경쟁력을 비교했습니다. 검색식은 IPC 기준

2으로 작성하였으며, 국가는

출원인 국적(출원인 국적 미기재시 발명자 국적)을 기준으로 분류했습니다.

그리고 분석대상 특허는 최소 3개국의 패밀리를 보유하고 있기 때문에,

어느 한 국가의 출원일이 아닌 우선권주장일 기준으로 특허를 추출해야

최초 출원연도를 확인할 수 있습니다. 따라서, 이번 분석에서는

우선권주장일(우선권주장일 및 우선권중장번호 미기재시 미국 출원일)이

2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지인 특허를 대상으로 각

국가별 특허경쟁력을 비교하였습니다. 검색 DB는 ㈜윕스의 전문가용

특허분석 서비스인 윈텔립스를 활용했습니다.

국가별 특허경쟁력을 비교하기 위한 지표로는 특허건수, 피인용횟수,

공동출원인 수를 사용했습니다. 이들 지표값을 경쟁력 점수로 환산하기 위한

테이블 작성 후 경쟁력 분석을 진행했습니다.

지표값 의미

특허건수

(특허의 양적 수준)

다수의 특허를 보유하고 있는 국가는 양적 수준에서 우위가 있다고 판단할

수 있음

피인용 횟수

(특허의 질적 수준)

포워드가 많은 특허일수록 특허 기술적으로 참고할 만한 특허기술로 판단할

수 있으며, 객관적으로 좋은 특허일수록 포워드가 많음

(전체 분석대상의 약 20%인 피인용 14개 이상인 특허건을 기준으로 함)

공동출원인 수

(오픈 이노베이션)

공동출원인이 존재하는 특허건수를 통해 타 기업들과의 공동연구 현황을

알아볼 수 있음 (출원인이 2 이상인 특허건을 기준으로 함)

[표 1-2] 특허경쟁력 분석지표

1 비주택 총고정자본형성(non-residential gross fixed capital formation)의 ICT 투자비중을 말함. 2 Identifying technology areas for patents ‘Patents in the ICT sector’

페이지8

작성된 테이블을 토대로 각각의 경쟁력 지표값들을 분석한 결과는 다음과

같습니다. 최근 10년간 ICT 특허 분야에의 질적 수준을 비교해본 결과 특허

출원건수도 많고 질도 높은 국가는 미국, 일본으로 나타났습니다. 일본은

3극 특허 출원건수가 미국보다 낮지만, 오픈 이노베이션에는 적극적인

것으로 보입니다. 이외에도 한국, 프랑스, 영국 등이 오픈 이노베이션이

활발한 국가로 나타났습니다.

[그림 1-1] 국가별 ICT 특허경쟁력 지표 분석결과

과거 5년 대비 최근 5년간의 국가별 ICT 특허경쟁력 지표를 분석한 결과,

과거대비 최근 5년간 특허의 양적 수준이 높아진 국가는 캐나다로

나타났습니다. 과거 대비 최근 특허의 질적 수준은 오스트레일리아,

아일랜드가 높아졌고, 마지막으로 오픈 이노베이션 분야에서의 특허경쟁력은

페이지9

오스트레일리아, 벨기에, 캐나다, 프랑스, 이탈리아, 한국, 네덜란드, 스위스

등이 향상된 것으로 나타났습니다.

[그림 1-2] 과거 5년대비 특허경쟁력 변화 추이

각 지표값을 100점 만점으로 환산하여 총점 300점 기준으로 국가별

상대적 특허경쟁력 순위를 추출한 결과 1위는 미국, 2위는 일본, 3위는

한국으로 나타났습니다. 특히, 일본과 한국의 경우 ICT 투자비중 순위가

페이지10

10위, 9위에 그쳤지만 특허경쟁력 순위는 각 2위, 3위에 랭크되며 ICT

투자순위 대비 높은 특허경쟁력을 보유한 것으로 나타났습니다.

이 외에도 네덜란드, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주 등이 ICT 투자비중

순위보다 특허경쟁력 순위가 높은 국가로 나타났습니다. 이 중 호주는 ICT

투자비중 대비 특허경쟁력이 9계단 향상된 것으로 나타났고, 독일, 프랑스,

캐나다 등도 8계단 향상된 것으로 나타났습니다.

반면 스페인, 포르투갈, 뉴질랜드는 ICT 투자비중 순위보다 특허경쟁력이

낮은 국가로 나타났습니다. 포르투갈의 경우 ICT 투자비중은 6위,

특허경쟁력은 20위로 분석되어 대상 국가 중 ICT 투자비중과 특허경쟁력의

격차가 가장 큰 국가로 나타났습니다.

[그림 1-3] 국가별 특허경쟁력 순위 종합

지금까지의 분석 결과를 볼 때, 한국의 ICT 특허경쟁력은 질적, 양적, 오픈

이노베이션 등의 분야에서 타 국가에 비해 높은 수준인 것으로

분석되었습니다.

페이지11

미국의 특허분쟁 건수는 한국의 약 10 배로,

특허기술 시장의 규모 차이 실감......

[그림 2-1] 한국과 미국의 특허분쟁건수 비교

○ 지난 2012년 12월부터 2013년 1월까지의 한국과 미국에서 발생한

특허분쟁건수는 한국이 총 147건이고 미국이 총 1,533건으로,

미국분쟁건수가 한국의 약 10배에 해당함 (단, 한국은 소송 판결일자를

기준으로 공개되며, 미국은 소송 제기일자를 기준으로 공개됨을

감안하면, 실제로 미국분쟁건수가 다소 줄어들 수 있음)

2. 특허분쟁동향분석(2012년 12월~2013년 1월)

미국 분쟁건수

한국 약 10배!!

페이지12

1) 한국

[그림 2-2] 한국 기술 및 연도별 분쟁동향

(특허소송 판결일자 기준으로 공개된 건수를 취합)

○ 2012년 12월부터 2013년 1월 31일까지 한국 특허분쟁 동향을

살펴보면, 판결일자를 기준으로 총 분쟁 건수는 147건이 발생하였고,

2012년 12월 4째주에 급격히 증가하는 경향을 보이는데, 이는 2012년

말에 해를 넘기지 않고 사건을 종결하기 위한 작업들이 증가했기

때문으로 보임

○ 기술분야별로 구분하여 비교하면, 전자정보통신 분야가 54건(378%)로

가장 많은 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 생활필수품 30건(20%),

화학;야금 21(14%), 처리조작 17건(12%), 고정구조물 13건(9%), 기계

9건(6%), 섬유/지류 3건(2%) 순으로 나타남

○ 지난 2012년 10~11월 분쟁동향과 전체적으로 유사하지만, 화학;야금

분야의 분쟁이 증가한 점이 다소 구별됨

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[그림 2-3] 한국 분쟁유형별 동향

○ 청구인과 피청구인 사이의 분쟁인 당사자계 사건을 유형별로 살펴보면,

특허의 무효를 요청하는 무효심판이 104건으로 가장 많으며, 피청구인의

확인대상발명에 의해 청구인의 특허 권리범위가 침해되었는지 여부를

가리는 권리범위확인(적극적)심판이 22건, 청구인의 확인대상발명이

피청구인의 특허 권리범위를 침해하는지 여부를 가리는

권리범위확인(소극적)심판이 14건, 특허명세서에 기재된 청구범위의

정정을 요청하는 정정심판이 5건, 특허등록의 취소결정에 대해 불복하여

청구하는 취소결정불복심판이 2건 발생함

○ 무효심판의 건수가 총 147건 중 104건으로 약 74%를 차지하는데,

이로 미루어보아 2012년 12~2013년 1월 동안에는 특허권자에 대한

경쟁업체들의 공격이 심했던 것으로 예상됨

○ 전자정보통신 분야도 무효심판이 30건으로 가장 많이 차지하고 있으며,

권리범위확인(적극적)심판 및 권리범위확인(소극적)심판은 4건, 3건으로

다소 적게 발생했고, 특히 반도체/디스플레이관련 분야인 것으로 나타남

페이지14

[전자정보통신] 청구인 TOP5 (계쟁특허) 분쟁건수

박 OO 4

기판 처리 설비 및 방법 1

반도체 제조 장치 1

선호채널을 관리하기 위한 ＩＰＴＶ 시스템 및 방법 1

약액 공급 장치 및 그 방법 1

김 OO 4

가스분사장치 1

기판처리장치 1

절연플레이트를 포함하고 유도결합 플라즈마를 이용하는 대면적 엘씨디

제조장치 1

절연플레이트를 포함하고 유도결합 플라즈마를 이용하는 대면적 엘씨디

제조장치 1

주식회사 이딜 3

웹사이트 접속자 개개인별 실시간 로그 분석 시스템 및 그방법 1

유입 사이트 정보 제공 장치 및 방법 1

접속 통계를 조회하는 방법 및 장치 1

대한상공회의소 3

상품의 유통기간에 기초한 판매가격 결정방법 및 시스템 1

타임스탬프 바코드를 이용한 동적 가격 판매방법 및 그시스템 1

타임스탬프 바코드를 이용한 재고관리 시스템 및 방법 1

주식회사 파캔오피씨 2

프로세스 카트리지 및 전자사진 화상 형성 장치 2

[표 2-1] 한국 전자정보통신 분쟁 주요 청구인 및 계쟁 특허

○ 전자정보통신 분야에서 가장 많이 소를 제기한 원고는

반도체/디스플레이 제조공정 장비관련 각 4건을 청구한 박 OO,

김 OO이며, 그 뒤를 이어 주식회사 이딜은 웹 시스템관련 3건을,

대한상공회의소도 관리 시스템관련 3건을, 주식회사 파캔오피씨는

전자사진 화상장치관련 2건을 제기함

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[전자정보통신] 피청구인 TOP6 (계쟁특허) 분쟁건수

주성엔지니어링(주) 4

가스분사장치 1

반도체 제조 장치 1

절연플레이트를 포함하고 유도결합 플라즈마를 이용하는 대면적 엘씨디

제조장치 1 1

절연플레이트를 포함하고 유도결합 플라즈마를 이용하는 대면적 엘씨디

제조장치 2 1

세메스 주식회사 4

기판 처리 설비 및 방법 1

약액 공급 장치 및 그 방법 1

웨이퍼 매핑 방법 1

처리액 공급 방법 및 장치 1

주식회사 시큐어시큐리티 3

상품의 유통기간에 기초한 판매가격 결정방법 및 시스템 1

타임스탬프 바코드를 이용한 동적 가격 판매방법 및 그시스템 1

타임스탬프 바코드를 이용한 재고관리 시스템 및 방법 1

주식회사 로그 3

웹사이트 접속자 개개인별 실시간 로그 분석 시스템 및 그방법 1

유입 사이트 정보 제공 장치 및 방법 1

접속 통계를 조회하는 방법 및 장치 1

캐논 가부시끼가이샤 2

프로세스 카트리지 및 전자사진 화상 형성 장치 2

주식회사 연호전자 2

전기 커넥터 1 1

전기 커넥터 2 1

[표 2-2] 한국 전자정보통신 분쟁 주요 피청구인 및 계쟁 특허

○ 전자정보통신 분야의 피청구인으로는 반도체/디스플레이 제조공정

장비업체인 주성엔지니어링과 세메스 주식회사가 각각 4건씩 소송에

제소되었고, 그 뒤를 이어 관리시스템분야 시큐어시큐리티가 3건을, 웹

시스템분야 주식회사 로그가 3건을, 전자사진 현상장치분야 일본의

캐논이 2건, 전기커넥터 관련 연호전자가 2건의 소송에 제소당함

페이지16

○ 국내 전자정보통신 업계에서는 지난 2012년 10~11월에 이어 여전히

반도체/디스플레이 제조공정 장비관련 분쟁이 가장 큰 이슈임을 알 수

있음

페이지17

2) 미국

[그림 2-4] 미국 기술 및 연도별 분쟁동향

(특허소송 제기일자 기준으로 공개된 건수를 취합)

○ 2012년 12월 1일부터 2013년 1월 31일까지의 미국 특허분쟁 동향을

살펴보면, 제소일자를 기준으로 총 1,533건 발생함

○ 기술분야별로 구분하여 비교하면, 전자정보통신 분야가 973건(63%)로

지난 2012년 10~11월보다 약 10% 가량 감소하였으나 여전히 분쟁이

가장 많고, 그 뒤를 이어 생활필수품 238 건(16%), 처리조작 120건(8%),

기계 61건(4%), 화학 및 야금 38건(2.5%), 고정구조물 22건(1.5%),

섬유 및 지류 1건 순으로 나타남

페이지18

[그림 2-5] 미국 내 우리기업 분쟁건수 및 NPE 분쟁건수

○ 미국에서 특허소송에 휘말린 우리기업은 전체 1,533건 중 24건이며,

해당기업은 LG전자가 12건, 삼성전자가 11건, Z-Coil이 1건

제소당했고, LG전자나 삼성전자는 맞소송이나 항소를 제기하며

반격하고 있음

○ 지난 2012년 10~11월 우리기업 분쟁건수 22건에서 이번 2012년

12월~2013년 1월에는 24건으로 거의 비슷한 수준이며, 대부분이

대기업인 LG전자와 삼성전자가 차지하고 있으나, 중소기업인 Z-Coil도

1건 제소되어, 앞으로 수출을 위주로하는 국내 중소기업도 미국 내

분쟁에 대비해야 할 것으로 보임

○ 미국 특허분쟁 중에서 NPE에 의한 제소된 비율은 전체의 약 3%로

42건이고 전체가 전자정보통신 분야의 분쟁이며, 이 중 15건이

ARRIVALSTAR & MELVINO TECHNOLOGIES社가 위치추적 관련

특허기술을 가지고 일으킨 소송이고, 그 다음으로 8건은 Patent

Group社가 웹사이트 관리시스템 기술과 관련하여 제소한 소송임

○ 그 외의 NPEs는 AFFINITY LABS OF TEXAS, IPVX PATENT HOLDINGS,

KLAUSNER TECHNOLOGIES, RATES TECHNOLOGY, TECHNOLOGY

LICENSING COMPANY, WALKER DIGITAL, WI-LAN INC 가 있음

○ 지난 2012년 10~11월 NPEs 분쟁건수는 66건으로 이번 2012년

12월~2013년 1월에 다소 감소하였으나, 전자정보통신 기술분야에서

주로 NPEs소송이 발생하는 것은 동일함

페이지19

[전자정보통신] 청구인 TOP8 (계쟁 특허) 분쟁건수

HEWLETT-PACKARD COMPANY 10

APPARATUS AND METHOD FOR ASSEMBLING CONTENT ADDRESSABLE VIDEO 4

TELEPHONE ANSWERING DEVICE LINKING DISPLAYED DATA WITH RECORDED

AUDIO MESSAGE 3

SYSTEM FOR PRINTING SOCIAL EXPRESSION CARDS IN RESPONSE TO

ELECTRONICALLY TRANSMITTED ORDERS 1

INTERFACE CIRCUIT FOR UTILIZING A FACSIMILE COUPLED TO A PC AS A

SCANNER OR PRINTER 1

SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING A DRAG-AND-DROP OBJECT FROM

A POPUP MENU ITEM 1

APPLE INC 6

PACKING SOURCE DATA PACKETS INTO TRANSPORTING PACKETS WITH

FRAGMENTATION 1

SENDING THREE-DIMENSIONAL IMAGES OVER A NETWORK 1

PROCESSING DATA TRANSMITTED AND RECEIVED OVER A WIRELESS LINK

CONNECTING A CENTRAL TERMINAL AND A SUBSCRIBER TERMINAL OF A

WIRELESS TELE-COMMUNICATIONS SYSTEM

1

MOBILE RADIO HANDOVER INITIATION DETERMINATION 1

INTERACTIVE NATIONWIDE DATA SERVICE COMMUNICATION SYSTEM FOR

STATIONARY AND MOBILE BATTERY OPERATED SUBSCRIBER UNITS 1

MODIFIED STATISTICAL CODING OF DIGITAL SIGNALS 1

OPENTV INC,NAGRA USA, INC 5

SIMULCAST OF INTERACTIVE SIGNALS WITH A CONVENTIONAL VIDEO

SIGNAL 3

SIMULCAST OF INTERACTIVE SIGNALS WITH A CONVEN-TIONAL VIDEO

SIGNAL 2

페이지20

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC,SAMSUNG ELECTRONICS CO.,

LTD,SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC 5

COMMUNICATIONS CHANNEL SELECTION 3

USER SELECTION OF COMPUTER LOGIN 2

KEE GOLD CORP 5

APPARATUS FOR ANALYZING PRECIOUS METALS 5

QUALCOMM INCORPORATED 5

POWER MANAGEMENT APPARATUS COLLOCATED ON THE SAME

INTEGRATED CIRCUIT AS THE FUNCTIONAL UNIT THAT IT MANAGES 4

TRACKING SYSTEM AND PORTABLE VIRTUAL FENCE 1

HEWETT-PACKARD COMPANY A DELAWARE CORPORATION,MERU

NETWORKS A DELAWARE CORPORATION,RUCKUS WIRELESS A

DELAWARE CORPORATION

5

SPACE DIVERSITY AND CODING, SPREAD-SPECTRUM ANTENNA AND

METHOD 5

DELL, INC 5

APPARATUS AND METHOD FOR ASSEMBLING CONTENT ADDRESSABLE VIDEO 3

INTERFACE CIRCUIT FOR UTILIZING A FACSIMILE COUPLED TO A PC AS A

SCANNER OR PRINTER 2

[표 2-3] 미국 전자정보통신 분쟁 주요 원고 및 계쟁 특허

○ 전자정보통신 분야에서 가장 많이 제소한 원고를 살펴보면

HEWLETT-PACKARD COMPANY가 5개의 시스템 및 Device관련

특허로 총 10건의 소송을 제기했으며, APPLE이 6건의 특허로 총

6건, OPENTV & NAGRA, KEE GOLD CORP, QUALCOMM, MERU

NETWORKS, Dell, 삼성전자가 각각 5건씩을 제소하였음

페이지21

[전자정보통신] 피고 TOP8 (계쟁 특허) 분쟁건수

ADOBE SYSTEMS, INC 8

METHOD AND DEVICE FOR MONITORING AND ANALYZING SIGNALS 2

IMAGE READING APPARATUS CAPABLE OF ELIMINATING MOIRE PATTERN 2

ENCRYPTED DATA TRANSMISSION SYSTEM EMPLOYING MEANS FOR

RANDOMLY ALTERING THE ENCRYPTION KEYS 3

METHOD AND SOFTWARE FOR ENABLING N-WAY COL-LABORATIVE WORK

OVER A NETWORK OF COMPUTERS 1

ABERCROMBIE & FITCH CO 4

REMOTE ORDERING SYSTEM 3

INTERNET ORGANIZER FOR ACCESSING GEOGRAPHICALLY AND TOPICALLY

BASED INFORMATION 1

LIVINGSOCIAL, INC 4

METHOD AND SYSTEM FOR PEER-TO-PEER ADVERTISING BETWEEN MOBILE

COMMUNICATION DEVICES 2

ENCRYPTED DATA TRANSMISSION SYSTEM EMPLOYING MEANS FOR

RANDOMLY ALTERING THE ENCRYPTION KEYS 2

THE YANKEE CANDLE COMPANY, INC 3

INTERNET ORGANIZER FOR ACCESSING GEOGRAPHICALLY AND TOPICALLY

BASED INFORMATION 3

24 HOUR FITNESS WORLDWIDE INC 3

INTERNET ORGANIZER FOR ACCESSING GEOGRAPHICALLY AND TOPICALLY

BASED INFORMATION 3

HITACHI DATA SYSTEMS CORP 3

CLUSTER COMPONENT NETWORK APPLIANCE SYSTEM AND METHOD FOR

ENHANCING FAULT TOLERANCE AND HOT-SWAPPING 3

ALLIANT CREDIT UNION FOUNDATION 3

페이지22

SYSTEM AND METHOD FOR MAKING A PAYMENT FROM A FINANCIAL

ACCOUNT 3

SMARTWARE GROUP 3

SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING MAINTENANCE OF BUILDING

FACILITIES 3

APPLE INC 3

DATA PROCESSING SYSTEM USING SUBSTANTIALLY UNIQUE IDENTIFIERS TO

IDENTIFY DATA ITEMS, WHEREBY IDENTICAL DATA ITEMS HAVE THE SAME

IDENTIFIERS

1

INTERNET PROTOCOL (IP) PHONE WITH SEARCH AND ADVERTISING

CAPABILITY 1

GEOGRAPHIC-TEMPORAL SIGNIFICANT MESSAGING 1

[표 2-4] 미국 전자정보통신 분쟁 주요 피고 및 계쟁 특허

○ 전자정보통신 분야에서 가장 많이 제소당한 피고를 알아보면, IT관련

특허에 대해 총 8건을 제소당한 ADOBE SYSTEMS이며, 그 뒤로

ABERCROMBIE, LIVINGSOCIAL가 각각 4건씩을 제소당했고, 24 HOUR

FITNESS WORLDWIDE, HITACHI DATA SYSTEMS, ALLIANT CREDIT

UNION FOUNDATION, SMARTWARE GROUP, APPLE가 각각 3건씩을

제소당함

○ 2012년 12월~2013년 1월 동안 미국의 전자정보통신 분야

특허분쟁은 컴퓨터 시스템 및 Device관련 특허분쟁이 많은 편이었음

페이지23

1) 지앤씨에스(KR) vs. Graf-tech Int.(US)

1. 분쟁개요

2. 분쟁 경과

■ 전자 장치용 열방출 솔루션(특허 제 0555610호)

● 2011. 02. 21. : (2011당 383) - 무효 심판 – 주식회사 지앤씨에스는

등록특허 제 0555610호의 무효를 주장하는 심판을 청구.

● 2012. 03. 23. : (2011당 383) - 무효 심판 심결 – 특허심판원은

등록특허 제 0555610호의 등록을 무효로 한다고 심결.

● 2012. 05. 25. : (2012허당 4520) - 무효심판 심결에 대한 심결취소소송

– 그라프텍은 상기 무효심판의 심결의 취소를 주장하는 소를 제기.

3. 특허분쟁사례 분석(2012년 12월~2013년 1월)

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● 2013. 02. 01. : (2012허당 4377) - 심결취소소송 판결 – 특허법원은

그라프텍의 청구를 기각하고, 등록특허 제 0555610호의 등록을 무효로

확정함.

■ 디스플레이용 열 확산기(특허 제 0903351호)

● 2011. 03. 10. : (2011당 516) - 무효 심판 – 주식회사 지앤씨에스는

등록특허 제 0903351호의 무효를 주장하는 심판을 청구.

● 2012. 05. 22. : (2011당 516) - 무효 심판 심결 – 특허심판원은

등록특허 제 0903351호의 등록을 무효로 한다고 심결.

● 2013. 02. 16. : (2012허당 4377) - 무효심판 심결에 대한 심결취소소송

– 그라프텍은 상기 무효심판의 심결의 취소를 주장하는 소를 제기.

● 2013. 02. 01. : (2012허당 4377) - 심결취소소송 판결 – 특허법원은

그라프텍의 청구를 기각하고, 등록특허 제 0903351호의 등록을 무효로

확정함.

3. 사실관계

■ 당사자 : KR 주식회사 지앤씨에스 vs. US Graf-Tech International

■ 사건종류 : 무효심판 - 심결취소소송

■ 진행법원 : 특허심판원 - 특허법원

■ 계쟁 특허

● 등록권리자 : Graf-Tech International

● 특허 번호 : 등록특허 제 0555610호/ 등록특허 제 0903351호

● 특허 명칭 : 전자 장치용 열방출 솔루션/ 디스플레이 장치용 열 확산기

4. 분쟁내용

■ 청구인: 주식회사 지앤씨에스(이하, ‘지앤씨에스’)

▶ (2011당 383) 무효심판

■ 피청구인 : Graf-Tech International(이하, ‘그라프텍’)

■ 인용발명

● 인용발명 1(일본 공개특허공보 특개평 11-110084호, 1999. 4. 23. 공개)

● 인용발명 2(PCIM 2000, Anisotopic Graphite Heat Sprea11. 0ders for

Electronics Thermal Management, 2000. 6. 공개)

● 인용발명 3(미국 특허공보 US 6,482,520 B1, 2002. 11. 19. 공개)

● 인용발명 4(미국 특허공보 US 6,131,651 A, 2000. 8. 17. 공개)

페이지25

가. 이해관계

■ 청구적격의 판단: 이해 관계인에 의한 적법한 청구이다

● 청구인은 이 사건 특허발명과 동일부야인 탄소응용상품을 제조 및

판매하고 있을 뿐만 아니라 경고장에서 피청구인으로부터 권리대항을 받고

있음을 살펴볼 수 있기 때문에, 적법한 청구이다.

나. 판단

■ 이 사건 제 1~3, 5~13, 15~20항 발명의 진보성 여부: 진보성이 부정된다.

● (기술분야 및 목적의 대비) 이 사건 특허발명과 인용발명 1,2,4 는

전자부분에서 발생한 열을 분산 또는 방열시키기 위한 장치로, 그

기술분야가 동일하다. 이 사건 특허발명은 부품으로부터 발생된 열이 사용자

또는 인접 부품으로 전달되지 않도록 하는 열방출 솔루션을 제공하눈 것을

목적으로 하는바, 인용발명 1 과 동일하고 또한 인용발명 2, 4 에 비해서

특이성이 없다.

● (구성 및 작용효과) 이 사건 제 1~3, 5~13, 15~20 항 발명은

인용발명들에 의해 진보성이 부정된다.

■ 이 사건특허발명의 상업적 성공에 대하여: 상업적 성공만으로 진보성을

인정할 수 없다.

● 그라프텍은 2012. 3. 7. 제출한 의견서에서 이 사건 특허발명이 타기업과

특허 라이센스 계약을 체결했다는 사실을 근거로 상업적 성공을 거둔

것이어서 그 진보성이 인정되어야 한다고 주장한다. 하지만, 위에서 검토한

결과, 이 사건 제 1~3, 5~13, 15~20 항 발명이 인용발명들보다 진보된

것으로 인정되지 않는다고 판단했으므로, 단지 상업적인 성공만을 가지고

진보성을 인정할 수 없다.

다. 소결

● 이 사건 제 1~3, 5~13, 15~20 호 발명은 인용발명에 의해 진보성이

부정되는 것이어서 특허법 제 29 조 제 2 항의 규정에 위반되어 특화된

것이므로 같은 법 제 133 조 제 1 항 제 1 호에 해당되어 그 특허는

무효되어야 한다.

페이지26

▶ (2011당 383) 무효심판

■ 청구인: 주식회사 지앤씨에스(이하, ‘지앤씨에스’)

■ 피청구인 : Graf-Tech International(이하, ‘그라프텍’)

■ 비교대상발명

● 비교대상발명 1 은 2003. 6. 27. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2003-

178876호에 실린 ‘자발광형 표시장치’에 관한 것

● 비교대상발명 2 는 2002. 11. 19. 등록된 미국 특허공보 US

6,482,520 호에 실린 ‘열관리 장치(Thermal Management System)’에 관한

것

● 비교대상발명 3 은 2000. 10. 17. 등록된 미국 특허공보 US

6,131,651 호에 실린 ‘가요성 열 전달 장치 및 방법(Flexible Heat Transfer

Device and Method)’에 관한 것

가. 쟁점사항

● 이 사건 특허발명의 보정이 신규 사항 추가에 해당되는지 여부.

● 이 사건 특허발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부 .

● 이 사건 제 1항 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는지 여부.

● 이 사건 특허발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부.

● 위의 사항들은 2009 년 1 월 28 일자 최종 보정서와 직전 보정서를

대비하여 살펴야 함.

나. 이해관계

● 지앤씨에스는 증거서류에 의하면, 이 사건 특허발명의 권리자와 동종업에

종사하는 자로서, 이 사건 특허발명과 관련하여 특허침해금지에 관한

경고장을 받은 바 있음을 확인할 수 있어 이 사건 특허발명의 존속 여부와

이해관계가 있다 할 것이므로, 이 사건 심판청구는 해관계인에 의한 적법한

청구로 인정된다.

다. 판단

■ 이 사건 제 1~3, 11항 발명의 진보성 여부: 진보성이 부정된다.

● (효과 대비) 이 사건 제 1 항 발명은, ‘플라즈마 디스플레이 패널이 하나

또는 그 이상의 셀과 같은 열원에 열 확산기 소재가 제공되어, 본 발명에

따른 열 확산기를 사용하지 않는 패널과 비교하여 볼 때, 패널 상의 어느 두

위치 사이의 온도차가 줄어들게 된다. 이 사건 제 1 항 발명과 비교대상발명

페이지27

1,2 의 효과를 대비하여 살펴보면, 이들 발명은 모두 열원에서 발생되는

열을 온도가 낮은 다른 영역으로 빠르게 확산시켜 열분포를 균일화한다는

점에서 실질적으로 동일하므로, 이 사건 제 1 항 발명은 비교대상발명 1,2 에

비하여 효과가 현저하다고 볼 수 없다.

● (구성 대비) 이 사건 제 1~3, 11 항 발명은 비교대상발명 1,2 와 그

기술분야가 같고, 목적이 특이성이 없으며, 그 구성도 통상의 기술자가

비교대상발명 1,2 의 대응구성에 의해 용이하게 도출할 수 있는 구성으로

이루어져 있고, 그 효과 역시 비교대상발명 1,2 로 부터 충분히 예측할 수

있는 정도에 불과하다.

● (구성 대비) 이 사건 제 4~10 항 발명은 비교대상발명 1~3 에 의하여

용이하게 도출할 수 있는 구성으로 이루어져 있고, 그 효과 역시

비교대상발명 1~3으로부터 충분히 예측할 수 있는 정도에 불과하다.

■ 소결

● 이 사건 제 1~3, 11항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1,2에 의해,

이 사건 제 4~10 항 발명은 비교대상발명 1~3 에 의해 용이하게 도출할 수

있는 것이므로, 진보성이 부정되는 무효화되어야 한다.

● 지앤씨에스는 그라프텍의 등록특허 제 0555610 호와 제 0903351 호에

대해, 등록 무효 심판을 청구하였고, 특허심판원은 인용발명과

비교대상발명에 의해 상기 2 건의 특허발명은 진보성이 부정되기 때문에,

무효라고 심결하였다.

▶ 최종 결론

● 이에, 그라프텍은 무효심판 심결의 취소를 주장하는 심결취소소송을

제기하였으나, 특허법원은 그라프텍의 청구를 모두 기각하고, 이 사건의

특허발명 2건을 모두 무효로 확정하였다.

페이지28

4. 시사점

본 사건은 전자제품의 방열부품을 제작하는 국내 중소기업인 지앤씨에스와

전자 열관리 솔루션을 생산하는 미국 중견기업 그라프텍의 분쟁으로,

지앤씨에스가 그라프텍이 국내에 등록한 특허 2 건, “전자 장치용 열방출

솔루션”, “디스플레이 장치용 열 확산기”의 무효를 주장하며 무효심판을

청구하면서 시작되었다.

특허심판원은 그라프텍의 특허가 비교대상발명들의 결합에 의해, 통상의

기술자가 용이하게 도출할 수 있는 기술이므로 진보성이 없다고 심결했고,

이 심결에 대해 그라프텍은 불복하여 심결취소소송을 제기하였으나,

특허법원도 이를 기각하였다.

분쟁의 쟁점은 특허의 진보성 유무 여부이며, 청구범위의 각 구성 및 효과를

비교하여 살펴본 결과, 비교대상발명들 결합에 의해 통상의 기술자가

용이하게 도출할 수 있어서 진보성이 부정된다고, 특허심판원은 판단했다.

이에, 그라프텍은 이 사건 특허발명 기술은 타기업과 라이센스 계약을

체결하고 상업적인 성공을 거둘 만큼, 진보성을 갖추었다고 주장했다.

하지만, 이 같은 주장에도 특허심판원은 ‘상업적인 성공 상업적 성공 : 특허

진보성의 판단에 있어서 고려할 수 있는 요소 중의 하나로 국가마다 진보성

판단에 있어서 고려되는 비중은 다르다. 미국의 경우, Graham vs. Deere

판결 이후 진보성의 2 차적 고려요소로서 ‘상업적 성공 3

3 상업적 성공 : 특허 진보성의 판단에 있어서 고려할 수 있는 요소 중의

하나로 국가마다 진보성 판단에 있어서 고려되는 비중은 다르다. 미국의

경우, Graham vs. Deere 판결 이후 진보성의 2차적 고려요소로서 ‘상업적

성공’을 중요한 판단 요소 중의 하나로 두고 있다. 하지만 우리나라는

‘상업적 성공’은 진보성을 판단하는데 있어서 고려할 수 있는 요소로 보고는

있으나, 그것이 발명의 기술적인 특성과 직접적 연관되어 이루어진 경우에

한해, 긍정적인 요소로 고려하고 있는 정도이다.

’을 중요한 판단

요소 중의 하나로 두고 있다. 하지만 우리나라는 ‘상업적 성공’은 진보성을

판단하는데 있어서 고려할 수 있는 요소로 보고는 있으나, 그것이 발명의

기술적인 특성과 직접적 연관되어 이루어진 경우에 한해, 긍정적인 요소로

고려하고 있는 정도이다.

’만으로 진보성을 인정할 수 없다며, 그라프텍의 주장을 일축했다.

페이지29

최근 전자제품은 소형 및 박형화가 디자인의 최대 이슈이기 때문에,

고전류를 사용하는 제품일수록 부품의 열화가 품질적으로 문제가 되고 있다.

또한 휴대전화, 노트북, 평판 TV 등의 인기 전자제품들은 열분산에 대한

품질 스펙을 정하여 관리하고 있어, 제품의 판매량과도 밀접한 관련이 있다.

이에, 업계에는 근접한 부품에 영향을 최소화하고, 발열하는 부품으로부터

효과적으로 열을 분산시키는 성질을 갖춘 소재가 주목받고 있다, 그라프텍은

이러한 부품의 열화를 해결하기 위해, 박리된 흑연 압축 분자로 만들어진

소재 기술을 특허로 등록하고 라이센스 계약 및 제품을 보급하여,

전자제품의 열분산 부품 시장을 개척해 온, 선도기업이라 할 수 있다.

과거, 국내의 휴대전화, 디스플레이 산업의 초기 단계에는, 이러한 부품을

외국계 기업에서 조달하였으나, 현재는 많은 국내 중소기업이 국산화 기술을

연구하여 시장에 뛰어들면서, 그 경쟁이 날로 치열해지고 있다. 시장에서

살아남기 위해서는, 본 분쟁의 당사자 지앤씨에스처럼 선도기업 그라프텍의

특허 포트폴리오를 분석하여 문제가 되는 특허들을 무효화시키는 전략은

이제 선택이 아닌 필수라 할 수 있다.

페이지30

2) Osram Sylvania Inc., vs.

American Induction Technology Inc.,

1. 분쟁 개요

2. 분쟁 경과

● 2009. 11. 05. : Osram 은 AITI 를 상대로 이 사건 특허

제 5,834,905호(이하, ‘905 특허)의 침해금지를 주장하는 소송을 제기했고,

AITI 는 상기 Osram 의 소송에 대해 비침해 확인, 무효, 집행불능을

주장하는 소송을 제기함으로써 맞대응 함.

● 2011. 02. 14. : 캘리포니아 중부 법원은 이 사건 ‘905 특허의

청구범위 중 독립항은 선행기술문헌(‘334 특허 및 Wharmby’s review)에

의해 예측되기 때문에 무효라고 약식 판결함.

페이지31

● 2011. 09. 20. : Osram 과 AITI 는 이 사건 ‘905 특허의 청구범위 중

종속항에 대해서는 소송을 제기하지 않기로 하는 계약 체결하였고, AITI 가

제기했던 이 사건 ’905 특허의 청구범위 중 종속항에 대한 소송을 취하함.

● 2011. 11. 28. : 캘리포니아 중부 법원은 이 사건 ‘905 특허의

청구범위 중 독립항 제 1, 17, 25, 27, 32항은 무효라고 최종 결정하였고,

Osram은 바로 항소하였음.

● 2012. 12. 13. : 항소법원은 원심판결을 파기하고 환송한다고 판결.

3. 분쟁 내용

▶ 사실관계

■ 원고: DE 글로벌기업, Osram Sylvnia Inc.,(이하, ‘Osram’)

■ 피고: US 중소기업, American Induction Technology Inc.,(이하, ‘AITI’)

■ 사건종류: 특허침해금지 소송

■ 진행법원: 캘리포니아 중부 법원 – 항소 법원

■ 계쟁 특허

● 등록권리자: Osram

● 특허 번호: 등록특허 제 5,834,905호

● 특허 명칭: High intensity electrodeless low pressure light source driven

by a transformer core arrangement(트랜스포머 코어 배열에 의해 가동된

고강도 전극이 없는 저압력 광원)

● 계쟁 청구범위: 제 1, 17, 25, 27, 32항

■ 선행기술문헌

● 미국등록특허 제 3,987,334 호 - Integrally ballasted electrodeless

fluorescent lamp(완전하게 밸러스트된 무전극 형광 램프)(이하, ‘334 특허)

● A review “Electrodeless Lamps for Lighting” (Wharmby, Ph.D./ Vol.140

IEEE Proceedings no.6/ 1993년 11월)(이하, Wharmby’s review)

▶ 쟁점

■ 이 사건 ‘905특허의 청구범위 32항의 신규성이 부정되는지 여부

페이지32

● 원심에서는 AITI 의 주장을 받아들여 이 사건 ‘905 특허의 청구범위

32 항은 선행기술 ’304 특허의 범위에 모두 속하기 때문에 신규성이 없다고

판결함.

● 하지만 항소법원은 AITI 의 주장에 동의하지 않았는데, 그 이유는 특정

분야에서 이전의 발표된 개념으로 추후의 기술 형식을 예측할 수 있는 것은

사실이나, 이러한 예측은 반드시 사실적인 근거를 포함하고 있어야 하며,

AITI는 이에 대해 증거를 통한 논박을 하지 못했기 때문임.

■ 이 사건 ‘905 특허의 청구범위 1, 17, 25, 27 항의 진보성이 부정되는지

여부

● 원심에서 이 사건 ‘905 특허의 청구범위 1, 17, 25, 27 항은

선행기술 ’304 특허와 Wharmby’s review 의 결합에 의해 예측이 가능하기

때문에 진보성이 부정된다고 판결함.

● 항소법원은 ‘334 특허에 포함된 ‘버퍼가스압 1torr 및 그 이하’ 구성을

토대로 이 사건 ‘905 특허의 ‘버퍼가스압 0.5torr 및 그 이하’ 구성을 예측

가능하다고 한 원심 판결은 잘못되었다고 판단함.

● 왜냐하면, 이 분야의 기술은 무전극 램프의 버퍼 가스압의 범위뿐만

아니라, 램프의 구동 환경(온도, 전류, 가스 종류)이 중요한 요인이기 때문에,

‘334 특허의 버퍼가스가 1torr 이하’라는 구성만으로 이 사건 ’905 특허의

‘버퍼가스가 0.5torr 이하’라는 구성을 포함한다고 볼 수 없음.

● 또한, Osram 은 2 차적 고려사항(Secondary Considerations)으로

업계에서 필요성은 인식하고 있으나 해결하지 못했던 타인의 실패

자료(Long felt need, Failure of others)를 증거로 제시하였는데, 이에 대해

AITI 는 그 증거를 받아들이지 말라고 요청하긴 했으나, 이를 뒤집을 만한

증거를 제시하지 못하였음.

● 그러므로 AITI 의 주장은 이 사건 ‘905 특허의 상당히 넓은 기술의

범위를 좁게 해석하여 버퍼 가스압의 요인만을 기준으로 판단한 것으로

타당하지 않음.

페이지33

■ 이 사건 ‘905특허의 등록절차 상, 부정직한 행위가 있었는지 여부

● 이 사건 ‘905 특허가 등록되는 절차 중에 부정직한 행위가 있었을

것이란 AITI 의 주장에 대해, 캘리포니아 중부 법원은 Osram 의 부정직한

행위는 없는 것으로 조사되었다고 판결함.

● 부정직한 행위가 성립하려면 제출하지 않은 선행기술의 특허의 등록에

영향을 미칠 정도로 중요한 것이어야 하고, 기만의 의도가 있어야 하는데,

캘리포니아 중부 법원은 이러한 요건을 만족하지 않았다고 판단했음.

● AITI 는 이 사건 ‘905 특허의 발명자가 특허등록 과정에서 globular

lamp 에 대한 선행기술자료들을 제출하지 않았기 때문에 부정직한 행위를

했다고 주장했으나, 캘리포니아 중부 법원은 선행기술자료들이 특허 등록에

영향을 미칠 정도로 중요한 것이 아니라고 판단했다는 Osram 측의 증언을

듣고, 혐의를 풀었으며 부정직한 행위가 아니라고 판결함.

▶ 최종 결론

● 항소법원은 원심의 판결을 파기하고 환송하는 것으로 결정하였고,

원심에서 AITI 에게 우호적이었던 약식판결의 논법이 부적절했기 때문이며,

캘리포니아 중앙법원에서 다시 분석되어야 할 것임.

4. 시사점

본 사건은 미국 내에서 독일 글로벌기업 Osram 과 미국 기업 American

Induction Technology 의 특허분쟁으로, Osram 의 무전극 램프관련

특허(High intensity electrodeless low pressure light source driven by a

transformer core arrangement)의 진보성 여부가 주요 쟁점이었다.

본 사건의 원고인 Osram 은 AITI 가 자사의 특허를 침해했다고 주장하며

특허침해금지 소송을 제기하였고, AITI 는 Osram 의 특허가 선행기술문헌에

의해 진보성이 부정되는 무효 특허라고 맞고소하면서 분쟁이 심화되었다.

이에 캘리포니아 중부 법원은 본 사건 특허의 청구범위 중 독립항인 제 1,

17, 25, 27, 32항은 무효라고 약식 판결하였고, Osram은 다시 항소하였다.

페이지34

AITI 는 선행기술의 ‘버퍼가스압 1torr 및 그 이하’ 라는 구성요소가 Osram

특허기술인 ‘버퍼가스압 0.5torr 및 그 이하‘ 라는 구성요소를 포함하기

때문에 진보성이 없다고 주장하였으나, Osram 은 무전극 램프는 특정

버퍼가스압과 특정 구동환경(온도, 전류, 가스종류)의 조합에 따라 전체

특성이 달라지기 때문에, 단순히 버퍼가스압만을 비교하여 진보성이 없다고

판단하는 것은 잘못되었다고 반박하였다. 또한, Osram은 진보성을 시사하는

2 차적 고려사항으로 업계에서 기술의 필요성은 인식하고 있으나 해결하지

못했던 타인의 실패에 대한 증거자료를 제시하였는데, AITI 는 이를 뒤집을

증거를 제시하지 못했다.

결국, 항소법원은 Graham Factors4와 2 차적 고려사항 5

3. Graham Factors: 진보성을 판단하기 위해서는 Graham Factors라고

불리는 4가지 사실관계가 입증되어야 한다. (1)선행기술의 범위와 내용,

(2)무효대상 특허의 청구항과 선행기술과의 차이점, (3)무효대상 특허의 발명

시점에서의 당업자의 수준, (4)진보성을 시사하는 객관적 요인들(2차적

고려사항)

4. 진보성을 시사하는 2차적 고려사항: 상업적 성공, 타인의 실패 등 주로

경제적, 동기부여적 요소에 바탕을 둔 것들로서 궁극적인 진보성을 판단하기

위한 추정 근거를 제공하기 위한 것으로, 이러한 사실이 제시될 경우 반드시

검토하여야 한다.

을 근거로, 원심의

판결 논법이 적절하지 못하다고 판단하였고, 원심을 파기하여 환송하였다.

본 사건은 침해여부 판단을 위해 특허기술을 해석할 때, 단순히 일부 구성

기술의 수치적 범위만을 한정하여 판단할 경우, 이 구성기술과 유기적으로

연결된 전체적 특성을 포괄적으로 판단하지 못하고, 지엽적인 요인만으로

잘못된 판결을 내릴 수 있음을 보여준다. 이와 같이 특허 권리를 해석할 때,

관련 기술 분야의 전문가들과 충분한 협의를 통해 기술범위를 명확히

하여야, 상대방이 제시하는 다양한 증거들에 유연하게 대처할 수 있다.

한편, 기존 램프위주의 조명이 LED 와 OLED 같은 고효율 친환경 조명으로

대체될 전망으로, 국내 조명산업 역시 신광원 분야에서 활발한 기술개발이

이루어지고 있다. 하지만, 당장 형광등과 백열등과 같은 램프의 막대한

보급량을 LED 와 OLED 와 같은 신광원으로 교체하기에는 품질이나

기술적인 면에서 이른 것으로 평가되고 있다.

페이지35

따라서 램프와 신광원의 기술공백의 대안으로 무전극 램프가 각광받고

있는데, 그 이유는 무전극 램프가 기존 램프보다 효율이 높고, 영구적인

수명을 특징으로 하기 때문이다. 현재 세계적으로는 오스람, 필립스, 퉁다

등의 글로벌 기업들이 석권하고 있고 국내에서는 금호전기 등의 기존

램프업체가 국산화 기술을 개발하고 있다. 앞으로 대형할인점, 주유소,

터널과 같은 공공시설을 중심으로 무전극 램프의 보급이 증가할 것으로

예측됨에 따라, 관련 업체들은 미리 무전극 램프의 부품과 제작공정에 대한

기술을 특허로 획득하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

페이지1

i-PAC Report

발행일 2013. 2

발 행 KEA 특허지원센터

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