专利审查指南新修改背景下的软件专利适格性及维权探讨

王丹昕2017年8月

本资料仅代表本人的个人观点，不代表本人所在组织/机构的观点。

议程

软件专利的适格性

• 商业模式相关修改

• 一些推测

• 美国近年来相关案例

• 更一般的软件专利适格性

软件专利的维权

• 允许的权利要求形式（修改后）

• 建议的权利要求形式

• 软件专利诉讼的证据收集

• 从西电捷通案看分离式侵权

软件专利的适格性

商业模式相关修改

• 保护商业模式创新中的技术方案

• 在原指南第二部分第一节4.2节（2）中增加：

“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第25条排除其获得专利权的可能性”

• 专利适格性门槛降低？

一些推测

能够受到保护的商业模式：

• 其实现须依赖于或取决于技术手段

• 并非传统商业模式的“自动化”版本

• 未企图“抢占”(preempt)普遍的、基础的商业思想和方法

• 解决特定的、具体的问题

• 其方案和技术手段具体而明确，具备创造性

美国近年来相关案例

1. Bilski V. Kappos (risk hedging)

2. Alice Corp. V. CLS Bank International (intermediary

settlement)

3. DDR Holdings , LLC V. Hotels.com, LP (network

advertisement)

• 专利法第二条：

“发明，是……技术方案”

• 专利法第二十五条

“对下列各项，不授予专利权：

…

（二）智力活动的规则和方法

… ”

更一般的软件专利适格性（一）

更一般的软件专利适格性（二）

1. 什么是“技术方案”？

技术问题-技术手段-技术效果（？）

2. 什么属于“智力活动的规则和方法”？

人为规定的“阈值”或“判断条件”是否属于该类？

更一般的软件专利适格性（三）

以美国相关实务为借鉴：

MAYO两步法判断涉软件发明是否具有专利适格性：

步骤1：权利要求针对不可专利的主题（如是否属于抽象思想）吗？

步骤2：如果答案为“是”，则考虑每个权利要求的要素（个别地和作为有序的组合来考虑），以确定附加的要素是否将该权利要求的性质转变为抽象思想的可予以专利保护的应用。

其实质在于，权利要求的技术方案是否足够具体和具有创造性，以至于其不再是抽象思想。

更一般的软件专利适格性（四）

以近期美国案例为借鉴：

1. Enfish V. Microsoft (self-referential model for database)

2. TLI Communications LLC V. AV Automotive , LLC

(classification and organization of images)

3. McRO, Inc. V. Bandai Namco, et al. (3-D computer animation)

4. BASCOM Global Internet Services V. AT&T Mobility

(filtering of internet content)

更一般的软件专利适格性（五）

• 关于软件专利撰写的一些建议：

必须超越简单地收集数据、聚合、高层次分析、以及显示数据或结果；

可以是对已知功能要素的新安排；

可以是实现现存结果的改进版本的新方法；

可以是实现之前未获得的新结果的新方法；

公开方法作为一个整体的好处，且在可能的情况下在说明书中公开每个具体步骤

至为重要的，是涉软件的发明解决实际的问题，其未试图抢占普遍适

用的基本的思想/方法，其方案/步骤具体明确，且具有创造性。

软件专利的维权

允许的权利要求形式（修改后）

• 方法权利要求

• “介质+计算机程序流程”权利要求

• 装置权利要求(软+硬)：计算设备 （存储器+处理器+计算机程序）

• 装置权利要求：包括对应计算机程序流程中各步骤的“程序模块”

建议的权利要求形式

• 方法权利要求 √

• “介质+计算机程序流程”权利要求 √

• 装置权利要求(软+硬)：计算设备 （存储器+处理器+计算机程序）√

• 装置权利要求：包括对应计算机程序流程中各步骤的“程序模块”×

软件专利诉讼的证据收集

• 直接检测软件专利侵权可能较为困难

• 软件源代码一般被封锁/加密

• 能否借鉴美国民事诉讼程序中的discovery制度？

衍生问题：1.原告需初步举证到何种程度？

2.依原告请求或法院依职权调取？

3. 可调取的资料范围？

4. 如何兼顾保密需求？

5. 某些情况下可否适用举证责任倒置？

从西电捷通案看分离式侵权

• 美国Akamai案确立的原则：在不存在直接侵权的前提下，被告不承担引诱侵权责任；多个实体分别实施使用方法中的若干步骤时，需证明能够将一方的行为归咎于另一方，方能认定共同侵权成立

• 西电捷通诉索尼移动通信一案中，涉及SEP（标准必要专利）、专用于WAPI功能的部件（芯片），且被告不存在直接侵权

• 观点：若为商业目的生产或使用专用于软件专利方法的部件/设备，即使不构成直接侵权，在专利权人提出专利许可要约的情况下，生产人/使用人仍应积极参与专利许可协商

• 建议：尽量将权利要求撰写成其方法/步骤由单个实体实施的形式，但仍应在说明书中详细描述技术方案的“全貌”

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