論專利侵害鑑定基準

壹、前言

民國八十三年專利法修正，於第一百三十一條加入特別訴訟條件「侵害鑑定報

告」與「排除侵害書面通知」，為因應侵害鑑定之需求，專利專責機關1公布「專利侵

害鑑定基準」2。

專利侵害刑事訴訟之「侵害鑑定報告」要件經司法院大法官釋字第五○七號解

釋宣告違憲而失效。民國九十年專利法修正，更將此要件修正為「主張專利權受侵

害之比對分析報告」3。但許多專利侵害鑑定課程、司法業務研究會4均已將鑑定基準

列入教材，實務上鑑定報告、比對分析報告與法院判決亦常直接援引其中見解，其

影響重大深遠。本文探討鑑定基準之法律性質、效力與內容，祈能拋磚引玉。

貳、基準之法律性質

「專利審查基準」與「專利侵害鑑定基準」均為專利專責機關所公佈，前者為

應否授與專利權之判斷標準，後者為待鑑定物是否為專利權範圍涵蓋之判斷標準，

二者之法律性質與效力均有探究必要。

一、專利審查基準

專利審查基準係專利專責機關所公佈，用以規範審查人員進行專利審查之一

般、抽象規定。其法律性質屬於「行政規則」中的「裁量基準」5。其訂定未經法律

授權，拘束機關內部人員而非人民，不屬「法規命令」；所規範並非特定事項，與具

1 專利專責機關原為中央標準局，民國八十八年一月改制為智慧財產局。 2 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準（台北：經濟部中央標準局，民 85 年 6 月）。 3 關於專利法第一百三十一條之以往實務演變與釋字第五○七號解釋之評釋，參閱拙著，論專利法第一百三十一條，智慧財產權，20 期（民 89 年 8 月），64-75 頁。民國九十年本條修正，刪除「排除侵害書面通知」要件，修正「侵害鑑定報告」為「比對分析報告」並將第四項移列第一百三十一條之一，以避免僅限於侵害鑑定專業機構出具的誤解。 4 例如：司法院第三十期司法業務研究會，參閱司法院秘書處，刑事法律專題研究第十輯（台北：司法院刑事廳，民 85 年 9 月），144-270 頁。 5 行政程序法第一百五十九條第二項第二款參照。

1

體之「行政指令」亦有不同。

依行政程序法第一百六十一條規定：「有效下達之行政規則，具有拘束訂定機

關、其下級機關及屬官之效力」，行政規則具有直接對內效力，並無直接對外效力，

惟一旦行政處分或法院裁判引為依據，亦得作為司法審查對象6。基於「行政自我拘

束原則」與「平等原則」，行政機關對於具體案件，若無合法的實質理由即須遵循行

政規則所生之行政慣例，因此仍有間接對外效力7。

二、專利侵害鑑定基準

以往法院審理專利侵害案件，涉及專利侵害鑑定，大多依據舊專利法第八十五

條規定：「法院受理專利訴訟案件，得向專利局諮詢意見，或調閱文件或通知派員到

庭說明。」，函請專利專責機關提供異同意見，此類案件稱為「諮詢」8，一般由三位

審查委員承審，而指定其中一位為主審，負責會審後諮詢意見之彙整提供，處理步

驟明訂於舊版專利審查基準9。此處理步驟包含於專利審查基準，且經下達可拘束機

關內部人員，法律性質應屬於「行政規則」。

此時審查基準對於侵害鑑定僅規範處理步驟，判斷方法則付之闕如，曾有論者

指出早期實務「對是否構成發明專利權侵害之判斷過程，在我國而言，似乎就像是

專利審查機關的家傳秘方，向來均不為審理發明專利權侵害訴訟之法院與具體案件

之當事人所瞭解，而專利審查機關出具之鑑定書對於法院而言，其效力幾與聖旨相

同」10。

如第一圖，民國八十四年七月司法院公布六十五家侵害鑑定專業機構，但於緩

衝期間中央標準局仍接受囑託鑑定，並於八十五年一月公布「專利侵害鑑定基準」，

6 吳庚，行政法之理論與實用（台北：自行出版，民 88 年 6 月），259 頁。 7 行政程序法第一百六十一條立法理由參照；並參閱廖義男，國家賠償法（台北：自行出版，民 87年 9月），52、59 頁；蔡茂寅等四人，行政程序法實用（台北：學林文化，民 89 年 11 月），344 頁（執筆者：蔡茂寅）。 8 民國八十三年以後改稱為「鑑定」，其名稱曾有多次變更，參閱黃文儀，我國專利侵害鑑定實務，收於氏著「專利實務」（台北：自行出版，民 88 年 3月），691 頁。 9 專利審查基準－總則（台北：經濟部中央標準局，民 81 年 7月），137 頁。 10 陳世杰，發明專利權侵害及民事救濟之研究（台灣大學法律研究所碩士論文，民 84 年 6 月），233頁。

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此時其性質屬於「行政規則」，僅能規範機關內部，對於其他鑑定機關則無法律拘束

力。

八十六年十月後該局不再受理鑑定，鑑定基準規範機關內部之效力亦不復存

在。因此鑑定基準之法律性質為曾經生效之行政規則，在目前並非法源，不具法律

效力。從事專利侵害鑑定可參考鑑定基準；但並不受其拘束，仍應本於專業素養判

斷。而法官依據法律獨立審判，對於行政規則仍得依據法律，表示適當之不同見解11；

何況目前鑑定基準不屬行政規則，法官之認事用法不受該基準拘束，更不待言。為

發揮統一見解功能，應於專利法明文授權專責機關制定鑑定基準，使鑑定基準取得

法源地位12。

參、「專利侵害鑑定基準」之內容

專利侵害鑑定基準之內容為－

上篇 專利權及侵害之認識

第一章 專利權之發生與效力

第二章 專利權效力之限制

第三章 特許實施

第四章 專利侵害的定義與法律特徵

第五章 重複專利的侵害處理原則

第六章 再發明專利之實施與侵害

第七章 專利權無效對侵權判決之影響

下篇 專利侵害之技術鑑定

第八章 專利侵害理論之運用

11 司法院大法官釋字第二一六號解釋：「法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束」（節錄），我國學說與實務上對於「行政命令」之用語及分類相當紊亂，本解釋所稱行政命令實為解釋性行政規則。 12 蔡坤財，專利迴避設計與侵害鑑定，資訊法務透析，民 86 年 8 月，46 頁。

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第九章 發明、新型申請專利範圍

第十章 新式樣申請專利範圍

第十一章 鑑定比對、作業流程及報告撰寫

專利專責機關能在有限之人力、物力下，完成制訂鑑定基準之艱鉅任務，誠屬

不易；其內容參酌國內外之理論與實務，相當可貴。然或因時間急促，仍有未臻完

善之處，本文於下擇要論述，祈於將來修訂時能納入參考。

肆、鑑定基準上篇之檢討

一、定位不明

法律之適用過程可分為「認定事實」、「解釋法規之構成要件」、「涵攝」、「決定

法律效果」等步驟。專利侵害係以「專利權有效」「未經專利權人同意或國家特許」

「實施行為」「實施結果在專利權範圍內」「非法定例外情形」為客觀要件。其中「實

施結果在專利權範圍內」之「認定事實」涉及專業知識，法院往往需由專業人士協

助，此即專利侵害鑑定所由設，鑑定基準將此部份內容置於下篇。

上篇之主要內容為專利權效力與專利侵害之定義與要件，實已進入「解釋法規

之構成要件」範疇，既非法院或鑑定機關所需，亦有逾越之嫌。

鑑定基準公布時，專利專責機關與鑑定機關於均受理鑑定，其內容多可適用於

二者；但亦有僅適用前者，例如：第五章說明專責機關對「重複專利」（double

patenting）之處理原則，其內容包括如何簽辦發交，實與侵害鑑定無涉。此部份於

專責機關不再受理鑑定後更顯突兀。

二、對「專利權效力」說明不當

（一）、定義方式

我國舊專利法對專利權效力之定義係採「積極與消極並列」方式13，於第四十條

第一項規定：「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。」，於第八十

4

一條規定：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行

為，賠償損害或提起訴訟。」，立法方式近於日本特許法第六十八條、第一百條與第

一百零一條。

民國八十三年我國專利法修正，於專利權之定義改採「消極」方式，於第五十

六條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、

販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權（第一項）。方法專利權人，除本法另有

規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進

口該方法直接製成物品之權（第二項）。」14明確規定專利權係一種排除權而非專有

權15。

鑑定基準仍舊依循日本特許法第六十八條規定：「發明專利權人專有實施發明為

業之權利」，謂專利權係「為保護發明人之利益，准允專有實施發明為業之權利」16「與

他人之專利發明有附屬關係時，若無他人之授權實施時，即不可以實施其專利發明

為業」17。但日本特許法對專利權之定義方式與我國現行法不同，直接援引恐將造成

混淆。

（二）、個人實施行為

對於個人實施行為是否構成專利侵害有兩種立法例：一是凡無合法權源而實施

即可構成，不論係為營業或個人使用，例如：美國；一是基於「瑣事不煩法律」的

法理，非以營業為目的之個人實施行為均不構成專利侵害，例如：日本、德國、法

國18。

鑑定基準沿用前揭日本特許法定義方式認為專利權是「專有實施為業」的權利，

效力不及於個人實施行為，謂「消費者純為滿足個人需要，或以實驗、研究為目的

13 參閱拙著，專利法刑罰規定之研究（東吳大學法律研究所碩士論文，民 88 年 6月），4 頁。 14 新型專利權效力規定於第一百零三條，新式樣專利權效力規定於第一百一十七條，其規定方式與發明專利權相同。 15 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案，339 頁。 16 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，4 頁。 17 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，7 頁。 18 例如：德國專利法第十一條、法國智慧權法典L.613-5 條。

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而無營利行為之『使用』，則為專利效力所不及。」19；但我國立法方式近於美國，

並未明文排除個人實施行為之專利侵害，鑑定基準此一見解有誤導之虞。

（三）、暫准專利權之效力

專利法第五十條第一項規定：「申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權

之效力。」，鑑定基準解釋：「所謂『暫准發生專利權之效力』，係指專利公告後，因

專利內容之公開，而暫准發生專利權之效力，亦即具有『假保護之權力』，雖然暫准

專利權並無專利法有關罰則之適用，惟仍然具有民事或刑事上之責任。」20；但我國

專利刑罰於民國八十三年修正已集中規定於第五章罰則，無罰則之適用卻仍具刑事

責任實殊難想像。

鑑定基準又謂：「經審定公告之發明（新型、新式樣）審查確定後，自公告之日

起給予發明（新型、新式樣）專利權並發証書之時發生（專利法第五十、一百、一

百零九條第二項）」21，與前揭條文相較之下，鑑定基準的「並發証書」要件係增加

法律所無之限制，既於法不合且影響人民權益。

其實鑑定基準所謂「假保護」係源自日本特許法之觀念，特許法第五十二條第

一項規定發明專利申請人在公告後專有實施發明為業之權利，第二項規定第一百條

至第一百零六條規定於前項權利準用之。因此專利申請人於公告後即取得專有實施

發明為業的權利，與第六十八條專利權人相同；但並無設定通常實施權或專用實施

權的權限22，因此稱之為「假保護」。

但我國專利法對於專利權效力並未依公告前後作區分，於專利侵害之救濟亦無

類似特許法之「假保護」特別規定23。鑑定基準所述之「假保護」將成為「不保護」。

對於使公告後領證前之專利權，實務向有「因其權利尚未確定，如對之有侵害

19 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，3頁。 20 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，1 頁。 21 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，1 頁。 22 日本特許法第七十七條、第七十八條參照。 23 日本特許法第五十二條第一項及第二項、第一百九十六條第二項參照。

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情事，並無專利法有關罰則之適用」「聲請核發搜索票時，不應受理」之見解24，學

者已多有非議25，鑑定基準可能會加深實務誤解。

三、對「專利侵害行為」說明不當

（一）、製造

「製造」係將原料或元件依其特定用途加以創造新產品的行為。包含初製（例

如：以錫鑄成錫壺）、混合（例如：以一定比例金屬熔成合金）、化合（例如：以氮

與氫製氨）、組合（例如：連接電線、燈泡、可變電阻成一可調節亮度之電燈）等行

為。

鑑定基準對「製造」之敘述如下26－

「所謂『製造』係指以物理手段生產出具經濟價值之物品。」

「而製造行為係指物品生產之一切行為，不限於完成物品為止之必要行為，亦

包括準備行為。惟製作模型或設計圖之作成，不屬準備行為。」

「製造行為成為直接侵害，僅發生於物品專利權。而方法專利權，僅限於對該

物品生產方法之專利，而非屬生產之對象，故無『製造』之問題。方法專利僅在『使

用』時方成為問題。」

第一段係出自　　　﹣幸田先生對美國專利權效力中「make」行為之定義27，鑑

定基準直譯日文漢字「物理的手段」，易引起製造僅限於物理手段，不包含化學、生

物技術等其他手段之誤解28。

第二段則出自何孝元先生見解29，其範圍廣泛至包括準備行為。既與第一段定義

24 法務部八十一年檢字第○七六一三號函參照，同年檢字第一九二五九號函重申前旨；台灣高等法院高雄分院八十二年上易字第一三三五號判決參照。 25 謝銘洋、郭明怡，論「暫准專利」之效力，月旦法學雜誌，6 期（民 84 年 10 月），74 頁；劉新發，侵害暫准發生專利權之效力有無專利法罰則規定之適用?，工業財產權與標準，30期（民 84 年 9 月），75 頁。 26 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，2 頁。 27 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論（東京：發明協會，1990 年 8 月）。 28 原意應較近於「實際的手段」。 29 何孝元，工業所有權之研究（台北：三民書局，民 80 年 3 月），54 頁。

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未合，又超越普通用語之可能文義，在適用罰責時違反罪刑法定之類推禁止原則30。

第三段亦引自　　　﹣幸田先生論述31，我國專利法並未明文區分「直接侵害」

與「間接侵害」，且美國與日本之「直接侵害」均不以故意過失為要件32，顯然與我

國有別，鑑定基準冒然引用並不妥當。此段大意為「製造行為不構成方法專利之侵

害」；但鑑定基準說明專利侵害之行為態樣，第一款即為「未經專利權人同意而製造

專利物品或專利方法直接製成之物品」33，顯與此段見解矛盾34。

四、對「專利侵害主觀要件」說明不當

鑑定基準關於主觀要件的見解35，篇幅不大但疑義頗多：

「（專利侵害）需證明侵權行為人有『過錯』

所謂『過錯』一般有兩種態樣：故意與過失。

一是侵權行為人已經預見自己所製造、使用、販賣或進口的行為，可能會對專

利權人造成損害而仍然希望或者聽任其發生。此屬故意之過錯，即一般所謂『明知』

而侵權。

一是侵權行為人對公告在專利公報之專利，應當查閱且能查閱到，而竟沒有查

閱，致不知所製造、使用、販賣或進口行為，已構成專利侵害，此屬過失之過錯。

為證明侵權行為人有『明知』專利權人有專利權的事實，依現行專利法第一三

一條第一項規定，『專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附

侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。』雖然此條項之規定

主要適用於『告訴』程序，但如果專利權人能舉出上述兩項證據，應可證明侵害行

為人的侵害行為是『明知』的。」

30 刑法仍容許擴張解釋，但不容許類推解釋，二者之區別在於是否超越法條文義之最大範圍，參閱蔡墩銘，擴張解釋與類推解釋，收於蔡墩銘、甘添貴編，刑法爭議問題研究（台北：五南圖書出版公司，民 88 年 2 月），25 頁以下。 31 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論，同註二十七，14 頁。 32 陳世杰，發明專利權侵害及民事救濟之研究，32 頁。 33 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，15 頁。所列專利侵害行為之六種類型，似出自陳哲宏等四人，專利法解讀（台北：月旦出版公司，民 83 年 3月），208 頁（執筆者：徐宏昇）。 34 應以前者為是，以其他方法製造專利方法直接製成之物品並未侵害方法專利。 35 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，15-16 頁。

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不當之處在於：

1、「過錯」非我國法律用語

「需證明侵權行為人有過錯」之見解似源自中國大陸學者著作36；但「過錯」係

中國大陸民法通則用語37，非我國所習用，易生誤解。應改為「可歸責」，或直接規

定「需證明侵權行為人有故意或過失」。

2、混淆「故意」與「明知」之定義

刑法之故意分為「直接故意」與「間接故意」，前者係「明知並有意使其發生」，

後者係「預見其發生而其發生並不違背其本意」，所謂明知僅指直接故意38。專利侵

害之民事責任包含故意與過失，刑事責任限於故意39，第一百二十七條至第一百二十

九條僅處罰明知者。因此「過失」、「故意」與「明知」均應明確區分，鑑定基準將

「故意」與「明知」混用並不妥當。

3、對「過失」之認定過於寬鬆

過失乃注意義務之違反，而製造、使用、販賣、進口行為之注意義務應不可一

概而論。例如：要求製造商查閱所製商品或所用方法是否侵害他人專利尚屬合理；

但大賣場之商品成千上萬，要求販賣者逐一調查實不可能。鑑定基準此種「專利既

已公告，行為人必有過失」的見解雖未如司法實務「專利既已公告，行為人必有故

意」見解嚴峻40，但仍屬過苛。

4、對「明知」之認定過於寬鬆

36 湯宗舜，專利法教程（北京：法律出版社，1988 年 6 月），232 頁；程永順，專利訴訟（北京：專利文獻出版社，1994 年 6月），39 頁。 37 中國大陸民法通則第一百零六條第二項規定：「公民、法人由於過錯侵害國家的、集體的財產，侵害他人財產、人身的，應當承擔民事責任。」 38 刑法第十三條參照。 39 依刑法第十一條規定：「本法總則於其他法令有刑罰規定者亦適用之。但其他法令有特別規定者，不在此限。」，第十二條規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。」，專利法既無處罰過失之明文，其刑責應以故意為限。有學者認為「根據專利法第一二五條，只要未經新型專利權人同意，不論行為人之侵害行為係故意或過失，都有刑事責任」恐係誤解，參閱馮震宇，論侵害專利權之刑事責任與訴訟問題，工業財產權與標準，30 期（民 84 年 9 月），26 頁。 40 台灣高等法院台中分院七十六年上易字第一八一號刑事判決，台灣高等法院八十二年上易字第三八○○號刑事判決參照。

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鑑定基準詮釋舊專利法第一百三十一條：若專利權人能提出專利侵害鑑定報告

與排除侵害書面通知，應可證明侵害行為人的侵害行為是明知的。依此推論，倘乙

不知其自行研發之產品早已由甲取得專利而從事生產，甲只須提出侵害鑑定報告與

排除侵害書面通知，即可認定乙為明知，乙除民事責任外，將觸及刑責，此種認定

顯不合理。

行為人於接獲排除侵害書面通知後，若仍不停止其侵害行為，該通知可證明其

後侵害係明知而為，但對之前侵害是否出於明知尚無法證明；而專利侵害鑑定報告

則僅對「實施結果在專利權範圍內」作判斷，與行為人之主觀態樣無涉。

五、其他

鑑定基準係參酌多方資料而成，或因時間倉促，部分見解未及整合，尚有前後

不一或未盡妥適之處。例如：

（一）、對於相同發明創作多次申請而先後取得專利之情形，鑑定基準前後所述

「在現行法之解釋，此種情形下，後申請案之專利權人並不受任何限制可實施該專

利發明（此情形構成雙重專利），惟可使專利無效」41「後申請案之專利權人若沒有

因先使用符合專利權效力不及之條款規定（專 57），不得實施該專利」42顯有矛盾。

因專利權人僅取得排除他人實施該專利之權利，而非必然擁有實施該專利之權利，

應以後者為是。

（二）、鑑定基準謂「發明專利權經撤銷確定後，於其確定前法院所為且已執行

的專利侵權之判決、及當事人已履行的契約與專利權轉讓契約，不具追溯力。惟因

專利權人出於惡意而人的損失，應予賠償」43。但依我國現行法，專利侵害既以專利

權有效為前提，專利侵害判決確定後，系爭專利權經撤銷確定構成民事訴訟之再審

事由44，可將原確定判決依法撤銷；專利權人所受領被告給付之賠償金即成為「不當

41 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，7頁。 42 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，18-19 頁。 43 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，18-19 頁。 44 民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定：「為判決基礎之民事刑事判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」。

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得利」規定，依法負有返還責任45。

（三）、鑑定基準謂「於非專利物品或非專利方法所製物品上，盜用專利權人名

義，附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示，亦屬一種假冒他人專

利之專利侵害行為」46。專利法第一百三十條並不以「標示特定專利字號」或「所標

示專利字號確實存在」為要件，因此未必有專利權人受侵害；反之，專利權人將專

利字號標示於非專利物品亦可成立。本罪之立法目的在維持產業秩序，而非保護私

權；其性質為非告訴乃論，與專利侵害罪為告訴乃論截然不同47。鑑定基準將此類行

為列入專利侵害態樣並不妥適。

伍、鑑定基準下篇之檢討

一、侵害理論位階

中心限定主義、週邊限定主義乃是專利權範圍之不同解釋體系；全要件原則係

週邊限定主義下發展之侵害判斷原則，而均等論乃中心限定主義所衍生之原則，禁

反言原則是對均等範圍加以限制；因此前後兩類位階並不相同。鑑定基準於專利侵

害理論介紹之次序為：均等論、禁反言原則、全要件原則、中心限定主義、週邊限

定主義加上德國之「三分法原則」，既不符理論位階，亦與適用順序不合，易生混淆。

二、民刑事訴訟證據法理之差異

鑑定基準提出的侵害鑑定方法，主要依循美國上百年案例所建構之全要件原

則、均等論與禁反言原則。美國對於專利侵害並未處以刑罰，專利侵害訴訟純屬民

事訴訟；而英美法之民事訴訟只需有「證據優勢」（preponderance of evidence）

即可判決被告負損害賠償責任；但基於「無罪推定」原則，刑事訴訟之證據須達到

「排除一切合理懷疑」（beyond reasonable doubt）地步才可確定被告有罪48。在美

45 民法第一百七十九條：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益﹔雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」。 46 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，14 頁。 47 專利法第一百三十一條第一項參照。 48 參閱王國慶等譯，肯尼刑法原理（北京：華夏出版社，1989 年 7月），547 頁；黃東熊，證據法綱

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國專利侵害訴訟，專利權人對專利侵害僅須舉證至「證據優勢」地步49；被告須對抗

辯事由負舉證責任。在美國認定民事侵權責任的證據方法，在引入我國後卻在民刑

事訴訟一體適用，可成為刑責之依據，實有違「罪疑唯輕」原則50。尤其均等論主要

以F/W/R三要件進行檢驗：「以實質相同之方式實施實質相同之功能而達成實質相同

之結果」，何謂「實質相同」即有相當爭論空間；在無法排除合理懷疑的情況下，以

均等論成立而對被告施以刑罰，是否妥適值得懷疑51。

三、全要件原則

國內文獻對「全要件原則」（all elements rule）有兩種定義方式－

狹義說：除非待鑑定物包含申請專利範圍之所有構成要件，否則將不會被該申

請專利範圍所涵蓋52。

廣義說：除非待鑑定物包含申請專利範圍之所有構成要件或其均等物，否則將

不會被該申請專利範圍所涵蓋53，亦稱為「全限制原則」（all limitations rule）。

依狹義說，符合全要件原則者為字義侵害（literal infringement），不符合全

要件原則方須適用均等論。依廣義說，符合全要件原則者包含字義侵害與均等侵害，

均等論成立以符合全要件原則為前提。因此，隨著全要件原則定義方式不同，鑑定

步驟也會不同。

要（桃園：中央警官學校，民 69 年 9 月），15 頁以下；駱永家，民事訴訟法Ｉ（台北：自行出版，民 65 年 5 月），162 頁。 49 Huges Aircraft Company v. United States, CAFC,1983, 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473; Robert L. Harmon, Patents and the Federal Circuit,P.177. 50 「罪疑唯輕」原則係指「在有疑義時，當為有利於被告」之解釋適用原則。法官對被告應受有罪、無罪判決之重要事實發生疑問時，為被告利益應作無罪之判決；對應受重罪、輕罪判決之重要事實發生疑問時，為被告利益應作輕罪之判決。參閱黃常仁，刑法總論－邏輯分析與體系論證（台北：自行出版，民 84 年 12 月），214 頁；林山田，論刑事程序原則，台大法學論叢，28 卷 2 期（民 88 年 1 月），132-135 頁。 51 我國最高法院七十六年台上四九八六號判例：「認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法。」 52 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論，同註二十七，81 頁；黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷（台北：自行出版，民 83 年 2 月），117 頁。 53 蔡明誠，發明專利法研究（台北：台大法學叢書，民 86 年 4 月），188 頁; 趙晉枚等五人，智慧財產權入門，61 頁（執筆者：蔡坤財）。

12

由鑑定基準對全要件原則的解說「若被告對象具有申請專利範圍的每一個構成

要件，且其技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是缺少了一構成要件，基本

上應認為沒有侵害」可知採取狹義說；而美國專利案例與著作以廣義說為主54。此點

差異須特別留意，方可避免誤解或矛盾55。

全要件原則定義之差別是否造成專利侵害鑑定之遺漏，本文試以邏輯關係說明

如下－

廣義全要件原則成立＝字義侵害 or 均等侵害

＝（全部構成要件對應於待鑑定物）and（落在文義範圍 or 落在均等範圍）

＝（全部構成要件對應於待鑑定物 and 落在文義範圍）or（全部構成要件對應於待

鑑定物 and 落在均等範圍）

＝狹義全要件原則成立 or（全部構成要件對應於待鑑定物 and 落在均等範圍）

鑑定基準的鑑定流程先檢驗狹義全要件原則，若不成立則檢驗均等論。在此情

況下，倘均等論僅檢驗是否「落在均等範圍」，將遺漏檢驗「全部構成要件對應於待

鑑定物」。

此一條件並非新增，美國案例所揭示「申請專利範圍之每一構成要件均被視為

定義專利權範圍所必要，因此均等論必須以個別構成要件，而非視為一體而適用」56

「必須申請專利範圍之所有限制條件存在於待鑑定物之某處方可成立均等」57均指出

「全部構成要件對應於待鑑定物」是均等論成立的前提。

54 Donald S. Chisum, Chisum on Patents（Matthew & Bender）,Vol.4, 18.03[4](1997); Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals（Clark Boardman Co.）, Vol.3, 17.07[1](1995). 55 例如：有文獻介紹我國專利侵害鑑定，定義all elements rule：”each essential element of a claim or its substantial equivalent must be found in the accused device to constitute literal infringement”採廣義說，卻採取與鑑定基準相同的鑑定流程，參閱Russell Horng, Enforcement Mechanism for the Assessment of Infringement, Symposium on Intellectual Property Rights in the New Economy, July 19,2001。 56 ”each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole”, Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931（CAFC 1987）. 57 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric, 868 F.2d 1251（CAFC 1989）.

13

「構成要件」（element）指申請專利範圍的限制條件，「全部構成要件對應於待

鑑定物」指申請專利範圍的所有限制條件均可在待鑑定物找到相同或均等限制，雖

不以完全相同或一對一對應為必要，但必須全部具備。

舉例說明：於待鑑定物乙是否侵害甲專利之鑑定，甲專利之構成要件為 A、B、C、

D、E，乙為 A、B、C、d，於狹義全要件原則判斷不成立後，試問待鑑定物乙並無 E

之對應要件，如何判斷「置換可能性」或「置換容易性」？實務上亦不乏鑑定報告

在此階段擱置 E，僅就 D與 d進行均等論判斷，而作成「侵害成立」結論者，反而滋

生爭議。正確作法是：由於乙並無 E之對應要件（corresponding element），不符

「全部構成要件對應於待鑑定物」條件，應即可排除均等論成立，而作成「侵害不

成立」結論。

以鑑定基準「範例說明」之範例（八）而言58，申請專利範圍為「一種鋼器，係

於中間具有隔板的圓筒板兩側之筒壁各設一個或數個窺視孔者。」，待鑑定物既無隔

板，於圓筒板中間亦無對應要件，狹義全要件原則判斷不成立，「全部構成要件對應

於待鑑定物」條件亦不成立，應即作成「不侵害」結論，此亦為該範例之鑑定理由

所採行。

因此，鑑定基準既於全要件原則採狹義說，均等論判斷必須加上「全部構成要

件對應於待鑑定物」條件方不致遺漏。

近年來有所謂「相對全要件」的見解，認為全要件原則之判定容許一定彈性，

在判定時須先將屬多餘限定之非必要元件刪除再進行比對。本文將此問題於「六、

鑑定準則」一併討論。

四、均等論

鑑定基準對於「均等論」之解說多源自日本吉井參也先生所著「特許權侵害訴

訟大要」一書59。其中未盡妥適之處為：

58 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，86-87 頁。 59 吉井參也，特許權侵害訴訟大要（東京：發明協會，1990 年 7 月），43-54 頁。

14

（一）、時間基準

均等論判斷之時間基準可分：申請日或優先權日、侵權行為日、公告日三種見

解60。美國專利實務採用侵權行為日61，日本最高裁判所判決亦同62。鑑定基準以近五

百字對此問題進行討論63，並未宣示採取何說；卻於其他段落出現「尤其均等物之概

念係依時間而變動。此點在事實上係為相對性的概念」之敘述64，因三種見解中僅有

侵權行為日可變動，應可推論鑑定基準也採取侵權行為日為基準。但此一時間基準

攸關均等範圍大小，仍以明確說明為宜。

鑑定基準對於均等範圍隨時間變動的見解，以土地隨技術進步而增值為譬喻；

但土地乃範圍固定而價值變動，此說則認為專利權範圍變動，鑑定基準所舉譬喻並

不妥適。

（二）、消極均等論

均等論之適用猶如一把「雙刃劍」，並非永遠僅對專利權人有利，當待鑑定物品

如在發明原理上已有相當大的改變，實質上以不同方式達成同或相似功能，卻仍落

在專利權人申請專利範圍文義之中，均等論即可用於限制申請專利範圍以粉碎專利

權人之侵害控訴65。此種相反運用被稱為「消極均等論」（reverse doctrine of

equivalents）。

鑑定基準在後述鑑定流程包含「消極均等論」之判斷，但對於「消極均等論」

並未作任何說明，不無缺憾。

（三）、先前技術限制

如第二圖，均等論受「禁反言原則」與「先前技術」之限制66，鑑定基準將「禁

60 參閱拙著，論專利審查與專利侵害鑑定之相通與歧異，2000 年科技法律研討會論文集（新竹：國立交通大學科技法律研究所，民 89 年 11 月），314 頁。 61 Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040（1997）. 62 最高裁判所判決，平成六年（才）第一○八三號請求排除專利侵害事件。 63 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，32 頁。 64 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，34 頁。 65 Mead Digital Sys. ,Inc. v. A.B. Dick Co., 723 F.2d 455（1983）。 66 Robert L. Harmon, Patents and the Federal Circuit（the Bureau of National Affairs,1988）,p.184.

15

反言原則」列為專項討論，對「先前技術」則僅在「不適用均等之情況」提及。其

解說「眾人可自由實施之自由技術，不能授予專利，也就是說，任何特定人不能利

用均等概念獲得該自由技術之獨占權」67值得肯定；但其後述「申請專利範圍所撰寫

之內容全部為習知技術時，不能用均等概念主張該自由技術」則有待商榷。因先前

技術限制係指均等範圍不得擴及習知技術，並不以申請專利範圍內容全部屬於習知

技術為要件。

五、禁反言原則

鑑定基準對於「禁反言原則」之解說多源自日裔美籍律師　　　﹣幸田先生所

著「米國特許訴訟－侵害論」一書68。其中未盡妥適之處為：

（一）、消極禁反言原則

「禁反言原則」指「於審查過程縮減之部分，不得為主張專利侵害而重行主張」，

「消極禁反言原則」則係反向「於審查過程擴張之部分，不得為迴避專利無效而縮

減解釋」69。

鑑定基準解釋「消極禁反言原則」為「禁反言之原則係權利者在申請審查中縮

減之申請專利範圍，在以後之侵害訴訟再作申請專利範圍之擴張是被禁止的」70與「禁

反言原則」如出一轍，顯然有誤。

六、鑑定準則

鑑定基準列舉侵害判斷比對之結論（以下簡稱「鑑定準則」）71為：

（一）、必要技術構成完全相同－與申請專利範圍相同。

（二）、增加一項以上其他技術構成－與申請專利範圍相同。

（三）、部分必要技術構成不相同，但不相同部分屬於等效手段之替代－與申請

專利範圍相同。

67 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，32 頁。 68 吉井參也，特許權侵害訴訟大要，同註五十九，43-54 頁。 69 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論，同註二十七，166 頁。 70 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，37 頁。 71 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，63 頁以下。

16

（四）、缺少非必要技術構成－與申請專利範圍相同。

（五）、缺少一項或一項以上必要技術構成－與申請專利範圍不相同。

（六）、一項或一項以上必要技術構成不相同－與申請專利範圍不相同。

此準則與中國大陸程永順先生所列六項「侵權判斷的基本準則」大致相同72。

整理表列如下：

申請專利範圍 系 爭 物

技術構成 一 二 三 四* 五* 六

A A A A A A A

B B B B B B B

C C C C C C C

D D D D E

E

結論 相同 相同 相同 相同 不相同 不相同

區別為：待鑑定物四所比對專利技術構成之 D為「非必要元件」，待鑑定物五之

所比對專利技術構成 D為「必要元件」。

其中（五）「缺少申請專利範圍中的非必要技術構成－與申請專利範圍相同」似

採「相對全要件」73，本文採反對見解。理由為：

1、區分「必要」與「非必要」難有一致標準

專利侵害鑑定攸關專利侵害訴訟兩造權益，其鑑定方法應儘可能明確客觀，使

任何人使用該方法均可獲致相同結論，避免人言言殊。

對於所謂「非必要元件」，鑑定基準之說明為「此缺少的技術構成部分，實際上

對熟悉該項技術者而言，係屬於無實質意義之技術特徵」74。

72 程永順，專利訴訟，同註三十六，42頁以下。 73 有文獻認為“Although the PIA Guidelines are silent on this question, some senior examiners of the IPO are of the opinion that omission of non-essential elements(s) whish is (are) recited in the patent claims will not avoid literal infringement.”，其所據不明，參閱 Russell Horng, Enforcement Mechanism for the Assessment of Infringement，同註五十五。 74 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，64 頁。

17

採贊同見解之學者所提建議有兩點75：

（1）、若一組件（或組件間之關係、或方法之步驟等）對於證明專利請求標的

相對於先前技術具有新穎性及進步性並未發揮任何作用，或做出貢獻，則該組件係

屬「非必要元件」76。

（2）、若一組件（或組件間之關係、或方法之步驟等）對於證明專利請求標的

克服該發明所欲解決之技術問題，發揮發明所預期之技術效果，及達成發明之主要

目的並未發揮任何作用，或做出貢獻，則該組件係屬「非必要元件」。

專利專責機關對於質疑則回覆「專利申請人有時誤將非必要元件寫入申請專利

範圍，但此元件之有無並未影響該專利案之主要技術內容，故仍有其他國家判斷待

鑑定物與專利案相同，並非只有我國採用」，惟將「參考更多文獻並召開公聽會研討

後再行決定」77。

前引數種說法對於「非必要」之判斷均不相同，在實務運作中所生疑義必然更

多，採此說者必須提出明確一致之見解方能以理服人。

2、違反我國相關法規

相對全要件原則與我國專利法制未能合致之處甚多，例如：78

（1）、專利法第二十二條第四項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專

利之標的、技術內容及特點」。

（2）、專利法施行細則第十六條第二項規定：「獨立項應載明申請專利之標的、

構成及其實施之必要技術內容、特點」。

（3）、專利審查基準明載：「記載於獨立項中之『構成之必要技術內容、特點』，

75 洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得（上篇），工業財產權與標準，48 期（民 86 年 3 月），62 頁；龔政，專利侵權判定中「多餘限定」問題的探討，中國專利與商標，1995 年 3 期，82 頁。 76 本項應源自WIPO Legal Training Course on Patent Infringement Proceedings，BLTC/29 item 24，原文為「A claim will sometimes include a non-essential element, that is, an element not essential to avoid the criticism of lack of novelty and obviousness. The omission of a non-essential element will not avoid infringement.」，參閱WIPO, Background Reading Material on Intellectual Property, p.106。 77 經濟部中央標準局專利侵害鑑定研討會記錄，工業財產權與標準，69 期（民 87 年 12 月）。 78 下列文字之底線部分為作者所加。

18

乃為發明不可或缺之要件，因此發明獲准專利後，專利權人不得將獨立項所載事項

之一部分，更正為非發明構成之必要技術內容、特點的事項」79。

（4）、專利侵害鑑定基準明載：「例如獲准專利之發明，其獨立項所載發明構成

之必要技術內容、特點為ａ、ｂ、ｃ及ｄ，專利權人就不能主張其為其中之ｄ非為

其發明構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內

容、特點解釋為僅是ａ、ｂ、ｃ三者。因為如准專利權人如此解釋，將擴大其申請

專利範圍」80。

鑑定基準僅為專利侵害鑑定之參考資料，其內容與前揭法律、命令牴觸者當然

不應採行，何況鑑定基準本身即前後矛盾。

3、不符我國現狀

「相對全要件原則」在中國大陸稱為「多餘限定原則」，雖於「周林頻譜儀」一

案81中採行，但學者之間仍有不同見解82，即使採此說者亦指出「這一準則在運用中

應當特別慎重。對於被認定的寫在獨立權利要求中的非必要技術特徵，應當是顯而

易見的疏漏所致。真正做到在保護專利權人合法權益的同時，不損害公眾利益。而

且隨著專利制度的發展，專利代理人業務水平與撰寫專利申請文件水平的提高，這

個準則在專利侵權判斷中的地位應逐漸減弱，以致最終取消。」83，中國大陸實施專

利制度時間尚短，不及二十年84，考慮申請人與代理人對申請專利範圍可能認知不足

因而採此說。而我國實施專利制度已超過五十年85，應無需重走回頭路。而且我國對

79 經濟部中央標準局，專利審查基準，1-3-13 頁。 80 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，46 頁。 81 宿遲編，知識產權名案評析（北京：人民法院出版社，1996 年 7 月），138 頁。 82 龔政，專利侵權判定中「多餘限定」問題的探討，中國專利與商標，1995 年 3 期，81-82 頁；袁德，論必要技術特徵與非必要技術特徵，中國專利與商標，1995 年 3 期，19-21 頁；艾文，也談「多餘限定」問題，中國專利與商標，1996 年 1期，26-28 頁；張榮彥，機械領域專利申請文件的撰寫與審查（北京：專利文獻出版社，1997 年 5 月），153-160 頁；程永順、羅李華，專利侵權判定－中美法條與案例比較研究（北京：專利文獻出版社，1998 年 3 月），252-268 頁。 83 程永順，專利訴訟，同註三十六，50頁。 84 中國大陸專利法於一九八五年四月一日正式施行，參閱陳逸南，大陸專利法解讀（台北：月旦出版公司，民 84 年 10 月），15 頁。 85 我國專利法於民國三十八年一月一日施行，若將台灣在日據時代適用日本特許法亦納入，專利制度在我國施行期間已超過一百年，參閱蔡明誠，發明專利法研究，44 頁。

19

於專利侵害仍有刑罰規定，若將侵害鑑定留下此一模糊空間，對社會大眾之自由權、

財產權將產生不可預期之損害。

採此說之學者曾由「損益同歸」之「衡平」原則立論86，認為專利權人於申請階

段既未因加入非必要元件而獲享提昇專利核准機率之利益，於專利侵害中自不應令

其承受因加入非必要元件而所縮減專利權範圍之損害。其說頗有見地，但如前述「必

要」「非必要」難有一致標準，且專利審查中是否將該元件視為必要純屬審查委員之

內心思考，社會大眾無從得知亦難以判斷。以中國大陸「周林頻譜儀」案為例，專

利權人在復審程序中主張特徵 a與特徵b的組合產生意想不到的治療效果因此具有

創造性，卻在專利侵害中主張特徵b為非必要87，前後主張矛盾猶可享有擴張之專利

權，實有失事理之平。我國若採相對全要件原則，難保無類似情事發生，再加上實

務對於專利侵害之主觀要件認定寬鬆88，在「雙效合一」之下，悲泣「法之極，惡之

極」者恐怕是專利侵害訴訟之被告，而非專利權人。

七、鑑定流程

鑑定基準既列舉「鑑定準則」又提供「鑑定流程」，但兩者並非完全一致。前者

僅考慮全要件原則、均等論，而後者則考慮全要件原則、均等論、逆均等論、禁反

言原則；前者可謂後者之簡化，其適用結果可能有差異，但基準並未作任何說明。

國內文獻對於專利侵害判斷流程之引介整理，至少有下列幾種（依發表順序）：

一、最為常見89而為鑑定基準所採用之第三圖90，係出自　　　﹣幸田先生著作91；二、

蔡明誠教授所提出之第四圖92；三、吳永川先生所提出之第五圖93；四、邵宇奇先生

86 洪瑞章，淺論專利侵害鑑定上的一些衡平問題，1997 年全國智慧財產權研討會論文集（新竹：國立交通大學企業法律中心，86 年 12 月），497 頁。 87 艾文，也談「多餘限定」問題，中國專利與商標，1996 年 1 期，26-28 頁。 88 拙著，專利侵害之罪與罰（上），智慧財產權，18 期（民 89 年 6 月），43-56 頁。 89 皮積智，專利侵害分析，聖島雜誌，89 期，13 頁；黃文儀，美國專利制度與審查實務概論（台北：經濟部中央標準局，民 79 年 6 月），122 頁；黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，同註五十二，183 頁；陳凱倫，美國專利之侵害與美國聯邦巡迴上訴法院之判例，專利專論集（三）（台北：台一國際專利商標事務所，民 83 年 10 月），258 頁；陳逸南，論美國專利侵害之認定與抗辯原則，智慧財產權管理季刊，7期（民 84 年 10 月），29 頁。 90 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，同註二，65 頁。 91 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論，同註二十七，191 頁。 92 蔡明誠，發明專利侵權時保護範圍認定與申請專利範圍解釋原則，植根雜誌，10 卷 5 期，

20

所提出之第六圖94。本文將各圖的表現方式及用語儘量統一以便比較，讀者若欲深入

研究仍應參照前述學者專家之原作，此點合先敘明。

以下說明其差異與流程圖本身限制：

（一）、全要件原則、字義侵害、均等論之相互關係

第三圖、第五圖均以「全要件原則」為第一層判斷，第六圖以「字義侵害」為

第一層判斷，名稱雖不同但判斷方式相同。如前所述，採取狹義全要件原則為第一

階判斷，須將「全部構成要件對應於待鑑定物」加入第二階均等論判斷方不致誤判，

此點須特別留意。

第四圖在比較申請專利範圍與待鑑定物時，將廣義全要件原則納入考量，其後

區分檢驗字義侵害與均等侵害。但其均等論判斷結果，「是」指向檢驗先前技術限制

與禁反言原則，卻無「否」之指向，顯有遺漏，應加上指向「不成立侵害」結果較

妥。

（二）、逆均等論不成立之後

於字義侵害成立後，須進行逆均等論判斷，於逆均等論不成立後，是否需再進

行禁反言原則的判斷？第三圖肯定之；第四圖與第五圖否定之；第六圖則見解特殊，

於字義侵害成立後，先判斷禁反言原則，禁反言原則不成立再進行逆均等論判斷。

「米國特許訴訟－侵害論」一書介紹否定見解為「襯托理論」（foil theory），

意指禁反言原則僅限於對均等範圍作限制而適用95。鑑定基準依循該書見解，認為襯

托理論已被否定。惟該書出版於 1984 年，美國案例之後續發展卻是採肯定見解，認

為字義侵害判斷須將審查過程（prosecution history）納入考慮，但此係申請專利

範圍的解釋方法；禁反言原則應限於對均等範圍作限制而適用，字義侵害成立時禁

169 頁；蔡明誠，發明專利法研究，188 頁。 93 吳永川，中美「專利侵害分析」之比較研究（東吳大學法律研究所碩士乙組碩士論文，民 85 年 7月），67 頁。 94 邵宇奇，由美國專利侵害案例談Means Plus Function與字義侵害、均等論侵害的關係，工業財產權與標準，41 期（民 85 年 8 月），18 頁。 95 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論，同註二十七，155 頁。

21

反言原則無適用餘地96。

如第七圖與第八圖，均等論將專利權範圍擴張至字義範圍以外一定均等範圍，

而均等範圍未經審查過程檢驗，有必要適用禁反言原則；反觀逆均等論將專利權範

圍限縮而小於已經審查過程的字義範圍，並無需適用禁反言原則。

因此鑑定流程於逆均等論不成立後仍進行禁反言原則係屬多餘；第四圖與第五

圖均無此錯誤，值得肯定。

（三）、先前技術限制

第四圖將「先前技術限制」納入鑑定流程，第六圖亦以「假設性申請專利範圍」

（hypothetical claim）方式進行判斷，第五圖雖未明示但其中「其他可抗辯事項」

亦可包含，僅有鑑定流程（第三圖）未考量「先前技術限制」，不無缺憾。

（四）、鑑定結果之用語

專利權範圍是技術空間中一定排他領域，而待鑑定物之元件、組合、成分等條

件均已特定，在技術空間上是一特定點，專利侵害鑑定即在判斷此點是否落在排他

領域內。點僅可能包含於空間而不可能相同於空間，因此鑑定流程（第三圖）之鑑

定結果「相同」「不相同」用語不當，宜改為第四圖至第六圖所採用之「成立」「不

成立」。

（五）、誤判可能性

美國專利侵害訴訟之專利權人常以均等論攻擊被告，而被告以不符全要件原

則、禁反言原則等事由進行抗辯，兩造攻防係依全要件原則、字義侵害、均等論、

禁反言原則等原理靈活運用。鑑定基準提出鑑定準則與鑑定流程，其優點是簡明易

懂，缺點是過於僵化。

例如：於待鑑定物丙、丁是否侵害甲專利之鑑定，甲專利之技術構成為 A、B、C、

D、E，丙為 A、B、C、D、E*，待鑑定物丁則為 A、B、C、d、E*（d 為 D 之均等物即

96 “The doctrine of file wrapper estoppel has no applicability to a claim that has been literally infringed.” Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals Vol.3, p.17-113.

22

名異實同，E*與 E 係名同實異）。

依據「鑑定準則」判斷，乙適用準則一，丙適用準則三，結論均為「相同」。

依據「鑑定流程」判斷，丙適用全要件原則，往右移動後，因 E*與 E 係名同實

異，適用逆均等論，結論為「不相同」；因 d與 D 不同，丁不適用全要件原則，往左

移動後，發現 d為 D之均等物，適用均等論，若不適用禁反言，則結論為「相同」。

丙丁差異在於丙之 D與甲專利相同，而丁之 d是不同於甲專利之均等物，丁與甲專

利之差異比丙大；結論卻是丙與甲專利「不相同」而丁與甲專利「相同」，顯不合理。

其實丙、丁之 E*既與甲之 E 名同實異，正確結論均應為「不相同」。問題在於：

鑑定流程將侵害鑑定逐項分枝，卻切斷彼此的聯繫，丁適用均等論後仍應檢驗其他

構成要件是否符合逆均等論，不應直接再往下移動。第二圖至第四圖亦有相同的誤

判可能，此係採用流程圖所難以避免，惟侵害鑑定時仍應有此認知。

　　　﹣幸田所提出鑑定流程僅為專利侵害鑑定輔助方法之一，並非單一絕對

標準，在其著作後記亦強調「此流程並不具絕對的拘束力，仍應視具體情況作適當

修正」97。鑑定基準宜加上類似說明以避免誤解。

本文認為鑑定流程（第三圖）架構大體可採，但綜合前述意見，應略加修正成

為「第九圖」。

八、新式樣專利之侵害鑑定

發明、新型與新式樣專利之性質不同98，其侵害鑑定方法自有差異，例如：前者

須經「對應分解構成要件」步驟，而後者則須整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造

型要素。因此「全要件原則」僅適用於前者，不適用於後者；而新式樣專利雖亦進

行「均等」判斷99，但內容不同，並非以技術手段之功能、方式、結果三要件檢驗（F/W/R

test）。

97 　　　﹣幸田，米國特許訴訟－侵害論，同註二十七，202 頁。 98參閱謝銘洋，智慧財產權之概念與法律體系，收於氏著「智慧財產之基礎理論」，30 頁以下；蔡明誠，新式樣專利要件問題之評析，律師雜誌，237 期（民 88 年 6 月）。 99 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511（1872）；葉雪美，美國設計專利訴訟中具影響力的判例介紹（壹），工業財產權與標準，53期（民 86 年 8 月），22 頁。

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此原則差異往往造成實務見解的混淆。例如：曾有鑑定機關認定「被告生產之

產品依全要件原則判斷雖不相等，惟該等不同依均等論原則判斷，兩者之外型構造

近似，且兩造之花紋亦構成近似，兩造應為均等物」而作成侵害新式樣專利之結論100。

亦曾有新式樣專利侵害判決101謂：「又適用均等論之原則下，實質上為同一技術

手段或方法，或同一作用，且產生同一結果時，及兩者中有等效置換性，而為熟習

該項技術者所能輕易完成時，均認為係近似物」，新式樣係對物品之形狀、花紋、色

彩或其結合之創作，其侵害判斷不應涉及技術手段或方法，此一敘述恐有不當。

在新式樣與發明、新型三合一立法之現行法制下，鑑定基準仍須多費心指出新

式樣專利特殊之處，以免造成誤解。

我國資深專利代理人羅炳榮先生參酌美國設計專利（design patent）之學理與

實務，提出新式樣專利之二階段（two-fold）鑑定流程，條理分明，值得重視，經

徵得同意列為本文第十圖，提供讀者參考。

陸、修正建議－代結論

一、鑑定基準公佈已逾五年，目前雖無法律效力，但仍有極大實質影響力，為

精益求精、與時俱進，專利專責機關應徵詢各界意見進行修正。長遠而言，應於專

利法明文授權專責機關制定鑑定基準，使鑑定基準取得法源地位。

二、鑑定基準上篇未盡妥適之處，肇因於直接援用日本特許法觀念或引述各方

學說未能統合，建議予以修正。

三、建議將「中心限定主義」、「週邊限定主義」與「折衷式主題內容限定主義」

列為「專利權範圍解釋準則」，「全要件原則」、「均等論」與「禁反言原則」列為「鑑

定原則」，以明確區分。

100 台灣高等法院台中分院檢察署八十七年議勤字第八三八號處分書，轉引自王雪惠，耗盡理論與專利侵害鑑定理論之實例運用，1998 年全國智慧財產權研討會論文集（新竹：交通大學企業法律中心），113 頁。 101 台灣高等法院台南分院八十六年上易字第一五二四號判決參照。

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四、鑑定基準下篇提出的鑑定準則與鑑定流程並未完全一致，應予統一以避免

矛盾。因後者較為周詳，且前者引發「相對全要件」爭議，建議刪除前者，保留後

者。

五、鑑定基準對「全要件原則」的定義，與美國案例與著作不同，建議多作解

說或修改為「字義侵害判斷」，以避免誤解。

六、在目前鑑定流程架構下，均等論判斷必須加上「全部構成要件對應於待鑑

定物」條件方不致誤判，建議在解說中特予強調。

七、鑑定基準對「均等論」與「禁反言原則」的解說因出處不同，尚有未能合

致之處，應予修正。鑑定流程在「逆均等論」不成立後檢驗「禁反言原則」係多餘，

應予刪除。

八、「先前技術」與「禁反言原則」同為「均等論」之限制，不宜輕視。建議列

為專項，並在鑑定流程與「禁反言原則」並列，給予「先前技術抗辯」獨立地位。

九、鑑定基準應對新式樣與發明、新型專利侵害鑑定不同之處加以說明，並廣

納學者專家意見，提出適當之鑑定流程，以便利實用。

十、學理探討應以實務見解為依歸，由學理檢驗實務，以實務印證學理，二者

在批判循環中交互指引而發展。侵害鑑定基準是我國專利發展的一座里程碑，參與

制定人員之功績不容抹滅。本文目的不在指出鑑定基準缺失，而在拋磚引玉，促進

更多討論，期能建立公平合理的侵害鑑定標準，以定分止爭、實現正義。

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論專利侵害鑑定基準 壹、前言 貳、基準之法律性質 參、「專利侵害鑑定基準」之內容 肆、鑑定基準上篇之檢討 伍、鑑定基準下篇之檢討 陸、修正建議－代結論